(商標 最高行政法院 主要部份觀察)

最高行政法院73年判字第1144判決

「若商標圖
樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者， 自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將各部分 割裂分別比較者不同，不能混為一談。」

(商標 最高行政法院 著名商標 減損識別性之虞) UCC咖啡 v. UCC腳踏車

最高行政法院101年度判字第48號判決(2012.1.12)

「(一)、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾

    混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之
    虞者」，不得註冊，商標法第23條第1項第12款定有明文。
    該條款所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業
    或消費者所普遍認知者(商標法施行細則第16條參照）。商
    標法第23條第1項第12款後段所謂有減損著名商標或標章之
    識別性之虞，係指使用相同或近似於他人著名之商標或標章
    於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服
    務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能而
    言；所謂減損著名商標信譽之虞，係指使用相同或近似於他
    人著名之商標或標章之行為，使著名商標所表彰之品質或形
    像產生貶抑或負面之聯想，致其信譽受有污損之可能而言。
    而判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素，包括商
    標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商
    品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及其他
    參酌因素等(商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基
    準參照)。
(二)、經查，系爭商標係由左側一黑圈為底之白色線條繪製之地球
    圖形及右側為略經設計之正體大寫外文UCC字母所聯合組成
    ，且UCC字母中間貫穿一道反白線條紋；而據以異議之「UCC
    」商標（除附圖三以外）則係由單純未經設計之小寫外文「
    ucc」所構成。二商標相較，二者皆有相同之外文「UCC」字
    母，雖其字母之大小寫不同，及外型亦有些微差別，然於外
    觀、讀音及觀念上相彷彿，故其外型雖有細微差異，然整體
    觀之，仍屬外觀、讀音及觀念上近似之商標，為原審所確定
    之事實。依原審上開確定之事實，系爭商標與據以異議商標
    皆有相同之外文UCC字母，且均係以該外文字母為商標圖樣
    之核心部分，在外觀、讀音及觀念上復屬近似，已可見其近
    似程度頗高。
(三)、次查，依上訴人於異議及訴願時所檢附之使用證據，及曾經
    原審定機關、被上訴人及法院認定為著名商標之審定書及判
    決等觀之，據以異議商標於系爭商標97年11月27日申請註冊
    時，已屬著名商標，業經原審認定屬實(原判決第16頁倒數
    第1行至第17頁第6行參照)。雖原審認在判斷是否對著名商
    標之識別性或信譽有減損之虞時，必須先判斷該著名商標是
    否已不僅表彰於該使用領域內之商品來源及信譽，且係對一
    般消費者即包括非屬該使用領域之消費者而言，該著名商標
    亦已代表一定之品質保證或特別之商譽，故被上訴人抗辯商
    標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，方能適用第
    23條第1項第12款後段之規定，並無違誤，且符合被上訴人
    於96年11月9日授權原審定機關訂定發布之商標法第23條第1
    項第12款著名商標保護審查基準3.2之規定等等。惟查，商
    標法第23條第1項第12款所稱之著名，係指有客觀證據足以
    認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，已如前述，原
    審認商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，方能
    適用第23條第1項第12款後段之規定，自屬無據。
(四)、原審雖以依據上訴人於異議、訴願及原審審理時所提出之證
    據，僅可證明據以異議商標於咖啡飲料等商品或服務之相關
    事業或消費者間為著名商標，其多年來廣為銷售販賣，亦僅
    能證明一般消費者可認識據以異議商標於咖啡飲料類所代表
    之品質及商品來源，然並無法證明一般消費者可認識據以異
    議商標對非咖啡飲料之商品或服務，亦具有一定之品質保證
    或享有特別之商譽。惟查，本件異議審定書係以系爭商標近
    似於他人著名商標，有減損著名商標之識別性而為撤銷系爭
    商標之審定，與是否有減損著名商標之信譽無關。而是否有
    減損著名商標之識別性其中應審酌因素之一係商標著名程度
    。本件依上訴人於異議階段及訴願參加階段所檢附之中台異
    字第68593、851073、910709、871229、880691、901144、
    910210、941319、931290、970974號商標異議審定書、中台
    評字第880656、950179號商標評定書，臺北高等行政法院90
    年度訴字第7040號判決等資料顯示，據以異議商標於85年間
    即因指定使用咖啡、乳粉、紙製品、爐具、瓦斯爐、熱水器
    等商品，經商標專責機關認定其咖啡商品廣泛行銷我國市場
    ，其商標信譽已為一般商品購買人所熟知，迄今已長期經商
    標專責機關及司法判決認定屬著名商標，且其著名使用之咖
    啡商品係屬一般消費者日常即得接觸，其著名程度能否謂為
    不高？即有再行斟酌餘地。
(五)、次按，使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商
    品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯
    想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能，即足該當於
    商標法第23條第1項第12款後段所謂有減損著名商標或標章
    之識別性之虞。至於系爭商標所指定使用之商品，縱與據以
    異議商標所著名之商品或服務，毫無關聯，並不影響上開法
    條之適用。依上開審定書、評定書、臺北高等行政法院90年
    度訴字第7040號判決及原處分卷商標註冊證，據以異議商標
    指定使用之商標及服務種類另包括飲料、各種飲食店、飯店
    、咖啡廳、餐廳、燈泡及照明器具、自行車摩電燈、車輛燈
    具防目眩裝置、電鍋、電子鍋、衛浴設備、空調設備、冷器
    機、鍋爐、捕獵用手工具、餐刀、非電熨斗、包裝用封貼、
    紙尿褲、信封、書籍、雜誌、筆、打字機、圖畫、衣服、運
    動裝、領帶、襪子、被褥、布製廣告牌、粉盒、唇筆、園藝
    用手套、麵粉、醬油、各種糖、蜜、乾鮮、冷凍果蔬、餅乾
    、麵包……等(詳如附圖二至附圖十四據以異議商標指定商
    品或服務類別)，能否謂系爭商標無多角化經營之可能，已
    有疑義。況商標法第23條第1項第12款後段之適用並不以先
    商標權利人須有多角化經營為必要，所應審究係著名商標是
    否因系爭商標之使用，導致著名商標使用於特定之商品或服
    務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能。
    故原審以系爭商標係指定使用於與自行車即交通工具有關之
    商品，與據以異議商標所著名之與咖啡飲料有關之商品或服
    務，毫無關聯可言，亦不見上訴人有於自行車或交通工具市
    場多角化經營之可能，則縱二造商標相當近似，亦非不可能
    於此二市場各自有其於該領域內之單一聯想及獨特性之可能
    ，故不能僅以二商標相當近似，即認參加人之使用有減弱據
    以異議商標之識別性之虞，亦有未洽。
(六)、本件據以異議商標於85年間即因指定使用咖啡、乳粉、紙製
    品、爐具、瓦斯爐、熱水器等商品，經商標專責機關認定其
    咖啡商品廣泛行銷我國市場，其商標信譽已為一般商品購買
    人所熟知，已長期經商標專責機關及司法判決認定屬著名商
    標，原審迄至本件亦認據以異議商標於系爭商標申請時為著
    名商標，均如前述。縱然先前案例認定著名所適用之條款與
    本件不同，但其均屬商標法上定義之著名商標內涵並無不同
    。原審以上訴人所提出多件審定書或臺北高等行政法院等曾
    經認定據以異議商標為著名商標之案例，多為數年前之舊案
    ，與本件之適用法條或個案情況均不相同，且商標之著名性
    程度會隨時間之經過、行銷之策略等而有所改變，況消費者
    對商標之認識程度亦會隨資訊之發達而有所增進，故實難援
    引前案即認於咖啡有關之商品或服務著名之據以異議商標，
    會因與自行車有關商品之系爭商標之使用，而生減損其於咖
    啡領域之識別性之虞，仍有未洽。
(七)、本件依原審定書之記載，據以異議「UCC」商標之外文字母
    組合並非習見，為上訴人所創用，具高度創意，其先天識別
    性已高，復經原處分機關檢索商標資料得知，除上訴人外，
    以該字母組合作為商標或商標之一部分尚存有效者，僅第三
    人「忠益服裝材料有限公司」以之搭配引人注意之中文「優
    喜喜」並結合圖形作為商標使用於「鈕釦、拉鍊、扣條」商
    品之2件商標，及系爭商標權人註冊第1374273、1374274號
    等2件商標，可見並無第三人普遍以外文「UCC」作為商標使
    用之情形等情，若確屬實。則據以異議商標經上訴人註冊保
    護並長期廣泛行銷，使用於咖啡商品及提供相關服務已臻著
    名，而具高度識別性，再行審酌據以異議商標著名程度及與
    系爭商標之近似程度，依上說明，能否謂系爭商標並無違反
    商標法第23條第1項第12款後段之規定，即有待再行斟酌。
    至於原判決所記載系爭商標指定及實際使用之自行車商品，
    並非價值較低廉或具有負面評價之商品，故亦不致發生降低
    據以異議商標於咖啡飲料領域所代表之品質或信譽之虞之情
    形，參加人於79年即在中國成立廣州環球自行車工業公司，
    其公司英文名稱即為UNIVERSAL CYCLE CORPORATION，且參
    加人辯稱雙C亦代表自行車的雙輪，況自行車商品與咖啡飲
    料等商品或服務之市場區隔明顯，實難認參加人有攀附據以
    異議商標之意部分，係原審之附論，並非原審作成判斷之依
    據，該部分之論述尚不影響系爭商標是否有商標法第23條第
    1項第12款後段規定之適用，應予敘明。
(八)、從而原審以二造商標雖屬構成近似之商標，據以異議商標亦
    係著名商標，然無證據證明於咖啡飲料之商品或服務著名之
    據以異議商標，於一般消費者間，就其他領域之服務或商品
    ，亦有一定之品質保證或特別之商譽，導致系爭商標使用於
    自行車商品時，會減弱據以異議商標於其咖啡飲料領域內之
    識別性或降低其信譽，而認系爭商標之註冊並未違反商標法
    第23條第1項第12款後段規定，原審定機關所為系爭商標之
    註冊應予撤銷之審定，於法不合，被上訴人所為「原處分撤
    銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，則有理由，而
    將上訴人之訴駁回。依上說明，既有上述可議之處，且影響
    結論之判斷，上訴人據此指摘，求予廢棄，為有理由，自應
    發回原審法院依上述本院法律見解加以究明，另為妥適之裁

    判。」

(商標 最高行政法院 著名商標 混淆誤認之虞 減損識別性之虞) 慈濟大愛 v. 大愛無限

最高行政法院99年度判字第1310號判決（2000.12.9）

「(二)另按我國實務就「混淆誤認之虞」係採廣義混淆誤認之虞概念

  ，相關消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認
  二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二
  商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類
  似關係，即應認混淆誤認之虞，並不限於使相關消費者誤認二
  商標為同一商標。經查，原判決綜合考量兩造商標構成近似，
  據以評定諸商標具有相當高程度之來源識別力、已廣為相關事
  業或消費者所普遍認知，且系爭商標申請註冊時，據以評定諸
  商標顯為消費者所較為知悉者，又參加人等具有多角化經營之
  情形等因素之事實，以及系爭商標雖指定使用於提供旅客之陸
  運、汽車客運、計程車客運等服務，與據以評定諸商標所表彰
  之醫療、教育、文化等服務之性質並不相同，然在據以評定商
  標於市場上已具有相當信譽後，上訴人始以高度近似之中文「
  大愛無線」作為商標圖樣申請註冊，客觀上尚難謂無使消費者
  產生錯誤之聯想，客觀上有致相關公眾混淆誤認之虞等事項均
  詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規
  並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法
  令之情形。
(三)再者，關於著名商標之混淆誤認之虞之適用，並不以相同或類
  似於著名商標所表彰之商品或服務為限，惟就相衝突商標所表
  彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之
  著名程度及識別性關係密切且相互消長，商標越具有識別性且
  越著名，其所能跨類保護之商品範圍就越大，即越易判斷為構
  成混淆誤認之虞；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，
  則其跨類保護之範圍就較小。本件原判決既已認定：系爭商標
  所指定使用之服務，雖與據以評定商標使用之服務類似程度較
  低，然因據以評定「大愛」、「慈濟大愛」商標著名程度極高
  ，復參酌系爭商標主要用以提供計程車客運服務，無論是在參
  加人所經營之臺北新店慈濟醫院或各大醫院、車站、機場排班
  攬客，計程車車頂燈或車體上之「大愛」兩字，經常吸引消費
  者之目光，易使消費者產生「大愛」計程車與參加人慈濟基金
  會有贊助、從屬、聯繫或合作關係之聯想，且系爭商標高度近
  似於參加人著名之據以評定商標，實有致公眾混淆誤認之虞，
  而符合修正前商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第2
  3條第1項第12款「混淆誤認之虞」之要件等事項，詳予論斷，
  將判斷而得心證之理由記明於判決，業如上述，經核並無違背
  論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備
  理由等違背法令情事。上訴人雖又以：上訴人於原審提出著名
  商標保護雖不以商品相同或類似為前提，然判斷是否致相關公
  眾混淆誤認之虞，仍應考量二者商標指定商品於功能、用途之
  本質差異，以免有礙社會經濟發展。即使曾被認定為著名商標
  ，是否可以不受限制擴張其保護範圍，不無疑義等理由未於判
  決書中說明，有判決不備理由及判決不適用法規及適用不當之
  違背法令云云。係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言
  原判決不適用法規或適用不當，殊非可採。...
(五)第按：1、現行商標法第23條第1項第12款後段「商標減損（淡
  化）」之規定，旨在加強對著名商標之保護，以彌補前段「混
  淆誤認之虞」對著名商標保護之不足。換言之，當系爭商標與
  他人著名商標雖屬相同或近似，惟其所指定使用之商品或服務
  非屬類似，甚至不具關連性，而與同條前段「混淆誤認之虞」
  之規定構成要件不該當時，基於避免著名商標被使用於太多性
  質上不存在競爭關係之商品或服務，致其識別性被沖淡或減損
  其信譽，乃增訂同條款後段「商標減損（淡化）」之規定，以
  適用於指定使用之商品或服務非屬類似，甚至不具關連性之情
  況。經濟部經授智字第09620031171號令訂定發布商標法第23
  條第1項第12款著名商標保護審查基準第3.1.2後段亦有相同見
  解：「商標淡化在概念上著重於對著名商標本身的保護，防止
  損害著名商標識別商品或服務來源的能力或其所表彰之信譽，
  與傳統混淆之虞理論在概念上係著重於防止相關消費者對商品
  或服務來源的混淆誤認之虞並不相同。」殊值參照。混淆誤認
  之虞與商標減損（淡化）二者規定係不同構成要件及規範目的
  ，混淆誤認之虞其規範之目的，在避免相關消費者對於衝突商
  標與在先之著名商標，在商品來源、贊助或關聯上混淆，而基
  於錯誤之認識作出交易之決定；是以混淆誤認之虞之規定，主
  要在避免商品來源之混淆誤認以保護消費者。但商標減損（淡
  化）規範之目的，主要則在於避免著名商標之識別性或信譽，
  遭他人不當減損，造成消費者印象模糊，進而損害著名商標，
  是以縱相關消費者對於衝突商標與在先之著名商標並未形成混
  淆誤認之虞，商標減損（淡化）仍予規範禁止，是以商標減損
  （淡化）在於避免商標識別性或信譽之減損淡化，而非在於消
  費者權益之保護。商標減損（淡化）係為強化著名商標保護而
  應與「混淆誤認之虞」相區別，為二種情形，尚不能謂商標減
  損（淡化）之概念包含於混淆誤認之虞概念之內。2.此外，民
  國92年修法所增訂現行商標法第23條第1項第12款「有減損著
  名商標或標章之識別性或信譽之虞」規定之修正理由記載：「
  加強對於著名商標或標章之保護，為近年來國際之立法趨勢，
  現行條文對於著名商標或標章之保護，僅明定相同或近似於他
  人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，
  至於有減損著名商標或標章商譽之情形，並無規範，而世界智
  慧財產權組織（World Intellectual Property Organization
  ，簡稱WIPO）於1999年9月公布決議，對著名商標或標章之保
  護，除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名
  商標之減損（dilution），爰增訂有減損著名商標或標章識別
  性或信譽之虞之商標，不得註冊。」顯見修正前商標法對於有
  減損著名商標或標章之減損情形，並無規範，係商標法修正後
  始增訂，此為立法修正理由所明示。是不可因商標法修正前，
  實務偶有一二案例相近於有減損著名商標或標章商譽之情形，
  而以混淆誤認之虞之規定判斷之，即謂修正前商標法第37條第
  7款之「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆
  誤認之虞者」，係包括「有減損著名商標或標章識別性或信譽
  之虞之商標」之型態。3.再從商標法92年修法相關法條制度作
  體系解釋。按修正前商標法第22條第2項對防護商標定義：「
  同一人以同一商標圖樣，指定使用於非同一或非類似而性質相
  關聯之商品，得申請註冊為防護商標。」以及該項但書規定：
  「但著名商標不受商品性質相關聯之限制。」是商標法修正前
  對於著名商標減損（淡化）之保護係以防護商標制度為之。玆
  本次修法刪除防護商標制度，其立法理由係以：又本次修正對
  註冊商標之保護，已擴及商標減損之概念，可取代防護商標之
  功能，為使商標制度單純化，遂逐步廢除防護商標制度，爰刪
  除現行條文第22條等文句。足見修正前商標法第37條第7款之
  相同或近似於他人著名之商標或標章，而「有致公眾混淆誤認
  之虞者」，並無包括「有減損著名商標或標章識別性或信譽之
  虞之商標」之概念意涵，修正後商標減損（淡化）規範，應係
  對著名商標保護之另一情形規定，更可得到印證。4、經查，
  系爭商標與參加人著名之據以評定商標，有致公眾混淆誤認之
  虞，而符合修正前商標法第77條準用第37條第7款及現行商標
  法第23條第1項第12款前段「混淆誤認之虞」之要件，業如前
  述，是無庸再贅述現行商標法第23條第1項第12款後段商標減
  損（淡化）規範，惟原審雖有於判決中加以贅述及與本判決見
  解不同者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之

  違法情形不相當，附此敘明。」

(商標 廢止) Depo

智慧財產法院105年度行商訴字第104號行政判決（2016.12.22）

「五、參加人並無迄未使用或停止使用已滿三年之情形：

  (一)按商標法第63條第1項第2款規定，商標權人無正當事由迄未
    使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或
    據申請廢止其註冊，其立法意旨在促使商標權人於商標註冊
    後，應積極使用其商標權，以發揮商標所具有識別商品或服
    務來源之功能。惟如商標指定使用於多項商品或服務，且該
    等商品或服務之性質相同，若商標權人已提出部分具體商品
    或服務之使用證據，與之同性質之其他商品或服務雖未提出
    ，亦應認為有使用，不宜遽予廢止該部分商品或服務之註冊
    ，蓋一方面商標權人在商標權有效期間內，可能依其商業上
    之考量，逐步擴大其註冊商標使用之商品或服務種類及範圍
    ，法律並未強制商標權人必須於註冊後立即、全面使用註冊
    商標於所有指定之商品或服務，若認為商標權人僅提出部分
    商品或服務之使用證據，其他相同性質但未提出使用證據之
    商品或服務，即予廢止註冊，對於商標權人實屬過苛；另一
    方面，該廢止之商品或服務項目，如准許第三人另行申請註
    冊，將造成消費者對於相同或近似之商標指定於同性質之商
    品或服務，產生混淆誤認，顯有不當，如不准第三人另行申
    請註冊，則廢止該部分商品或服務之註冊，對於相關消費者
    及第三人亦無實益，反而有違商標法所欲達成保障商標權及
    消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之
    立法目的。從而，本院認為若商標權人已提出部分具體商品
    或服務之使用證據，與之同性質之其他商品或服務雖未提出
    ，亦應認為有使用，並無違反商標法第63條第1 項第2 款之
    規定。
  (二)至於商品或服務間是否具相同性質，可參考商品或服務之分
    類，及「混淆誤認之虞審查基準」有關商品類似之判斷。按
    主管機關為便於規範在商標相同或近似時，需相互檢索之商
    品或服務範圍，編訂有「商品及服務分類暨相互檢索參考資
    料」，為實務上判斷商品或服務類似與否之重要參考資料，
    惟該參考資料編纂之主要目的，係提供主管機關審查人員檢
    索之用，在個案判斷時，仍應依一般社會通念及市場交易情
    形，就商品或服務之各種相關因素為具體審酌，不受商品或
    服務分類之限制。又「混淆誤認之虞審查基準」有關商品類
    似之判斷，係參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或
    服務之各種相關因素為斟酌。商品類似之判斷，可從商品功
    能、材質、產製者等相關因素考量。就功能而言，若不同之
    商品間具有相輔之功能，可共同完成滿足消費者特定之需求
    ，或商品本身與其零組件或半成品之間，若後者的用途係配
    合前者的使用功能，前者欠缺後者即無法達成或嚴重減損其
    經濟上之使用目的，可認為屬類似之商品（混淆誤認之虞審
    查基準5.3.4 、5.3.5 ）。
  (三)系爭商標指定使用於第12類之「汽車、機車、方向盤、緩衝
    器、制動器、離合器、後視鏡、擋泥板、排氣管、化油器、
    齒輪箱、傳動軸、水箱蓋、擾流板、保險桿、葉子板、車輛
    馬達、汽車外殼、水箱、儀錶板」商品（同屬1206組群），
    參加人已證明有使用於「後視鏡、水箱、保險桿」商品，與
    其他「汽車、機車、方向盤、緩衝器、制動器、離合器、擋
    泥板、排氣管、化油器、齒輪箱、傳動軸、水箱蓋、擾流板
    、葉子板、車輛馬達、汽車外殼、儀錶板」商品，均屬汽車
    、機車及其零配件商品，而汽機車零配件商品，其個別或單
    獨存在時，無法發揮功能，必須與汽車或機車相結合、共同
    輔助汽機車交通工具之正常運行，以滿足消費者作為代步工
    具之使用目的，彼此具相輔功能且關係十分密切，屬汽車或
    機車整體結構之一部分，且「後視鏡、水箱、保險桿」商品
    與其他汽車、機車及零配件商品，該等商品之產製主體、行
    銷管道相同或高度重疊。例如，若後視鏡、水箱、保險桿、
    儀錶板有損壞或老舊而需更換，可送請汽車維修廠進行檢修
    或更換，汽車、機車或其零組件製造商亦透過汽車維修廠將
    該等商品銷售予消費者，由於上開商品具有輔助之功能，且
    產製者及行銷管道相同或高度重疊，應屬性質相同且高度類
    似商品，依前開說明，應認參加人已提出「後視鏡、水箱、
    保險桿」商品之使用證據，其餘1206組群之「汽車、機車、
    方向盤、緩衝器、制動器、離合器、擋泥板、排氣管、化油
    器、齒輪箱、傳動軸、水箱蓋、擾流板、葉子板、車輛馬達
    、汽車外殼、儀錶板」商品之使用證據雖未提出，仍應認參
    加人有使用，並無違反商標法第63條第1 項第2 款之規定。
    原告雖主張，1206組群尚有「汽車嬰兒座椅、裝甲車」等商
    品，若認為參加人提出「後視鏡、水箱、保險桿」商品之使
    用證據，即可擴張認定「汽車嬰兒座椅、裝甲車」商品亦有
    使用，實屬荒謬云云，惟查，本院就系爭商標指定之商品性
    質是否相同，係依一般社會通念及市場交易情形為認定，不
    受商品或服務分類之限制，已如前述，且本件並未涉及系爭
    商標之使用可否擴張及於「汽車嬰兒座椅、裝甲車」商品之
    認定，原告之主張，尚屬無據。原告105 年11月14日陳報狀
    及11月17日簡報檔又主張，「儀錶板」商品與「後視鏡、水
    箱、保險桿」商品，其功能、材質、產製者等均非相同，非
    屬同性質之類似商品云云，惟查原告提出之「汽車儀錶板」
    商品照片，應係汽車用「儀錶」（第0952組群），並非系爭
    商標指定之第1206組群之「儀錶板」，原告此部分之主張，

    亦非可採。」

(商標 識別性) 「推推指」商標具有識別性

智慧財產法院行政判決 105 年度行商訴字第 91 號（2016.12.29）

29I(1)(3)

「(三)經查，系爭商標係單純由中文「推」、「推」、「指」3 字所 組成，而中文「推推指」3 字，並非固有之詞彙，無法於字典 上查得其既有之字義，且因中文係表意文字，倘中文字之組 合非固有詞彙，則因每一中文字均有其含意，或相同文字有 不同含意，則將字與字相互結合時，即因主觀理解之不同， 而產生不同之意義。以「推脂」2 字而言，其確實會有如原告 所稱「推移脂肪」之意思；而「推指」2 字則可解釋為「推動 指頭」或「推動手指」，其意思與「推脂」並不相同，又「 推推指」或可解釋為「推薦」、「推動手指」，或可將「推 推」解讀為「推」字之疊詞，則有用手指試推之意思，或加 強推動手指之意思，無論如何，均與「推指」不同，更與「推脂」有別。雖原告主張系爭商標已表達所指定「衣服、胸 罩、束褲、束腹內衣、束腰、罩杯、內衣、內褲、緊身褡、 馬甲、袖套」之用途及功用，即「推移脂肪」之作用，而有 關美體塑身推移脂肪之「推脂」概念，可溯及 73 年間主張以 「推移脂肪」之按摩方式達到燃燒脂肪、歸位脂肪之效果， 且於 95 至 96 年間，「推脂」或「推指」之概念已為一般塑 身美體業者所用，故系爭商標實為慣用之動詞或指示性形容 詞詞彙，自不具識別性等語云云。惟查依據原告於評定時所 提附件 4 至 6 之相關美容業者文宣、報導（見評定卷一第 39 至 80 頁）及原證 3 訴外人商品網路發文心得結集（見本院卷 第 27 至 39），其中多係使用「推脂」而非「推指」或「推推 指」，自不足以證明「推推指」3 字於系爭商標註冊前，早已 為美容業者所習用。另原告於評定時所提附件 15、16 即 93 年 3 月及 95 至 98 年間之網路使用情形（見評定卷一第 172 至 17 8 頁）及附件 23 即 73 年 12 月號及 74 年元月號之家庭月刊（ 見評定卷一第 325 至 328 頁），其日期雖均在系爭商標註冊 前，惟網路使用之情形或為「推脂的課程」，或為「推脂塑 身」，或為「局部推脂」等文字，均非「推推指」，且前開 月刊係使用「脂肪可以推得掉」、「推脂保養」、「美腹推 脂」等文字敘述，亦係使用「推脂」而非「推指」或「推推 指」。又上開網路留言雖有 3、4 則提及「Spa 推指」、「按 摩推指，好像都是排水」等「推指」之文字，惟亦非「推推 指」，且留言有限，故原告所提證據尚不足以證明中文「推 推指」3 字早已為美容業者所普遍使用，更不能證明為系爭商 標指定使用之商品有原告所稱「推移脂肪」特性之描述，故 將系爭商標使用於「衣服、胸罩、束褲、束腹內衣、束腰、 罩杯、胸罩襯墊、內衣、內褲、緊身褡、馬甲、韻律服、袖套、襪套、綁腿」，消費者實須運用其想像及推理，始能將 系爭商標與以推動手指按摩之方式達到系爭商標所指定商品 所標榜之效果產生聯想，故難認系爭商標文字即係表示塑身 衣商品之品質、功用或其他說明。 (四)又原告雖以參加人之產品說明書「美人手冊」主張系爭商標實 屬描述性文字云云，惟觀諸該手冊之內容，僅在教導正確之 穿衣步驟，全篇均未出現「推指」或「推推指」（見本院卷 第 51 至 55 頁），自亦無法證明系爭商標係作為描述性文字 之用。另原告所提使用者商品網路發文開箱文及試衣文影本 （見本院卷 65 至 99 頁），均係網路部落客所寫之文章，其 中所提「推推指」3 字，均係與其他商品名稱並列，且主要係 介紹「推推指系列」，而商品製造者依商品類別之不同，分 別將該商品類別之名稱註冊為商標之情形，亦所在多有，其 目的在使相關消費者能於見及該商標時，即知悉係屬何系列 之商品，自不得僅以前開部落客之部落格文章曾提及中文「 推推指」，而逕認中文「推推指」僅係作為規格說明文字而 非商標使用。至原告以臺灣臺北地方法院 102 年智易字第 65 號刑事案件勘驗筆錄及照片（見本院卷 56 至 64 頁），主張 參加人並未在其所生產銷售之產品標示系爭商標，則系爭商 標是否足使相關消費者憑此辨識其所表彰之商品源自參加人 ，即非無疑云云。惟按商標之使用方式多元，未必限定僅能 標示於商品本身，方能表彰商品之來源，僅須標示商標之客 體行為能與商品產生連結，即足使相關消費者認識該商標係 在表彰商品之來源，則原告所提上開證據亦不足以證明系爭 商標僅為描述性文字而不具表彰商品來源之功能。...綜上所述，因系爭商標之中文不具特 定意義，且縱依原告所解釋之特定意義，亦與系爭商標所指 定使用之服務類別無關或須經消費者運用推理及想像始能產 生聯想，故難認對系爭商標所指定使用商品之相關消費者而 言，無法認識其為表彰服務之標識，且得藉以與他人之服務 相區別。」

(商標 著名商標 評定 5年除斥期間 惡意) Ravaglioli為著名商標

智慧財產法院行政判決 105 年度行商訴字第 62 號（2016.12.15）

判決主文：
「訴願決定及原處分均撤銷。 被告應作成撤銷註冊第 631275 號「拉威 RAVAGLIOLI 及圖」商標 之處分。 訴訟費用由被告負擔。」

判決理由：
「六、得心證之理由：
(一)參加人前於 82 年 6 月 30 日以「拉威 RAVAGLIOLI 及圖」商 標，指定使用於當時商標法施行細則第 24 條所定商品及服務 分類表第 84 類之「頂車機、千斤頂、油壓機、空壓機、電動 手工具、氣動手工具、汽車矯正檯、汽車舉高器、輪胎檢查 機、輪胎拆卸機」商品，向被告於 88 年 1 月 26 日改制前之 中央標準局申請註冊，經審查後核准列為註冊第 631275 號商 標即系爭商標。嗣原告於 102 年 10 月 30 日以系爭商標有違註 冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款及現行商標法第 30 條第 1 項 第 11 款前段之規定，對之申請評定。經被告審查，認無法認 定參加人就系爭商標之申請註冊係屬惡意，且據以評定諸商 標非屬著名商標，自不得排除 5 年除斥期間之規定，於 104 年 9 月 24 日以中台評字第 1020199 號為「評定駁回」之處分 。原告不服，提起訴願，復為經濟部 105 年 2 月 24 日經訴字 第 10506301580 號決定，以相同理由駁回其訴願，原告仍未甘 服，遂向本院提起行政訴訟，並以上開理由主張系爭商標之 註冊，有違註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款及現行商標法 第 30 條第 1 項第 11 款前段之規定，且因參加人就系爭商標 之註冊係屬惡意，依現行商標法第 58 條第 2 項之規定，自不 受 5 年除斥期間之限制，故本件之主要爭點為系爭商標之註 冊，是否有違註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款及現行商標 法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定之情形，及參加人就系爭 商標之註冊是否有惡意之情形，使原告就系爭商標申請或提 請評定之期間，得依現行商標法第 58 條第 2 項之規定，不受 5 年除斥期間之限制。

 (二)按對本法 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前註冊之商標、證 明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事 由為限，現行商標法第 106 條第 3 項定有明文。次按商標圖 樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註 冊；商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾 混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之 虞者，不得註冊，系爭商標 83 年 2 月 1 日註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段分別 定有明文。又商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 9 至 15 款之情 形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。商標 之註冊違反第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形，係屬惡意者 ，不受前項期間之限制，現行商標法第 58 條第 1、2 項復定 有明文。且按現行商標法第 58 條第 2 項係於 92 年 5 月 28 日 修正公布，當時修正理由第 4 項謂：「商標之註冊違反修正 條文第 23 條第 1 項第 12 款（即現行法第 30 條第 1 項第 11 款 ）且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參 考保護智慧財產權巴黎公約第 6 條之 1 第 3 項，不應受有期 間之保護，爰於第 3 項明定『不受第 1 項期間之限制』。」 準此，現行商標法第 58 條第 2 項所稱之「惡意」，除商標權 人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競 爭利益之意圖始足當之（最高行政法院 105 年度判字第 488 號 判決意旨參照）。 

(三)經查，據以評定商標一為單純由外文「RAVAGLIOLI」所組成 之商標；據以評定商標二亦為單純由外文「RAVAGLIOLI」 所組成之商標，惟以等邊銳角倒三角形取代第三外文字母「V 」；據以評定商標三則為以 2 個略粗且外型相同之拐杖型線 條所組成之外文「R」商標；據以評定商標四則係以據以評定 商標三為基底，於淺影之字母「R」下方加上略小之外文「RAV」所組成。系爭商標則係由上排之據以評定商標二、三、 四及下排之中文「拉威」2 字所組成，而「拉威」二字，很明 顯即為「RAVAGLIOLI」之中文翻譯。二造商標相較，或均 有相同之外文「RAVAGLIOLI」、或均有相同造型之大寫外 文「R」，其不論於外觀、觀念、讀音均屬近似，足以使普通 消費者產生混淆誤認之虞，應構成近似之商標，且其近似程 度甚高。又原告公司以生產販售車庫設備、輪胎服務、測試 設備、汽車用起重機、輪胎拆卸機、剎車塊用研磨機、去油 及清洗車輛輪胎之機械、汽車輪胎檢查機、貨物搬運手推車 、翻新輪胎用橡膠材料等商品為業，此有原證 2 即原告公司 簡介及商品型錄附卷可稽（見本院卷第 74 至 119 頁）。而系 爭商標所指定使用之商品類別為「頂車機、千斤頂、油壓機 、空壓機、電動手工具、氣動手工具、汽車矯正檯、汽車舉 高器、輪胎檢查機、輪胎拆卸機」等商品，顯見原告與參加 人所製造、銷售之商品類別均同為汽車維修器械之相關商品 。故以二造商標近似程度之高，復指定使用於極其類似之商 品服務，自有使相關消費者產生混淆而誤認二商品或服務係 自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯之可能。

(四)次查，原告公司成立於 47 年即西元 1958 年，且於成立之初即 以「RAVAGLIOLI」作為公司名稱之特取部分，此有原告公 司簡介及標示 0000-0000 年之型錄及被告亦不爭執內文記載為 30 年經驗，應為西元 1998 年即 77 年之型錄在卷可憑（見本 院卷第 74 至 78、112 至 119 頁、評定卷第 37 至 38、56 至 59 頁），且據以評定商標一、二、三、四均可見於該型錄內（ 見本院卷第 77、112、113 頁、評定卷第 38 頁背面、第 56 頁 ）。又「RAVAGLIOLI」對台灣人而言，並非習用之外文單 字，且據以評定商標二於第三外文字母「V」部分以等邊銳角倒三角形取代，及據以評定商標三、四係經過相當設計之「R 」字型，均具有相當之識別性，則原告再將之分別作為商標 使用於無從聯想之汽車維修器械商品等相關領域，應認其具 有高度之識別性。參加人既於 82 年 6 月 30 日始以與據以評 定商標二、三、四完全相同之圖樣加上「RAVAGLIOLI」之 中文翻譯「拉威」2 字，作為系爭商標申請註冊，殊難想像參 加人於申請前對於據以評定諸商標之存在毫不知悉。且查參 加人係選擇據以評定商標二、三、四之組合而構成系爭商標 ，並非使用原告公司名稱之特取部分即外文「RAVAGLIOLI 」作為系爭商標，顯係期待以據以評定商標二、三、四之組 合，使相關消費者發生混淆，進而誤認二商標之使用人間存 在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，致相關 消費者進而購買參加人所販售之商品。另觀諸參加人公司之 名稱及其代表人之名字，無一與外文「RAVAGLIOLI」相關 ，則其以與原告同為販售汽車維修器械商品業者之身分，竟 使用與據以評定商標二、三、四完全相同之圖樣而構成系爭 商標，難謂原告無藉由據以評定諸商標於相關消費者間所建 立之品牌形象及信譽，使相關消費者轉而與參加人進行交易 而獲取利益之意圖。況本院曾於 105 年 10 月 26 日行準備程 序時，詢問參加人何以選擇與據以評定諸商標相同之文字及 圖樣作為系爭商標並註冊（見本院卷第 274 頁），惟參加人 遲至本件言詞辯論終結前，均未對此加以說明，故實難認參 加人僅係單純之「知悉」，而非有意攀附之「惡意」。況依 據參加人於 82、83 年所申請之「CORCHI 國旗」、「Pasquin 百事輕」及 71 年 4 月申請之「BERCO 碑口」商標（見本院 卷第 51、194 至 199 頁），均有與之高度近似之義大利外文商 標（見附表），顯見參加人確曾多次以義大利公司之外文商標加上近似之音譯中文，作為商標申請註冊，其意圖已非被 告所稱個案審查，不受他案拘束云云，應認參加人係屬惡意 就系爭商標申請註冊，依現行商標法第 58 條第 2 項之規定， 自不受 5 年除斥期間之限制。 

(五)又按商標法施行細則第 16 條規定，本法所稱之著名，指有客 觀證據足以認定廣為相關事業或消費者所普遍認知者。且關 於商標或標章之使用證據，雖不以國內為限，但國外之證據 資料，仍須以國內相關事業或消費者得予知悉，始屬相當（ 最高行政法院 91 年度判字第 2262 號、95 年度判字第 1027 號 判決意旨參照）。再按商標法係為保障商標權及消費者利益 ，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展而制定。現行 商標法第 1 條定有明文。故維護市場公平競爭及促進工商企 業正常發展為商標法的重要目的之一，則商標法各法條之適 用，如涉及不確定之法律概念或法律名詞有解釋之必要時， 自應以不悖於上開目的之解釋為原則。另按商標法於許多條 文中均有關於「著名」之規定，但何謂已臻「著名」之程度 ，應依致相關消費者混淆誤認之虞，或會減損識別性或信譽 之虞而有不同；商品或服務係日常生活所需，或特殊領域商 品或服務亦應有別，其標準並非千篇一律，且非一日著名， 即終身著名，應視個案情節加以判斷。又行使權利，履行義 務，應依誠實及信用方法。民法第 148 條第 2 項亦有明文， 則以商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段及同法第 58 條第 2 項 之規定觀之，倘商標申請人攀附之惡意至為明顯，則有關著 名程度之判斷標準自應加以限縮，應至少於商標申請人為主 之相關消費者間著名即可。本件參加人就系爭商標之申請註 冊，係組合據以評定商標二、三、四所為，且二造商標指定 使用之商品類似程度之高，顯見參加人有藉系爭商標與據以評定諸商標之高度近似，而獲取於汽車維修類商品不正競爭 利益之意圖，其惡意至為明顯，自應基於商標法維護市場公 平競爭及促進工商企業正常發展之目的，且基於民事法律關 係應本於誠實信用之原則，將據以評定諸商標之著名程度， 限縮於二造商標所真正使用之特別領域之相關消費者或產製 者間為限。經查二造商標所指定使用之商品類別均為車庫及 汽車維修類商品，此類商品僅有大型汽車維修廠及國內汽車 產製業或代理業者或其附設之保養廠有消費之可能性，且參 照原告公司之型錄可知（見本院卷第 74 至 111 頁），原告公 司所生產販售之車庫設備、輪胎服務、測試設備、汽車用起 重機、輪胎拆卸機、剎車塊用研磨機、去油及清洗車輛輪胎 之機械、汽車輪胎檢查機、貨物搬運手推車、翻新輪胎用橡 膠材料等商品，並非一般小型汽車維修廠所必備之商品，故 據以評定諸商標是否著名，應以特殊汽車產製或維修器械領 域為認定之基準。

 (六)再查原告於 80 至 82 銷售原告生產商品之紀錄，此有銷售證明單在卷可稽（見本 院卷第 120 至 126 頁）。被告及參加人雖主張前開銷售證明單 之銷售數量極少，金額亦少，自不足以證明據以評定諸商標 於國內已臻著名云云。惟查，原告所產製之商品為特殊汽車 產製或維修器械，而此類商品本即屬高單價之商品，其銷售 之數量自難與一般商品相較，故尚難僅以原告產製之商品於 國內之銷售數量及金額不高，而逕予否定其著名性。且著名 商標有時係伴隨著其稀少性而來，因其商品之品質及特殊性 ，致數量雖少但價格高昂，然此等品質或特殊性正為該特殊 領域之相關消費者所知悉而著名。另查義大利向為歐洲汽車 工業重鎮，為汽車工業大國，其生產製造之汽車有高單價且品質精良著名，如知名車廠所生產之藍寶堅尼「Lamborghini 」及法拉利「Ferrari」即屬之，而汽車工業除生產汽車外，亦 必伴隨汽車產製或維修器械之生產與製造。由原告所提內文 載有原告公司於此領域有 30 年經驗，且被告不爭執應係西元 1988 年即 77 年所製作之型錄，內有上開車款即可得知（見本 院卷第 112 至 119 頁）。原告既可為世界知名之車款服務， 則其主張於系爭商標申請時之 82 年即西元 1993 年前，於該特 殊汽車產製或維修器械領域，包括車庫設備、汽車用起重機 、輪胎拆卸機、剎車塊用研磨機、去油及清洗車輛輪胎之機 械、汽車輪胎檢查機、貨物搬運手推車、翻新輪胎用橡膠材 料等商品類別為著名商標，非不可採。況原告所產製之商品 至少於 81、82 年間起即由進口商 公司進口並銷售，此有 發票影本三紙在卷可憑（見本院卷第 124 至 126 頁），且歷經 代理商之更迭，迄今係 表人之宣誓書在卷可稽（見本院卷第 313 至 314 頁），顯見自 臺灣有歐洲車款之進口時，即應伴隨著歐洲汽車維修產品之 引進，而以二造商標指定使用之商品類別幾近相同，且二造 商標如此高度近似，系爭商標係組合據以評定商標二、三、 四所構成，再輔以原告之成立歷史及服務之車款觀之，已無 從想像若非參加人申請系爭商標註冊時，據以評定諸商標於 該特殊汽車維修產品領域內，已屬著名商標，何以參加人須 組合據以評定商標二、三、四，已達使相關消費者混淆誤認 二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或 其他類似關係，故據以評定諸商標至少於參加人所屬相關消 費者之特殊汽車維修領域，於系爭商標 82 年 6 月 30 日申請 註冊前為著名商標。 」

智慧財產法院第二庭 審判長法 官 李維心 法 官 彭洪英 法 官 熊誦梅

(商標 著名商標) monster並非著名商標

智慧財產法院105年度行商訴字第55號行政判決（2016.12.21）

「 1.據以異議商標非屬商標法第30條第11款之著名商標：

      (1)按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關
        公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性
        或信譽之虞者」不得註冊，為現行商標法第30條第1 項
        第11款前段所明定。所稱「著名之商標或標章」，係指
        有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消
        費者所普遍認知者；且商標是否著名，係指中華民國境
        內一般所知者而言（司法院釋字第104 號解釋意旨）。
        又101 年4 月20日經濟部經授智字第10120030550 號令
        修正發布之「商標法第30條第1 項第11款著名商標保護
        審查基準」2.1.2 著名商標之認定明文：「商標是否著
        名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍
        認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果
        」，而認定著名商標之參酌因素則有商標識別性之強弱
        、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用
        期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、申
        請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利之紀
        錄、商標之價值，及其他足以認定著名商標等因素，並
        得佐以商品服務銷售發票、行銷單據、國內外之報章雜
        誌等大眾媒體廣告資料、商標在市場上之評價、鑑價、
        銷售額與廣告額排名、全球百大品牌排名或中文網路討
        論與網友評價等證據資料。
      (2)原告雖提出全球臉書最受歡迎品牌資料、相關臉書、推
        特與YouTube 網路資料，據以異議商標商品之部分型錄
        、商品展示促銷點、媒體報導，以及原告贊助運動競賽
        與及活動照片、我國交通部觀光局出口人數統計，及據
        以異議商標各國註冊資料等，主張據以異議商標為著名
        商標。惟原告所提Facebook網頁、商品型錄、媒體報導
        、網站資料、展示促銷地點、贊助運動競賽及活動照片
        （異議卷(一)證1 至7 ），均為外文資料，甚至活動照片
        中之人物亦為外國人士，縱得以證明據以異議商標在國
        外使用或銷售狀況，尚不足證明該等商標已為中華民國
        境內一般消費者所知；至我國交通部觀光局96年至100
        年出國人數統計資料（異議卷(一)證據8 ），乃為國人前
        往美國人數之統計，亦不足以說明前往美國之我國人民
        對於據以異議商標已有相當之認識。至據以異議商標各
        國註冊資料及註冊證（異議卷(一)證9 、10），為據以異
        議商標在國外註冊的事實，與其如何為我國消費者所普
        遍認識而達著名商標程度，並無相當之關聯性。又原告
        另提出台灣區飲料工業同業公會99年出版之食品市場資
        訊99卷第7 期電子報（訴願卷第24至25頁，證11），僅
        敘述據以異議商標商品係美國排名第二名之能量飲料品
        牌，充其量可以證明據以異議商標商品在美國受消費者
        歡迎之程度，然仍不足作為據以異議商標屬我國著名商

        標之認定事證。」

(著作權 調查證據 延滯訴訟) TutorABC v. 科見

智慧財產法院104年度民著上易字第12號民事判決(2017.1.26)

「   (5)科見公司等3 人雖依民事訴訟法第341 條、第342 條第1

      、2 項、第344 條第1 項第1 、2 、5 款規定，聲請本院
      命麥奇公司提出其前法務○○○於95年間草擬「TutorABC
      會員入會契約書」及「TutorABC註冊會員服務條款」時所
      參考之所有10幾份契約書，以明麥奇公司該些契約有無原
      創性云云。然查，最高法院79年度第1 次民事庭會議決議
      明揭：「左（下）列證據，為欠缺必要性及關聯性之證據
      ，第二審法院未予調查，應認為不影響裁判之結果：(一)無
      證據能力之證據。(二)無從調查之證據，如證人業已死亡或
      證物不知所在是。(三)證據所證明之事項，不能動搖原判決
      所確定之事實。(四)顯與已調查之證據重複。(五)待證事項已
      臻明瞭，無再行調查必要之證據。(六)意圖延滯訴訟，故為
      無益之證據聲明。」（參本院卷一第290 頁）亦即，證據
      之調查，以必要性及關聯性為前提。科見公司等3 人於本
      件100 年4 月起訴後3 年餘、102 年6 月11日鑑定人章忠
      信教授做成鑑定報告逾1 年後，方於103 年7 月25日向原
      審法院聲請函查19家公司或政府機關之相關契約，已有延
      滯訴訟之虞，依上揭最高法院決議「(六)意圖延滯訴訟，為
      無益之證據聲明」及民事訴訟法第196 條規定，得無庸調
      查，原審法院基於避免科見公司等3 人進行無謂爭執之考
      量，仍耗費相當時日發函調查詢問該19家公司或政府機關
      ，請其等說明其官網所示之各契約最原始版本其最早對
      外公開之時間、函查當時尚留存檔案之最早契約版本公
      告上網之時間，並請其等提出當時尚留存檔案之最早契約
      版本，且麥奇公司已就「TutorABC會員入會契約書」及「
      TutorABC註冊會員服務條款」具有原創性提出詳細說明與
      證明，並經證人○○○出庭作證在案。科見公司等3 人如
      欲抗辯「TutorABC會員入會契約書」及「Tuto rABC 註冊
      會員服務條款」係直接抄襲他契約而欠缺原創性，自應說
      明究係抄襲何等契約，並對此有利於己之主張提出具體事
      證，然科見公司等3 人竟將舉證責任轉嫁至原審法院，於
      原審中，科見公司等3 人所聲請函詢之19家公司或政府機
      關中，僅3 家公司或政府機關未函覆，而高達12家公司或
      政府機關表明原始契約版本晚於麥奇公司「Tuto rABC 會
      員入會契約書」及「TutorABC註冊會員服務條款」之做成
      時間，或無法確定該原始契約係於何時對外公開。此外，
      該等已提出之最早契約版本中，絕大多數公開日期均在95
      年9 月28日麥奇公司之「TutorABC會員入會契約書」及「
      TutorABC註冊會員服務條款」定稿後方被公開使用。縱然
      其中網路家庭國際資訊股份有限公司、蕃薯藤數位科技股
      份有限公司、旭聯科技股份有限公司及臺北市政府勞動局
      等4 家公司或政府機關所提出之契約版本時間雖係早於麥
      奇公司之「TutorABC會員入會契約書」及「TutorA BC 註
      冊會員服務條款」，惟查該等契約內容均無與「TutorABC
      會員入會契約書」服務條款內容相同者。科見公司等3 人
      無法執該等原審所調查之其他契約證明系爭契約與服務條
      款為抄襲所得故欠缺原創性，其主張自屬無據。至於麥奇
      公司之「TutorABC註冊會員服務條款」，因李婉如之行為
      符合著作權法合理使用之規定，自不構成著作權之侵害，
      無再行調查之必要，科見公司等3 人於本院第二審聲請此
      部分之調查證據，核無實益，爰不予准許。另查，證人○
      ○○係於95年1 月12日將其個人撰擬之「TutorABC會員入
      會契約書」以及其他相關文件寄送給麥奇公司之負責人以
      及各部門主管參考（參原審原證64-1號），經多次開會討
      論後，○○○再分別於同年6 月9 日（見原審原證64 -2
      號）、8 月25日（見原審原證64-3號）、9 月8 日（見原
      審原證64-4號）、9 月22日（見原審原證64-5號）寄送針
      對各部門意見進行修改之契約版本予麥奇公司負責人以及
      各部門主管審閱，並於9 月28日定稿。再者，麥奇公司為
      我國第一家開發智慧型線上學習系統業者，需就其特殊之
      線上真人教學服務，投入相當之精神與時間，撰擬具有獨
      特性之契約與服務條款內容，以規範該等新興服務之權利
      義務關係，又95年間市場上尚未有數位語言教學服務契約
      範本可供參考，更無直接抄襲他契約之可能，故系爭契約
      及服務條款當然具備原創性，已如前述，科見公司等3人
      向本院第二審聲請命麥奇公司提出○○○撰擬「TutorABC
      會員入會契約書」所參考之契約，然依前述最高法院決議
      ，核屬「(五)待證事項已臻明瞭，無再行調查必要之證據」
      ，即不應准許。再查，科見公司等3 人於原審即已聲請命
      麥奇公司提出○○○撰擬「TutorABC會員入會契約書」及
      「TutorABC註冊會員服務條款」所參考之契約，以判斷系
      爭契約與服務條款是否有抄襲之情事。然而，距○○○95
      年間撰擬該些契約服務條款時至科見公司等3 人於原審聲
      請時已逾7 年，因此證人○○○於原審作證時即證稱不復
      記憶當時所參考之合約為何等語（原審卷五第117 頁之10
      2 年10月7 日言詞辯論筆錄第12頁第4 至7 行），實符合
      常情，又時至今日，科見公司等3 人再度請求命麥奇公司
      提出○○○撰擬「TutorABC會員入會契約書」等所參考之
      契約，距離○○○於95年間撰擬相關契約條款之時更已達
      10年，顯然更無從為證據之調查。依前揭最高法院79年度
      第1 次民事庭會議決議「(四)顯與已調查之證據重複」、「
      (二)無從調查之證據，如證物不知所在」，核屬欠缺必要性
      及關聯性之證據，不待調查。承上，科見公司等3 人此項
      聲請調查之證據核屬「無從調查」、「顯與已調查之證據
      重複」、「待證事項已臻明瞭，無再行調查必要」、「意
      圖延滯訴訟，故為無益之證據聲明」之證據，顯有延滯訴
      訟之虞，不應准許，爰予以駁回。
    (6)科見公司等3 人聲請傳喚科見公司學員10至15名以確認科
      見公司「科見數位學院學員註冊契約書」是否抄襲麥奇公
      司「Tuto rABC 會員入會契約書」。查科見公司等3 人聲
      請傳喚科見公司之學員做證，其待證事項係為證明該些學
      員是否就「科見數位學院學員註冊契約書」與「TutorABC
      會員入會契約書」產生混淆誤認。惟著作權之侵害不以產
      生混淆誤認為要件，故科見公司學員之主觀認定，與科見
      公司「科見數位學院學員註冊契約書」是否抄襲「TutorA
      BC會員入會契約書」之客觀事實無關。又查，兩造於原審
      合意之章忠信教授經鑑定已確認科見公司之「科見數位學
      院學員註冊契約書」總計約4,328 字，其中約有3,034 字
      係重製自麥奇公司之「TutorABC會員入會契約書」，顯見
      二者間構成實質相似，且重製比例超過70% ，而「科見數
      位學院學員註冊契約書」之條文架構、順序、名稱乃至於
      內容幾乎與系爭「TutorABC會員入會契約書」如出一轍，
      並欲透過部分詞彙之代換脫免侵害著作權之責，然其於置
      換詞彙之過程中仍有疏漏，導致「科見數位學院學員註冊
      契約書」中仍留有原「TutorABC會員入會契約書」中之用
      語，顯係抄襲被上訴人TutorABC會員入會契約書而漏未置
      換之結果，已如上述，其既已構成著作權之侵害，亦無傳
      喚非鑑定專業之科見學員之必要。況查，即使再傳喚科見
      公司學員或任何他人以提供渠等之主觀認定，亦不能改變
      「科見數位學院學員註冊契約書」相對於「TutorABC會員
      入會契約書」之重製比例超過70% 之事實，因此，傳喚科
      見公司學員或任何他人再提供主觀比對意見，並無必要。
      承上，本院認為科見公司等3 人聲請傳喚科見公司學員之

      證據方法並無調查之必要，爰不予准許。」

(著作權 語文著作 契約條款 原創性 抄襲) TutorABC會員入會契約書 v. 科見數位學院學員註冊契約書：TutorABC契約具有原創性，科見加以抄襲，侵害著作權。

智慧財產法院104年度民著上易字第12號民事判決(2017.1.26)

「  1.「TutorABC會員入會契約書」部分：

    (1)「TutorABC會員入會契約書」具原創性：
      按著作權法所保障之著作，係指屬於文學、科學、藝術
        或其他學術範圍之創作，著作權法第3 條第1 項第1款
        定有明文。是著作權法所保護之著作，係指著作人所創
        作之精神上作品；所謂之精神上作品，除須為著作人獨
        立之思想或感情之表現，且有一定之表現形式等要件外
        ，尚須具有原創性始可稱之。而所謂原創性，包含原始
        性及創作性，原始性係指著作人原始獨立完成之創作，
        非單純模仿、抄襲或剽竊他人作品而來；創作性不必達
        於前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在
        作品有可資區別之變化，足以表現著作人之個性或獨特
        性之程度。又我國著作權法採創作主義，一經創作完成
        即享有著作權，因著作權並無註冊等公示制度賦予取得
        權利之推定，是著作權人對於其創作符合著作權法要件
        而得享有著作權之有利於己之事實，自應負舉證責任。
        於創作性之證明上，著作權人應保留創作過程所需之一
        切文件，並說明其創作理念，以證明其創作與前著作有
        可資區別之變化而足以表現著作人之個性或獨特性，而
        於原始性之證明上，著作權人僅須提出原始完成創作之
        證明即足當之（例如草圖、草稿），至於該著作「非抄
        襲他人而來」之消極事實並無證明之可能，此時自應由
        主張該著作不具原始性之相對人就該著作係抄襲他人而
        來一事，負舉證之責。
      麥奇公司主張「TutorABC會員入會契約書」係○○○受
        僱於麥奇公司時於95年9 月28日始定稿之創作，有關○
        ○○之創作過程，業據證人○○○證稱：其94年11月底
        到麥奇公司任職，麥奇公司正在籌劃網路數位教學，其
        進入公司後就開始起草線上教學合約，當時參考許多合
        約，因為很多約定是每個合約都有的，所以都會參考，
        但都只是架構，最主要還是以麥奇公司的負責人及資訊
        部門、教學顧問、企劃等相關部門之需求，根據合約特
        性去寫，例如合約第5 條資格有效期限、錄影檔幾分之
        幾堂數計算，第7 條系統安裝、視訊不良不能要求權利
        。第8 至11條，尤其是第11條第6 項禁止職員、語言顧
        問與會員的互動等，第12條特別強調經濟能力，第13條
        應該是一般金融都會有的條款，第14至20條都是針對公
        司特性，第21條到24條都是一般合約的約定，第25條是
        針對公司的特性。擬訂契約時，例如準據法的部分跟其
        他人一樣，但八、九成都是針對公司的特性去撰寫或修
        訂的。其從95年1、2 月開始寫，95年9 月才定稿，因
        為網路數位教學在當時是首創，沒有直接的合約可參考
        ，其他參考資料無法直接移植在本件契約中，本件契約
        有關網路數位教學，學員必須要做測試、預約時間、網
        站架設連線、退費機制等，與當時其他一般合約有很大
        的不同等語（見原審卷五第107 頁），並有麥奇公司所
        提之「TutorABC會員入會契約書」95年1 月12日、同年
        8 月25日、同年9 月8 日、同年9 月22日契約草稿及電
        子郵件附卷可參（見原審卷五第208 至282 頁），足見
        「TutorABC會員入會契約書」為麥奇公司受雇人○○○
        於95年9 月28日間所完成之創作。
      就「TutorABC會員入會契約書」之原始性而言，科見公
        司等3 人辯稱：○○○既不否認擬訂契約時有參考博客
        來等契約，且「TutorABC會員入會契約書」與坊間其他
        會員契約書相似，難認有原創性云云。然查，吾人均知
        所謂的著作，本不可能從頭到尾一字一句、一點一滴均
        由個人發想、創作而來，於創作過程中本會參考前人相
        關創作以激發自己的靈感，尚難謂創作過程中曾參考他
        人作品，即可謂不具原始性。而創作是否具備原始性，
        原告已提出創作過程中之契約草稿，應認就此部分已盡
        舉證之責，至於該創作「非抄襲他人而來」之消極事實
        原告並無證明之可能，自應由主張該著作不具原始性之
        被告就該著作係抄襲他人而來一事，負舉證之責，科見
        公司等3 人雖提出坊間相關契約書以證明系爭「TutorA
        BC會員入會契約書」係抄襲他人而來，原審法院並依科
        見公司等3 人聲請向各公司函詢各公司會員契約書之訂
        定時間及契約書內容，然僅有網路家庭國際資訊股份有
        限公司、蕃薯藤數位科技股份有限公司、旭聯科技股份
        有限公司、臺北市政府勞動局等4 家公司或政府機關所
        提出之契約書早於麥奇公司「TutorABC會員入會契約書
        」（見原審卷七第246 至250 頁、第273 頁、第241 至
        243 頁、第252 至255 頁、第221 至225 頁、第256 至
        259 頁、第270 頁、第204 至212 頁、第195 至203 頁
        、第240-1 至240-3 頁、第244 頁、第226 至234 頁、
        第214 至220 頁、第235 至240 頁；原審卷八第8 至20
        頁、第29頁），是科見公司等3 人稱系爭「TutorA BC
        會員入會契約書」第3 條有抄襲悠遊卡股份有限公司之
        會員條款第1 (2)條、博客來會員服務條款之一、2 條；
        第4 條有抄襲博客來會員服務條款之二條；第8 條有抄
        襲聯合報股份有限公司之udn.com 會員服務條款「服務
        暫停或中斷」之2 條、96年9 月10日公告行政院消保會
        第148 次委員會議審查通過之網際網路教學服務定型化
        契約範本第24條，然科見公司等3 人所稱之他公司契約
        版本均晚於本件系爭「TutorABC會員入會契約書」，自
        無從用以證明「TutorABC會員入會契約書」不具原始性
        ，縱上開公司有的成立在95年9 月28日之前、有的原始
        版本存在於95年9 月28日之前，仍無從推論該等公司於
        95年9 月28日之前之版本即為科見公司等3 人所指之內
        容。至臺北市政府勞動局函覆原審法院之契約內容雖為
        94年所公開，旭聯科技股份有限公司之網路學園會員申
        請同意書內容為92年10月所公開，科見公司等3 人稱系
        爭「TutorABC會員入會契約書」第6 條與旭聯科技股份
        有限公司網路學園會員申請同意書第2 條、臺北市政府
        勞動局之閱讀會員同意書第1 條、第13.1條近似，然系
        爭「TutorABC會員入會契約書」第6 條「使用義務與責
        任」規定：「會員使用本公司網站服務前，須自行配備
        上網所需之各項電腦軟硬設備，並負擔接續網際網路及
        電話等相關費用。使用網站服務應遵守中華民國相關法
        令及網際網路之國際使用慣例與禮節。若使用本公司與
        中華民國地區以外之網站連結，須同意遵守各該網站當
        地之相關法令。」（參原審卷三第68頁反面），與旭聯
        科技股份有限公司網路學園會員申請同意書第2 條：「
        會員必須自行配備上網所需之各項電腦設備，以及負擔
        接上網際網路之費用及電話費用。」（見原審卷七第22
        1 、222 頁）臺北市政府勞動局之閱讀會員同意書第1
        條：「會員必須自行配備上網所需之各項電腦設備，以
        及負擔接上網際網路之費用及電話費用。」及第13 .1
        條：「會員承諾遵守中華民國相關法規及一切國際網際
        網路規定與慣例。若使用Bol 臺灣地區以外之網路，同
        意遵守該網站當地之法令及網路慣例。」（參原審卷七
        第257 、258 頁）其表達方式仍略有不同，且並無證據
        證明○○○曾接觸旭聯科技股份有限公司網路學園會員
        申請同意書及臺北市政府勞動局之閱讀會員同意書。再
        者，麥奇公司之線上教學服務系統係以會員購買課程堂
        數之方式提供服務，並透過輸入每位會員之職業、興趣
        及背景，配比出合適之顧問提供服務，並採取24小時線
        上預約制，又由於該系統係採虛擬線上教學模式，需透
        過網際網路使用麥奇公司之諮詢服務系統，為提供會員
        完善之服務，麥奇公司就諮詢系統之維護服務，將相關
        權益事項具體明文於契約書中，以供麥奇公司及會員遵
        循，例如「TutorABC會員入會契約書」第7 條「系統安
        裝及提供」、第9 條「諮詢系統維護服務」、第10條「
        會員基本規則」、第12條「諮詢費用之繳付」、第15條
        「會籍之專屬性」、第17條「會員會籍之延期」（見原
        證9 號，臺北地院100 年度智字第18號卷〈下稱臺北地
        院卷〉第57至63頁，亦見於原審卷三第68至71頁附件2
        ），已充分展現其原創性，故麥奇公司在距今已10年前
        所備置之「TutorABC會員入會契約書」係當時針對新型
        態業務之合約內容，除充分展現麥奇公司本身與其線上
        學員間之獨特、特定權利義務關係，且與當時所參考的
        市場上實體語言教學合約已有重大差異。承上，自難認
        「TutorABC會員入會契約書」係抄襲前人作品而不具原
        始性。
      就創作性而言，「TutorABC會員入會契約書」條文總計
        25條，係有關原告與會員間特別權利義務關係之契約條
        款，經審視其內容，其中第23條約定：「本契約書準據
        法適用，依中華民國法律相關之規定。」第24條約定：
        「雙方同意因本契約發生事議（按：應為爭議）時，應
        本誠信原則善盡最大努力協議處理。如因而爭訟，雙方
        合意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。」係有關
        準據法及合意管轄法院之約定，其表達方式並無任何特
        殊性，且於契約中欲規範準據法及合意管轄法院時，僅
        有極其有限之表達方式，是有思想及表達合併原則之適
        用，自應排除於著作權保護之外。至於其餘條款，係針
        對麥奇公司所提供之商品服務，依麥奇公司之需求所訂
        定之會員契約，且其用字遣詞及敘述表達間已可見作者
        個人思想及精神之投入，亦與科見公司等3 人所提「發
        表在先」之旭聯科技股份有限公司網路學園會員申請同
        意書、臺北市政府勞動局之閱讀會員同意書不同而已有
        足資區別之變化，應認具備創作性。科見公司等3 人雖
        辯稱：入會契約書僅是單純觀念或概念的描述，且入會
        契約書有一定的規範格式，亦須符合法令規定，無法看
        出有何○○○之個性情感在內，且依日本學界見解，不
        僅海運提單不能稱為著作，各種契約亦不能稱為是著作
        云云。然查，契約條款雖係締約雙方有關權利義務之規
        範，且補習班契約固應受到各級主管機關所定應記載或
        不得記載事項或定型化契約範本之限制，惟縱使相同之
        行業間與消費者之權利義務大同小異，然如何將之表達
        成文字，仍因執筆者不同而有異，而政府法令之規範框
        架僅屬觀念上之要求，並未強制經營者須將各該文字原
        文照列，仍允許經營者自由表達，此外，契約內容雖有
        事物共通性邏輯存在，例如當事人、標的、時間、權利
        、義務、違約等等，然相同事項之表達，卻非僅有唯一
        之表達方式，其雖與文學創作不同，得突顯作者個性之
        空間未若文學創作為高，然契約條款與制式化之表格或
        提單不同，不同人所為之用字遣詞即有差異，自難認約
        定權利義務及受法令規範之契約書即不具創作性，科見
        公司等3 人上開所辯並不足採。...
    (2)科見公司之「科見數位學院學員註冊契約書」侵害麥奇公
      司「TutorABC會員入會契約書」著作財產權：
      按著作是否有侵害著作權情事，其認定標準為「接觸」與
      「實質近似」，而科見公司等3 人並不否認有接觸「Tuto
      rABC會員入會契約書」，因此應續為審酌科見公司之「科
      見數位學院學員註冊契約書」與麥奇公司「TutorABC會員
      入會契約書」是否構成實質近似。又所謂「實質近似」，
      不僅指量之近似，亦兼指質之相似，在判斷語文著作是否
      抄襲時，宜依重製行為之態樣，就其利用之質量按社會客
      觀標準分別考量（最高法院96年度台上字第529 號判決參
      照）。本件經濾除「TutorABC會員入會契約書」第23、24
      條不受著作權保護之部分後，逐條比對兩著作，科見公司
      之「科見數位學院學員註冊契約書」中契約條文之架構、
      順序、名稱乃至於條文內容幾乎與麥奇公司所作之「Tuto
      rABC會員入會契約書」如出一轍，其相似度之高，又科見
      公司將麥奇公司「TutorABC會員入會契約書」中之「會員
      」置換改為「學員」；將「諮詢服務」置換改為「教學服
      務」，將「金融機構」置換改為「銀行」，將「影音權」
      置換改為「影像權」等，有麥奇公司提出之合約比對表、
      詞彙置換表在卷足證（原審卷三第72至78頁、第79頁）。
      承上，科見公司雖透過部分詞彙之代換完成「科見數位學
      院學員註冊契約書」，其雖已將「會員」全面置換為「學
      員」，惟於「科見數位學院學員註冊契約書」第1 條、第
      2 條、第3 條、第7 條、第10條、第11條以及第13條中，
      卻又出現麥奇公司之「TutorABC會員入會契約書」所使用
      之「會員」之用語，又如其將「諮詢服務」置換為「教學
      服務」，惟於「科見數位學院學員註冊契約書」第9 條、
      第10條、第11條、第12條以及第13條中，卻又出現麥奇公
      司之「TutorABC會員入會契約書」所使用之「諮詢」之用
      語；且「TutorABC會員入會契約書」第13條名稱為「融資
      方式繳付」，經科見公司於「科見數位學院學員註冊契約
      書」中改為「分期付款」，惟於「科見數位學院學員註冊
      契約書」第18條中卻仍出現「TutorABC會員入會契約書」
      所使用之「學員若有依本約第十三條『向金融機構融資繳
      付』之情形」等字句，顯係抄襲麥奇公司「TutorABC會員
      入會契約書」而漏未置換之結果。準此，除僅依自身經營
      事業之差異及少部分用語置換外，科見公司之「科見數位
      學院學員註冊契約書」仍有高達八成之文字係逐字重製「
      TutorABC會員入會契約書」，由質與量觀之均已構成實質
      近似，足見科見公司係故意重製麥奇公司之「TutorABC會
      員入會契約書」甚明。」

「麥奇公司與科見公司為同業競爭關係，

      而科見公司抄襲麥奇公司「TutorABC註冊會員入會契約書
      」之篇幅非微，且科見公司係故意侵害麥奇公司「TutorA

      BC註冊會員入會契約書」，其惡性非輕」

(商標 契約 授權契約 終止授權 解釋當事人真意) 樂氏同仁、樂家老舖

當契約的約定不清楚時，法院必須去解釋當事人訂定契約的真意為何，
不同的法官，可能會有不同的認定，因此也會出現逆轉的判決。
再次顯示簽訂契約時應小心謹慎的重要性。

智慧財產法院105 年度民商上字第 1 號判決(2016.12.8)

判決主文：
「原判決關於駁回上訴人後開第二、三、四、五項之訴部分，及該 部分假執行之聲請，並訴訟費用之裁判（除確定部分外）均廢棄 。
被上訴人京都同仁堂生物科技股份有限公司、邱猛詩、楊耀暉應 連帶給付上訴人新臺幣壹佰貳拾陸萬陸仟元，及自民國一○三年 一月二十三日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。 被上訴人楊耀暉應給付上訴人新臺幣壹拾伍萬元，及自民國一○ 三年一月二十三日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。
被上訴人京都同仁堂生物科技股份有限公司不得使用註冊第 01147 396 號「樂氏同仁」及註冊第 01188642 號「樂家老舖」商標，並應除去其於網頁、文宣、刊物、廣告物及商品上標示之「樂氏同 仁」、「樂家老舖」商標。
被上訴人楊耀暉應刪除或銷毀「同仁堂創立一」、「同仁堂創立 二」、「同仁堂創立三」之文章」

判決理由：
「(二)兩造間就系爭商標有無授權關係存在： 
1.按當事人主張有利於己之事實者，就該事實有舉證之責任。民 事訴訟法第 277 條本文定有明文。次按主張法律關係存在之當 事人，須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責 任。而此特別要件之具備，苟能證明間接事實並據此推認要件 事實雖無不可，並不以直接證明者為限，惟此經證明之間接事 實與要件事實間，須依經驗法則足以推認其因果關係存在者， 始克當之。倘負舉證責任之一方所證明之間接事實，尚不足以 推認要件事實，縱不負舉證責任之一方就其主張之事實不能證明或陳述不明、或其舉證猶有疵累，仍難認負舉證責任之一方 已盡其舉證責任，自不得為其有利之認定（最高法院 91 年度 台上字第 1613 號民事判決意旨參照）。又按當事人互相表示 意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立，民法第 153 條第 1 項復定有明文。且按解釋意思表示，應探求當事人 之真意，不得拘泥於所用之辭句，為民法第 98 條所規定，而 所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意 思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認 知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為 探求，並將誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果對兩造之 權利義務是否符合公平正義（最高法院 96 年度台上字第 286 號民事判決意旨參照）。
2.經查本件上訴人係以其就系爭商標所享有之商標權，因被上訴 人公司之使用而致侵害為由，提起侵害商標權之損害賠償及排 除侵害之訴，被上訴人則以兩造間就系爭商標存有授權關係， 非無權使用系爭商標等語資為抗辯。揆諸前揭法律規定及判決 意旨，應由主張授權法律關係存在之被上訴人負舉證責任。次 查被上訴人雖未提出足以證明兩造間有商標授權關係之契約書 為證，惟查系爭商標係上訴人分別於 93、94 年間申請，其註 冊公告日期分別為 94 年 4 月 1 日及 95 年 1 月 1 日（見起訴卷 第 38、40 頁）。被上訴人公司成立於 96 年，上訴人則於被上 訴人公司發起設立時起，即同意以 2 萬股技術股擔任股東（見 原審卷一第 49、50 頁），且被上訴人公司並不爭執於公司設 立後即陸續製造販賣或刊登廣告使用系爭商標於如附表所示 17 種產品（見原審卷一第 143、144、246、247 頁、本院卷二 第 3、4 頁），故被上訴人辯稱上訴人對被上訴人公司自 96 年 起即陸續使用系爭商標，應知之甚詳，非不可採。又上訴人曾於 99 年 4 月 15 日出具聲明書，同意授權被上訴人公司使用「 樂氏同仁」商標（見原審卷一第 168 頁）。另被上訴人公司總 經理即被上訴人楊耀暉曾參加 99 年 12 月 9 日及 100 年 4 月 6 日由上訴人所舉行之「樂氏同仁堂相關事業聯盟」第一、三次 大會（見起訴卷第 41、43 頁、本院卷一第 83、85 頁），而依 據第一次會議記錄第 5 點之記載：「保障夥伴權益及品牌商譽 ，商品開發一律填寫商品提報單，依品名品項、資金預算、廣 告預算、包裝形象、商品定位、通路、價位、客服、商品優勢 、無害檢驗、有效報告、認證，提報經本人樂覺心（即上訴人 ）同意簽章始可生產」（見起訴卷第 41 頁）。會議內容既稱 「品牌商譽」、「包裝形象」，自應包括系爭商標之使用，此 由亦參加前開第一、三次大會之大清同仁堂生物科技股份有限 公司負責人即證人莊謹銘於原審時證稱自 98 年公司成立起至 100 年 4 月止，按月給付上訴人 4 萬元，係支付聯盟的費用， 同時也當作商標授權的費用等語相符（見原審卷二第 167 頁） 。況徵諸上訴人於 100 年 12 月 14 日寄予被上訴人公司之存證 信函記載：「……針對樂家老舖、樂氏同仁之授權事宜，須簽 訂新版授權合約，至今尚未有任何具體結論，……自即日起終 止乙方（即被上訴人公司）使用本商標之權利……」（見起訴 卷第 44 頁、本院卷一第 93 頁），亦應認兩造間就系爭商標曾 有授權關係存在。綜上，被上訴人縱未能提出書證以證明兩造 間就系爭商標曾有授權關係，惟揆諸前揭法律規定及判決意旨，探求當事人之真意，則被上訴人辯稱兩造間就系爭商標曾存 有商標授權契約，應為可採。

 (三)上訴人是否已合法終止系爭商標之授權關係： 
...被上訴人 公司未依決議內容提出商品提報單予上訴人，即擅自製造販賣或廣告行銷使用系爭商標之產品，自已發生債務不履行或不為完全履行之情事，則繼續性供給契約之債權人即上訴人對此必有無法有效控管品牌價值之不安，揆諸前揭法律規定及判決意 旨，上訴人自得類推適用民法第 227 條及第 254 條至第 256 條 規定，終止系爭商標之授權關係。
2.次按契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限 ，催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約。民法第 254 條定有明文。而依契約之性質或當事人之意思表示，非於一定時期給付不能達其契約之目的，而契約當事人之一方不按 時期給付者，他方當事人得不為前條之催告，解除其契約。民法第 255 條亦有明文。所謂契約當事人之一方不按照時期給付者，他方當事人得不經催告，逕行解除契約者，必依其契約之 性質，非於一定時期給付，即不能達其目的者而言（最高法院 65 年度台上字第 1623 號民事判決意旨參照）。又所謂依契約之性質，非於一定時期為給付不能達其契約之目的者。係指就契約本身，自客觀上觀察，即可認識非於一定時期為給付不能達契約目的之情形而言（最高法院 64 年度台再字第 177 號判例意旨參照）。經查被上訴人未依決議內容提出商品提報單，且未重新訂約，仍繼續製造販賣或廣告行銷使用系爭商標之產 品，致上訴人無法有效控管使用系爭商標之產品，故於 100 年 12 月 14 日發函終止與被上訴人公司間之商標授權關係。雖被 上訴人辯稱上訴人之終止未定期間催告而不合法云云。惟查依據前開終止契約之存證信函中提及 100 年 4 月起即通知被上訴 人公司就系爭商標須簽訂新版授權合約，至今尚未有任何具體結論等語（見起訴卷第 44 頁、本院卷一第 93 頁），顯見上訴 人應已為多次催告，縱認上訴人未為催告，惟查被上訴人未於 製造販賣或廣告行銷標示有系爭商標之產品前，繳交商品提報單予上訴人，即已無法達上訴人欲以此控管品牌價值之目的， 且上開第三次會議記錄第 5 點亦記載，未提報之商品，須簽訂共同合約，始可銷售（見起訴卷第 43 頁、本院卷一第 85 頁） 。被上訴人未與上訴人重新訂約，即於市場上製造販售或廣告行銷標示有系爭商標之產品，自亦已無法達上訴人欲控管品牌價值之目的。故縱認上訴人未定期催告，揆諸前揭法律規定及 判決意旨，上訴人於 100 年 12 月 14 日終止與被上訴人間就系 爭商標之授權關係應為合法。」

(著作權 美術著作 著作權讓與)

智慧財產法院104年度民著訴字第69號民事判決（2017.1.6）

判決主文：

「被告全球華人藝術網有限公司及被告林株楠就黃○○已完成及未

來所創作之美術著作物，不得自行或委請他人為重製、公開口述
、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、編輯

、改作、散布、出租之行為。」

判決理由：

「原告與訴外人黃○○於99年5 月16日訂立「著作物

      讓渡契約書」，訴外人黃○○將其已完成及未來所創作之
      系爭美術著作物，依著作權法所享有之著作財產權及一切
      權利，讓與予原告，原告已取得系爭美術著作之著作財產
      權，訴外人黃○○已非系爭美術著作之著作財產權人，並
      無再行授權他人使用系爭美術著作之權利，被告全球華人
      公司、林株楠與訴外人黃○○於100 年5 月13日訂立授權
      同意書，並將日期倒填為98年11月30日，及其他99年9 月
      15日、99年9 月24日、100 年1 月1 日訂立之同意書、切
      結書等文件，均對原告不生效力，原告主張被告二人未經
      同意擅自使用系爭美術著作，侵害其著作權財產權，依著
      作權法第84條排除侵害請求權，請求被告全球華人公司、
      林株楠不得為重製、公開口述、公開播送、公開上映、公
      開演出、公開傳輸、公開展示、編輯、改作、散布、出租

      等行為，自屬正當。」

(著作權 美術著作 衍生著作 改作權) 俏皮狗

最高法院刑事判決97年度台上字第6499號(2008)

「著作權法第三條第一項第

十一款所謂「改作」係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他
方法就原著作另為創作者而言。從而立體物製成者，自亦需取得
美術著作財產權人之同意，否則即有侵害著作權（改作權）之情
形。原判決理由雖記載「史努比」與被告所稱之「俏皮狗」；「
小熊維尼」與被告所稱之「頑皮狗」；「多拉Ａ夢」與被告所稱
之「粉紅貓」等玩偶有差異之處，資為被告並未侵害著作權之論
據。雖其記載如「史努比」之耳朵為長尖圓形與俏皮狗之耳朵形
狀為長方寬圓形，但從卷附照片觀察並無明顯差異；又就嘴巴部
分，記載俏皮狗嘴巴呈Ｔ形，亦無法從照片可清晰辨認；或多拉
Ａ夢與粉紅貓間服飾嘴型等之修飾不同云云等，大多數為細節比
對，該些微差異，對於「整體感覺或外觀」予人之觀感是否相似
？此與判斷被告有無侵害國際影業公司等前開美術著作權之犯罪
故意，至有關係，原審對此未予詳酌慎斷，遽行判決，自嫌未盡
調查之能事。再被告所稱之俏皮狗等立體玩偶，縱與聯合圖片公
司等前開美術著作，其中有些微內容不同，而另有新的創意表現
，但如係以立體形式單純性質再現前開美術著作內容時，有無構
成對上開公司「改作權」之侵害。被告之行為縱認非屬「重製」
之行為，然有無構成「改作」之行為？未見原判決對此併加論斷
，致事實仍欠明瞭。以上疏失，本院第一次發回意旨已予指明，
原判決仍未予說明，以致瑕疵依然存在，自屬無可維持。檢察官
上訴意旨執以指摘，非無理由，應認原判決仍有撤銷發回之原因

。」

(著作權 圖形著作 衍生著作 改作權) 將電路圖製成電路圖板，若未經同意，屬侵害原作者的改作權。

最高法院92年度台上字第515號判決(2003)

「「改作」係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創

作者而言。故立體物上除以前述立體形式單純性質再現平面圖形著作之著作內容者外
，尚另有新的創意表現，且此有創意之立體物復為著作權法第五條第一項所例示保護
之著作，即屬上開所定之改作行為，此立體物即為著作權法第六條第一項所稱之「衍
生著作」，亦受著作權法之保護。從而立體物製成者，自亦需取得平面圖形著作財產
權人之同意，否則即有侵害著作權（改作權）之情形，例如將素描繪畫變成雕塑即屬
之。本件被告將自訴人公司所取得著作權之圖形著作即系爭電路圖製成電路圖板，縱
其中有些微內容不同，而另有新的創意表現，但如係以立體形式單純性質再現自訴人
所有著作權之電路圖圖形著作之著作內容時，似亦已構成對自訴人「改作權」之侵害
。被告之行為縱認非屬「重製」之行為，然有無構成「改作」之行為？未見原判決對
此併加以論敘，致事實仍欠明瞭，則原判決適用法律當否﹖本院無從揣斷，遽行定讞
，自不足以昭折服。上訴意旨指摘原判決不當，尚非全無理由，應認原判決有撤銷發

回之原因。」　　　　　　　　　　　　　　　　

(著作權 美術著作 平面 立體 衍生著作 改作權 原創性) 五星戰隊玩具：利用他人著作產生具有原創性之作品，若未經原作者同意，仍屬侵害改作權的行為。

最高法院86年度台上字第5222號刑事判決(1997)

「(二)著作權法第三條第一項第五款所稱「重製」係指以印刷、複印

、錄音、錄影、攝影，或其他方法有形之重複製作者而言，並非以重複製作後所呈現
之平面或立體形式為區別標準，故將平面之美術或圖形著作轉變為立體形式究屬重製
，抑或實施行為，自需就該平面之美術或圖形著作與轉變後之立體物加以比較認定，
如美術或圖形著作之著作內容係以平面形式附於該立體物上者，固為美術或圖形著
作的重複製作，如立體物上以立體形式單純性質再現平面美術或圖形著作之著作內容
者，亦為著作權法第三條第一項第五款所定之重製行為，例如將小鴨卡通圖製成小鴨
玩具（立體物），該玩具再現小鴨卡通圖之著作內容者，即為重製行為，未再現小鴨
卡通圖之著作內容者，則為實施行為。非謂將平面之美術或圖形著作轉變為立體形式
均概稱為實施行為，不受著作權法之規範。原判決既認定被告將告訴人東映株式會社
所登記之五星戰隊平面美術著作製成五星戰隊玩具，究竟該等製成之五星戰隊玩具有
無再現告訴人所登記之五星戰隊平面美術著作之著作內容﹖原判決並未深入調查，詳
加比較，遽以被告僅將告訴人之美術著作製成立體物，即認屬實施行為，與著作權法
之重製行為有別，而為被告有利之認定，尚嫌速斷。(三)著作權法第三條第一項第十一
款所謂「改作」係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作者
而言。故立體物上除以前述立體形式單純性質再現平面美術或圖形著作之著作內容者
外，尚另有新的創意表現，且此有創意之立體物復為著作權法第五條第一項所例示保
護之著作，即屬上開所定之改作行為，此立體物即為著作權法第六條第一項所稱之「
衍生著作」，亦受著作權法之保護。從而立體物製成者，自亦需取得平面美術或圖形
著作財產權人之同意，否則即有侵害著作權（改作權）之情形。例如將素描繪畫變成
雕塑即是。本件被告將告訴人東映株式會社所登記之五星戰隊平面美術著作製成五星
戰隊玩具，縱該玩具有部分另有新的創意表現，但如係以立體形式單純性質再現告訴
人所登記之平面美術著作之著作內容時，似亦已構成對告訴人「改作權」之侵害，被
告之行為縱非重製之行為，然有無構成改作之行為，並未見原判決加以深論，致事實
仍欠明瞭，則原判決適用法律當否﹖本院無從揣斷，遽行定讞，自不足以昭折服。以
上為上訴意旨所指摘及本院得依職權調查之事項，應認原判決仍有撤銷發回更審之原

因。」　　　　　　　　　　　　　　　

(商標 混淆誤認之虞 近似 意圖仿襲) 鳳凰圖形

智慧財產法院105 年度行商訴字第 95 號判決（2017.1.12）

「系爭商標係由中文「朱鳳」2 字、外文「CARDINAL」， 及圓形之鳳凰圖形所組成。於整體版面配置上，係將中文「 朱鳳」2 字置於外文「CARDINAL」之上方，並將鳳凰圖形置 於中文「朱鳳」2 字之上，故外觀上係以圖形、中文及外文由 上而下併列之方式呈現；而據以異議商標則係由單純之鳳凰 圖形所組成。二造商標中之鳳凰圖形，均為鳳頭朝左之鳳凰 左側像，且二者之雙翅均向上開展、鳳尾亦均向上捲曲及鳳 身整體姿態均因右翅與鳳尾相對而呈現圓形姿態，二者僅於 鳳腳部分之呈現有些微之差異，然該差異完全不影響二造商 標以上開特徵所形成之圓形輪廓，故二造商標之鳳凰圖形非 但實質近似且幾乎完全相同。又系爭商標雖另有中文「朱鳳」及外文「CARDINAL」之部分，惟中文「朱」字，有紅色 之義，與中文「鳳」字連用，即有「紅色鳳凰」之義，而外 文「CARDINAL」雖有不同之字義，惟其字義中亦有「紅色 鳳頭鳥」及「北美紅雀」之意，故系爭商標之中文「朱鳳」 或外文「CARDINAL」部分，均可認係作為其鳳凰圖形部分 之說明文字，仍與鳳凰圖形之外觀、觀念緊密結合，且以文 字所佔比例及圖形予消費者之識別性較文字為強之情形以觀 ，二造商標之主要部分即為鳳凰圖形，則二造商標雖有文字 部分之不同，惟二者予消費者之觀念均為外觀、輪廓及整體 意象幾近相同之鳳凰圖形，故二造商標之近似程度極其之高。」

「商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之目的 ，除保障商標權人及消費者利益外，亦有維護市場公平競爭 秩序之功能。二造商標之主要部分即鳳凰圖形幾乎完全相同 ，實質近似程度之高，無從想像參加人完全不知據以異議商 標即鳳凰圖形之存在，故應認參加人主觀上知悉據以異議商 標之存在，且基於仿襲之意圖而設計系爭商標。參加人雖辯 稱其圖形部分係以浴火鳳凰為設計理念，並參酌消防標誌云 云，惟查鳳凰雖係具有一定意義之固有中文辭彙，然綜觀卷 內所附鳳凰圖形，仍不相同，此有參加人所提其他經被告核 准之鳳凰商標在卷可憑（見本院卷第 55 至 58 頁），而系爭商標與參加人所稱之消防標誌（見本院卷第 59 至 60 頁）雖 因同是鳳凰而有近似之處，但相較之下，仍係與據以異議商 標較為近似，且實質近似之程度已達幾乎完全相同，而二造 商標使用之商品類別雖有差異，但如前所述並非無類似之處 ，且參加人實際使用時，亦有僅使用鳳凰圖形之態樣（見參 加人所提系爭商標商品照片，本院卷第 72 頁），顯見參加人 應係基於地緣或其他類似關係，於遍尋各商品或服務類別有 使用鳳凰圖形者，方決定以與據以異議商標幾近相同之鳳凰 圖形作為系爭商標之設計，而系爭商標設計之目的，無非在 拓展其業務之經營，使其生產之商品廣為消費者所知悉，自 有違反公平競爭秩序之情形，而與商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之因地緣或其他關係而知悉之情形相符。」

(商標 主觀設計理念 消費者較為熟悉的商標判斷標準) 5% v. 5% Design Action

智慧財產法院105年度行商訴字第84號行政判決(2017.1.5)

「 (3)原告又稱：據以異議商標使用「5%」觀念上趨近於公司

        名稱，而系爭商標使用「5%」觀念上係指時間的百分比
        ，代表每位設計師利用每人每天百分之五的時間和力量
        ，是兩商標觀念不同云云。然商標給予消費者之觀念，
        應以其客觀表現在外之觀念認定之，至商標所有人內心
        對該商標之設計理念、發想意涵等，若未展現於商標圖
        樣中，因一般消費者無從由商標外觀得知其內藏之理念
        為何，為避免商標表彰客觀來源之功能流於主觀化，於
        「商標觀念」之判斷中自難將商標權人之主觀理念納入
        考量因素。查原告雖稱系爭商標「5%」指每位設計師每
        天投入百分之五的時間云云，然一般消費者僅由系爭商
        標外觀呈現之樣態，實無從得知有原告所指之觀念，原

        告以上開理由主張兩商標觀念不同，亦不足採。」

「  (2)原告雖又稱據以異議商標未經參加人使用而不具商業強

        度，自應給予系爭商標較大之保護云云。然，按商標保
        護之目的之一，在於給予提昇企業商品品質及擴大商品
        投資之誘因，商標權人可藉由商標此一營業標識，透過
        其努力行銷及市場逐步擴大結果，使消費者逐漸就該標
        識與特定商品或企業相連結，而購入使用該標識之商品
        。商標知名程度會應商標權人之營業規模、推廣程度而
        有不同，已註冊之商標即使知名度尚未達到消費者一望
        即可聯想商標與商品企業之程度，然亦不能因而否認其
        商標所具之發展機能，商標權人仍得經由不斷努力行銷
        推廣或因市場有利變化而達成商標應有之功能。我商標
        既採註冊保護主義，則應給予先註冊商標一定程度之保
        護，而不應過度強調「應給予消費者較為熟悉之商標較
        大之保護」此單一判斷因素，否則將形成衝突商標弱肉
        強食之現象，並非商標法所應認許者。查，原告無法證
        明系爭商標為較受消費者熟悉之商標，已如前述，而據
        以異議商標若確實有註冊後未使用情事，應透過廢止制
        度撤銷據以異議商標，在未經廢止前，仍應受商標法之
        保護，本件據以異議商標既為先註冊商標，兩商標圖樣
        構成近似，指定使用之商品又高度類似，而原告所舉證
        據僅能證明系爭商標有經原告使用，仍無法證明相關消
        費者不會誤認為兩商標係同一來源或有相關聯（相關消
        費者將據以異議商標誤認為與系爭商標有關亦屬混淆誤
        認），自應給予先註冊之據以異議商標較大之保護，至
        於據以異議商標是否有變換使用或未經使用之事實，核
        屬據以異議商標應否廢止之問題，與本案無涉，原告以

        上開理由稱應給予系爭商標較大保護云云，自無足採。」

(商標 著名商標)

智慧財產法院104年度行商訴字第81號行政判決（2017.1.11）

「據以評定諸商標經原告長期廣泛行銷，有前揭證

      據附卷可佐，客觀上已足資認定為著名商標，並迭經被告
      、訴願機關及本院認定為著名商標如前，應無疑義。而著
      名商標之著名程度，即使在未持續使用之情形下，仍須經
      相當時間之經過，始可能由相關消費者之印象中逐漸褪去
      ，而非謂可能於短期內即迅速由著名商標變成非著名商標
      ，此為事理之當然。本件原告所提出之卷附前開資料，固
      多為70、80年代之資料，惟據以評定諸商標已足資認定為
      著名商標，已如前述，而卷內並無據以評定諸商標自80年
      代至系爭商標進行延展申請時有何停止使用之情形，況依
      原告提出之蘋果日報99年4 月26日「老牌球鞋走紅紐約」
      報導（參本院卷四第46頁）及據以評定諸商標商品銷售通
      路之一的家樂福鞋店，自78年7月29日至101年8 月24日在
      全省各地仍持續展店，此亦有全省家樂福門市開店日期表
      在卷可參（參本院卷四第4至5頁），顯見據以評定諸商標
      自70、80年代迄今仍持續經原告積極促銷使用中，從而，
      據以評定諸商標於91年8 月29日系爭商標進行延展申請時

      為著名商標乙節，並無疑義」

(商標 著名商標)「雪之月」非著名商標

智慧財產法院105年度行商訴字第85號行政判決（2017.1.18）

「（三）據以異議諸商標並非著名商標：

　１、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公
      眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信
      譽之虞者」不得註冊，為現行商標法第30條第1 項第11款
      前段所明定。所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證
      據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍
      認知者；且商標是否著名，係指中華民國境內一般所知者
      而言（司法院釋字第104號解釋意旨）。又101年4 月20日
      經濟部經授智字第10120030550 號令修正發布之「商標法
      第30條第1 項第11款著名商標保護審查基準」2.1.2 著名
      商標之認定明文：「商標是否著名，應以國內消費者之認
      知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係
      因其在國內廣泛使用之結果」，而認定著名商標之參酌因
      素則有商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識
      商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期
      間、範圍及地域、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成
      功執行其權利之紀錄、商標之價值，及其他足以認定著名
      商標等因素，並得佐以商品服務銷售發票、行銷單據、國
      內外之報章雜誌等大眾媒體廣告資料、商標在市場上之評
      價、鑑價、銷售額與廣告額排名、全球百大品牌排名或中
      文網路討論與網友評價等證據資料。
  ２、原告固於異議及訴願階段提出行政院新聞局電視廣告准播
      證明影本、廣告光碟、平面廣告單、銷售統一發票影本、
      全臺經銷商明細等資料為證，主張據以異議諸商標為著名
      商標云云。然查，上開行政院新聞局電視廣告准播證明（
      參異議卷第25至28頁反面）之發證日期係於81年10月3 日
      至83年9 月27日間，且由內文之記載，並無從得知是否有
      據以異議諸商標及其指定使用商品出現；銷售統一發票（
      參異議卷第29至44、92至138 頁反面）則含多種商標商品
      ，其中關於據以異議諸商標指定商品之發票，為數甚少，
      且發票之開立日期係為100年1月9日至104年4 月30日間，
      即部分發票係於系爭商標101年10月3日申請註冊日後所開
      立，不得做為審酌據以異議諸商標是否為著名商標之證據
      ，縱於系爭商標申請註冊日前所開立之發票，其金額不高
      ，且總銷售額並未達到原告所主張近3年來銷售金額達6千
      萬，近8年來累計達3億之數額；廣告光碟（參異議卷第45
      至46頁）中之廣告影片，不僅無法確認其播出次數、日期
      及金額、觀看人次，且主要在宣傳另案「旺旺」商標之仙
      貝商品，據以異議諸商標出現之部分皆僅一閃而過，夾雜
      於眾多商標之間，而平面廣告單（參異議卷第76至81頁）
      或未標示日期，或日期係在系爭商標申請註冊日後等情，
      亦經原處分及訴願決定認定在案；至所附全臺經銷商明細
      表（參異議卷第47至50、90至91頁反面），僅顯示各經銷
      商之名稱、地址等資料，並非據以異議諸商標使用之證據
      。綜上事證，尚不足以認定據以異議諸商標所表彰之品質
      、信譽及知名度，於系爭商標101年10月3日申請註冊之前
      ，已廣為我國相關事業或消費者所普遍熟知而為著名商標 

      。」

(商標 混淆誤認之虞 先權利人是否多角化經營)

智慧財產法院105年度行商訴字第80號行政判決（2017.1.25）

「  (3)先權利人是否多角化經營

     此一因素之考量目的，主要應該是如果先權利人有多角化
     經營情事時，即使商標指定使用之商品類別不類似，亦應
     考慮相關消費者因主觀上認知先權利人之商標本可能用於
     多種類別不同之商品，因而可認增加實際混淆誤認之可能
     性。惟本件被告並未抗辯據爭商標權利人有多角化經營之
     情事，且系爭商標與據爭商標所指定使用商品類似，已如

     前述，是此因素於本件中應不影響混淆誤認之虞之判斷。」
                                   

(商標 刑事 管轄地 網路侵權) 網路販賣仿冒品，可預見其交易地點（犯罪結果地），該犯罪結果地法院擁有管轄權。

智慧財產法院106年度刑智上易字第5號刑事判決（2017.01.16）

「    主  文

原判決撤銷，發回臺灣宜蘭地方法院。
    理  由
一、按刑事案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管
    轄，刑事訴訟法第5 條第1 項定有明文；次按刑事案件所謂
    之犯罪地，參照刑法第4 條之規定，解釋上應包括行為地與
    結果地二者而言，此有最高法院72年台上字第5894號判例、
    88年度台上字第1134號判決意旨可參。
二、本件聲請簡易判決處刑意旨略以：被告勞漢華明知「SAMSUN
    G 」造型之商標文字，業經韓商‧三星電子股份有限公司（
    以下簡稱三星公司）向經濟部智慧財產局申請註冊取得商標
    權，上開商標品牌之商品在國內市場行銷甚廣，為業界及消
    費大眾所共知之知名品牌，現仍在商標專用期限內，任何人
    未經該商標專用權人之同意或授權，不得於同一商品或類似
    商品，使用相同或近似於此等之註冊商標。詎被告竟仍基於
    販賣仿冒商標商品之犯意，於民國105 年農曆年間起至8 月
    間止，透過網際網路自「掏寶網」以每組新臺幣（下同）15
    0 元購入仿冒「SAMSUNG 」商標文字之無線充電板1 百多組
    後，即在其位於新竹縣○○市○○○路00號4 樓之1 住處內
    ，利用電腦設備連結網際網路登入露天拍賣網站，並以「○
    ○○○」帳號刊登販賣上開仿冒商標商品之訊息而陳列。嗣
    因警方於執行網路巡邏時發現上情，上網以299 元購買仿冒
    「SAMSUNG 」商標文字之無線充電板1 組，並由被告於105
    年2 月29日將員警所訂購之上開仿冒商品寄送至宜蘭縣○○
    鄉○○路0 段000 號統一超商萬鴻門市由員警收取，由警方
    送鑑定後，始查悉上情，因認被告所為，係犯商標法第97
    條之販賣仿冒商標商品罪嫌等語。
三、原審判決意旨略以：本案係被告之住所係在新竹縣○○市○
    ○路0 段000 巷00號，居所則在新竹縣○○市○○○路00號
    4 樓之1 ，且其係在上開居所利用電腦設備連結網際網路登
    入露天拍賣網站，並以「○○○○○」帳號刊登販賣上開仿
    冒商標商品之訊息而陳列，此經被告於警、偵訊中供承明確
    ，並有被告之全戶戶籍資料查詢結果1 份在卷可憑，足見被
    告之住、居所、犯罪行為地均在新竹縣內，並非在本院管轄
    區域內。至於宜蘭縣政府警察局警員佯裝為買家，上網向被
    告購買扣案之仿冒「SAMSUNG 」商標文字之無線充電板1 組
    ，再要求被告將之寄送至宜蘭縣○○鄉○○路之統一超商萬
    鴻門市而為警查獲，雖經被告供承無訛，然警員既係出於辦
    案需要上網佯為購買，顯無買入之真意，自無從認定警員為
    被害人，因之被告所涉嫌之罪名即難成立販賣仿冒商標商品
    罪，而係意圖販賣而陳列仿冒商標商品罪（販賣仿冒商標商
    品罪並無未遂犯規定），故縱上開無線充電板1 組寄送至宜
    蘭，亦非屬陳列狀態，是宜蘭縣○○鄉○○路之統一超商萬
    鴻門市亦無從認定為犯罪結果地，爰不經言詞辯論，逕行諭
    知管轄錯誤之判決，並移送於有管轄權之被告住所之法院即
    臺灣新竹地方法院云云，固非無見。
四、惟查：
  1.本件檢察官聲請簡易判決處刑意旨認被告所犯商標法第97條
    之販賣仿冒商標商品罪嫌，處罰之犯罪行為固然為明知他人
    所為之商標法第95、96條商品而販賣；惟依檢察官起訴之犯
    罪事實，本件被告涉嫌於網路上刊登販賣仿冒「SAMSUNG 」
    商標無線充電板訊息，經宜蘭縣政府警察局刑警大隊員警上
    網購買後，由被告寄送至宜蘭縣○○鄉○○路0 段000 號統
    一超商萬鴻門市由員警收取。縱認買受仿冒商標商品員警並
    無買入之真意，而被告係在其位於新竹縣○○市○○○路00
    號0 樓之1 住處內，利用電腦設備連結網際網路登入露天拍
    賣網站，並以「○○○○○」帳號刊登販賣上開仿冒商標商
    品之訊息而陳列等情，則被告透過網際網路使不特定多數人
    皆可直接瀏覽觀看仿冒商標商品之外型，致前揭仿冒商標商
    品處於任何使用網際網路之人均得買受之狀態，應屬被告可
    得預見之情形。換言之，被告販賣仿冒商標商品行為，乃肇
    始於被告之陳列行為，此二階段之行為彼此間有其高低度關
    係，至於各階段陳列行為、販賣行為是否須負罪責，則各依
    其主客觀構成要件不同而異其結果。倘被告符合販賣仿冒商
    標商品罪構成要件，其陳列仿冒商標商品之低度行為應為販
    賣仿冒商標商品之高度行為吸收，即使因買受仿冒商標商品
    員警無買入真意而使被告不成立販賣仿冒商標商品罪，前階
    段之陳列行為，仍該當於商標法第97條所規定之意圖販賣而
    陳列仿冒商標商品罪。
  2.至於陳列行為之後，其仿冒商標商品最終地點究為何處，縱
    非原陳列者所得確實預見，然其於陳列當時應可預見之交易
    地點得因不同管轄區域之交易對象而擴大，則其對於最終地
    點即有預見之可能性，其既有預見之可能性，仍執意為最初
    之陳列行為，自不能對於其陳列行為之最後結果地，辯稱不
    知，此在經由網路犯罪或經由網路侵權之情形益為彰顯。而
    此種網絡可及之地，非不得視為犯罪行為（如本件之陳列行
    為）之結果發生地。本件被告在其位於新竹縣○○市○○○
    路00號4 樓之1 住處內，利用電腦設備連結網際網路登入露
    天拍賣網站，並以「○○○○○」帳號刊登販賣上開仿冒商
    標商品之訊息而陳列，其銷售地點不限於新竹地區，被告於
    決定將仿冒商標商品利用電腦設備連結網際網路登入露天拍
    賣網站陳列，即已預見其仿冒品將有可能出現於臺灣各地區
    ，卻仍執意為陳列行為，使位於宜蘭縣境內之員警及其他不
    特定多數人可瀏覽觀看仿冒商標商品外型，則本案仿冒商標
    商品之陳列行為地及結果地，即包含宜蘭縣。是原審認為上
    開無線充電板1 組寄送至○○，亦非屬陳列狀態，宜蘭縣○
    ○鄉○○路之統一超商萬鴻門市亦無從認定為犯罪結果地云
    云，顯屬有誤。
五、綜上所述，原審判決以上揭理由而判決管轄錯誤，自有可議
    ，即屬無可維持。檢察官上訴意旨指摘原判決不當，求予撤
    銷改判，為有理由。本院爰依法不經言詞辯論程序，將原判
    決撤銷，並為審級利益，發回另由原法院詳為調查，更為適
    當之判決。」

  　　　　　　　　　智慧財產法院第三庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　林欣蓉
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡志宏

　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　范智達

(商標 排除侵害 假執行) 茶樣子

智慧財產法院 105年度重附民上字第2號刑事附帶民事訴訟判決(2017.01.26)

「原判決關於駁回上訴人林桓渝後開第二項至第五項之訴，暨該部

分假執行之聲請均撤銷。
被上訴人戴俊郎、承億文旅股份有限公司應連帶給付上訴人林桓
渝新臺幣壹拾捌萬玖仟捌佰元，並自民國一百零五年四月二十九
日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被上訴人戴俊郎、戴淑玲應連帶給付上訴人林桓渝新臺幣壹拾捌
萬玖仟捌佰元，並自民國一百零五年四月二十九日起至清償日止
，按年息百分之五計算之利息。
前開二項所為之給付，被上訴人其中一人為給付，其他被上訴人
於給付範圍，免除給付之義務。
被上訴人承億文旅股份有限公司、戴俊郎、戴淑玲不得將相同或
近似「茶樣子」商標之字樣及圖形，使用於茶葉、茶葉批發零售
。
其餘上訴駁回。
本判決第二項、第三項所命給付，上訴人林桓渝以新臺幣陸萬參
仟參佰元為被上訴人承億文旅股份有限公司、戴俊郎、戴淑玲供
擔保後得假執行。
本判決第五項部分，上訴人林桓渝以新臺幣伍拾伍萬元為被上訴

人承億文旅股份有限公司、戴俊郎、戴淑玲供擔保後得假執行。」

「(二)假執行之宣告：

    按民事訴訟法關於假扣押、假處分及假執行之規定，而於附
    帶民事訴訟準用之。關於財產權之訴訟，原告釋明在判決確
    定前不為執行，恐受難於抵償或難於計算之損害者，法院應
    依其聲請，宣告假執行；原告陳明在執行前可供擔保而聲請
    宣告假執行者，雖無前項釋明，法院應定相當之擔保額，宣
    告供擔保後，得為假執行。刑事訴訟法第491 條第10款，民
    事訴訟法第390 條分別定有明文。本件就上訴人請求被上訴
    人勝訴部分，上訴人陳明願供擔保，以代釋明，聲請宣告假
    執行，經核上訴人勝訴部分，均與法律規定相符，爰酌定相

    當擔保金額，予以准許。」

　　　　　　　　  　智慧財產法院第一庭
　　　　　　　　　　　　  審判長法　官　陳忠行
                    　　　　　　法　官　曾啟謀
                      　　　　　 法　官　林洲富

(商標 混淆誤認之虞 市場調查報告 混淆誤認之虞 反向混淆) TutorABC O商標 v. 科見O、O online

智慧財產法院104年度民著上易字第12號民事判決(2017.1.26)

「(二)商標法部分：

.....經查，如附圖一所示麥奇公司所有系爭商標圖樣係以
    英文字母「O 」右側掛置一單邊耳掛式耳機麥克風所組成，
    與其指定使用於如附圖一所示之商品或服務並無直接關聯性
    ，消費者自會將之用以作為區辨商品或服務來源之標識，而
    為獨創性商標，具有相當之識別性，他人稍一攀附即有混淆
    誤認之可能。再者，附圖二所示科見公司商標圖樣係以英文
    字母「O 」上方掛置一頭戴式耳機所組成，兩商標相較，僅
    有「單耳側掛耳機」與「頭戴式耳機」之不同，然兩者均為
    英文字母「O 」結合耳機之擬人化設計圖形，整體外觀極為
    近似，以具有普通知識經驗之相關消費者，異時異地隔離觀
    察，實不易區辨，是兩商標近似程度極高。又科見公司雖於
    101 年5 月間就科見公司商標取得註冊指定使用於附圖二所
    示商品或服務上，然科見公司於99年起即在其公司網頁及文
    件資料夾上使用科見公司商標，而本件為民事侵權案件非商
    標異議行政訴訟案件，是有關商品服務是否類似之判斷，應
    以科見公司實際使用之情形而論，而非以科見公司商標註冊
    登記之商品服務而論。又查，系爭商標指定使用於附圖一所
    示之廣告宣傳及宣傳品遞送、補習班、語文補習班、語文諮
    詢顧問、美語顧問、才藝補習班等商品或服務，科見公司商
    標則使用於文件資料夾及公司網頁上行銷美語補習班業務，
    依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認為兩
    者來自相同或雖不相同但有關聯之來源，是兩商標所使用之
    商品或服務類似程度極高。經考量系爭商標具有相當識別性
    ，稍一攀附即會使人產生混淆誤認，而兩商標圖樣近似程度
    極高、商品服務類似程度極高等因素綜合判斷，應認相關消
    費者可能誤認兩商標為同一來源，或有關聯之來源，而產生
    混淆誤認情事。另查，科見公司第1484684 號商標（如本判
    附圖三所示）經麥奇公司引據系爭第01281173號商標提出異
    議，亦業經最高行政法院確定判決認定，系爭第01281173號
    商標為一英文字母O 搭配單邊耳掛式耳機麥克風，其體構圖
    設計具有其意趣，已足供相關消費者認識其為指示商品服務
    來源，復與指定使用之商品或服務無關，故具備識別性，科
    見公司第1484684 號商標亦使用英文字母『O 』搭配耳機所
    構成之擬人化設計圖形，與系爭商標高度近似，確實有混淆
    誤認之虞，故指定使用於如本判決附表所示之第16類之卡片
    等263 項部分商品不得註冊等情，有最高行政法院以10 5
    年度判字第42號判決（本院卷二第59至66頁）、本院103 年
    度行商訴字第158 號行政判決（本院卷二第67至81頁）及智
    慧局異議審定書（本院卷二第82至86頁）存卷可證，科見公
    司第1484684 號商標對於系爭商標確實有混淆誤認之虞。
  3.再者，本件經兩造協議送中華徵信所企業股份有限公司（下
    稱中華徵信所）進行市場調查，其報告結果如下：針對「受
    訪者認為兩商標圖案相似與否」部分，市調報告指出，57.1
    % 的受訪者認為系爭商標與科見公司商標「外觀相同或相似
    」。其中，針對「受訪者認為兩商標圖案相似之理由」，74
    .4% 的受訪者認為相同或相似之理由為「圖形相似」，而認
    為「意象相似」者則佔58.0 %。針對「受訪者認為兩商標圖
    案之關係」部分，17.0 %的受訪者認為兩者來自於「同一家
    公司」，另認為「合作關係，共同推出產品」者佔11.9 %，
    認為「授權關係，代理銷售不同產品」者佔4.9%。認為兩者
    之商品服務來自同一公司者佔43.2% （見原審卷外置之市場
    調查報告第57至58頁），由上開市場調查報告數據可知，相
    關消費者對於兩商標確實有混淆誤認之可能。
  4.科見公司等3 人雖辯稱：兩商標顏色不同，中間O 字圖樣內
    外形狀不同，科見公司商標無麥克風圖樣、系爭商標有麥克
    風，科見公司商標為雙耳機設計，系爭商標為單耳機設計，
    且耳機位置不同，因此兩商標並不近似云云。然一般消費者
    係以對商標之整體概略印象為區辨商品服務來源之依據，而
    非手執兩商標以併列比對之方式為之，因此縱兩商標之圖樣
    有科見公司所指些微差異，惟兩商標均無文字可資輔佐辨認
    來源，均僅有一耳機之擬人化設計圖形，而兩商標之整體構
    圖意匠極為相仿，消費者以商標判斷商品或服務來源時，不
    會細究其中間O 字圖樣形狀為何、耳機為單耳或雙耳、耳機
    有無附麥克風、耳機位於O 字圖樣之何處等，上開細微差異
    於消費者之印象中無從產生區辨之功能，科見公司等3 人徒
    以前詞主張兩商標並不近似云云，尚無足採。
 ....原審法
    院曾於101 年12月25日請兩造就市場調查應如何進行始符合
    「異時異地隔離觀察原則」表示意見（見原審卷三第51頁）
    ，經麥奇公司於102 年1 月4 日具狀陳報調查方式為：先提
    示某商標並設計問題詢問調查對象，再提示另一商標並設計
    問題詢問調查對象，不應將兩商標同時並置比對，且問卷設
    計應使調查對象於觀察兩商標之時間上造成隔離之效果，至
    少數分鐘（見原審卷三第184 至186 頁），科見公司等3 人
    表示同意以麥奇公司所述之方式為調查（見原審卷三第246
    頁），原審法院並於102 年1 月31日發函中華徵信所請其進
    行市場調查時應以麥奇公司所述之異時異地隔離觀察之方式
    進行市場調查（見原審卷三第248 頁），而市場調查報告確
    實先提示某商標詢問被調查者數個問題後，再出現另一商標
    並詢問被調查者問題，被調查者先見到第一個商標，回答數
    個問題後，再見到第二個商標，在時間、空間上已造成隔離
    之效果，自符合異時異地隔離觀察原則。再者，於同一或類
    似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，「有致」相
    關消費者混淆誤認「之虞」者，即構成商標侵害，並非以實
    際有相關消費者混淆誤認為必要，亦未限制有混淆誤認之虞
    者須達到多少比例以上，準此，只要有部分相關消費者有可
    能混淆誤認兩商標之來源，即符合上開規定，本件實際市場
    調查之結果既有57.1% 之受訪者認為兩商標近似，有17.0 %
    的受訪者認為兩商標來自於同一家公司、11.9% 的受訪者認
    為兩者為合作關係共同推出產品、4.9%的受訪者認為兩者為
    授權關係代理銷售不同產品，上開比例已可認兩商標確實有
    致相關消費者混淆誤認之虞，職是，科見公司等3 人上開所
    辯並不足採。另科見公司等3 人爭執市場調查問卷之問題不
    明確，受訪者不能據以判斷商標識別性云云。然查，兩造於
    原審針對市調機關所提出之調查方法及調查問卷內容曾數度
    提出書狀表示意見，直至原審法院發函市調機關確認進行該
    市場調查，期間已歷時逾7 個月之久，科見公司等3 人就此
    均未置一詞，甚且同意市調機關之調查方式及調查問卷內容
    ，科見公司等3 人於原審既已同意市調機關之調查問卷內容
    ，即不得僅因該調查結果不利於渠等3 人，即空言否認該調
    查結果，故科見公司等3 人於接獲未盡其意之市調報告後，
    始爭執調查問卷之內容，顯然違背誠信，其主張顯不足採。
  6.科見公司等3 人再辯稱：麥奇公司向來均係以文字內呈現系
    爭商標之方式使用，未曾單獨使用系爭商標，不會造成消費
    者混淆誤認，且麥奇公司使用方式係用以表示商品或服務之
    相關說明，自不構成商標使用云云。然查，麥奇公司為促銷
    系爭商標服務，於2004年起至今委託YAHOO!奇摩公司所刊登
    者分別有「37歲開始學英文，成效驚人」、「免請英文家教
    的學習方法」、「資策會林志明學英文的心酸」、「見了老
    外，手語總比英文好？」、「立即線上免費檢測英文能力」
    、「與外國人做朋友順便學英文」等廣告，瀏覽前開廣告頁
    面之消費者如有意購買產品者，在該等廣告頁面上之客戶基
    本資料之欄位中填寫其基本資料後，透過網路傳輸予麥奇公
    司，麥奇公司再依客戶所留存之基本資料與其聯繫，有YAHO
    O!奇摩廣告網面在卷足稽（原審卷六第70頁、本院卷一第14
    6 頁反面）。又麥奇公司曾於臺中及彰化地區路口等地區設
    置鉅幅之廣告看板以及於臺北、臺中地區的公車設置車體廣
    告，有廣告看板照片、公車車體廣告照片存卷可參（分別見
    原審卷六第75頁、本院卷一第147 頁正、反面），亦曾於廣
    播節目中穿插廣告，或於節目中接受主持人之專訪散發DM傳
    單、於報章雜誌刊登廣告以及於高鐵站或相關資訊電腦展發
    表產品暨行銷，有照片多幀附卷足憑（分別見原審卷六第65
    至69頁、本院卷一第147 頁反面、第148頁）。又查，創市
    際（Insight Xplorer）市場研究顧問公司為全方位網路使
    用行為及相關研究資訊的提供者，採用「ARO 網路測量研究
    」互動資料庫、「IX Survey 」線上市場研究整合系統與「
    Click Tracks 」網站瀏覽行為分析工具等多項專業技術，
    協助網路經營者、行銷人員、廣告商及媒體購買者等，對網
    路使用行為、適用度以及消費者行為或心理分析，建立全面
    性行銷資訊分析與諮詢服務。依據其調查結果：(1)2009年11
    月投放廣告曝光率排名中，麥奇公司為第四名，曝光率達87
    .0 7% 。(2)2010年9 月線上學習網站使用狀況調查，線上學
    習網站到達率排名中麥奇公司高居第二名。(3)2011年3 月線
    上學習網站使用狀況調查，線上學習網站到達率排名中麥奇
    公司高居第二名，有網站統計資料附卷足證（原審卷六第76
    至91頁原證73號）。另麥奇公司2010年11月1 日至2010 年
    12月31日間於Yahoo!奇摩廣告的廣告曝光數統計資料（原審
    卷六第92頁原證74號）顯示，於二個月內，麥奇公司於Yaho
    o!奇摩廣告的廣告曝光數即高達2,218,376,670 次。且麥奇
    公司於2008年至2012年期間持續於國內各大知名雜誌及報紙
    ，包括職場情報誌Career、快樂工作人Cheers、臺大菁英誌
    、經理人MANAGER today 月刊、商業週刊、今週刊、理財週
    刊、Smart 智富、金融家、30雜誌、哈佛商業評論Harvard
    Business Review 、Golf雜誌、財訊雙週刊、EMBA世界經理
    文摘、管理雜誌MANAGEMENT MAGAZINE 、經濟日報，為系爭
    商標服務所刊登之促銷廣告，有該些廣告影本存卷可參（原
    審卷六第93至135 頁原證75號）。此外，依麥奇公司所提服
    務型錄、說明書、文件夾、資料袋、杯子等（見原審卷六第
    32、38、40、62至63、71頁），確實有單獨使用系爭商標之
    情形，又該商標為圖樣商標，並非通用之圖案，系爭商標自
    得使消費者認識其為表彰商品或服務來源之意，而非商品或
    服務之說明。由上述資料足證，麥奇公司除將系爭商標使用
    在文件夾等物品上，做為商標使用外，麥奇公司尚透過各種
    管道及方式，大量、廣泛、持續地以多種方式使用系爭商標
    於其服務，並為其所提供之服務進行大量廣告促銷。職是，
    麥奇公司業已居相關業界之領導地位，且早於科見公司商標
    申請日前，系爭商標已為國內同業、相關業者及消費者所熟
    知。故科見公司等3 人上開所辯均不足採。科見公司等3 人
    又辯稱：科見美語已有30餘年之歷史，為國內廣大消費者所
    熟悉，麥奇公司尚無知名度，科見公司就所營業之科見美語
    實無使消費者誤認其為TutorABC之可能云云。然我國對於「
    商標混淆誤認」之認定不僅包括正向混淆，反向混淆亦包含
    在內，科見公司等3 人所謂「科見美語知名度大於原告（即
    麥奇公司）」之論述縱屬實，則科見公司等3 人使用與原告
    近似之商標將會使他人誤認為麥奇公司所提供之商品或服務
    來自於科見公司，此情亦構成商標混淆誤認，況科見公司經
    營美語補習業務雖較麥奇公司為早，然均僅為實體教學，線
    上英語教學業務係麥奇公司於國內首創，麥奇公司自92年提
    供線上服務以來，於95年全面建置完成，而科見公司於99年
    、100 年間始，成立「科見online」從事線上教學，因此就
    線上教學之服務，麥奇公司知名度實較科見公司為高，科見
    公司進入線上教學市場時使用與麥奇公司近似之商標圖樣，
    極易使相關消費者誤認為科見公司所提供之線上教學服務來
    自於麥奇公司，自有侵害系爭商標權。職是，科見公司等3
    人上開置辯並不足採。......
  10.上訴人等3 人另辯稱於科見公司網站上使用侵權商標，不會
    造成消費者混淆誤認之虞云云。但查，科見公司商標與系爭
    商標近似程度極高，且麥奇公司於線上教學領域中之知名度
    實較高於上訴人科見公司，科見公司使用與系爭商標近似之
    商標圖樣，極易使相關消費者誤認，自有侵害被上訴人商標
    權，已如前所述，況若依科見公司等3 人之主張，而認定於
    科見公司之網站上使用科見公司商標未有混淆誤認之虞，則
    將大幅度架空商標權之保護功能，並於商標權之適用範圍上
    增加法所無之限制，與商標法之規範意旨相悖。職是，科見
    公司於其網站上使用科見公司商標，已有攀附系爭商標與其
    商譽之事實，上訴人等3 人所辯，要無可採。......
  12.科見公司等3 人雖陳稱科見公司商標於申請前已委請台一國
    際專利商標事務所（下稱台一事務所）進行商標檢索，又辯
    稱因檔案過多、時間經過許久，故上訴人等與台一國際商標
    事務所均未保留任何檢索報告之書面與電子記錄，故聲請傳
    喚證人即台一事務所副理○○○出庭做證，欲證明台一事務
    所在接受科見公司申請4 類科見公司商標時，確實都曾依商
    標事務業界行規及慣例進行檢索，在認為先前無相同及近似
    商標申請註冊之後，才向智慧局申請商標註冊，也都獲智慧
    局核准註冊在案，至台一事務所就檢索之資料檔案，在商標
    獲准註冊後，或確定不准註冊且無意提訴願者，都會加以銷
    毀，就經濟的角度而言，合乎情理云云。但查：
    (1)科見公司等3 人之第01516186號、00000000號、00000000
      號商標（即科見公司商標）均於100 年1 月26日提出申請
      ，距100 年4 月26日本件關於商標侵害之起訴期日僅短短
　　　3 個月，實無保存書面與電子記錄之困難，倘科見公司等
      3 人如確有委請台一事務所於科見公司商標申請前進行商
      標檢索，自能提出其要求台一事務所進行商標檢索之指示
      信函及所收受之檢索報告，何需於原審歷時4年作成判決
      後，方於第二審主張曾經進行商標檢索而欠缺商標侵權之
      故意或重大過失。再者，科見公司商標於本件起訴時仍未
      獲准，針對本件商標民事爭議訴訟事件（尚包括其他行政
      訴訟案件）仍持續進行的情況，科見公司等3 人所稱「檔
      案獲准註冊後銷毀」之情況，實與經驗法則不符。況且，
      如真有該份檢索報告存在，科見公司等3 人怎可能全然提
      不出進行檢索之指示郵件及該份檢索報告，甚至連台一事
      務所也提不出任何寄送檢索報告之記錄，尤其，竟連檢索
      報告本身之檔案或紙本都不復存在。顯見，科見公司等3
      人關於「曾進行商標檢索」之主張顯與事實不符。據此，
      無法探知科見公司等3 人與台一事務所於科見公司商標申
      請前確實有進行商標檢索，既然科見公司等3 人並非因書
      面證據保全不完備，而係全然提不出任何商標檢索之書面
      資料，即無傳喚台一事務所人員以證言補足其書面證據不
      足之必要，在全無書面資料之情形下，即使透過傳喚證人
      做證，僅依據證人所得之證言，其憑信性也有重大疑問。
    (2)又科見公司與麥奇公司為競爭同業，兩者所提供之服務與
      商品重疊性甚高，科見公司為經營線上英語教學大規模挖
      角麥奇公司員工，刻意取得麥奇公司經營資訊，自非不知
      麥奇公司所有之系爭商標之登記，則科見公司縱真有委託
      他人進行檢索之事實，依一般常情亦應謹慎評估檢索結果
      ，留存檢索報告，並主動避免登記、使用可能產生混淆誤
      認之商標圖示，然科見公司等3 人無法提出檢索報告顯與
      常理和實務有違，足見科見公司等3 人與台一事務所於科
      見公司商標申請前並未確實進行商標檢索，既然科見公司
      無法提出任何台一事務為檢索並留存檢索結果之證據資料
      ，實無法僅憑台一事務所副理○○○出庭做證，即認定科
      見公司所主張之上揭待證事項。此外，商標審查過程原不
      可能窮盡所有既存商標或服務標章，智慧局於審查時是否
      已具體比對涉及侵權之科見公司商標與系爭商標是否有混
      淆誤認之虞，亦無從得知，而公眾審查評定制度之存在，
      即為填補審查過程中所產生之疏漏。然科見公司竟基於商
      標登記及審查制度而將查證義務全數轉嫁至智慧局，企圖
      推卸侵權責任，實非可取。更何況，麥奇公司100 年4 月
      26 日 民事起訴狀原證6 與原證7 足資證明科見公司等3
      人早於智慧局於101 年5 月核准科見公司商標申請之至少
      1 年前，即有使用科見公司商標之事實，足見科見公司等
      3 人空言科見公司商標已經智慧局審查通過故無侵害之故
      意過失云云，僅屬臨訟飾卸之詞，實非可採。職是，縱然
      科見公司商標經智慧局准予註冊，亦無從基此免除科見公
      司等3 人侵害系爭商標之故意過失。」

(商標 權利耗盡原則 第一次銷售原則 防止商品變質受損或有其他正當事由) 布里王子的麵包廚房Ble Kitchen & Bakery

轉售商品，只要是仿冒品，會構成商標侵害。

但是，轉售真品，就一定沒有法律責任嗎？

可以感覺到商標權人認為不合理，但法律上應該如何回應商標權人的感受呢？

希望本件商標權人可以繼續上訴，應該會出現一些有趣的法律觀點。

為什麼這件案子會在新北地院，也是令人好奇。

臺灣新北地方法院105年度智字第6號民事判決(2016.12.26)

「一、原告主張：

(一)、「布里王子的麵包廚房Ble Kitchen & Bakery」為原告申請
    之商標（註冊號數00000000，專用期限至民國113 年10月31
    日，指定使用於餅乾、麵包、蛋糕、水果塔、布丁、糕點、
    慕斯甜點等商品，商標圖樣詳如附件所示，以下簡稱系爭商
    標），由經濟部智慧財產局於103 年8 月19日核准審定使用
    ，依商標法第33條第1 項規定，系爭商標自屬有效存續。原
    告於105 年4 月18日至21日間，參與雅虎奇摩超級商城網站
    所舉辦的「寵愛媽咪母親節─限時3 天全店超贈點10倍折」
    活動，在活動期間內，消費者使用雅虎贈點購物時，1 點的
    贈點可折新臺幣（下同）10元，以獲得較優惠價格。被告於
    105 年4 月18日至21日期間，向原告下訂大量商品，總計92
    筆訂單（已出貨共有36筆，未出貨共有56筆，後續未出貨之
    訂單，係因原告發現被告有侵權行為，故委請律師寄發律師
    函解除兩造間之買賣契約）。依雅虎奇摩超級商城活動之限
    制，該92筆訂單原應在1 個月內全部出貨完畢，但因原告未
    限定出貨時間，故被告要求原告大約每間隔10天出貨1 次，
    或來電、來信要求原告暫時不要出貨，等候被告通知，原告
    均不覺有異，陸續出貨。嗣因原告於105 年6 月間在蝦皮拍
    賣行動拍賣平台（以下簡稱蝦皮拍賣）開設賣場，專職經辦
    原告網站拍賣的員工欲進行市場調查，進而查詢蝦皮拍賣有
    無跟原告販售類似商品之賣家，竟發現賣家「qmeiya」的賣
    場裡，販賣與原告相同的5 種商品（太陽輕乳酪、綜合水果
    乳酪組合派、蛋糕捲2 入、日本宇治抹茶紅豆捲、黃金乳酪
    球），且其所使用之商品販售圖樣，均與原告官網的商品照
    片相同，但價格卻較低廉。原告員工遂與賣家「qmeiya」聯
    繫，詢問其何以能賣得比「布里王子」官網便宜，並詢問是
    否為真貨，賣家「qmeiya」回覆稱確為真貨，並表示蛋糕為
    星期五製作，星期日即可收到。原告為確定商品來源，使用
    其員工即訴外人戴家螢之名義向賣家「qmeiya」購買，訂單
    編號為YZ00000000000000，俟付款完成後，原告即收到被告
    來信要求變更收件人資料，並載明「送人，請勿附訂單明細
    」，戴家螢則於星期日收到商品，經原告確認該商品確實是
    由原告直接寄給戴家螢，始確定被告侵害商標權之事。又原
    告所販售之「太陽輕乳酪」、「綜合水果乳酪組合派」、「
    蛋糕捲2 入」、「日本宇治抹茶紅豆捲」、「黃金乳酪球」
    ，售價分別為369 元、565 元、659 元、380 元、340 元，
    原告得向被告請求零售單價1500倍以下之損害賠償，如以零
    售單價500 倍計算，原告得請求之賠償金額為115 萬6500元
    【計算式：（369 ＋565 ＋659 ＋380 ＋340 ）×500 ＝11
    56500 】，惟一部請求60萬元。
(二)、被告雖辯稱其係於105 年7 月無法繼續消耗後續商品，方於
    蝦皮拍賣刊登售出2 筆太陽輕乳酪訂單，未在刊登內容使用
    系爭商標，故未侵害原告權利或信譽云云。然被告另於「批
    踢踢實業坊」（以下簡稱ptt ）販售原告商品之發文中記載
    網址，點擊後會出現原告所註冊之系爭商標，顯見被告確有
    使用系爭商標，並使用原告之官網照片供其促銷商品。另原
    告查詢被告之ptt 發文紀錄，發現被告於105 年4 月21日向
    原告下訂後，於105 年4 月25日開始於ptt 發文販售原告之
    商品，直至105 年8 月17日尚有發文紀錄，共計多達16筆，
    確有侵害原告商標權。又被告於ptt 發文販售原告商品，文
    章內容與被告放置在蝦皮拍賣的內容相同，再由被告向原告
    下訂之92筆訂單資料內「金額小計」欄可知，被告所購92筆
    訂單支出之費用介於22元至56元不等，然其對外販售之金額
    則介於220 元至250 元之間，均足證被告係為販售原告商品
    而為營利之行為。倘被告所辯購入原告商品係為分送親友一
    節為真，被告何須向原告下訂多達92筆訂單。況被告於ptt
    所張貼之文章內附有原告商品之照片、原告之廣告截圖及官
    方網站之網址連結。復參諸原告所提被告與戴家螢之對話內
    容，在在顯示被告欲突顯原告有為被告所販售商品擔保品質
    之情形，已足使一般人誤認兩造間有特殊關係。又原告所提
    供之網路銷售服務，並未包含ptt 及蝦皮拍賣，被告未經原
    告同意，擅自於上開網站提供網路銷售服務，已足使一般人
    混淆此為原告提供網路銷售之服務來源，故原告辯稱其行為
    不足以使他人混淆或誤認商品為原告所生產而未違反商標法
    云云，實屬無稽。被告另抗辯商標法第36條第2 項規定之耗
    盡原則，認為消費者之使用或轉售不受商標法效力所拘束云
    云。然被告在未取得原告商品前，即於網路上對外銷售給第
    三人，待第三人確定向被告購買後，被告再向原告要求更改
    地址，並請原告直接將商品出貨給第三人，核與耗盡原則無
    涉。蓋原告未發現被告以此種手法營利前，原告均認為其販
    售商品的對象為被告，對原告而言，無論其商品寄送對象為
    被告或第三人，均屬第1 次將商品放入市場，故無耗盡原則
    之適用。況原告所生產之系爭商標商品，均屬保存期限短、
    易變質之糕點類商品，尤其是有添加乳製品成分者，原告亦
    特別於雅虎奇摩超級商城網站購物須知內明載，益徵原告所
    生產之商品有特別維護其商譽及商標之必要。故被告所為縱
    屬消費者之使用或轉售，原告仍得對被告主張商標權之侵害
    。
(三)、為此，爰依民法第184 條第1 項、商標法第68條、第69條第
    3 項、第71條第1 項第3 款規定提起本訴，請求被告如數賠
    償等情。並聲明：
  1.被告應給付原告60萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償
    日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
  2.原告願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則以：
(一)、被告於雅虎奇摩超級商城網站促銷活動訂購蛋糕，原告答覆
    稱：「可於付款完成日後3 天起任何日期到貨，於訂單備註
    欄標明即可」等語。被告見原告新聞媒體廣告「熱銷水果塔
    月賣1 萬個」，因而下訂並付款完畢，依日常之食用，於訂
    單備註到貨日期，部分訂單係致贈親友，於下訂當時直接備
    註親友的地址，如訂單編號YZ00000000000000、YZ00000000000000、YZ00000000000000等，嗣於105 年4 月22日開始收
    到第1 筆訂單YZ00000000000000，此後陸續出貨，惟不方便
    收貨時會先行通知原告。又訂單品項中「黃金乳酪球」訂單
    編號YZ0000000000000 、「日本宇治抹茶紅豆捲」訂單編號
    YZ0000000000000 ，只訂購1 次，且分別於105 年4 月25日
    及105 年6 月15日收到，原告所述被告於蝦皮拍賣販賣云云
    ，與事實不符。另原告之商品於105 年4 月底至7 月間陸續
    出貨，然被告已無法繼續消耗後續商品，遂於105 年7 月在
    蝦皮拍賣刊登販售，但未在刊登內容使用原告之系爭商標。
    況被告向原告訂購之訂單金額介於350 元至659 元間，被告
    係使用超贈點紅利點數折抵，並於限定時間內下訂單始有實
    付價格。部分訂單下訂時直接寄送親友，無法消耗部分於蝦
    皮拍賣販售220 元至250 元，並未營利。被告於蝦皮拍賣刊
    登賣出之2 筆「太陽輕乳酪」訂單，分別為105 年8 月7 日
    訂單標號YZ0000000000000 （即被告使用戴家螢名義所購買
    ）及105 年8 月16日訂單標號YZ0000000000000 ，就整體而
    言，情節實屬輕微，原告權益實不致受有損害。
(二)、再者，商標使用應具備「使用人須有表彰自己之商品之意思
    」之要件，被告於蝦皮拍賣有註明是代購，買家均知商品是
    由原告直接寄出，且與戴家螢聯繫紀錄中亦表明由原告出貨
    ，而戴家螢所收到之系爭商標商品確實由原告直接寄出，被
    告並未表彰是自己之商品，顯不具備使用原告商標之要件，
    亦難謂足以使他人發生混淆、誤認商品為被告所生產，被告
    自無侵害原告商標權，亦無損害賠償。而原告系爭商標商品
    之包裝袋、提袋、紙盒均以圖樣標示，足見原告係以該圖樣
    行銷其商品以作為辨識。被告並未使用系爭商標，亦未生產
    商品，商品確實為原告生產之正品，被告既係販售原告製造
    之商品，原告官方網站連結所呈現之商標，係官網連結之必
    然結果，自不會破壞商標指示商品來源之功能。況被告並非
    表彰被告自己製造之商品，自非通常之商標使用可比，不具
    有商標使用之意圖者，理應視為普通使用之方法，乃屬通常
    之使用，非商標法所稱之商標使用，不受他人商標專用權效
    力所拘束。又原告僅舉證證明被告銷售1 件商品，營業上信
    譽究竟有何減損或貶抑情形，自始未舉證以實其說，亦未舉
    證證明其受有減損係因被告上開行為所致，以及兩者間之相
    當因果關係，原告請求信譽減損之賠償於法無據等語，資為
    抗辯。
(三)、並聲明：
  1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。
  2.如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。
三、本院得心證之理由：
(一)、原告主張其為系爭商標之商標權人，現仍在商標權期間內，
    其於105 年4 月18日至21日期間，參與雅虎奇摩超級商城網
    站所舉辦的「寵愛媽咪母親節─限時3 天全店超贈點10倍折
    」活動，被告則於上開期間向原告下訂系爭商標之商品，共
    計92筆訂單（已出貨36筆，未出貨56筆），部分轉售他人，
    部分要求原告逕寄他人之事實，為被告所不爭執（見本院卷
    第67頁反面、第106 頁正、反面），並有經濟部智慧財產局
    103 年8 月19日（103 ）智商40100 字第10390736160 號商
    標核准審定書、商標資料檢索服務列印紙本、中華民國商標
    註冊證、訂單紀錄各1 份附卷為憑（見本院卷第14至16頁、
    第56頁、第63頁、第73至74頁），自堪信屬實。
(二)、按「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責
    任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」
    ，民法第184 條第1 項定有明文。次按「商標權人對於因故
    意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。」，商標法第
    69條第3 項亦有明文。是以主張侵權行為賠償損害請求權，
    請求權人應就其權利或利益被侵害之事實負立證之責（最高
    法院19年上字第38號判例意旨參照）。本件原告主張其所有
    系爭商標遭被告侵害一節，既為被告所否認，揆諸前揭說明
    ，自應由原告舉證證明其所有系爭商標之商標權遭被告侵害
    之事實。本院析述如下：
  1.按「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為
    侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標
    之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標
    之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類
    似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消
    費者混淆誤認之虞者。」，商標法第68條定有明文。惟按「
    「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內
    外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但
    為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當
    事由者，不在此限。」，商標法第36條第2 項亦規定甚明。
    此規定又稱商標權之「耗盡原則」（the principle of exh
    austion ）或「第1 次銷售理論」（First Sales Doctrine
    ），意指商標權人或被授權人在市場上將商標商品第1 次銷
    售或流通時，即已取得報酬，則商標商品由製造商、零售商
    至消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用，故商
    標權已在該商品第1 次販賣時耗盡，當商標商品於市場上再
    度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權。然為防
    止商品變質、受損或有其他正當事由者，則不在此限，亦即
    商品遭變動後，客觀上足以影響消費者作出購買該商品之意
    願，或購買該商品之價格，該變動復有造成消費者混淆、誤
    認之虞，則該項遭變動後之商品與原商品間，即應認有實質
    上差異，而構成商標權耗盡原則之例外情形。
  2.本件原告主張被告在蝦皮拍賣及ptt 販售原告之系爭商標商
    品一節，業據提出網路列印資料2 份在卷可稽（見本院卷第
    17至19頁、第76至86頁），被告亦不否認確為其發文刊登販
    售商品之文章。觀之上開2 份網路列印資料均顯示被告販售
    之商品名稱有標註「布里王子」之文字，經核與系爭商標之
    中文字樣相同，並於ptt 刊登販售資料時載有連結「布里王
    子麵包廚房」之官方網頁，固堪認定被告係以「布里王子
    」標示其販售之商品內容無訛。然查，原告並不爭執被告所
    販售之系爭商標商品確係原告生產製造之真品（見本院卷第
    第67頁反面），亦不否認被告係向其購入系爭商標商品後轉
    售他人（見本院卷第12頁）。足見原告所有系爭商標之商標
    權，於系爭商標商品第1 次銷售予被告時即已耗盡，揆諸商
    標法第36條第2 項規定及「耗盡原則」或「第1 次銷售理論
    」之意旨可知，被告將系爭商標商品轉售第三人，原告自不
    得再主張系爭商標之商標權甚明。原告雖主張其受被告囑託
    將系爭商標商品逕寄第三人，屬第1 次進入市場，亦不知被
    告係轉售第三人云云。然被告指示原告將系爭商標商品逕寄
    第三人，為一般商業運作常見之交易模式，僅是縮短給付流
    程之三角買賣關係而已，不影響買賣契約是分別存在於兩造
    之間及被告與第三人之間，亦不會使買賣契約之當事人變更
    或使買賣契約變更為僅有1 個。故而不論被告究係先向原告
    購入系爭商標商品後再轉售第三人或先向第三人接單後再向
    原告訂購系爭商標商品，被告自行將系爭商標商品寄送第三
    人或囑託原告逕寄第三人，原告主觀上是否知悉其將系爭商
    標商品逕寄第三人係第2 次銷售，被告向原告訂購系爭商標
    商品時有無轉售計畫等節，均不影響買賣契約是存在於兩造
    之間及被告與第三人之間，而使兩造之間的買賣契約成為第
    1 次銷售系爭商標商品，被告與第三人之間的買賣契約成為
    第2 次銷售系爭商標商品，原告自不得對被告與第三人之間
    的第2 次銷售主張系爭商標之商標權。至於原告主張系爭商
    標商品保存期限短、易變質，而有特別維護商譽之必要云云
    ，惟未舉證證明第三人向被告購得之系爭商標商品有何變質
    或品質低落之情形，自不能以此臆測而遽謂無耗盡原則之適
    用。
  3.準此，被告係轉售系爭商標商品，基於耗盡原則之適用，原
    告不得主張系爭商標之商標權，自無民法第184 條第1 項規
    定、商標法第68條、第69條第3 項規定之侵權行為可言，原
    告自不得向被告請求損害賠償，本院亦無庸依商標法第71條

    第1 項第2 款規定計算損害賠償數額。」　　　　　　　　

(商標 裁判費) 關於訴訟標的價額之調查，應符合比例原則、效能原則，且不應防礙訴訟之進行。

智慧財產法院106年度民商抗字第1號民事裁定（2017.01.19）

「三、按訴訟標的之價額，由法院核定。核定訴訟標的之價額，以

    起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的
    所有之利益為準，民事訴訟法第77條之1 第1 、2 項分別定
    有明文。次按訴訟標的之價額不能核定者，以第466 條所定
    不得上訴第三審之最高利益加十分之一定之，民事訴訟法第
    77條之12復定有明文。另所謂訴訟標的之價額不能核定，係
    指法院在客觀上不能依民事訴訟法第77條之1 第2 項規定核
    定訴訟標的價額而言（最高法院102 年度台抗字第317 號民
    事判決意旨參照）。且按關於請求排除侵害或防止侵害或銷
    燬侵害物等，係因財產權而涉訟，其訴訟標的價額，為排除
    侵害或防止侵害或銷燬侵害物等可得之利益。原則上法院應
    依職權調查證據以資核定。當事人均認可之價額，亦可作為
    參考因素。惟如法院已為相當之調查，仍無法據以核定時，
    可適用民事訴訟法第77條之12規定，以不得上訴第三審之最
    高利益額（150 萬元）加十分之一（即165 萬元）定之。所
    謂法院已為相當之調查，須有已調查之事實，例如函查或命
    當事人提出資料等（須於裁定內交待），如仍無法客觀確定
    時，即得認為訴訟標的價格額無法核定，此有本院102 年6
    月21日公布之智慧財產法院審理民事侵權事件「徵收裁判費
    」原則（見本院網站）可資參考。
四、又按裁判費之徵收與繳納，為民事訴訟採有償主義原則下，
    提起訴訟之合法要件，且訴訟標的價額之核定，並非損害賠
    償總額之認定，亦非擔保敗訴後可能造成之損害，則關於訴
    訟標的價額之調查，應符合比例原則、效能原則，且不應防
    礙訴訟之進行。故所謂訴訟標的之價額不能核定，並非僅指
    物理上不能或理論上不能，而更應包括經濟上不能、事實上
    不能。經查相對人聲明請求命抗告人不得使用「abc 圖」及
    其他與相對人系爭商標相同或近似之商標或圖示，於同一或
    類似之商品或服務，並應移除抗告人網站上所顯示之前述侵
    權商標或圖樣」，參照前開智慧財產法院審理民事侵權事件
    「徵收裁判費」原則之規定，上開聲明係因財產權而涉訟，
    其訴訟標的價額，為排除侵害或防止侵害而可得之利益，而
    原審已為相當之調查，原審於105 年11月11日發函請兩造提
    出相關資料以證明上開聲明之可得利益（見原審卷第286 、
    287 頁），相對人提出本院105 年度民商抗字第2 、3 號民
    事裁定及101 年民專抗字第10號民事裁定主張上開聲明之訴
    訟標的價額難以核定，依本院歷來實務見解，均以上訴第三
    審之最高利益額（150 萬元）加十分之一（即165 萬元）定
    之等語（見原審卷第294 、295 頁）；抗告人則以應命相對
    人提出其於臺灣地區營業額，並以商標權期間十年，或以第
    一至三審辦案期限4 年4 個月，及同業利潤標準23% 計算等
    語（見原審卷第309 頁）。惟按關於無體財產權排除侵害之
    可得利益，非必與權利人之營收有關，因權利人並非一定因
    侵權行為而致營收下降...至抗告人主張相對人所稱侵害之商標
    權有三個，故以165 萬元計算並不合理云云，惟查系爭商標
    之圖樣同一，且相對人係主張抗告人以一侵害行為侵害系爭
    商標，則對相對人而言，其可得利益應為同一，故抗告人此
    部分之主張，並不可採。」

  　　　　　　　　　智慧財產法院第二庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　李維心
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭洪英
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　熊誦梅

(商標 代理商 水貨商 真品平行輸入 權利耗盡原則 第一次銷售原則) PHILIP B：商標權利耗盡原則，僅適用於國內外商標權為同一人之情形。如果外國商標是原廠的，但台灣商標是代理商的， 這時候商標權不耗盡，水貨商不能主張真品平行輸入，水貨商會構成侵權。

有關真品平行輸入的議題，

在實務上，常常遇到「代理商如何阻止水貨商？」「水貨商是否侵權？」的問題。

法院對於如何適用耗盡原則，究竟是國內耗盡原則？還是國際耗盡原則？

有不同的看法。

智慧財產法院認為：

1.外國商標和台灣商標都是原廠擁有的時候，

商標權會被耗盡，這時候水貨商可以主張真品平行輸入，水貨商不會構成侵權。

2.如果外國商標是原廠的，但台灣商標是代理商的，

這時候商標權不耗盡，水貨商不能主張真品平行輸入，水貨商會構成侵權。

這個案件是「水貨商」對「台灣代理商」提出「確認商標不存在」的訴訟，

也就是，水貨商想要透過訴訟確認台灣代理商不能阻止他平行輸入，

但水貨商在智慧財產法院一審和二審都遭到判決敗訴。

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

智慧財產法院105年度民商上字第14號民事判決（2017.1.24）

上訴人 哿鑫國際股份有限公司（水貨商）

被上訴人 紅創意有限公司（代理商） 

主 文

上訴駁回。
 
事實及理由
上訴人上訴聲明...為：「1.原判決廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人於2014年3 月1 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請PHILIP B商標註冊證，經核准而取得第01629381號『商標註冊號數』，對上訴人自2016年1 月7 日後向『PHILIP B』官網訂購之『PHILIP B』真品平行輸入貨品，不得向上訴人主張商標權並不得以商標權人禁止上訴人於各大通路販售。」...

貳、實體部分
一、上訴人主張：（水貨商）

上訴人自西元2016年1 月7 日起向「PHILIP B」官網訂購該品牌商品（下稱系爭產品），為真品平行輸入之水貨，「PHILIP B」官網既同意在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時，向上訴人取得報酬，即已產生權利耗盡，上訴人取得系爭產品受商標法第36條第2 項規定之保障。而我國商標法第36條第2 項明文承認「真品平行輸入」之正當性，並採國際耗盡原則，即自國外輸入經商標權人或被授權人同意使用商標之商品時，不構成商標之侵害，縱事後將智慧財產權讓與他人，對已由第一次市場行為進入國外市場的商品而言，對價平衡的狀態並未改變，若認上訴人不能主張商標權耗盡而不得販售系爭產品，實有違憲法第15條保障人民財產權之規定，亦違反法安定性原則及信賴保護原則。因被上訴人持續向不知情訴外人台灣臉書有限公司、美商科高國際有限公司台灣分公司、台灣樂天市場股份有限公司、Yahoo奇摩拍賣、PChome商店街、PChome24h 購物、露天拍賣等行使其註冊第01629381號商標權（下稱系爭商標，如附圖所示），已妨害上訴人合法販售平行輸入真品之權利，上訴人就系爭商標是否有使用權即有法律上地位不安之狀態，而此不安之狀態，得以確認判決除去之，爰提起本件確認之訴。

二、被上訴人則以下列等語資為抗辯：（台灣代理商）

被上訴人為系爭商標之我國合法註冊商標權人，依商標法第35條之規定，於經註冊指定之商品或服務，在國內本有商標使用排他權。又我國商標法係採註冊主義及屬地主義，本件國內外商標權人既非屬同一人，縱國外商標權人欲將商品輸入我國，亦須經我國商標權人即被上訴人之同意，而上訴人所進口販售之系爭產品既非向被上訴人所購得，自不符合商標法第36條第2 項真品平行輸入、權利耗盡之法律要件。系爭商標係被上訴人經美國商標權人同意而於我國所註冊，且美國「PHILIP B」官網所列臺灣地區銷售點即為被上訴人營業地點，上訴人雖於2016年1 月7 日及同年3 月15日向美國原廠訂購系爭產品，惟美國原廠亦回覆稱該訂單在本質上被認為是「零售」，並未同意為商標授權，系爭商標在我國既以被上訴人為商標權人，則上訴人之主張即屬無據。

三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴...

四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實：
(一)被上訴人為我國註冊第01629381號「PHILIP B」商標（即系爭商標）、註冊第01608207號「倒立花述設計圖」之商標權人。
(二)系爭「PHILIP B」商標圖樣、「倒立花述設計圖」圖樣，於美國係由訴外人PHILIP SCOTT,INC.(CALIFORNIA CORPORATION),DBA PHILIP B,INC( 下統稱PHILIP B公司) 註冊取得商標權。
(三)上訴人分別於105 年1 月7 日及同年3 月15日向美國PHILIP B 公司之官方網站訂購系爭產品輸入我國，並於「姬菈點藏」公司網頁、PChome網站或Facebook平台上使用系爭商標作為廣告宣傳，販賣使用有系爭商標及「倒立花述設計圖」商標之系爭產品，系爭產品並非由被上訴人所販賣流通。
(四)被上訴人通知PChome網站、Facebook平台、露天拍賣、雅虎奇摩拍賣、GOOGLE網站，表示上訴人侵害被上訴人系爭商標權。

五、本件爭點如下：

(一)系爭產品是否有商標法第36條第2 項前段「商標權耗盡」規定之適用？

(二)上訴人依商標法第36條第2 項前段規定，請求如其聲明所述，是否有據？

六、本院之判斷：...

(二)再按商標法第36條第2 項前段規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。」此即為商標權之「耗盡原則」（the principle of exhaustion ）或「第一次銷售理論」（First Sales Doctrine）。

該條係於82年修法時所新增，其立法理由謂：「附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通後，商標專用權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該商品之第三人，不得再為主張商標專用權。」嗣於100 年修法時文字略作修正，將「市場」修正為「國內外市場」，其立法理由謂：「本項為商標權國際耗盡理論之揭示。原條文中之『市場』，包括未明示之『國外市場』，為明定本法係採國際耗盡原則，爰增列『國內外』等文字。」由此可知，我國商標法係採國際耗盡原則，其意指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品，在國內或國外為第一次銷售或流通時，即已取得報酬，則附有商標之商品由製造商販賣予零售商至相關消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用，故商標權已在該商品第一次販賣時耗盡，當此商品於市場上再度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權。此原則之目的在於，商標權人對於其商標雖享有獨占實施之權利，惟不應給與商標權人就同一權利重複獲利。

易言之，商標權人既將附有商標商品於市場上流通並取得合理報酬或對價，其商標權已獲得滿足，自不得對商標權人已為第一次銷售之商品再重複行使商標權，禁止他人在市場上再次銷售該產品。

(三)查，系爭商標圖樣及我國註冊第01608207號「倒立花束設計圖」商標圖樣，於美國之商標權人均為PHILIP B公司，且所登記之第一次使用、銷售日期分別為1991年間及2008年間等情，有美國專利商標局之商標註冊證影本附卷可按，而上開商標圖樣於我國則以被上訴人為商標權人，於我國取得註冊之公告日分別為103 年3 月1日、102 年11月16日等情，亦有我國商標註冊證附卷可參，又被上訴人為美國PHILIP B公司之台灣零售商，有美國「PHILIP B」官方網站資料可，PHILIP B公司並曾發函表示上訴人於網站販售系爭產品係侵害其臺灣零售商（即被上訴人）之系爭商標。

由此可知，系爭商標圖樣及「倒立花束設計圖」商標圖樣係由美國PHILIP B公司於國外先使用並在美國取得商標註冊後，復同意臺灣零售商即被上訴人於我國申請該等商標註冊，準此，系爭商標及「倒立花束設計圖」商標在美國及我國之商標權人分別歸屬不同之權利人。再者，上訴人主張系爭產品係向美國「PHILIP B」官網訂購等情，業據提出訂單及發票為證，被上訴人並稱：其向美國PHILIP B原廠確認，上訴人確實有向美國原廠購買系爭商品，並支付9 ％之加州稅，惟不知上訴人如何運送進入臺灣等語，是系爭產品確實係上訴人在美國向美國原廠PHILIP B 公司所購買，應堪認定。

(四)承前所述，系爭產品係上訴人向美國PHILIP B公司所購買，而非向被上訴人所購買，因此，依前開所述之商標權利耗盡原則，美國PHILIP B公司既已在市場上將附有系爭商標之商品第一次銷售，則其商標權已耗盡，美國PHILIP B公司固不得本於商標權人地位向上訴人主張權利，然系爭商標於我國係由被上訴人取得商標權，而非由美國PHILIP B公司取得商標權，且系爭產品並非由被上訴人在市場為第一次流通，對本件被上訴人而言，其對系爭產品既無「第一次銷售行為」，而從未對系爭產品取得任何報酬，則自無所謂「商標權耗盡」可言，被上訴人自非商標法第36條第2 項所稱之「商標權人」，而無該項有關權利耗盡原則之適用，其自得對上訴人主張系爭商標權。

(五)上訴人雖引學者沈宗倫教授所著「由對價平衡觀點論智慧財產權耗盡原則之適用」一文，主張本件系爭產品有商標法第36條第2 項之適用云云，姑不論學者之見解並無拘束本院之效力，且細譯沈宗倫教授上開文章，其謂：「... 但有問題的是，當國內市場的智慧財產權人已自完成於國外第一次市場行為（此時假設國內的智慧財產權人就同一商品在國外亦有相同的智慧財產權），或已同意他人於國外行第一次市場行為（此時假設國內智慧財產權人於授權契約中指示被授權人於國外以己之名義就同一商品取得相同的智慧財產權），而後國內或國外的智慧財產權人將智慧財產權讓與給第三人，此時國內的智慧財產權人得否以先前所為『第一次市場行為之同意』僅針對國外智慧財產權讓與人，而不及於受讓人，故平行輸入因權利未被耗盡而應被排除？... 縱然事後將智慧財產權讓與他人，就已由第一次市場行為進入國內外商品而言，對價平衡之狀態並未改變，國內智慧財產權受讓人應承繼讓與人先前同意的法律效果... 」，由上開文章強調「此時假設國內的智慧財產權人就同一商品在國外亦有相同的智慧財產權」、「此時假設國內智慧財產權人於授權契約中指示被授權人於國外以己之名義就同一商品取得相同的智慧財產權」，即可得知，該文章所探討者，乃國內外商標權人原屬同一人，經商標權人為第一次銷售行為後將商標權讓與他人，該受讓人是否應受權利耗盡原則拘束之問題，與本件乃國內外商標權人自始為不同人，國外商標權人第一次流通之商品是否對國內商標權人有權利耗盡之適用，實有極大之不同。準此，本件既非沈宗倫教授上開文章中所述之「附有商標商品第一次銷售後將商標權讓與他人」之情形，則上訴人執此為有利於己之論據，自不足採。

(六)上訴人又謂：本件情節若認無商標權耗盡之適用，與憲法第15條有違，亦違反法安定性及信賴保護原則云云。然，由對價平衡之觀點而論，上訴人於2016年1 月7 日起向美國「PHILIP B」官網購入系爭產品於我國境內銷售時，系爭商標之國內外商標權人已屬不同人，而被上訴人並非美國PHILIP B公司之商標被授權人、亦非美國PHILIP B公司之商標受讓人，而係自始即為我國之商標權人，因此，對我國商標權人即被上訴人而言，其就系爭商標既享有商標權，且未自該產品取得任何對價，則國外商標權人第一次銷售行為產生之權利耗盡效力實無拘束被上訴人之理。

更何況，商標採屬地主義，相同商標圖樣於國內外本得有不同商標權人，且商標法第30條第1 項第11款、第12款但書既明文規定得國外商標權人同意時得註冊與國外相同之商標，益證相同商標圖樣於國內外由不同商標權人取得註冊時，應各自受該國商標法之保護，則依商標屬地主義原則，當國內商標權人取得商標註冊後，縱使國外相同商標商品欲進入國內市場，亦須得到國內商標權人同意，始得為之，遑論國外商標權人於國外第一次銷售所生之商標權耗盡效力會有拘束國內商標權人可言。

因此，商標法第36條第2 項商標權耗盡原則，其適用對象本為附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形，而本件上訴人購入系爭產品進而於我國銷售時，系爭商標之國內外商標權人即已屬不同人，上訴人對此知之甚詳，上訴人所購入之系爭產品，對美國PHILIP B公司固可主張權利耗盡，然不得對被上訴人主張。易言之，系爭產品對於被上訴人而言自始即無商標權耗盡可言，上訴人於進口系爭產品時既明知系爭商標於我國之商標權人為被上訴人而非美國PHILIP B公司，則系爭產品自不得對被上訴人主張權利耗盡，而不得在國內販售。準此，自無上訴人所稱違反憲法第15條保障人民財產權之規定、違反法安定性及信賴保護原則可言，上訴人上開所辯，亦不足取。

(七)被上訴人自96年起即在我國投入金錢與資源行銷使用系爭商標商品，並於各大百貨公司設置專櫃，亦提供消費者附加服務，業經本院104 年度民暫字第10號裁定認定屬實，並據被上訴人提出104 年週年慶活動照片影本附卷可參，而按商標之主要功能在於表彰商品及服務之來源而具行銷用途，上訴人未經被上訴人同意使用系爭商標販售其非自被上訴人處販入之系爭商標商品，實已侵奪被上訴人為行銷系爭商標商品所投資之行銷成本、所建立市場知名度及市場占有率，上訴人所為難認符合我國商標法第1 條所揭櫫之「保障商標權及消費者利益」暨「維護市場公平競爭」等立法目的，是上訴人未經被上訴人同意自國外輸入至國內販售使用系爭商標產品，並使用系爭商標行銷，難謂適法，被上訴人自得對上訴人主張商標權。

七、綜上所述，上訴人就系爭產品不得對被上訴人主張權利耗盡，被上訴人既為系爭商標之商標權人，自得行使其商標權，是上訴人請求確認被上訴人於2014年3 月1 日向智慧局申請核准取得系爭商標，對上訴人自2016年1 月7 日後向「PHILIP B」官網訂購之「PHILIP B」真品平行輸入之系爭商品，不得向上訴人主張商標權並不得以商標權人禁止上訴人於各大通路販售，並無理由。原審為上訴人敗訴之判決，並無違誤，上訴意旨指摘原審判決不當，求為廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 熊誦梅

法 官 蔡如琪