(著作權 美術著作 line貼圖 不實質近似)波奇貓 v. 妙可貓：被告的妙可貓與告訴人的波奇貓，不構成實質近似。

#貓咪大戰 #著作權 #Line貼圖
#波奇貓 #妙可貓 #白爛貓

先前一陣子的貓咪大戰。

妙可貓告白爛貓，說白爛貓抄襲。
結果波奇貓跳出來，說妙可貓抄襲。

👉一團混戰之後，
檢察署認為 #白爛貓沒有抄襲。

👉妙可貓雖然被檢察署起訴，
但是一審和二審法院都判決 #妙可貓沒有抄襲。

案件已經到了尾聲，幾乎可以說 #大家都沒有告成。

BUT：

❤感謝貓咪們為我們著作權法美術著作如何認定抄襲所做的卓越貢獻。
❤感謝法官們認真寫出判決讓我們拜讀研究。雖然法院的判決是公文書沒有著作權，但卻是法官們的智慧結晶啊！（這也是一個創作人卻沒有著作權的例子～）

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本案法律部分的重點是：

「接觸」怎麼認定？
「實質近似」怎麼認定？（本案熱區）

#比對前須排除公共元素 是法院穩定見解。

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實質近似的比對請看我在新北地院判決那一篇做的表格。

臺灣新北地方法院 107 年智訴字第 4 號刑事判決(2019.7.18)
https://ipcase.blogspot.com/2019/07/line-v.html

智慧財產法院108年度刑智上訴字第41號刑事判決（2019.11.14）
https://ipcase.blogspot.com/2019/11/v_24.html

#恒達法律事務所
#智慧財產權律師
#著作權律師
#林佳瑩律師

智慧財產法院108年度刑智上訴字第41號刑事判決（2019.11.14）

七、經查：
(一)「愛蜜莉與波奇圖文插畫」為告訴人受著作權法保護之美術著作：
1.「愛蜜莉與波奇圖文插畫」係告訴人根據其飼養之真貓「波奇」，於101 年開始陸續以自己想像、「波奇」之特徵、飼養時發生之趣事，進行擬人化插畫創作，於101 至102 年間修改畫法，103 年後則採相同畫風、固定角色形象，並於附表二所示時間陸續發表在臉書愛蜜莉粉絲團、愛蜜莉出版書、便條紙等情，業據證人林奕君於原審證述明確，並有告訴人提出之創作手稿影本、101 年6月雅虎奇摩首頁截圖及101 年3 月無名小站管理者之回應、103 年12月碩士論文「療癒系寵物插畫創作研究」節錄資料、「愛蜜莉與波奇圖文插畫」與「宅貓妙可」插畫對比圖、「波奇」及「妙可」真貓與插畫對比圖各1 份為證。又「愛蜜莉與波奇圖文插畫」就貓之造型、表情、動作、道具、場景加以設計構圖作生動變化，產生一定視覺美感，係透過創作者智慧、靈感之精神作用作具體化表現，堪認為告訴人創作之美術著作。

2.觀諸「愛蜜莉與波奇圖文插畫」中有使用圓臉、尖耳、蛋蛋嘴（即所謂深W 、兩個圓弧型球狀併列之嘴型）、白底黃斑且黃色斑紋由頭頂向臉頰二側方向分布、腮紅、眼睛中有十字閃光或亮點來表現愉快或期盼、以瞠目結舌或前掌舉起表現驚嚇、搭配愛心道具表現喜愛、前掌併攏趴臥姿勢等表現手法；另有使用道具包括皇冠、酒杯、茶杯、愛心等繪圖。考量

( 1)貓為現實自然界存在之動物，本來即常見為圓臉、尖耳、白底黃斑且黃色斑紋由頭頂向臉頰二側方向分布等外觀，或有前掌併攏趴臥姿勢，不應賦予先描述自然界常見型態的創作者壟斷並排除他人描述同樣型態的權利，是主張受著作權保護範圍，不能只是呈現該自然界常見型態部分。

(2)又依被告及辯護人所提日本插畫家卡娜赫拉、、阿貓、賴賴& 織織、moff .me、misuke、高田、ALICE 等人之「擬人化動物插畫」作品、貼圖，亦可見上開基本表現手法包括圓臉、尖耳、蛋蛋嘴、白底黃斑且黃色斑紋由頭頂向臉頰二側方向分布、腮紅、眼睛中有十字閃光或亮點來表現愉快或期盼、以瞠目結舌或前掌舉起表現驚嚇、搭配愛心道具表現喜愛，確為以貓為創作題材之擬人化動物插畫領域所普遍存在、廣為流傳。

( 3)另依鑑定人王怡蘋出具之鑑定報告謂：「著作權法第10條之1 規定：『依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。』因此，當特定思想僅有一種或極少數幾種表達方式時，即使表達與概念合一，不可分離，著作權法對此種表達應不予保護，即所謂『思想與表達合併原則』。…二者多有雷同之動作表情，則需考量『思想與表達合併原則』，就相同動作表情而言，或難有不同表現之創意空間。例如眼睛中畫星星表現愉快或期盼，或如以側身、瞠目結舌表現驚嚇等，均為插畫、漫畫中常見之表現手法」，且鑑定人王怡蘋於審理中復為與其前開鑑定報告一致之證述 ；鑑定人即私立東吳大學法律系助理教授章忠信出具之鑑定報告謂：「於漫畫創作上，貓之頭部多以圓形呈現，以求其筆畫簡單及視覺上不受形狀線條變異之干擾，自有創作上之共通考量與原則，此由過去葫蘆猴將獼猴之尖嘴猴腮以圓臉呈現、凱蒂貓亦以圓臉呈現，此有實際圖案得以證如附件一、二，可知其確有視覺上圓臉之共同思考，非謂此圓臉貓之創作觀念或表達，得由第一位完成創作之人所獨佔。…本案妙可貓與波奇貓均係以貓為描繪對象，關於耳朵之呈現，只能在圓耳與尖耳之間做選擇，無有其他之可能；關於鼻子之呈現，貓類漫畫亦多以圓形蛋蛋之線條為之，難有其他不同之表達。凡此，可由坊間各種漫畫貓圖獲得印證，詳如附件三之各種貓圖之耳朵及鼻子之呈現」，且鑑定人章忠信於審理中復為與其前開鑑定報告相符之證述。

( 4)另該等道具於客觀上有各既存之基本特徵元素，倘跳脫該基本特徵元素，即與通念之皇冠、酒杯、茶杯、愛心難以勾稽，是其能表達的構想亦非常有限。故認上開基本表現手法及道具特徵元素，不該為首先創作者或告訴人所獨占，但就上開基本表現手法、特徵元素以外，因「愛蜜莉與波奇圖文插畫」尚有細部之造型、臉部線條、耳朵角度間距、顏色及比例設計、視覺角度、場景配置、意境呈現等變化，可突顯獨特個性，故就該超過基本表現手法、特徵元素的創作部分，仍有思想精神作用的表達，依著作權法所採取低度創意原則，認仍具原創性應受著作權法所保護。

3.辯護人雖於原審稱將「愛蜜莉與波奇圖文插畫」與日本插畫家卡娜赫拉、卵山玉子、mojiji、、ㄧ等人之插畫套用相同底色後混合併列，則兩者毫無差異、無從分辨，且「愛蜜莉與波奇圖文插畫」中多種基本表現手法，為擬人化動物插畫領域所普遍存在、廣為流傳，是「愛蜜莉與波奇圖文插畫」不具原創性。然觀諸「愛蜜莉與波奇圖文插畫」與日本插畫家卡那赫拉、卵山玉子、mojiji、、ㄧ等人之插畫，在顏色、線條設計等細節上仍有不同、整體呈現之觀念與感覺實有差異，證人林奕君於審理中亦證稱其沒有看過該等日本插畫家之創作並無抄襲，且可在上開插畫套用相同底色混合併列下清楚指出自己之創作，故難認告訴人之「愛蜜莉與波奇圖文插畫」為模仿、抄襲剽竊他人作品而來。另「愛蜜莉與波奇圖文插畫」固有使用擬人化動物插畫領域之多種基本表現手法，但尚有細部之變化可突顯獨特個性，就超過基本表現手法的創作部分，仍具原創性應受著作權法所保護，亦已如前述。是辯護人稱「愛蜜莉與波奇圖文插畫」完全不具原創性不受著作權法保護，並非可採。

(二)不能證明被告抄襲侵害告訴人「愛蜜莉與波奇圖文插畫」美術著作財產權：
1.按法院於認定有無侵害著作權之事實時，應審酌一切相關情狀，就認定著作權侵害的兩個要件，即所謂「接觸」及「實質相似」為審慎調查，其中「實質相似」不僅指量之相似，亦兼指質之相似。在判斷圖形、攝影、美術、視聽等具有藝術性或美感性之著作是否涉及抄襲時，如使用與文字著作相同之分析解構方法為細節比對，往往有其困難度或可能失其公平，因此在為質之考量時，應特加注意著作間之「整體觀念與感覺」（最高法院97年度台上字第6499號、94年度台上字第6398號等刑事判決意旨參照）。所稱「整體觀念與感覺」，即不應對二著作以割裂之方式，抽離解構各細節詳予比對，二著作間是否近似，應以一般理性閱聽大眾之反應或印象為判定基準。次按著作權法雖未對抄襲加以定義，但著作權法保護之著作祇須具有原創性，即著作人之獨立創作，非抄襲自他人之著作即可，是一著作雖與他人之前之著作雷同，但如非抄襲前一著作，而係自己獨立創作者，仍具有原創性，而受著作權法之保護，故主張他人之著作抄襲自己之著作，而構成著作權侵害者，應先證明他人之著作有直接或間接抄襲自己著作，且二者間有其關聯性。即主張權利者應證明他人曾接觸其著作，且其所主張抄襲部分，與主張權利者之著作構成實質相似。所謂接觸，指依社會通常情況，可認為他人有合理機會或可能見聞自己之著作而言。所謂實質相似，則由法院就爭執部分著作之質或量加以觀察，為價值判斷，認為二者相似程度頗高或屬著作之主要部分者，始足當之（最高法院99年度台上字第2314號民事判決意旨參照）。

2.附表二所示「愛蜜莉與波奇圖文插畫」、「宅貓妙可」各個插畫具體創作完成時間不明，但依證人林奕君如前所證「愛蜜莉與波奇圖文插畫」係其於101 年開始陸續創作，並於附表二所示時間陸續發表，而被告則供稱其於103 年開設粉絲團宅貓妙可小角落、開始創作LINE貼圖草稿，當時角色還沒定型、長相不是很穩定，104 年才開始確定妙可五官等語，且對於附表二所示時間陸續發表「宅貓妙可」乙情並無爭執，堪認如附表二所示「愛蜜莉與波奇圖文插畫」公開發表時間應早於「宅貓妙可」。另依告訴人所提被告與告訴人共同加入之臉書社團「貓咪也瘋狂CrazyCat club 」、「天下貓貓一樣貓」及「Fandora Club」、告訴人個人臉書首頁「波奇好好吃」、網友在「天下貓貓一樣貓」臉書專頁分享告訴人之創作、網友在「貓咪也瘋狂」臉書專頁分享「波奇好好吃」之照片、告訴人於PTT 論壇喵板發文節錄、被告為喵板版友之發文頁面節錄、告訴人創作之新屋收容所貓舍105 年6 月份年曆、被告發表取得前開年曆之貼文資料各1 份，亦足認被告有合理接觸「愛蜜莉與波奇圖文插畫」之可能。

3.惟關於「愛蜜莉與波奇圖文插畫」與「宅貓妙可」兩者是否實質近似乙節，排除上開基本表現手法與特徵元素即不受著作權法保護部分後，比較兩者可見在臉部線條、耳朵角度及間距部分固屬雷同，但兩者在( 1)毛色方面：「愛蜜莉與波奇圖文插畫」多為較淡柔和之橘色、「宅貓妙可」則為較深鮮明之橘色，且在額頭、兩頰處有明顯虎斑；( 2)嘴鼻方面：「愛蜜莉與波奇圖文插畫」多為白色、「宅貓妙可」則為橘色搭配紅色，而兩者雖均常採用蛋蛋嘴之表現手法，但「愛蜜莉與波奇圖文插畫」多為兩顆橢圓形併列朝兩側下垂、「宅貓妙可」則為兩顆圓形平行併列；( 3)腮紅方面：「愛蜜莉與波奇圖文插畫」多為無腮紅或僅有小範圍淺粉紅色腮紅，「宅貓妙可」則大多均有明顯圓形粉紅色腮紅；( 4)角色個性方面：「愛蜜莉與波奇圖文插畫」給人柔和、溫馴、溫暖印象，「宅貓妙可」則給人為傲嬌、有個性狡黠、俏皮印象。除此之外，就告訴人提出之「愛蜜莉與波奇圖文插畫」與「宅貓妙可」插畫對比圖，經詳細比對結果皆有諸多差異，詳如附表二備註說明欄所示。

又考量貓為現實存在之動物有常見之姿勢或高貴等形象，且貼圖創作目的為日常生活使用，故各款貼圖中貓之動作、呈現意境本常有雷同，而貼圖創作受限於對話框既定範圍大小、貼圖中貓臉往往佔最大比例，為觀看者首先注意，應為其主要特徵，在判斷實質近似上尤為重要。

本件「愛蜜莉與波奇圖文插畫」、「宅貓妙可」兩者在貓臉部分因有前述包括毛色、虎斑、嘴鼻顏色與形狀、腮紅顏色與比例等差異、呈現之角色個性亦有殊異，給人整體觀念與感覺並不相同，難認已構成實質近似。且鑑定人章忠信於原審亦證稱：我認為兩者沒有實質近似，因為我覺得只要是畫貼圖的貓，大家比較一定會呈現的那個部分要去抽離掉，然後看這兩隻貓有沒有什麼特色包括耳朵、鼻子、臉這裡面有什麼是兩方創作人所特別想要去呈現，我發現被告貓的圖尤其在頭上的部分有非常特別的特色，跟告訴人所提的貓圖是不太一樣的。妙可貓比較刁鑽、波奇貓比較高貴的個性，還有毛色、口鼻、耳朵、腮紅等細節的差異也會影響到兩者是否近似的整體判斷等語，亦同認從兩者主要特徵即貓臉部分整體觀察判斷，並不構成實質近似。

4.告訴人林奕君雖於偵查中指稱依照被告所提「宅貓妙可」創作稿件及時序文件（臺北地檢他卷第55-97 頁），可見104年4 月28日之前妙可貓與現在的完全不一樣，之後與其波奇貓嘴巴部分非常相似，從妙可貓進化史來看，自藝術創作的角度來說不可能短時間快速變化這麼多種風格云云，並提出多位網友在其與被告臉書頁面表示無法分辨兩者之留言資料2 份。而鑑定人王怡蘋出具之鑑定報告亦謂：「對於觀看者而言，貓臉為二者之主要特徵，基於臉形輪廓、鼻形、耳朵與臉之比例、腮紅等近似之表現方式，再加上以淡黃色之淡色系表現毛色，使二者均予人溫馨可愛之印象。雖在部分動作表情上，被告所繪製之妙可表情似乎更為誇張，但仍未沖淡二者予人近似之印象。綜上所述，被告與告訴人所繪製之貓咪插圖間具有實質近似。」、「於2015年4 、5 月間，被告之貓咪妙可的口鼻自曲線轉變成近乎封閉之深W 型，由於W 底端屬於二球圓型。在量的比對上，被告的貓咪妙可與告訴人的貓咪波奇已極為近似。在質的考量上，二者繪製之貓咪臉部，由於眼睛常因表情而不同，因此口鼻成為予觀者印象之重要部位，而被告之貓咪妙可在口鼻表現方式的改變，使二者在質的方面亦產生極為近似之印象，故此時之轉變已使二者繪製之貓咪產生實質近似。綜上所述，被告繪製之貓咪妙可於成立粉絲專頁時，雖與告訴人之貓咪波奇均為胖圓臉，毛色皆為白底黃斑，臉上的黃色塊狀斑紋皆由頭頂向臉頰二側方向分布，但在黃色色塊的顏色表現與貓咪臉部的線條表現仍有不同。然而隨著被告將黃色色塊由濃黃改為淺黃，耳朵與頭型改以折線表現後，其繪製之貓咪妙可與告訴人的貓咪波奇在臉部輪廓予人印象已越來越相似。最後當被告改變口鼻的表現方式後，二者所繪製之貓咪則產生實質近似。」，此有其出具之鑑定報告2 份可佐。且鑑定人王怡蘋於偵查中就兩者為何構成實質近似亦為相同之證述，並證稱：我看被告早期貓鼻畫法與告訴人不同，但之後畫法變成與告訴人畫法很接近，風格與之前完全不同，還有頭與耳朵比例轉變與告訴人風格一致云云；於原審復證稱：兩隻貓主要都是在畫臉，臉最核心的就是眼睛跟鼻子，兩者除了臉型、比例之外，眼睛、鼻子也非常相像，從個別比對來看會覺得非常相似，整體來看都是用淡黃色的淡彩，給人感覺也非常類似。我認為兩隻貓角色個性蠻像的，白爛貓就完全是另一個角色個性。關於耳朵大小、是否突出等等是非常小的部分，鼻子那兩球要很努力看才會發現不同，當我們在看LINE時，這麼小的細微一般人是否會去注意到，比對之下細微之處確實有不同，但實質近似本來就沒有要求要完全一樣，比方耳朵的尖或鼻球鼻型是不會影響到。在整體兼含個別比對以後的整體性去看，我會覺得這兩者所呈現的型、給人的寓目印象，包括透過表情、動作所傳達的感受我會覺得蠻像的云云。

5.審酌前述鑑定人王怡蘋認定兩者構成實質近似最重要之原因，係認被告「宅貓妙可」就嘴鼻部分一改過往風格改畫成蛋蛋嘴，之後即與告訴人之「愛蜜莉與波奇圖文插畫」高度近似。惟對貓擬人化畫者常將其鼻嘴以形狀會意之圓圈畫法表示，及將耳朵畫成尖耳，此從辯護人提出之上揭日本插畫家卡娜赫拉、卵山玉子、mojiji、、ㄧ等人之插畫，及檢察官於本院審理時提出之從網路下載之眾多插畫圖案等中，不少以圓圈畫法（即所謂蛋蛋嘴）表示貓之鼻嘴，及將貓耳畫成尖耳者，即足以證明。因各畫家依同樣之操作畫法，故所畫成之形狀或形態皆屬近似，而有思想與表達合併之情形，應屬著作權法第10條之1 規定之思想或操作方法，不該為作畫者個人所壟斷獨占，自不受著作權法保護。鑑定人王怡蘋鑑定過程及上揭證言似未考量到蛋蛋嘴及尖耳此基本表現手法為擬人化動物插畫領域所普遍存在、廣為流傳，乃為思想或操作方法，不該為告訴人所壟斷獨占，而不受著作權法保護，在認定實質近似時應將此種基本表現手法排除，且兩者雖均採用蛋蛋嘴基本表現手法，但在色彩設計上「愛蜜莉與波奇圖文插畫」是採用白色、「宅貓妙可」則是採用橘色搭配紅色，線條形狀設計上「愛蜜莉與波奇圖文插畫」多為兩顆橢圓形併列朝兩側下垂、「宅貓妙可」則為兩顆圓形平行併列，兩者在顏色、線條形狀、角度仍有差異。且兩者除了嘴鼻外，在貓臉其他部分尚有如前述之諸多差異難以忽略，是難逕以鑑定人王怡蘋之鑑定意見認定兩者構成實質近似。

6.另被告及辯護人亦提出貓咪插畫家「小咖飛」等人在臉書上表示兩者其實各有特色、認真即可分辨出來等留言資料1 份，亦可見「愛蜜莉與波奇圖文插畫」、「宅貓妙可」兩者是否近似，確實存在不同看法，依卷內事證尚難認定一般理性大眾在觀看兩者後均會認為有高度近似之印象。此外，創作過程中調整、改變畫法本屬常見，尤其是蛋蛋嘴此種基本表現手法已廣為流傳並非極為特殊，被告縱於短時間內改用此種畫法也難認有何異常，況被告已提出多達上百頁之創作手稿，其中可見關於臉部輪廓、耳朵線條、嘴鼻型、眼型等均多有變化，是被告及辯護人主張被告係經過反覆嘗試組合各種畫法才創作出目前的「宅貓妙可」並非無稽。再觀諸「波奇」及「妙可」真貓與插畫對比圖1 份，亦可見被告「宅貓妙可」採用蛋蛋嘴後以橘色搭配紅色，外觀可謂是更接近其飼養之真貓「妙可」，故難憑被告改變嘴鼻畫法即認定為抄襲告訴人創作所致。

7.至檢察官雖以耳朵部分也可以選擇以折耳方式表現，並非只有圓耳或尖耳兩種可選擇，而主張鑑定人章忠信就本件兩者均為尖耳部分未納入比較，鑑定有所謬誤。然尖耳此種基本表現手法不在著作權法保護範圍，業如前述，在判斷實質近似時自應予排除，又本件「愛蜜莉與波奇圖文插畫」與「宅貓妙可」在耳朵尖銳角度及間距部分雖有雷同，但兩者既然還有如上所述諸多差異，亦難認已構成實質近似。

八、綜上所述，被告及辯護人辯稱「宅貓妙可」與「愛蜜莉與波奇圖文插畫」兩者並不構成實質近似、並無抄襲情事，應屬可信，公訴意旨認定被告涉有上開犯行所憑之證據，並未達通常一般人均不致有所懷疑，而得以確信其為真實之程度，自難以公訴意旨所指罪名相繩。揆諸前揭法條及判例要旨，既不能證明被告犯罪，自應為無罪之諭知。原審為被告無罪之判決，核無違誤。上訴意旨指摘原判決違法不當，求予撤銷改判，核無理由，應予駁回。

智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 林洲富
法 官 陳忠行

娛樂法(不公平競爭 表徵 活動名稱) (TAE)台灣成人博覽會 v. TAE台灣成人博覽會：「台灣成人博覽會」只是活動名稱，並非「表徵」，不受公平交易法保護。被告使用類似名稱，並無不公平競爭行為。

#(TAE)台灣成人博覽會 v. #TAE台灣成人博覽會
#不公平競爭

來看看智慧財產法院民公訴字第2號民事判決（2019.10.15），
這個案子很有趣。

案情是：

原告公司在100至104年間舉辦「台灣成人博覽會」，於105年舉辦「TAE台灣成人博覽會」，於臉書成立「TAE-台灣成人博覽會 Adult Expo」粉絲團。

被告曾代理香港公司參與原告105年的「TAE台灣成人博覽會」。而被告於106年舉辦「2017 TAE台灣成人博覽會」，於臉書成立「TAE 台灣成人博覽會」粉絲團，並使用其於105年參與原告「TEA台灣成人博覽會」所拍攝的影片宣傳其「2017 TAE台灣成人博覽會」。

爭點是：
被告有沒有違反商業倫理的不公平競爭行為？

一審法院判決認為：
被告沒有不公平競爭行為。

最相關的條文是公平交易法第21條規定：
「事業不得在商品或廣告上，
或以其他使公眾得知之方法，
對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，
為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。」

法院在本案中，
一直在判斷「台灣成人博覽會」到底算不算是「表示或表徵」？

法院認為：
「原告從100年至105年所舉辦各次之成人博覽會並未沿用固定之名稱，且各年度活動名稱只是傳達所辦理的是『成人產業與娛樂』的活動內容，並未從該等活動名稱顯示出傳達原告的商業價值或訊息。其中『TAE』是『TAIWAN ADULT EXPO』之英文縮寫，『TAE台灣成人博覽會』是中英文同義複詞，因此原告雖使用『成人博覽會』『台灣成人博覽會』『TAE台灣成人博覽會』等名稱作為活動之名稱，然該等名稱僅是表達活動內容，實未表達或傳播具商業價值之訊息或觀念，難認原告所使用之前開活動名稱是屬於『表示』或『表徵』。」

本件雖然有實際混淆誤認案例：

但是法院認為：

「消費者稱看到名稱都一樣，乃因『成人博覽會』『台灣成人博覽會』『TAE台灣成人博覽會』該類活動名稱近似，而該等活動名稱均無排他權，此與『世界花卉博覽會（俗稱花博）』每年在台灣各地舉辦，該博覽會之活動名稱非得作為主辦或提供服務之廠家之『表示或表徵』...」

不公平競爭訴訟不是容易的訴訟，
因為法條要件抽象，
具體個案事實又不一樣，
所以讓我們繼續期待二審判決～

#恒達法律事務所
#智慧財產權
#不公平競爭訴訟贏的策略
#林佳瑩律師

(著作權 歸屬 轉讓 授權) 蝦毀，為什麼「創作人」不等於「權利人」？

#創作人不等於權利人 #著作權
#珠寶設計的智慧財產權保護

前幾天在珠寶設計師協會演講，
跟設計師們說明了「雖然是自己創作的作品，但是不代表自己擁有權利。」的這個概念。

✅例如，以員工身份為公司創作的珠寶作品，著作財產權都是屬於公司，如果公司有跟員工簽約，連著作人格權都是公司的。

我們舉了鼎泰豐的例子。
臺灣臺北地方法院107年度智易字第33號刑事判決(2019.02.26)　https://ipcase.blogspot.com/2019/04/v.html

✅如果是出資委託的關係，而且業主有約定著作權屬於業主的話，設計師本身雖然是創作者，但是沒有任何權利。

此外，著作權也會發生讓與或授權。

✅在「讓與」（永久移轉權利）的情況下，著作權也會發生永久的移轉。

✅在「#專屬授權」（#一段時間內移轉權利_期間經過後回歸授權人）的情況下，著作權在一定期間內也會發生移轉。

在創作人不等於權利人的狀況下，
設計師不能因為是自己的作品就擅自使用，
因為這樣會構成侵害著作權（請看鼎泰豐的案例）。

大概有以下四種情形要注意：

1.設計師是員工
2.設計師與業主有簽約
3.設計師把著作權讓與出去
4.設計師把著作權專屬授權出去

我發現大家對於這個概念都還蠻清楚的，
著實讓我思考著作權律師存在的意義是什麼XD

#恒達法律事務所
#智慧財產權
#著作權律師
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(商標 公司名稱 最高法院)「富蘭克林」著名註冊商標 v.富蘭德林證券、投資公司：被告以「高度近似」原告的著名註冊商標作為公司名稱，依據商標法的意旨，構成視為親還商標權，應予更名。

最高法院107年度台上字第1969號民事裁定（2019.10.2） 
上 訴 人 富蘭德林證券股份有限公司
            富蘭德林投資有限公司

被 上訴 人 美國商富蘭克林坦伯頓承銷公司（FRANKLIN/
TEMPLETON DISTRIBUTORS,INC.） 

主 文
上訴駁回。
...
本件上訴人對於原判決提起上訴，雖以該判決違背法令為由，惟核其上訴理由狀所載內容，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，所論斷：如原判決附圖（下稱附圖）1 所示「富蘭克林」商標（下稱系爭商標），雖直接源於外文姓氏Franklin之中文音譯，惟經被上訴人長期使用、廣告與行銷，已具後天識別性，並於民國89年11月1 日註冊在案。該商標於上訴人設立時已屬著名商標，而被上訴人所屬之富蘭克林坦伯頓集團亦為著名事業，此為上訴人所明知，卻仍於92年間註冊如附圖2-1、2-2所示「富蘭德林」商標（下稱富蘭德林商標）。富蘭德林商標與系爭商標，自外觀、讀音、觀念，由消費者施以普通注意，將判斷兩者高度近似，堪認上訴人申請註冊富蘭德林商標並非基於善意，係出於攀附「富蘭克林」而使用者。被上訴人使用系爭商標有多角化經營情形，系爭商標保護範圍應擴張至投資顧問、理財等相關服務。上訴人富蘭德林證券股份有限公司與系爭商標之服務間存有高度類似關係，上訴人實際經營之業務，與系爭商標所表彰者同屬金融服務業，其違法使用富蘭德林商標已有減損系爭商標識別性及信譽之虞。上訴人註冊富蘭德林商標既屬惡意，依商標法第58條第2 項規定，被上訴人據以申請評定即無5 年救濟期間之限制，且系爭商標有使用事實當無廢止原因。是上訴人已構成商標法第70條第1 款所定之視為侵害商標權。再者，上訴人以「富蘭德林」作為公司設立登記之名稱，雖「富蘭德林」與「富蘭克林」兩者並非完全相同，但兩者均非中文既有詞彙，不僅文字外觀上高度近似，讀音亦難區辨，經驗上予人整體來自同一翻譯文字之印象。依商標法第70條第2 款規範擬制侵害商標權之意旨，應認上訴人已構成該款所定使用他人著名商標中之文字作為自己公司名稱之要件。上訴人公司經營事業範圍與系爭商標提供服務領域具有重疊或類似性，有致消費者混淆誤認之虞，且上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱，有減損系爭商標識別性或信譽之虞。又被上訴人係正當行使系爭商標之權利並無權利濫用情形。從而，被上訴人依商標法第70條第1款、第2款及同法第69條第1項、第2項規定，請求上訴人排除、防止侵害並銷毀侵害物品，為有理由，應予准許。另兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，與判決結果不生影響，無逐一論述必要等情，指摘為不當，並就原審已論斷或其他與判決結果無礙事項，泛言未論斷、論斷不完備或矛盾、違反證據、論理及經驗法則，而未表明依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，難認其已合法表明上訴理由。


依首揭說明，應認其上訴為不合法。

最高法院民事第五庭
審判長法官 沈 方 維
法官 魏 大 喨
法官 鍾 任 賜
法官 張 競 文
法官 陳 靜 芬

(商標 加盟 競業禁止條款 最高法院) cama v. 加盟商：被告加盟cama，卻在加盟期間另行開設UNO咖啡並開放加盟，違反加盟合約，應賠償違約金。

最高法院108年度台上字第1639號民事判決 （2019.10.9）

上 訴 人 咖碼股份有限公司
上 訴 人 姜O鵠 

主 文
原判決關於駁回上訴人咖碼股份有限公司其餘上訴及命上訴人姜O鵠給付，暨各該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。
上訴人姜O鵠其他上訴駁回。

理 由

本件上訴人咖碼股份有限公司（下稱咖碼公司）主張：

伊成立咖啡專賣品牌「cama cafe 」（下稱cama咖啡）並開放加盟，為「cama」字樣商標（商標註冊號數：00000000、00000000）及咖啡豆擬人圖樣（商標註冊號數：00000000、00000000）（以上合稱系爭商標）之商標權人，與對造上訴人姜O鵠簽訂授權使用合約書（下稱系爭合約），約定自民國99年9月8日起授權姜學鵠在台北市○○區○○路0段000號1 樓經營cama「內湖一店」加盟店，期間3 年，期滿除通知不續約外，合約自動延展。詎姜O鵠先後於系爭合約有效期間內之101年9月25日、103年4月間及12月20日，偕其妻林O怡共同經營與伊相同營業模式之「UNO COFFEE」（下稱UNO 咖啡或舞弄咖啡）新湖三店、復北店（現已歇業）及北醫店，北醫店與cama咖啡莊敬松仁加盟店相距僅425.97公尺，違反系爭合約第6條第2、3項約定；UNO咖啡包裝文案與伊之文案相類似，係利用伊之經營管理技術及相關資訊，違反系爭合約第 6條第1項約定，依第6條第7 項約定，姜O鵠應賠償伊新臺幣（下同）500萬元懲罰性違約金。

又姜O鵠開設UNO咖啡後，cama咖啡內湖一店長達1 年未向伊訂購可可粉，卻仍持續販售巧克力類飲品，顯係以非向伊採購之物料製作產品於該店販售，違反系爭合約第5條第3項約定，伊依第8條第3項約定，得請求賠償違約金10萬元。

再者，系爭合約經伊於104年1月16日合法終止後，姜O鵠仍持續使用系爭商標經營cama內湖一店至同年2月5日止，依系爭合約第11條約定，應賠償伊違約金100 萬元等情。求為命姜O鵠給付610 萬元並加付法定遲延利息之判決。

姜O鵠則以：
系爭合約第6條第3項為定型化約款，侵害伊之工作權，顯失公平，依民法第247條之1規定為無效。又伊未投資或參與經營UNO 咖啡，該店採「簡餐店」營業模式，亦與cama咖啡「專營外帶咖啡店」不同；且UNO 咖啡之包裝文案，與咖碼公司之經營管理技術及相關資訊無涉，伊並未違反系爭合約第6條第1、2、3項約定。

又伊未向咖碼公司以外之其他來源訂購原物料（下稱跑料），無違反系爭合約第5條第3項約定之情事。咖碼公司終止系爭合約不合法，該合約直至104年2月6 日始經伊發函終止，此前伊於cama內湖一店之營業行為，未違反系爭合約第11條之約定。況系爭合約約定違約金額過高，應予酌減等語，資為抗辯。...

原審以：
姜O鵠原與任咖碼公司負責人之許O珠簽訂系爭合約，約定許O珠授權姜O鵠以台北市○○區○○路0段000號1 樓店面加盟經營cama咖啡內湖一店，有效期間自99年9月8日起至102年9月7 日止，姜O鵠依約繳納授權保證金10萬元；嗣咖碼公司與姜O鵠於100年9月8 日簽署批註及增補條款，由該公司承擔許O珠就系爭合約之權利義務；系爭合約自102年9月8 日自動延展存續；咖碼公司已註冊取得系爭商標權等情，有系爭合約等件附卷可稽，且為兩造所不爭。

查姜O鵠前於98年10月27日與許O珠簽訂cama咖啡復北店授權使用合約書，約定內容與系爭合約並非完全相同，部分條款以手寫刪改，姜學鵠於1 年後再簽訂系爭合約，當已充分評估加盟cama咖啡之利弊得失，除要求調降加盟權利金為5 萬元外，並同意許建珠要求增加競業禁止約定及調高懲罰性違約金，具有相當議約能力，要難認系爭合約為定型化契約。

又系爭合約第6條第2項約定：「本合約有效期間內，乙方（即姜O鵠）不得於甲方（即許O珠，由咖碼公司承受）及其他cama cafe店方圓500公尺內之商圈，自行、合夥、加盟或透由他人以其他直接間接方式開設與甲方cama cafe 加盟事業體有相同或近似性質之競爭同業…」；同條第3 項約定：「本合約有效期間內或合約終止、解除後，乙方均不得使用與甲方cama cafe 加盟事業體相同或類似之營業模式以招攬加盟或自行經營」。姜O鵠因加盟cama咖啡連鎖店體系，接受完整培訓課程，而知悉咖碼公司有關咖啡豆烘焙、研磨、萃取、行銷、經營咖啡店之專門知識及商業上秘密，上開條款就合約有效期間內所約定之競業禁止義務，係為保護咖碼公司營業秘密及商業上利益之合理手段，具有正當性，無顯失公平情形，應屬有效。另cama咖啡並非全採外帶外送經營方式，系爭合約第1條第1項僅係約定姜學鵠參與事業經營之模式，第6條第2、3 項約定競業禁止範圍不以此為限，應包含類似營業模式在內。姜O鵠之妻林O怡於101年9月25日獨資成立舞弄咖啡館，址設台北市○○區○○○路000號，即UNO咖啡新湖三店；嗣UNO咖啡復北店、北醫店先後於103年4 月間、同年12月20日開幕（復北店於103年11月7日停業）。依臉書網頁資料所示，姜O鵠以UNO咖啡老闆身分接受採訪、拍照，並談及其經營UNO咖啡的理念，足見UNO 咖啡係由其與林O怡共同經營。咖碼公司首創完整的「Bean-to-Cup 」流程，即將手工挑豆、現場烘焙、即時研磨、萃取過程，在店內完整呈現，該營業模式足以與市場上其他連鎖咖啡品牌相區隔而具品牌識別度，為系爭合約第6條第3項競業禁止約定所欲保護之營業模式。姜O鵠在系爭合約有效期間內與林O怡共同經營UNO 咖啡，亦以販賣現場烘焙、現磨現煮之咖啡為其主要特色，藉此吸引消費者上門，與cama咖啡營業模式類似，自有違反系爭合約第6條第3項約定；其開放訴外人周O男加盟經營UNO咖啡北醫店，距離cama咖啡莊敬松仁加盟店僅425.97公尺，亦違反同條第2項約定，依同條第7 項約定，應賠償咖碼公司500 萬元懲罰性違約金。

審酌加盟店主在加盟cama咖啡後，須經營相當期間始有獲利；3家UNO咖啡店開設之期間；兩造先前訂立之復北店合約，約定授權權利金為10萬元，違反競業禁止之懲罰性違約金為200萬元，系爭合約之授權權利金雖降為5萬元，惟違反競業禁止之懲罰性違約金大幅提高至500 萬元，尚屬過重等情狀，認上開約定之懲罰性違約金過高，應酌減為150 萬元為適當。

另撰寫介紹各種咖啡豆之文案，本有可能使用類似表達方式，且UNO 咖啡與cama咖啡之包裝文案並非完全相同，咖碼公司執此主張姜學鵠違反系爭合約第6條第1項約定，為不足取。

系爭合約第8條第3項第5 款約定：「乙方如有下列各款之情事者，視為重大違約，甲方得不經催告逕行終止本合約，除本合約另有約定外，並得請求10萬元整之懲罰性違約金，…(五)其他依本合約視為重大違約者。」姜學鵠違反系爭合約第6條第2、3 項約定，依同條第7項約定，視為重大違約，則依第8條第3項第5款約定，咖碼公司得不經催告逕行終止系爭合約。許O珠委請律師於104年1月15日發函姜O鵠，以其違反競業禁止義務為由，終止系爭合約，並限期於15日內移除cama咖啡之商標及相關表徵，經姜O鵠於同年月16日收受。許建珠時任咖碼公司董事長，對外有代表該公司之權利，且姜O鵠知悉系爭合約權利義務已移轉於咖碼公司，咖碼公司其後於同年2月2日再度發函亦承認前函效力，故認系爭合約經咖碼公司於104年1月16日終止。咖碼公司上開104年2月 2日函，載明已以前函終止合約並「再次函告應依前次函文之指示辦理」等語，應認其再次給予姜學鵠15日期限以移除cama咖啡相關營業表徵，姜O鵠於翌日收受該函後，依限於同月5日拆除cama 咖啡招牌並停止營業，未違系爭合約第11條之約定，咖碼公司據以請求賠償違約金100 萬元，尚屬無據。 ...

關於廢棄發回部分（即咖碼公司請求姜學鵠給付610 萬元本息部分）：
按當事人約定之違約金過高者，法院固非不得依民法第252 條規定，以職權減至相當之數額，惟是否相當，仍須依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形以為酌定標準，而債務已為一部履行者，亦得比照債權人所受利益減少其數額。原審已認定姜O鵠違反系爭合約第6條第2、3 項之競業禁止約定，應依同條第7 項約定給付懲罰性違約金等情屬實，惟其全未斟酌咖碼公司因姜學鵠違約所受損害之情形，僅泛以：加盟店主在加盟cama咖啡後，須經營相當期間始有獲利；3家UNO咖啡店開設期間之長短；比較系爭合約與兩造間復北店合約之授權權利金及懲罰性違約金額，遽謂系爭合約第6條第7項約定違約金額過高，予以酌減為150 萬元，自有判決不備理由之違法。

其次，咖碼公司主張姜O鵠跑料而違反系爭合約第5條第3項約定等情，除舉證人郭O酉外，並提出103年1、2、12月及104年1、2月之叫貨明細表為證，原審就該證物未說明其取捨意見，遽為咖碼公司此部分不利之判斷，亦嫌疏略。

末查系爭合約第11條約定：「本合約終止後，除雙方另有協議者外，乙方立即停止以甲方依第1條與第2條所授權使用之一切標誌物件繼續營業，並於10日內將有標示甲方標誌之店招、廣告文宣、陳列型式等一切代表甲方的標示除去，倘若有違，乙方願無條件賠償甲方100 萬元整以為違約金…」。原判決已認定系爭合約經咖碼公司於104年1月16日合法終止，觀諸其終止函內載明：「…即日起台端即不得再使用相同或近似於cama現烘咖啡專門店之商標、企業識別系統、其他表營業表徵有關之著作物、圖案、標示、標籤等…」，則依上開約定，姜學鵠應立即停止以咖碼公司授權使用之標誌物件繼續營業。

揆諸咖碼公司嗣於同年2月2日函文所載，僅表示「再次函告台端依上開指示（即上開終止函）辦理」，似未就停止以授權標誌繼續營業一事，有何再予寬限期之表示。而姜O鵠至104年2月5 日始停止以cama標誌繼續營業，為原審認定之事實。果爾，得否認姜O鵠未違反系爭合約第11條之約定，即非無再酌之餘地。兩造上訴論旨，各自指摘原判決上開於己不利部分違背法令，求予廢棄，非無理由。

最高法院民事第二庭
審判長法官 陳 重 瑜
法官 陳 駿 璧
法官 陳 麗 玲
法官 彭 昭 芬
法官 梁 玉 芬 

(商標 公司名稱 視為侵害商標權 不真正溯及既往 最高法院) 日盛證券公司「日盛」商標 v. 日盛證券投資信託公司（85~）：商標法第70條規定雖然可以溯及既往適用，但本案原告有同意被告使用商標，被告無庸更名。

#日盛證券 v. #日盛證券投資信託
#商標 #公司名稱

「日盛證券股份有限公司」可以用「日盛」商標要求85年就已經設立的「日盛證券投資信託公司」改名嗎？

答案是：不行。
理由是：因為被告是經過原告「同意」使用。（這是日盛商標系列案件特有的狀況）

而最高法院講的另外一個理由，才是本案的重點。就是：
如果本案沒有原告同意的特殊狀況的話，其實原告本來應該可以要求改名。

我們可以看出 #法院加強保護著名註冊商標力道 的趨勢：
#新修正的法律可以適用於舊時代的行為（法律上號稱不真正溯及既往）。

最高法院重申【台糖 v.台糖營造公司】的立場：
最高法院106年度台上字第2088號民事判決(2017.03.15)
https://ipcase.blogspot.com/2018/08/v-87825-92.html

來看看本案【日盛 v.日盛證券投資信託】
最高法院107年台上字第2052號民事判決（2019.10.16）
https://ipcase.blogspot.com/2019/11/v_22.html

「按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。現行商標法第70條第2 款定有明文。上開擬制侵害商標權之規定，#雖係商標法於92年修正時始增設（92年商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款），然倘 #於修法前為設立登記之公司，於設立時即有上開視為侵害商標權之情事，且於法律修正施行後，繼續使用該名稱，自 #仍有該規定之適用，商標權人非不得依現行商標法之規定，請求排除侵害。」

_____________________________________________

但其實原審智慧財產法院的判決理由寫得更得我心。

沒有什麼真正不真正，
最高法院的立場本質上就是 #溯及既往，
一個 #就地不合法 的概念。

智慧財產法院104年民商上字第 14 號民事判決（2016.10.13）：

「由立法之沿革，被上訴人設立登記時，82年商標法既對以他人註冊商標作為公司名稱之特取部分之侵權行為態樣之要件規定不明，#使人無所適從，嗣 #法律迭經修正，逐漸確定「視為」侵害商標權之構成要件，自 #難遽認被上訴人設立登記時係違反82年商標法。縱嗣後商標法相關規範有所修正，若無溯及適用之特別規定，基於「#法律不溯及既往」及「#實體法從舊」原則，#上訴人自不得依嗣後修正施行之商標法規定請求被上訴人排除侵害。...如上訴人主張得援引現行商標法第70條第2 款之規定排除侵害云云，則使企業經營者於登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴修正，或上訴人起訴請求之時點差異而將異其結果，#實非事理之平。」

#恒達法律事務所
#商標律師
#林佳瑩律師

最高法院 107 年台上字第 2052 號民事判決（2019.10.16）

上 訴 人 日盛證券股份有限公司
被 上訴 人 日盛證券投資信託股份有限公司

主 文
上訴駁回。

理 由

本件上訴人主張：
伊分別於民國77年5月16日、78年7月1 日註冊取得如原判決附圖1所示第29775號商標（下稱系爭商標一）、附圖2所示第36936號商標（下稱系爭商標二，並與系爭商標一合稱系爭商標，原均為服務標章），長年廣泛使用，為業界及消費者普遍認知，具高度之識別性，為著名商標，其中系爭商標二圖樣中之文字即為「日盛」二字。詎被上訴人於85年12月26日為公司設立登記時，未經伊同意，竟以「日盛」二字作為其公司名稱之特取部分，其經營證券投資信託業、證券投資顧問業務，與伊所經營之證券、期貨、信託業務及系爭商標指定使用之股票買賣業務之服務，同屬金融、投資、證券業務，乃同一商品或類似商品之業務，易造成消費者混淆誤認被上訴人與伊或伊之母公司日盛金融控股股份有限公司（下稱日盛金控公司）間具一定之關係，被上訴人迄今仍繼續使用「日盛」為其公司名稱，減損系爭商標之識別性，依現行商標法第70條第2 款規定，視為侵害伊之商標權等情。爰依86年5月7日修正前商標法（下稱82年商標法）第61條第1項、現行商標法第69條第1項規定，求為命被上訴人不得使用相同或近似於「日盛」之字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於「日盛」字樣之名稱之判決。

被上訴人則以：
伊係經上訴人同意而使用「日盛」作為其公司名稱，且系爭商標在伊設立時並非著名商標，伊為善意、合理之使用，未有致相關消費者有混淆誤認之虞或減損系爭商標之識別性或信譽之虞，並無違反82年商標法及現行商標法規定之情事。縱認上訴人對伊有侵害排除請求權，亦已罹於時效。又上訴人明知伊使用「日盛」作為公司名稱，仍長期代理伊銷售基金商品，獲取鉅額報酬，致伊產生正當信賴，上訴人請求排除侵害，為權利濫用，且違反誠信原則，不應准許等語，資為抗辯。

原審以：
上訴人分別於77年5月16日、78年7月1 日註冊取得系爭商標一、二，被上訴人係於85年12月26日設立登記，經營證券投資信託業、證券投資顧問業，其名稱中之「日盛」二字，與系爭商標二之中文文字完全相同等情，為兩造所不爭。

又被上訴人設立時，上訴人已具市場優勢地位，其在營業文書、廣告中使用系爭商標近10年，系爭商標已為相關業者或消費者所熟知，為著名商標，固有維基百科及中華徵信所徵信新聞報之網頁資料、臺灣證券交易所發行之405 期證交資料、臺灣股票博物館所展示有揭示系爭商標一之宣傳汽球照片為憑。

惟82年商標法對於以他人註冊商標中之文字作為自己公司名稱之一部分，並未明確規範構成民事侵害商標權之行為，尚難遽認被上訴人有違反82年商標法之情事，基於「法律不溯及既往」及「實體法從舊」原則，上訴人不得依嗣後修正施行之現行商標法第70條第2 款規定，認被上訴人侵害其商標權。

況且，上訴人為完善其金融市場版圖，早在82年間即規畫將被上訴人納入日盛集團從事投信業務，以「日盛」作為被上訴人公司及其基金產品之名稱，且積極投入資源籌畫被上訴人之設立事宜，有「日盛證券如何擴大金融版圖」刊載86年4月21日商業週刊第491期、上訴人83年11月製總公司分機表及簽呈可稽；被上訴人設立後，於86年3月至97年7月間發行多檔以「日盛」為名稱、標示其公司名稱之基金商品，且於相關申購書、受益憑證及廣告中使用系爭商標一，上訴人並擔任其中多檔基金之代銷機構，以其全台通路，向投資大眾推介被上訴人上開基金商品，並舉辦專案促銷活動、設計激勵獎金鼓勵所屬員工銷售，其中於96年、97年間即分別自被上訴人獲取手續費新臺幣（下同）3,029萬4,736元、4,036萬2,404元，亦有基金發行資料、日盛債券證券投資信託基金受益權單位委任銷售契約、申購書、「日盛大中華基金申購／買回（轉申購）申請書」及投信基金委託證券商買賣股票進出統計彙總報表可據。堪認上訴人知悉被上訴人使用「日盛」為公司及商品名稱，且仍積極與其業務往來，並獲取鉅額報酬。參以上訴人95年12月19日簽呈說明欄三載明「集團目前有10家公司使用，分攤明細如附件（2007維護費分攤）」等語，要求包括被上訴人在內之集團所屬公司，分擔集團會計系統年度執照維護費用概算16萬2,357 元，有前開簽呈及其附件可稽；此外，依上訴人97年及96年12月31日財務報表，列載被上訴人為子公司，為加強與被上訴人之業務發展，於97年3 月間增加對其投資，持股比例達百分之20；另上訴人於其所建置之「日盛財富管理e 點通」網頁說明（wealth.jihsun.com.tw）中，亦將被上訴人公司名稱以網站連結方式，與日盛銀行、日盛投顧、日盛金控等集團成員併列，亦有wealth.jihsun.com.tw查詢資料可據，顯將被上訴人視為日盛集團所屬公司。另上訴人前任董事長蔡淑媛、陳國和亦均表示在渠等任職期間，均同意被上訴人使用「日盛」之公司名稱，亦有聲明書可據。由上訴人前揭作為及兩造交易往來之具體情事，已可間接推知上訴人有同意被上訴人使用其商標中「日盛」之文字為公司名稱之意思，而非僅係單純之沉默或知情而已。

又商標之使用與註冊申請係屬二事，智慧財產法院102年度民商上字第7號判決雖認定上訴人未同意被上訴人申請商標註冊，無庸給付商標申請書與被上訴人，惟此與上訴人是否同意被上訴人使用其商標中之文字作為公司名稱無涉，無從據為上訴人有利之認定。另上訴人係為完善其金融市場版圖，乃規畫將被上訴人納入日盛集團從事投信業務，嗣並要求被上訴人分攤集團經營費用，其財務報表亦將被上訴人列載為子公司，並將被上訴人與日盛銀行等其集團成員併列於其「日盛財富管理e 點通」之網頁說明中，顯非僅憑陳國和個人主觀之意思所得為。至於上訴人董事會是否有決議授權被上訴人使用系爭商標，並簽訂書面契約，均與上訴人有默示同意使用之情無涉。上訴人既默示同意被上訴人使用「日盛」作為其公司名稱，被上訴人即無侵害上訴人之商標權可言。從而，上訴人依82年商標法第61條第1 項、現行商標法第69條第1 項規定，請求被上訴人不得使用相同或近似「日盛」之字樣作為公司名稱之一部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「日盛」字樣之名稱，洵屬無據，不應准許等詞。爰維持第一審所為上訴人敗訴判決，駁回其上訴。

按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。現行商標法第70條第2 款定有明文。上開擬制侵害商標權之規定，雖係商標法於92年修正時始增設（92年商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款），然倘於修法前為設立登記之公司，於設立時即有上開視為侵害商標權之情事，且於法律修正施行後，繼續使用該名稱，自仍有該規定之適用，商標權人非不得依現行商標法之規定，請求排除侵害。查上訴人於78年7月1日經核准註冊之系爭商標二，為有效之著名商標，被上訴人設立登記於85年12月26日，其公司名稱係以系爭商標二之「日盛」文字作為特取部分，並持續使用至今，為原審確定之事實，固有現行商標法有關「擬制侵害商標權」規定之適用。惟上訴人有默示同意被上訴人使用「日盛」為其公司名稱，亦為原審所認定，則被上訴人既係經上訴人同意而使用系爭商標，即難認其有侵害上訴人之商標權。原審為上訴人敗訴之判決，理由雖未盡相同，惟結果並無二致，仍應予以維持。

最高法院民事第二庭
審判長法官 陳 重 瑜
法官 陳 駿 璧
法官 梁 玉 芬
法官 邱 璿 如
法官 陳 麗 玲

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智慧財產法院 104 年民商上字第 14 號民事判決（2016.10.13）

2.被上訴人得否使用「日盛」作為公司名稱：
上訴人主張被上訴人於85年12月26日設立登記，明知系爭商標為著名商標，竟將系爭商標之「日盛」作為公司名稱之特取部分持續使用系爭商標迄今，侵害系爭商標，而請求排除侵害。惟查，被上訴人於85年12月26日以「日盛證券投資信託股份有限公司」作為公司名稱設立登記，有公司登記資料查詢在卷可稽（原審卷(一)第44頁），嗣商標法關於「商標（專用）權」（商標法於92年11月28日修正施行，將「商標專用權」一詞修正為「商標權」）與「公司名稱」使用衝突之規範迭經修正，其修正條文及理由如原審判決附表所示。茲分別由修法沿革及公司名稱與商標（專用）權之功能判斷被告使用「日盛」作為公司名稱之適法性。經查：

(1)由商標法關於「商標（專用）權」與「公司名稱」使用衝突之修法沿革觀之：
被上訴人於85年12月26日設立登記，斯時施行之商標法係82年商標法。
被上訴人設立登記前，61年商標法第63條規定，惡意使用他人商標之名稱，作為自己公司或商號名稱之特取部份，而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者，處1 年以下有期徒刑、拘役或科2 千元以下罰金。嗣82年商標法第65條規定，（第1 項）惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部份，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處1 年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣5 萬元以下罰金。（第2 項）公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用。該條之修法理由稱現行條文規定以「利害關係人請求惡意使用人變更而不申請變更登記」為處罰要件之一，惟公司或商號有未登記者，則此一規定是否適用，易生疑義。再者惡意使用人經處罰後若不自行變更登記，主管機關亦無由依職權予以變更，致未能貫徹立法原意，爰修正為「請求其停止使用而不停止使用」範圍較大，且易於執行。

承上可知82年商標法第65條係修正61年商標法第63條並變更條號而來。又按服務標章之使用，係指將標章用於營業上之物品、文書、宣傳或廣告，以促銷其服務而言；又服務標章依其性質準用商標法有關商標之規定，此觀諸82年商標法第72條第2 項前段、第77條規定自明。

原上訴人之系爭商標分別於77年5 月16日、78年7 月1日註冊時，係以服務標章註冊，有智慧局商標資料檢索服務在卷可按，依82年商標法第77條準用依同法第65條規定，行為人係基於惡意，以他人註冊商標圖樣中之文字作為自己公司名稱之特取部分，並經營同一或類似服務之業務，且經利害關係人要求停止使用而不停止，則以同法第65條之刑罰相繩。

依82年商標法第6 條規定「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。」承此規定，彼時以他人商標中之文字作為自己「公司」名稱之特取部分，即非屬前揭所謂「商標之使用」，既不構成商標之使用，則是否構成侵害商標權，尚非無疑。再者，被上訴人設立登記時，82年商標法並無類似現行商標法第70條第2款規定「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司…或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞」之擬制「視為」侵害商標權之規定。另依82年商標法第77條準用同法第65條規定，服務標章亦有同法第65條刑罰規定之適用，誠如前述，惟在同上開刑事構成要件下，是否構成民事侵權行為，其要件是否須附加致減損商標之識別性或信譽？或致相關消費者混淆誤認之具體結果或危險結果？等要件，法律未有明確規定，致準用結果縱符合上開刑罰構成要件之行為，惟是否當然構成民事侵權行為，並非無疑，是82年之商標法實未明確規定使用他人著名商標中之文字作為自己公司名稱之特取部分，擬制視為侵害商標（專用）權。

被上訴人設立登記後，86年商標法第61條第2 項明定，有第62條第1 款（於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者）或第2 款（於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者）規定之情事者，「視為」侵害商標專用權。其立法理由稱「第2 項新增，按有本法第62條第1 款或第2款規定之情事，固構成刑事犯罪，惟『是否亦屬構成民事之侵權行為』，有所疑義，爰予明定。」可知對於有上開第62條第1 款、第2 款之情事構成刑事犯罪，然是否成立民事之侵權行為確有爭議，而待法律明定之；易言之，並非構成刑事犯罪即成立民事侵權行為。職是，86年商標法對於使用他人著名商標中之文字作為自己公司名稱是否侵害商標權仍未予明定。

被上訴人設立登記後，92年商標法第62條規定，未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。並刪除82年商標法第65條惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務之刑罰規定。該第62條立法理由說明「近年來以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範『侵害』之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生『減損』或『混淆誤認』之結果，始足該當，…(一)第1 款以著名之註冊商標為對象，明定明知為他人之著名註冊商標，竟使用相同或近似於該著名商標，或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而減損該著名商標之識別性或信譽者，應視為侵害商標權，以資保護著名之註冊商標，並對近年來以他人著名之商標搶註為網域名稱之新興問題，明確規範。(二)第2 款以註冊商標為對象，明定明知為他人之註冊商標，而使用其商標中之文字，有致相關購買人混淆誤認，始視為侵害商標權。」可知92年商標法始明確界定以商標中之文字作為自己公司名稱「視為」侵害商標權。

現行商標法第70條第2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：…二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」，其修法理由說明「…二、本條規範之意旨係為加強對著名商標之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。三、現行條文第1 款不適用於『可能』有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第43條之規定，於第1 款及第2款增加『之虞』之文字…」，是現行商標法對於使用著名商標作為自己公司名稱是否構成侵害商標權其要件已更周備。

按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定，有最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決可資參照。承上所述，被上訴人於85年12月26日設立登記時，82年商標法對於以他人註冊商標中之文字作為自己公司名稱之一部分是否構成民事侵權行為，規範要件實未明確，直至92年商標法修正始確立明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，「視為」侵害商標權，迄至現行商標法對擬制視為侵害商標權，法規範始漸周延。故由立法之沿革，被上訴人設立登記時，82年商標法既對以他人註冊商標作為公司名稱之特取部分之侵權行為態樣之要件規定不明，使人無所適從，嗣法律迭經修正，逐漸確定「視為」侵害商標權之構成要件，自難遽認被上訴人設立登記時係違反82年商標法。縱嗣後商標法相關規範有所修正，若無溯及適用之特別規定，基於「法律不溯及既往」及「實體法從舊」原則，上訴人自不得依嗣後修正施行之商標法規定請求被上訴人排除侵害。

況查，被上訴人使用「日盛」為公司名稱既經上訴人默示同意，既非屬現行商標法第70條第2 款「未得商標權人同意」之情形，況上訴人於99年12月間將其使用之系爭商標更換為其他新註冊之商標，至103 年10月16日本件起訴時，仍至本件言詞辯論終結時，其就系爭商標之使用證據僅提出上證26、28、30及36，且該些存摺上雖仍有系爭商標，惟僅少量在其客戶所持有中，可知上訴人自99年12月間起已不再就系爭商標為存摺、文宣、招牌、廣告及各種商業用途上，而上開使用系爭商標之上證26、28、30及36數量極少，至103 年10月16日本件起訴時，仍至本件言詞辯論終結時，系爭商標是否仍為著名商標已有疑問，而上訴人未能提出其他系爭商標於本件起訴時或言詞辯論終結時之使用資料供本院審酌系爭商標是否仍為著名商標，亦難認系爭商標符合現行商標法第70條第2 款規定之「著名之註冊商標」之要件。職是，本院因認上訴人主張被上訴人有現行商標法第
70 條 第2 款規定之視為侵害商標權之行為，係屬不能證明，且如上訴人主張得援引現行商標法第70條第2 款之規定排除侵害云云，則使企業經營者於登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴修正，或上訴人起訴請求之時點差異而將異其結果，實非事理之平。

智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富
法 官 曾啟謀