(商標 著名商標 公司名稱) 台糖 v. 台糖建設股份有限公司

智慧財產法院103年度民商訴字第31號(104.03.31)

「被告台糖建設股份有限公司不得使用相同或近似「台糖」之字樣作 為公司名稱之一部分,並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登 記為不含相同或近似「台糖」字樣之名稱;並不得使用(含授權 他人使用)相同或近似原告「台糖」之招牌、名片、廣告、網頁 或其他行銷物品,或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於「 台糖」字樣之行為,並應除去及銷毀含有相同或近似於「台糖」 字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品。 被告台糖建設股份有限公司、林建成應連帶負擔費用,將本件判決 書之案號、當事人、案由及主文之全文,刊載於聯合報(高 11.5 公分×寬 5 公分篇幅)及自由時報(高 4.5 公分×寬 9.2 公分篇幅) 全國版第一版報頭壹日。
 」

時尚法(商標 著名商標 公司名稱 Louis Vuitton) LV v. 台灣路易斯威登股份有限公司

智慧財產法院103年度民商訴字第54號民事判決(104.3.31)

「
被告台灣路易斯威頓股份有限公司不得使用相同或近似於「路易 威登」、「路易斯威頓」或其他中文讀音近似於「LOUIS VUITTO N 」之字樣,作為其公司名稱之特取部分,並應向高雄市政府經 濟發展局辦理其公司名稱登記變更為不含相同或近似於「路易威 登」、「路易斯威頓」或其他中文讀音近似於「LOUIS VUITTON 」字樣之名稱。 被告應拆除如附件所示架設於○○市○○區○○○路○ ○ ○ 號建 物外牆之招牌。」

(商標 過失 損害賠償) New Balance

智慧財產法院103年度民商訴字第50號民事判決(104.6.16)

「 (二)被告公司使用於系爭商品之圖樣有侵害系爭商標之過失：

    按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害
    賠償，商標法第69條第3 項定有明文。被告雖提出前揭刑事
    不起訴處分書、刑事裁定辯稱係善意使用耐跳商標之行為，
    被告中陽公司○○○○○於前揭刑事案件偵查時證稱係將耐
    跳商標手繪傳真給大陸工廠，而與耐跳商標略有出入，無侵
    害系爭商標之故意或過失云云，然系爭商品實際使用之圖樣
    與耐跳商標不符，整體圖樣之呈現凸顯N 字形而與系爭商標
    構成近似，已如前述，是否係善意使用耐跳商標乙節，並非
    無疑，參以系爭商標於運動鞋商品具有高度識別性，商標註
    冊亦有其公示性及公告性，被告公司應注意、能注意卻未注
    意系爭商標之存在，難謂無過失，且依被告所述系爭商品之
    製造、採購及銷售過程，係由大陸工廠依手繪耐跳商標打樣
    完成後，交付運動鞋樣品給被告中陽公司檢視確認，並經被
    告中陽公司認可大陸工廠製作之樣品，被告佑盛公司再到中
    陽公司挑選打樣完成之運動鞋樣品，並將中意的樣品提供買
    家挑選並下單進行量產等情以觀（卷一第180 頁），被告公
    司就大陸工廠交付之運動鞋樣品有檢視確認及挑選之權，並
    非僅能照單全收而無置喙餘地，是被告公司認可大陸工廠之
    運動鞋樣品並予採用、選購及量產，自難就系爭商品使用之
    圖樣侵害系爭商標乙節推諉無注意義務及注意能力，被告公
    司縱無故意，亦有未盡注意義務之侵害商標權過失，前揭刑
    事不起訴處分書、刑事裁定所涉商標罰則構成要件與民事侵
    權責任之構成要件未盡相同，尚難據以解免被告公司之損害
    賠償責任。又系爭商品圖樣上雖有耐跳商標之NITIAU文字及
    線條表現，縱使在關於維權使用之判斷上，或如被告所辯可
    認其客觀上不失其同一性，然在本件侵權使用之判斷上，被
    告公司於系爭商品實際使用之圖樣與耐跳商標不符，整體構
    圖已凸顯N 字樣而與系爭商標構成近似，被告公司縱有耐跳

    商標之註冊，亦無礙於被告公司主觀侵權意思之認定。」

「  (四)原告請求被告公司連帶賠償360 萬元，被告張阿快、黃俊雄

    分別與被告中陽公司及佑盛公司負連帶賠償責任為有理由：
  1.商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售
    單價一千五百倍以下之金額計算其損害。但所查獲商品超過
    一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相
    當者，法院得予酌減之，商標法第71條第1 項第3 款、第2
    項定有明文。本件原告就其損害賠償之請求係以被告佑盛公
    司銷售予家樂福之系爭商品型號1528童運動鞋、2606女運動
    鞋及3870男運動鞋，經警在家樂福進行搜索扣押時，查獲之
    零售單價分別為490 元、499 元及550 元，參以財政部關務
    署提供被告公司進口報關資料中自101 年7 月2 日起至同年
    12月5 日止，有關型號1528部分未達1500雙，以1500倍計算
    （490 ×1500＝735000），型號2606及3870部分均超過1500
    雙，以其總價計算（499 ×2388＝0000000 ；550 ×3192＝
    0000000 ），共計3,682,212 元（735000＋0000000 ＋0000
    000 ），僅就其中360 萬元部分請求被告公司連帶賠償，被
    告張阿快、黃俊雄分別與被告中陽公司及佑盛公司負連帶賠
    償責任等情，有家樂福商品卡影本、上揭型號運動鞋進口報
    關資料在卷可稽（卷四第68至75頁），被告同意原告所選取
    部分計算損害賠償，對計算標準沒有意見（卷四第78頁），
    惟請求酌減金額。爰審酌被告公司係於運動鞋之同一或類似
    商品上使用近似程度不低之N 字形圖樣，致消費者有混淆誤
    認兩造商品之虞，影響市場之交易秩序，被告公司系爭商品
    使用圖樣近似系爭商標已有過失，原告所提刑事告訴經士林
    地檢署為不起訴處分並確定在案，原告又以律師函通知停止
    侵權行為未果，前揭刑事案件查得系爭商品2 千多雙（士林
    地檢署102 年度偵字第1923號偵查卷第106 頁）、被告佑盛
    公司提供101 年9 月至11月之銷售數量統計（卷四第55至57
    頁）及財政部關務署函附被告公司進口報關資料所示進口鞋
    類及系爭商品情形（外放資料），被告中陽公司、佑盛公司
    資本總額各為5,000,000 元（卷一第144 頁、第146 頁之公
    司登記資料）等一切情狀，認原告之計算及請求適當，並無
    依商標法第71條第2 項規定酌減之必要。故原告依民法第18
    5 條規定請求被告公司連帶賠償360 萬元即屬有據，爰判決

    如主文第2 項所示。」

(商標 刑事無罪) 蘇菲亞婚紗攝影：告訴人與被告間為民事爭議，被告無侵害商標之故意。

智慧財產法院102年度刑智上易字第29號刑事判決(102.6.13)

「三、訊據被告固坦承：伊於91年5 月1 日向新北市政府申

    請設立○○○○○○，業務內容為攝影及婚紗禮服租賃，且
    知悉告訴人係註冊號00000000號「○○○」商標之商標權人
    ，故於91年12月26日與告訴人簽訂本案授權契約，並於99年
    3 月、100 年4 月，在新北市○○區○○○路、○○區○○
    街○○號成立二館、三館，復自99年3 月起，於天空部落、
    無名小站、痞客幫及奇摩部落等網站成立○○○○○○部落
    格等情不諱，惟堅決否認有何違反商標法之犯行，辯稱：被
    告於二館、三館皆使用○○○○○○字樣，非僅使用○○○
    三字，相關網站網頁上亦註明為板橋○○○，並無任意使用
    告訴人商標企圖混淆消費者。告訴人雖稱已終止本案授權契
    約，實則被告並未違約，告訴人之終止並不合法，蓋被告並
    無違反商標法之客觀行為或主觀犯意可言，故於商標授權登
    記尚未合法終止之前，被告使用相關商標並未違法等語。惟
    按犯罪之處罰，以處罰故意犯為原則，過失犯之處罰則須以
    法律有特別明文規定者為限。因行為非出於故意或過失者，
    不罰；過失行為之處罰，以有特別規定者為限，刑法第12條
    明文規範。而商標法之侵害商標權罪，既無處罰過失行為之
    特別規定，自須以行為人出於故意侵害商標權之行為，始能
    成罪。倘行為人欠缺此項主觀要件，縱其行為有所過失，而
    造成侵害他人商標權或財產之結果，要屬民事損害賠償之問
    題，即無從以商標法之刑事責任相繩。經查依據被告與告訴
    人於91年12月26日簽立本案授權契約，其中第三條：乙方之
    義務中雖約定：「……3.乙方應依第本契約規定使用服務標
    章，不得越區使用，且僅得於現址營業使用（現址為台北縣
    板橋市○○○路○○○號、○○○號）……」，惟前開授權
    契約第一條：授權標的約定：「……4.授權使用區域：台北
    縣。……」；第四條：甲方義務則約定：「1.甲方同意於本
    契約授權期間內，不於台北縣地區授權他人使用。……」，
    可知雙方約定該授權契約主要授權被告於臺北縣（即改制後
    之新北市）使用，且於授權期間內，告訴人不得於臺北縣地
    區授權他人使用，但第三條又規定被告不得越區使用，且僅
    得於現址即新北市○○區○○○路○○號○○○號營業使用
    ，則被告是否僅能於新北市○○區○○○路○○號○○○號
    使用被授權之商標，實會因對於授權契約內容解釋之不同，
    而造成被告使用範圍之差異，亦即解釋前開授權契約時，若
    著重於第一、四條約定之內容，主觀上自會認為告訴人係授
    權被告於臺北縣地區使用被授權之商標，亦即不論於臺北縣
    何處使用被授權商標，皆屬合法使用；若著重於第三條約定
    之內容，其意亦有可能指被告不得跨越臺北縣地區，即便於
    台北縣地區，也僅能在現址使用，而所謂現址使用，有可能
    係指被告僅能在現址之基礎上，開設同一家公司。參酌被告
    於99年3 月即開設二館「○○○」位於新北市○○區○○○
    路○○號，告訴人並未對被告主張違約而終止契約，迄100
    年4 月成立三館即「NO. 3 館」位於○○○○○號，告訴人
    始於100 年7 月發函終止契約，然被告始終否認有違約情事
    ，且仍依約繳納授權金，可知被告主觀上認為其所拓展之營
    業區域皆位於新北市即改制前之臺北縣地區，且與授權契約
    所約定臺北縣板橋市○○○路○○號○○○號地址，相距非
    遠，顯見被告主觀上仍欲予相關消費者有上開各館皆為相同
    之營業主體之認知，亦即為所約定現址即臺北縣板橋市○○
    ○路○○號○○○號之延伸，並恪守契約第一、四條之約定
    ，不將其營業處所擴展於新北市即臺北縣之外，綜合上開事
    證，應能合理推論被告於解釋系爭授權契約時，應係著眼於
    契約第一、四條之約定時，而於主觀上認定其能於臺北縣地
    區使用被授權之商標，自無侵害告訴人所有商標權之故意。
    縱自契約第三條之規定觀之，被告並未於所謂二館、三館獨
    立營業，而係放置禮服或攝影棚等，偶有零星簽約等行為，
    亦係本於服務消費者所為，或輔助本館之營業而為，難認被
    告主觀上認其所為違反授權契約之規定，況被告無論於本館
    、二館、三館或網站資料等，對外均標示「板橋○○○」，
    足見其仍認主要營業場所為臺北縣板橋市○○○路○○號○
    ○○號，且係「板橋○○○」，而非土城、新莊或三峽等地
    ，故依被告實際使用情形觀之，尚難推論被告主觀上有違反
    契約使用之認知，惟契約究竟應如何解釋，終止是否合法，

    仍應由兩造依民事爭議之解決方式為之」

(商標 刑事無罪 善意先使用) 正點部品

智慧財產法院103年度刑智上易字第50號刑事判決(103.8.28)

「2.經查，被告於接受警詢之初，即供稱其於成立郁加公司（

      93年9 月24日為設立登記）之前，已在其商品上使用「正
      點部品」字樣（見警卷第2 頁），嗣被告於接受檢察事務
      官詢問及原審審理中，亦均為相同陳述（見偵二卷第23頁
      背面、原審卷二第85頁），並提出士立印刷企業有限公司
      （下稱士立公司）送貨單影本以佐其說（見偵一卷第13頁
      ）。而觀諸上開士立公司送貨單影本之記載內容，及經原
      審向士立公司調取該送貨單正本勘驗結果（見原審卷二第
      80頁之審理筆錄），並有士立公司送貨單影本載明「TWH
      正點部品」等字樣附卷可證（見原審卷二第64頁反面），
      是可知郁加公司於94年4 月14日之前，即已委請士立公司
      印製「『TWH 』、『SCOOTER RACING COMPONENT』（意指
      機車比賽零件）、『正點部品』」字樣之貼紙，嗣經士立
      公司於94年4 月14日印製完成，足見被告係於94年4 月14
      日以前，即已開始使用「正點部品」字樣在其機車零組件
      商品上，方會委請士立公司印製前揭貼紙。又前揭貼紙印
      製完成之日期，係於「正點部品」商標註冊公告日期（94
      年6 月16日）之前，而依告訴人於原審審理中證稱：我是
      註冊之後，才開始使用「正點部品」字樣等語（見原審卷
      二第31頁），可知被告係於告訴人開始使用「正點部品」
      字樣之前，即先使用「正點部品」字樣於其機車零組件之
      商品上。再者，上開士立公司送貨單所載內容，固無法確
      切證明被告係於告訴人就「正點部品」商標向智慧局申請
      商標註冊（日期為93年10月21日）之前，即已先行使用「
      正點部品」字樣在其機車零組件商品上，然郁加公司為警
      方人員搜索時（101 年12月5 日），距離告訴人就「正點
      部品」商標申請商標註冊之日期已逾8 年，於時間經過已
      久之情形下，本難期被告能保有完整之證據資料，實無從
      將此訴訟上之不利益逕歸被告承擔，且被告甫於接受警詢
      時，即陳稱其係於郁加公司成立前開始使用「正點部品」
      字樣，依卷內所存之證據資料，亦無證據證明被告此部分
      主張係與事實不符，是被告辯稱其於成立郁加公司之前（
      此時間點亦早於系爭商標註冊申請日前），即已在其商品
      上使用「正點部品」字樣乙情，應堪予以採信。可認被告
      早於告訴人而有善意使用系爭商標字樣之事實，且被告在
      其商品上使用「正點部品」字樣時，亦會同時使用「TWH
      」商標，而「TWH 」商標之加註，已足使郁加公司商品與
      告訴人商品產生明顯區別，足見被告使用「正點部品」字
      樣，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖。是上訴意
      旨認被告於98年間既已知悉「正點部品」係他人註冊之商
      標後，迄101 年間為警查獲時，卻仍販賣印有「正點部品
      」商標之上開商品，實難謂所為係基於善意云云，實有誤
      解。故被告上開行為，應認為符合商標法第36條第1項 第
      3 款之規定，是被告之行為即屬善意先使用之行為，即不
      受系爭商標權效力拘束，又被告既係善意先使用系爭商標
      字樣，主觀上自無侵害系爭商標之故意，是亦不構成商標

      法第95條或第97條之違反。」

(商標 刑事 故意) 龍王

智慧財產法院103年度刑智上易字第101號刑事判決(104.4.30)

「    4.被告與其原配偶慈○○○於98年9 月間，涉嫌公開陳列販

      賣「龍王香」商品，因與告訴人之「龍王」商標近似，經
      告訴人提出告訴，由原審法院另於100 年3 月11日以99年
      度智易字第60號判決被告無罪（慈○○○犯修正前商標法
      第82條之非法販賣侵害商標權商品罪，處有期徒刑3 月）
      ，有該判決可按（見偵字第83號卷第19至22頁）。被告自
      承其於上開判決後以「龍王威力香Dragon King Naga Inc
      ense及圖」圖樣申請商標註冊，惟因與告訴人之「龍王」
      商標圖樣相近似、兩者所販售商品類似及告訴人之「龍王
      」商標具識別性，而由智慧局於101 年3 月29日以(101)
      智商20578 字第1018016750號商標資料檢查服務核駁書（
      下稱商標核駁書）核駁被告之商標註冊申請。惟告訴人於
      100 年11月12日、101 年8 月15日仍在市場及網站可購買
      被告所販賣之「龍王威力香」商品，有智慧局商標核駁書
      檢索紀錄、告訴人提出之臺灣臺中地方法院民間公證人公
      證書、統一發票、購買之下單紀錄等可按（見同上卷第23
      至29 頁 ）。是被告於智慧局核駁其「龍王威力香Dragon
      King Naga Inc ense及圖」商標申請後，即知悉其所申請
      之商標圖樣與告訴人之商標相近似，其未經告訴人同意使
      用該相近似之商標圖權，而仍繼續使用該圖樣於商品外包
      裝上，致告訴人仍可在網站與市場上發現，可認被告仍有

      使用該申請商標圖樣之故意。無使用之善意。」

(商標 刑事無罪 非商標使用 市場調查報告) 維納斯公司「推推脂」商標v.瑪麗蓮公司

智慧財產法院 104年度刑智上易字第15號刑事判決(104.6.25)

「   2.然依告訴人提出公證人公證之瑪麗蓮公司網站資料內容而

      觀，第1 頁為該公司之「MARILYN 及圖」商標及全版之該
      公司代言人隋棠照片，並無系爭商標之「推推指」文字（
      見偵字第25 296號卷第103 、106 、109 頁），而於第2
      頁則於上方以該頁最大字體標示「瑪麗蓮母親節經典大賽
      」，以較小字體標示「超人氣商品超值回饋」，之後標示
      各產品內容，而以最小字體將所販售不同價格之女性內衣
      商品，將「V1彈力推推指」、「S1超纖推推指」標示於所
      販售商品，最末行標示「瑪麗蓮調整型精品內衣」（見同
      上卷第104 、107 、110 頁、本院卷二第304 至314 頁被
      告辯護人簡報影本，K1超纖推推指部分見偵字第5741號卷
      第4 頁以下）等情，其予人寓目印象，主要係行銷瑪麗蓮
      公司商標之商品，該文宣所使用到系爭「推推指」文字，
      係該公司出產之產品之介紹，雖使用到系爭商標之文字，
      但自該文宣廣告整體而觀，其標示瑪麗蓮公司銷售之產品
      ，而非以「推推指」當作商標使用，相關消費者並非自「
      推推指」三字辨識商品來源，瑪麗蓮公司使用「推推指」
      三字應屬其產品功能性之說明；又佐以原審當庭勘驗被告
      提出瑪麗蓮公司實際生產、銷售之「V1」、「S1」產品結
      果，亦可知兩件產品均以半透明印有瑪麗蓮公司英文名稱
      「MARILYN 」之包裝紙包裹，後領口處車縫印有「STEPHA
      NIE 」、「MARILYN 」英文字樣之布製標籤等情，故瑪麗
      蓮公司未在所生產、銷售之上開產品包裝、布製標籤上使
      用「推推指」文字之表徵，是在僅有告訴人所提出之文宣
      中有使用系爭推推指文字，其他實際商品均無使用該文字
      ，故難認瑪麗蓮公司在產品上使用系爭推推指文字，即認
      其構成修正前商標法第81條所定之商標「使用」。上訴意
      旨認此被告未經告訴人同意，在產品文宣上使用到系爭「
      推推指」商標即屬商標使用，應負擔刑事責任，尚有未合
      。
  (四)上訴意旨雖稱原審判決採信被告提出之市場調查報告，認被
    告在廣告文宣上使用V1彈力「推推指」等不致使消費者混淆
    誤認，該市場調查報告屬傳聞證據，不具公信力，亦未經合
    法調查，不具證據能力，報告之結論不能作為認定事實基礎
    云云。惟按「被告否認犯罪，並不負任何證明責任，僅於訴
    訟進行過程中，因檢察官之舉證，致被告將受不利益之判斷
　　時，被告為主張犯罪構成要件事實不存在而提出某項有利於
  　己之事實時，僅以證明該有利事實可能存在，而動搖法院因
    檢察官之舉證對被告所形成之不利心證為已足，並無說服使
    法院確信該有利事實存在之必要。」（最高法院100 年度台
    上字第6294號刑事判決參照）、「（刑事訴訟法）第308 條
    前段規定，無罪之判決書只須記載主文及理由。而其理由
　　之論敘，僅須與卷存證據資料相符，且與經驗法則、論理法
　  則無違即可，所使用之證據亦不以具有證據能力者為限，即
    使不具證據能力之傳聞證據，亦非不得資為彈劾證據使用。
　　故無罪之判決書，就傳聞證據是否例外具有證據能力，本無
　  須於理由內論敘說明。」（最高法院100 年度台上字第2980
    號刑事判決參照）。依此，證明被告有罪之證據須由檢察官
    立證，被告於訴訟中提出有利於己之證據，是為動搖法院對
    檢察官舉證所形成之不利心證，其所提證據不違反經驗法則
    、論理法則即可，並未要求被告提出有利於己之無罪證據須
    經合法調查之證據。本案被告為證明其與告訴人間係同業競
    爭關係，消費者對雙方之在女性內衣品牌上之認識及辨別程
    度，而上述調查報告亦有「瑪麗蓮公司廣告文宣出現之『V1
    彈力推推指』、『S1超纖推推指』，分別有百分之54.1、百
    分之52.2受訪者認係敘述產品特性，百分之33 .7 、百分之
    38.0受訪者認係功能說明」等語，目的即係為動搖檢察官所
    立證之系爭「推推指」用語非屬商標使用；而違反商標法行
    為多以使相關消費者產生混淆誤認之虞為要件，惟如何認定
    有無混淆誤認之虞，須賴實證研究，市場調查報告即為此類
    實證研究方式之一，本案被告被訴侵害系爭商標，其提出上
    述調查報告自係為其無罪之反駁而提出有利之證據，該調查
    報告未違反經驗與論理法則，被告亦係於檢察官之舉證尚屬
    不明情況下而提出，以動搖法院心證，其結論係供法院參考
    。上訴意旨指該市場調查報告屬傳聞證據，不具證據能力，

    並不可採。」

(商標 商標異議 識別性 說明性文字 暗示性商標 誤認誤信) 美妍纖棗飲，具有識別系，應予註冊。

智慧財產法院102年度行商訴字第142號行政判決(103.4.16)

29I(1)

30I(8)

「二、按商標係表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者

    ，不得註冊，修正前商標法第23條第1 項第2 款定有明文。
    又商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產
    地或相關特性之說明所構成者，不具識別性，不得註冊，現
    行商標法第29條第1 項第1 款亦有明文，而商標有無識別性
    ，應就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情
    形、申請人使用方式與實際交易情況等因素，綜合判斷是否
    足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉
    以與他人之商品或服務相區別。
三、經查，系爭商標係由直書中文「美妍纖棗飲」設計字所組成
    ，其中「美」有「美好、美麗」之意，「妍」字亦有「美好
    、艷麗」之意，惟「美妍」二字並非字典可查得之固有詞彙
    ，另「纖棗飲」其中「纖」有「細小、輕微、柔美細長、節
    儉」之意，「棗」有「棗樹或其所結之果實」之意，「飲」
    有「喝、飲料」之意，惟「纖棗飲」亦非字典上可查得之固
    有詞彙，此有原處分機關查詢網路辭典等相關資料附卷可稽
    （見原處分卷第334-341 頁），原告以上開文字組合為「美
    妍纖棗飲」作為商標圖樣，指定使用於第32類之商品，由整
    體觀察，具有獨創性，亦非市場上競爭同業普通使用或眾所
    周知之詞語，具有識別性。
四、被告雖主張系爭商標「美妍纖棗飲」，有表達「含有纖維及
    棗類並具美容保養功效飲品」之意，以之為商標，指定使用
    於第32類之「啤酒、礦泉水及汽水以及其他不含酒精之飲料
    、水果飲料、果汁、果菜汁、不含酒精的果汁、濃縮果汁飲
    料、濃縮蔬菜汁飲料、蔬菜飲料、蔬菜汁、製飲料用糖漿製
    劑、含燕窩飲料、製飲料用配料」商品，予消費者之認知，
    僅為描述其商品富含纖維及棗類並可提供消費者美容保養功
    效之相關說明文字，當為所指定前揭商品內容及功效等之說
    明，而有違反修正前商標法第23條第1 項第2 款及現行商標
    法第29條第1 項第1 款規定云云。惟查，判斷某一商標圖樣
    是否具有識別性，應就商標圖樣整體觀察，而非將商標割裂
    為數個部分，分別觀察比對。系爭商標「美妍纖棗飲」組成
    商標整體，其中「美妍」在字義上固有「美麗、美顏」之意
    ，「纖棗飲」之「棗」字亦與產品成分有關，惟「美妍」及
    「纖棗飲」均非固有之詞彙，「纖棗」或「纖棗飲」亦非相
    關競爭同業用以說明商品內容或成分之說明性文字，又系爭
    商標指定使用之商品範圍甚廣，除含蔬果成分之飲料外，尚
    包含啤酒、礦泉水、汽水、製飲料用糖漿製劑、含燕窩飲料
    、製飲料用配料等商品，系爭商標中「纖」、「棗」之文字
    意義，與其指定之商品間，可能產生聯想之關連性相差甚遠
    ，相關消費者看見系爭商標圖樣時，並非必然會認為該商品
    係含有「纖維及棗類」成分之飲品。又系爭商標指定之32類
    商品，係不含酒精或酒精含量低於0.5 ％或不含咖啡因之天
    然或人工調配之飲料或製作飲料製劑，一般而言，不具有治
    療或美容之功效，系爭商標「美妍」與「纖棗飲」結合之文
    字，至多僅係隱含、暗示或自我標榜飲用該商品可以達到美
    容、保養之功效，並非直接、明顯之說明性文字，消費者需
    要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識
    與商品或服務間的關聯性，為暗示性商標，而非單純之說明

    性商標。」

「八、又按，商標使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產

    地之虞者，不得註冊，修正前商標法第23條第1 項第11款及
    現行商標法第30條第1 項第8 款定有明文。本款之適用，係
    指商標本身與其指定使用商品有名實不符情事，致使人誤認
    誤信其所表彰商品之性質、品質或產地而言。又基於商標之
    屬地性，本款所稱公眾，係指我國相關消費者。經查，系爭
    商標係由中文「美妍纖棗飲」設計字構成商標整體，非僅由
    「棗」字所單獨構成，且該等字樣並非字典上可查得字義或
    一般習見之詞彙，具有創意性，已如前述，是系爭商標整體
    實已逸脫「棗」字予人之單一概念，不致使人產生系爭商標
    指定商品必含有棗類成分之意涵。且歷來國內外廠商以中文
    「棗」字作為商標圖樣一部分，指定使用於第032 類商品申
    准註冊者，實不乏其例，例如：註冊第00582650號「沙棗」
    商標指定使用於「汽水、果汁、礦泉水」等商品、第006300
    85號「晶棗」商標指定使用於「果汁、礦泉水」等商品、第
    01384329號「棗之禮及圖」商標指定使用於「果汁飲料、汽
    水、啤酒、礦泉水」等商品、第01259127號「棗生桂子」商
    標指定使用於「汽水、果汁、礦泉水」等商品、第01232998
    號「御棗桔品」商標指定使用於「果汁」等商品、第000000
    00「棗茶兒」商標指定使用於「汽水、果汁、礦泉水」等商
    品，此有原處分機關商標公告資料附卷可稽（見原告於原處
    分卷100 年8 月18日答辯理由書附件13）。從而，系爭商標
    以「美妍纖棗飲」設計字作為商標整體，指定使用於第32類
    商品，客觀上不致使相關消費者聯想該等商品係含有棗類之
    成分，而有致公眾誤認誤信其商品性質、品質或產地之虞，
    應無修正前商標法第23條第1 項第11款及現行商標法第30條
    第1 項第8 款規定之適用，並無不得註冊之事由等情，業據
    原處分機關於異議審定書中論述綦詳，本院審酌其認事用法

    ，堪稱允洽，並無違法之處。」          

(商標 商標廢止 變換加附記 ) 螞蟻圖商標

智慧財產法院103年度行商訴字第10號行政判決(103.5.29)

（二）再按商標註冊後自行變換商標或加附記，致與他人使用於
同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，商標專責機關應依職權 或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1 項第1 款定有明文。是依該款規定廢止商標註冊，除須商標權人有於註冊 後自行變換商標或加附記之情形外，尚須所變換或加附記 之商標圖樣，相同或近似於他人使用於同一或類似之商品 或服務之註冊商標，有使相關消費者混淆誤認之虞，始足當之。

所謂「自行變換商標或加附記」，係指就註冊商標 本體之文字、圖樣、色彩、形狀或聲音、動態變化等加以 變更或加添其他文字、圖樣或態樣，依社會一般通念及消 費者的認知已喪失商標同一性而言；

而所謂「有使相關消 費者混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致 使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同 一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤 認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或 誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係 或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其 表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度判字第455 號判決參照）。故 判斷有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱； 2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似 暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際 混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7. 系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等， 綜合認定是否已達有致相關公眾、消費者產生混淆誤認之虞。

 （三）系爭商標有變換或加附記之情事： 

 徵諸參加人及原告於廢止程序及本院所提系爭商標實際使 用之資料，可知原告係將系爭商標蜘蛛圖案結合下置弧狀 排列之外文英文字「SHANG YI」（該實際使用態樣下稱系 爭變換商標，如附圖二所示），使用於衣服類商品上，且系爭變換商標上 之蜘蛛圖案與系爭商標蜘蛛圖案相較，其頭部呈左上傾斜 ，腹部亦呈扁橢圓型而未若系爭商標渾圓，以上，應認原 告就系爭商標已有變換或加附記之情事。

原告雖謂其將橫書之「SHANG YI」商標以弧狀排列、將系爭商標變換顏色 均不失同一性而符合商標使用之規定云云，然本院係以系爭變換商標整體（含圖案及文字）與系爭商標相較以認定 是否有變換或加附記使用，原告將系爭變換商標中之文字、圖案顏色割裂出來單獨論述，已有違誤，而系爭商標圖 案為一單純蜘蛛圖案，系爭變換商標之蜘蛛圖案不僅頭部與腹部之比例、角度與系爭商標不同，於蜘蛛圖案下方亦以與圖案相同比例之大小附加「SHAN GYI」文字，整體而言已與系爭商標圖案不同，原告雖又稱其結合兩註冊商標 並未違反規定云云，惟縱使「SHANG YI」文字亦經原告申 請註冊商標，然觀諸系爭商標與「SHANG YI」文字之結合 方式，依社會一般通念及消費者的認知，已與單純之蜘蛛 圖案喪失同一性，是原告主張其使用方式並無變換或加附記之情事云云，委無足採。

(商標 商標註冊 宣傳口號 先天識別性 後天識別性) LOVE EARTH LOVE MUSIC，欠缺先天識別性與後天識別性，不得註冊。

智慧財產法院102年度行商訴字第152號行政判決(103.5.29)

29I(3)

29II

「五、本院得心證理由：

（一）按商標為具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏
      色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組
      成。所謂識別性者，係指足以使商品或服務之相關消費者
      認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相
      區別者。商標法第18條定有明文。商標識別性有先天與後
      天之分，前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識
      別能力，具有先天識別性的商標，依其識別性之強弱，可
      分為獨創性、任意性及暗示性商標；後天識別性則指標識
      原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關
      消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標
      識別性，因此時該標識除原來的原始意涵外，尚產生識別
      來源的新意義，所以後天識別性又稱為第二意義。又按商
      標僅由其他不具識別性之標識所構成者，因不具識別性，
      自不得註冊。商標法第29條第1 項第3 款分別定有明文。
      又按商標法第29條第1 項第3 款所謂「由其他不具識別性
      之標識所構成者」，應指第1 、2 款情形以外，其他商標
      整體僅由不具識別性標識所構成之情形，除商標由姓氏、
      非說明性標語、裝飾圖案等不具識別性之標識所構成者外
      ，應包括商標由該等不具識別性標識與說明性標識、通用
      標章或名稱等整體皆為不具識別性標識所構成之情形；又
      標語是用來宣傳服務或商品的詞句，通常簡短、精練、容
      易記憶，常用以表達業者的經營理念或商品、服務的特色
      ，業者也常藉創意的標語吸引消費者的注意，建立產品形
      象；對一般消費者而言，通常需要在標語經過相當的使用
      後，且與指定使用商品與服務具有關聯性，才會認識到該
      標語與一定的商品或服務的來源有關，此時標語才具有區
      別來源的功能，而具有識別性；因此除非是高度創意性的
      標語或含有高度識別性商標的標語，消費者在第一印象上
      即得將之作為區別來源的標識，否則應證明取得後天識別
      性，始得准予註冊。
（二）經查，系爭商標圖案係未經設計之單純外文印刷體「LOVE
      EARTH LOVE MUSIC」所構成，以之作為商標圖樣申請註冊
      ，指定使用於「眼鏡；太陽眼鏡；運動用護目鏡；眼鏡框
      ；眼鏡鏡片；隱型眼鏡；眼鏡架；隱形眼鏡容器；眼鏡鏈
      ；眼鏡掛繩；眼鏡組件；影音光碟」商品、「貴重金屬；
      寶石及其仿飾品；半寶石；可作飾物的寶石；珠寶；人造
      珠寶；鑽石；琥珀珠寶；象牙珠寶；景泰藍珠寶；珍珠；
      壓縮琥珀製成之珍珠；耳環；項鍊；戒指；手鐲；鍊子（
      珠寶）；胸針；墜子；手鐲上之飾品；裝飾用別針；領帶
      別針；領帶夾；袖扣；貴重金屬製徽章；紀念章；獎章（
      珠寶飾品）；鑰匙圈（隨身之小飾物）；珠寶箱；珠寶盒
      ；貴重金屬製盒；貴重金屬製帽飾品；貴重金屬製鞋飾品
      ；鐘；手錶；錶帶；錶鍊」商品、「文具及教學用品，即
      索引標籤、可黏性便條、筆記本、相簿、信封、便箋、信
      紙、書寫用具、筆及鉛筆、麥克筆、筆盒、迴紋針、橡皮
      擦、封印、貼紙、文具用尺、卷宗夾及活頁夾、標籤（非
      布製）；墨水；墨水瓶架；美工刀；紙鎮；圖章；印章；
      地球儀；印刷品，即賀卡、明信片、日曆及月曆、日記簿
      、報紙、地圖、書籍及雜誌；事務用紙及紙板；紙毛巾；
      紙製餐巾；紙手巾；紙製手帕」商品、「公事箱；背包；
      運動用提背袋；海灘袋；波士頓提包；公事包；名片皮夾
      ；電話卡皮夾；購物用帆布袋；卡片皮夾；隨身手提袋；
      零錢包；化粧袋；信用卡用皮夾；旅行用服裝袋；輕型旅
      行袋；體操用手提袋；手提袋；鑰匙包（皮革製）；網狀
      購物袋；皮夾；小型皮夾；錢包；背囊；書包；購物袋；
      掛肩式皮包；手提箱；大型女用手提袋；旅行袋；行李箱
      ；腰包；人造皮革；未加工及半加工皮革及毛皮；雨傘；
      陽傘；傘套」、「衣服，即套裝、洋裝、外套、大衣、夾
      克、雨衣、內褲、褲子、短褲、牛仔褲、裙子、短上衣、
      襯衫、Ｔ恤、背心、毛衣、套頭毛衣、內衣褲、睡衣；運
      動套裝；泳裝；領帶；絲巾；披肩；圍巾；服飾用手套；
      襪子；緊身衣；綁腿；吊襪帶；吊褲帶；婚紗；化裝舞會
      服裝；日式服裝；服飾用腰帶；冠帽，即帽子、有邊帽及
      帽舌；靴鞋，即鞋子、靴子、運動鞋、涼鞋、拖鞋」商品
      、「玩具；玩偶；玩具人偶及其組件；動畫人偶及其組件
      ；運動用具」商品及「衣服、服飾配件、襪子、冠帽、鞋
      靴、皮包、手提袋、珠寶、首飾、傘、珠寶盒、貴重金屬
      製鑰匙圈、鐘錶及其組件、眼鏡及其組件、已錄雷射唱片
      、已錄影碟、印刷品、書籍、文具、玩具、運動用具、貴
      重金屬、皮革、皮件、紙巾之零售批發及線上零售服務；
      廣告；為他人提供促銷活動；為他人提供採購服務（為其
      他企業採購商品及服務）；為零售目的在通訊媒體上展示
      產品；拍賣；代理進出口服務」服務，因系爭商標之中文
      意義為「愛地球愛音樂」，其並非高度創意性之標語，予
      相關消費者之認知印象，僅為一理念宣傳用語，並不足以
      使人了解其為表彰商品或服務之標識，並得以與他人之商
      品或服務相區別，消費者在第一印象上無從將之作為區別
      來源之標識，故其不具先天識別性自明，原告主張系爭商
      標為任意性商標具先天識別性云云，自無足採，本件自有
      商標法第29條第1 項第3 款規定之適用。
（三）又按有前項第1 款或第3 款規定之情形，如經申請人使用
      且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適
      用之。商標法第29條第2 項定有明文。原則上越是直接明
      顯的描述性文字或不具識別性的標識，消費者越不會把它
      當作是識別來源的商標，申請人越需要藉由更多的相關物
      件或媒介物的使用，讓相關消費者認識該標識為商標。原
      告雖提出相關資料證明系爭商標已取得後天識別性，惟查
      ：「互動百科」介紹「earth music ecology 」品牌之網
      頁中記載：「earth music ecology-關於Love Music，
      Love Earth演唱會」、「由earth music & ecology 發起
      的全球性音樂會... 通過音樂的正能量，與歌迷粉絲共同
      Love Music！Love Earth！」（見訴願卷外置證物附件10
      第1 、2 頁）、「a nation」音樂會會場照片上可見「
      LOVE earth LOVE music 」之布條及T 恤（見訴願卷外置
      證物附件11第4 頁）、「羊毛與千葉花」演唱會相關資料
      則記載「羊毛與千葉花LOVE earth LOVE music 最溫暖聲
      音演唱會」、「演唱會注目焦點*LOVE earth LOVE music
      活動，無論在日本以及中國都得到廣大民眾熱烈的迴響。
      earth 帶動的環保概念已經深植在顧客對品牌追求者的第
      一印象外，earth music ecology 從創立開始，就一直是
      CSR 活動的身體力行者... 首次在台灣舉辦LOVE earth
      LOVE music活動，期望引領業界成為服裝與音樂結合的新
      指標」（見訴願卷外置證物附件12第1 頁、第12頁）、「
      蘇打綠音樂派對」活動網頁則記載「LOVE earth, LOVE
      music 全球音樂派對旋風勁刮」（見訴願卷外置證物附件
      13第2頁 ）、「LOVE EARTH LOVE MUSIC 公益音樂活動北
      京站」記者會報導記載「品牌同時宣佈將"LOVE earth,
      LOVE music" 系列公益音樂活動帶入中國... 」、「
      earth music 相信時尚的正面力量，傳達時尚與美麗的正
      能量，在將"LOVE earth, LOVE music"系列公益活動帶入
      中國之際，也發出召集令，請所有身著自然摩登、引領潮
      流的您一起愛地球、愛音樂，那麼世界將真正成為The
      One 。」（見訴願卷外置證物附件14第1 、4 頁）、王力
      宏T 恤商品網頁記載「王力宏釋放LOVE earth, LOVE
      music 正能」、「近日，亞洲第一自然系女裝品牌earth
      music & ecology 攜手台灣音樂巨星王力宏，以LOVE
      earth, LOVE music 之名，為其MUSIC-MANII 2013 世界巡
      迴演唱會上海站聯名推出LOVE EARTH LOVE MUSIC ×火力
      全開限量版公益專屬T 恤作為官方指定歌迷服」（見訴願
      卷外置證物附件15第1 頁），由上開資料可知，「LOVE
      EARTH LOVE MUSIC」文字係作為該演唱會活動之宣傳口號
      ，用以傳達該活動之精神及理念，而非作為表彰商品或服
      務來源之商標使用，且上開使用證據時間非長、資料甚少
      ，亦無法證明系爭商標經長久使用，已足使相關消費者認
      識其在表彰所辦理之演唱會活動之相關商品或服務，並足
      以作為區別來源之標識，準此，自難認系爭商標已取得後
      天識別性，原告主張本件符合商標法第29條第2 項規定應
      予註冊云云，尚不足採。至原告稱其已投入相當經費、勞
      力，如由原告取得商標權而以商標態樣使用，必能使消費
      者知悉其為商標云云，然系爭商標既因欠缺識別性，依商
      標法第29條第1 項第3 款規定即不得註冊，原告所指無法

      據為系爭商標應予註冊之事由，其所述要不足採。」

                                1

(商標 商標異議 觀念近似) 天下一番 v.世界一番

智慧財產法院 103年度行商訴字第38號行政判決(103.6.12)

智慧財產局就註冊第147322號「世界一番」商標異議事件，應作成「異
議成立，註冊應予撤銷」之審定。

「(三)經查系爭商標係以由左至右橫書之中文「世界一番」4 字所

    組成，其所使用之字體，僅為一般常見之中文字體，並未在
    文字上加入任何變化或特殊設計元素，而使其於單純之文字
    外觀或意義上產生任何商標設計者所欲傳達之概念或意象，
    故僅屬單純之文字商標；而據以異議商標則以由上而下直書
    之中文「天下一番」4 字所組成，於版面配置上，係將「天
    下」與「一番」分為二部分，而以右高左低併列之方式呈現
    ，其所使用之字體，亦屬未加入任何商標設計者巧思與創意
    之常見中文字體，故亦屬單純之文字商標。二造商標相較，
    均有相同之中文「一番」2 字，僅於連用詞彙部分，有「世
    界」及「天下」4 字之差異，惟觀諸原證3 即原告於教育部
    國語推行委員會編纂之重編國語辭典修訂本網頁，分別輸入
    「天下」及「世界」之查詢結果頁面列印資料（見本院卷第
    22頁），對照二者之相似詞欄位可知，二者互為相似詞彙，
    而於前開「天下」查詢頁面之解釋欄位中，亦說明「天下
    」一詞泛稱全世界，顯見「天下」與「世界」二詞於解釋上
    ，具有相同之觀念。又「天下」2 字可解為「普天之下」之
    意，而「世界」2 字亦能為「以世間為界」之解釋，然不論
    普天之下亦或以世間為界，其所指者皆為吾人之生活環境，
    亦即地球所含括之所有範圍，則「天下」及「世界」二詞，
    於解釋上自具有相同之意義，被告認二者含義有別，並不可
    採。而「一番」2 字應係源自於日文而來，其係表示程度之
    副詞，即中文「最」之意。雖其並非中文固有詞彙，然因我
    國與日本距離非遠，交通亦屬方便，且因歷史因素，而對於
    日本具有特殊之情感，故我國每年赴日旅遊之人數甚眾，文
    化交流亦屬頻繁，故「一番」2 字早已為我國所沿用，於解
    釋上已非單純程度副詞，而有第一、最佳等程度形容詞之意
    ，則將其分別與二造商標之中文「世界」或「天下」連用，
    並使用於後述二造商標所指定之商品類別，皆會使相關消費
    者認為其係指標示有二造商標之商品，乃吾人生活環境中品
    質最佳或第一之意。而「天下」及「世界」二詞彙具有相同
    之觀念已如前述，則相關消費者於購買標示有二造商標之商
    品時，自有可能於就二造商標之熟悉程度皆非甚高之情形下
    ，於理解上主動將相同意義之「天下」及「世界」二詞彙互
    為置換，則縱二造商標中「天下」及「世界」二詞彙於讀音
    及外觀上均不相同，然因其觀念上實屬相同，一般消費者自
    有可能因觀念上相同，以致無法明確區辨二者，而主動將其
    互為置換，此時自無法憑藉讀音或外觀判斷其差異。又二造
    商標於版面配置上雖亦有單純橫書及併排直書之區別，然因
    中文非屬拼音文字，中文之各字元間，皆有其所代表之意義
    或詞性，並能相互結合成為常用之詞彙，若為常見之詞彙，
    書寫方式亦非以不規則之方式呈現，閱讀者自能自行重組並
    加以辨識，則因二造商標書寫方式單純，一般消費者於觀察
    時仍能輕易理解，則一般消費者自不致僅因二造商標編排方
    式之不同，而認其觀念並非相同，況被告於本院103 年5 月
    16日準備程序亦陳稱「（法官問：系爭商標是由左至右書寫
    成一行，據爭商標是由上到下書寫成兩行，但看起來都是文
    字商標，如果據爭商標也是由左到右書寫時，是否仍為同一
    性之使用？）同一行的排列如果給消費者的印象還是天下一
    番的話，仍然認為是同一性的使用。」（見本院卷第46頁）
    。故二造商標登記註冊之版面配置上雖有不同，但如為同一
    性使用之左右書寫時，因「世界」與「天下」二詞於觀念上
    係屬相同，相關消費者仍無法藉前開差異區辨其不同。綜上
    所述，二造商標於觀念上構成近似，讀音及外觀上雖略有不
    同，然未必能突顯於觀念之外，而獨立為我國消費者所理解
    ，故以二造商標觀念近似程度觀之，倘係標示在相同或類似
    之商品或服務時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時
    施以普通之注意，仍會有所混淆而誤認二商品或服務係自同
    一來源或誤認為不同來源但有所關聯，故二商標仍應屬構成

    近似之商標。」

(商標 商標異議 商標異議事由)

智慧財產法院103年度行商訴字第21號行政判決(103.6.19)

「原告雖另主張系爭商標註冊違反修正前商標法第23條第1

      項第14款、現行商標法第30條第1 項第12款之規定，及系
      爭商標申請時並未將外文「WANGS' TEA HOUSE」部分聲明
      不專用，被告卻未予核駁，違反現行商標法第29條第1 項
      規定。惟其中修正前商標法第23條第1 項第14款、現行商
      標法第30條第1 項第12款規定部分，原告於異議及訴願程
      序均未主張，且商標異議應自商標註冊公告之日起三個月
      內向商標專責機關提出，系爭商標於100 年12月1 日公告
      ，原告遲至103 年1 月29日提起本件行政訴訟始主張系爭
      商標註冊違反上開規定，自有未合。至現行商標法第29條
      第1 項規定部分，原告於訴願程序亦未就此部分表示不服
      ，況系爭商標係由一恭字之四方形設計圖、中文「恭伯茶
      屋」、「WANGS' TEA HOUSE」上下併列所構成，其中「茶
      屋」、「WANGS' TEA HOUSE」依一般社會通念之理解乃指
      賣茶之地方或王姓人家賣茶的地方，與所指定使用商品品
      質或功用等關係密切，且為競爭同業亦需使用之說明性文
      字，屬不具識別性之部分，惟系爭商標尚結合具識別性之
      中文「恭伯」及四方形設計圖，其商標整體足使相關消費
      者認識其係表示特定來源之標識，具有一定識別作用，而
      非「僅由」其他不具識別性之標識所構成，被告於參加人
      聲明該等不具識別性部分不在專用之列而准其註冊，亦無
      違反修正前商標法第19條及現行商標法第29條第1 項規定

      ，原告此部分主張，亦有未洽。」

(商標 商標註冊 說明性文字 通用名稱 識別性) 極致飛秒雷射

智慧財產法院103 年度行商訴字第43號行政判決(103.6.26)

29I(1)

「(二)經查系爭商標係由中文「極致飛秒雷射」6 字所組成之商標

    ，而其所使用之字體僅為一般常見之中文印刷字體，並未於
    單純之字體上加入設計元素或為特殊變化，而使文字於單純
    字義外，另具有商標設計者所欲傳達之概念或意象，故系爭
    商標屬單純之文字商標。系爭商標之中文「極致」2 字，有
    「最高的造詣」、「最高的境界」之意，此有國語日報辭典
    影本及遠流活用國語辭典影本附卷可參（見評定卷第26、67
    頁）。由前述「極致」字義觀之，若將「極致」一詞與其他
    詞彙或字句連用時，自會使前開連用詞句之見聞者認與「極
    致」一詞連用之詞彙已達該領域最佳或頂尖之程度，故將其
    結合其他詞彙作為商標使用，自會使相關消費者認為其在形
    容所表彰之商品或服務為最高品質，或使相關消費者認為「
    極致」2 字僅係所連接名詞或形容詞之程度副詞。另系爭商
    標之中文「飛秒」2 字，並非固有詞彙，惟就其字義觀之，
    「飛」字可作形容詞或程度副詞使用，取其如飛行般快速之
    意，作為形容動作或狀態改變快速之意，常用之詞彙如「飛
    快」、「飛逝」，而「秒」字則為一般計量時間之最小單位
    ，1 秒之時間感受甚短且經過快速，故「秒」字亦予人有快
    速之意，若將其與「飛」字連用，則產生有如同義複詞般之
    作用，有加重強調快速之意，若將其與商品或服務結合作為
    商標之一部使用，自會使相關消費者認為其係在形容所表彰
    之商品或服務極為快速之意。又「雷射」一詞，係一種能產
    生並放大光波的裝置，為英語laser 的音譯。其原理是以晶
    體、氣體、半導體的物質為介質，使光波在介質內來回反射
    ，引起連鎖反應，放射出強化光束。雷射光強烈明亮，平行
    成束，頻率穩定，具有方向性、單色性及強大的能量，可用
    來從事測量、傳送、切割、焊接、打孔等工作。最初只用於
    工業和軍事上，近幾年也應用在醫療手術上，此有於教育部
    國語推行委員會編纂之重編國語辭典修訂本網頁，輸入「雷
    射」之查詢結果頁面列印資料（見評定卷第114 頁）。綜合
    上開對於系爭商標中「極致」、「飛秒」、「雷射」各部分
    之解釋、詞性以及構成文句時所具有之作用等，可知結合上
    開三部分所組成之系爭商標，將會與使相關消費者於觀察系
    爭商標時，產生其所表彰之商品或服務乃一種已達最高品質
    或效用且快速之雷射醫療美容手術，自屬說明性文字之概念
    。況參照蕭如涵於2008年11月之新電子科技雜誌「台灣雷射
    產業大躍進　飛秒雷射創新技術出爐」一文之網頁列印資料
    ，其內文以「工業研究院南分院於3 年前成立雷射應用科技
    中心，今年6 月設置『飛秒雷射』實驗室，結合機械、光電
    等跨部門人員，致力於建立關鍵零組件自主能力，以及朝加
    值創新應用方向努力……，試圖藉由「飛秒雷射」研發應用
    ，將台灣從既有低階雷射成型技術應用提升至高階雷射微成
    型應用，增加未來3C產品、太陽光電、IC半導體、軟性電子
    及生醫晶片等產品及製程設備的競爭優勢。『雷射』其實早
    已大量運用在半導體、太陽能電池產業進行切割、鑽孔或是
    修補的工作；而運用傳統雷射也可切割金屬、雕刻或是防偽
    。雷射加工在工業上也有其應用，比如顯示器中的關鍵零組
    件、生醫科學的心導管支架或是精密光學結構與近視手術、
    雷射美白、除疤等。但是在傳統的奈秒雷射10（-9次方）秒
    無法克服『熱』對其材料產生的影響，因此，工研院開始推
    動『飛秒雷射』，其頻率比傳統雷射快一倍，為10（-15 次
    方）秒，且由於超快特性，可加工於任何材料，不會受到熱
    破壞，適用於高科技產業微細加工。……飛秒雷射技術將會
    以提早業界2 至3 年為目標，尋求特殊的加值應用，目前已
    鎖定『雷射生醫』發展。說飛秒雷射超快、超微小的局部加
    工特性，能以雷射光作皮下組織感測，藉由極微小的探針觀
    察打入皮下組織的藥劑是否有效，以了解活體細胞對藥物的
    反應。諸如此類的生醫應用將成為研發主力，藉此希望打入
    利基市場……。」（見評定卷第115 頁），參照前開文章之
    內容可知，「飛秒雷射」應屬得應用於醫療美容之相關技術
    ，而原告於評定階段所提出之商標評定答辯書中亦自承「飛
    秒雷射」一詞早已使用在醫學界及學術界，故其已屬商品或
    服務之通用名稱等語（見評定卷第40頁），顯見飛秒雷射本
    即為商品或服務之說明，故縱僅將系爭商標區分為「極致」
    及「飛秒雷射」二部分，相關消費者於觀察系爭商標時，仍
    會認系爭商標係在說明原告所提供之飛秒雷射服務品質已達
    到相關業界之頂點，自亦屬說明性之文字。綜上所述，系爭
    商標僅由描述所指定商品或服務之品質及相關特性之說明所
    構成者，不得註冊，自有商標法第29條第1 項第1 款規定之
    適用，而不得註冊。又按「商標整體不具識別性時，表示商
    標圖樣整體無法作為識別商品或服務來源的標識，即使請求
    聲明整體圖樣或圖樣中之某一部分不專用，商標整體仍不具
    識別來源之功能，故屬不得為聲明不專用的情形」，此有經
    濟部98年11月16日經授智字第09820031440 號令訂定發布，
    於99年1 月1 日生效之「聲明不專用審查基準」5.1 商標整
    體不具識別性規定可資參照。系爭商標不論將其拆解為「極
    致」、「飛秒」、「雷射」三部分觀之，亦或僅將其拆解為
    「極致」、「飛秒雷射」二部分觀之，其解釋上均屬商品或
    服務之說明性文字，已如前述，參照前開「聲明不專用審查
    基準」5.1 商標整體不具識別性規定，系爭商標中之「飛秒
    雷射」部分應屬不得聲明不專用之情形，則原告縱已聲明「
    飛秒雷射」不在專用之列，亦不符合商標法第29條第3 項之
    規定，而認其屬得註冊之商標。
(三)原告雖提出原告官方網站、以「極致飛秒雷射」為關鍵字於
　　知名搜尋網站搜尋結果及原告上傳於知名網路影音分享網站
  　之影片總瀏覽人數等證據資料影本，主張系爭商標業經其廣
    泛行銷使用，已具有商標識別性云云，惟查觀諸原告所檢送
    於其官方網站上有關「Z-LASIK 極致飛秒雷射」之介紹及廣
　　告資料、原告上傳於知名網路影音分享網站之影片以及輸入
  　「極致飛秒雷射」作為關鍵字於知名搜尋網站搜尋結果資料
　　（見評定卷第43至57頁、第87至90頁，及本院卷第33至38頁
    ）可知，雖前開官方網站、搜尋網站之搜尋結果及網路影音
    分享網站之影片均有出現「極致飛秒雷射」之字樣，然細觀
    原告就「極致飛秒雷射」之使用方式，均係將「極致」2 字
    與「飛秒雷射」連用，且「極致飛秒雷射」6 字所使用之字
    體、字型均屬相同，並未在「極致」2 字部分加入特殊之設
    計元素或將「極致」2 字之字體以放大、縮小等其他特殊變
    化方式之呈現，使相關消費者能於觀察時，將「極致」2 字
    獨立於「飛秒雷射」之外觀察，則相關消費者於觀察系爭商
    標時自不會將「極致」2 字視為系爭商標之主要識別部分，
    仍會因其與「飛秒雷射」4 字連用，將其視為商品或服務之
    說明。另觀諸原告官方網站中，有關「大學6D準分子雷射」
    之廣告頁面（見評定卷第45頁），原告於該廣告中即以「極
    致飛秒雷射」與「6D準分子雷射」並列之方式，比較二種雷
    射手術之差異，相關消費者於觀察前述廣告時，自會認為「
    極致飛秒雷射」係在說明此項近視雷射手術服務之內容及所
    使用之雷射儀器特色，以區分該項手術與「6D準分子雷射」
    之不同，而將其視為描述性之文字，亦不會認為其係表彰該
    項服務之商標。再就原告官方網站中其餘標示有「極致飛秒
    雷射」字樣之部分觀之，其幾以與外文「Z-LASIK 」連用之
    方式呈現，則相關消費者於觀察時，自會認為其「極致」2
    字係在說明使用「Z-LASIK 」雷射儀器所施做飛秒雷射手術
    之等級，此亦有原告官方網站中，關於「Z-LASIK 極致飛秒
    雷射特性」說明之網頁可佐（見評定卷第49頁），該網頁於
    說明「Z-LASIK 」之雷射技術時，其對照組之雷射技術名稱
    均為「傳統飛秒雷射」，顯見系爭商標中之「極致」2 字僅
    係用以說明及描述以「Z-LASIK 」雷射儀器所施做之近視手
    術，乃飛秒雷射技術中之最高等級。且此種雷射手術十分精
    密，而所手術之部位亦為有靈魂之窗稱呼之眼睛，其手術結
    果之成敗，攸關相關消費者於手術後之一切日常生活，相關
    消費者於考量是否施做此項手術時，自會於綜觀原告官方網
    站中所有關於Z-LASIK 極致飛秒雷射之介紹後，方決定是否
    至原告所開設之眼科診所接受此項服務，而原告官方網站內
    ，關於近視雷射手術之比對說明，有以「極致飛秒雷射」說
    明其所施做之近視雷射手術乃飛秒雷射手術之最高等級，已
    如前述，則相關消費者於綜觀原告網站中關於Z-LASIK 極致
    飛秒雷射之介紹後，客觀上應會認「極致飛秒雷射」6 字係
    表達Z-LASIK 近視雷射手術之描述性文字。又原告上傳於知
    名影音分享網站之影片，應係將前開原告官方網站之內容，
    以動畫、醫師或接受手術者親身說明、手術施做過程等影片
    方式表達，惟此等表達方式之不同，仍不致動搖相關消費者
    ，於客觀上應會將「極致飛秒雷射」6 字認係在表達Z-
    LASIK 近視雷射手術之描述性文字之事實，則縱有8 萬多人
    次點閱，相關消費者仍僅會將其視為商品或服務之說明。而
    於知名搜尋網站以極致飛秒雷射作為關鍵字搜尋之結果，雖
    均與原告有關，然其客觀上僅足以表示相關消費者能認識「
    極致飛秒雷射」為原告所提供服務之一或為某種近視雷射手
    術之名稱，其主觀上是否能認其為可識別商品或服務係源自
    原告之商標，尚無法僅憑該搜尋結果得知。況於知名搜尋網
    站以極致飛秒雷射作為關鍵字搜尋之結果，其中於Google搜
    尋網站搜尋之結果，其第一筆之內容即有台北視寶眼科，內
    容亦有提及「台中視寶眼科」及「飛秒雷射」，而於yahoo
    搜尋網站搜尋之結果，其第一筆之內容則為諾貝爾眼科，內
    容亦有提及「飛秒雷射」（見評定卷第54及57頁），則相關
    消費者更可能因此等查詢結果呈現之方式，而僅認飛秒雷射
    為一種眼科診所提供近視雷射手術之方式，而非原告所使用
    之商標。且原告亦將系爭商標指定使用於第10、44類之「雷
    射手術儀器、手術台、視力檢查器、……、義眼、按摩器、
    外科用無菌罩布」商品及「美容諮詢顧問、診所、整形外科
    、……、醫療儀器租賃、衛生設施租賃、食品營養諮詢」服
    務，應為該等商品或服務本身密切關連之說明性文字，尚難
    認其有突顯系爭商標主要識別部分「極致」2 字，或有將「
    極致飛秒雷射」作為商標而為使用之情事，自難謂系爭商標
    經原告之行銷使用，已具有商標識別性。此外，原告亦提不
    出其他任何證據證明系爭商標已經使用且已在交易上成為原

    告商品或服務之識別標識，故系爭商標不具識別性。」

(商標 商標註冊) FT on 電容器 v. Tt on 電腦用散熱片

智慧財產法院102年度行商訴字第150號行政判決(103.7.9)

30I(10)

「3.商品或服務是否類似暨其類似之程度：

      (1)按商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製
　　　　或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近
        似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品
    　　消費者誤認其為來自相同，或雖不相同但有關聯之來源
  　　　，則此二個商品間即存在類似的關係。又商品或服務類
    　　似與否之認定，並非絕對受商品或服務分類之限制，同
      　一類商品或服務不一定是類似商品或服務，而不同一類
        的商品或服務也可能是類似商品或服務。商品類似之判
        斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市
        場交易情形為依據。商品或服務分類係為便於行政管理
        及檢察之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受
        該分類之限制，是以商標法第19條第6 項規定「類似商
        品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。」
        （混淆誤認之虞審查基準5.3 、5.3.2 、5.3.4 參照）
        。
  　　(2)查系爭商標申請案指定使用於第9 類「電腦用散熱片、
        電腦散熱片用扣件、散熱扇、電腦散熱風扇、電腦散熱
        模組、電腦用熱導管、不斷電供應器、電源供應器、發
        光二極體顯示器散熱器、硬碟用散熱器、電腦用連接器
        」商品，與據以核駁商標指定使用於第9 類「電容器、
        電阻、避雷器」商品，兩者雖均為第9 類商品，但關於
        其商品類似與否，不能以此分類限制。又系爭商標申請
        案之商品為電腦零件及週邊產品，其功能主要為電腦使
        用中之散熱，而據以核駁商標之電容器為應用於多數電
        子產品電路中如收音機、電視機等、電阻為應用於多數
        電子產品如行動電話、避雷器為應用於家用電器的過電
        壓保護，均非電腦週邊設備產品。另自材料區分，系爭
        商標申請案係以銅、鋁、馬達、扇葉等組成，而據以核
        駁商標則由陶瓷、雲母、紙質、塑料等所組成，兩者並
        不相同。再自產製業者而觀，系爭商標申請案所產製商
        品銷售予電腦設備之中、下游業者，而據以核駁商標所
        產製商品銷售予上游業者，兩者所銷售之對象，並不相
        同，亦有原告提出之分析表可按（見本判決附件）。基
        此，兩者雖指定使用第9 類商品，惟依一般社會通念及
        市場交易情形而觀，兩者商品之類似程度低。
      (3)被告雖辯稱兩商品皆為「電氣機械器具」商品，其原料
        、用途、功能大致相當，易使一般消費者誤認等語（見
        答辯狀，本院卷第276 頁），惟此與前揭商標法第19條
        第6 項規定不符，且被告對電腦散熱器等與電容器、電
        阻及避雷器之功能、材料部分何以相同或相當？兩商品
        之消費者是否相同或相當？並未作作詳細分類與分析，

        以「大致相當」之概括用語認定，並不足採。」

「3.商品或服務是否類似暨其類似之程度：

      (1)按商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製
　　　　或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近
        似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品
    　　消費者誤認其為來自相同，或雖不相同但有關聯之來源
  　　　，則此二個商品間即存在類似的關係。又商品或服務類
    　　似與否之認定，並非絕對受商品或服務分類之限制，同
      　一類商品或服務不一定是類似商品或服務，而不同一類
        的商品或服務也可能是類似商品或服務。商品類似之判
        斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市
        場交易情形為依據。商品或服務分類係為便於行政管理
        及檢察之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受
        該分類之限制，是以商標法第19條第6 項規定「類似商
        品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。」
        （混淆誤認之虞審查基準5.3 、5.3.2 、5.3.4 參照）
        。
  　　(2)查系爭商標申請案指定使用於第9 類「電腦用散熱片、
        電腦散熱片用扣件、散熱扇、電腦散熱風扇、電腦散熱
        模組、電腦用熱導管、不斷電供應器、電源供應器、發
        光二極體顯示器散熱器、硬碟用散熱器、電腦用連接器
        」商品，與據以核駁商標指定使用於第9 類「電容器、
        電阻、避雷器」商品，兩者雖均為第9 類商品，但關於
        其商品類似與否，不能以此分類限制。又系爭商標申請
        案之商品為電腦零件及週邊產品，其功能主要為電腦使
        用中之散熱，而據以核駁商標之電容器為應用於多數電
        子產品電路中如收音機、電視機等、電阻為應用於多數
        電子產品如行動電話、避雷器為應用於家用電器的過電
        壓保護，均非電腦週邊設備產品。另自材料區分，系爭
        商標申請案係以銅、鋁、馬達、扇葉等組成，而據以核
        駁商標則由陶瓷、雲母、紙質、塑料等所組成，兩者並
        不相同。再自產製業者而觀，系爭商標申請案所產製商
        品銷售予電腦設備之中、下游業者，而據以核駁商標所
        產製商品銷售予上游業者，兩者所銷售之對象，並不相
        同，亦有原告提出之分析表可按（見本判決附件）。基
        此，兩者雖指定使用第9 類商品，惟依一般社會通念及
        市場交易情形而觀，兩者商品之類似程度低。
      (3)被告雖辯稱兩商品皆為「電氣機械器具」商品，其原料
        、用途、功能大致相當，易使一般消費者誤認等語（見
        答辯狀，本院卷第276 頁），惟此與前揭商標法第19條
        第6 項規定不符，且被告對電腦散熱器等與電容器、電
        阻及避雷器之功能、材料部分何以相同或相當？兩商品
        之消費者是否相同或相當？並未作作詳細分類與分析，

        以「大致相當」之概括用語認定，並不足採。」

(商標 商標異議 惡意搶註) YOUNG LEARNERS GO!

智慧財產法院103年度行商訴字第26號行政判決(103.7.11)

「  (六)原告因與參加人間具有同業競爭關係，而知悉據以異議商標

    1 、3 商標之存在：
    原告主張於申請系爭商標註冊前，已使用並建立系爭商標極
    高之知名度，無仿襲據以異議商標之必要，且市場中存在為
    數眾多含有「Young Learners」之商標，堪認原告並非仿襲
    據以異議商標之意圖而申請註冊系爭商標云云。雖原告與參
    加人之間並無契約、地緣或業務往來關係，然查：
    1.依原告於異議階段所提之附件4 、7 網頁資料（異議卷第
      1 冊第72至73、157 至194 頁）所示，系爭商標之商品係
      於2006年首次出版，且前開網頁資料記載：「YOUNG LEAR
      NERS GO 是一套專以英文為外國語言的地區的兒童所研發
      設計的英語教材......為一套完整劍橋小院士考試教材..
      ....」，並製有「YOUNG LEARNERS GO 」（即系爭商標商
      品）與「YLE 」（即劍橋小院士）之對照表（異議卷第1
      冊第167 至168 、182 頁），復記載「 Young Learners
      Go! is a six-level course for young learners. It
      is presented in three stages that correlate with
      the Starters, Movers and Flyers levels in the Camb
      ridge Young Learners English Tests. 」、「Young Le
      arners Go! Tests is the ideal preparation series
      for all learners taking the Cambridge Young Learne
      rs English Tests. 」等語（異議卷第1 冊第73、171 頁
      ），是原告係針對參加人之「Cambridge Young Learners
      English Tests 」英語檢測按其課程階段而為設計規劃「
      YOUNG LEARNERS GO 」兒童英語教材，足見原告於系爭商
      標申請註冊（2009年5 月27日）時，即已知悉據以異議商
      標1 、3 為參加人使用於英文認證服務、教學用書及教學
      光碟商品。而原告基於出版關於劍橋兒童英檢教材之業務
      關係，顯已知悉參加人亦有使用據以異議商標1 、3 於「
      Cambridge Young Learners English Tests」英語檢測之
      相關用書及光碟，惟原告仍以包括有相同「YOUNG LEARNE
      RS」文字之系爭商標申請註冊，顯係基於仿襲之意圖，而
      有搶註之不公平競爭情事。是系爭商標之註冊有違註冊時
      商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第
      12款規定。
    2.至原告主張系爭商標商品在我國，甚至全球市場，均已為
      相關消費者所熟知並建立極高之知名度當無攀附參加人或
      以不公平競爭目的搶註、仿襲據以異議商標之必要云云（
      本院卷第31至32頁），並提出原證13至17相關銷售證據資
      料（本院卷第79至135 頁），惟註冊時商標法第23條第1
      項第14款，及現行商標法第30條第1 項第12款規定，旨在
      規範具有契約、地緣、業務往來或其他關係之人，知悉他
      人先使用之商標，卻以相同或近似於先使用於同一或類似
      商品或服務之商標申請註冊，賦予先使用商標者遭搶先註
      冊其商標，防止不公平競爭行為，即使原告於2006年開始
      使用系爭商標於兒童英語教材，惟參加人更早研發設計「
      Cambridge Young Learners English Tests」英語檢測及
      相關教學用書及教學光碟商品，且原告之兒童英語教材係
      針對參加人之「Cambridge Young Learners English Tes
      ts」而來，可徵原告申請系爭商標之仿襲據以異議商標1
      、3 的意圖，且原告所提之證據無足證明市場中存在為數
      眾多含有「Young Learners」之商標，均已如前述，自無
      由容許原告以其「YOUNG LEARNERS GO 」銷售、使用情形
      、或其他英語教學業者的慣用語，否認其仿襲據以異議商

      標1 、3 之意圖。」

(商標 商標評定 惡意搶註) 李奇

智慧財產法院103年度行商訴字第14號行政判決(103.7.30)

30I(12)

「５、原告因與參加人間具有同業競爭關係，而知悉據以評定商

      標之存在：
    (1)按修正前商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條
      第1項第12款之規定，除例示如「契約、地緣、業務往來
      」之關係外，並概括規定因「其他關係」知悉他人商標而
      搶先註冊之情形，則有關「其他關係」之解釋，應參酌同
      條文之例示規定，始符合立法真意。因此，上開規定所謂
      之「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、
      業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言
      ，或雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經
      營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之
      「其他關係」（最高行政法院103 年度判字第23號判決參
      照）。
　　(2)經查，原告自承其係於臺中地區經營「李奇數學」補習班
      ，且授課之對象為國小及國中之學生，由此可知原告與參
      加人均為補習教育之同業。雖然，原告之授課對象為國小
      或國中生，授課內容為數學，而參加人授課之對象為高中
      生，授課內容為英文，惟國中與高中的學程銜接關係的緊
      密程度頗高，而數學與英文無論是在國中或高中，均屬相
      當重要之科目，故彼此間應會加以參酌及搜尋，故原告與
      參加人顯係具有競爭同業關係，則原告對於參加人所提供
      之補習教育師資、考試卷、講義教材及廣告宣傳等資訊，
      自較一般人熟悉。何況，據以評定之「李奇」商標，並非
      一般常用習見之字詞，具有相當之識別性，原告於其後始
      以完全相同之中文「李奇」作為系爭商標圖樣，並均指定
      使用於同一或類似之講義、考試卷、試題測驗集、補習班
      等商品或服務，向被告申請註冊，實難謂為偶然之巧合，
      堪認原告係因與參加人間具有競爭同業關係知悉據以評定
      商標之存在，意圖仿襲而以不正競爭方式搶先申請系爭商

      標之註冊。」

(商標 商標異議 惡意搶註) DEFI

智慧財產法院103年度行商訴字第48號行政判決(103.9.30)

30I(12)

「 ５、原告因與參加人間具有相關或同業競爭關係，而知悉據以

      異議「DEFI」商標之存在：
      原告將系爭商標指定使用於「手提袋、運動用墊、運動器
      材、球拍、羽球柱、羽球網、網球網、運動用護具、球拍
      用線、運動用具袋、運動用球之零售批發」等服務，其中
      有關球拍、手提袋、運動器材、運動用具袋、運動用球部
      分不僅與參加人先使用之「DEFI」商標所使用之商品相同
      ，且系爭商標指定使用之「羽球柱、羽球網、網球網」等
      涉及專業運動器材，若非該等器材之廠商斷無指定使用該
      服務之可能，足見原告與參加人同為販售運動器材用品之
      同業，對參加人之商品及型錄等，均會互相參酌。復參以
      據以異議「DEFI」商標並非沿用既有之詞彙或事物，其本
      身不具任何涵義，亦未傳達任何商品或服務之相關資訊，
      顯係參加人特別設計作為指示及區辨商品來源之用，而系
      爭商標不僅與據以異議「DEFI」英文字母完全相同，連字
      體形狀、字母E 與F 均呈圓弧狀設計、字母E 上則有如外
      文常用由右上往下一撇之符號，以及字母設色等，均無差
      異，原告以幾近完全相同之商標圖樣指定使用於同一或類
      似之商品或服務，實難謂為偶然之巧合，而對於其使用系
      爭商標之始末或創作由來，均未據原告提出任何證據供本
      院審酌，經綜合審酌上開情狀，足見原告係因與參加人間
      具有競爭同業關係知悉據以異議商標之存在，意圖仿襲而 

      以不正競爭方式搶先申請系爭商標之註冊，應堪認定。」

(商標 商標註冊) nidBOX on 35,41,42類別，非單純文字商標，非固有習見之外文單字，與指定商品服務無關或關聯性極低，應予註冊。

智慧財產法院103年度行商訴字第62號行政判決(103.9.18)

29III

29II

「訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於申請第100046742 號「nidBox」商標註冊案，應依本判

決之法律見解另為審定。」

「四、本院之判斷：

(一)按商標識別性，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為
　　表彰商品或服務之標識，並得與他人之商品或服務相區別。
  　商標法第18條第2 項定有明文。次按商標僅由其他不具識別
    性之標識所構成者，不得註冊，復為商標法第29條第1 項第
    3 款所明定。另有第1 項第3 款規定之情形，如經申請人使
    用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適
    用之，復為同法第29條第2 項所明定。原告以「nidBox及圖
    」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及
　　服務分類表第35類「網路拍賣、布疋及衣服及服飾配件零售
  　、汽車及其零件配備零售、廣告企劃及設計、廣告製作、廣
　　告代理、廣告宣傳及宣傳品遞送」；第41類「書刊之出版、
  　書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、文獻之
    出版、文獻之發行、教科書出版（廣告品除外）、線上電子
    書籍及雜誌之出版、電子編輯出版。書刊之查詢、雜誌之查
    詢、文獻之查詢、提供電子刊物線上瀏覽服務、藉由網際網
    路提供圖片線上瀏覽服務。代理書籍之訂閱、代理雜誌之訂
    閱、電腦補習班、技藝訓練班、補習班、語文補習班、珠算
    補習班、才藝補習班、專門學校（教育）、備有膳宿學校、
    函授課程、宗教教育、體操教導、教導服務、體能教育、實
    地訓練（示範）、教學、舉辦座談會、舉辦會議、舉辦談論
    會、舉辦研習會、舉辦各種親子活動節目、教育資訊、藉由
    網際網路提供影片欣賞、下載之服務，藉由網際網路提供音
    樂欣賞、下載之服務，策劃各種聯誼活動、舉辦音樂競賽、
    舉辦教育競賽、舉辦各種學術及文化競賽、舉辦娛樂競賽、
    舉辦選美競賽，代售各種活動、展覽、比賽入場券」及第42
    類「電腦動畫之製作、電腦動畫之設計、電腦繪圖、電腦程
    式設計及電腦資料處理、電腦軟體設計、電腦軟體更新、電
    腦軟體維護、電腦軟體租賃、電腦軟體設計諮詢顧問、電腦
    系統分析、電腦系統設計、電腦軟體安裝、電腦程式複製、
    電腦程式規劃、電腦硬體租賃、網路伺服空間出租、藉由全
    球電腦網路提供廣泛領域之資訊服務、網站規劃建置、網路
    認證服務、網路網頁設計、主持電腦網頁、為他人製作或維
    護網頁、電腦硬體設備設計」服務，向被告申請註冊。經被
    告審查，認系爭註冊商標圖樣上之「nidBox」有網路介面裝
　　置（網路接口設備）箱（盒）、撥號網路箱（盒）之意，不
  　具識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，原告未就之聲
    明不專用，依商標法第29條第3 項規定，自不得註冊，而於
    102 年10月23日以商標核駁第350685號審定書為核駁之處分
    ，原告不服，提起訴願，仍經訴願機關以系爭註冊商標不具
    識別性，且原告所提證據並不足以證明系爭註冊商標已取得
    後天識別性，而駁回其訴願，原告復以相同理由提起本件訴
    訟，故本件爭點為系爭註冊商標指定使用於前揭服務，是否
    無法使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉
    以與他人之商品或服務相區別；以及系爭註冊商標是否已經
    原告長期、廣泛使用而於所指定使用之商品或服務上取得後
    天識別性。
(二)經查系爭註冊商標圖樣係由圖形與文字部分結合而成，並非
    單純之文字商標，其圖形部分係一由上至下斜角度俯視觀察
    之正方體，並運用顏色深淺之變化，使該正方體之立面部分
    隱約呈現大寫外文字母「N 」之感。而文字部分則由外文「
    nidBox」6 字所構成，其中僅有外文「B 」為大寫，其餘字
    母皆以小寫方式呈現。在整體版面配置上，係將前述圖形與
    外文部分由左至右併列而成。且系爭註冊商標於文字部分所
    使用之外文「nidBox」，並非固有之外文單字，無法於字典
    上查得其字義，自屬一新創之外文詞彙，此有原告所提出之
    附件3 即以外文「nidBox」於各線上字典之查詢結果附卷可
    稽（見本院卷第20至21頁）。被告雖主張英文係國際性語言
    ，nid 為縮寫，且為相關業界之通用名稱，則nidBox自有其
    特定意義，相關業者及一般消費者應皆能理解云云。惟查「
    Box 」雖為一般習用英文字，但「nid 」並不具任何意義，
    雖被告辯稱「nid 」為「network in dial 」、「network
    interface device」或「network identification」之縮寫
    單字，其中文分別為「網路撥入、撥號網路」、「網路介面
    裝置、網路接口設備」或「網路識別碼」之意，而「Box 」
    有中文「盒、箱、小亭、崗亭」等字義，故「nidBox」有「
    網路介面裝置或網路接口設備之箱盒、撥號網路箱盒」之字
    義等語云云，惟查「nid 」並非習知習見之外文單字已如前
    述，且「nid 」小寫、「Box 」大寫之連用方式，是否即可
    認相關消費者會認為「nid 」係外文字之縮寫，已不無疑義
    ，再者是否即可認相關消費者會認為「nid 」係「network
    in dial 」、「network interface device」或「network
    identification」之縮寫，亦有疑義，況系爭註冊商標所指
    定使用於如前所述之第35、41、42類服務，與被告就系爭註
    冊商標之外文「nidBox」所解釋之「網路介面裝置或網路接
    口設備之箱盒、撥號網路箱盒」等電腦硬體設備相較，亦難
    認有何關聯性。此外，系爭註冊商標亦非單純文字商標，尚
    有圖形設計，故被告辯稱系爭註冊商標文字有「網路撥入、
    撥號網路」、「網路介面裝置、網路接口設備」或「網路識
    別碼」之意，已難採信，則其辯稱系爭註冊商標指定使用於
    前開服務，將致相關消費者無法區辨其為表彰服務之標識，
    並藉以與他人之服務相區別等語，亦不足採。被告雖另以「
    StartUp 」之核駁案例辯稱當連字之商標文字可分離且分離
    後各有一般意義時，仍不具識別性等語云云，惟查被告所舉
    案例，確實分離後之文字各有意義，但本件「nid 」與「
    Box 」分離後，「nid 」部分，並非當然可認有其一般意義
    ，故被告此部分答辯，亦不足採。惟查本件被告係以系爭註
    冊商標不具先天識別性，即駁回原告商標註冊之申請，而系
    爭註冊商標是否尚有其他不准註冊之理由，並未見被告加以
    審酌。從而，因系爭註冊商標之外文部分不具特定意義，且
    縱依被告所解釋之特定意義，亦與系爭註冊商標所指定使用
    之服務類別無關或其關連性極低，況系爭註冊商標非單純文
    字商標，另與圖形相結合，故難認對系爭註冊商標所指定使
    用服務之相關消費者而言，無法認識其為表彰服務之標識，
    且得藉以與他人之服務相區別，惟系爭註冊商標是否仍有其
    他不得註冊之理由，仍應由被告依本判決之法律見解加以審
    酌。
五、綜上所述，原處分以系爭註冊商標之註冊有違商標法第29條
    第3 項之規定，核駁系爭註冊商標之註冊，於法未合，訴願
    決定予以維持，亦有未洽，原告訴請將原處分及訴願決定一
    併撤銷，自無不合，應予准許。惟系爭註冊商標，是否仍有
    其他不應准予註冊之理由，有待被告機關重為斟酌後加以審
    定，則原告聲明求為判決命被告機關應作成系爭註冊商標核
    准審定之處分，尚未達全部有理由之程度，是以原告此部分

    之請求，即難准許，應予駁回。」

　　　　　　　　　  智慧財產法院第二庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　曾啟謀
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳容正
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　熊誦梅

(商標 商標註冊 裝飾花紋圖樣 先天識別性 後天識別性)

智慧財產法院103年度行商訴字第32號行政判決(103.9.25)

29I(3)

29II

「(二)主要爭執事項：
    本件當事人主要爭點厥在（見本院卷第40頁之準備程序筆錄
    ）：1.系爭申請註冊商標是否具有先天識別性？2.系爭申請
    註冊商標是否已取得後天識別性或第二意義？準此，本件爭
    點為系爭申請註冊商標，是否違反商標法第29條第1 項第3
    款之識別性及第2 項之第二意義要件。」

「(一)系爭申請註冊商標為商品裝飾性花紋圖案：

  1.系爭申請註冊商標整體圖樣不具識別性：
    所謂識別性商標圖樣，係指原有意義具備先天之顯著性，此
    為商標註冊之積極要件。故具有先天識別性之商標，未經使
    用前，已有一般性之識別性。查系爭申請註冊商標由4 個經
    設計之菱形花紋圖形，分置上下左右，共同組成之一大菱形
    圖形所組合而成，4 個花紋圖形均白底黑色線條勾勒而成，
    其中上下菱形之花紋相同，其整體圖樣為一經設計之裝飾性
    圖形，指定使用於皮夾、皮包、錢包、背包、腰包、鞋袋、
    手提袋、旅行箱、購物袋、行李箱、鑰匙包、化粧包、手提
    包、名片皮夾、信用卡皮夾、證件皮夾、帆布背包、雨傘、
    傘、書包等商品，依一般社會通念及消費者之消費經驗，該
    等裝飾性圖樣，為商品之外觀花紋圖樣，係常見之裝飾性圖
    樣，原告將4 個經設計之菱形花紋圖形，結合成系爭申請註
    冊商標圖樣，仍為外觀花紋圖樣，並未產生新意義，整體予
    人寓目印象，亦屬各自原有之花紋圖樣，實未超脫一般認知
    之習慣而具識別性。
  2.系爭申請註冊商標不足表彰商品之標識：
    系爭申請註冊商標雖為設計之裝飾性圖形，然為商品本身外
    表圖案或包裝容器外觀習見之圖案，其予相關消費者之寓目
    印象，僅會產生屬商品或其包裝容器之裝飾性花紋圖案或背
    景圖案，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標
    識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。職是，系爭申請
    註冊商標圖樣為商品外觀之花紋裝飾圖樣，不足以使商品之
    相關消費者，認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之
    商品相區別，不具識別性，其為商標法第29條第1 項第3 款
    規定之不准註冊之事由。
  3.消費者之客觀認知系爭申請註冊商標為外觀花紋圖樣：
    原告固主張系爭申請註冊商標為原告及關係企業公司獨創，
    並已註冊與使用多年之標識所組成，伊澤田公司及原告自91
    年起，即以該等圖案申請註冊於第6 、14、18、25類商品及
    第35類服飾配件零售批發等服務，該等商標迄今仍有效存在
    云云。惟查：
  (1)連續性延伸方式排列組合單一花紋圖形不具識別性：
    系爭申請註冊商標圖樣由數個分別註冊第1066756 號、第10
    66757 號及第1066758 號商標等圖樣（見商標核駁卷第94頁
    之附件2 ；本院卷第160 頁），揀擇排列組合而成，個別之
    圖樣雖具有識別性，然將數個商標圖樣組合而成之圖樣，未
    必具有識別性。換言之，將數個具有識別性之單一花紋圖形
    ，以連續性無限延伸之方式排列組合為商標圖樣申請註冊，
    即使該單一花紋圖形具識別性，然組合後之花紋圖形，可能
    反被相關消費者視為商品外觀之裝飾花紋或背景，則不具識
    別性。職是，系爭申請註冊商標圖樣組合數個單一花紋圖形
    ，以連續性延伸之方式排列組合，就整體觀察之，該組合圖
    樣成為商品外觀之裝飾花紋，無法視為表彰商品之標識，即
    不具識別性。
  (2)原告商品客觀使用Kinaz作為商標：
    判斷商標是否有識別性，應就商標圖樣客觀所呈現者為依據
    ，不涉及商標設計者之主觀心理因素。商標之設計理念與主
    觀意圖，並非相關消費者可由商標圖樣之外觀所能知悉。申
    言之，商標是否具識別性，應整體觀察之，並審酌業者之使
    用習慣與相關消費者之消費經驗，且著重在相關消費者之客
    觀認知觀點，即與個人主觀之想法及認知無關。查系爭申請
    註冊商標圖樣為數個幾何圖案組合排列而成，實際使用於皮
    夾、皮包、傘等商品，為習見之外觀花紋圖樣（見商標核駁
    卷第36至39頁；本院卷47至48頁）。參諸原告實際使用系爭
    申請註冊商標圖樣，有以「Kinaz 」作為其商標（見商標核
    駁卷第33至67頁之附件4 、5 ；本院卷69、71至74、76至78
    、115 至122 頁），故給予相關消費者作為區別來源之標誌
    ，為「Kinaz 」圖樣，並非系爭申請註冊商標圖樣。準此，
    自相關消費者之客觀認知，系爭申請註冊商標圖樣非商品之
    商標，為商品之外觀花紋圖樣。
(二)系爭申請註冊商標適用美學性功能：
    所謂美學性功能者，係以美觀之角度，考慮消費市場之競爭
    力，藉由美觀之設計，引起相關消費者之購買慾望。故商品
    之花紋設計圖案雖有特殊造型，惟造型之目的係滿足美感需
    求，則屬美學性功能之範圍，如同實用性功能之需求，均不
    得作為商標使用。查系爭申請註冊商標圖樣之使用方式為外
    觀花紋圖樣，其特殊形狀固得加深相關消費者之印象，然該
    特殊花紋圖樣，係因其美觀之形狀，而引起相關消費者之購
    買慾望，並無區別商品或服務之來源者，即不具備商標之識
    別性要件，縱使組合之花紋圖樣並非相關消費市場所採用之
    通用形狀，然就相關消費者之認知而言，易將其視為裝飾性
    之設計形狀，而非辨別商品來源之表徵。
三、系爭申請註冊商標不具商標之第二意義要件：
    按有商標法第29條第1 項第1 款或第3 款規定之情形者，倘
    經申請人使用之，並在交易上已成為申請人商品或服務之識
    別標識者，即取得後天之識別性。現行商標法第29條第2 項
    定有明文。故商標之標識雖未符合第18條第2 項規定之識別
    性，倘經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人
    商品或服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意義之外，
    另產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此
    稱為第二意義或次要意義。申言之，第二意義之商標圖樣，
    係指該圖樣之原有意義，雖不具備識別性，然因商標申請人
    之長期繼續使用，使該圖樣於原有意義外，產生表彰商品或
    服務之識別性意義，其商標之識別性非其所固有，係事後所
    取得。原告固主張相關消費者認識系爭申請註冊商標所表彰
    之商品來源而具後天識別性云云。惟被告抗辯原告提出之相
    關銷售數據等資料，並不足以證明系爭申請註冊商標具後天
    識別性等語。職是，本院自應審究系爭申請註冊商標，是否
    已取得後天識別性或第二意義之識別性（參照本院整理當事
    人主要爭執事項2）？茲討論如後：
(一)審查第二意義之因素：
    判斷系爭申請註冊商標是否具備第二意義，本院得就下列事
    項綜合審查：1.使用該商標於指定商品或服務之時間長短、
    使用方式及同業使用情形；2.使用該商標於指定商品或服務
    之營業額或廣告數量；3.使用該商標於指定商品或服務之市
    場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等；4.廣告業者、傳播
    業者出具之證明；5.具公信力機構出具之證明；6.各國註冊
    之證明；7.其他得據為認定有識別性之證據。
(二)消費者未熟悉系爭申請註冊商標：
    原告固主張系爭申請註冊商標之個別圖案均出自原告獨創，
    早已註冊並使用在指定商品，透過大量廣告宣傳與商品行銷
    ，相關消費者已相當熟悉，足以使相關消費者認識為表彰商
    品或服務來源之識別標識云云，並提出相關證據為憑（見商
    標核駁卷第33至85頁之附件4 至7； 經濟部卷之訴願人之附
    件3 至9 ；本院卷第59至151 頁之證物5 至17）。惟查：
  1.消費者未將系爭申請註冊商標作為區分商品來源之標識：
    觀諸原告提出之資料，可知其所使用於手提袋等商品之外觀
    花紋，不限於系爭申請註冊商標，亦包含其他花紋圖樣。申
    言之，系爭申請註冊商標僅為其實際使用於皮件等商品外觀
    圖紋之一部，且與其他部分相較，並非主要部分。參諸該等
    證據資料，相關消費者認識者，應為廣告資料標示之外文「
    Ki -naz 」字樣，該外文始為相關消費者辨別商品來源之主
    要識別標識。準此，原告提出之使用資料，僅說明實際使用
    之花紋圖樣，其所示之皮包商品外觀，均未獨立顯示系爭申
    請註冊商標，故無法證明相關消費者已對僅占原告實際使用
    圖紋一部分之系爭申請註冊商標，經長期間反覆使用，產生
    獨特之印象，成為交易商品之識別標識。
  2.原告未提出系爭申請註冊商標之銷售金額及行銷費用：
    本院審視原告提出之銷售資料，可知原告雖詳列不同圖樣之
    商品銷售總額，併為計算，惟未分別記載系爭申請註冊商標
    之銷售金額及行銷費用，難以認定附有系爭申請註冊商標之
    真實銷售總額，無法判斷系爭申請註冊商標之銷售金額及行
    銷費用。至於原告所提供之廣告數量，亦非大量與長期之使
    用，顯無法產生後天識別性。職是，本院勾稽原告提出之使
    用與銷售資料，無從證明系爭申請註冊商標業經原告於我國
    長期廣泛使用於所指定之商品，且在交易上已成為原告商品
    於我國之識別標識，均不足以證明系爭申請註冊商標業具後

    天識別性，自無商標法第29條第2 項規定之適用。」

(商標 商標異議 英文字母 先天識別性 後天識別性) W on 衣服，欠缺先天識別性及後天識別性。

智慧財產法院103年度行商訴字第23號行政判決(103.9.25)

29I(1)(3)

29II

「(二)系爭商標為文字商標圖樣而不具識別性：

  1.系爭商標由不具識別性之標識所構成：
  (1)所謂識別性商標圖樣，係指原有意義具備先天之顯著性，此
    為商標註冊之積極要件。故具有先天識別性之商標，未經使
    用前，已有一般性之識別性。查系爭商標「W(STYLIZED) 」
    商標由單一字母「W 」所構成，系爭商標「W 」商標圖樣僅
    為「W 」粗線文字（見異議卷一第10頁）。予人寓目印象與
    未經設計「W 」字母相同，相關消費者自字體外觀不易分辨
    其與英文字母「W 」，兩者有何差異處。職是，未經設計之
    單一字母「W 」，依相關消費者之認知，衡諸常情判斷，難
    以引起相關消費者注意，縱使消費者有注意系爭商標，亦不
    會認為其是指示及區別商品或服務來源之標識。
  (2)系爭商標不具先天之識別性，不足以使商品相關消費者認識
    其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。準此
    ，指定使用於第25類「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領
    結、尿布、圍兜、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、
    禦寒用手套、腰帶、吊褲帶、圍裙、睡眠用眼罩」商品，有
    其註冊時商標法第23條第1 項第1 款及現行商標法第29條第
    1 項第3 款之規定，商標不具識別性，為不得註冊之商標，
    亦為註冊時商標法第40條第1 項及現行商標法第48條第1項
    之商標異議事由。
  2.商標識別性與商標設計之主觀無關：
    原告雖主張系爭商標所使用之文字圖樣，係經過原告特殊設
    計，非採自於現有之英文字型，為非常罕見之字體設計，設
    計概念係採取完全平行之直線輪廓構成，文字筆劃轉角處，
    刻意採取不加修飾尖角設計，表現時尚簡約之風格特色云云
    。然判斷商標是否有識別性，應就商標圖樣客觀所呈現者為
    依據，不涉及商標設計者之主觀心理因素。至於系爭商標之
    設計理念與主觀意圖，並非相關消費者可由商標圖樣之外觀
    所能知悉。觀諸原告上開主張，僅為其主觀想法，並非系爭
    商標圖樣客觀顯現於相關消費者。
  3.系爭商標圖樣客觀呈現僅為單一粗線英文字母：
  (1)識別性係依據一般生活經驗判斷，商標所指定使用之商品或
    服務，就相關消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，
    足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉
    以與他人之商品或服務相區別。查系爭商標指定使用於第25
    類之商品，其屬一般日常用品，應以一般消費者就系爭商標
    圖樣客觀所顯示者，作為判斷識別性之標準。
  (2)系爭商標圖樣「W 」　為既有之英文字母，其為公眾習見或
    通常用語，該文字為公眾得自由使用之公共財，將「W 」指
    定使用於第25類之商品，非直接描述所指定商品之品質、功
    用、成分、性質或特徵，相關消費者就僅為「W 」粗線文字
    之商標圖樣，縱使運用想像與推理，亦無法將「W 」文字之
    特定既有含義與所指定使用之第25類商品特性，兩者產生聯
    想，進而致隱喻之效果。準此，相關消費者無法系爭商標視
    為指示及區別商品來源之標識，足認構成系爭商標之「W 」
    英文字母，不具有先天識別性。
五、系爭商標不具第二意義要件：
    按有商標法第29條第1 項第1 款或第3 款規定之情形者，倘
    經申請人使用之，並在交易上已成為申請人商品或服務之識
    別標識者，即取得後天之識別性。修正前商標法第23條第1
    項第1 款、第23條第4 項及現行商標法第29條第2 項定有明
    文。故商標之標識雖未符合第18條第2 項規定之識別性，倘
    經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或
    服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意義之外，另產生
    表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此稱為第
    二意義或次要意義。原告固主張系爭商標於「飯店服務」已
    屬相關消費者所普遍認知之著名商標，相關消費者必得藉由
    系爭商標於「飯店服務」之高知名度，而能輕易認知標示於
    衣服商品之系爭商標云云。惟被告抗辯原告所提出以字母「
    W 」相關資料，均非系爭商標實際使用事證，而媒體報導資
    料亦與原告提供之旅館、飯店服務有關，故無法認定系爭商
    標已為具普通知識經驗之消費者所熟知等語。職是，本院自
    應審究系爭商標，其於申請時是否已取得第二意義之識別性
    。
(一)原告所提證據不足證明系爭商標有後天識別性：
  1.系爭商標指定使用於第25類之商品未有後天識別性：
  (1)判斷是否具備第二意義，得就綜合下列事項審查：使用該
    商標於指定商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情
    形；使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量；
    使用該商標於指定商品或服務之市場分布、銷售網路、販
    賣陳列之處所等；廣告業者、傳播業者出具之證明；具
    公信力機構出具之證明；各國註冊之證明；其他得據為
    認定有識別性之證據。
  (2)原告雖主張被告前於中臺異字第G00990736 號、中臺異字第
    G00990735 號商標異議處分書，認定系爭商標已廣為國內相
    關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度。可證明
    系爭商標經原告之廣泛使用，系爭商標所表彰之商譽，前於
    系爭商標99年9 月17日申請註冊時及100 年8 月1 日公告時
    ，均已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商
    標之程度，因認已取得第二意義云云。然查被告所作成之中
    臺異字第G00990736 、G00990735 號商標異議審定書，其僅
    認定原告使用「W Design」等商標，在提供飯店等服務上已
    達著名商標程度（見本院卷第10頁背面）。因飯店服務與系
    爭商標指定使用於第25類之衣服、靴鞋等商品間，兩者性質
    迥異。職是，原告逕以被告之上開審定書，作為系爭商標在
    第25類之衣服、靴鞋等商品，已於事後取得第二意義之識別
    性，容有誤會。
  (3)本院認系爭商標「W 」圖樣之原有意義，不具備識別性，既
    如前述。故系爭商標申請人應舉證證明其有長期繼續使用，
    致「W 」圖樣於原有意義外，產生表彰指定於第25類商品之
    識別性意義。因前揭商標異議處分書，僅能說明原告「W De
    -sign 」商標，為提供飯店服務之著名商標，而無法證明系
    爭商標是否已經原告長期使用在第25類之衣服、靴鞋等商品
    ，在交易上成為表彰其商品之識別標識，而取得後天識別性
    。準此，原告未提出證據資料證明，系爭商標於申請時已取
    得第二意義之識別性。
  (4)原告雖主張其為世界酒店與休閒服務業中之領袖企業，在95
    個國家中擁有逾850 家飯店，關係企業包含臺灣「六福皇宮
    」、「喜來登大飯店」、「福朋喜來登飯店」等知名國際性
    飯店。「Ｗ」HOTEL 在每個國家之建築，會結合當地藝術文
    化而調整設計內容，在全球擁有38間結合時尚與流行藝術「
    W 」酒店，並經旅遊雜誌評選為最佳商業酒店、最佳度假酒
    店設計大獎云云。然參諸原告上揭主張，均與其經營酒店或
    飯店有關，並非以行銷為目的，將系爭商標使用於其指定之
    第25類商品「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、尿布
    、圍兜、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、禦寒用手
    套、腰帶、吊褲帶、圍裙、睡眠用眼罩」。準此，益徵系爭
    商標並無反覆長期使用於第25類商品之事實，故相關消費者
    未產生聯想，而有具有第二意義之後天識別性。
  (5)原告固主張其在美國、澳洲、香港、日本及墨西哥世界等國
    獲准註冊，迄今已擁有多家飯店酒店。原告發展設計出酒店
    內所有商品、傢俱及傢飾等產品，均可在實體商品購得，亦
    透過網路瀏覽訂購，迭經相關消費者於網站上詢問及討論，
    均顯示系爭商標已為相關消費者所熟知，系爭商標「Ｗ」系
    列商標，已被認定著名商標云云。並提出美國商標註冊資料
    、商標註冊一覽表、商品照片、媒體報導及服裝展示照片等
    件為憑（見本院卷第34至138 頁）。然查：
  原告所舉以字母「W 」系列商標，前在美國及其他國家獲准
    商標註冊之相關資料，係使用於飯店服務範圍，並非系爭商
    標實際使用於第25類之商品事證（見本院卷34至47頁）。參
    諸媒體報導內容，均與原告提供之旅館、飯店服務有關，而
    與系爭商標使否使用於第25類之商品無涉（見本院卷第48至
    133 頁）。至於原告提出之服裝秀照片，係在原告「W 酒店
    」所舉辦，審視其展示之服裝，並未使用系爭商標作為行銷
    品牌（見本院卷第136至138頁）。
  商標註冊不僅為商標保護之要件，亦可以公示方式作為於註
    冊國取得商標專用之證據，參諸各國國情、商標法制、商標
    審查基準及交易市場互有差異，自不得執為系爭商標具識別
    性之依據。原告固主張系爭商標於WIPO、美國、英國、澳洲
    、中國大陸、加拿大、德國、墨西哥及西班牙等國註冊在案
    ，足見系爭商標具識別性云云（見本院卷第39至47頁）。然
    各國對於商標之保護均採屬地主義，商標僅在其註冊之國家
    始有效力，其效力各自獨立存在。不同人得於不同國家就相
    同商標取得註冊，故於他國註冊之商標，並非當然得於我國
    取得註冊。況原告「W 」系列商標，在美國及其他國家獲准
    商標註冊之相關資料，係使用於飯店服務範圍，並非系爭商
    標實際使用於第25類之商品事證。
  就原告提出之商品照片以觀，其中帽子調整帶上之扣環雖有
    「W 」文字，然帽子正面則以「W 」字母與「TAIPEI」上下
    並列，均為未設計之習知英字，「W 」字母並無獨特性或顯
    著性，予人之寓目印象，無法作為表彰商品之標識。T 恤上
    以「I W 」與「TAIPEI」上下並列，均為未設計之習知英字
    ，「W 」字母並無識別性。polo衫袖口上雖繡有「W 」字樣
    ，惟其領口有「CiNTAS」商標。風衣、浴衣、T 恤等商品，
    分別以「W 」、「HOTELS」上下並列，或「I W 」與「TAIP
    EI」上下並列，亦無使相關消費者認識未經設計「W 」英文
    字母為表彰商品之標識。至於其餘袋子、雨傘等商品，均非
    系爭商品指定之第25類商品（見本院卷第133至135頁）。
  各國對於商標之保護均採屬地主義，是商標僅在其註冊之國
    家始有效力，其效力各自獨立存在。故不同人得於不同國家
    就相同商標取得註冊，故於他國註冊之商標，並非當然得於
    我國註冊。因商標註冊不僅為商標保護之要件，亦可以此公
    示方式作為於註冊國取得商標專用之證據。職是，本院審酌
    原告提出之國內與國外等資料，以國內之相關消費者之立場
    ，無法認識系爭商標為表彰第25類商品之標識，足認系爭商
    標未具備第二意義。
  (6)本院勾稽與比對原告所提事證，認系爭商標指定使用於第25
    類商品與指定於飯店服務範圍不同，原告雖提出使用系爭商
    標於帽子、衣服等商品之照片供本案審酌，然數量不多，且
    多與「HOTELS」、「TAIPEI」等文字結合使用，或以「I W
    」與「TAIPEI」上下並列方式呈現，其與系爭商標係由單一
    字母「W 」所構成者，兩者予相關消費者印象並不相同。職
    是，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通注

    意，不足以認知「W 」商標來自於原告處。」

時尚法(商標 商標異議) McQueen為著名商標。

智慧財產法院103年度行商訴字第132號行政判決(104.5.15)

30I(10)

「（二）據以異議商標為著名商標：

      1.按「商標有下列情形之一者，不得註冊：……十二相同
        或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認
        之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者
        。」，修正前99年商標法第23條第1 項第12款、現行商
        標法第30條第1 項第11款均定有明文。又商標法所稱之
        「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或
        消費者所普遍認知者而言，修正前99年商標法施行細則
        第16條、現行商標法施行細則第31條均定有明文。而商
        標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費
        者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使
        用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢
        送該商標於國內使用的相關證據，惟商標縱使未在我國
        使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據
        顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我
        國者，仍可認定該商標為著名。至於商標是否已在我國
        申請或取得註冊則非認定著名之前提要件。著名商標之
        認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業
        或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍
        及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請
        或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、
        商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機
        關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名
        商標之因素等綜合判斷之（最高法院103 年度判字第30
        6 號判決意旨參照）。再著名商標之認定時點，以申請
        時為準，修正前99年商標法第23條第2 項、現行商標法
        第30條第2 項亦定有明文，亦即，據以異議商標是否著
        名，應以系爭商標申請註冊時（100 年11月4 日）作為
        判斷基準。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為
        相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解
        釋參照）。
      2.查原告主張據以異議商標係取自英國知名設計師「Alex
        ander McQueen 」（中譯：亞歷山大．麥昆）之姓名，
        其為史上最年輕的「英國時尚獎」得主，在1996年至20
        03年之間曾4 次贏得「年度最佳英國設計師」，並於西
        元2000年12月與古馳集團（Gucci ）結盟，出任該公司
        之創意總監，在2005年與運動品牌彪馬（Puma）合作，
        推出特別款式的運動鞋產品，且據以異議商標以「ALEX
        ANDER McQUEEN 」表彰原告所產製之男女服飾、服飾配
        件等流行時尚商品，自1993年起即廣為聯合報、中國時
        報、蘋果日報、台灣、香港及中國大陸之時尚雜誌媒體
        報導，多年來國內、外之名人女星穿上該品牌服裝，亦
        見諸相關報導，且自2007年起，即有國內進口商進口「
        ALEXANDER McQUEEN 」之外套、褲子、T 恤、上衣至我
        國行銷等情，業據其提出中文維基百科網頁資料、1993
        年至2012年「聯合報」報導網頁資料、1996年至2012年
        「中國時報」報導網頁資料、2003年至2012年「蘋果日
        報」報導網頁資料、2009年至2012年據以異議商標商品
        於台灣、香港及中國大陸之時尚雜誌報導光碟2 件、20
        03年至2012年進口我國發票光碟1 件等證據資料在卷可
        稽（見異議卷第26-124、136-140 頁），則原告自1993
        年起至2011年間，在我國具有一定閱讀量之聯合報、中
        國時報、蘋果日報等新聞報紙及ELLE、Marie claire、
        vogue 、BAZAAR等時尚雜誌，持續刊登廣告行銷據以異
        議商標商品，且據以異議商標所表彰之男女服飾、服飾
        配件等商品，自2003年起在我國販售有一定銷量，堪認
        於系爭商標100 年11月4 日申請註冊前，據以異議商標
        使用於男女服飾、服飾配件等商品之信譽及品質，已為
        我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度
        ，此亦為被告所不爭。準

        此，據以異議商標已為原告廣泛使用於男女服飾、服飾
        配件等商品上，並透過報章雜誌等媒體廣告，經原告長
        期行銷廣告，且有進口該等商品於我國銷售，予消費者
        深刻印象，是系爭商標於100 年11月4 日申請註冊時，
        據以異議商標使用於男女服飾、服飾配件等商品已為著

        名商標一事，應堪認定。」

(商標 商標異議 惡意搶註 商標創作過程) SEXUAL URGEL v. 魅惑SEXUAL URGEL

智慧財產法院 103年度行商訴字第69號行政判決(104.5.29)

30I(12)

「  (四)參加人是否因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據爭商

    標存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊？
    原告於系爭商標申請日前，已先使用據爭商標於網路購路平
    台販賣情趣用品，據爭商標外文之「SEXUAL URGE 」為「性
    的衝動」之意，惟原告於「URGE」後加上「L 」，為其獨特
    之創意設計，系爭商標之外文拼字與據以異議商標完全相同
    ，參加人雖否認仿襲原告之商標，並稱系爭商標係其自行設
    計，申請商標註冊之前，不知道據爭商標云云。惟查，經本
    院於準備程序及審判程序詢問參加人系爭商標外文之意義及
    系爭商標之創意發想，參加人稱：「（此商標為何人設計？
    商標之英文為何意？）這個魅惑商標是我自己畫的、設計的
    ，英文的意思是男人的魅力的意思。（這兩個字為何表示男
    人的魅力？）這兩個字有引誘的含意。（SEXUAL原來的意思
    為何？）魅惑的意思。（URGE L 是 甚麼意思？）也是誘惑
    的意思」（見本院卷第81- 82 頁 ）。「（SEXUAL原來的英
    文意思為何？）魅惑你們的男士們。（這兩個字有紳士的意
    思嗎？）這兩個字是魅惑，沒有紳士。（這兩個字，字典是
    否可以查詢得到？）這兩個字是一般用詞，我沒有查過字典
    。（請確認SEXUAL英文原本的意思？）魅惑產品的代號，產
    品可以使人有一種魅惑男士們的感覺。（你有沒有參考其他
    人的商標？）沒有」（見本院卷第228-229 頁）。參加人無
    法正確陳述「SEXUAL URGEL」外文之原本字義，僅一再反覆
    陳稱係「魅惑的意思」、「魅惑你們的男士們」，且對於「
    URGEL 」係在原有外文「URGE」後加上「L 」，並非字典可
    查得到之字詞，竟不知悉，反稱「SEXUAL URGEL」這兩個字
    是一般用詞，其沒有查過字典，也沒有參考別人之商標云云
    ，其對於系爭商標之創作過程，顯然無法提出合理可信之說
    明。另查，系爭商標於102 年3 月16日註冊公告後，參加人
    立即發函予露天拍賣網站及YAHOO!雅虎奇摩超級商城，主張
    原告販賣之商品侵害其商標權，請求露天拍賣網站及YAHOO!
    雅虎奇摩超級商城將原告之商品全數下架，有參加人致露天
    拍賣網站之檢舉函，及原告委任律師與香港雅虎資訊股份有
    限公司台灣分公司（下稱雅虎台灣分公司）往來信函可稽（
    見原處分卷第16-17 頁、77-81 頁），其中露天拍賣網站之
    檢舉函係102 年3 月22日以第三人林ＯＯ之電子郵件信箱發
    出，該函並一一臚列原告所有之商品編號。原告委任之律師
    回覆雅虎台灣分公司函日期為102 年3 月29日，可知參加人
    在102 年3 月29日之前即已向雅虎台灣分公司提出檢舉，足
    見參加人在註冊公告之前，早已知悉並已詳細蒐證原告使用
    據爭商標在網路上販賣情趣用品之事實，待系爭商標一經主
    管機關註冊公告，參加人立即對原告採取法律行動。又參加
    人自承有在露天拍賣網站上販賣內衣及情趣用品，商店名稱
    為「魔力」，賣到102 年年底，但102 年5 、6 月之後就很
    少賣了（惟其自稱係在系爭商標註冊後始開始販賣，見本院
    卷第82頁），足認其與原告均係從事販售情趣用品之同業，
    對於同業競爭者之營業動態，應有相當程度之關注及暸解。
    據爭商標外文係在原有之字彙另加上其他字母組成新的字彙
    ，具有獨創性，縱使二人獨立創作發想，要設計出拼字完全
    相同之外文商標，機率亦甚低，何況，參加人對於系爭商標
    之創作過程，無法提出合理可信之說明，系爭商標之外文拼
    字竟與據爭商標完全相同，顯非偶然之巧合，參加人空言系
    爭商標係其自行設計未參考他人云云，難認屬實。本院綜合
    上情，認為參加人申請系爭商標之前，應已知悉據爭商標之

    存在，意圖仿襲而申請系爭商標註冊，堪予認定。」

(商標 商標異議 商標近似) 英文字母O 搭配單邊耳掛式耳機及麥克風所構成的擬人化設計圖形商標

智慧財產法院行103年度行商訴字第158號政判決(104.7.15)

30I(10)

「  (三)系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣之近似程度不低：

    1.系爭商標圖樣（如附圖1 所示）係由英文字母「O 」搭配
      頭戴式耳機所形成之擬人化設計圖形，及其下方結合與前
      揭圖形相同設計之「O 」字母為首所組成之外文「Online
        」所聯合組成，其中外文「Online」雖經原告聲明不在
      專用之列，仍屬商標整體圖樣之一部，為商標近似與否之
      判斷對象。因「O 」之字體經設計英文字母「O 」搭配頭
      戴式耳機所形成之擬人化設計圖形，且位於上方，相較於
      下方、字型較小之聲明不在專用之列之「Online」，予相
      關消費者關注或事後留在其印象中的，應是其中較為顯著
      且經擬人化設計圖形之「O 」部分。而據以異議商標圖樣
      係由英文字母「O 」搭配單邊耳掛式耳機及麥克風所構成
      之擬人化設計圖形所構成，系爭商標與據以異議商標相較
      ，前者之主要識別部分「O 」與據以異議商標之「O 」，
      均為經擬人化設計搭配頭戴式耳機之外文文字「O 」，識
      別性高，然皆以「O 」為主要識別部分，僅外文「O 」字
      母，一為搭配頭戴式耳機，一為搭配單邊耳掛式耳機及麥
      克風之些微差異，且均有指向影音之意，在外觀及讀音、
      觀念上極相彷彿，就此二商標圖樣，相關消費者於異時異
      地隔離觀察及購買之際，實難以區辨，應屬構成近似之商

      標，且其近似程度不低。」

(商標 商標註冊 先天識別性 後天識別性 暗示性商標 描述性商標 宣傳廣告用語) 一碗見功夫，欠缺先天識別性及後天識別性，不予註冊。

智慧財產法院104年度行商訴字第39號行政判決(104.7.30)

29I(3)

29II

「(二)次按以文字作為指示及區別商品或服務來源的標識，是否具

    有識別性，應視該文字是否為既有的詞彙或事物，倘該文字
    係新創之詞彙，除了作為標識之用，其本身不具特定既有的
    含義，即具有先天識別性，反之，倘該文字為既有的詞彙，
    且該文字係習見或通常之用語，因該等文字原係公眾得自由
    使用之公共文化財，消費者通常不會將其視為指示及區別商
    品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，
    暗示說明其所指定之商品或服務的相關特性，亦即該文字並
    非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質、
    特徵或對消費者產生之效果，惟經消費者於運用想像及推理
    後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務之特性
    產生聯想，進而達到隱喻之效果，消費者並因此會將其視為
    指示及區別來源的標識時，則該文字始具有先天識別性。經
    查，系爭註冊商標係單純由中文「一碗見功夫」5 字所組成
    ，其中「碗」字本指口大底小之盛裝飲食容器，此處與「一
    」字結合，自係作為量詞使用，便於計算以其盛裝飲食之單
    位，亦即以「一碗」敘述其可能盛裝之各種飲食；「見」字
    之表面意義則為「看出」；而「功夫」2 字則有本領或造詣
    之意，加以系爭註冊商標係指定使用於餐飲類之服務，則「
    一碗見功夫」予消費者之字面意義即為「從一碗的份量即可
    看出餐飲的造詣」，故實易使相關消費者認為系爭商標係在
    敘述原告所提供之餐飲服務，於廚藝之造詣，僅需由其所盛
    裝之單一容器飲食，即能探知其具有相當之水準，屬描述性
    商標。原告雖主張系爭註冊商標須經由想像方可領會商標與
    服務間之關聯性，自屬暗示性商標，而具商標識別性云云，
    惟查系爭註冊商標既指定使用於餐飲類服務類別，則「碗」
    本為其經常甚或必須使用之盛裝食物容器，而「一碗」亦係
    屬其經常使用於計算消費者所點餐飲品項之單位，又原告亦
    不否認「功夫」二字於系爭註冊商標中應解釋為本領或造詣
    之意，亦即某項技藝或技術，由其從事者經過長時間反覆之
    磨練、修習而使其臻於純熟之境界。則餐飲類服務之相關消
    費者於觀察前開字詞所組成之系爭註冊商標時，實無須運用
    聯想，即能意會其係在敘述該餐廳所完成之料理，僅需由其
    所完成之一碗任何飲食，便可知悉其廚藝之水準，顯非暗示
    性商標，故並不因此而具有識別性。被告認為系爭註冊商標
    僅為一般之宣傳或廣告用語，而不會聯想其係在表彰商品或
    服務，並進而以此與他人之商品或服務相區別，應為可採。
(三)又有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在
    交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。
    商標法第29條第2 項復定有明文。經查，原告並未檢附關於
    系爭註冊商標之使用證據，以證明系爭註冊商標已經原告實
    際使用於餐飲類服務，並廣為餐飲類相關消費者所知悉，足
    以將系爭註冊商標與原告產生聯結，成為識別來源之標識，
    並取得後天識別性，自無前開規定之適用。而系爭註冊商標
    所使用之中文「一碗見功夫」5 字，若使用餐飲類之服務，
    可輕易使相關消費者認知其係在標榜此餐飲服務提供者所提
    供之餐飲服務水準甚高，已如前述，而觀諸中文「一碗見功
    夫」5 字，並非特殊之語彙，餐飲業者亦多於「功夫」二字
    後連結餐飲之種類，如「茶」、「麵」、「湯」等，作為餐
    點命名之用，則「一碗見功夫」5 字，應非餐飲業者難以思
    及，甚至可輕易思及之用語，則該等文字應仍屬餐飲業者得
    自由使用之公共文化財，除非原告可證明其已積極使用於其
    所經營之餐飲類服務，使相關消費者能於見到該5 字時，即
    與原告所經營之餐飲服務產生連結，自非不得依前開商標法
    第29條第2 項之規定，取得商標之註冊。本件原告並未提出
    任何證據可以證明系爭商標已經原告使用且在交易上已成為
    原告商品或服務之識別標識者，且又屬描述性文字，欠缺識

    別性，自不應准予商標註冊。」

(商標 商標註冊 混淆誤認之虞 商標近似 隔離觀察 主要部分觀察 整體觀察) eYe/JUNYA WATANABE COMME des GARCONS/MAN

智慧財產法院104年度行商訴字第40號行政判決(104.8.6)

30I(10)
31

「四、本院之判斷：

（一）按「（第1項）商標註冊申請案經審查認有第二十九條第
      一項、第三項、前條第一項、第四項或第六十五條第三項
      規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。（第2項）前項
      核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意
      見。（第3項）指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之
      非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明，應於核
      駁審定前為之」，商標法第31條定有明文。又商標法第31
      條第3項係100年6月29日增訂，並於101年7月1日施行，其
      立法理由為：「（一）商標註冊申請案，若僅部分指定使
      用之商品或服務與在先權利相衝突，得透過減縮該部分商
      品或服務之方式加以排除；或透過申請分割之方式，以先
      取得部分商品或服務之註冊。從而依本法施行細則第二十
      七條第二項規定，申請人得提出申請減縮、分割商品或服
      務之時點，與申請註冊範圍之確認及審查密切相關，係屬
      涉及人民之權利義務事項，依中央法規標準法第五條第二
      款規定，應以法律定之，爰予明定。（二）關於申請人得
      提出上述申請之時點，考量實務上於核駁審定後行政救濟
      期間始減縮商品或服務及申請分割者，因行政救濟機關無
      法進行審查，往往須由商標專責機關以違法事由不存在而
      先自行撤銷原處分，再另重新審理另為處分之方式處理，
      反覆審查，浪費行政資源。復按現行制度已採行核駁理由
      先行通知機制，並於此次修正放寬陳述意見期間，申請人
      已有充分審慎斟酌考量是否減縮商品或服務、商標圖樣之
      非實質變更及申請分割之機會，復為使案件早日確定，自
      應就核駁審定後請求減縮及申請分割之時點加以限制，爰
      規定應於核駁審定前為之。至於其所申請之商標經核准審
      定者，於核准審定後，仍可請求減縮及申請分割，自不待
      言。……。」是以，商標註冊申請案，若僅部分指定使用
      之商品或服務與在先權利相衝突，經商標專責機關為核駁
      理由先行通知，通知申請人得申請減縮與據以核駁商標構
      成類似之商品或服務，或申請分割為2個以上之註冊申請
      案後，申請人未於核駁審定前向商標專責機關提出減縮或
      分割之申請，致商標專責機關並無從逕行排除該等商品或
      服務而准予商標之註冊，則申請人縱事後提起行政救濟，
      亦無從再為減縮或分割之申請，法院亦無從命商標專責機
      關准予部分商品或服務之註冊，否則商標法第31條第3項
      規定即無增訂之必要。經查，被告就系爭商標之註冊申請
      為核駁審定之處分前，業以103年1月17日（103）慧商003
      39字第10390043710 號核駁理由先行通知書，通知原告得
      申請減縮與據以核駁商標構成類似之商品，亦即僅保留第
      18類之「傘；走路用手杖及手杖；鞭子；皮革；毛皮」商
      品與第25類之「服飾用皮帶；吊褲帶；領帶；圍巾；冠帽
      ；泳帽；服飾、禦寒用手套」商品，或申請分割為2 個以
      上之註冊申請案（參原處分卷第31至32頁之核駁理由先行
      通知書），惟原告並未向被告提出減縮或分割之申請，是
      被告並無從逕行排除該等商品而准予本件商標之註冊，合
      先敘明。
（二）本件兩造所爭執之處，應在於系爭商標有無商標法第30條 

      第1項第10款規定之情事，茲分述如下：......

　２、系爭商標與第319號商標圖樣近似程度：
  　(1)按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗
      之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩
      商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混
      淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其
      主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相
      關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。次按所
      謂「主要部分」觀察，係認為商標雖以整體圖樣呈現，然
      商品或服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能
      是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分，
      故主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終
      仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象。是以
      ，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸（參「混淆誤認
      之虞」審查基準5.2.3）。
    (2)經查，原告申請註冊之系爭商標圖樣，係由外文「eYe」
      及「JUNYA WATANABE」、「COMME des GARCONS」、「MAN
      」上下排列組成。其中，「MAN」部分為男人、男性之意
      ，為系爭商標指定使用之皮包、傘、皮革、服飾等商品性
      質之說明，屬不具識別性之部分，相關消費者對該部分之
      印象通常較淺。而外觀上，「eYe」部分所使用之字體最
      大，復位於較引人注意之商標最上方，應為消費者觀察系
      爭商標時較為關注的部分；且讀音上，因我國僅將英語納
      入義務教育課程，國人通常對英語較為熟悉，「JUNYA
      WATANABE」為日本人名音譯、「COMME des GARCONS」則
      非英語，而「eye」則為英語基本單字，應為消費者用以
      唱呼系爭商標之部分，故本件商標之「eYe」部分應為我
      國消費者較為關注或事後留在印象較為深刻之主要部分，
      是原告陳稱被告恣意選取系爭商標之主要部分乙節，實有
      誤解。又第319號商標之圖樣，係由外文「EYE」與「半圓
      弧線與實心橢圓」設計圖（即原告所稱E之抽象圖形）所
      組成，其中「半圓弧線與實心橢圓」僅係「E」之抽樣寫
      法，故予人寓目印象明顯之處仍為「EYE」之字樣。據此
      ，「EYE」應為相關消費者較為關注或事後留在印象之主
      要部分。是以，系爭商標與第319號商標相較，均有外文
      「eYe」或「EYE」為主要部分，外觀上僅有大小寫字體之
      些微差異，觀念、讀音則均無二致，故以具有普通知識經
      驗之消費者，於異時異地購買時施以普通之注意及交易唱
      呼之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。再者，系爭商
      標與第319 號商標構成近似之緣由，除主要部分即「eYe
      」與「EYE 」字樣僅大小寫之些微差異外，另亦參酌系爭
      商標與第319 號商標之外觀、觀念、讀音等因素整體觀察
      ，而非僅以主要部分觀察法為判斷，故原告主張原處分以
      「主要部分觀察法」認為系爭商標與據以核駁商標均有顯
      著之「EYE 」字樣，構成近似商標，顯與「整體觀察原則 

      」相悖等語，要非可取。」

(商標 商標廢止 真實使用 使用證據) 淇淇gigi

智慧財產法院103年度行商訴字第127號行政判決(104.8.19)

63I(2)

原處分及訴願決定關於註冊第1046207 號「淇淇 gi gi 」商標
指定使用於「洗髮精、沐浴乳、洗面霜、香皂等人體用清潔劑」
商品廢止成立部分均撤銷。

「依商標法第65條第2 項、第67條

    第3 項準用第57條第3 項規定，商標經他人依63條第1 項第
    2 款申請廢止者，商標專責機關應將廢止申請之情事通知商
    標權人，並限期答辯，商標權人應證明其有使用之事實；商
    標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符
    合一般商業交易習慣。再按，註冊商標的使用證據應有註冊
    商標、日期及使用人的標示，或其他可以辨識其為註冊商標
    、日期及使用人的佐證資料，或有可將使用證據互相勾稽串
    聯，足以認定其有使用註冊商標的客觀事證（101 年4 月20
    日經濟部智慧財產局修正發布之註冊商標使用之注意事項
    3.5. 2. 參照）。又按，具體性的商品/ 服務名稱，原則上
    應逐一個別檢送，檢送之使用證據非為註冊指定的具體商品
    / 服務者，不能認為有使用。但所檢送之部分具體商品/ 服
    務的使用證據，對於與之同性質的其他類似商品/ 服務，雖
    未檢送亦可認為有使用。而所謂「同性質」之商品/ 服務，
    可參考原處分機關商品或服務分類6 碼之商品/ 服務，6 碼
    商品/ 服務組群項下之商品/ 服務名稱，原則上認定為性質
    相同。準此，商品/ 服務間是否具相同性質，得以商品/ 服

    務之分類組群做為判斷之基礎。......

原告主張被授權人龍興公司分別於102年2月4日銷售柔白
      細緻潔膚霜36瓶，99年8月23日銷售柔白細緻潔膚霜36瓶
      ，99年11月1日銷售淨顏調理潔膚霜36瓶予第三人○○公
      司，業據提出被授權人龍興公司出貨單、○○汽車貨運股
      份有限公司（下稱○○公司）託運單、應收運費明細表、
      台灣銀行代收票據彙總單、第三人吳欣蓓之勞工保險退保
      申報表（證明第三人吳欣蓓於99年11月2日辦理託運時為
      被授權人龍興公司之員工）為證（見本院卷第162頁、168
      至175頁）。經查，龍興公司之出貨單已詳載出貨之客戶
      名稱、貨品品名、數量、日期等，且出貨單之日期與○○
      貨運公司之託運單、應收運費明細表所載日期相符，又龍
      興公司出貨單之日期及出貨單上所載該公司會計手寫第三
      人○○公司支付貨款之支票號碼，與原告提出之支票存入
      林錦花台灣銀行存款帳戶之日期及金額，互核相符，上開
      託運單、應收運費明細表、台灣銀行代收票據彙總單等，
      均係本件訴訟前業已存在，且係由第三人所製作之文書，

      並非臨訟製作，且可互相勾稽，本院認為堪信屬實。」

(商標 無搶註 無先使用事實) 馬偕醫院「馬偕一號」 v. 「寶龍馬皆一號」：馬偕醫院的「馬偕一號」研究成果僅經過新聞媒體報導，未結合用於商品或服務，無「先使用事實」，不能主張他人搶註。

智慧財產法院104年度行商訴字第4號行政判決(2015.8.26)

30I(12)

「  （三）按「商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或

        服務之商標，而申請人因與該他人具有契約、地緣、業
        務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」、「相同或
        近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而
        申請人因與該他人具有契約、地緣、業務往來或其他關
        係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不
        得註冊，分別為修正前99年商標法第23條第1 項第14款
        本文、現行商標法第30條第1 項第12款本文所明定。上
        開規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止
        不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊
        其商標時之權利救濟機會，亦即，在避免襲用他人創用
        之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作
        為商標使用，自無上開規定之適用。次按，商標之使用
        ，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之
        物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒
        介物足以使相關消費者認識其為商標，現行商標法第5
        條亦定有明文。因此，商標之使用除主觀上係基於行銷
        之目的，且客觀上有將商標用於商品、服務或其有關之
        物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒
        介物之行為，並有致相關消費者有認識其為商標之效果
        始得當之（最高行政法院100 年度判字第171 號、104
        年判字第97號判決意旨參照）。
  （四）原告主張據以異議商標2 於系爭商標100 年7 月26日申
        請註冊之前，已為先使用之商品名稱，而屬商標之使用
        等情，係以其於異議階段所檢送附件4 所示：99年5 月
        19日之「馬偕一號」標靶藥相關新聞稿及媒體報導資料
        ，附件5 所示：101 年6 月26日以「馬偕一號」為關鍵
        字之網站搜尋資料；訴願參加階段所提參證1 所示：10
        0 年8 月5 日、同年10月17日、101 年2 月25日、102
        年2 月8 日馬偕紀念醫院網頁最新消息網頁資料，參證
        2 所示：牛樟芝產品開發計畫簡報資料（未標示日期）
        ；本院訴訟程序所提原證1 （含異議卷附件4 ）之99年
        5 月19、20、27日及同年7 月23日之「馬偕一號」標靶
        藥等新聞稿及新聞媒體報導等資料為據。茲分述如下：
        1.異議卷附件4 使用證據資料，其中，原告於99年5 月
          19日發佈「馬偕一號證實有效導致癌細胞死亡」之新
          聞稿，記載：「由馬偕紀念醫院放射腫瘤科陳○○醫
          師與行政院農委會林業試驗所張○○博士及前國立中
          國醫藥研究所周○○研究員費時六年的研究發現，在
          台灣森林中特有的野生牛樟芝，將經過實驗室萃取所
          分離的『去氫硫色多孔菌酸化合物』命名為『馬偕一
          號（MMH01 ）』，作用於治療胰臟癌與急性骨髓性白
          血病，以不同劑量及實驗三天後發現的細胞凋亡及有
          絲分裂風暴(Mitotic catastrophe) 過程，發現有令
          人振奮的效果；…經由淡水院區醫學研究部共同實驗
          室的結果發現，『馬偕一號』作用在正常細胞時並無
          顯著毒性反應，不會對正常細胞造成傷亡而導致白血
          球指數降低，顯示「馬偕一號」極有潛力成為標靶治
          療藥物；…現階段除了已找到生物機轉之外，下一步
          即可望進入動物實驗，並預計在二年內完成動物實驗
          計畫，未來運用在臨床急性骨髓性白血病與胰臟癌治
          療，開發為新穎的抗癌藥物，將是劃時代的醫療新技
          術的重大突破」等內容（見異議卷第23頁）。
        2.原告於訴願參加階段所提出參證1 所示：100 年8 月
          5 日、同年10月17日、101 年2 月25日及102 年2 月
          8 日馬偕紀念醫院網頁最新消息，均載有「【專利授
          權】馬偕紀念醫院專利及技術授權徵選廠商公告…一
          、技術名稱：利用牛樟芝萃取物去氫硫色多孔菌酸以
          抑制腫瘤細胞生長之用途（馬偕一號）…四、技術內
          容：本項發明系指由牛樟芝中，利用特殊純化分離技
          術並輔以實驗室活性測試、高效液相層析儀等檢驗後
          ，萃取出活性化合物“去氫硫色多孔菌酸”。此成分
          經實驗作用於胰臟癌與急性白血病細胞上，發現可促
          使癌細胞凋亡、破壞癌細胞有絲分裂複製。其抑制白
          血病癌細胞效果高達九十七％；對頑強的胰臟癌細胞
          抑制率也高達六成至八成。」等文字（見訴願卷第89
          -96 頁）；參證2 所示：牛樟芝產品開發計畫簡報資
          料（未標示日期），載有下列主題介紹：「自有產品
          開發（以馬偕一號為例）…開發主因：1.…本院所開
          發之『馬偕一號』納入其八個指標成分標準之其中之
          一；產品開發前所面臨之問題；問題解決之方式；競
          爭優勢；資金來源；智慧財產權之保護；市場開發與
          銷售方式1 、2 ；未來面臨之競爭；管理團隊架構；
          成本運用與預估收入；未來目標；異業合作策略」等
          內容（見訴願卷第97-112頁）。
        3.本院行政訴訟程序所提原證1 （含異議卷附件4 ）等
          關於「馬偕一號」標靶藥相關新聞媒體報導資料，包
          含：
          (1)99年5 月19日之各新聞媒體報導標題：「『3 天抑
            癌細胞』牛樟芝療效醫學見證」（TVBS）、「牛樟
            芝『馬偕一號』治癌救星」（大紀元新聞網）、「
            牛樟芝純化成分體外試驗抑癌」（中央社、中央網
            路報）、「樟芝真的抗癌馬偕研發標靶藥」（聯合
            晚報、中央廣播）、「3 天抑制癌細胞牛樟芝真的
            抗癌! 」「牛樟芝治白血病胰臟癌出現曙光」（台
            灣醒報、華視）等（見本院卷第32-40 、52頁）。
          (2)99年5 月20日之各新聞媒體報導標題：「牛樟芝萃
            取物能殺胰臟癌細胞」（聯合報）、「牛樟芝抗癌
            有譜馬偕研發標靶藥」（中時健康網）、「台灣牛
            樟芝抑癌效果高達97% 」（中天新聞、中國時報）
            、「擊退白血病、胰臟癌牛樟芝3 天有效抑制癌細
            胞! 」（東森新聞）、「牛樟芝萃取化合物有效抑
            胰臟癌、白血病癌細胞」（自由時報）、「馬偕研
            發台灣牛樟芝抑癌效果高達97% 」（鳳凰網）、「
            台灣紅寶石牛樟芝抗癌新利器」（台灣新生報）、
            「牛樟芝萃取成分可抗癌」（中華日報）、「牛樟
            芝萃取物抗癌新曙光」（人間福報）（見本院卷第
            41-51 頁）。
          (3)99年5 月27日之新聞媒體報導標題：「馬偕一號證
            實有效導致癌細胞死亡」（KingNet ）（見本院卷
            第29-30 頁）。
          (4)99年7 月23日之新聞媒體報導標題：「吃菇抗癌提
            升免疫力」（中華日報）（見本院卷第31頁）。
        4.參諸原告前揭原處分（異議）、訴願階段及本院行政
          訴訟階段所提證據資料所示，異議附件4 乃原告於99
          年5 月19日發佈之「馬偕一號證實有效導致癌細胞死
          亡」之新聞稿，至於其於本院所提原證1 （含異議卷
          附件4 ）等關於「馬偕一號」標靶藥相關新聞媒體報
          導，各該報導內容均係引自異議附件4 所示之新聞稿
          內容，而不論異議附件4 所示之新聞稿或99年5 月19
          、20、27日、同年7 月23日之媒體報導內容，均係介
          紹原告及所屬醫師與行政院農業委員會於99年5 月19
          日發表經其共同研究發現野生牛樟芝經過實驗室萃取
          所分離的「去氫硫色多孔菌酸化合物」，可用於治療
          胰臟癌與急性骨髓性白血病之藥物，並將之命名為「
          馬偕一號」，且由淡水院區醫學研究部共同實驗室的
          結果發現，「馬偕一號」作用在正常細胞時並無顯著
          毒性反應，不會對正常細胞造成傷亡而導致白血球指
          數降低，顯示「馬偕一號」極有潛力成為標靶治療藥
          物等內容，而異議卷附件5 則為以「馬偕一號」為關
          鍵字之網站搜尋資料；上開內容核係「馬偕一號」之
          試驗、研究結果之公開成果發表會，並非行銷「馬偕
          一號」之相關訊息或資料，且無傳遞其已有行銷於市
          場的商品之效果，無從使消費者得以認識其具表彰指
          示商品來源的識別功能，尚難認定「馬偕一號」有作
          為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料。又
          原告於訴願參加階段所提前開馬偕紀念醫院網頁最新
          消息資料及牛樟芝產品開發計畫簡報內容，僅係公告
          「馬偕一號」之研究成果及技術內容，並公開徵選專
          利及技術授權之廠商，亦難僅以之認定「馬偕一號」
          有作為商標使用之論據。
        5.原告雖主張據以異議商標2 屬於尚未投入市場之商品
          ，原告將據以異議商標2 顯示於新聞媒體報導，使消
          費者認識「馬偕一號」為原告即將行銷之商品或服務
          的表徵，與智慧財產局公告之「註冊商標使用之注意
          事項」第2.1 之商標使用態樣相符，當屬「商標之使
          用」云云。惟查，依智慧財產局101 年4 月20日修正
          發佈，同年7 月1 生效之「註冊商標使用之注意事項
          」第2.1 『商標使用於商品』：「商標使用於商品，
          主要是指將商標標示在商品上，或標示在商品包裝、
          容器；或將商標用於與商品有關之商業文書或廣告，
          例如：標帖、說明書、標籤、價目表、商品型錄等；
          或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方
          式，以促銷其商品。故除將商標直接標示在商品或其
          包裝、容器上之典型商標使用型態之外，若在雜誌、
          電視等廣告媒體上顯示商標，因係在於促銷即將或已
          投入市場的商品，足以使消費者認識其商標所指示的
          商品，仍屬商標之使用。例如：藥品業者將藥品商標
          標示在藥錠、藥盒、成分說明書、海報、宣傳單等物
          件或文書上，或在網路、電視、廣播、新聞紙類、電
          子看板刊登播映廣告或舉辦產品上市說明會，以促銷
          其製造銷售的藥品」。是以，依「註冊商標使用之注
          意事項」第2.1 後段所舉事例：「……藥品業者在網
          路、電視、廣播、新聞紙類、電子看板刊登播映廣告
          或舉辦產品上市說明會，以促銷其製造銷售的藥品」
          之情，可知，「先使用」之商標，係指相對於系爭商
          標在先使用之商標，主要係用以確認據以異議商標在
          系爭商標申請註冊之前已有持續使用商標於同一或類
          似商品之事實，故商標之使用除主觀上有基於行銷之
          目的外，在客觀上必須結合用於既有商品或有關之物
          件，以使消費者認識其商標所指示的商品，始屬商標
          之使用，則以前揭原告於99年5 月19日發佈「馬偕一
          號證實有效導致癌細胞死亡」之新聞稿（異議附件4
          ），已載明：「……在台灣森林中特有的野生牛樟芝
          ，將經過實驗室萃取所分離的『去氫硫色多孔菌酸化
          合物』命名為『馬偕一號（MMH01 ）』」，可知，「
          馬偕一號」一詞，乃原告及其所屬醫師與行政院農業
          委員會共同研究發現一種含有牛樟芝成分的可用於治
          療胰臟癌與急性骨髓性白血病之藥物（化合物），並
          將之命名為「馬偕一號」，亦即，「馬偕一號」文字
          ，僅原告暫訂命名之藥物名稱，並無既成生產之藥物
          存在，其前揭所舉使用證據資料，客觀上並無結合用
          於商品或相關之物件，該「馬偕一號」之名稱使用，
          並無從使消費者認識其為商標，自非商標之使用，原
          告上開主張，即無可採。
        6.原告另主張「馬偕一號」係研發階段對外發表及使用
          之藥名，其研發時間費時約10年以上，所耗資金更達
          百億以上，本即為日後新藥產品通過實驗許可上市時
          所用以表彰商品或服務來源，其將「馬偕一號」商品
          名稱顯示於新聞媒體報導中，宣示將來使用於藥品名
          稱之意，然被告將「申請藥物許可證」與「將商標名
          稱使用於藥品名稱」劃分，認為非屬商標之使用，顯
          與事實不符云云。然查，依藥事法第39條規定，藥品
          之製造，應經中央衛生主管機關查驗登記、核准發給
          藥品許可證後始得為之，而原告之「馬偕一號」藥品
          名稱，僅為研究結果之公開，將來是否能申請取得中
          央衛生主管機關核准發給藥物許可證上市，尚屬未知
          ，當不具有行銷商品之目的，縱然原告主觀上有基於
          行銷商品之目的，然「馬偕一號」尚無從上市銷售而
          使相關消費者得認識其為商標，原告所舉前開相關新
          聞媒體報導資料，僅係關於「馬偕一號」之試驗、研
          究結果發表之內容，而該公開發表之試驗、研究結果
          ，復未以商標之型態使用，自無法認定「馬偕一號」
          ，有先使用其所稱於含有牛樟芝成分之藥品等商品之
          事實。是原告主張其於系爭商標申請註冊日前有先使
          用據以異議商標2 云云，當無可採。
        7.原告另主張第三人以據以異議商標2 相近似之「馬偕
          壹號」作為「台灣馬偕壹號牛樟生醫有限公司」名稱
          特取部分，且經營項目為牛樟生醫，若依被告訴願決
          定見解，將嚴重損及原告之權益云云，並提出「台灣
          馬偕壹號牛樟生醫有限公司」之公司基本資料查詢表
          1 件為證（見本院卷第53頁）。然查，原告上開所舉
          「台灣馬偕壹號牛樟生醫有限公司」，係第三人依公
          司法規定向經濟部申請核准設立登記之公司名稱，該
          公司名稱係用以代表行為或權利義務之主體本身，與
          商標係作為商品或服務提供來源之表彰者仍有不同，
          並無涉及商標使用問題，況據以異議商標2 之「馬偕
          一號」一詞，並無從使消費者認識其為商標，而非作
          為商標使用一節，業如前述，則第三人雖有使用相似
          之「馬偕壹號」文字，作為公司名稱之特取部分，亦
          無侵害原告之何商標權可言，且此亦與系爭商標註冊
          是否應予撤銷無涉，是原告上開所陳，亦無可採。
  六、依上，原告所舉上開新聞稿或媒體報導等使用證據資料，
      雖可認原告及其所屬醫師與行政院農業委員會於99年5 月
      19日發表經其共同研究發現，在台灣森林中特有的野生牛
      樟芝，將經過實驗室萃取所分離的「去氫硫色多孔菌酸化
      合物」，命名為「馬偕一號（MMH01 ）」，可用於治療胰
      臟癌與急性骨髓性白血病，並預計經由動物實驗後，開發
      為新穎的抗癌藥物，此至多僅能證明原告有以「馬偕一號
      」一詞為名，公開發表經共同研究成果，發現一種含有牛
      樟芝成分可用於治療胰臟癌與急性骨髓性白血病之化合物
      ，且將來極有潛力成為標靶治療藥物等事實，尚無從證明
      其曾以「馬偕一號」文字作為商標使用，而有先使用據以
      異議商標2 之事證，自不符合現行商標法第5 條所定要件
      ，不能謂係商標之使用，則原告指稱其在系爭商標申請註
      冊前即已先使用「馬偕一號」，作為商品名稱，應受善意
      先使用之保護云云，自屬無稽。是以，原告主張其在系爭
      商標申請註冊前，已先使用據以異議商標2 ，系爭商標註
      冊在其之後，有修正前99年商標法第23條第1 項第14款及
      現行商標法第30條第1 項第12款規定之適用，應予撤銷云

      云，洵無可採。」

　　　　　　　　　　智慧財產法院第三庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　蔡惠如
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　杜惠錦
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張銘晃

(商標 商標註冊 混淆誤認之虞) Mia Patisserie by Katena Keiichi應予註冊。

智慧財產法院104年度行商訴字第43號行政判決(104.8.27)

30I(10)

智慧財產局應就原告第102016649 號「Mia Patisserie by Katena
Keiichi 」商標申請案為准予註冊之審定。

「四、本院得心證之理由：

  (一)查系爭商標係原告於102 年3 月29日申請註冊，是系爭商標
    之註冊是否應予核准，應以100 年6 月29日修正公布、101
    年7 月1 日施行之商標法（下稱現行商標法）為斷。故本件
    爭點為：系爭商標是否違反現行商標法第30條第1 項第10款
    規定。
  (二)按現行商標法第30條第1 項第10款規定：「商標有下列情形
    之一，不得註冊：十、相同或近似於他人同一或類似商品或
    服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤
    認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申
    請，且非顯屬不當者，不在此限。」所謂「有致相關消費者
    混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使同
    一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標
    ；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標
    之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標
    之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關
    係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服
    務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（最高行政法
    院98年度判字第455 號判決參照）。又判斷兩商標有無混淆
    誤認之虞，應參酌(1) 商標識別性之強弱；(2) 商標是否近
    似暨其近似之程度；(3) 商品／服務是否類似暨其類似之程
    度；(4) 先權利人多角化經營之情形；(5) 實際混淆誤認之
    情事；(6) 相關消費者對各商標熟悉之程度；(7) 系爭商標
    之申請人是否善意；(8) 其他混淆誤認之因素等，綜合認定
    是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
  (三)商標識別性之強弱：
    1.按商標識別性越強，相關消費者就商品或服務之印象越深
      ，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。
      原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的
      任意性商標及以商品服務相關暗示說明為內容的暗示性商
      標，其識別性較弱。
    2.查據以核駁商標圖樣由兩隻卡通熊圖案及「Mia在廚房」
      文字所組成，系爭商標則為「Mia Patisserie by Katena
      Keiichi 」，兩商標雖均有「mia 」一字，「mia 」為義
      大利文「我的」之意，然「mia 」並非著名商標，且除本
      件兩商標外，以「mia 」作為商標之一部註冊於第29類、
      第30類及第43類之商品或服務且目前尚有效存在者，不乏
      其例（見本院卷第70至72頁、75頁、83頁、85頁），足見
      「mia 」一字本身雖為任意性商標，但識別性較弱，尚難
      單以「mia 」一字發揮區辨商品服務來源之功能，尚須配
      合其他文字或圖樣，始能提高其識別性，而據以核駁商標
      另結合兩隻熊圖樣及「在廚房」文字，系爭商標則另結合
      「Patisserie by Katena Keiichi」文字，以提高商標之
      識別性，是兩商標就其商標圖樣整體觀之，應認各具相當
      之識別性。
  (四)商標是否近似暨其近似之程度：
    1.按商標近似，係指異時異地隔離與通體觀察，商標整體在
      外觀、觀念或讀音方面有相似處，若其標示在相同或類似
      的商品或服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，於購
      買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品或服務來自同一
      來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。又按兩商標是否
      近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀
      音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則
      ，任意將商標圖樣割裂觀察（最高行政法院91年度判字第
      1559號判決參照）。惟若商標圖樣中之一定部分特別引人
      注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此
      部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將
      商標割裂分別比較者不同（最高行政法院73年度判字第11
      44號判決意旨參照），亦即商標雖然係以整體圖樣呈現，
      然而商品／服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，
      可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部
      分，故主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分
      最終仍是影響商標給予商品／服務之消費者的整體印象。
      因此，判斷商標近似，雖應以整體觀察為依歸，惟主要部
      分最終仍是影響商標給予商品/ 服務之消費者的整體印象
      。此外，商標圖樣中雖有聲明不專用部分，然於判斷商標
      是否近似時，仍應就該聲明不專用之部分為整體比對。
    2.查據以核駁商標圖樣係由兩隻卡通熊圖案、外文「Mia」
      及中文「在廚房」組合而成（「在廚房」文字聲明不專用
      ），其中兩隻卡通熊圖樣係經過特別設計，兩隻熊均戴有
      廚師帽，左邊熊著褲裝、手持蛋糕，右邊熊著裙裝、手持
      抹刀，且兩隻熊圖樣大小佔整體商標圖樣的三分之二大，
      熊圖樣的右下角則置字體較小的「Mia在廚房」文字，因
      兩隻卡通熊占據以核駁商標圖樣的三分之二，非常引人注
      目，相較之下「Mia 在廚房」文字顯得過小，整體觀之，
      相關消費者見據以核駁商標，會對兩隻卡通熊圖樣留下深
      刻印象，應認該兩隻卡通熊圖樣在商標整體觀察上可取得
      主要識別之地位；而系爭商標僅由英文字「mia 」、「
      MIA PATISSERIE」及「By KATENA KEIICHI 」分置於上、
      中、下排所構成，其中第一排的「mia 」字體大小占系爭
      商標圖樣的二分之一版面，第二排「MIA PATISSERIE」字
      體占系爭商標圖樣的四分之一版面，第三排「By KATENA
      KEIICHI 」字體則又較第二排字體為小。兩商標外觀設計
      整體觀之，系爭商標圖樣均為英文字所構成，而據以核駁
      商標則有顯著的卡通熊圖樣，兩者予人之寓目印象並不相
      同，近似程度不高。就讀音而言，據以核駁商標之讀音為
      「Mia 在廚房」，系爭商標之讀音為「mia 」、「MIA
      PATISSERIE」及「By KATENA KEIICHI 」，兩商標連貫唱
      呼，在讀音上雖有「mia 」部分相同，然整體讀音實屬有
      別，近似程度不高。就觀念而言，據以核駁商標以兩隻經
      設計的可愛卡通熊做為主要識別部份，輔以「Mia 在廚房
      」之文字說明，予人觀念為可愛溫馨之自家烘培形象；系
      爭商標則以三排英文字母構成，其中第一排「mia 」為義
      大利文「我的」之意，第二排「PATISSERIE」為法文「甜
      點」、「法式蛋糕店」之意，第三排「By KATENA
      KEIICHI 」則為日籍主廚「嘉手納慶」日本名之英譯，所
      表達之觀念為「嘉手納慶主廚為我做的甜點」之意，且系
      爭商標單純由英文字母所組成，並無任何圖案，占較大版
      面的「mia 」並以書寫體設計，整體商標傳達時尚典雅之
      概念，因此兩商標所表達之觀念亦截然不同。準此，兩商
      標雖均有「mia 」一字，然其外觀、觀念、讀音均有差異
      ，異時異地隔離觀察兩商標整體，應認兩商標近似程度不
      高。
  (五)商品或服務是否類似暨其類似之程度：
    1.按商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者
      或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似
      的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費
      者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二
      個商品間即存在類似的關係。又商品或服務類似與否之認
      定，並非絕對受商品或服務分類之限制，同一類商品或服
      務不一定是類似商品或服務，而不同一類的商品或服務也
      可能是類似商品或服務。
    2.查系爭商標指定使用於「月餅、甜點、餅乾、鳳梨酥、泡
      芙、馬卡龍糕點、麵包、三明治、蛋糕、鮮奶油蛋糕、冰
      淇淋蛋糕、海綿蛋糕、乳酪蛋糕、慕斯甜點、卡士達糕點
      、蛋塔、水果塔、鬆餅、法式鹹派、糕點用糖霜」等商品
      ，與據以核駁商標所指定之「牛軋糖、芝麻餅乾、鳳梨酥
      、杏仁餅、巧克力餅乾、各式餅乾、蛋糕、慕斯蛋糕、麵
      包、水果蛋糕」商品相較，兩者皆屬糕餅類產品，其功能
      、用途、原料、產品屬性、行銷管道等均大致相同，且幾
      乎來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一
      般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其
      為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，是兩商標所指定
      使用之商品間應屬存在相同或高度之類似關係。
    (六)先權利人多角化經營之情形：
      系爭商標使用於高價法式甜點，除於台北市○○○路設有
      旗艦店外，於新光三越百貨公司並設有專櫃（見本院卷第
      101 至102 頁），而據以核駁商標之權利人係經營平價手
      工蛋糕，店面位於○○市○○區○○路○○○巷○○號，
      標榜自家烘焙（見本院卷第86至88頁），依卷內資料並無
      證據證明其除於新北市中和區經營上開手工蛋糕外，有將
      其事業版圖擴及與系爭商標相同之高價糕餅領域之事實或
      計劃，則相關消費者對兩商標造成混淆誤認之虞的可能性
      即不高。
    (七)實際混淆誤認之情事：
      本件並無證據證明有相關消費者誤認兩商標所表彰之商品
      或服務來自同一來源或有所關聯，而有實際混淆誤認情事
      。
    (八)相關消費者對於各商標之熟悉程度：
      原告以系爭商標所經營的Mia Patisserie餐廳於102年6月
      開幕後，即有包括民視、中天、蘋果日報、Fashion
      Queen 、Taipei Walker 、We.People 、TRAVEER 等媒體
      競相報導，更有部落客撰文推薦（見本院卷第92至100 ）
      ，原告並將其事業版圖擴及新光三越百貨公司專櫃（見本
      院卷第10 1頁）；據以核駁商標經營之手工蛋糕店則位於
      新北市中和區，卷內資料並無證據證明據以核駁商標之權
      利人有何宣傳或經媒體報導情事，自應認相關消費者對系
      爭商標較為熟悉，是系爭商標應給予較大之保護。至被告
      雖稱據以核駁商標於100 年間即取得多件商標註冊，難認
      消費者對系爭商標熟悉程度較高云云，惟查，取得商標註
      冊證僅為靜態註冊資料，未必代表消費者熟悉該商標，相
      關消費者對商標之熟悉程度仍應視商標實際推廣程度而定
      ，本件並無相關媒體報導或任何行銷資料足以判斷相關消
      費者對據以核駁商標之熟悉程度，而系爭商標確實經媒體
      大幅報導，自難僅以據以核駁商標已取得多件商標註冊即
      認相關消費者對其較為熟悉，被告上開所述自不足採。
    (十)系爭商標之申請人是否善意：
      原告以系爭商標所經營的餐廳Mia Patisserie，其前身為
      藝人葉○○於101 年間所開設之「MIA cafe」咖啡館，系
      爭商標中之「mia 」一字係延續葉○○「MIA cafe」咖啡
      館而來等情，有相關媒體報導附卷可參（見本院卷第89至
      93頁、97頁），又據以核駁商標於100 年10月16日註冊前
      ，即有註冊第01251310號「LA MIA」商標（註冊公告日期
      96年2 月16日）亦以「mia 」作為商標圖樣之一部分指定
      使用於相同或類似之商品，經獲准註冊而取得商標權在案
      （見本院卷第75頁智慧局商標檢索資料），且兩商標之商
      品訴求之客群迥異（詳後述），是系爭商標圖樣中雖有「
      mia 」二字，然其緣由既係承繼所頂讓之「MIA cafe」咖
      啡館而來，且亦有第三人以「mia 」作為商標圖樣之一部
      取得註冊登記，所訴求之客群亦與據以核駁商標不同，即
      難認系爭商標之註冊有攀附據以核駁商標之惡意存在。
    (十一)其他混淆誤認因素：
      原告以系爭商標經營之Mia Patisserie餐廳坐落於敦化南
      路精華地段，其賣點即為「在豪宅內享受貴婦級饗宴」、
      「日籍甜點主廚嘉手納慶一坐鎮」，餐廳內裝潢及所販售
      之商品亦以精緻奢華為訴求（見本院卷第92至93頁、第98
      至100 頁），而據以核駁商標權利人所經營者為手工蛋糕
      ，標榜自家手作販售，以溫馨樸實為訴求（見本院卷第86
      至88頁），是兩商標所提供之商品或服務，無論在消費訴
      求、產品價位、風格定位上，均有極大之不同，相關消費
      者實無將兩者混淆誤認為同一來源或有相關之來源之可能

      。」

(商標 商標註冊 先天識別性 後天識別性) Z1975不予註冊。

智慧財產法院104 年度行商訴字第 36 號行政判決(104.8.31)

29I(3)
29II

欠缺先天識別性

「四、本院判斷如下： 按商標法並未對商標註冊申請案之法規基準時明文規定，原則 上認應以行政爭訟程序事實審言詞辯論終結前為法規基準時。 蓋行政訴訟裁判基準時之判斷，有決定法院審判對象與範圍之 作用，裁判基準時之判定，往往代表法院即司法權介入行政權 之可能時點，不僅影響司法權界限，亦影響訴訟類型之性質與 其彼此關係。商標申請案係向法院提起課予義務訴訟，法院基 於行政訴訟法所規定之權限，自有對商標申請案適用法律的權 能，是以將法規基準時定在事實審言詞辯論終結前。但若係對 申請人不利之法規（如現行法第 30 條第 10 款就先註冊商標之保 護增訂「且非顯屬不當者」），基於申請人信賴處分時既得權 利狀態不得剝奪，則法院不得就審定後之法律，再為更不利申 請人之適用。經查，系爭商標係於 101 年 7 月 3 日申請註冊，經 被告審查後於 103 年 9 月 30 日以商標核駁第 358127 號審定書為 「不得註冊，應予核駁」之審定，原告起訴除請求撤銷原處分

及訴願決定外，並請求命原處分機關即被告為准予系爭商標註 冊之處分，核其性質係屬課予義務之訴訟。揆諸前揭說明，課 予義務訴訟之判斷基準時，應以事實審法院言詞辯論程序終結 前之事實及法律狀態為準。又本件係於 104 年 8 月 5 日言詞辯論 終結，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以 104 年 8 月 5 日辯 論終結前之事實及 100 年 6 月 29 日修正公布、101 年 7 月 1 日 施行之商標法（即現行商標法）為斷，合先敘明。 商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏 色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。 前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指 示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，商標 法第 18 條定有明文。又商標有下列不具識別性情形之一，不得 註冊：…三、僅由其他不具識別性之標識所構成者，復為同法 第 29 條第 1 項第 3 款所明定。所謂「商標僅由其他不具識別性 之標識所構成者」，指第 1 、2 款情形以外，其他商標整體僅由 不具識別性標識所構成之情形，除商標由姓氏、非說明性標語 、裝飾圖案等不具識別性之標識所構成者外，應包括商標由該 等不具識別性標識與說明性標識、通用標章或名稱等整體皆為 不具識別性標識所構成之情形。 商標得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖 、聲音等，或其聯合式所組成，故商標識別性之審查，應就商 標整體觀察。又一般而言，字母與數字的組合給予消費者的印 象是商品或服務的規格、型號或其他說明，不具識別性。若可 以認定申請註冊之字母與數字組合，並非指定商品或服務的規 格、型號或相關說明，可准予註冊；否則應請申請人檢送申請 商標的使用態樣，並說明同業的使用情形，以判斷是否具識別 性。經查：

原告申請註冊之系爭商標係由英文字母「Z」及數字「1975」 組成，其外觀使用「新細明體」之字型，並未經特殊設計， 且其讀音、觀念亦未傳達特定印象，就商標整體之外觀、讀 音、觀念等觀察，其客觀呈現僅是單純英文字母結合數字， 一般給予消費者的印象是商品或服務的規格、型號或其他說 明，難以形成表彰商品或服務來源之商標概念，客觀上不具 先天識別性。......

 因系爭商標 「Z1975」並無特殊設計，僅係一般通用之字體，故其與同樣 字體之「DENIM」或「ZARA BASIC DEPT.」上、下並列使用，予人 整體印象係某型號或系列風格商品之分類，而無法作為表彰 特定品牌商品來源之商標使用，此與其他具識別性之商標與 其他說明性文字並列，二者呈現效果自有不同，無可相提並 論。另原告提出原證十一之「ZARA」服飾商標使用「Z1975 」於衣服之標籤，惟其標籤類似於原證二之標籤，「Z1975」 因欠先天識別性，使用結果予人係服飾商品有關類別之型號 之觀念，難與表彰商品來源相連結。」

欠缺後天識別性
「商標法第 29 條第 2 項規定，有前項第 1 款或第 3 款規定之情形 ，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別 標識者，不適用之。原告主張系爭商標經其廣泛使用已為一般 大眾所熟知，符合上開規定具有後天識別性。惟查，原告檢具 原證一至四、十一，係將系爭商標使用於衣服、褲子等商品上 ，予人係有關商品或服務的規格、型號或其他說明之印象，不 具識別性，已如前述；況查原證一、十一係原告彰顯「ZARA」 之標識行銷商品之網頁，其餘原證二至四均非關原告對系爭商 標投注行銷之證據；另原證六有關牛仔褲副牌之介紹亦無關於 系爭商標之報導；另提出原證五原告銷售予台灣分公司之發票 ，並無法證明係載有本件系爭商標之使用資料；雖原告於 104 年 8 月 5 日言詞辯論期日提出標示「Z1975」香水之照片（本院 卷第 107 頁），惟無法證明該照片係供行銷之用；此外，原告 並未提出第 3 類前開服飾以外之其他商品或第 25 類商品之使用 證據資料，依現有資料綜合以觀，尚難認系爭商標業經原告長 期廣泛使用，在交易上已成為表彰其商品之識別標識，而得依 商標法第 29 條第 2 項規定，排除同條第 1 項第 3 款規定之適用 ，而取得後天識別性。」

(商標 商標異議 惡意搶註) 錠嵂

智慧財產法院104年度行商訴字第13號行政判決(104.9.17)

「本院應審酌原告是否早已知悉據以異議

    商標，意圖仿襲而申請註冊系爭商標（參照本院整理當事人
    爭執事項9 ）。
(一)參加人有先使用據以異議商標之事實：
    參加人錠嵂保險經紀人公司自92年起至100 年止之期間，所
    舉辦之公司年會，其會場布置、廣告看板、使用信封、識別
    證、手提袋、旗幟、手冊及公仔布偶等宣傳行銷物件，均標
    有據以異議商標，益徵據以異議商標於系爭商標申請註冊前
    ，已先使用於信封、識別證及手冊，其與系爭商標指定使用
    於「印刷品」等類似商品之事實（見異議卷第73至89、92頁
    之附件6 至9 、11）。職是，參加人有先使用據以異議商標
    之事實。
(二)原告與參加人間具有契約與地緣關係：
    原告之法定代理人朱穗盈於95年5 月24日向參加人錠嵂保險
    經紀人公司承購旅遊平安險，朱穗盈為原告之事業經營者與
    代表人，其因保險契約關係，直接接觸據以異議商標，進而
    知悉據以異議商標之存在。參諸原告與參加人之通訊處均設
    址於臺北市或新北市，具有地緣關係（見本院卷第46至53頁
    ）。準此，原告與參加人間具有契約與地緣關係，知悉據以
    異議商標之存在，意圖仿襲與攀附據以異議商標而申請註冊
    系爭商標。
(三)原告意圖仿襲而申請註冊系爭商標：
    綜上所述，系爭商標近似於參加人先使用之據以異議商標，
    兩商標指定使用於相同與高度類似之商品與服務，而系爭商
    標申請人與參加人間具有保險契約與地緣關係，知悉據以異
    議商標之存在，原告未經參加人同意申請註冊。職是，系爭

    商標違反商標法第30條第1 項第12款之規定。」

(商標 廢止 變換加附記) Dada SUPREME皇冠圖

智慧財產法院104年度行商訴字第37號行政判決(2015.10.30)

（一）按商標註冊後，有自行變換商標或加附記，致與他人使用 於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似， 而有使相關消費者混淆誤認之虞者，商標專責機關應依職 權或據申請廢止其註冊，修正前99年商標法第57條第1 項 第1 款定有明文。...

（二）原告之被授權人子佳公司就系爭商標之實際使用態樣，為 「自行變換商標或加附記」之情形： 

 1.系爭商標係由皇冠圖形、較大字體外文「dada」，較小 字體外文「SUPREME 」上下併列組成。又依參加人於10 0 年11月15日向智慧局申請廢止系爭商標註冊所提證據 4 至15所示（見廢止卷第28-34 頁），可知，原告之被 授權人子佳公司於申請廢止日前所生產之襪子、帽子、 鞋子、衣服商品，其標示系爭商標之實際使用態樣如下 ：

(1)襪子本體係標示「DADA」，吊牌上未見商標；

(2)帽子本體係標示 「DADA」或「DADA」、「皇冠圖形」，帽子內側布標上係將「皇冠圖形」標示於「DADA SUPREME SKATETEAM 」右側；

(3)鞋 子之鞋底、鞋舌部大多標示「DADA 」；鞋帶上係標示「DADA SUP REME」；鞋盒上則標示「皇冠圖形 」及「dada」文字；

(4)衣服本體正 面印有「DADA SUPREME」文字、衣服領標隱約可見「皇 冠圖形」。 

 2.按商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服 務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子 媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，修 正前99年商標法第6 條定有明文。又商標自註冊公告當 日起，由權利人取得商標權，惟商標權人係以核准註冊 之圖樣，使用於註冊指定之同一或類似商品或服務上， 始受到商標法之保護（修正前99年商標法第27條第1 項 、第29條規定參照），是以，商標權人使用註冊商標時 ，應就所申請之整體商標圖樣為使用，倘實際上使用商 標時，就商標圖樣之大小、比例或字體等加以變化，而自行變換商標或加附記或僅使用商標中一部分，依社會 一般通念可認與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異，致 該變換使用之商標與註冊商標不具同一性，即有該當於修正前99年商標法第57條第1 項第1 款廢止註冊之法定事由。

查被授權人子佳公司於襪子、帽子、鞋子及衣服 等商品上所使用商標圖樣，或為「DADA」、或為「DADA SUPREME 」、或為「皇冠圖形」、或為「DADA SUPREME SKATETEAM 及皇冠圖形」、或為外文「dada」，此與系 爭商標係由皇冠圖形、較大字體外文「dada」，較小字體外文「SUPREME 」上下併列組成之整體圖樣相較，其 或僅使用系爭商標圖樣中一部分之外文，且多數係使用 大寫外文「DADA」，而非系爭商標之小寫外文「dada」 ，或僅使用皇冠圖形部分，或為皇冠圖形與其他外文之 組合，可知，被授權人子佳公司將系爭商標或變換其外文、圖形或其組合態樣等割裂使用，或僅使用系爭商標中一部分，依社會一般通念可認與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異，無從認識該等使用情形之商標與系爭商 標為同一個商標，應認與系爭商標不具同一性，堪認被授權人子佳公司有就系爭商標為變換使用之情事。 

 3.原告主張被授權人子佳公司雖於部分商品有單獨使用系爭商標其中一部分，此乃「有無使用註冊商標」之問題 ，而非「自行變換商標或加附記」之問題，被告誤認「 有無使用註冊商標」與「自行變換商標或加附記」之適用情形，處分自有違誤云云。

惟查，參加人係主張系爭商標於註冊後有修正前99年商標法第57條第1 項第1款 所規定之情形，向智慧局申請廢止系爭商標註冊，至於原告主張被授權人子佳公司僅使用系爭商標其中一部分 ，屬「有無使用註冊商標」之問題云云，此乃修正前99 年商標法第57條第1 項第2 款規定之情事，被告自無從就參加人所未主張修正前99年商標法第57條第1 項第2 款規定之法律事實進行審究。

又原告主張依其於101 年 4 月13日向智慧局所提出的商標廢止答辯理由書之附件六照片所示，被授權人子佳公司就系爭商標仍有完整使用於所註冊之商品云云。

然查，依原告上開所提附件六 照片，雖有使用系爭商標於 指定商品之情事，然亦可見併於鞋帶標示大寫外文「DA DA」，或併於鞋子側邊標示皇冠圖形，或於櫃位上標示「皇冠圖形DADA SUPREME 」、或於帽子本體標 示「皇冠圖形DADA」、「DADA SUPREME」等變換系爭商標使用之事實，況觀之上開照片 ，均無相關拍攝日期可佐，則系爭商標縱有完整使用於 所註冊之商品，是否於系爭商標申請廢止日（100 年11 月15日）前有使用指定商品一事，已乏所據，佐以，被授權人子佳公司於系爭商標申請廢止日（100 年11月15 日）前，即有就系爭商標為變換使用之情事，業如前述 ，則被授權人子佳公司縱有於系爭商標申請廢止日前， 使用系爭商標整體圖樣於指定商品之情事，亦無礙於本院前揭被授權人子佳公司就系爭商標所為變換使用之事實認定，是原告上開主張，尚無可採。

(商標 刑事無罪 直接故意 明知) 被告的商標「we care naturally」係委託他人設計、申請，並無攀附他人商標之故意。

智慧財產法院102年度刑智上易字第78號刑事判決(102.12.5)

「 3.然查，復觀諸維爾康公司於其官方介紹網站、銷售網頁及本

    案產品包裝上均另標示其所有註冊第01478524號之「wecare
    naturally 」字樣或圖示，且維爾康公司在上開銷售網頁中
    分別列有「天然好油」、「天然調味」、「天然營養」、「
    天然好茶」、「天然零食」、「天然好糧」、「天然清潔」
    、「健康器材」、「健康書籍」「天然好禮」、「天然衣物
    」等產品項目，該等項目內亦分別列有維爾康公司依上開項
    目販售之產品，此有該公司網頁資料及上開產品外觀列印資
    料在卷可稽（偵卷一第30、34、36、37、38、39、40、43、
    44、46、51、52、54、56、57 、58 、63、66、71頁、原審
    卷第207 頁），足見「天然營養」應僅為維爾康公司眾多產
    品中之特定系列之一，維爾康公司使用之商標應係「wecare
     naturally」字樣及圖示；再者，依證人即被告委任設計「
    wecare naturally」字樣及圖示之人員楊順華於原審審理時
    證述：被告係於96年委任伊設計商標，伊於97年初設計定稿
    「wecare naturally」之字樣及圖示，被告始終僅有委任伊
    設計英文名稱，並無要求以中文「維爾康」作為商標之意等
    語（見原審卷第306 至307 頁），證人即被告委任辦理商標
    事務之人員吳美娟於原審審理時證稱：被告委任伊任職之專
    利商標事務所辦理商標事務時，即表示要以「wecare natur
    ally」之字樣及圖示申請為商標，並無要以「維爾康」之中
    文名稱申請之意，且被告係全權委託該事務所辦理商標事務
    ，伊亦係依上開字樣及圖形進行商標近似檢索等語（見原審
    卷第307 背面至第310 頁），足證被告於委託他人設計及申
    請註冊商標之初，即係欲自行創設商標，嗣並以自行設計之
    商標實際使用於本案產品及相關網路網頁上，衡情，若被告
    主觀上果有攀附如附件一所示「薇爾康WRCON 」商標之意，
    其逕自委請他人設計近似該商標之字樣或圖示即足，豈有蛇
    足另行設計、使用「wecare naturally」字樣及圖示之必要
    ，是被告應無攀附告訴人商譽之意，況查，被告於接獲告訴
    人通知後，立即將本案產品下架更改包裝，足以認定被告在
    主觀上，並無將「維爾康天然營養」字樣作為商標使用而侵
    害系爭商標之故意，縱在此之後維爾康公司臉書上仍有少部
    分圖片上之「維爾康天然營養」漏未更改，惟被告實際上既
    已更改本案產品包裝，即不影響其無侵害系爭商標之故意之
    認定，此外，檢察官於本案論告時指出被告所經營之公司為
    維爾康天然小舖有限公司，如果是普通使用，應該是使用「
    維爾康天然小舖」，而不是「維爾康」等語，顯肯認被告使
    用「維爾康天然小舖」不構成修正前商標法第81條第3 款之
    犯罪行為，則使用類似之「維爾康天然營養」認為構成上開
    犯行，豈非相互矛盾，故本案實難科以被告違反修正前商標

    法第81條第3 款之刑責。」

(商標 刑事 混淆誤認之虞 明知 直接故意) Burberry v. 美淇童裝

智慧財產法院102年度刑智上易字第72號刑事判決(102.12.13)

「   6.被告另辯稱：扣案之童裝有懸掛「M.K 美淇童裝」吊牌且

      明確標示被告自行申請註冊之「M.K.KIDS及小熊圖」商標
      ，衣架上亦有「M.K 」字樣，並無任何標示BURBERRY之字
      樣，並有印製正富公司「LAUREL與娃娃圖」商標之吊牌，
      且被告與告訴人之衣服單價差異甚大，一般消費者於購買
      時並不會與告訴人之商品產生混淆誤認之虞云云。被告縱
      使註冊取得第01403233號「M.K.KIDS」商標、第01241722
      號「M.K 」商標（警詢卷第1 冊第69至70頁之商標註冊資
      料），並於扣案之童裝的吊牌上印有此二商標圖樣，及「
      美淇童裝」字樣與電話、網址、統一編號等資訊（警詢卷
      第1 冊第65至67頁，警詢卷第2 冊第45至46頁之扣案童裝
      照片），然扣案之童裝係於領口、衣袖、縫邊、布面、以
      及衣袖、縫邊、連帽使用高度近似於與如附表一所示之商
      標格紋圖樣，被告主觀上自有為行銷之目的，吸引消費者
      注意該格紋圖樣之意圖。且告訴人使用如附表一所示之商
      標圖樣之商品，在國際間及我國行銷經年，為相關消費者
      所熟知之名牌商品，而相關消費者都是憑著對商標未必清
      晰完整之印象，在不同時間或地點，來作重覆選購之行為
      ，而非拿著商標以併列比對之方式來選購，故細微部分之
      差異，在消費者印象中難以發揮區辨之功能。雖被告已於
      扣案之童裝上標識自己的商標圖樣及「美淇童裝」字樣與
      電話、網址、統一編號等資訊，但由於扣案之童裝的條紋
      圖案足使相關消費者認識其為商標，而可能誤以為被告所
      經營之美淇童裝行與告訴人存在關係企業、授權關係、加
      盟關係或其他類似關係。故被告此部分抗辯，委無可採。
  (四)被告有侵害商標權之故意：
    1.查告訴人曾於98年2 月17日委請○○○○○發函予被告即
      美淇童裝行，表明其為如附表一所示之商標的商標權人，
      以及美淇童裝行所販售之童裝為仿冒如附表一所示之商標
      的商品，並請求美淇童裝行暨其負責人（即被告）立即停
      止製造、陳列、販賣、運送、輸出／輸入等語，經陳淑娥
      於同年月19日收受，並委請○○○○○函覆稱基於尊重智
      慧財產權，將不再販售布拜里公司指稱之爭議性商品等語
      ，此有告訴人致被告之警告函暨附件、被告覆函影本在卷
      可證（警詢卷第1 冊第38至45頁）。本案雖無法證明被告
      於購入扣案童裝之際即已知悉此為仿冒如附表一所示之商
      標之商品，惟告訴人使用如附表一所示之商標圖樣之商品
      ，在國際間及我國行銷經年，為相關消費者所熟知之名牌
      商品，參以被告經營服飾零售及批發業務多年之專業與經
      驗，故被告至少自收受前揭律師函起即已明知扣案之童裝
      為仿冒如附表一所示之商標的商品。
    2.被告另辯稱：伊信任正富公司所販賣為有權製造之商品云
      云。惟被告亦自承：98年間接獲告訴人公司警告函後，未
      向正富公司確認其商品權源，因本案遭員警搜索約談後始
      向日本正富公司要求以手寫方式製作提供授權書等語（偵
      查卷第1 冊第15至16頁之被告偵訊筆錄），嗣於原審始提
      出授權書（原審卷第24頁）。故被告於販售扣案童裝之初
      ，並未向正富公司確認商品之權源，而係事後臨訟始委託
      正富公司製作，難認被告所謂信賴他人有權製造之依據，

      故此部分辯詞亦無可採。」

(商標 刑事無罪 明知 直接故意 電池) Samsung

智慧財產法院  102年度刑智上易字第94號刑事判決(102.12.19)

 「被告欠缺明知販賣仿冒商標商品之主觀要件：

  1.按商標法第97條規定係以行為人明知為侵害他人商標權之商
    品而仍販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入為其構成
    要件。準此，行為人除客觀上有販賣、意圖販賣而持有、陳
    列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為外，就其所販賣、意圖
    販賣而持有、陳列、輸出或輸入者係屬侵害他人商標之商品
    ，在主觀上應有明知之直接故意，始能構成犯罪。所謂明知
    者，係指行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生
    者而言，倘行為人對構成犯罪之事實，在主觀之要件上，係
    有所預見，而消極放任或容任犯罪事實之發生者，其僅有間
    接故意或過失，則非商標法第97條所欲規範處罰之對象（參
    照最高法院91年度臺上字第2680號刑事判決）。
  2.經原審當庭勘驗扣案之電池及充電器結果，認扣案電池之外
    盒為透明塑膠盒，內有產品說明書，說明產品中有毒有害物
    質或元素名稱及其含量，並有品牌標示各1 張及電池1 顆，
    品牌標示為紙製，正面圖案為藍、白相間，並於藍色處，以
    白色顏料印有「SAMSUNG 」、「BATTERY 」等英文字，並於
    英文字「BATTERY 」下方，印有「Original Accessory by
    SamSung 」等英文字，標示背面印製「SAMSUNG 」、「BATT
    -ERY」等字樣，而電池正、反面均印有「SAMSUNG 」字樣，
    並以簡體字標明「天津三星視界有限公司為三星製造」，暨
    英文書寫「MADE IN KOREA ∕FINISHED IN CHINA 」等字樣
    。扣案之充電器1 個，其外盒為透明塑膠盒，內含有產品標
    示1 張及充電器1 個，其中產品標示部分，其正面以簡體字
    印有「充電器」及英文字「GALAXY SII」，背面則印有「Ch
    -arger」、「Designer by Samsung 」、「生產廠：三星」
    、「韓國製造」等字樣，中文字部分均為簡體字。而充電器
    之正、反面則亦均印有「SAMSUNG 」，且背面復以中文簡體
    字標示「三星電子中國製造」等字樣一節，有原審勘驗筆錄
    暨照片在卷可證（見原審卷第24至25、29至30頁）。
  3.就相關消費者觀察而言，觀諸扣案電池及充電器上之文字說
    明，相關消費者雖得認定該等電池及充電器為三星公司在中
    國大陸生產或授權生產之商品。然電池上所印製之序號是否
    與真品相同、充電器之「SUMSUNG 」標誌印製品質是否低於
    真品，衡諸常情，相關消費者實無從知悉。參諸被告供陳其
    本業是廚師，經朋友介紹及代訂電池及充電器等語（見原審
    卷第26頁），是其是否具備具備特殊專業知識，判斷三星公
    司電池所使用序號、偽品與真品間之品質，而足以判別其所
    陳列之電池及充電器之真偽，即非無疑。
  4.依卷附之露天拍賣網站拍賣訊息列印資料，其上載明「北市
    原廠專賣」、「原廠電池保固6 個月」、「保證原廠」、「
    不是原廠全額退費」等用語。衡諸交易常情，倘被告於刊登
    上開拍賣訊息時，其主觀上已知悉其所陳列販售之電池及充
    電器並非真品，豈有甘冒遭相關消費者退費之風險，而提供
    原廠保證及保固6 月之售後服務。準此，被告辯稱：其不知
    悉扣案電池及充電器，均屬仿冒如附件所示爭商標之商品等
    語，應非虛妄，洵堪採信。再者，復查無其他證據足認被告
    有明知扣案電池及充電器係屬侵害他人商標權之商品，而仍

    故意陳列之主觀犯意。」

(商標 刑事無罪 權利耗盡) 被告自大陸地區平行輸入「LOTUS」真品，不構成商標侵害。

智慧財產法院 102年度刑智上易字第56號刑事判決(103.1.8)

「按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場

    上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不
    得就該商品主張商標權，修正商標法第30條第2 項定有明文
    。其立法意旨指出附有商標之商品由商標權人或經其同意之
    人於市場上交易流通後，商標權即已耗盡，對於持有或繼續
    行銷該商品之第三人，不得再為主張商標權，此即為學說上
    所謂「權利耗盡原則」，本案商標權人即旺代公司不否認授
    權立祥公司生產標示「LOTUS 」商標之產品，並同意廣州立
    祥公司得自行生產後在大陸地區銷售，業據證人○○、○○
    ○於原審審理中證述明確，則立祥公司所生產標示「LOTUS
    」商標之商品，係經合法授權生產銷售之真品；立祥公司銷
    售之對象再將商品轉售至臺灣地區銷售，即有「權利耗盡原
    則」之適用，商標權人旺代公司尚不能以其與被授權人立祥
    公司間之約定，拘束合法取得系爭商品所有權之被告，被告
    販賣系爭「LOTUS 」商品，並無侵害告訴人旺代公司之系爭

    商標權可言。」

(商標 刑事無罪 明知 直接故意) 員工設計「MONK」商標後離職使用該商標，因公司未告知該員工「已申請商標」，故該員工無侵害商標的故意。

智慧財產法院102年度刑智上易字第98號刑事判決(103.1.23)

「被告所辯告訴人公司申請商標註冊之「MONK」圖樣係由其

      所設計，但告訴人公司並未告知其要以該圖樣申請商標註
      冊之事，伊並不知道告訴人公司已取得「MONK」圖樣之商
      標專用權等節均屬有據，堪予採信，是依被告上開所辯及
      證人蕭裕之前揭證述，已無從認被告主觀上有「明知」
      告訴人公司業經取得「MONK」圖樣之商標權，而仍故意於
      其生產製造之吉他等商品上使用近似於該商標圖樣之直接
      故意；再者，被告任職於告訴人公司時，告訴人公司雖已
      有使用「MONK」圖樣生產製造吉他等商品販售之情事，此
      雖據被告自承在卷，然依證人蕭裕上開證述亦可知，告
      訴人公司生產販售標有「MONK」圖樣之商品近1年期間均
      未有向經濟部智慧財產局申請「MONK」圖樣商標註冊之舉
      ，且告訴人公司明知被告為「MONK」圖樣之原創者，竟於
      欲以該圖樣申請商標註冊時全然未知會被告，復於被告離
      職時亦未告知告訴人公司業取得「MONK」圖樣之商標註冊
      ，或警惕被告不得再於樂器等商品上使用「MONK」等情，
      實難認被告主觀上可預見告訴人公司有申請「MONK」圖樣
      商標註冊之情事，是亦無從認被告主觀上可預見告訴人公
      司取得上開商標權，而仍有使用近似於上開商標圖樣之未
      必故意；從而，被告及辯護人辯稱被告並無違反商標法第

      95條之主觀犯意等語並非無據，應堪採信。」