(著作權 攝影著作)蘋果日報「傅達仁」照片v.東森新媒體：新聞媒體應帶頭重視並積極落實智慧財產權之保護，使用其他競爭同業的報導內容，應謹慎為之，不得以「誤用照片為媒體實務常見」作為合理化侵權的藉口。

#新聞媒體 #使用照片應謹慎

這個案件我們之前分享過一審判決，
蘋果日報去瑞士拍攝了傅達仁生前的身影，
東森ettoday新聞雲未經同意加以使用，
一審認為侵害著作權，不構成合理使用，應賠償20萬元。

二審語重心長說了更多，強調 #新聞媒體更應該尊重他人的著作權，進一步判決東森新媒體ettoday應該 #刊登道歉啟事：

「兩造均為國內知名之新聞媒體，本應帶頭重視並積極落實智慧財產權之保護，上訴人 #不得以誤用系爭照片於媒體實務中均屬常見之詞_作為合理化本件侵害著作權行為之藉口。」

【傅達仁照片案】
(二審)智慧財產法院109年度民著上字第11號民事判決(2020.10.29)
https://ipcase.blogspot.com/2020/11/v.html

(一審)智慧財產法院107年度民著訴字第87號民事判決(2020.4.28)
https://ipcase.blogspot.com/2020/05/v-20.html

#恒達法律事務所
#智慧財產權

#著作權律師

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智慧財產法院109年度民著上字第11號民事判決(2020.10.29)

上 訴 人 東森新媒體控股股份有限公司

被上訴人 香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司 

主 文

一、上訴駁回。
二、上訴人應於台灣蘋果日報全國版頭版報頭下，依附件一所示方式，刊登內容如附件一所示之道歉啟事壹日；或於Ettoday 新聞雲網站（https ：//www .ettoday .net/）之Ettoday 新聞雲文字之橫幅右下方（即「歷史活動」文字正下方）之欄位，依附件二所示方式，刊登內容如附件二所示之道歉啟事壹日，且刊登期間不得以其他內容替換道歉啟事。
... 
事實及理由
 
肆、兩造間不爭執之事實： 

一、系爭照片（被證1 所示照片）係由被上訴人之員工即攝影記者張○○所攝，系爭照片之著作人格權、著作財產權均為被上訴人所有。

二、被上訴人於107 年6 月7 日14時19分於蘋果即時新聞網站登載原證1 所示之報導，標題為「瑞士獨家，影音傅達仁先生強撐27分15秒最後專訪唯一放不下的怨是緯來」，並於該報導內刊載系爭照片。

三、被上訴人於107 年6 月7 日20時21分於蘋果即時新聞網站登載原證2 所示之報導，標題為「臉書遺言，傅達仁先生和乾兒子李恕權最後一刻相擁 李戡傳話4 時44分呼應死訊」，並於該報導內刊載系爭照片，且該報導內並載明「蘋果獨家照片僅供傅達仁先生使用，任何媒體或個人使用，必究法律責任。」

四、上訴人於107 年6 月18日20時56分於ETtoday 網站登載原證5 所示之報導，標題為「慘被轟出傅達仁先生靈堂，恬娃揭胸罩陰影：我只是好意」並於該報導內刊載系爭照片，且於系爭照片下方註明「圖/ 翻攝自臉書」。

五、上訴人於107 年6 月21日13時24分於ETtoday 網站登載原證6 所示之報導，標題為「錯過傅達仁先生最後一面，恬娃爆哭整晚：謝罪我錯了」，並於該報導內刊載系爭照片，且於系爭照片下方註明「圖/ 翻攝自臉書」。

六、系爭照片具備原創性，屬著作權法所保護之攝影著作。

七、訴外人傅達仁先生於107 年6 月7 日上午1 時23分於臉書以「傅達仁」帳號發表貼文乙則暨未明示著作權何屬之系爭照片乙幅（被證1 ）。

八、上訴人於107 年6 月7 日0 時42分於ETtoday 網站登載原證4 所示之報導，標題為「傅達仁先生曝死前秘密，自爆遭封殺20年緯來回應了」並於該報導內刊載傅達仁先生於瑞士之相關照片三張，且於照片下方註明「圖/ 翻攝自傅達仁先生臉書」（原證4 ）。

伍、兩造間之主要爭點：
一、上訴人於原證5 、6 之報導中使用系爭照片，是否得主張著作權法第49條之豁免規定？
二、上訴人於原證5 、6 之報導中使用系爭照片，是否得主張著作權法第52條之合理使用？
三、上訴人於原證5 、6 之報導中使用系爭照片，是否得主張著作權法第65條第2 項之合理使用？
四、上訴人使用系爭照片之行為，是否具有侵害被上訴人著作權之故意或過失？
五、被上訴人請求上訴人負侵權行為損害賠償責任，或返還不當得利，是否有理由？得請求之金額為何？
六、被上訴人請求上訴人刊登道歉啟事，有無理由？

陸、得心證之理由：
... 
六、被上訴人請求上訴人刊登道歉啟事，有無理由？（第二審追加部分）

㈠按著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時，有表示其本名、別名或不具名之權利。又按，侵害著作人格權者，被害人得請求表示著作人之姓名或名稱、更正內容或為其他回復名譽之適當處分，著作權法第16條第1 項前段、第85條第2 項定有明文。著作權法第85條第2 項規定乃屬權利人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院仍應參酌被害人之請求及其身分、地位、被害程度等各種情事而為裁量。

㈡上訴人未經被上訴人同意，擅自使用系爭照片，且未明示其出處，僅註明「翻攝臉書」，亦無以任何方式標示被上訴人為系爭照片之著作人，顯然已侵害被上訴人之姓名表示權，被上訴人依著作權法第85第2 項規定，請求為回復名譽之適當處分，自屬有據。

㈢上訴人雖辯稱，上訴人不慎誤用系爭照片，於媒體實務中均屬常見，上訴人於知悉誤用之當下，立即撤下系爭照片，被上訴人就其他同業誤用系爭照片僅以10萬元即達成訴訟外和解，足見金錢賠償即完全填補被上訴人系爭照片遭誤用所受之損害，且被上訴人早在獲得原審勝訴判決後，即於108 年
4 月28日自行撰寫發布「《蘋果》瑞士獨訪傅達仁安樂死《ETtoday 》盜用照片判賠20萬」一文（見本院卷第252-254頁），足以使廣大讀者認知系爭照片著作權為被上訴人所有，被上訴人要求上訴人公開刊登道歉啟事，顯係利用本件訟爭企圖打壓媒體同業競爭對手，依司法院大法官解釋釋字第
656 號意旨，顯然輕重失衡，更涉及自我羞辱及損害尊嚴，逾越損害填補之範圍，被上訴人之請求為無理由云云。

㈣按司法院大法官會議釋字第656 號解釋文揭示：「民法第195 條第1 項後段規定：其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。所謂回復名譽之適當處分，如屬以判決命加害人公開道歉，而未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者，即未違背憲法第23條比例原則，而不牴觸憲法對不表意自由之保障」。解釋理由書謂：「於侵害名譽事件，若為回復受害人之名譽，有限制加害人不表意自由之必要，自應就不法侵害人格法益情節之輕重與強制表意之內容等，審慎斟酌而為適當之決定，以符合憲法第23條所定之比例原則。…法院在原告聲明之範圍內，權衡侵害名譽情節之輕重、當事人身分及加害人之經濟狀況等情形，認為諸如在合理範圍內由加害人負擔費用刊載澄清事實之聲明、登載被害人判決勝訴之啟事或將判決書全部或一部登報等手段，仍不足以回復被害人之名譽者，法院以判決命加害人公開道歉，作為回復名譽之適當處分，尚未逾越必要之程度。惟如要求加害人公開道歉，涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者，即屬逾越回復名譽之必要程度，而過度限制人民之不表意自由」。

㈤本件兩造當事人均為國內新聞媒體產業之龍頭，長期處於高度互相競爭之狀態等情，此為上訴人所自承，且上訴人身為專業新聞媒體，其日常營運行為即有大量使用各種語文、圖像、影片等素材之需要，自應更重視智慧財產權之保護，以維護自己及他人之權益。

且關於傅達仁先生遠赴瑞士蘇黎世進行安樂死之新聞事件，被上訴人為唯一派員親自至蘇黎世採訪傅達仁先生之新聞媒體，國內其餘媒體包含上訴人，均係追蹤、跟進被上訴人之相關報導，被上訴人係花費人力、時間、費用始取得採訪傅達仁先生之文字及照片等採訪內容，且該採訪內容具有稀有性、新聞性及相當之經濟價值，國內其他媒體跟進被上訴人之報導，不無搭便車不勞而獲之情，上訴人既為競爭同業，對於使用被上訴人之相關報導內容，更應謹慎為之，且傅達仁先生於107 年6 月7 日上午1 時23分臉書刊出貼文及系爭照片時，貼文中已載明「蘋果派了三人採訪小組到蘇黎世找到我們，自己人當然要照顧…」，被上訴人同日在蘋果即時新聞網站刊出之原證1 、原證2 報導已附有系爭照片，原證2 報導並明確記載「《蘋果》獨家照片僅供傅達仁使用，任何媒體或個人使用，必究法律責任」，上訴人竟仍在未確認系爭照片之權利來源，亦未取得明確授權之情形下，貿然使用系爭照片，且由原證5 、6 報導內容觀之，亦不具有非使用系爭照片即無法達到報導目的之必要性，上訴人就本件侵權行為，應具有故意或至少具有重大過失。

兩造均為國內知名之新聞媒體，本應帶頭重視並積極落實智慧財產權之保護，上訴人不得以「誤用系爭照片，於媒體實務中均屬常見」之詞（見上訴人109 年9 月28日綜合辯論意旨狀第16頁），作為合理化本件侵害著作權行為之藉口。

被上訴人在原審判決後，雖自行撰寫發布「《蘋果》瑞士獨訪傅達仁安樂死《ETtoday 》盜用照片判賠20萬」一文，惟並不能取代命上訴人刊登道歉啟事以回復信譽之處分。並審酌被上訴人請求上訴人將道歉啟事刊登於台灣蘋果日報全國版頭版報頭下（如本判決附件一所示）或於Ettoday 新聞雲網站之Ettoday 新聞雲文字之橫幅右下方欄位（如本判決附件二所示），其請求刊登之篇幅及內容係客觀陳述相關侵權事實，尚未逾越必要之程度或涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情形，並略為修正被上訴人提出之道歉啟事文字後，准許被上訴人之請求。又本件刊登道歉啟事之請求，係命上訴人為一定內容之意思表示，應於本件「判決確定後」請求履行，方屬適當，被上訴人之請求逾上開範圍，及其假執行之聲請，尚非有理，應予駁回。

又被上訴人請求上訴人在台灣蘋果日報或Ettoday 新聞雲網站擇一處刊登，上訴人得於判決確定後，自行選擇一處刊登，即完成其給付之義務，如上訴人於判決確定後仍拒不刊登，被上訴人得定相當之期限，催告上訴人履行，如上訴人逾期仍不刊登，其選擇權應移屬於被上訴人（民法第210 條第2 項規定參照），被上訴人並得依法聲請強制執行，附此敘明。

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿

法 官 林欣蓉

法 官 彭洪英

(商標)光陽many機車立體商標：法院認為相關消費者僅會認為是裝飾設計，欠缺先天識別性及後天識別性，不得註冊。

#立體商標不能註冊

#光陽機車 #many

我們來看看這個立體商標申請案，智慧財產局和智慧財產法院都認為欠缺識別性而不得註冊。

商標申請人主張，商標權的範圍在於：

#圓型車頭大頭(機車前面)

#配置領帶造型面板定位燈及分置兩側前擋方向燈之機車前面板(機車前面)

#圓潤方形尾燈(機車後面)

關鍵在於消費者看到這個設計組合，會不會想到是光陽機車出的many車款呢？還是覺得這只是一個裝飾元素？

智慧財產法院的看法如下：

1.就 #先天識別性 部分：

法院探查了機車業界使用情形、相關消費者的認知、機車商品的特性，認定：

「系爭商標是 #業界通常採用的立體形狀，機車商品對於外觀風格及美感考量之特性，相關消費者會將系爭商標視為 #商品功能的形狀或具裝飾性的設計，應認系爭商標指定使用於機車商品不具先天識別性。」

2.就 #後天識別性 部分：

法院探查了系爭商標使用方式及同業使用情形、使用時間長短及其機車商品銷售量與市場占有率、廣告促銷情形，認定：

「many車款雖銷售十年，但其銷售量在同類市場並非一枝獨秀或佔有顯著比例(7-8%)」

「原告自52年成立，多年來不斷開發各種車型行銷國內外，many車款不是唯一與原告連結之商品」

「由廣告內容探究...有關領帶飾板之局部特寫照片均占廣告頁面極小篇幅...廣告內容是針對many車款整體及各部位特別之介紹，並未專以系爭商標之設計組成元素為辨識來源之行銷。」

「消費者對於領帶飾板的認知是機車裝飾性的設計...復古圓形大燈係機車大燈的習用形狀...原告提及鑽石型後燈，並未強化原告所稱圓形方潤尾燈...」

「綜整原告就many車款之行銷內容，難以使相關消費者將圓型車頭大燈、圓潤方形尾燈、配置領帶造型面板定位燈及分置兩側前擋方向燈之機車前面板所組合之系爭商標認知係表彰商品來源之標識。」

結果是目前無法註冊。

立體商標申請的路途還是很不容易啊！

【光陽many機車立體商標】

智慧財產法院109年度行商訴字第36號行政判決(2020.10.22)

https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCA,109%2c%e8%a1%8c%e5%95%86%e8%a8%b4%2c36%2c20201022%2c1

#恒達法律事務所

#智慧財產權

#商標律師

#商標申請服務提供中

(商標)「Bahlsen Zoo」 in24類「餅乾麵包蛋糕」v. 「ZOO COFFEE」 in30類「飲料」：兩造商標無混淆誤認之虞，ZOO COFFEE得註冊。

#BahlsenZoo in餅乾 v. #COFFEEZOO in飲料
#商標 #混淆誤認之虞

COFFEEZ ZOO商標取得註冊商標後，
被Bahlsen Zoo提出異議。

Bahlsen Zoo異議能否成功，
取決於法院認為兩造商標有沒有混淆誤認之虞。

在最近的二個案子當中，
智慧財產法院雖然都認為近似程度不高，
但一個判決認為COFFEE ZOO不得註冊，
一個判決認為可以註冊。

之所以引發差異的地方在於：
#商品服務是否類似
#申請人是否善意

法院出現了不同的看法。

裁判歧異不見得是壞事，
如果它們都各自有道理的話。

如果法院見解總是鐵板一塊，
反而律師沒有努力的空間。

從判決的理由當中，
我們或許可以正面地學到更多的東西。

【Bahlsen Zoo v. COFFEE ZOO】COFFEE ZOO不得註冊
智慧財產法院109年度行商訴字第28號行政判決(2020.10.22)
https://ipcase.blogspot.com/…/bahlson-zoo-v-zoo-coffeezoo-c…

【Bahlsen Zoo v. COFFEE ZOO】COFFEE ZOO得註冊
智慧財產法院109年度行商訴字第29號行政判決(2020.10.29)
https://ipcase.blogspot.com/…/bahlsen-zoo-in24v-zoo-coffee-…

#恒達法律事務所
#智慧財產權律師

#申請商標服務提供中

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智慧財產法院109年度行商訴字第29號行政判決(2020.10.29)

原 告 德商巴勝有限兩合公司(BAHLSEN GMBH & Co.KG)

被 告 經濟部智慧財產局

主 文

原告之訴駁回。

事實及理由
... 
(一)當事人不爭執事項：

參加人於106年3月8日以「ZOO COFFEE及圖㈡」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第30類「冰紅茶；茶葉飲料；茶飲料；奶茶；咖啡；咖啡豆；可可；即溶咖啡包；咖啡飲料；加奶巧克力飲料；加奶咖啡飲料；巧克力飲料；加奶可可飲料；可可飲料；冰；食用冰；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰品」商品，向被告申請註冊。經被告審查，准列為系爭商標。嗣原告以系爭商標有違商標法第30條第1項第10款、第11款、第12款規定，對之提起異議。經被告審查，前於108年10月23日為「主張商標法第30條第1項第10款部分，異議不成立」、「主張商標法第30條第1項第11、12款部分，異議不受理」處分。原告對「異議不成立」部分處分不服，提起訴願，嗣經濟部於109年2月18日訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

(二)當事人主要爭執事項：

本件當事人爭執，在於系爭商標有無違反商標法第30條第1項第10款規定。...

(一)系爭商標與據以異議商標近似程度低：
...
2.系爭商標與據以異議商標不近似：

⑴兩商標外觀不近似：

所謂外觀近似，係指商標或標章圖樣之構圖、排列、字型或設色等項目，具近似性，有產生混淆誤認之虞。查系爭商標圖樣，由10個動物剪影圖站立於地球圖上，並於地球圖內置上下排列之外文「ZOO COFFEE」所組成。據以異議「Bahsenl Zoo」商標由單純外文「Bahlsen Zoo」所構成，如附圖所示。兩商標相較，雖均有相同之外文「ZOO」，惟該外文為動物園之意，屬常見之文字，作為商標識別性較弱。況系爭商標圖樣整體有結合有外文「COFFEE」、動物剪影圖及地球設計圖，外文「COFFEE」為其指定使用之咖啡等商品之說明，雖不具識別性，惟其整體予人動物園咖啡之意，而與據以異議商標僅為單純外文，且以公司名稱「Bahlsen」為首，在外觀上可輕易分辨。準此，兩商標圖樣整體構圖有別，且系爭商標有地球圖樣，視覺感受有差異，是兩者圖樣外觀非屬近似圖樣。

⑵兩商標讀音不近似：

所謂讀音近似，係指商標或標章所使用之文字，以連貫唱呼為標準，而足以產生混淆誤認之虞。查系爭商標除地球與動物剪影圖形外，尚有外文部分「ZOO COFFEE」。據以異議商標單純以外文「Bahlsen Zoo」組成，而原告為德商公司，該外文應以德文唱呼，而我國外文教育以英文為主，德文教育並不普及，以英文唱呼「Bahlsen」時，得出類似「巴爾森」發音，且「Bahlsen」非我國熟悉字彙。故以英文唱呼兩商標之主要識別部分時，而與據以異議商標不近似。準此，兩者間之讀音並不近似。

⑶兩商標觀念不近似：

所謂觀念近似，係指商標或標章圖樣之實質意義，有產生混淆誤認之虞者。查系爭商標圖樣，由10個動物剪影圖站立於地球圖上，並於地球圖內置上下排列之外文「ZOO COFFEE」所組成；據以異議商標由單純外文「Bahlsen Zoo」所構成。準此，兩商標圖樣予相關消費者之形象不一致，系爭商標以圖形創意方式傳達「動物園咖啡」意涵，而據以異議商標單純以文字傳達原告公司名稱，並加上「動物園」字樣，其與據以異議商標不同。準此，兩商標整體外觀設計與字樣部分有別，且觀念不同，予人寓目印象顯有差異，兩者觀念不成立近似。

⑷兩商標整體圖樣不構成近似：
綜上所述，系爭商標與據以異議商標不論整體外觀、讀音及觀念等項目，如附圖所示，兩者相異甚大，而於異時異地隔離整體觀察，實難予人有同一或系列商標之聯想，以具有普通知識經驗之相關消費者，其於購買時施以普通之注意，應無可能會誤認兩者來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，兩者為近似性之圖樣。縱兩商標均有「ZOO」字樣，仍屬低度近似之商標，不致使相關消費者對兩商標所表彰之商品來源或產製主體，發生混淆誤認之虞。

(二)系爭商標與據以異議商標指定使用之商品不類似：
...
2.兩者指定使用之商品不類似：

系爭商標指定使用於「冰紅茶；茶葉飲料；茶飲料；奶茶；咖啡；咖啡豆；可可；即溶咖啡包；咖啡飲料；加奶巧克力飲料；加奶咖啡飲料；巧克力飲料；加奶可可飲料；可可飲料；冰；食用冰；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰品」商品，屬於飲料、飲料原物料，或冰品性質商品。

據以異議商標指定使用於「蜜餞、糖果、餅乾、麵包、蛋糕、巧克力糖、脆酥餅、爆玉米花、洋芋片」商品，屬於西點、零食性質商品，兩商標商品之功能、材料不同，其產製者及銷售管道有別，具有共同或關聯處不多，倘標上相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，不會使相關購買者誤認其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源，應非屬類似之商品。

原告雖主張咖啡或茶飲料常與餅乾、蛋糕等商品，經常搭配食用或同時銷售。然食品商品範圍甚廣，有來自不同製造商或不同專業領域，不應僅因彼此可搭配食用或同時銷售，遽認屬類似商品。準此，兩商標指定使用之商品不相類似。

(三)兩商標均有高度之識別性：
...
2.兩商標均為隨意性商標：系爭商標為「ZOO COFFEE」文字部分，結合動物陰影站立於地球之上之剪影圖形，而文字部分中譯為「動物園咖啡」，圖形部分為動物與地球，均為社會大眾所常見知悉，指定使用於無直接關連之咖啡、冰品類商品。

據以異議商標為單純文字「Bahlsen Zoo」構成，中譯為「巴勝動物園」，而指定使用於糖果或餅乾等點心類商品。外文「ZOO」有動物園之意，為習見文字，並參酌被告商標註冊資料，顯示於食品、飲料有關商品或服務，以「ZOO」結合不同文字、圖形作為商標圖樣取得註冊者不乏其例。例如，註冊第00122909號「乖乖動物KUAI KUAI ZOO（墨色）」、第01663370號「雙笙妹妹Shuang Sheng Mei Mei ZOO ZOO及圖（彩色）」、第01694104號「Fz設計圖及Fruitzoo設計字」、第01711390號「憨憨家族happyzoo及圖」、第01858252號「CITYZOO」等商標，可知以「ZOO」作為商標文字，並非創用性商標。系爭商標以地球、動物剪影圖形結合外文「ZOO COFFEE」設計圖樣，據以異議商標以外文「Bahlsen Zoo」構成圖樣，兩商標均與其指定商品說明無關。兩商標圖樣均為一般社會大眾所熟悉之語法或圖形，兩商標指定或使用於無直接關聯性之商品，均具有高度識別性。準此，兩商標均為隨意性商標，為識別性強之商標。

(四)原告無多角化經營之情形：

所謂多角化經營，係指將其商標、標章使用或註冊，在多類商品或服務者。在考量與商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品或服務分別比對，而應將多角化經營情形納入考量。查原告未就其是否為多角化經營之事實，舉證以實其說。準此，本院無從就據以異議商標是否有多角化經營部分，進行審酌（參照本院整理當事人爭執事項4）。

(五)兩者無實際混淆誤認之情事：

所謂實際混淆誤認者，係指相關消費者對於商品或服務，誤認後案商標或標章之商品或服務，為源自先權利人之情形。本院應審究據以異議商標與系爭商標間，有無實際混淆誤認之情事。查原告迄今均未提出事證，證明兩商標有實際混淆誤認之事實。準此，本院無從判斷兩商標是否有實際混淆誤認之情事（參照本院整理當事人爭執事項5）。

(六)相關消費者未必較熟悉據以異議商標：

相關消費者對商標之熟悉程度，繫於商標使用之廣泛程度。原則上熟悉程度，應由主張者提出相關使用事證證明之，相關消費者對衝突之兩者商標，應賦予相關消費者較熟悉之商標較大保護。準此，本院茲審究相關消費者對據以異議商標與系爭商標之熟悉程度為何。查原告迄今均未提出事證，證明相關消費者較熟悉據以異議商標之事實。準此，本院無從判斷相關消費者是否較熟悉據以異議商標之情事（參照本院整理當事人爭執事項6）。

(七)行銷方式與行銷場所有重疊性：

就商品或服務之行銷方式而言，商品或服務之行銷管道或提供場所相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性較高。反之，經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者，其與實體店面行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低。查兩商標指定使用之商品屬食品類，行銷方式與行銷場所有重疊性（參照本院整理當事人爭執事項7）。

(八)參加人無攀附據以異議商標之必要性：

商標或標章之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，故申請註冊商標、標章或使用商標標章，應在發揮商標或標章之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標或標章者，其申請非屬善意，應不受保護。

準此，本院應審究系爭商標之註冊申請是否善意（參照本院整理當事人爭執事項8）。查系爭商標與據以異議商標之近似程度甚低，相關消費者得區辨不同之來源，復無相關事證認為參加人有引起相關消費者混淆誤認其來源之意圖，縱據以異議商標註冊較系爭商標為先，惟參加人申請系爭商標，並無攀附據以異議商標之必要性，申請系爭商標註冊自無惡意。

(九)綜合判斷混淆誤認之虞因素：基上所論，系爭商標與據以異議商標之行銷方式與行銷場所，雖有重疊性。然審酌兩商標各具識別性、兩商標之近似程度低、兩商標指定使用之商品不類似、原告無多角化經營之情形、相關消費者未必較熟悉據以異議商標、兩商標無實際混淆誤認之情事、系爭商標申請人為善意等因素。本院認系爭商標未致相關消費者產生混淆誤認之虞。準此，系爭商標之註冊未違反商標法第30條第1項第10款規定。

四、商標審查個案拘束原則：

按行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第6條有明文。行政法上之平等原則，並非指絕對、機械之形式上平等，而係指相同事物性質應為相同之處理，非有正當理由，不得為差別待遇而言；倘事物性質不盡相同而為合理之各別處理，自非法所不許（參照大法官釋字第596號解釋；最高行政法院95年度判字第446號行政判決）。商標申請准否，係採商標個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，被告應視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案拘束。原告雖提出被告商標核駁第T0376150號審定書、經濟部經訴字第10706311260號訴願決定書與本院108年度行商訴14號行政判決，認兩商標應構成近似，且兩商標指定使用商品相類似云云（見異議卷第23至28、55至56頁；本院卷第57至68頁）。然上開個案與本案商標圖樣不同，且所涉商品或服務有別，其所涉商標文字及圖樣設計及指定商品均與本案不同，案情有差異處，難執為本案應為相同認定之論據。況上述個案並無認定案件所涉及之兩商標，所指定使用之飲料與糕點食品屬類似商品。基於商標審查個案拘束原則，顯難比附援引。準此，被告於具體個案審認結果，容有不同，基於商標審查個案拘束原則，顯難比附援引，原告執為系爭商標應予撤銷之論據，洵非合法正當。

智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心

法 官 蔡如琪

法 官 林洲富

(商標) 「Bahlson Zoo」in24類「餅乾麵包蛋糕」 v. 「ZOO COFFEE」in30類「飲料」：兩造商標有混淆誤認之虞，ZOO COFFEE商標應予撤銷。智慧財產局前曾否准相同商標註冊，卻又准許本件商標申請，違反行政自我拘束原則。申請人在前案被否准後投機性的嘗試申請，具有惡意。

#BahlsenZoo in餅乾 v. #COFFEEZOO in飲料
#商標 #混淆誤認之虞

COFFEEZ ZOO商標取得註冊商標後，
被Bahlsen Zoo提出異議。

Bahlsen Zoo異議能否成功，
取決於法院認為兩造商標有沒有混淆誤認之虞。

在最近的二個案子當中，
智慧財產法院雖然都認為近似程度不高，
但一個判決認為COFFEE ZOO不得註冊，
一個判決認為可以註冊。

之所以引發差異的地方在於：
#商品服務是否類似
#申請人是否善意

法院出現了不同的看法。

裁判歧異不見得是壞事，
如果它們都各自有道理的話。

如果法院見解總是鐵板一塊，
反而律師沒有努力的空間。

從判決的理由當中，
我們或許可以正面地學到更多的東西。

【Bahlsen Zoo v. COFFEE ZOO】COFFEE ZOO不得註冊
智慧財產法院109年度行商訴字第28號行政判決(2020.10.22)
https://ipcase.blogspot.com/…/bahlson-zoo-v-zoo-coffeezoo-c…

【Bahlsen Zoo v. COFFEE ZOO】COFFEE ZOO得註冊
智慧財產法院109年度行商訴字第29號行政判決(2020.10.29)
https://ipcase.blogspot.com/…/bahlsen-zoo-in24v-zoo-coffee-…

#恒達法律事務所
#智慧財產權律師

#申請商標服務提供中

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智慧財產法院109年度行商訴字第28號行政判決(2020.10.22)

原 告 德商‧巴勝有限兩合公司
（BAHLSEN GMBH & Co .KG ）

被 告 經濟部智慧財產局 

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。
被告就註冊第1932786 號「ZOO COFFEE及圖（一）」商標，應作成異議成立撤銷註冊之處分。
 
事實及理由
... 
㈠不爭執事項：
參加人於106 年3 月8 日以「ZOO COFFEE及圖（一）」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第30類的「冰紅茶；茶葉飲料；茶飲料；奶茶；咖啡；咖啡豆；可可；即溶咖啡包；咖啡飲料；加奶巧克力飲料；加奶咖啡飲料；巧克力飲料；加奶可可飲料；可可飲料；冰；食用冰；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰品」商品，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第1932786 號商標（即系爭商標）。

之後原告於107 年11月15日以系爭商標有違商標法第30條第1 項第10、11、12款之規定，對之提起異議。經被告審查，以108 年10月23日中台異字第G01070752 號商標異議審定書為「主張商標法第30條第1 項第10款部分，異議不成立」、「主張商標法第30條第1 項第11、12款部分，異議不受理」的處分。原告不服前述異議不成立部分的處分，提起訴願，經經濟部109 年2 月19日經訴字第10906300400 號訴願駁回，原告不服，向本院提起訴訟。

㈡本件爭點：

系爭商標之註冊是否違反商標法第30條第1 項第10款規定？

六、得心證之理由：

...

⒈商標是否近似暨其近似之程度：

⑴系爭商標係由6 個動物剪影圖形與外文「ZOO COFFEE」上下排列所組成；據以異議商標則係由單純之外文「Bahlsen Zoo 」所構成。二者相較，雖均有相同之外文「ZOO 」，惟該外文為習見之文字，有「動物園」之意，為國人所熟悉，並非原告所首創使用，惟做為商標，其整體仍具有相當的商標識別性（詳於後述），應屬構成近似程度低之商標。

⑵又系爭商標於「ZOO 」字之後結合有外文「COFFEE」，整體文字上方並排列有6 個動物剪影圖形，整體予人寓目印象為「動物園咖啡」之意；而據以異議商標僅由單純外文「Bahlsen Zoo 」所構成，整體予人認知係表示名稱為「Bahlsen 」的動物園。

雖二商標在外觀、觀念及讀音上均有所區別，但此仍就商標圖樣單獨觀察時之判斷，若就本件以下其餘混淆誤認因素，如商標識別性之強弱、商品是否類似暨其類似之程度、相關消費者對各商標熟悉之程度、以及系爭商標之申請人是否善意等因素綜合觀察，合議庭認為以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離整體觀察或交易時連貫唱呼之際，應不易分辨（詳於後述）。

⑶原告主張系爭商標之外文「COFFEE」為其指定使用之咖啡等商品之說明，不具識別性，故兩商標主要部分「ZOO 」或圖形皆指向「動物園」，為構成近似之商標等語。被告辯稱商標呈現在消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現，故判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察，雖商標組成部分因有識別性強弱的差異，而在判斷時會被施以不同程度之注意，因此，商標圖樣中不具識別性部分在判斷時會被施以較低的注意力，但仍不排除因個案的具體情形，有影響近似判斷的可能。系爭商標之外文「COFFEE」雖為其指定使用之咖啡等商品之說明，不具識別性，惟其結合前方習見之外文「ZOO 」及上方之動物剪影圖形，整體予人「動物園咖啡」之意，與據以異議商標單純之外文「Bahlsen Zoo 」，在外觀、觀念及讀音上均明顯有別，二者近似程度極低，固非無見，惟系爭商標之外文「COFFEE」為其指定使用之咖啡、咖啡豆、即溶咖啡包；咖啡飲料、加奶咖啡飲料等商品之說明，甚至為類似咖啡商品之可可、加奶巧克力飲料、巧克力飲料；加奶可可飲料、可可飲料商品之說明，依商標法第29條第1 項第1款規定為不得註冊之事由，被告機關於參加人申請註冊時，曾以有致相關消費者混淆誤認虞為由，發核駁理由先行通知書要參加人說明，參加人回函並未就此說明，被告仍准予系爭商標註冊，就此部分，原告主張系爭商標之外文「COFFEE」為其指定使用之咖啡等商品之說明，不具識別性，則當非無據，附此敘明。

⒉二商品是否類似暨其類似之程度：

⑴按商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。按商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據，商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，不受商品或服務分類之限制（商標法第19條第6 項規定）。

⑵系爭商標指定使用於「冰紅茶；茶葉飲料；茶飲料；奶茶；咖啡；咖啡豆；可可；即溶咖啡包；咖啡飲料；加奶巧克力飲料；加奶咖啡飲料；巧克力飲料；加奶可可飲料；可可飲料；冰；食用冰；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰品」等商品，其中除系爭商標之外文「COFFEE」為其指定使用之咖啡、咖啡豆、即溶咖啡包；咖啡飲料、加奶咖啡飲料等商品之說明，甚至為類似咖啡商品之可可、加奶巧克力飲料、巧克力飲料；加奶可可飲料、可可飲料商品之說明，依商標法第29條第1 項第1 款規定為不得註冊之事由外，從系爭商標指定商品與據以異議商標指定使用於「蜜餞、糖果、餅乾、麵包、蛋糕、巧克力糖、脆酥餅、爆玉米花、洋芋片」等」商品相較，系爭商標之「加奶巧克力飲料、巧克力飲料」與據以異議商標之「巧克力糖」為系列商品，而且系爭商標與據以異議商標指定之商品，咖啡或茶飲搭配餅乾蛋糕為常見之消費方式，且本地咖啡廳同時提供飲品與糕點食品甚至冰淇淋者比比皆是，亦即二商標指定之商品經常在同一銷售通路出現，此有甲證8 （見本院卷第69至80頁，同乙證1 異議卷第91頁正反面附件五，亦同丁證1 訴願卷第35至36頁附件五），在一般消費者心中二者之間並不存在明確之界線，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。綜上，由於系爭商標與據以異議商標指定使用之商品間，兩者銷售管道有所重疊，故系爭商標與據以異議商標所指定之商品應構成類似，類似程度為中度。

⑶訴願決定固認定兩商標所指定之商品非屬類似，惟其主要係參考被告編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所示，指系爭商標所指定者係屬第3001「茶」、3002「咖啡豆、…、巧克力飲料」及3003「冰、冰淇淋」等組群之商品，而據以異議商標之商品則屬第290802「脫水果蔬、糖漬果蔬」小類組及3006「糖果、餅乾、穀製零食、麵包、蛋糕」組群，二者分屬不同之組群或小類組，且無需相互檢索云云。惟商標法第19條第6 項明定，「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制」。上開審查基準5.3.2 及5.3.3 亦明示，商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制。…在個案仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為斟酌。

參照上開原證8 所示之現今市場交易情形及一般社會通念足見，茶、咖啡等飲料與糕點食品間確實存在緊密關聯，二者於功能、用途、滿足消費者需求及行銷管道或場所上息息相關，應屬類似程度中度之商品。訴願決定以各該商品分屬不同之組群或小類組，且無需相互檢索即認非屬類似，並非正論。

⒊商標識別性之強弱：

據以異議商標由外文「Bahlsen 」、「Zoo 」組成，雖「Bahlsen 」為參加人公司特取名稱，「Zoo 」為國人習見之文字，惟並非傳達其所指定商品之品質、功用或其他特性，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之識別標識，具有相當之識別性。

⒋相關消費者對各商標熟悉之程度：

據以異議商標自83年8 月16日即獲准註冊，迄今已逾25年，據以異議商標商品係以多種不同動物造型餅乾席捲全球，成為業界獨樹一幟的商標，在臺灣，消費者透過不同管道，輕易購得彰顯「ZOO 」（動物園）概念的據以異議商標的不同動物造型餅乾，由原告推出之系列商品之包裝外觀即顯示在106 年3 月8 日前即已在PChome商店街與Yahoo 奇摩拍賣網等平台行銷並為本地相關消費者熟知其不同動物造型之餅乾，此有原告提出之甲證5 （本院卷第45至57頁，此為原告於異議階段所提出之異議卷第85頁正反面之附件二的補充證據）可資證明。所以，相較於系爭商標係近年始使用及申請註冊者，相關消費者對於據以異議商標熟悉之程度應高於系爭商標，此為原處分所未審酌之因素。

⒌系爭商標之申請人是否善意：

如前所述，不同動物造型之據以異議商標之餅乾商品，既然在系爭商標註冊前，自86年已開始使用據以異議商標販售動物造型餅乾商品，早已為本地相關消費者所熟知，而參加人註冊系爭商標係經過韓商太映F&B 股份有限公司（下稱韓商太映公司）同意註冊系爭商標，此有商標註冊同書書1 份可稽（參乙證2 第22頁），但韓商太映公司曾於103 年7 月10日以相同於系爭商標圖樣之商標申請商標註冊遭核駁，亦有被告核駁審定書及商標申請資料各1 份在卷足證，由此足認參加人申請系爭商標註冊具有惡意，且被告違反行政自我拘束原則，並導致同一或類似情形申請商標註冊准駁之可預測性遭破壞，申請商標註冊之人在申請准駁具有射倖性之情形下，在申請被否准後投機性的持續嘗試申請之不公平現象。職是，系爭商標之申請人申請註冊具有惡意，此亦為原處分所未審酌之因素。

七、本院審酌系爭商標以近似程度低於據以異議商標之圖樣申請註冊，其指定使用之商品與據以異議商標指定使用之商品屬中度類似，據以異議商標係註冊在先並具有相當之識別性，相關消費者對據以異議商標熟悉之程度應高於系爭商標，系爭商標之申請人申請註冊具有惡意等因素綜合考量，認為系爭商標之註冊足以使相關消費者誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞，系爭商標之註冊違反商標法第30條第1 項第10款本文之規定，被告就系爭商標所為異議不成立之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，均非妥適，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，且本案事證已臻明確，爰依行政訴訟法第200 條第3 款規定，命被告作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分，爰撤銷改判如主文第1、2項所示。
 
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿

法 官 彭洪英

法 官 曾啓謀

(商標 非商標使用) 凹凸廣告攝影公司「OTTO」商標 v. 奧多廣告公司（OTTO ADVERTISING CO.,LTD）：被告僅是使用自己公司的外文名稱「OTTO ADVERTISING」，並非商標使用，不構成商標侵害。

智慧財產法院109年度民商訴字第12號民事判決(2020.10.20)

原 告 凹凸廣告攝影有限公司

被 告 奧多廣告股份有限公司

主 文
原告之訴駁回。

三、雙方不爭執的事實：
（一）原告為系爭商標之商標權人，系爭商標於97年4 月16日經核准註冊，其指定使用於商品或服務類別及專用期限均如附圖一所示。
（二）被告奧多公司於107年3、4 月間，在臺中市威秀戲院有使用如原證4、7、8、13影前廣告、如原證5、14之Google網頁顯示名稱、如原證6 被告奧多公司官方網站網頁名稱、如原證10之招牌名稱（詳如附圖二所示）。
（三）原告於107年5月10日委由事務所寄發如原證11之存證信函予被告奧多公司，經被告奧多公司於107年5月18日以原證12函覆在案。
（四）原告以被告林O生違反商標法提起之刑事告訴，經臺灣臺北地方檢察署檢察官作成108年度偵字第16659號不起訴處分，原告不服提起再議，經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署108年度上聲議字第474號駁回再議，原告嗣提起交付審判，業經臺灣臺北地方法院108年度聲判字第341號駁回聲請在案。


四、本件爭點如下：
（一）被告奧多公司是否有將「OTTO」字樣做為商標使用？...


五、本院判斷如下：

（一）被告於影前廣告、Google網頁、官方網站及公司招牌使用或出現「OTTO」字樣之行為，非屬商標使用，並不受系爭商標權之拘束：

1.按商標之使用，指為行銷之目的，而將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為商標；而以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條第1項第4款、第2項定有明文。是以商標法第5 條所定之商標使用，可歸納有三要件：⑴使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；⑵需有標示商標之積極行為；⑶需足以使相關消費者認識其為商標。而所稱「需足以使相關消費者認識其為商標」，意指不論該條第1項或第2項之情形，客觀上均足以使相關消費者認識其為商標，始具有商標之識別功能，達到商標使用之目的。

2.次按商標法第36條第1項第1款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」，此即為「描述性合理使用」，意指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，則第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍。

至於實際上判斷是否作為商標使用，自應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。如行為人於交易服務過程中，以行銷為目的將他人商標用以辨識商品之來源，即屬商標使用，反之，如僅係將他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等用途，而非利用他人商標指示商品或服務之來源，即非屬商標之使用，尚非一經標示於網站、招牌或出現於網頁搜尋結果、廣告內容上，即當然構成商標之使用。

3.原告主張被告奧多公司有使用系爭商標之行為，無非係以其分別於影前廣告、官方網站及招牌均使用或標示「OTTO」字樣，及於Google搜尋網頁結果，被告奧多公司中文名稱前出現與系爭商標完全相同「OTTO」文字（參附圖二所示使用方式）等等，然查：

⑴被告奧多公司自87年成立起開始使用「OTTO」作為公司之英文拼音名稱，此有被告所提公司信箱截圖影本、被告與Family Station Inc .公司簽署之契約影本、英文收據及發票影本、被告公司電腦螢幕截圖、被告奧多公司員工洪O甸的名片上方印有「奧多廣告股份有限公司OTTO ADVERTISING CO.,LTD」文字、被告使用「www.ottoad.com.tw」網域查詢資料及業務簡介影本為證，且為原告所不爭執，堪認屬實。

又以英文「OTTO」作為公司名稱者，除了被告之外，國內尚有多家公司，亦有經濟部商業司商工登記公示資料可參，可見使用「OTTO」文字當作公司名稱者，並非僅被告奧多公司，實非屬罕見之名稱。

⑵被告奧多公司前曾委請賴芙鮑爾公司設計影前廣告之形象影片，依該影片內容雖顯示上方為「OTTO」及下方為「ADVERTISING」金色立體文字（如附圖二第1頁），其中上方「OTTO」文字雖與系爭商標之外文「OTTO」相同。

惟從該形象影片從頭至尾播放觀之，初始畫面顯示上方為「OTTO」立體文字、下方為「ADVERTISING 」立體文字之畫面出現後，同影片6至8秒間之畫面則出現為「BEST」、「奧多廣告影前廣告、有最佳的影音媒介」，於影片12秒至19秒均為被告奧多公司包括影音媒介、全台分布據點、圖樣等平台之宣傳，於23秒再度出現上述顯示「OTTO」立體文字、下方為「ADVERTISING 」之立體文字，並於25至29秒之持續4 秒時間，顯示「我的平台‧你的商機」、「奧多廣告影前托播」及聯絡電話等情，有該影前廣告之內容截圖照片可稽，此經本院調取上開不起訴處分卷宗核閱無誤。

由此可見，被告奧多公司委託製作影前廣告形象影片之目的，實係在推銷被告奧多公司本身即自己之知名度，亦即被告奧多公司在影前廣告中使用「OTTO」文字，係以該外文用來描述被告奧多公司之英文名稱為「OTTO ADVERTISING」，並非積極標示系爭商標之行為；再從影前廣告之整體設計畫面並非僅單純顯示「OTTO」立體文字，而係搭配下方「ADVERTISING 」立體文字，雖上方「OTTO」文字有較下方「ADVERTISING 」文字大，然觀諸該立體造型之上下組合文字既未特別將「OTTO」單獨呈現，且緊接該畫面之後隨即出現「奧多廣告影前廣告、有最佳的影音媒介」等文字，已足供觀看之消費者得以藉此認識該「OTTO」係指示被告奧多公司，消費者亦僅會將該「OTTO」文字理解成被告奧多公司之英文名稱，而非商品或服務來源之標示，並無使消費者於辨識商品或服務來源時，有影射或攀附原告公司商譽之意圖，自難認屬原告所主張之商標使用。

⑶被告奧多公司雖有於其官方網站及招牌上標示有「OTTO」文字，然被告奧多公司之英文名稱既為「OTTO ADVERTISING CO.,LTD」，則被告奧多公司於其官網上顯示「OTTO ADVERTISING CO.,LTD」或「About otto」字樣，或於公司招牌上標示「OTTO ADVERTISING CO.,LTD」字樣，依一般商業慣例可知，該「OTTO」文字乃用以描述被告奧多公司之外文名稱，此種文字記載方式，既僅係單純在官方網頁或招牌上顯示公司外文名稱，且參以被告奧多公司無論於其官方網站或招牌上，均有同時標明中文「奧多廣告」等字樣，一般消費者見上開使用方式，應僅會以「OTTO」字樣為被告奧多公司之外文名稱，並不會感受到「OTTO」字樣是作為商標使用，尚難以被告奧多公司之外文名稱中有「OTTO」字樣，即遽認為被告奧多公司係將「OTTO」作為商標使用。

⑷至原告主張於Google搜尋被告奧多公司時，會出現與系爭商標完全相同之「OTTO」文字。然而，觀諸該搜尋結果均為「OTTO- 奧多廣告」，並非單獨呈現「OTTO」字樣，實與前揭該「OTTO」文字係用以描述被告奧多公司之外文名稱，並無不同，亦難認係商標之使用。

（二）被告使用「OTTO」字樣與系爭商標縱然構成近似，然既非屬商標使用，且無致相關消費者混淆誤認之虞，並未侵害原告系爭商標權：

原告主張被告奧多公司使用與系爭商標「OTTO」相同之字樣，且兩家公司均從事廣告服務業，顯有致相關消費者混淆誤認之虞等等，惟查：

1.商標法第68條第3 款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。然而侵害商標權，既係以「使用」商標之行為為規範對象，自應符合商標使用之定義而構成商標使用行為，始有侵害他人商標權可言。

本件被告奧多公司係以該「OTTO」文字用以描述其公司之外文名稱，並非屬商標使用，業如前述，則原告主張被告奧多公司使用「OTTO」字樣與系爭商標構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，而侵害系爭商標權，已屬無據。

2.又所謂商標有致相關消費者「混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。而依曾擔任原告公司廣告模特兒之證人蔡○○雖於本院證述：伊看到被告奧多公司之招牌上「OTTO」，還以為是伊朋友的原告公司等語，然證人蔡○○亦證述：招牌上「OTTO」後面有寫被告奧多公司名稱，如果用系爭商標全部的圖，包含「凹凸」中文字和圖形設計部分去比對的話，當然會覺得系爭商標與被告奧多公司之招牌不一樣等語，參以證人蔡○○既曾為原告公司之廣告模特兒，對於原告公司名稱當較一般人熟悉，自難僅憑證人蔡○○個人覺得會誤認被告奧多公司招牌上「OTTO」係表彰原告之意，即遽認已致相關消費者有混淆誤認之虞。

3.況參酌證人即賴芙鮑爾公司員工林○○於刑事案件偵查中證稱：當時不知道「OTTO」為原告註冊之系爭商標，被告奧多公司之知名度較大等語、證人即賴芙鮑爾公司員工常○○亦於該案偵查中證述：伊不知道有原告公司，廣告上的「OTTO」不是拿來當商標等語。則依賴芙鮑爾公司從事廣告服務業、主要負責設計製作影前廣告影片之人員，衡情應屬該製作過程最能查知影片狀況之人，然渠等均證稱不知道原告公司，自難認有原告所指已造成相關消費者混淆誤認被告奧多公司為原告之情事。...

（四）原告依商標法第36條第1項第3款但書請求被告附加適當之區別標示，並無理由：

1.按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」，商標法第36條第1項第3款定有明文。

此即「善意先使用」之抗辯，該但書雖有商標權人得要求善意先使用商標之人應附加適當區別標示之規定，然上開規定本係以「商標使用」為前提要件，因本院認為被告奧多公司使用「OTTO」字樣係用以描述其公司外文名稱，非屬商標使用，已如前述，故原告依上開但書規定，請求被告於其原使用之網頁或其他任何表徵商標之行為時，應於「OTTO」字樣下方以同一比例同一版面附加與系爭商標均無任何關係之文字，即屬無據。

2.況且，觀諸原告所舉被告如附圖二所示使用「OTTO」字樣方式，均有同時標示「奧多廣告」或「OTTO ADVERTISING CO., LTD」等字樣，並無單獨使用「OTTO」文字，應不致於使相關消費者混淆誤認，自無再依商標法第36條第1 項第3 款但書規定，再要求被告附加適當之區別標示之必要。

智慧財產法院第三庭
法 官 吳俊龍