(商標 異議 商品服務類似 並存)統一超商「openchan」v.Linux「openchain」：兩造申請的商標雖然都是第9類，但非屬類似商品服務，且兩造分別存在不同市場，營業利益衝突並不明顯。統一超商的openchan也非著名商標。Linux的「openchain」商標得註冊。

異議人 據爭商標

被異議人 系爭商標

智慧財產法院109年度行商訴字第128號(2021.5.27)

原 告 統一超商股份有限公司(openchan)

被 告 經濟部智慧財產局 

參 加 人 美商林納克斯基金會(openchain)

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109 年10月30日經訴字第10906311060 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主 文

原告之訴駁回。
 
事實及理由

壹、事實概要︰

參加人美商林納克斯基金會前於民國（下同）105 年3 月30日以「OPENCHAIN 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9 類、第35類、第41類、第45類之商品或服務，同時聲明以西元2015年10月6 日申請之美國第86780125號申請案主張優先權，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1960000 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。

嗣原告以系爭商標指定使用於第9 、41類商品或服務之註冊有違商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款之規定，對之提起異議。經被告審查，以109 年5月28日中台異字第G01080148 號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經濟部以109 年10月30日經訴字第10906311060 號決定：原處分關於系爭商標指定使用於「提供教育培訓服務」服務異議不成立之部分撤銷，由被告於4 個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。原告對於原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於第9 類商品所為「異議不成立」部分，聲明不服，乃向本院提起行政訴訟。本院認為本件判決結果，如認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人的權利或法律上利益將受有損害，故依職權命參加人獨立參加本件被告的訴訟。...

伍、得心證之理由：

一、本院審理之範圍：

本件原告以系爭商標指定使用於第9 、41類商品或服務之註冊有違商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款之規定，提起異議。

經被告為異議不成立之處分。原告不服提起訴願，訴願決定為「原處分關於系爭商標指定使用於『提供教育培訓服務』服務異議不成立之部分撤銷，由被告於4 個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回」。原告針對「其餘部分訴願駁回」部分（即原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於第9 類之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」商品「異議不成立」部分），聲明不服，故本院審理之範圍，為原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於第9 類上開商品「異議不成立」部分是否違法，先予敘明。又系爭商標指定使用於第41類之「提供教育培訓服務」部分既非本件審理範圍，兩造及參加人關於註冊第01616135號商標（指定使用於第41類服務）之主張及陳述，亦勿庸論列，併此敘明。

二、本件之爭點為：

系爭商標指定使用於第9 類之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」商品之註冊，是否違反商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款之規定？...

四、關於商標法第30條第1 項第10款規定部分：玆就本案相關混淆誤認因素，分論如下：

㈠商標是否近似暨其近似之程度：

系爭商標係由未經設計之大寫外文「OPENCHAIN 」所構成；據爭商標則係由略經設計之「- 」符號連結外文「OPEN」、「Chan」所構成。二者之外觀及讀音相彷，惟系爭商標之「OPEN」有開放的之意，「CHAIN 」則有鏈條、鎖鏈之意，其整體予人寓目印象係傳達參加人開放原始碼計畫中「開放軟體供應鏈」之觀念，據爭商標之「Chan」外文本身並無特定意義，係表達原告旗下「OPEN小將」卡通角色暱稱之音譯，系爭商標與據爭商標在觀念上仍有區別，整體而言，二商標雖屬近似，惟近似程度為中等。

㈡商品與服務是否類似暨其類似之程度：

⒈所謂商品類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。亦即在判斷商品類似與否時，應就衝突商標二者之原材料，性質，用途，形狀，零件或成品之關係，販賣單位或地點，消費者及通路之一致或近似等，參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為審酌。但由於社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品或服務類似與否作適切的判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之（最高行政法院108 年判字第374 號判決參見）。

⒉系爭商標指定使用於第9 類之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」商品，

與據爭商標指定使用之第9 類「資料載體、網際網路設備」商品相較，系爭商標指定之商品「可下載電子出版品」，係以文件或訊息之出版品為內容，僅其呈現之方式為電子式，

而據爭商標指定之「資料載體、網際網路設備」商品，為資料儲存媒介或供資訊傳輸之網路硬體設備，著重硬體或媒介本身之品質及性能，二者商品之性質、功能、用途及產製者、行銷管道均有差異，依一般社會通念、市場交易情形及產業別性質，二者類似之程度不高。

⒊系爭商標指定使用於第9 類之「可下載電子出版品」等商品，與據爭商標指定使用之「電話機、行動電話機、行動電話護套、影像電話、視訊會議裝置、網際網路電話、電傳真設備、通訊器材、磁性識別卡、信用卡、卡式電話卡、金融卡、ＩＣ卡、儲值卡、電腦識別卡、智慧卡、磁條卡」商品相較，二者指定商品之性質、功能、用途及產製者顯有不同，依一般社會通念及市場交易情形，二者類似程度甚低。

⒋原告雖主張，系爭商標之商品屬「可下載之電子出版品」，須藉由網際網路連線下載方式取得或使用，與據爭商標之「網際網路設備」商品具有高度且必要之連結性，符合「必要之依存關係」；據爭商標之「資料載體」為電腦網路的資料傳送中，下載資料儲存用之載體，與系爭商標指定使用之電子出版品，兩者經常需搭配使用，具有「配合使用關係」。且兩者之消費族群皆為網際網路、電腦資料之相關消費者，具有消費族群高度重疊性，兩商標指定之商品應屬高度類似云云。

惟查，由於社會及產業分工已越趨細緻，關於商品或服務是否類似，無法單憑抽象概念加以判斷，應綜合以一般社會通念、市場交易情形及各產業別性質，為個案妥適之判斷，已如前述。參酌現今資訊傳遞之方式，絕大多數係透過網際網路進行傳輸、下載及儲存，如概以系爭商標指定使用之「可下載之電子出版品」，必須經由據爭商標指定之「資料載體」及「網際網路設備」進行資訊儲存或傳輸，即認為二者均屬於類似商品，將會過度擴大商品類似之範圍，實有不當，本院認原告之主張，不足採信。

㈢商標識別性之強弱：

系爭商標「OPENCHAIN 」與據爭商標「OPEN-Chan 」之外文，均與其所指定使用之商品無直接關聯性，消費者會將其作為指示及區別來源之標識，應各具有相當之識別性。

㈣相關消費者對各商標熟悉之程度：

⒈按商標法第30條1 項規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：…」，同條第2 項規定「前項第9 款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準」。故除了第2 項所列之第9 款、第11至14款事由之外，其餘不得註冊之事由，判斷時點應以「註冊時」為準。

⒉依參加人檢送之下列證據資料可知，系爭商標最早於西元2015年10月即作為參加人開放原始碼之計畫名稱「OpenChain 」於都柏林舉辦之LinuxCon Europe 活動中公開發表（乙證1-8 之答辯附件16），並於西元2016年出版「OpenChain 」計畫之規範書（乙證1-8 之答辯附件17），直至西元2018年底已有Google、Facebook、Uber等國際知名企業加入該計畫（乙證1-3 之答辯附件8 及乙證1-5 之答辯附件12）。參加人曾於我國舉辦多場「OpenChain 」計畫研討會等相關會議（乙證1-3 之答辯附件6 ，2017年12月，及乙證1-7 之答辯附件14，2018年7 月），並開辦「OpenChain 」開源管理等相關訓練課程（乙證1-3 之答辯附件8 ，2018年2 月、3 月、8 月），參加人於本院審理中補充提出參證7 參加人於2018年8 月在台北舉辦「OPENCHAIN(開源合規) 」研討會、參證8 參加人在台灣舉辦「OPENCHAIN 」會議之資料（2017年12月）等，可知在系爭商標註冊之時（107 年12月16日），系爭商標業經參加人於國外及國內廣泛宣傳使用於與電腦軟體技術標準有關之電子出版品或訓練服務，已為國外及國內資訊科技產業之相關業者及消費者所知悉。

⒊至於據爭商標部分，原告固主張據爭商標為相關消費者所熟知並已達到著名之程度云云，惟查，原告於原處分階段提供之據爭商標使用證據（乙證1-2 及乙證1-4 之異議附件2 至5 ），多為卡通人物「OPEN小將」或「OPEN家族」之使用資料，縱使與據爭商標合併使用，其使用之方式，明顯可見是以「Open小將及圖」為主，據爭商標「OPEN-Chan 」外文則不明顯，又原告在稱呼該卡通人物時，均以「OPEN小將」作為書寫或唱呼之文字，相關消費者看見據爭商標「OPEN-Chan 」，無法立刻與「OPEN小將」卡通人物或日文「ちやん」產生聯想。

原告另於起訴狀附件4 提出據爭商標使用於智慧電視、手機、平板電腦、行車紀錄器、液晶顯示器、影音分享棒等商品之商品照片、相關銷售網頁及報導網頁資料6 份，惟觀之該等資料，主要使用之圖樣仍是「OPEN小將」卡通圖案，據爭商標使用的比重甚少，且有的僅標示在包裝盒之側面或底部，原告準備二狀又提出原證3 、4 即據爭商標使用於智慧電視及平板電腦之DM，委託印製廣告估價單，主張其於102 年6 月間印製智慧電視及平板電腦之廣告DM共達45萬5 千份，分配給全國7-11超商5,000 多家門市之消費者，故據爭商標已為國內消費者所熟悉云云。

惟查，該等廣告DM整體觀之，仍以「OPEN小將」文字及「OPEN小將」卡通人物圖樣為主要視覺印象，再者縱使原告曾於102 年委託印製廣告DM共45萬5 千份，亦難認該些廣告單均已發送完畢，且僅憑短期內一次性的發送宣傳，尚不足以證明據爭商標已為相關消費者所熟悉或已達到著名之程度。

㈤其他混淆誤認之因素：

⒈商標實際使用於商品／服務市場時，是否會產生混淆誤認之情事，尚會受到商標及商品／服務以外的一些因素所影響，為期判斷有無混淆誤認之虞的結果，能更與市場的實際情形相契合，誠有必要將那些有影響力的相關因素，儘可能納入參酌。尤其在商標爭議案件，其有關混淆誤認之虞要件的判斷，更應以商標於市場上實際使用情形為依據（混淆誤認之虞審查基準1.前言參見）。

⒉查參加人主要從事「開放原始碼」及「共用技術資源」之推動，是系爭商標指定使用之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品」等商品，主要提供予電子專業人士使用，而原告主要從事超商之經營，系爭商標商品之購買人、消費群，與據爭商標顯有不同，所提供商品之使用目的、內容、方式及消費對象均無重疊，二商標分別存在不同市場，營業利益衝突不明顯，造成相關消費者產生混淆誤認之可能性甚低。且參加人之系爭商標所表彰之規範準則為全球諸多知名科技軟體業者所採用，而軟體業者皆為專業人士，該等人士於選購及使用軟體時，均會施以較高之注意，對系爭商標與據爭商標之差異應可輕易加以區辨。

㈥系爭商標之申請人是否善意：

參加人美商林納克斯基金會（The Linux Foundation）係於2007年由開放原始碼發展實驗室（OSDL）與自由標準組織（FSG)合併而成，為一非營利性技術貿易協會，基金會之宗旨在於「通過提供開放原始碼所需的統一資源和服務，與封閉平台能成功的競爭，從而促進、保護和標準化Linux （自由和開放原始碼的類UNIX作業系統）」。參加人主要從事「開放原始碼（開源）」及「共用技術資源」之推動（參證3 ，本院卷二第49-55 頁），由於「開放原始碼」之概念為參加人之核心理念，參加人已在世界多國以「OPEN」為字首結合其他外文作為商標，並廣泛申請註冊，包括系爭商標在內，已在美國、歐盟，中國、日本、韓國獲准註冊（參證4 ，見本院卷二第57-229頁）。系爭商標創用於2013年，為參加人系列商標之一，亦係參加人推動之計畫名稱之一。系爭商標之規範準則完成制定於2014年8 月，於2015年10月在都柏林舉辦之LinuxCon Europe 公開發表，旨在簡化和統一開放原始碼授權合規實務，藉以促使開放原始碼更為可信，是一個全球性之計畫，多家世界著名公司皆已參與該計畫，參加人制定之「OPENCHAIN 」開源合規標準，並已於2020年12月納入ISO 國際標準（參證11) ，系爭商標與參加人推動之開放原始碼計畫之意涵有關，且在註冊日前與原告之據爭商標在不同市場上分別存在多年，應認為參加人申請系爭商標係屬善意。

㈦綜上，本院衡酌系爭商標與據爭商標近似之程度為中等；指定使用之商品類似程度不高或類似程度甚低；系爭商標於註冊日前，經參加人使用數年之久，已為國內、外相關業者或消費者所知悉；系爭商標與據爭商標分別存在不同市場，營業利益衝突不明顯；參加人申請系爭商標係屬善意等一切情狀，認為系爭商標指定使用於第9 類商品之註冊，並無致相關消費者與據爭商標產生混淆誤認之虞。

五、關於商標法第30條第1項第11款規定部分：

㈠商標法第30條第1 項第11款之適用，係以據爭商標於系爭商標「申請時」已臻著名為要件，若據爭商標並非著名，即無本款之適用。又系爭商標有主張優先權，申請日以優先權日（104 年10月6 日）為準（同法第20條第6 項規定）。

㈡查原告檢送之乙證1-2 異議理由書及乙證1-4 異議理由二書所附之件2 至5 ，多為卡通人物「OPEN小將」或「OPEN家族」之使用資料，縱使與據爭商標合併使用，其使用之方式，明顯可見是以「Open小將及圖」為主，而非據爭商標「OPEN-Chan 」外文，又原告在稱呼該卡通人物時，均以「OPEN小將」作為書寫或唱呼之文字，相關消費者看見據爭商標「OPEN-Chan 」，難以與「OPEN小將」卡通人物或日文「ちやん」產生聯想。再者，原告檢送乙證1-4 異議理由二書附件4、5 之OPEN小將行車紀錄器、雙卡手機、icash 卡商品外包裝、「OPEN-Chan 」圍巾商品露天拍賣網頁、SOGI手機王網頁資料及起訴狀附件4 之591 房屋交易網、ePrice比價王、PChome個人新聞台、電腦王阿達等網頁資料，部分日期晚於系爭商標優先權日（104 年10月6 日），原告復未提供據爭商標商品於我國之銷售單據、實際銷售數額及市場占有率等相關資料，僅憑現有證據資料，尚不足認定於系爭商標優先權日之前，據爭商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度，原告主張系爭商標指定使用於第9 類商品違反商標法第30條第1 項第11款規定，自非可採。

六、有關商標法第30條第1項第12款規定部分：

㈠按商標法第30條第1 項第12款規定，旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊在同一或類似之商品／服務上，以防止不公平競爭行為。故商標申請人除須知悉他人商標，基於仿襲意圖而以相同或近似之商標圖樣申請註冊外，尚須商標申請人指定之商品／服務，與先使用人所使用之商品／服務為同一或類似，始有本款之適用。

㈡查原告檢附之據爭商標使用資料，其中行車紀錄器、雙卡手機、平板、聯網電視、液晶顯示器、影音分享棒等商品雖有標示據爭商標，惟上開商品與系爭商標指定使用之第9 類商品相較，二者之性質、功能、產製者有別，市場區隔明顯，依一般社會通念及市場交易情形，非屬同一或類似之商品或服務。故上開資料均不得作為原告先使用據爭商標於第9 類商品之證據，原告主張系爭商標指定使用於第9 類商品違反商標法第30條第1 項第12款規定，自非可採。

七、綜上所述，系爭商標之註冊，並無違反商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款之規定，原處分關於系爭商標指定使用於第9 類「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」異議不成立之部分，並無違法，訴願決定予以維持，並無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於上開商品「異議不成立」部分之處分，並作成系爭商標指定使用於上開商品之註冊，應予撤銷之處分，為無理由，應予駁回。
 
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 林欣蓉

法 官 彭洪英

(專利 設計專利 損害賠償)巨大機械公司v.泳仁公司：被告製造銷售的「捷諾利D-1電動輔助自行車」侵害原告的D133389「電動自行車」設計專利，應賠償原告。原告依「被告因侵害行為所得之利益」請求損害賠償，在被告無法證明成本及費用之情況下，得以財政部同業利潤「毛利率」計算，且被告有隱匿銷售數量的不誠實行為，得以原告主張的2200台為真正。

TW D133389 design patent

智慧財產法院109年度民專上字第8號民事判決(2021.05.27)

上 訴 人 巨大機械工業股份有限公司

被上訴人 泳仁實業股份有限公司兼法定代理人 陳O州

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109 年1 月14日本院108 年度民專訴字第20號第一審判決提起上訴，本院於109 年12月10日作成中間判決，並就損害賠償部分續行審理，於110 年4 月29日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

二、泳仁實業股份有限公司、陳O州應連帶給付上訴人新臺幣11,266,500元。
三、泳仁實業股份有限公司不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用、為上述目的而進口「捷諾利D-1 電動輔助自行車」及一切侵害中華民國第D133389 號設計專利之物品，已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷毀。
 
事實及理由
 

...本院就侵權及有效性之中間爭點，於民國（下同）109 年12月10日作成中間判決（見本院卷三第493-562 頁），認定系爭產品已落入系爭專利之專利範圍，系爭專利具有應撤銷之事由，本院依上開中間判決之判斷，就損害賠償部分續行審理並為終局判決，合先敘明。...

肆、兩造間之主要爭點：

一、被上訴人是否有侵害系爭專利之故意或過失？
二、上訴人依專利法第142 條第1 項準用第96條第1 、3 項規定，請求泳仁公司排除及防止侵害，並銷毀侵害系爭專利權之物或從事侵害行為之原料與器具，是否有理由？
三、上訴人依專利法第142 條第1 項準用第96條第2 項及第97條第1 項、第2 項；民法第184 條第1 項前段、第2 項、第18
5 條；及公司法第23條第2 項等規定，請求泳仁公司及其負責人陳泳州負連帶損害賠償責任，是否有理由？得請求之賠償金額為何？

伍、得心證之理由：

一、被上訴人是否有侵害系爭專利之故意或過失？...

㈡經查，被上訴人泳仁公司與上訴人同屬以生產、製造、販賣電動自行車為業務之業者，且泳仁公司早於88年6 月16日即已成立，被上訴人自承除製造電動自行車外，亦有生產其他自行車產品（見本院卷五第7 頁），對於同業間之產品趨勢及最新專利，理應有一定之關心及認識，或有相當之專業能力可得知悉市場上競爭產品之資訊。且上訴人先前曾以系爭專利向他人起訴獲得勝訴判決（本院104 年度民專訴字第41號、105 年度民專上字第25號），經TVBS新聞媒體105 年6月10日大幅報導（原證10，見原審卷一第277-279 頁），並經相關智慧財產業界、自行車專業媒體轉載、流傳（原證12至原證14，見原審卷一第551-562 頁），電動自行車之相關業者應可透過該新聞報導而知悉系爭專利之設計內容，被上訴人未為適當之注意及查證，亦未取得上訴人之同意或授權，貿然製造、販賣侵害系爭專利權之系爭產品，縱非出於故意，至少有欠缺善良管理人注意義務之過失，堪予認定。

㈢被上訴人雖辯稱：本件原審經一年多之審理，認定系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍，惟上訴人上訴二審後，始主張係以鵜鶘鳥作為系爭專利外觀造型之設計靈感，並變更主張系爭專利之主要特徵為車架主體，以上均未見於系爭專利說明書，自不能因本院不同法官之間見解歧異，即認定被上訴人主觀上具有侵權之故意或過失云云。惟查，本院中間判決係依「整體觀察、綜合判斷」之原則，比對系爭專利與系爭產品之共同特徵及差異特徵對整體視覺印象之影響後，認為系爭產品之外觀整體視覺印象與系爭專利構成近似，而成立侵權，至於上訴人所稱系爭專利以鵜鶘鳥之造型為其設計靈感，僅係在說明系爭專利之外觀特色，又車架主體屬於系爭專利整體外觀之一部分，而新式樣（設計）專利之侵權比對，係以系爭產品與系爭專利核准公告之各視圖所揭露的整體外觀進行比對，判斷二者是否近似，本院中間判決並未超出系爭專利公告之專利權範圍，亦未變更侵權比對之基本原則，並無被上訴人所稱專利權範圍發生變動或有無法預見之情事，被上訴人以原審及本院中間判決認定不同為由，辯稱其主觀上並無侵權之故意或過失云云，不足採信。

二、上訴人依專利法第142 條第1 項準用第96條第1 、3 項規定，請求泳仁公司排除及防止侵害，並銷毀侵害系爭專利權之物或從事侵害行為之原料與器具，是否有理由？

㈠按專利法第142 條第1 項準用第96條第1 、3 項規定，設計專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之；設計專利權人為上開之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。次按，排除對於發明專利權之侵害，類似民法物上請求權之妨害除去或防止，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須論行為人之主觀要件（最高法院104 年度台上字第1343號民事判決、專利法第96條100 年12月21日修正之立法理由參見）。

㈡查上訴人為系爭專利之專利權人，系爭專利並無應撤銷之事由，系爭產品為被上訴人公司所製造、販賣，並已落入系爭專利之專利權範圍等情，為本院中間判決認定在案。被上訴人確有侵害系爭專利之客觀事實，且有繼續製造、販賣系爭產品之可能性，是上訴人有請求除去及防止侵害行為發生之必要，故上訴人依專利法第142 條第1 項準用第96條第1 、3 項規定，請求被上訴人不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用、為上述目的而進口系爭產品即「捷諾利D-1 電動輔助自行車」及一切侵害系爭專利之物品，其已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷毀，應屬正當。

㈢被上訴人雖辯稱，被上訴人收到上訴人民事起訴狀後即未再製造或銷售系爭產品，且伊本係從事生產二輪動力車輛事業，並非專門製作系爭產品，相關零件諸如輪胎、剎車器等本為二輪動力車輛常見之規格品，且本院中間判決亦肯認系爭產品與系爭專利具有若干差異特徵，上訴人自不得請求銷毀該等原料與器具云云。惟查，本院中間判決係依「整體觀察、綜合判斷」之原則，考量系爭專利與系爭產品之共同特徵及差異特徵對整體視覺印象之影響後，認定系爭產品落入系爭專利之專利權範圍（見中間判決第33頁第5 至10行）。故系爭產品係因其外觀之整體視覺印象與系爭專利構成近似，而成立侵權，且系爭產品銷售時係以整台電動自行車為單位進行銷售，無從分割為更小之單位，普通消費者選購時亦係整體觀察系爭電動自行車產品，故被上訴人主張，系爭產品與系爭專利具有若干差異特徵，上訴人不得請求銷毀系爭產品所有之原料與器具云云，顯不足採。至於被上訴人所有之生產二輪動力車輛之原料及器具，若非供製造系爭產品者，即不屬於從事侵害系爭專利權之原料或器具，非本件請求銷毀之範圍內，附此敘明。

三、上訴人依專利法第142 條第1 項準用第96條第2 項及第97條第1 項、第2 項；民法第184 條第1 項前段、第2 項、第185 條；及公司法第23條第2 項等規定，請求被上訴人公司及其負責人陳O州負連帶損害賠償責任，是否有理由？得請求之賠償金額為何？...

㈢損害賠償金額之計算：

⒈上訴人請求依專利法第97條第1 項第2 款「依侵害人因侵害行為所得之利益」規定，即泳仁公司銷售系爭產品所得之利益，計算損害賠償。經查，依車輛安全審驗中心110年2 月9 日車安審字0000000000號函所載，泳仁公司就系爭產品共計申請2,700 張審驗合格標章（見本院卷四第121-123 頁），扣除泳仁公司於本院110 年3 月31日準備程序筆錄提出其所留存尚未使用之審驗合格標章480 張（標章號碼A02021至A02500，本院卷五第7-8 頁），堪認泳仁公司至少已製造系爭產品之數量為2,220 台。

上訴人稱為促進訴訟及訴訟經濟考量，同意以106 、107 年同業利潤標準「機車製造業」類別之毛利率35％計算。本院審酌，財政部每年就營利事業各種同業，核定利潤標準，作為課徵所得稅之依據，其核定之同業利潤標準，係依據各業抽樣調查並徵詢各該業同業公會之意見而為核定，可謂係依統計及經驗所定之標準，為一客觀公正之參考資料，在被上訴人無法證明系爭產品之成本及費用數額（詳後述），且卷內亦無其他證據資料可資佐證之情況下，依財政部核定之同業利潤標準毛利率作為計算被上訴人所得利益之依據，應屬合理，最高法院及本院亦有採用同業利潤標準之毛利率為計算損害賠償之案例（最高法院107 年度台上字第2358號民事判決、本院108 年度民專訴字第2 號、106年度民專上字第38號、107 年度民專上字第14號、105 年度民專上字第13號、106 年度民專上字第11號、106 年度民專上易字第2 號、105 年度民專上字第25號民事判決參見）。

查系爭產品為「電動輔助自行車」，依中華民國稅務行業標準分類－第8 次修訂版（附件40，見本院卷四第151- 154頁），屬於3121「機車製造業」類別，依106 及107 年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準，代號「3121-00 」之「機車製造」類別之同業利潤標準毛利率為「35％」。次查，上訴人同意以被上訴人提出之被證12出貨單所載14,500元為銷售系爭產品的平均售價，依此計算，系爭產品之總銷售金額為32,190,000（計算式：14,500元×2,220 台=32,190,000 元），再乘以同業利潤標準毛利率35 %，應認被上訴人因侵害行為所得之利益為11,266,500元。

⒉上訴人雖主張，被上訴人等明知其製造、販賣系爭產品侵害系爭專利，竟仍故意為之，嚴重侵蝕上訴人之品牌商譽，侵權情節重大，請求依專利法第142 條第1 項準用同法第97條第2 項規定，酌定至多三倍之損害賠償金額云云。惟查，本院認定被上訴人未為適當之注意及查證，亦未取得上訴人之同意或授權，貿然製造、販賣侵害系爭專利權之系爭產品，至少有欠缺善良管理人注意義務之過失，已如前述，上訴人主張被上訴人具有故意，並未提出明確之事證以實其說，尚難採信，上訴人依上開規定請求三倍之懲罰性賠償金，並非正當。

⒊被上訴人之下列辯解，均不足採：
⑴被上訴人雖辯稱：其銷售系爭產品予訴外人明偉電動車行、邵士倉等人之實際數量僅有932 台，有被證12、乙證10、乙證11、乙證13之出貨單影本可稽云云。惟查，系爭產品之銷售資料包含商業帳簿、報表、銷售發票等，均在被上訴人持有中，上訴人無從知悉，依民事訴訟法第344 條規定，被上訴人就其銷售系爭產品之相關資料有提出之義務，若無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實（同法第345 條規定）。被上訴人於原審僅提出系爭產品之出貨單2 張（被證12，見原審卷二第19-21 頁），本院於中間判決之後，依上訴人之聲請，以110 年1 月21日智院駿和109 民專上字第8 號函，通知被上訴人應於文到20日內提出系爭產品之銷售資料（見本院卷四第77頁），被上訴人收受該通知後，於110 年3 月25日答辯七狀提出乙證10、乙證11出貨單影本（見本院卷四第313-697 頁，原本於110 年3 月31日準備程序提出），載明其銷售系爭產品之數量、單價、審驗合格標章之號碼等。惟上開資料並未包含上訴人於107 年8 月14日向「○○電動車」所購買並經原證6 公證書公證之標章編號「A01197」之系爭產品，足見被上訴人並未提出系爭產品完整之銷售資料，經上訴人於本院110 年3 月31日準備程序期日提出上開質疑之後，被上訴人才於本件言詞辯論期日之前2 日以110 年4 月27日言詞辯論意旨狀補正提出乙證13出貨單，載明另外銷售系爭產品4 台（包含標章編號「A01197」），早已逾本院110 年1 月21日函文諭知之期限，被上訴人既有違反文書提出義務之情事，且無從查證被上訴人是否尚有其他銷售資料亦隱匿未予陳報，此外被上訴人並未提出其他客觀證據資料（例如統一發票等），足以確認其銷售系爭產品之實際數量，被上訴人既有隱匿銷售數量之不誠實行為在先，本院自無從採信其所陳報系爭產品實際銷售數量僅有932 台之主張，本院依民事訴訟法第345 條規定，審酌一切情形，認為上訴人以泳仁公司申請之審驗合格標章為2,700 張，扣除其尚未使用之480 張後，其製造系爭產品之數量應為2,220 台之主張為真正，並無不當。

⑵被上訴人又辯稱，其係委由中國大陸之材料商即天津○○○進出口有限公司（下稱天津○○○公司）就系爭產品之車架進行烤漆，並將審驗合格標章寄給天津○○○公司，請該公司烤漆後貼上審驗合格標章，因該公司不諳黏貼作業，常發生黏貼歪斜而須撕掉重貼之情形，審驗合格標章屬於破碎標，撕掉無法再重新貼回，合格標章之黏貼率約為5 成（實際黏貼之數量約為1,100 台），有乙證15天津○○○公司出具之證明書可稽（見本院卷五第147 頁），上訴人不得以被上訴人向車輛安全審驗中心申請審驗合格標章之數量，認定即為系爭產品之實際銷售數量云云。

惟查，被上訴人向車輛安全審驗中心申請之審驗合格標章，係表彰該車輛經臺灣地區主管機關審驗合格之標識，被上訴人係自大陸地區進口電動自行車零件至臺灣組裝，衡情應於整輛車組裝完成在臺灣上市之前，再黏貼審驗合格標章即可，並無必要將臺灣之審驗合格標章寄往大陸，委由天津○○○公司代其黏貼之必要，且審驗合格標章須付費購買（每張25元，見被證17申請審驗合格標章費用單據，原審卷二第59-61 頁），並非無償發給，被上訴人竟稱審驗合格標章有高達一半以上因天津○○○公司黏貼不當而毀損，實與常理有違。再者，依「審驗合格標章管制辦法」規定，審驗合格標章因搬運、事故或其他因素致發生毀損或遺失時，應由發生合格標章遺失損毀之單位向品保單位通報，並填寫品質異常處理單，另應將毀損之審驗合格標章繳回保管單位留存，被上訴人並未提出任何證據證明其所取得之審驗合格標章有因黏貼不當而毀損，並向車輛安全審驗中心通報或繳回毀損之審驗合格標章之情形，其空言主張毀損之審驗合格標章被天津○○○公司銷燬而不存在云云，顯不足採。

⑶被上訴人又辯稱，系爭產品於製造銷售過程，平均每台約需支出13,295元之材料費、人事、運送、水電燃料、銷貨等費用，故被上訴人因系爭產品每台所得之利益僅為1,205 元云云，並提出附表五成本說明表、被證13購銷合同、被證15進口報單、DEBIT NOTE、報關費單據，被證16拖車費單據、被證17申請審驗合格標章費用單據為憑。

經查，被證13購銷合同上雖載明所購買材料之規格型號為「D-1 」，惟其數量僅有300 套，與本件認定之銷售數量差距過大，被證15進口報單所載之買方除了泳仁公司外，另有○○企業有限公司（下稱○○公司）、○○公司，顯與被證13購銷合同所載之買方不一致，被上訴人雖辯稱，○○公司、○○公司係泳仁公司之關係企業，由三家公司的電話號碼相同可資證明，使用○○公司、○○公司名義進口是方便作業云云（見本院卷五第7 頁）。惟查上訴人對於泳仁公司使用○○公司、○○公司進口系爭產品材料零件之事實已予以否認，且僅由被證15進口報單所載零件名稱，無法確認該等零件是否使用於系爭產品上，被證15進口報單之數量與被證13購銷合同記載之買賣數量300 套亦不相符。被證16拖車費單據，與被證13購銷合同、被證15進口報單等資料間的關聯性如何，亦有不明，且被證16部分請款單之請款對象為○○公司、○○公司而非泳仁公司，上訴人已否認上開被證15、16為系爭產品之成本費用單據，至於人事組裝費用、水電燃料、銷貨等費用，被上訴人並未提出任何證據資料可資佐證，況且被上訴人自承泳仁公司除生產系爭產品之外，也有生產其他自行車等語，本院綜合上情，認為被上訴人提出之上開證據，無法證明系爭產品每台之成本及費用為13,295元，及其銷售所得之利益每台僅為1,205 元，被上訴人所辯，不足採信。

⑷被上訴人又辯稱，依上訴人公司公布之106 、107 年度財務報表，毛利率僅13% 左右，上訴人請求依同業利潤標準毛利率35% 計算，顯屬過高，將使上訴人獲致超過其損害之利益云云。惟查：專利權人依專利法第96條規定請求損害賠償時，得就同法第97條第1 項各款之計算方式擇一為之，此屬專利權人之選擇權。本件上訴人係主張以「侵害人因侵害行所得之利益」作為計算損害賠償之方式，合先敘明。

又上訴人已陳明，該公司之財務報表數據係綜合上訴人公司之全部產品，即包括電動自行車及其他眾多種類自行車產品等，經統計後之「整體」財務報表，並非單一種類產品之營業數據；而自行車產品之營業毛利本較電動自行車產品為低，此觀之上訴人提出之106、107 年度同業利潤標準自明（電動自行車之毛利率為35％，自行車之毛利率僅為24％），而自行車又屬上訴人公司之主要業務產品，若以上訴人公司整體財務報表之毛利率，作為計算被上訴人因侵害行所得之利益之基礎，即有低估被上訴人所得之利益之情形，對專利權人顯屬不公，被上訴人上開辯解，不足採信。

⑸被上訴人又辯稱，上訴人已無實施系爭專利之產品，自無損害可言，又上訴人未於107 年8 月30日確認系爭產品落入系爭專利權範圍時，立即通知被上訴人，就避免損害擴大方面，有未盡注意義務之疏失，應減免被上訴人之責任云云。按專利權性質上為一種排他權，設計專利權人，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權（專利法第136 條第1 項），至於專利權人是否實施系爭專利，並非請求侵權人負損害賠償責任之法定要件。又專利權被侵害，依一般經驗法則，即會減少專利權人實施專利權通常所可獲得之利益，自不得以專利權人未製造、販賣，未授權他人製造、販賣而謂無損害（最高法院96年度台上字第17號民事判決參見）。

又按，損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或免除之，民法第217 條第1 項固定有明文。被上訴人未經上訴人之同意或授權，本無實施系爭專利之權利，縱使上訴人發現被上訴人侵權後，未立即提起訴訟或請求被上訴人停止製造、販賣系爭產品，亦難謂係造成損害發生或擴大之原因，被上訴人辯稱上訴人對於本件損害之發生或擴大與有過失，其得主張減輕或免除賠償金額云云，不足採信。

娛樂法(電視劇)來我家吧：法院認為，可米製作公司遲延交付節目帶、未如數交付節目，構成違約，應賠償中視懲罰性違約金300萬元。

臺灣高等法院民事判決92年度上字第1094號(2004.8.17)

上 訴 人 可米製作股份有限公司(被告)

被上訴人 中國電視事業股份有限公司(原告)

當事人間請求履行契約等事件，上訴人對於中華民國九十二年九月三十日臺灣臺北地方法院九十二年度訴字第二八二九號第一審判決提起上訴，本院於九十三年八月三日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。(原告勝訴)
 
事實及理由

三、查被上訴人主張兩造於九十一年一月二十二日簽訂節目委製合約書，約定由被上訴人委託上訴人製作電視節目以供被上訴人播送，並於上訴人交付節目播出帶後給付報酬；上訴人已交付「來我家吧」節目第一、二集於九十一年二月一日、同年月八日播出；「來我家吧」精華版於九十一年二月十五日播出、「來我家吧」第三集於九十一年二月二十二日播出；九十一年七月初，上訴人曾因系爭合約期限即將屆至，就契約履行之事，至被上訴人營業處拜訪，並於九十一年八月間向被上訴人提出「薔薇之戀」節目企劃書，嗣上訴人召開「薔薇之戀」節目之開鏡記者會，邀同被上訴人出席；上訴人於九十二年一月至三月間復使用被上訴人之剪接、過帶器材等設備，處理「薔薇之戀」節目之剪接、拷音效帶事宜；惟該「薔薇之戀」節目嗣竟由台視公開播送等事實，業據提出（委製）合約書、中視一週節目表、薔薇之戀節目企劃書、大成報、中國電視公司節目後製剪輯／音效作業通知單等件為證（見原審卷第十三頁至第四十六頁），且為上訴人所不爭執，自堪信為真實。

四、被上訴人主張上訴人有給付遲延及將「薔薇之戀」節目交他人公開播送等違約情事，致被上訴人受有損害等語，惟為上訴人所否認，並以前揭詞情置辯，是本件應審酌者厥為：上訴人交付「來我家吧」第三集節目播出帶有無給付遲延情事，及上訴人僅交付「來我家吧」七集（較原約定集數增加一集，但不含精華版在內）節目播出帶，未交付其餘節目帶供被上訴人播放，是否屬違約情事，茲分述如下：

㈠按「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。」民法第一百五十三條定有明文。本件被上訴人為於電視公開播送節目之目的，與上訴人簽訂系爭合約，而觀諸系爭合約書所載內容所示，兩造就契約必要之點，舉凡工作性質（每集九十分鐘之節目）、數量（二十六集）、應完成之期限（九十一年二月一日起至九十一年七月二十六日止）、報酬（每集金額製作費八十萬元）、給付時點（於被上訴人節目部檢視通過後支付）等均約定甚明，是系爭製作電視節目之契約業已成立生效。至該契約之性質係屬著作財產權授權契約或承攬契約，要不影響被上訴人依據兩造合意有效之契約請求。又兩造合約內已就著作權之歸屬及權益已詳為約定，自應認已有約定，並無約定不明情形，自無著作權法第三十七條之適用。是應無探究電視連續劇是屬何種著作之必要，上訴人請求本院向經濟部查詢，核無必要。

㈡查契約成立時，契約標的不必依當事人意思表示之全部確定之，其未確定之部分如依當事人所約定之決定方法或依其他之情事可得確定者，契約仍為有效，著作權法並無與民法上揭條文相反之規定，自亦有上揭原則之適用。

查本件委製合約中授權被上訴人播映節目部分，雖然訂約當時，授權播映之節目內容尚未全部確定，但可依委製合約之內容確定由上訴人所製作之二十六集節目為授權標的，除已確定名稱之「來我家吧」六集外，其餘二十集節目之授權標的為可得而確定，亦即上訴人應交付之節目，雖有部分之節目名稱（內容）未定，惟依兩造不爭之合約書第十、十四、十六、十八條規定意旨以觀，上訴人交付之節目如符合每集長九十分鐘、未侵害他人著作權或其他權益、遵守法令及節目製作規範，符合被上訴人於電視公開播送之目的，均無不可，是上訴人交付之節目播出帶縱非「薔薇之戀」節目，只須上訴人所交付之節目，符合約定適於公開播送，即屬依約履行，是本件委製合約之節目名稱顯非不得變動，該委製合約授權被上訴人播映上訴人製作二十集節目約定自為有效。另系爭合約第四條約定合約集數，除來我家吧六集外，其餘內容另議，合計二十六集。所謂其餘內容另議，應係指製作之內容另議，並非指該內容之著作權約定另議甚明。上訴人一再辯稱本件契約係屬著作財產權之專屬授權公開播送權契約，節目名稱（內容）為合約必要之點，本件系爭委製合約除「來我家吧」節目部分外，因意思表示未達合致，不生效力，且既謂其餘內容另議，即就其餘節目並無成立著作物之授權契約之意，該合約書中就其餘節目之著作權既尚未完成，自無法先為授權，且授權內容均尚未約定，未約定即屬約定不明，依著作權法第三十七條第一項規定，自應推定為未授權云云，尚無可採。

㈢「來我家吧」第一、二集節目業經被上訴人於九十一年二月一日（星期五）、九十一年二月八日（星期五）之二十一時於電視頻道公開播送，為兩造所不爭，而「來我家吧」第三集依常態，應於九十一年二月十五日（星期五）之二十一時播出，上訴人應於「來我家吧」第三集節目播出前三天交付該集完整之節目播出帶（系爭委製合約第八條參照），而被上訴人於春節期間並非所有節目均製作春節特別節目一節，亦有被上訴人所提之中視一週節目表（九十一年二月十一日至同年月十七日）在卷足憑（見原審卷第十七頁），上訴人辯稱係被上訴人請求其製作春節特別節目播放，其始製作「來我家吧」精華版供被上訴人播放云云，既屬變態事實，自應由上訴人就此有利於己之事實負舉證證明之責。上訴人雖執其自行出資剪輯「來我家吧」第一、二集成精華版，被上訴人已播放，且未異議或予以扣款等事，足見其未遲延交付「來我家吧」第三集之事云云。惟為被上訴人所否認。

查「來我家吧」精華版係上訴人自行出資委由他人剪輯而成，此業據上訴人自承在卷（見本院卷二第二七九頁），苟上訴人確係應被上訴人要求而剪輯「來我家吧」第一、二集而成之「來我家吧」精華版，供被上訴人播出，衡諸經驗常情，該剪輯費用應由被上訴人負擔，上訴人自得要求被上訴人給付該精華版之剪輯費用，何需其自費為之，且迄被上訴人提起本件訴訟，猶主張係其自費，亦未請求被上訴人返還該費用，是其此之抗辯，應無可採。被上訴人主張播放「來我家吧」精華版之原因，因上訴人不及製作交付「來我家吧」第三集節目帶，被迫權宜為之等語。考其為電視公司，節目安排有連續性與緊迫性，不容中斷留白之特性，上開主張尚非無據。上訴人所辯被上訴人確有同意延期交付「來我家吧」第三集一事，既未能舉證以實其說，尚難執被上訴人於九十一年二月十五日播放精華版，且未為異議扣款等事，倒果為因，遽指被上訴人事前同意於原擬播放「來我家吧」第三集之時間，改播出「來我家吧」精華版，或被上訴人同意上訴人延後給付「來我家吧」第三集節目播出帶之事，上訴人就此所辯，亦無可採。至被上訴人未就上訴人給付遲延之違約情事，縱未立即異議扣款，僅屬權利延未行使，尚難執此遽認被上訴人確有事前同意播出「來我家吧」精華版。是被上訴人主張上訴人遲延交付「來我家吧」第三集節目播出帶，有違約情事一節，即非無據。

㈣上訴人再辯以：依系爭合約書第五條約定，合約期限自九十一年二月一日起至同年七月二十六日止，於期限屆滿時消滅，「薔薇之戀」節目於訂約時既尚未創作，自無著作權可言，更無法先為授權云云。惟為被上訴人所否認，主張該期間係上訴人交付節目帶之履行期間。

查：依兩造不爭之合約書第十、十四、十六、十八條規定意旨以觀，上訴人交付之節目如符合每集長九十分鐘、未侵害他人著作權或其他權益、遵守法令及節目製作規範，符合被上訴人於電視公開播送之目的，均無不可，已如前述，是上訴人抗辯著作物尚未完成，無授權可言云云，尚無可採。另上訴人於九十一年七月二十六日之後仍依委製合約第二十條規定：「海內外之各種權益屬雙方共有，並得分別推售…乙方（即被上訴人）則將其推售權利授權中視文化公司執行…推售一方百分之六十，另一方百分之四十…」，將其推售「來我家吧」獲得之利益給付中視文化事業股份有限公司（下稱「中視文化公司」），此有中視文化公司於九十二年十二月三十日開立與上訴人之發票可稽（見本院卷二第二二五頁）。苟該委製合約果如上訴人主張已於九十一年七月二十六日終止，上訴人當無於委製合約終止後，仍持續依委製合約規定給付推售版權費用與中視文化公司之理。

再者，上證二即兩造就「薔薇之戀」節目所為修正之合約書，其第五條關於合約期限由上訴人手寫修改內容為：「民國九十二年五月三十一日播出第一集以後每週順序播出至二十集。」，依其文意乃在規範上訴人交付節目帶之時間，此亦足證上訴人與被上訴人就「合約期限」之定義，應為「規範上訴人交付節目予被上訴人播出之履行期限」，而非為契約終止期限。否則，倘上訴人遲延給付節目帶予被上訴人播出時，該合約竟因期間屆至而終止，被上訴人將因上訴人遲延，反受無法完整播出節目之不利益。再參酌委製合約第二十條規定：「乙方擁有…台灣地區無線電視之五年（自首播日起計）獨家公開播送權」，即被上訴人於台灣地區之獨家公開播送權期間卻長達五年之情觀之，益徵系爭合約第五條之期限並非契約終止期限，而係規範上訴人交付二十六集節目帶之履行期限。是上訴人此之抗辯，亦無理由。

㈤本件上訴人於製作「來我家吧」節目播出七集（較原約定集數增加一集，但不含精華版在內）之後，即未再交付節目供被上訴人播出，為兩造所不爭，是被上訴人主張上訴人未能依約於合約期限內完成並交付「來我家吧」節目以外之節目，有違約之情事等語，即屬可採。

上訴人雖另辯以於其於「來我家吧」播畢後，合約書之存續期間內，為取得與被上訴人締約之機會，曾以當面交付之方式，向被上訴人遞送「漂亮雜誌」節目企劃書、「美味的決鬥」節目企劃書及「嗨！上班上訴人自承此僅為要約之誘引，且依兩造之合約書第十條約定，被上訴人就播出節目之品質有審查之權，既未通過審查，亦難據為其未如期交付節目之免責原因。

㈥本件被上訴人主張上訴人於九十一年七月間曾到被上訴人公司，提出「薔薇之戀」漫畫書表示要製作此節目，被上訴人亦同意，上訴人乃於九十一年八月份提出戲劇企劃案，嗣反悔不履行等情。上訴人固不否認曾至被上訴人處拜訪，惟辯稱：當時被上訴人並未同意要續作除「來我家吧」外之其餘十九集節目（即約定二十六集扣除已交付正常播出之七集），「薔薇之戀」節目非屬原系爭委製合約範圍，至九十一年八月向被上訴人提出「薔薇之戀」節目企劃書，是要約之引誘，兩造就授權範圍意思並未一致，故未成立契約云云。

惟查：本件上訴人就兩造於系爭委製合約期限屆至前（九十一年七月間），曾就系爭合約未完成交付之節目為洽談協商，且上訴人旋於協商次月提出「薔薇之戀」節目之企劃書，並於其後協同被上訴人召開「薔薇之戀」節目之開鏡記者會，且於九十二年一月至三月間在被上訴人處使用被上訴人之剪接、過帶器材等設備，處理「薔薇之戀」節目之剪接、拷音效帶事宜，已如前述，衡諸常情，倘兩造無以「薔薇之戀」節目充作系爭委製合約節目之意，非屬系爭委製合約範圍，則兩造於無合法有效之契約關係存在，上訴人當無偕同被上訴人共同參與廣告宣傳活動，並逕行使用被上訴人剪接、過帶器材等設備處理「薔薇之戀」節目之剪接、拷音效帶事宜之理，是被上訴人主張雙方合意以「薔薇之戀」節目充為系爭委製合約之節目範圍，即屬可採。

㈦上訴人未依委製合約第五條之期限交付二十六集節目，且上訴人將屬於系爭合約範圍之節目即「薔薇之戀」，未經被上訴人同意即轉交他人（台視）播放，有違系爭合約第十五條約定，致被上訴人受有損害，則被上訴人依此請求上訴人給付三百萬元懲罰性違約金，要屬有據。

五、上訴人另主張其應被上訴人要求製作「來我家吧」之精華版，被上訴人並已接受播出，但被上訴人並未給付該集之製作費用八十萬元，亦有違約情事，應給付其該集報酬八十萬元及懲罰性違約金三百萬元，並以此與被上訴人之請求抵銷云云。惟查：該「來我家吧」精華版並非應被上訴人要求而剪輯，已如前述，而將第一、二集剪輯，並非重拍製作，費用是否與新製者相當，已有疑義，況上訴人自稱係自費剪輯供被上訴人播放，並未與被上訴人約定報酬，則其有無償充數供被上訴人應急之用甚明，此觀其迄被上訴人訴請其賠償時，猶主張係自費剪輯者可知，則被上訴人未給付該集之報酬，即難謂有何違約之情，是上訴人主張抵銷，亦無可採。

六、上訴人再以其受領之報酬僅五百六十萬元，被上訴人請求之違約金三百萬元，核屬過高云云。惟查：被上訴人因上訴人違約將屬原合約範圍之「薔薇之戀」節目交由台視播出，並將「薔薇之戀」交由巨圖科技公司藉以推售於海外其他國家，依上訴人自行計算預計收入金額即高達二千四百四十一萬二千九百七十六元，若含其他部分，收益高達五千九百餘萬元（見本院九十二年度抗字第一八三三號裁定，即上訴人於被上訴人聲請假處分之抗告理由，本院卷一第一一四頁），倘上訴人依約履行，被上訴人至少可獲得此二千餘萬元之利益，然因上訴人違約，致被上訴人無法取得此利益。再者，被上訴人提供剪輯室設備之費用（三十七萬餘元）及人力參與企劃之薪資（七十多萬元），當亦為上訴人違約所受之損失，另廣告因收視率低影響收益而受有損失，亦屬預料中事，是被上訴人主張其損失至少七百萬元以上，應非無據。被上訴人之損失既高過於三百萬元，其請求三百萬元之違約金，即無過高可言，上訴人以違約金顯有過高之情，請求酌減，亦無理由。

七、綜上所述，本件上訴人未依約於合約期限內交付全數節目，遲延交付「來我家吧」第三集節目播出帶，並將系爭委製合約之節目逕交他人公開播送，有違約情事，致被上訴人受有至少損害七百萬元以上。從而，被上訴人依契約之法律關係，請求上訴人給付懲罰性違約金三百萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止之法定遲延利息，即屬有據，應予准許。原審判命上訴人如數給付，於法並無不合。上訴意旨，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

娛樂法(電視劇 著作權 綜藝節目) 超級星期天（福宏製作公司 v. 華視）：一審及二審法院均認為，原告福宏公司未證明有自東風公司受讓第218至338、第339至369集的著作權。原告福宏公司未妥善保管合約，無法舉證自己為第1至78集的著作權人，應承擔「無法證明自己是著作權人」的不利益。就第79至130集，華視在「華視HD頻道」上播出，也沒有違反合約約定。原告之訴全部駁回。

智慧財產法院110年度民著上字第9號民事判決維持原判。

智慧財產法院109年度民著訴字第77號民事判決(2021.03.09)

原 告 福宏製作有限公司

被 告 中華電視股份有限公司

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議事件，本院於中華民國110年2月2日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。
 
事實及理由

一、原告主張：

㈠原告自民國83年起製作視聽著作「超級星期天」節目，原於83年至85年間於台視頻道播出，嗣被告以更優渥之條件挖角原告，故原告自85年3 月起與被告就「超級星期天」節目就各集數簽訂中華電視股份有限公司節目製作合約書（下稱製作合約），該節目並改於華視頻道播出。又兩造就「超級星期天」節目就如附表編號1 至4 所示之集數、播出時間簽訂製作合約，嗣改由訴外人東風文化傳播事業有限公司（下稱東風公司）與被告就如附表編號5 、6 所示之集數、播出時間簽訂製作合約；而東風公司於96年3 月29日辦理解散清算完結，惟於辦理解散清算前，已將其就製作「超級星期天」節目所取得之著作權、版權及其他一切權利全部讓與原告。

㈡「超級星期天」節目第218 集至第338 集之簽約者為東風公司，原告之法定代理人禚宏順曾以電郵詢問被告相關著作權事宜，被告之法務人員蔡○○於106 年11月28日以電郵告知原告之法定代理人禚宏順，此部分版權為雙方共有，可推知此部分之著作權應屬於東風公司、被告共有；而東風公司已將所有權利讓與原告，故原告與被告共有「超級星期天」節目第218 集至第338 集之著作權。又被告自104 年6 月4 日至104 年12月18日將「超級星期天」節目於華視HD頻道播映，共播映140 集，而華視HD頻道係以有線電之廣播系統傳送訊息之方法，藉聲音或影像，向公眾傳達著作內容，自屬「公開播送」行為，被告未經原告同意，逕於華視HD頻道播映「超級星期天」節目第218 集至第338 集中之44集，已侵害原告之公開播送權，自應依著作權法第88條第1 項規定負損害賠償責任。再參酌被告授權訴外人台灣互動電視股份有限公司（下稱台灣互動公司）透過中華電信公司MOD 平台播映華視HD頻道所收取之權利金為每年新臺幣（下同）900 萬元，授權3 年共計獲利2700萬元，原告就華視HD頻道共播映「超級星期天」節目140 集中之44集與被告共有著作權，故原告行使權利以有線電視播映「超級星期天」節目，依通常情形可得預期之利益即為4,242,857 元（計算式：2700萬元×44/2/140＝4,242,857 元），自得依著作權法第88條第2 項第1 款規定，請求所受損害及所失利益為4,242,857 元。縱認上述不得證明原告之損害，惟衡量被告係故意於華視HD頻道播映「超級星期天」節目並授權台灣互動公司而獲利高達2700萬元之情節，按著作權法第88條第3 項規定，酌定賠償額為500 萬元。

㈢被告將上開140 集授權台灣互動公司將華視HD頻道獨家同步於中華電信MOD 平台播映及非獨家同步於網際網路平台播映，係以「使用非受控制或處於適當管理下的網路系統所為之傳輸方式」，屬於「公開傳輸」之行為，被告未經原告同意，逕授權台灣互動公司將「超級星期天」節目第218 集至第
338 集中之44集獨家同步於中華電信MOD 平台及非獨家同步於網際網路平台播映，已侵害原告之公開傳輸權，自應依著作權法第88條第1 項規定負損害賠償責任。又被告授權台灣互動公司播映華視HD頻道所收取之權利金為每年900 萬元，授權3 年共計獲利2700萬元，原告就華視HD頻道共播映「超級星期天」節目140 集中之44集與被告共有著作權，故原告行使權利授權台灣互動公司播映「超級星期天」節目，依通常情形可得預期之利益為4,242,857 元（計算式：2700萬元×44/2/140＝4,242,857 元），自得依著作權法第88條第2項第1 款規定，請求所受損害及所失利益為4,242,857 元。

縱認上述不得證明原告之損害，惟衡量被告係故意於華視HD頻道播映「超級星期天」節目並授權台灣互動公司而獲利高達2700萬元之情節，按著作權法第88條第3 項規定，酌定賠償額為500 萬元。

㈣兩造就「超級星期天」節目各集數之製作合約均有不在臺灣、金門及馬祖地區做家電錄影帶、CABLE 及衛星電視網路等形式播出，如在上述地區以外播出須經主持人同意；違約方則須支付他方違約賠償之約定。而華視HD頻道係以有線電之廣播系統傳送訊息之方法，藉聲音或影像，向公眾傳達著作內容，有線電視即CABLE ；因此，被告逕於臺灣地區以華視HD頻道播映「超級星期天」節目第1 集至第78集中之58集、第79集至第130 集中之6 集、第218 集至338 集中之44集、第339 集至第369 集中之32集，自屬違反上開約定。又就上開第1 集至第78集中之58集、第218 集至338 集中之44集、第339 集至第369 集中之32集部分，因原告未留存完整契約，暫以兩造就第79集至第130 集之製作合約第22條違約金為100 萬元之約定，各請求被告應給付違約金100 萬元，共計為400 萬元。

㈤兩造所簽訂之第79集至第130 集製作合約第14條約定固僅記載「家電錄影帶、CABLE 及衛星電視等形式播出」，惟因簽約時之背景尚無網路，而無法將網路明確訂於契約中予以排除，且由兩造後續所簽訂之第212 集至第217 集製作合約第17條約定係記載「家電錄影帶、CABLE 及衛星網路電視等形式播出」，即可知該條款目的係將與「家電錄影帶、CABLE及衛星電視」等類似形式之播映方式予以排除，故透過網路播映自屬違約。而台灣互動公司獨家同步於中華電信MOD 平台及非獨家同步於網際網路平台播映「超級星期天」節目，皆屬透過衛星網路播映，故被告於臺灣地區以中華電信MOD及網際網路平台播映「超級星期天」節目第1 集至第78集中之58集、第79集至第130 集中之6 集、第218 集至338 集中之44集、第339 集至第369 集中之32集，自屬違反上開約定。又就上開第1 集至第78集中之58集、第218 集至338 集中之44集、第339 集至第369 集中之32集部分，因原告未留存完整契約，暫以兩造就第79集至第130 集之製作合約第22條違約金為100 萬元之約定，各請求被告應給付違約金100 萬元，共計為400 萬元。

㈥綜上，被告應給付原告損害賠償8,485,714 元及違約金800萬元，共計為16,485,714元（計算式：8,485,714 ＋800 萬元＝16,485,714元）。...

二、被告抗辯：

㈠原告主張東風公司於解散清算前已將「超級星期天」節目第218 集至第338 集、第339 集至第369 集之著作權等轉讓予原告，並與被告共有「超級星期天」節目第218 集至第338集之著作權，惟該集數之製作合約簽約人為東風公司與被告，而非原告；東風公司若有轉讓「超級星期天」節目著作權等權利予原告，則轉讓雙方均為公司，對於轉讓標的、條件、時間等應條列清楚記載於書面合約內，再由雙方簽立，東風公司並應交付「超級星期天」節目之製作合約予原告，作為著作權等相關權利義務之讓與。惟未見原告提出任何轉讓合約及其受讓之完整「超級星期天」節目之製作合約正本，顯然無從單以原告臨訟製作之證明書即認定原告已受讓前開「超級星期天」節目集數之著作權等權利。又原告僅提出「超級星期天」節目第79集至第130 集、第212 集至第217 集之節目製作合約，惟第1 集至第78集、第131 集至第211 集、第218 集至第338 集、第339 集至第369 集部分均未見原告提出任何合約，顯然無從認定「超級星期天」節目第1 集至78集、第131 集至211 集係由原告所製作，亦無從證明兩造就該等集數之製作合約有不得於臺灣、金門及馬祖地區以CABLE 、衛星電視網路等形式播出以及違約金之約定。上開權利義務之讓與及製作合約之約定等有利於原告之事實，自應由原告負舉證責任。

㈡縱認東風公司確有將「超級星期天」節目著作權轉讓予原告之情事，惟原告未提出第218 集至第338 集之製作合約證明著作權歸屬為被告與東風公司所共有，縱認當時約定為共有，被告亦從未接獲原告或東風公司通知，在未經被告同意之情形下，東風公司不得擅自將其應有部分轉讓給原告，縱有轉讓行為應不生效力；因此，東風公司在96年3 月29日解散清算完結後，其法人格已消滅，縱原享有第218 集至第338集共有著作權之應有部分，依法亦應歸屬其他共同著作權人即被告單獨所有，故被告於104 年間在華視HD頻道及中華電信公司MOD 上播映「超級星期天」第218 集至第338 集中之44集，自無侵害原告任何權利之情事。

再者，被告為我國經營無線電視台之公司，旗下之頻道均為無線頻道，華視HD頻道為被告自行經營之頻道，當然亦為無線電視，並非有線電視；而中華電信MOD 上之「華視HD頻道」亦係被告自行經營之頻道，僅於104 年間委託台灣互動公司提供技術協助，授權台灣互動公司擷取被告於「華視HD頻道」所發射之電視訊號，同步轉載於中華電信MOD 上之「華視HD頻道」，並無委託他人或由他人經營之情形。

被告當初與東風公司簽立「超級星期天」節目第218 集至第338 集製作合約，係由被告出資委託東風公司製作「超級星期天」節目，其出資目的在於使被告得於其自行經營之頻道上播放該節目之權利，縱然前開集數之節目係雙方約定共有著作權，仍不因此限制被告於自己經營頻道播放前開集數節目之權利，被告於此目的內所為之任何播放行為，應均屬於雙方同意且合法利用之情形。故被告將前開「超級星期天」節目第218 集至第338 集中之44集於其自行經營之華視HD頻道上播放，為合於著作權法規定之使用，並無侵害原告之公開播送、公開傳輸權。

姑不論被告並無任何侵權行為，原告計算其損害之方式係以被告授權台灣互動公司三年之授權金額2,700 萬元為基礎進行計算，惟該授權金額係以華視HD頻道每日24小時播放為基礎，而華視HD頻道並非僅播放「超級星期天」節目，原告卻以整個華視HD頻道3 年授權金額為基礎，顯見原告計算其損害之方式具有重大違誤，故意誇大其所受之損害，縱使原告受有損害，亦不得以此作為損害賠償之計算依據。

另原告之法定代理人禚宏順曾因「超級星期天」節目相關事宜，於107 年1月5 日至被告公司與相關人員進行討論，會中禚宏順提出其認為「超級星期天」為雙方共有版權之節目，被告於華視HD頻道即綜合娛樂台（含中華電信MOD ）播出，已造成侵權之主張等語，顯見原告至遲於107 年1 月5 日前即已知悉被告將「超級星期天」節目第218 集至第338 集中之44集於華視HD頻道（含中華電信MOD ）播出，卻於109 年7 月23日始提出本件訴訟，顯然已逾著作權法第89條之1 規定之2 年時效，被告自得主張時效抗辯，原告請求顯然無據。

㈢華視HD頻道為被告公司自行經營之無線電視頻道，已如前述，被告將「超級星期天」節目於華視HD頻道上播放，並非係以CABLE 方式播映，且衛星電視方式係指通過衛星將地面基站發射的微波訊號遠距離傳輸，最終用戶使用定向天線將接收的訊號通過解碼器解碼後輸出到電視終端收視的方式，則收看之用戶須備有定向天線及解碼器等設備。而被告與台灣互動公司簽立之契約內容係將被告經營之華視HD頻道於中華電信MOD 或其他網路平台播放，並無使華視HD頻道以衛星電視方式播出之情形。因此，原告主張被告有以CABLE 及衛星電視方式播映「超級星期天」節目，顯然無據。至華視HD頻道於中華電信MOD 上架部分，以原告所提出第79集至第130集之製作合約觀之，該合約第14條並無限制以中華電信MOD等網路方式播出之情形；倘如原告主張該等合約禁止播放形式僅是例示規定，兩造又何須於第212 集至第217 集之製作合約書第17條約定特別加註「網路」2 字，顯見兩造對於第79集至第130 集之製作合約第14條禁止播放形式應係列舉，本無包含「網路」方式之意思。況兩造如有增加「網路」方式之意思，本可另簽立書面進行修改或補充，惟兩造並無此書面約定，更可證明兩造並無禁止第79集至第130 集以網路方式播映。

㈣被告與東風公司就「超級星期天」節目第339 集至第369 集之製作合約，約定著作權歸被告所有，且遍查合約內容，均無原告主張有約定「不在臺灣、金門及馬祖地區做家電錄影帶、CABLE 及衛星電視網路等形式播出，如在上述地區以外播出須經主持人同意。」之內容或有同義文字之約定，顯見非所有「超級星期天」節目之製作合約均有原告主張之前開事項約定。原告僅憑「超級星期天」節目第79集至第130 集、第212 集至第217 集之製作合約即推論全部「超級星期天」節目之製作合約上均有原告主張之前開事項約定，進而主張原告未提出合約書之第1 集至第78集、第218 集至第338集、第339 集至第369 集均有前開事項約定，而向被告請求違約賠償等語，顯與事實不符。

㈤原告請求違約金部分，原告至今仍未提出「超級星期天」節目第1 集至第78集、第218 集至第338 集之製作合約，且依據現有合約顯示，並非所有合約均有約定被告未經他方同意不得以CABLE 、衛星電視網路等形式播出之約定，因此顯然無從認定「超級星期天」節目第1 集至第78集、第218 集至第338 集有原告主張違約之情事存在。而華視HD頻道為無線頻道，且非衛星電視，在第79集至第130 集中，雙方並未約定不得以網路方式播出，因此，華視在中華電信公司MOD 上播映第79集至第130 集中之6 集並無違約情形。另第339 集至第369 集部分，被告係在自行經營之頻道播映，並無原告主張之銷售行為，再加上「超級星期天」節目播映時間為104 年，此時東風公司早已清算完結，法人格消滅，而被告未收到任何東風公司將「超級星期天」節目轉讓給原告之通知，縱然如原告主張，被告有銷售之行為，則於104 年間被告根本無從通知東風公司或原告，若因此而有違約之情形，顯然不可歸責於被告，因此原告主張被告有違約情形而須給付違約金，顯然無據。縱認原告請求違約金為有理由，則雙方契約約定之違約金為損害賠償預定性違約金，而被告在自行經營頻道上播放，原告實際上未受到任何損害，縱然依據原告主張以華視HD頻道授權金額計算，總計金額亦僅有28萬多元，與原告本件請求8 百多萬元間有懸殊差距，而有違約金過高之約定，應依民法第252 條規定酌減違約金。...

三、兩造不爭執之事項

㈠東風公司已於96年3月29日辦理解散清算完結。

㈡原告與被告就「超級星期天」節目第79集至第130 集（播出時間：86年8 月31日至87年8 月23日）簽立中華電視股份有限公司節目製作合約書，約定著作權歸被告所有。

㈢原告與被告就「超級星期天」節目第212 集至第217 集（播出時間：89年3 月19日至89年4 月23日）簽立中華電視股份有限公司節目製作合約書，約定著作權為原告、被告共有。

㈣東風公司與被告就「超級星期天」節目第218 集至第338 集（播出時間：86年4 月30日至91年8 月19日）簽立中華電視股份有限公司節目製作合約書。

㈤東風公司與被告就「超級星期天」節目第339 集至第369 集（播出時間：91年8 月20日至92年8 月19日）簽立中華電視股份有限公司節目製作合約書。

㈥被告於104 年6 月4 日至同年12月18日在華視HD頻道上播映「超級星期天」節目共140 集（第1 集至第78集中之58集；第79集至第130 集中之6 集；第218 集至第338 集中之44集；第339 集至第369 集中之32集）。

㈦被告與台灣互動公司於103 年10月20日簽訂華視HD頻道授權合約書，將被告所經營之「華視HD頻道」授權台灣互動公司同步提供該頻道之節目於中華電信MOD 頻道公開播送及傳輸該頻道之內容。

㈧原告法定代理人禚宏順與被告於107 年1 月5 日就「超級星期天」節目事宜開會討論，當日會議記錄記載有議題1 及議題2。

四、得心證之理由

原告主張與被告共有「超級星期天」節目第218 集至第338集之著作權，被告未經其同意，逕於華視HD頻道及授權台灣互動公司透過中華電信MOD 平台上華視HD頻道播映「超級星期天」節目第218 集至第338 集中之44集，已侵害原告之公開播送、公開傳輸權，應負損害賠償責任，又上開行為亦屬違反兩造或東風公司與被告簽立之製作合約約定，被告自應給付違約金等語，則為被告所否認，並以前詞置辯。

是本件經整理並協議簡化爭點後，所應審究者為：

㈠東風公司於解散清算完結前，是否將其製作「超級星期天」節目第218 集至第338 集、第339 集至第369集所取得之著作權、版權及其他一切權利全部讓與原告？

㈡侵害著作財產權部分：

⒈原告是否與被告共有「超級星期天」節目第218 集至第338 集之著作財產權？

⒉被告於104 年8 月31日至同年11月6 日在華視HD頻道上播映「超級星期天」節目第218 集至第338 集中之44集，是否侵害原告之公開播送權？原告依著作權法第88條第1 項，請求被告負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金額應如何計算（著作權法第88條第2 項第1 款、第3 項）？以若干為適當？

⒊被告授權台灣互動公司於中華電信MOD 上華視HD頻道播出「超級星期天」節目第218 集至第338 集中之44集，是否侵害原告之公開傳輸權？原告依著作權法第88條第1 項，請求被告負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金額應如何計算（著作權法第88條第2 項第1 款、第3 項）？以若干為適當？

⒋原告主張被告侵害著作財產權之損害賠償請求權，是否罹於時效？

㈢請求違約金部分：

⒈原告是否為「超級星期天」節目第1 集至第78集之立合約人？

⒉原告與被告間是否就「超級星期天」節目第1 集至第78集、第218 集至第338 集、第339 集至第369 集，約定「不在臺灣、金門及馬祖地區做家電錄影帶、CABLE 及衛星電視網路等形式播出，如在上述地區以外播出須經主持人同意。違約方則須支付他方違約賠償」之契約？

⒊被告於104 年6 月4 日至同年12月18日在華視HD頻道及授權台灣互動公司於中華電信MOD 上華視HD頻道播出「超級星期天」節目，其中第1 集至第78集中之58集部分，是否違反兩造所約定之契約？原告依兩造約定之契約，請求被告給付違約金100 萬元，有無理由？

⒋被告於104 年6 月4 日至同年12月18日在華視HD頻道及授權台灣互動公司於中華電信MOD 上華視HD頻道播出「超級星期天」節目，其中第79集至第130 集中之6 集部分，是否違反原證1 製作合約第14條之約定？原告依該製作合約第22條，請求被告給付違約金100 萬元，有無理由？

⒌被告於104 年6 月4 日至同年12月18日在華視HD頻道及授權台灣互動公司於中華電信MOD 上華視HD頻道播出「超級星期天」節目，其中第218 集至第338 集中之44集部分，是否違反兩造所約定之契約？原告依兩造約定之契約，請求被告給付違約金100 萬元，有無理由？

⒍被告於104 年6 月4 日至同年12月18日在華視HD頻道及授權台灣互動公司於中華電信MOD 上華視HD頻道播出「超級星期天」節目，其中第339 集至第369 集中之32集部分，是否違反兩造所約定之契約？原告依兩造約定之契約，請求被告給付違約金100 萬元，有無理由？

⒎如原告得請求被告給付違約金，違約金是否過高而應予酌減？

茲分述如下：

㈠原告未能舉證證明東風公司於解散清算完結前，已將「超級星期天」節目第218 集至第338 集、第339 集至第369 集所取得之著作權、版權及其他一切權利全部讓與原告：

⒈按共有之著作財產權，非經著作財產權人全體同意，不得行使之；各著作財產權人非經其他共有著作財產權人之同意，不得以其應有部分讓與他人或為他人設定質權。各著作財產權人，無正當理由者，不得拒絕同意，著作權法第40條之1第1項定有明文。

⒉原告所提出之訴外人葛○○出具之證明書固記載：「東風文化傳播事業有限公司（統一編號：00000000）於96年3 月29日辦理解散清算完結，當時該公司代表人為本人，本人謹此證明，東風文化傳播事業有限公司於辦理解散清算前，已將於中華電視股份有限公司所製作之超級星期天節目所取得之著作權、版權及其他一切權利全部轉讓予福宏製作有限公司（統一編號：00000000，代表人：禚宏順）」，

證人葛○○亦於本院言詞辯論時到庭具結證稱：證明書是其所簽名蓋章的，其為東風公司之負責人，在結束營業解散之前有把所有權利義務轉讓給原告，因東風公司已經不需要這個營業項目，當時所轉讓之內容就是「超級星期天」的權利，沒有其他權利轉讓，其轉讓「超級星期天」之權利給原告之時間點已經不記得，是在清算程序前、後或清算程序中轉讓也沒有印象，當時有簽立書面契約，契約是由原告那邊留存，其沒有辦法提出，印象中轉讓沒有約定轉讓價金，東風公司解散前股東是否僅有其單獨一人、轉讓前有無經過公司股東會決議及有無通知被告均不記得等語，足見證人葛○○僅如出具之證明書所載泛稱東風公司有將「超級星期天」節目所取得之著作權、版權及其他一切權利全部讓與原告，惟就讓與之相關事宜均答稱不記得，則東風公司是否確有將「超級星期天」節目所取得之著作權等權利全部讓與原告，已非無疑。

⒊又東風公司如確有將超級星期天節目所取得之著作權、版權及其他一切權利全部讓與原告，原告與東風公司理應有簽立相關書面文件載明轉讓之標的、條件、時間等內容，甚且應依著作權法第40條之1 第1 項規定，經被告同意後始得將其著作財產權之應有部分讓與原告，惟均未見原告或證人葛○○提出轉讓文件抑或曾請求被告同意轉讓等相關資料或文件證明之；再參酌原告之法定代理人禚宏順曾於107 年1 月15日委請律師寄發律師函予被告，其內容記載「『超級星期天』此節目為本人、葛○○小姐及中華電視股份有限公司（下稱華視公司）所共同擁有著作權之視聽著作，而本人亦受葛○○小姐全權委託處理本件侵權相關事宜…。本人於民國106 年7 、8 月間陸續發現於網路上出現由視頻業者優酷（YO
UKU ）在未經本人及葛○○小姐授權下擅自公開播送『超級星期天』此視聽著作節目……。……本人實非得已才要求華視公司授權本人及葛○○小姐處理後續侵權求償事宜。……華視公司又於108 年1 月9 日之侵權會議上表示確有在未經本人及葛○○小姐同意下擅自於華視綜合娛樂台重製播出『超級星期天』該節目……」，有該律師函在卷可稽，足見原告之法定代理人禚O順於107 年間仍主張代理證人葛○○處理侵害「超級星期天」著作權之相關事宜，倘東風公司確於96年3 月29日辦理解散清算前，即已將「超級星期天」節目第218 集至第338 集、第339 集至第369 集所取得之著作權、版權及其他一切權利讓與原告，證人葛○○或東風公司就「超級星期天」節目當無任何權利可言，又何需委請原告之法定代理人處理相關侵權事宜。

是以，自難僅憑證人葛○○出具之證明書及上開證述內容即認東風公司於解散清算前確有將「超級星期天」節目第218集至第338 集、第339 集至第369 集所取得之著作權、版權及其他一切權利全部讓與原告。是原告主張其已自東風公司受讓「超級星期天」節目第218 集至第338 集、第339 集至第369 集所取得之著作權、版權及其他一切權利，尚屬無據。

㈡侵害著作權部分

觀諸「超級星期天」節目第218 集至第338 集之製作合約（本院卷第53至54頁），可知該等集數之簽約人為東風公司與被告，而承如前述，原告未能證明其已自東風公司受讓「超級星期天」節目第218 集至第338 集之著作權、版權及其他一切權利，自難認其與被告共有該集數之著作財產權。原告既未能證明其亦為「超級星期天」節目第218 集至第338 集之著作財產權人，則其主張被告於華視HD頻道及授權台灣互動公司透過中華電信MOD 平台上華視HD頻道播映「超級星期天」節目第218 集至第338 集中之44集，已侵害其公開播送、公開傳輸權，應負損害賠償責任等語，即無理由。

㈢請求違約金部分

⒈就爭執事項㈢⒈、⒉、⒊、⒌、⒍部分

⑴按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條前段定有明文。

原告主張其為「超級星期天」節目第1 集至第78集之立合約人，且「超級星期天」節目第1 集至第78集、第218 集至第338 集、第339 集至第369 集之製作合約有「不在臺灣、金門及馬祖地區做家電錄影帶、CABLE 及衛星電視網路等形式播出，如在上述地區以外播出須經主持人同意。違約方則須支付他方違約賠償」之約定，則為被告所爭執，此等有利於原告之事實，自應由原告負舉證責任。

⑵原告固主張其為「超級星期天」節目第1 集至第78集之立合約人，且該合約有上開約定等情，未見原告提出合約書以資證明，並主張應由被告提出該等合約，如被告拒絕提出，應依民事訴訟法第345 條規定認原告主張為真實等語。惟依一般商業交易常情，締約當事人間多各持有契約一份以為憑據，且依原告所提出「超級星期天」節目第79集至第130 集、第212 集至第217 集之製作合約第26條、第29條之約定觀之（本院卷第45、50頁），兩造所簽立之製作合約確係由雙方各執一份為憑，堪認兩造之舉證能力並無不平等，亦無證據偏在被告一方之情形，自應無民事訴訟法第345 條規定之適用。而原告因契約保存不當未能提出「超級星期天」節目第1 集至第78集之製作合約，核屬原告未能妥善保存其重要契約文件之問題，自不能因此解免其應負之舉證責任。

又「超級星期天」節目第46、62、65集片尾固顯示「製作人禚宏順、柴○○」，惟參酌兩造所簽立第79集至第130 集之製作合約，可知製作人為葛○○，立合約書人則為原告，而依被告與東風公司所簽立第218 集至第338 集、第339 集至第369 集之製作合約第6 條約定，可知製作人為禚宏順、葛○○，立合約書人則為東風公司，足見製作人非必然為立合約人，在原告未能提出證明其為立合約人之情況下，尚難遽以超級星期天節目之片尾截圖，抑或其他集數之製作合約係由原告為立合約人之情況，即認定原告為「超級星期天」節目第1 集至第78集之立合約人。

⑶觀諸「超級星期天」節目第218 集至第338 集、第339 集至第369 集之製作合約，可知該等集數之簽約人為東風公司與被告，而承如前述，原告既未能證明其已自東風公司受讓「超級星期天」節目第218 集至第338 集、第339 集至第369 集之著作權、版權及其他一切權利，自難認其為上開製作合約之一方而得主張契約權利。是以，原告主張被告違反該等集數製作合約之約定，而請求被告給付違約金等語，即屬無據。

⑷綜上，原告既未能證明其為「超級星期天」節目第1 集至第78集製作合約之立合約人，亦未能證明已自東風公司受讓「超級星期天」節目第218 集至第338 集、第339 集至第369集之一切權利，則其主張被告違反該等集數製作契約之約定，而請求被告給付違約金，即均無理由，應予駁回。

⒉被告在華視HD頻道及授權台灣互動公司於中華電信MOD 上華視HD頻道播出「超級星期天」節目第79集至第130 集中之6集部分，並未違反製作合約第14條之約定：

⑴按解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約文字，但契約文字業已表示當事人之真意，無須別事探求者，即不得反捨文字而更為曲解。

⑵依兩造就「超級星期天」節目第79集至130 集之製作合約及該合約第4 條、第14條之約定，可知被告於86年9 月2 日出資聘請原告製作「超級星期天」節目，自86年8 月31日起至87年8 月23日止，每週日19時40分至21時40分於被告頻道播出，並約定著作權歸被告所有，但雙方同意本節目不在台灣、金門及馬祖地區做家電錄影帶、CABLE 及衛星電視等形式播出，其中第4 條已明確約定「超級星期天」節目係在「甲方頻道」（即華視頻道）播出，堪認被告出資聘請原告製作「超級星期天」節目之目的，即在將該節目於自有頻道上播出。

又證人即「超級星期天」節目該等集數之製作人即葛○○證稱：當時會有原證1 合約第14、22條之約定，是防止契約雙方把節目一部分或是任何形式拿出去外面播出，也是為防止電視台把「超級星期天」節目當成除了節目以外之任何形式，例如錄影帶、剪接，任何形式之改變或播出，因當時藝人去演出上電視節目只有1,500 元的演出費，如果沒有防止，就會作成錄影帶，如果是錄影帶形式，藝人就可以拿3 至5 萬元，但如果只是華視電視節目上的播出就可以等語。

準此，綜觀「超級星期天」節目第79集至130 集之製作合約全文，交互參照製作合約第4 條及第14條之約定，並斟酌證人葛○○所述立約當時之情形及時空背景，該製作合約第14條之約定應合理排除被告在自有頻道上播出之情形，倘若被告不能於其所自行經營之華視頻道播出自己享有著作財產權之「超級星期天」節目第79集至第130 集之視聽著作，實難以達成被告出資聘請他人製作「超級星期天」節目之目的，顯有違立約人當時立約之真意。

⑶至原告又主張「超級星期天」節目第79集至第130 集之製作合約第14條約定，應包含不得以「網路」形式播出在內等語。惟原告自承該合約約定內容僅有「家電錄影帶、CABLE 及衛星電視等形式播出」，係因簽約時之背景尚無網路，而無法將網路明確訂於契約中予以排除等語，顯見當時之時空背景，兩造皆無法預見未來會發展至將電視網路化之新興技術，實難認兩造於諦約當時即有排除以「網路」形式播出之真意；況且，該製作合約第25條約定：「本合約規定事項雙方均應確實遵守，非經書面同意，不得為任何修改或變更」，再參酌兩造於89年3 月22日簽立之「超級星期天」節目第212 集至第217 集之製作合約第17條約定即特別加註「網路」2 字，足見兩造嗣後如有意要使該製作合約第14條禁止播放形式增加「網路」方式，當可依上開第25條約定另簽立書面進行修改或補充之，惟兩造並無該等修改或變更之書面約定，自難認兩造於簽立「超級星期天」節目第79集至第130 集之製作合約時，即有意排除以「網路」播出之形式在內。

⑷華視HD頻道為被告旗下之自有電視頻道，係無線電視訊號華視主頻升格為高畫質（HD）播出，有華視HD頻道（華視綜合娛樂台）之維基百科資料在卷可參，顯非係製作合約禁止之以家電錄影帶、CABLE （有線電視）及衛星電視等形式播出。又依被告與台灣互動公司簽立之華視HD頻道授權合約書明載「甲方（即被告）將其經營之『華視HD頻道』節目授權乙方（即台灣互動公司）透過中華電信MOD平台同步公開傳輸及播送於台灣地區」，並於第2 條第1 項、第3 項約定：「甲方授權乙方『獨家』同步提供『本頻道』之節目於中華電信MOD 平台公開傳輸及播送。」、「甲方因業務需要得變更經營頻道之名稱或內容，乙方不得異議，但乙方得視頻道之屬性安排其頻位。」、第3 條第1 項約定：「甲方同意授權乙方自行擷取甲方每日所播送之電視訊號，並透過乙方衛星或傳輸系統接收且同步轉載於台灣地區播映…。」、第6 條第1 項約定：「甲方提供之電視訊號係指甲方每日播出節目所發射之電波訊號，乙方按所提供訊號及約定方式接收轉載傳輸。」，由上開合約書條文可知，被告確實為中華電信MOD 上華視HD頻道之經營者，被告僅授權台灣互動公司擷取被告於華視HD頻道所發射之電視訊號，同步轉載於中華電信MOD 上華視HD頻道播出；因此，「超級星期天」節目授權台灣互動公司於中華電信MOD 上華視HD頻道播出，仍係在被告自行經營之頻道播出。而被告與台灣互動公司簽立之契約內容係將被告經營之華視HD頻道於中華電信MOD 平台或其他網路平台播放，並無使華視HD頻道以CABLE 或衛星電視方式播出之情形，而該製作合約亦無禁止被告以「網路」形式播放之約定，業如前述。綜上，被告於104 年6 月4 日至同年12月18日在華視HD頻道及授權台灣互動公司於中華電信MOD 上華視HD頻道播出「超級星期天」節目第79集至第130 集中之6 集部分，自無違反上開製作合約第14條之約定，原告依該製作合約第22條規定，請求被告給付違約金，即屬無據。

五、綜上所述，原告不能證明其為「超級星期天」節目第1 集至第78集之立合約人，亦不能證明其已自東風公司受讓節目第218 集至第338 集、第339 集至第369 集之著作權、版權及其他一切權利，則其主張被告侵害第218 集至第338 集之著作財產權及違反該等集數製作契約之約定，而請求被告負損害賠償責任及給付違約金，即屬無據；又被告於自行經營之華視HD頻道及授權台灣互動公司於中華電信MOD 上華視HD頻道播出「超級星期天」節目第79集至第130 集中之6 集部分，亦無違反第79集至第130 集製作合約第14條之約定。從而，原告依著作權法第88條第1 項、第2 項第1 款、第3 項之規定及製作合約之約定，請求被告應給付原告16,485,714元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。

智慧財產法院第三庭
法 官 林怡伸 

娛樂法(電視劇 母帶語言 播映語言)媽祖拜觀音：法院認為，雙方合約僅約定中視文化公司「授權」印尼公司播出節目的「播映語言」為「國語及印尼語」，並未約定中視文化公司所應提供的「母帶語言」應為「國語及印尼語」，因此，中視文化公司提供「台語」發音的節目母帶，並未違約。

臺灣高等法院98年度上更㈡字第27號民事判決(2009.9.15)

上 訴 人 甲○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○NO.5 TANGERANG INDONEIA(原告)

被 上訴人 中視文化事業股份有限公司(被告)

上列當事人間請求返還價金等事件，上訴人對於中華民國95年2月27日臺灣臺北地方法院94年度訴字第3305號第一審判決提起上訴，本院於98年9月1日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。(原告之訴駁回)

事 實 及 理 由
 
四、兩造不爭執事實：

㈠89年6月12日，兩造簽訂系爭合約，被上訴人將中視公司製作「離婚紀念日（1.5小時）」、「戲說乾隆（41小時）」、「媽祖拜觀音（69小時）」影片，以總價美金8萬9200元（每小時美金800元），授權上訴人在印尼地區發行家庭用VCD ，播映語言以國語及印尼語為限，授權期間自89年6月1日起至93年5月31日止。上訴人已付清價金。

㈡被上訴人於89年7月間所交付「媽祖拜觀音」母帶，幾乎均為台語發音。

五、本件爭點為：

㈠兩造就「媽祖拜觀音」影片是否意思合致？

㈡如兩造就「媽祖拜觀音」影片意思合致，被上訴人是否已履行交付母帶義務？

茲就兩造論點分述如下。

六、關於兩造就「媽祖拜觀音」影片是否意思合致方面：

上訴人主張其係依照目錄選購「媽祖拜觀音」國語母帶，但被上訴人則係同意提供台語母帶，故兩造就該片意思不合致，被上訴人應返還該部分價金美金5萬5200元云云。被上訴人辯稱兩造僅約定「媽祖拜觀音」授權播映語言為國語及印尼語，至於母帶語言在所不問，故兩造就系爭契約意思表示合致等語。經查：...

㈡系爭契約係由被上訴人代理中視公司製作並擁有著作權之電視節目，授權上訴人自89年6月1日起至93年5月31日止，在印尼地區，發行國語及印尼語「離婚紀念日」（1.5小時）、「戲說乾隆」（41小時）、「媽祖拜觀音」（69小時）之家庭用VCD，並由上訴人支付總價美金8萬9200元之契約，此為兩造所不爭，並有系爭契約在卷可憑。

依上開約定可知，系爭契約必要之點應為：授權標的（即「離婚紀念日」、「戲說乾隆」、「媽祖拜觀音」三部影片，見第1條）、授權播映地區（印尼地區，見第2條）、授權範圍（發行家庭用VCD為限，見第3條）、播映語言（國語及印尼語，見第4條）、授權期間（自89年6月1日至93年5月31日止，見第5條），以及授權金（每小時美金800元，總價美金8萬9200元，第1條後段）。

第7條關於供片方式僅記載：「所需BETACAM SP NTSC無字幕錄影帶均由甲方（指原告）負責。乙方（指被告）應於簽約後3個月內出貨畢完畢，逾期不出貨，甲方得沒收簽約金並終止本合約。」，合約總則（附件）第6條就供片方式亦援引上開條款，如上訴人認為對造應提供國語母帶以便於3個月內發行完畢，尤應於合約就此特別表明。惟系爭契約並無隻字片語提及母帶語言，顯見此非系爭合約必要之點，故母帶採用何種語言，均無不可。揆諸前開說明，應認兩造已就系爭契約必要之點達成合意，上訴人無從依據不當得利法則請求返還「媽祖拜觀音」之價金美金5萬5200元。

㈢證人即被上訴人員工丁○○於原審94年12月15日言詞辯論期日證稱：上訴人當初到我們公司時，我們帶他到會議室去，提供試播帶給上訴人觀看，把資料準備好就離開，帶子播放內容是其他同事準備的，當天只是就目錄選擇，不清楚其他同事有無提供上訴人選擇目錄的帶子觀看。上訴人離開時，看他需要什麼，我們會準備他要的東西。當天，我沒有保證媽祖拜觀音全部是國語發音，上訴人有挑鄭少秋及趙雅芝所演的媽祖拜觀音等語。

而上訴人所購買三部影片總時數為111.5小時，權利金則按影片時數計算，則片長69小時之「媽祖拜觀音」顯係主要交易標的，故上訴人試看自應以該片為主，然其於看片後均未就「媽祖拜觀音」母帶語言表示意見，復未要求觀看其他試播帶以瞭解該片配音情形，顯見上訴人亦認「媽祖拜觀音」母帶語言無足輕重；嗣於簽約時仍僅約定授權語言為國語及印尼語，並未特約「媽祖拜觀音」母帶須為國語發音，益徵該片母帶語言並非必要之點。

兩造既就「媽祖拜觀音」之授權標的物、期間、播放語言與地區、價金等必要之點達成合意，授權契約即屬有效。

上訴人固謂其按照目錄選購，看片時並未觀看「媽祖拜觀音」內容云云。

惟查，該片時數達69小時，占三部影片總時數115.5小時近六成，則上訴人稱並未試看該片，已與常情不符；縱使被上訴人未播放「媽祖拜觀音」試播片，上訴人如認為影片母帶語言具有重要性，自當要求被上訴人擇期播放該片再決定簽約，或於合約註明母帶須為國語發音。焉有可能重視母帶語言卻未試看或未於合約載明國語發音？是上訴人辯稱國語母帶係必要之點，兩造就「媽祖拜觀音」部分尚未合意云云，洵非可取。

㈣何況，上訴人於91年3月1日傳真表示「媽祖拜觀音」係閩南語對白，印尼觀眾無法接受云云，93年亦透過我國駐印尼經濟貿易代表處以93年2月17日印尼經字第09300000800函陳稱該片為閩南語發音，印尼觀眾無法接受云云，93年4月24日再度發函主張被上訴人承辦人言明母帶為國語發音，上訴人始簽訂系爭契約云云。是上訴人前開信函均係主張兩造合意「媽祖拜觀音」為國語母帶，後因被上訴人給付母帶並非國語發音，致生爭執；均未提及兩造有何意思不合致情形，則上訴人於訴訟中改稱其要約國語母帶，遭被上訴人以台語母帶承諾致意思不合致云云，顯與先前書函陳述相矛盾，且無法說明其緣由，殊難採信。

㈤系爭契約第4條固約定「播映語言：國語及印尼語為限」；然而，播映語言係被授權人所計畫銷售之產品內容，至於母帶發音則屬授權人原有產品內容，未必即為被授權使用語言，除有特約外，授權人毋須提供被授權語言母帶，影片配音本屬被授權人（即上訴人）後製成本。是以被上訴人所交付電視節目之母帶，即使以國語或印尼語以外之語言發音，上訴人本得依上開條款改配國語、印尼語或搭配國語字幕發行；此由被上訴人93年3月12日（93）城業字第93003號函覆駐印尼台北經濟貿易代表處：「二、…我方授權公司得改配印尼語或搭配語字幕發行，就相關授權事宜並無不當…」，可知被上訴人係依上開條款授權上訴人另以國語及印尼語發行，其真意僅限定「播映」語言種類，尚與母帶本身發音無涉。

上訴人僅因「媽祖拜觀音」授權播映語言包括國語與印尼語，遂謂其選購該片國語母帶、卻遭被上訴人以台語母帶承諾，故兩造未達成合意云云，自非可採。否則，如依上訴人所稱母帶語言與授權語言應相同，即使被上訴人承諾提供國語母帶，由於其未承諾提供印尼語母帶，「媽祖拜觀音」影片仍無法達成授權合意；是上訴人僅憑授權語言包含國語，即推論母帶應為國語配音，殊無可取。

㈥依被上訴人所交付「媽祖拜觀音」母帶，其外盒標籤之資料帶內容表固勾選國語發音。然而，上開母帶係被上訴人於締約後所交付物品，其內容是否符合系爭契約則屬另一問題；上訴人僅憑事後受領母帶外盒推論係以國語母帶要約，尚嫌不足。何況，上開標籤語言欄有「國語」、「閩南語」、「英語」三種，字幕則有「無」、「中文」、「英文」三類型，益徵母帶語言包括國語、閩南語、英語三種選擇，未必有字幕，亦可能搭配中文或英文字幕；上訴人面對如此多重選擇，如重視「媽祖拜觀音」須為國語母帶，卻未試看或在締約時表明，反而以事後所受領母帶標籤推論要約內容為國語母帶，實與常情不符，故非可信。

七、被上訴人是否已履行交付「媽祖拜觀音」母帶義務方面：

上訴人認系爭契約成立後，被上訴人應交付「媽祖拜觀音」國語母帶，但是被上訴人僅交付台語母帶，且於授權契約期滿仍未補正，構成不完全給付，上訴人得解除契約而請求返還價金美金5萬5200元，並索賠後製費用印尼盾1700萬元云云。被上訴人辯稱兩造既未約定母帶語言種類，其交付台語發音母帶並未違反契約；縱使有瑕疵，上訴人亦應從速檢查母帶，但是上訴人遲未表示母帶語言不符，應視為承認所受領之物。經查：

㈠查系爭契約僅約定上訴人應交付「媽祖拜觀音」母帶，並未約定母帶應為國語配音，已如前述，則被上訴人交付台語發音母帶，仍符合契約本旨，上訴人謂被上訴人給付不符契約本旨，且因授權期滿而給付不能，請求解除契約返還價金美金5萬5200元、賠償後製費用印尼盾1700萬元云云，實非可取。

㈡按買受人應按物之性質，依通常程序從速檢查其所受領之物，如發見有應由出賣人負擔保責任之瑕疵時，應即通知出賣人，民法第356條定有明文。系爭契約係授權上訴人在印尼地區發行國語、印尼語家庭用VCD，期間自89年6月1日起至93年5月31日止，上訴人並應在3個月內出貨完畢，已如前述。上訴人既支付對價以取得印尼地區家用VCD發行權利，故系爭契約具有買賣性質，自應依前揭規定儘速檢查「媽祖拜觀音」母帶是否合乎約定品質。縱使認被上訴人應交付國語發音母帶，則其於同年7月交付母帶後，上訴人尤應從速檢查母帶是否合於約定品質，以免逾3個月未出貨致生違約糾紛；然被上訴人遲至91年3月1日始傳真被上訴人，表示「媽祖拜觀音」係閩南語對白，印尼觀眾無法接受云云（見原審卷㈡32頁），93年2月17日再透過我國駐印尼經濟貿易代表處印尼經字第09300000800函表示「媽祖拜觀音」係閩南語發音，印尼觀眾無法接受云云（見原審卷㈠第15頁）。是上訴人受領系爭母帶後一年半（91年3月1日）始謂配音不符約定，實與常情不符，依前開規定，應視為上訴人已承認所受領之物，不得再抗辯被上訴人交付母帶語言不符約定品質。

㈢被上訴人所交付母帶外盒標籤勾選國語發音，固如前述，又被上訴人於93年3月12日（93）城業字第93003號函覆駐印尼台北經濟貿易代表處亦稱：「…二、旨述節目確係本公司8點檔國語連續劇…」等語。

然而，被上訴人是否應負交付國語母帶義務，關鍵在於兩造訂立系爭契約時如何約定彼此權利義務，與母帶外盒標籤所勾選發音、上述函文並非有必然關係，亦難僅憑母帶外盒標籤與授權期即將屆滿之93年3月12日函文，即認被上訴人負有交付「媽祖拜觀音」全部國語發音母帶之義務。

茲兩造並未約定母帶語言，已如前述，則被上訴人交付何種語言母帶均無不可，雖外盒標籤記載有誤，且93年3月12日函文記載「媽祖拜觀音」母帶係國語發音，但於被上訴人義務並無影響，且上訴人遲未表示母帶語言不符，仍應視為承認所受領之物，亦如前述，自不得執標籤問題與函文記載認定被上訴人違約。故上訴人不得據此認被上訴人未依約給付國語母帶，而請求解除契約返還價金與損害賠償。

八、綜上所述，兩造意思表示合致而締結系爭契約，但未以「媽祖拜觀音」母帶語言為契約必要之點，被上訴人在89年7月交付母帶，業已履行契約義務，不生不當得利或不完全給付問題；被上訴人請求返還該部分價金美金5萬5200元、賠償後製費用印尼盾1700萬元云云，並非可取。 

(商標)「小8」：「小8」註冊商標的權利人並非仿襲85度C公司所使用的商品名稱或公仔名稱而來，得予註冊。

智慧財產法院109年度行商訴字第119號行政判決(2021.5.12)

原 告 蕭O忠(「小8」註冊商標)

被 告 經濟部智慧財產局 
參 加 人 美食達人股份有限公司(85度C)

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109 年
9 月30日經訴字第10906309250 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。
 
事實及理由

一、事實概要原告前於民國107 年10月16日以「小8 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第30類之「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1996156 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣參加人以系爭商標違反商標法第30條第1 項第11款、第12款規定，對之提起異議。

經被告審查後，認系爭商標有該條項第12款規定之適用，於109 年5 月26日以中台異字第G01080506 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。

原告不服，提起訴願，經經濟部於109 年9 月30日以經訴字第10906309250 號決定訴願駁回（下稱訴願決定）後，遂向本院提起訴訟。本院因認本件判決結果，倘認應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...

五、不爭執事項

㈠原告於107 年10月16日以「小8 」文字申請商標，指定使用於商標法施行細則第19條所商品及服務分類表第30類「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品，向被告申請註冊，經被告於108 年5 月1 日核准註冊系爭商標。

㈡參加人以系爭商標違反商標法第30條第1 項第11款與第12款規定，對之提起異議。經被告認系爭商標有該條項第12款規定之適用，以109 年5 月26日中台異字第G01080506 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

六、爭點：系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1 項第12款規定不得註冊之事由而應撤銷其註冊？

七、本院之判斷 

㈡系爭商標並無商標法第30條第1 項第12款規定不得註冊之事由，不應撤銷其註冊：

⒈按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。商標法第30條第1 項第12款定有明文。本款規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年度判字第938 號、第1012號判決參照）。亦即，在避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開規定之適用。又他人所先使用者，除應符合商標法第5 條商標使用之規定外，更應能證明係屬「商業交易過程而使用」以及「客觀上應足以使相關消費者認識其為商標，且其使用並應符合一般商業交易習慣」之要件，始足當之（最高行政法院105年度判字第394 號判決參照）。準此，本件系爭商標之註冊有無違反商標法本條款之適用，必須符合以下要件：⑴系爭商標與他人先使用之商標構成相同或近似。⑵據爭商標使用之商品或服務與系爭商標指定使用商品或服務同一或類似。⑶申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。⑷未經他人同意申請註冊等要件外，尚須申請人具有仿襲之意圖。

⒉系爭商標與據爭「小8 」文字相同且使用商品之類似，但參加人未將據爭「小8 」文字作為商標使用

⑴系爭商標與據以異議商標構成相同：

系爭商標與參加人所主張先使用之據爭「小8 」文字，均係由單純中文及數字「小8 」所組成，兩者相較外觀、讀音均屬相同，並未達可資區別之程度，以具有通常知識經驗之消費者，在購買時施以通常之注意，於異時異地隔離個別觀察，或交易連貫唱乎之際，確易予人誤認二者來自同一來源之聯想，應屬構成近似程度極高之商標。

⑵系爭商標指定使用於「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品，與參加人據爭「小8 」文字先使用於糕餅等商品及餐飲服務相較，二者均屬可食用之蛋糕、甜點、零食等商品，或前者之商品常藉由後者之服務提供，二者於功能、產製主體、行銷管道及購買者等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬類似程度極高之商品或服務。

⑶依參加人(85度C公司)於異議階段所提出其於系爭商標申請前有先使用據爭「小8 」文字之證據觀之：

①由參加人85度C 官方網站之102 年11月4 日新聞年報及自由財經報導中以「開發二代店搶攻座位經濟商機…謝○○重新打造『新85』」記載「從7-11轉換跑道到85°C ，謝○○自嘲工作似乎都和數字有關，過去7-11被戲稱為『小7 』，他到85°C 後則變成『小8 』。首家示範店推餐點全天候，在台中開出的第一間二代示範店，並首度規劃全天候的餐點，以俏皮的『小8 』為名，推出『小8 晨食』、『小8Brunch』、『小8 午茶』以及『小8 最愛』，全時段搶攻外食市場」、證券服務621 期2014年1 月15日以「85度C 從臺灣飄香到全世界，黃金組合『咖啡、甜點、麵包』滿足每個人的味蕾」報導中記載「相較於一代店的平價、外帶模式，擔負85度C 品牌改造大任的二代店，顯得更現代、更時尚，除了廣設座位區，全店還特採用木質裝潢，營造溫暖、充滿人文氣息的空間。同時店內也提供免費無線網路、插頭、USB 充電插座，打造成時尚的行動辦公室；並首度規劃全天候的餐點，以俏皮的『小8 』為名，推出『小8 晨食』、『小8Brunch 』、『小8 午茶』以及『小8 最愛』，全時段搶攻外食市場，透過轉型，85度C 也期待可以將平均客單價由現在的5 、60元，拉高至百元以上，與未來邁向世界級的品牌接軌。」、102 年10月13日聯合報報導記載「85度C 咖啡找到新定位，集團執行長謝○○宣布，85度C 進入『二代店』時期，將擴大內座區，從『外帶』主流改『內用』，產品全改款……店內用『小8 套餐』打85折」，以及參加人官網中之優惠商品中標示「小8 推薦商品」、「排隊小8 蛋糕」，上開報導內容主要在報導「85度C 」欲打造二代店、規劃全天候餐點、搶攻外食市場等目標，仍係以行銷85度C品牌為目的，僅以極小部分篇幅提及據爭「小8 」文字，且由上開文字敘述，可知據爭「小8 」文字僅係作為餐點名稱之一部分，並因參加人將如附圖二所示之商標圖樣以小8 命名，故以擬人化說法推出「小8 最愛」、「小8 推薦商品」，由一般商業交易過程而言，相關消費者僅能認識85度C 為商標，尚不足以使相關消費者認識據爭「小8 」文字亦為該品牌之商標。

②再由參加人85度C 官方網站之103 年7 月9 日、7 月14日、8 月12日新聞年報及103 年7 月15日中時電子報報導中記載「F-美食（2723-TW ）其下全台最大的連鎖咖啡烘焙專賣店85度C ，為慶祝10週年慶及父親節來臨，…首次推出小8 造型蛋糕共同歡慶；……今年首度推出的小8 造型蛋糕，不僅推出主題款蛋糕，更全新打造杯子蛋糕軍團強勢來襲，由小8為主題的經點小8 、微笑小8 以及巧克力小8 三款杯子蛋糕領軍等…」、「為了讓辛苦的爸爸們開心過節，全台最大的連鎖咖啡烘焙專賣店85度C 獨家研發推出四款超搶眼主題蛋糕，有外型充滿懷舊復古味的阿爸的工具箱、老爸的花襯衫以及搭上最夯星星熱潮的歐爸蛋糕，更有專為85度C 十週年生日設計的小8 蛋糕」、「…專為85度C 十週年生日設計的小8 蛋糕，…本次更以可愛的小8 為主題，推出經典小8、甜心馬卡龍、粉紅仲夏等10款杯子蛋糕，價位有50元和65元」、「85度C 今年新推『小8 一口甜心餅乾禮盒』（647元）與『幸福摩天輪甜甜圈禮盒』（280 元），增加零嘴系列的糕餅…」，並附有如附圖二所示圖樣之造型蛋糕、杯子蛋糕照片（原處分卷第33、35頁反面），另由85度C 官方臉書網頁中103 年12月9 日標示「【小八的蛋糕327 法則，每週三第2 件7 折】…小週末就是特別想吃蛋糕，下班後來85度C 坐坐吧～」、104 年2 月1 日標示「【清爽的起士蛋糕. 排隊小8 來囉】很容易上手的蛋糕排隊小8 起士蛋糕…」，並附有如附圖二所示圖樣之起士蛋糕照片、107 年11月29日標示「85度C 台南中華東店：熱銷商品排隊小8 起司蛋糕回來囉」，以及109 年2 月85度C 廣告型錄記載「花生小8 」、「小8 起司蛋糕」，上開內容主要仍係參加人在介紹其旗下品牌「85度C 」推出之新商品，且新商品係以「小8 」命名之商品名稱，均仍以85度C 為主要行銷目的，並非行銷據爭「小8 」文字之相關訊息或資料，單憑上開據爭「小8 」文字，實無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識別功能，尚難認定據爭「小8 」文字有作為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料。

③參加人所提出申證4 以小8 為名發想設計公仔圖案及周邊商品，其上固有「小8 徽章」、「小8 日之活動立架」、「平面文宣- 小8 款」、「小8 磁鐵」、「小8 木擺設」及「小8 FRP 擺設」文字，然觀諸申證4 之內容，明顯係參加人送請他人委製之圖樣，並非一般消費者所能直接接觸之證據資料，一般消費者所能直接接觸者，僅參加人將如附圖二所示之商標圖樣設計之造型徽章、活動立架、平面文宣、磁鐵、木擺設及FRP 擺設實物而已，而該等商品除活動立架之「小8 日」外，全無出現據爭「小8 」文字，且如附圖二所稱之商標圖樣，係因參加人之命名故稱為「小8 」，然觀其圖樣造型，亦極類似於雪人造型，依一般交易習慣，消費者實自無從由上開公仔圖案及周邊商品，即認識到據爭「小8 」文字亦為參加人旗下85度C 連鎖咖啡店之商標。

④另由102 年12月26日部落客文章中敘述「活力平方針對85度C 的年節禮盒，規劃了小8 系列可愛版，今年85度C 的年節禮盒訴求歡樂氣氛增加童趣…」、103 年3 月15日部落格文章中敘述「店外也放了新吉祥物『小8 』」，並附有小8 公仔之照片、104 年6 月2 日部落格文章敘述「85度C 排隊小8 起司蛋糕：瑄媽今天閒來無事路過85度C 時，就那巧剛好看見這款排隊小8 起司蛋糕」，並附有如附圖二所示圖樣之起士蛋糕照片，由上開文章內容，僅在介紹85度C 推出新年節禮盒，規劃小8 系列可愛版，或表示小8 公仔為85度C 之吉祥物，抑或表示85度C 有一款人氣排隊商品即小8 起司蛋糕，可知參加人僅係將據爭「小8 」文字作為禮盒或商品名稱之一部分，抑或公仔、吉祥物之名稱，由一般商業交易過程而言，相關消費者僅所認識者仍係以85度C 為商標，尚不足以使相關消費者認識據爭「小8 」文字亦為該品牌之商標。

⑤又由參加人所提出之Google搜尋網頁結果，可知參加人尚需同時以「85度C 小8 」為關鍵字始得搜尋出與85度C 或據爭「小8 」文字相關之資料，惟該等網頁搜尋結果，大多為上述之新聞報導或參加人85度C 官方網站資料，而該等資料均不足以使消費者得以認識據爭「小8 」文字具表彰指示商品來源識別功能，業如前述，自無從作為先使用之證據資料。

⑥綜上，參加人所提出據爭「小8 」文字之使用證據資料，客觀上均無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源之識別功能，並非商標之使用，尚難認定據爭「小8 」文字有作為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料。

⒊本件並無證據證明原告知悉他人商標存在且意圖仿襲而申請註冊者：

原告為販賣三色地瓜球之業者，且以路邊攤形式販售，參加人為販賣蛋糕、麵包、飲料等商品之業者，且以店面形式販售，因此，原告與參加人固均為販賣糕點相關商品之業者，惟販售形式上截然不同，仍有所差異，尚難認屬競爭同業關係。

又85度C 固為著名商標而為相關消費者所熟知，然參加人並非將據爭「小8 」文字作為商標使用，相關消費者僅能將之認識為85度C 所銷售商品之商品名稱抑或吉祥物之公仔名稱，業如前述；

再者，由上開參加人所提出之使用證據以觀，多係在102 年至104 年間，距離系爭商標於107 年10月16日申請註冊日均已逾3 年時間，尚難認參加人有持續使用據爭「小8 」文字，至參加人於行政訴訟階段所提出丙證2之使用證據，時間均在系爭商標之申請註冊日後，自不得作為據爭「小8 」文字之先使用證據，足見知悉85度C 有使用系爭「小8 」文字之人應在少數，而非相關消費者所熟知，實無從認定據爭「小8 」文字於系爭商標申請日前，即已為相關消費者或為其競爭之同業所知悉，自難僅憑因85度C 廣為相關消費者所熟知，且系爭商標申請人登記地址在南投，與參加人85度C 南投水里店門市地址鄰近，即推論原告係因知悉據爭「小8 」文字之存在，基於仿襲之意圖而申請註冊系爭商標。此外，被告或參加人就此復未提出較積極之證據證明原告知悉據爭「小8 」文字存在，是依現有資料，難謂原告有意圖仿襲而申請註冊之情形，則系爭商標之註冊自無商標法第30條第1 項第12款規定之適用。
 
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 陳端宜

法 官 林怡伸 

(商標 商品服務類似 混淆誤認之虞 )美商怪物能量公司「MUTANT」in 32類「不含酒精飲料」v. 加拿大健康食品公司「MUTANT」in 5類「代餐營養補充品、蛋白質粉」：法院認為，美商公司商標指定的「不含酒精飲料」包含「提神飲料」，所以加拿大公司商標指定的「營養補充品」與美商公司商標指定的「不含酒精飲料」高度類似，雖然消費者較熟悉加拿大公司的商標，而且加拿大公司申請商標是善意，但兩造商品服務仍高度類似。有混淆誤認之虞。

#商標 #商品服務類似 #MUTANT

商品服務是否類似在商標實務上是一個困難的問題。

抽象的「功能材料產製者」標準如何轉化為具體的說明

讓法官得以理解商品服務類似或不類似，

真的令人想破腦袋。

這個案子我之前就已經注意到，

但因為我希望它可以逆轉所以先保留不予分享。

此案涉及第5類的「#代餐營養補充品」與第32類的「#不含酒精飲料」是否類似？

可惜最高行政法院還是維持智慧財產法院的見解，

認為二者商品服務構成類似，加拿大公司註冊在第5類「代餐營養補充品」的「MUTANT」商標應予撤銷。

【MUTANT】

最高行政法院109年度上字第1200號裁定(2021.5.21)

https://ipcase.blogspot.com/2020/11/mutantin32vmutantin5.html

#恒達法律事務所

#申請商標找律師

#商標律師

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

最高行政法院109年度上字第1200號裁定(2021.5.21)

上 訴 人即
原審參加人  加拿大商健康食品有限公司（Fit Foods Ltd.）

上  訴  人　　　　　　
即原審被告  經濟部智慧財產局                           

被 上訴 人
即原審原告  美商怪物能量公司（Monster Energy Company）(異議人)
　　　　　　

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國109年10月29日智慧財產法院109年度行商訴字第53號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

　　主  文
上訴駁回。
 
　　理  由
... 
二、上訴人即原審參加人加拿大商健康食品有限公司(下稱健康食品公司)於民國106年9月13日以「MUTANT」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表(下稱商品及服務分類表)第5類「代餐營養補充品；蛋白質粉；為健康目的之膳食及營養補充品；有助於維持及補充身體質量用含有蛋白質之膳食及營養補充品；有助於維持及補充肌肉質量用膳食補充品；有助於維持及補充體力用膳食補充品；蛋白質膳食補充品；粉狀蛋白質營養補充品；膠囊狀蛋白質營養補充品；錠狀蛋白質營養補充品」及第25類「衣服」商品，向上訴人即原審被告經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請註冊，經該局於108年2月1日核准列為註冊第01969085號商標(下稱系爭商標，圖樣如原判決附圖1所示)。

嗣被上訴人即原審原告美商怪物能量公司(下稱怪物能量公司)認系爭商標有違商標法第30條第1項第10款、第11款規定，於108年4月30日執據以異議註冊第01816350號「MUTANT」商標(下稱據以異議商標，圖樣如原判決附圖2所示)，對之提起異議。

案經智慧局審查，以108年12月25日中台異字第G01080233號商標異議審定書為「異議不成立」之處分(下稱原處分)。

怪物能量公司不服，循序提起行政訴訟，並聲明：1.訴願決定及原處分關於第5類商品部分均撤銷。2.智慧局就系爭商標指定使用於第5類商品部分，應作成異議成立撤銷註冊之處分。經原審法院判決准許怪物能量公司之請求，健康食品公司遂提起上訴。

三、健康食品公司上訴意旨主張略以：

㈠原判決摒棄社會一般通念均認據以異議商標之商品為「碳酸飲料、汽水」商品之事實，率以單一種類飲料(即提神飲料)，足以代表整個「不含酒精飲料」商品組群，且藉怪物能量公司前曾申請其他與本件無關商標之「JAVAMONSTER」、「CLAW DESIGN」等商品，暨該公司於異議階段所提出之維基百科資料及原審所提出第三人官方網站資料，而謂據以異議商標指定使用之「不含酒精飲料」商品，均具有提供營養或保健之功效，其所確定之事實顯然逸脫現實，原判決確有違反經驗法則及判決不備理由之違法。

㈡原判決忽視健康食品公司實際使用系爭商標之商品重點在於高含量之左旋肉酸(即L-Carnitine)，維他命B6及B5(即Pantothenic Acid)僅係一部分之成分；據以異議商標之商品重點則在於高含量之糖分，維生素B3、維他命B6僅係一部分之成分，是原判決以第32類商品之部分功能，與第5類商品之完整功能互為比對，藉此論斷商品之功能是否屬同一或類似，顯然與社會經驗之判斷迥異，確有違反經驗法則之違法。

㈢原判決既已審酌運動健身領域產銷者有同時製造、銷售營養補充品與提神飲料之情形，卻漏未審酌運動健身領域產銷者銷售提神飲料與飲料產銷者銷售提神飲料之販賣單位或地點，消費者及通路是否一致或近似，參酌一般社會通念及市場交易情形，商品消費者是否誤認二者來自相同或雖不相同但有關聯之來源，逕自草率認定事實，顯有瑕疵等語。

四、經查，原判決已敘明：系爭商標與據以異議商標均係由未經設計之英文大寫「MUTANT」所構成，外觀、觀念及讀音均相同，二商標應屬相同之商標。

又據以異議商標係指定使用於第32類「不含酒精飲料；啤酒」商品，依智慧局商標資料檢索服務網站之商品及服務分類表載明係包含「提神飲料」之商品，且智慧局之訴訟代理人亦陳稱第32類商品「不含酒精飲料」包含營養補充劑飲料即提神飲料在內，另怪物能量公司前申請核准註冊「JAVA MONSTER」、「CLAW DESIGN 」等商標於第32類商品，其商品名稱分別為「添加維他命、礦物質、營養素、氨基酸及／或草本植物之軟性飲料」、「不含酒精之飲料，即添加維他命、礦物質、營養素、氨基酸及草本植物之提神飲料」、「富含蛋白質之運動飲料」、「富含維他命之飲料」、「富含胺基酸之飲料」，足見據以異議商標所指定使用之「不含酒精飲料」，係包含添加維他命、礦物質、營養素、氨基酸之提神飲料或富含蛋白質、維他命或氨基酸之飲料，而添加維他命、礦物質、營養素、氨基酸之飲料，均係用以提神或補充人體所須營養之營養補充劑飲料；富含蛋白質之運動飲料則係提供維持或修復肌肉及補充營養之用，均具有提供營養或保健之功效。

至系爭商標所指定使用之第5類商品，則係以錠劑、膠囊、液狀、粉末狀等形式提供人體攝入，非以治療、矯正人類疾病為目的，而以提供特殊營養素或具特定保健功效之商品。況健康食品公司實際使用系爭商標之商品，除有助於維持及補充肌肉質量之營養補充品外，亦有含維他命B6及B5（即Pantothenic Acid）之營養補充劑，是二商標分別指定使用於上開商品之功能及性質即屬同一或類似；此外，營養補充品與添加維他命、氨基酸之提神飲料，經常係由相同之產銷者製造及銷售，綜上可知系爭商標所指定使用之第5類商品與據以異議商標所指定使用之第32類「不含酒精之飲料」商品應屬高度類似之商品。

原審審酌系爭商標以相同於據以異議商標之外文申請註冊，其指定使用之第5類商品與據以異議商標指定使用之「不含酒精之飲料」商品屬高度類似，雖我國消費者較熟悉系爭商標，且系爭商標之申請人應屬善意，惟據以異議商標係註冊在先，並具有相當之識別性，他人稍有攀附，即有使消費者混淆誤認之高度可能等因素綜合考量，認為系爭商標指定使用於第5類商品部分之註冊足以使相關消費者誤認系爭商標與據以異議商標為同一商標，或誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞等語甚詳，上訴意旨無非重述前詞就原審已論駁不採之理由，泛言違背法令及理由不備，並就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，而非具體表明合於不適用法規、適用法規不當、或行政訴訟法第243條第2項所列各款之情形，難認對原判決之如何違背法令已有具體之指摘。依首開規定及說明，應認其上訴為不合法。
 
                    最高行政法院第四庭
                        審判長法官  陳　國　成　
                              法官　曹　瑞　卿
                              法官　林　惠　瑜
                              法官　高　愈　杰
                              法官　蕭　惠　芳

 

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高  玉  潔____________________________________________________

智慧財產法院109年度行商訴字第53號行政判決(2020.10.29)

原 告 美商怪物能量公司（Monster Energy Company）

被 告 經濟部智慧財產局 

參 加 人 加拿大商健康食品有限公司（Fit Foods Ltd.） 

主 文

訴願決定及原處分關於第5類商品部分均撤銷。
被告就註冊第01969085號「MUTANT」商標指定使用於第5 類商品部分，應作成異議成立撤銷註冊之處分。
 
事實及理由
 ...
五、本件爭點為系爭商標指定使用於第5 類商品部分，是否違反商標法第30條第1 項第10款本文或第30條第1 項第11款前段規定，本院判斷如下：...

㈡玆就混淆誤認之相關判斷因素，分述如下：

⒈商標是否相同或近似暨其近似之程度：
查系爭商標與據以異議商標均係由未經設計之英文大寫「MUTANT」所構成，外觀、觀念及讀音均相同，二商標應屬相同之商標。

⒉商品是否同一或類似暨其類似之程度：

據以異議商標係指定使用於第32類之「不含酒精飲料；啤酒」商品，被告雖認為據以異議商標與系爭商標所指定使用之第5 類「代餐營養補充品；蛋白質粉；為健康目的之膳食及營養補充品；有助於維持及補充身體質量用含有蛋白質之膳食及營養補充品；有助於維持及補充肌肉質量用膳食補充品；有助於維持及補充體力用膳食補充品；蛋白質膳食補充品；粉狀蛋白質營養補充品；膠囊狀蛋白質營養補充品；錠狀蛋白質營養補充品」商品相較，前者為啤酒，或主要為供解渴及酒精含量低於0.5 ％及不含咖啡因的天然或人工調配的飲料，而後者則為提供特殊營養素或具特定保健功效之人體營養補充食品，二者在功能、材料、產製者、行銷管道或其他因素上多不具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，非屬具有類似關係之商品。

惟查，商品及服務分類表第32類之「不含酒精飲料」商品，依本院職權至被告商標資料檢索服務網站之商品及服務名稱分類查詢結果係包含「提神飲料」之商品，而被告訴訟代理人於本院亦陳稱：第32類商品之「不含酒精飲料」是包含營養補充劑飲料，也就是提神飲料等語。另依被告訴訟代理人庭呈之布林檢索資料，原告前曾申請核准註冊「JAVA MONSTER」、「CLAW DESIGN 」、「MONSTER ENERGY」、「X-PRESSO MONSTER」、「MONSTER UNLEADED」、「MONSTER ENERGY ULTRA」、「魔瓜超越」等商標於第32類商品，其商品名稱分別為「添加維他命、礦物質、營養素、氨基酸及／或草本植物之軟性飲料」、「不含酒精之飲料，即添加維他命、礦物質、營養素、氨基酸及草本植物之提神飲料」、「富含蛋白質之運動飲料」、「富含維他命之飲料」、「富含胺基酸之飲料」，足見據以異議商標所指定使用之「不含酒精飲料」係包含添加維他命、礦物質、營養素、氨基酸之提神飲料或富含蛋白質、維他命或氨基酸之飲料，而添加維他命、礦物質、營養素、氨基酸之飲料均係營養補充劑飲料，用以提神或補充人體所須營養，至富含蛋白質之運動飲料則係供維持或修復肌肉及補充營養之用，亦有原告於異議階段所提出之維基百科資料及於本院所提出第三人官方網站資料在卷可憑，故均具有提供營養或保健之功效。

至系爭商標所指定使用之第5 類「代餐營養補充品；蛋白質粉；為健康目的之膳食及營養補充品；有助於維持及補充身體質量用含有蛋白質之膳食及營養補充品；有助於維持及補充肌肉質量用膳食補充品；有助於維持及補充體力用膳食補充品；蛋白質膳食補充品；粉狀蛋白質營養補充品；膠囊狀蛋白質營養補充品；錠狀蛋白質營養補充品」商品，則係以錠劑、膠囊、液狀、粉末狀等形式供人體攝入，非以治療、矯正人類疾病為目的，而以提供特殊營養素或具特定保健功效之商品。

況參加人實際使用系爭商標之商品，除有助於維持及補充肌肉質量之營養補充品外，亦有含維他命B6及B5（即Pantothenic Acid）之營養補充劑，此有系爭商標商品網站銷售資料及參加人網站資料截圖可資佐證，是二商標分別指定使用於上開商品之功能及性質即屬同一或類似。

此外，營養補充品與添加維他命、氨基酸之提神飲料，經常係由相同之產銷者製造及銷售，亦有原告所提出之其他產銷商之網站資料可參，綜上可知系爭商標所指定使用之第5 類商品與據以異議商標所指定使用之第32類「不含酒精之飲料」商品應屬高度類似之商品，被告所辯二商標指定之商品均非類似商品，並不可採。

...
⒋相關消費者對各商標熟悉之程度：
有關據以異議商標之使用情形，原告雖於異議階段提出證12至證67之資料，並主張據以異議商標已為我國消費者所熟悉而為著名商標。然查，上開資料除證11及51資料外，其餘資料並未標示據以異議商標，且證11為2016年8 月9 日每日頭條報導之中文網路資料，雖有標示據以異議商標之飲料商品，然觀其內容係第三人報導怪獸飲料（Monster Beverage）公司計劃推出之一款名為「MUTANT」之碳酸軟飲料，且將在國外之便利商店銷售，每瓶價格為1.99美元之網路新聞資料，證51則係第三人網站介紹MUTANT飲料及VANS球鞋潮牌Warped巡迴活動之外文資料，上開資料均無法證明據以異議商標之商品於我國行銷使用之情形。至原告另提出據以異議商標於美國、歐盟、日本、中國大陸、香港及新加坡等國之註冊證（即證68號），雖可證明據以異議商標有於上述國家註冊之事實，然無實際行銷於我國之事證，是由上開證據尚難認於系爭商標申請註冊前，據以異議商標所表彰之商譽已為相關事業及消費者所普遍認識而達著名之程度。

抑有進者，原告訴訟代理人亦自承並無據以異議商標在我國使用之證據，自難認據以異議商標較為我國消費者所熟悉。至於系爭商標之使用情形，依參加人於異議階段提出之證據，參加人確有於2010年至2018年進口品名為「Mutant」之營養補充品商品至我國，且於PChome商店街、PChome線上購物網站、momo購物網、momo摩天商城、蝦皮購物、FBI-Nutrition 經銷商網頁、GFMG男性購物網亦有販賣使用系爭商標之高蛋白營養補充品，足認自2010年起系爭商標之商品有持續進口至我國銷售，我國消費者應較熟悉系爭商標。

⒌系爭商標之申請人是否善意：
本件原告並未提出任何證據證明參加人申請註冊系爭商標，有何企圖引起相關消費者混淆誤認其來源之情事，自應認其申請係屬善意。

㈢本院審酌系爭商標以相同於據以異議商標之外文申請註冊，其指定使用之第5 類商品與據以異議商標指定使用之不含酒精之飲料商品屬高度類似，雖我國消費者較熟悉系爭商標，且系爭商標之申請人應屬善意，惟據以異議商標係註冊在先，並具有相當之識別性，他人稍有攀附，即有使消費者混淆誤認之高度可能等因素綜合考量，認為系爭商標指定使用於第5 類商品部分之註冊足以使相關消費者誤認系爭商標與據以異議商標為同一商標，或誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。
 
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿

法 官 曾啟謀

法 官 林欣蓉