智慧財產法院106年度行商訴字第91號行政判決(2018.3.20)
原 告 美商黛西康美克（DC COMICS）
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 王O甫
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國106 年6 月2 日經訴字第10606306040 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定參加人獨立參加被告之訴訟，並判決如下：
主 文
原處分關於註冊第1711091 號「Gotham」商標指定使用於「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；文字撰寫（廣告稿除外）；書刊之出版；書刊之發行；書籍出租；雜誌出租；攝錄影；新聞採訪服務；籌辦教育或娛樂競賽；安排及舉行會議；籌辦文化或教育目的之展覽；影片錄影片碟影片之製作；電視娛樂節目之策劃製作；劇本編寫服務；劇本改編。」等服務異議不成立及其訴願決定均撤銷。
上開撤銷部分，由被告依本判決之法律見解另為適法之處分。
事實及理由
一、事實概要：
參加人前於民國103 年12月5 日以「Gotham」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第41類之「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；文字撰寫（廣告稿除外）；書刊之出版；書刊之發行；書籍出租；雜誌出租；教育服務；培訓服務；輔導（訓練）；職業訓練；教育資訊；職業輔導（教育或訓練上的建議）；攝錄影；新聞採訪服務；籌辦教育或娛樂競賽；安排及舉行會議；籌辦文化或教育目的之展覽；影片錄影片碟影片之製作；電視娛樂節目之策劃製作；劇本編寫服務；劇本改編」服務，向被告申請註冊，經准列為註冊第1711091 號商標（下稱系爭商標，詳見附圖）。
嗣原告以系爭商標有違商標法第30條第1 項第11款之規定，對之提起異議，經被告以105 年12月27日中台異字第G01040527 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部以106 年6 月2 日經訴字第10606306040 號訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。...
五、本件商標異議事件，兩造整理並協議簡化爭點為：系爭商標有無違反商標法第30條第1 項第11款規定？
六、本院之判斷：...
（二）據爭商標識別性高：
1.「GOTHAM CITY 」是原告（DC Comics ）公司《蝙蝠俠》漫畫中的虛擬城市，雖「CITY」為普通名詞，不具商標識別性；但「GOTHAM」為創造性文字，且依社會通念及習性，一般消費者稱呼城市名稱均省略「CITY」為之，「GOTHAM」為「GOTHAM CITY 」的精髓，即主要部分，復與表彰商品及服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明，或通用標章或名稱無涉，具先天識別性，且商標識別性高，足以使商品或服務之相關消費者認識其為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別。
2.據爭商標為相關消費者所熟知，為著名商標：
⑴所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者；且商標是否著名，係指中華民國境內一般所知者而言（司法院釋字第104 號解釋意旨）。又商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，其參酌因素如①商標識別性之強弱、②相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、③商標使用期間、範圍及地域、④商標宣傳之期間、範圍及地域、⑤申請註冊之期間、範圍及地域、⑥商標成功執行其權利之紀錄、⑦商標之價值，及⑧其他足以認定著名商標等因素，並得佐以商品服務銷售發票、行銷單據、國內外之報章雜誌等大眾媒體廣告資料、商標在市場上之評價、鑑價、銷售額與廣告額排名、全球百大品牌排名或中文網路討論與網友評價等證據資料。
⑵原告為知名漫畫出版公司，出版之「蝙蝠俠」系列漫畫，在美國並有著作權登記，嗣授權美商華納兄弟娛樂公司( Warner Bros. Entertainment Inc .) 製作發行多部「蝙蝠俠」電影片及錄影光碟在全球包括臺灣發行，其中蝙蝠俠：開戰時刻( Batman Begins)的全球票房逼近3.742 億美元( 約112.26億) ，黑暗騎士：黎明昇起( The Dark Knight Rises) 則為10.85 億美元( 約32
5.5 億) ；「黑暗騎士/The Dark Knight」97年全球票房逼近10億美金( 約331 億) （本院卷一第294 至31 5頁證7 ），該影片於當年8 月1 日至2008年8 月3 日在臺灣上映，票房紀錄可觀，其後於98年間製作發行電視節目在台灣有線電視之HBO 及東森電影等頻道，陸續播映，甚至製作及銷售「蝙蝠俠」、「GOTHAM CITY 」遊戲軟體、周邊商品（包括鑰匙圈，手錶，皮夾，提背袋，漫畫書，海報，明信片，印刷出版品，筆記本，服飾，帽子，鞋，LEGO遊戲積木，玩偶塑像，滑鼠墊，馬克杯，水瓶及其他配件），有系爭商標申請日（103 年12月15日）前之維基百科網頁資料、美國著作權登記資料、「蝙蝠俠」三部曲影片截取資料、HBO 播映資料（2014年前）、華納公司及Dishhdasia歷史網頁及節目表，以及高雄電影節、痞客邦媒體、YouTube 、幕迷影評、中時電子報、宅宅新聞、黑咖啡聊美劇、電影滔客、ETtoday 東森新聞、楓葉小嘉部落格、娛樂計程車部落格、開眼電影、好享看影視娛樂網、OBERDOPE、超級英雄談部落格、樂多日誌、風偏左見部落格、美麗華影城官網、ePrice、刀神網球部落格、超級英雄部落格、T客邦、holy SHARE好享看影視娛樂網、開眼電影網、Amazon、Word Press、Daily View網路溫度計、聯合新聞網、蕃新聞網、信報財經新聞、PCDVD 數位科技、中時電子報等網頁資料，及台灣新潮服飾品牌B-side與Warner Bro. Consumer Products 合作相關介紹、Hann Star Display 瀚宇彩晶股份有限公司製造之包裝圖樣、2008年至2015年的全球淨銷售額、2004年至2016年BATMAN(包括GOTHAM CITY)在全球、台灣與香港之授權金淨額報表在卷可按。另有「GOTHAM」、「GOTHAM CITY 」及含「GOTHAM」文字組合的商標美國使用證據，及日本、香港之商標註冊資料附卷為憑，...「蝙蝠俠」三部曲之電影、電視節目、影片光碟、錄影帶之流傳，對於週邊商品「GOTHAM」、「GOTHAM CITY 」之行銷，產生相當大之助益與推廣效應，進而使消費者將「GOTHAM」、「GOTHAM CITY 」商標商品與電影、影集產生一定程度之連結與聯想，且據爭商標之聲名已遠播及臺灣消費者，並深植在相關消費者心中，與「蝙蝠俠」三部曲之電影、影集等產生緊密不可分之關係，據爭商標「GOTHAM」、「GOTHAM CITY 」在漫畫、電影，及其上開周邊商品，均應堪認為著名商標。
（三）系爭商標與據爭商標高度近似，足以使消費者產生混淆誤認之虞：
按判斷商標近似，係以商標圖樣整體為觀察；但商品或服務之消費者所關注寓目印象或者事後留存其印象之顯著部分即屬主要部分，主要部分方法與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象，殊不得執在判斷商標近似上以主要部分觀察方法之說明，質疑其非以商標圖樣整體為觀察。系爭商標「Gotham」與據爭商標「GOTHAM」、「GOTHAM CITY 」之主要部分「GOTHAM」，予人寓目之印象，其外觀、讀音完全相同，為相同或高度近似的商標。以具有普通知識經驗之消費者，購買時施以普通之注意，消費者極可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或極有可能誤認二商標之商品/ 服務為同一來源之系列商品/ 服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，有致令消費者發生混淆誤認之虞。
（四）系爭商標指定之部分服務與據爭商標之服務相同或類似：
系爭商標所指定使用於商標法施行細則商品及服務分類第41類之服務，其中「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯，文字撰寫（廣告稿除外），書刊之出版，書刊之發行、書籍出租、雜誌出租」與據爭商標著名之漫畫發行、出版之服務；「攝錄影；新聞採訪服務；籌辦教育或娛樂競賽；安排及舉行會議；籌辦文化或教育目的之展覽；影片錄影片碟影片之製作；電視娛樂節目之策劃製作；劇本編寫服務；劇本改編」與據爭商標使用於遊戲軟體，以及電影影片製作發行，其性質、內容，均有雷同之處，或為相關聯之服務，為相同或類似之服務無疑。
（五）原告乃多角化經營之公司：
如前所述，據爭商標除使用於電影、漫畫書等商品外，並使用於多種周邊商品，原告已有多角化經營之情形甚明。
（六）系爭商標之註冊申請難認具善意：
按商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，故申請註冊商標或使用商標，應在發揮商標之識別功能，並避免與他人之商標構成近似、與他人之商品或服務構成類似。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意。查系爭商標之文字為原告所創，非習用文字，詎系爭商標與據爭商標高度近似，而系爭商標申請註冊時（103 年12月15日），據爭商標已頗負盛名，系爭商標猶以相同之文字申請註冊商標，蘊藏高度影射，有攀附之嫌，系爭商標申請人難認具善意。
（七）衡酌據爭商標為相關消費者所熟知，且系爭商標與據爭商標高度近似，其指定使用之服務，除「教育服務；培訓服務；輔導（訓練）；職業訓練；教育資訊；職業輔導（教育或訓練上的建議）」與據爭商標之服務不同或不類似，且為原告所不爭執外，其餘服務之性質、內容相同或類似，以及據爭商標多角化經營及參加人不具善意等情，以具有普通知識經驗之消費者可能會有所混淆而誤認系爭商標服務與據爭商標服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，有致生混淆誤認之虞，而不無商標法第30條第1 項第11款前段適用之餘地。
七、系爭商標除指定使用於「教育服務；培訓服務；輔導（訓練）；職業訓練；教育資訊；職業輔導（教育或訓練上的建議）」服務部分外，不無適用商標法第30條第1 項第11款前段之餘地，是原告請求撤銷原處分及訴願決定，雖有理由，惟因此部分事證未臻明確，仍有待被告進一步查明之必要，爰依行政訴訟法第200 條第4 款規定，命被告依本判決所示法律見解，另為適法之處分。原告之訴一部有理由，一部無理由，爰判決如主文所示。
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 張銘晃法 官 魏玉英
