(商標 廣告標語 無先天識別性 無後天識別性)「SEE WHAT YOU 'VE BEEN MISSING」in 眼鏡，無識別性，不得註冊。

智慧財產法院108年度行商訴字第61號行政判決(2020.3.26)

原 告 美商歐克利股份有限公司
被 告 經濟部智慧財產局

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國108 年4 月29日經訴字第10806303490 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主 文
原告之訴駁回。

事實及理由
... 
一、本件之爭點為：系爭申請案是否違反商標法第29條第1 項第3 款之規定？
二、按商標法第18條第2 項規定：「識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」；同法第29條第1 項第3 款規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：三、僅由其他不具識別性之標識所構成者」。

又按，標語是用來宣傳服務或商品的詞句，通常簡短、精練、容易記憶，常用以表達業者的經營理念或商品、服務的特色，業者也常藉創意的標語吸引消費者的注意，建立產品形象。對一般消費者而言，通常需要在標語經過相當的使用後，才會認識到該標語與一定的商品或服務的來源有關，此時標語才具有區別來源的功能，而具有識別性。因此除非是高度創意性的標語或含有高度識別性商標的標語，消費者在第一印象上即得將之作為區別來源的標識，否則應證明取得後天識別性，始得准予註冊。單純作為宣傳之用的非說明性標語，應以其不具識別性，依同條項第3 款之規定予以核駁。

三、系爭申請案不具先天識別性：
(一)系爭申請案僅由單純之外文「SEE WHAT YOU'VE BEEN MISSING」所構成，中譯為「看見你曾經失去的」，隱含有可以重拾失去的種種事物之意涵，予人之寓目印象為勵志的標語或口號。原告將該外文使用於「安全護目鏡；抗強光眼鏡；太陽眼鏡；眼鏡；眼鏡組件；眼鏡胚；眼鏡框；眼鏡鏈；眼鏡掛帶；眼鏡止滑墊片；眼鏡盒；眼鏡袋；眼鏡鏡片；眼鏡腳架；眼鏡鼻墊；眼鏡鼻托；眼鏡腳套；近視眼鏡；遠視眼鏡；散光眼鏡」等商品，予人之寓目印象為一般廣告宣傳性之標語或口號，消費者不會將其視為表彰商品或服務來源的標識，並藉以與他人之商品或服務來源相區別，不具有先天識別性。

(二)原告雖主張，系爭申請案使用於「眼鏡」商品上，並非「眼鏡」商品之描述或揭露商品之功能，故與指定使用之「眼鏡」商品並無直接關係，為具有高度創意性之暗示性商標，具有先天識別性云云。

惟查，商標是否具有識別性，係以一般消費者之認知為準，應參酌商標與所指定之商品或服務之關係、一般社會通念及市場交易情形等因素綜合判斷。對於一般消費者而言，比較容易將商品或服務所標示之「圖形」或「圖形及文字組合」之圖案，視為表彰商品或服務來源之標識，藉以與其他之商品或服務來源相區別，惟對於由單字組成之一個文句，一般消費者通常不會將之視為表彰商品或服務來源之標識，而會認為該文句係廣告宣傳標語或口號，必須該標語經過相當時間的廣泛使用後，使相關消費者將該標語或口號與特定之商品或服務產生一定之連結，相關消費者才會認為該標語或口號與特定的商品或服務來源有關。

系爭申請案由單純之外文「SEE WHAT YOU'VE BEEN MISSING」所構成，相關消費者看見該外文文句之第一印象，會將其視為廣告宣傳標語，而非表彰商品或服務的來源之標識，況且，系爭申請案於實際使用時，均有搭配原告所有之「OAKLEY及圖」商標合併使用，相關消費者自會認為「OAKLEY及圖」商標始為「安全護目鏡」等商品之識別標識，系爭申請案不具先天識別性，原告之主張，不足採信。

(三)原告雖主張，系爭申請案於加拿大、墨西哥、巴西、摩洛哥、智利、菲律賓、韓國、阿根廷、烏拉圭、哥倫比亞、印度等諸多國家均已獲准註冊（甲證6 ），足見各該國家均肯認系爭申請案具有識別性云云。惟按，我國商標法係採屬地主義，各國商標主管機關之審查標準未必一致，他國相關消費者所持觀念及其所處社會文化、經濟環境，與我國不同，復以各國對商標是否具有識別性之判斷，亦會隨其產業發達之狀況、人民消費之習慣、教育普及程度乃至於對各類文字之熟悉程度而有不同，同一商標於一國註冊，未必當然能於他國獲准註冊，仍應以我國相關消費者對於商標圖樣之理解與認知作為識別性有無之判斷標準。況且，若該標識在國外係因大量使用而取得後天識別性，惟其於國外使用的相關資訊，不足以使我國相關消費者認識該標識為商標者，仍不能僅憑各國之註冊資料證明在我國具有識別性，故原告提出系爭申請案在他國註冊之資料，尚不足採為有利之論據。

(四)原告又主張，被告所核准之前案中不乏有以「英文句式」表現之商標，基於平等原則所派生之「行政自我拘束原則」，被告自應以相同之標準，核准系爭申請案之註冊云云。惟查，原告所舉多件以英文句式核准註冊之商標，其商標圖樣與系爭申請案不同，且各別文字結合後所產生之特定意義或意涵亦有所差異，該等商標是否具有先天或後天之識別性，應就個案之事實分別予以判斷，基於商標審查個案拘束原則，原告尚不得要求比附援引，執為系爭申請案應准予註冊之理由。

四、系爭申請案不具後天識別性：

(一)按商標法第29條第2 項規定：「有前項第1 款或第3 款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」。不具先天識別性的標識，如申請人可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，此時，該標識具有表彰商品或服務的來源之功能，故可核准註冊。此種識別性係經使用而取得，非標識本身所固有，故稱之為後天識別性，又稱為第二意義。後天識別性的取得，須以國內相關消費者的認知為判斷標準，故申請人檢送之申請商標使用於指定商品或服務的實際使用證據，應以國內的使用資料為主，若檢送國外使用資料，須國內相關消費者得以獲知該國外使用情形的有關資訊時，始足以採證。證明取得後天識別性的相關證據，包含：1.商標的使用方式、時間長短及同業使用情形、2.銷售量、營業額與市場占有率、3.廣告量、廣告費用、促銷活動的資料、4.銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍等資料。

(二)原告雖主張，系爭申請案經過大量使用，足使我國相關消費者認識其為商品來源之識別標識，而具有後天識別性云云。惟查，由原告於申請及訴願階段檢送之資料觀之，原告品牌代言名人資料（附件2 ），僅有標示「OAKLEY及圖」商標，未見系爭申請案；西元2017年全國車友總搜查之欣傳媒報導（附件7 ），亦無標示系爭申請案；ETtoday 新聞雲關於原告於我國首間專賣店正式開幕報導（附件8 ），僅見「OAKLEY及圖」商標，未見系爭申請案；原告旗下品牌於我國販售據點之網頁（附件9 ）為英文網頁，顯非針對我國相關消費者，且未見系爭申請案；超越巔峰的前衛時尚OAKLEY報導（附件10），係介紹「OAKLEY」品牌，未見系爭申請案；原告官方網頁（附件11）、原告於YouTube 所推出之系列影片（附件12、13）、Google查詢網頁（附件8 ），雖可見外文「SEE WHAT YOU 'VE BEEN MISSING 」，惟與「OAKLEY及圖」商標併用，仍予相關消費者係廣告宣傳用語或影片名稱之印象，且原告官方網頁內容及上開影片內容等均為外文，顯非以我國消費者為行銷對象。另原告於本院審理中所檢附之銷售據點及官方網頁資料，其中新光三越之櫃位照片（甲證19）、台中新光三越（甲證21）、其他使用照片（甲證22）、原告官方網站截圖資料（甲證25），該等照片雖有標示「SEE WHAT YOU 'VE BEENMISSING」字樣，惟該等資料皆無日期可稽，且均搭配「OAKLEY及圖」或「PRIZM 」之態樣，由於系爭申請案在實際使用上均與「OAKLEY及圖」或外文「PRIZM 」結合，未有系爭申請案單獨標示使用之態樣，無法使相關消費者清楚認識其為商品或服務的來源之識別標識。

至於原告提出之臺灣地區2014年至2016年度之銷售統計資料（甲證23），原告於3 個年度之銷售量約為600 多件至1,000 多件，數量並非甚多，本院由原告提出之上開證據資料綜合觀之，認為原告無法證明系爭申請案經原告在國內長期、廣泛行銷使用於所指定之「安全護目鏡」等商品，在交易上已成為原告商品之識別標識，自無從認定系爭申請案經原告在國內廣泛使用後，已成為表彰原告商品來源之識別標識，原告主張系爭申請案具有後天識別性，依商標法第29條第2 項規定，應排除同條第1 項第3 款之適用，准許其註冊云云，不足採信。

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 彭洪英

(商標 藥品 商品服務不類似 無混淆誤認之虞 小著名商標)「循利寧」小著名商標 v. 「攝利寧」：兩造藥品均須藥師指示始能獲取，且藥師對品牌辨識度較高，二造藥品適應症明顯有別，一為「末梢血行障礙之輔助治療」，一為「治療攝護腺肥大衍生疾病」，並非類似商品，且無實際混淆誤認證據，本件無混淆誤認之虞。「循利寧」僅為小著名商標，不得主張減損識別性或信譽之虞。

智慧財產法院107年度民商訴字第51號民事判決(2019.8.30)

原 告 扶陞貿易有限公司（「循利寧」註冊商標）
被 告 寶齡富錦生技股份有限公司（「攝利寧膜衣錠」）

主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。

事實及理由...

三、兩造不爭執事項：
（一）原告為系爭商標之商標權人，權利期間為自94年8 月1日起至114 年7 月31日止，指定使用於「西藥、血液循環改善藥劑」。
（二）原告以「循利寧膜衣錠」為中文品名（英文品名：Cerenin Film-Coated Tablets ，衛署藥輸字第016451號），適應症為「末梢血行障礙之輔助治療」向衛福部食藥署申請製劑許可證在案，藥品類別為醫師藥師藥劑生指示藥品。
（三）被告寶齡富錦公司製造、販賣之系爭藥品，適應症為「初期前列腺肥大症狀，例如頻尿、夜尿、殘尿感、尿流細小」、主成份為「Cernitin-GBX、Cernitin T60」，藥品類別為醫師藥師藥劑生指示藥品。

四、本院依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化兩造爭點如下：
（一）系爭藥品使用「攝利寧」商標，是否構成商標法第68條第3 款、第70條第1 款之侵害商標權行為？
（二）「循利寧」是否構成公平交易法第22條第1 項第1 款規定之著名表徵？
（三）原告依商標法第69條第3 項，公平交易法第30條，民法第184 條，公司法第23條第2 項等規定，請求被告連帶賠償895,500 元及法定遲延利息，是否有理由？
（四）原告依商標法第69條第1 、2 項，公平交易法第29、33條等規定，請求如訴之聲明第2 、3 、4 項所示之排除侵害、銷毀及登報道歉請求，是否有理由？

五、兩造之爭點及論斷：

（二）商標法第68條第3 款規定之侵害商標權部分：...

3.經查，系爭商標係以未經設計之墨色「循利寧」3 字橫書組成，原告將系爭商標使用其代理之「循利寧膜衣錠」產品上。系爭藥品之包裝係以字體較大之「攝利寧」3 字與字體較小之「膜衣錠」3 字由左至右橫書組成，又無論是「攝利寧」或「攝利寧膜衣錠」俱經被告寶齡富錦公司以單純墨色橫書字體，另取得註冊第01983550號「攝利寧」商標、註冊第01983549號「攝利寧膜衣錠」商標在案。因系爭商標為「循利寧」中文字，並未包括「膜衣錠」，且「膜衣錠」係藥品之劑型，並無表彰商品來源之功能，則本件比對二商標是否近似時，自應以「循利寧」與「攝利寧」為比對基礎。準此，因二者均係使用未經設計之字體，又均為3 字且有「利寧」2 字相同，由整體觀之，予人之寓目印象相彷，應屬構成近似商標。

4.被告雖抗辯：「攝利寧」為被告寶齡富錦公司藥品許可證藥品品名，產品包裝外盒標示「攝利寧」僅作為藥品品名的用意，並非作為商標使用；「攝利寧」和「循利寧」在商標外觀、讀音、觀念及意義上均有顯著差異云云。惟查，「攝利寧」固為藥品許可證之藥品品名，然其標示在包裝上，並以「攝利寧膜衣錠」作為商品名稱，自有指示產品來源之功能，而屬商標使用情形。

又「攝利寧」與「循利寧」因「利寧」2 字相同，且二者均為單純橫置之文字，其外觀相彷彿；於連貫唱呼之際，亦難清楚分辨二者之不同、其讀音亦相彷彿；觀念上，「循利寧」為該藥品英文名Cerenin 之音譯，「循」亦呼應循利寧膜衣錠得輔助「改善末梢循環」，而「攝利寧」則係藥品英文名Polenin 之部分音譯，其中「攝」字係因其主要成分為「Cerntin-GBX , Cernitin T60」並表彰該藥品適應症是應用在治療「攝護腺」，故二者命名邏輯相似，傳達之觀念僅略有不同，二者仍為近似商標。

5.系爭藥品之商標使用情形固與系爭商標構成近似，然而，因「寧」有安定、平安之寓意，以「利寧」註冊商標者所在多有，此有卷附商標檢索資料可稽，且上開註冊商標中，如註冊第01278078號「甘利寧」商標指定使用於調味品等商品、註冊第01844598號「風利寧」商標指定使用於茶、餅乾等商品，可見「利寧」一詞，並非單指使用於藥品類別，故系爭商標之識別性並不高。

又系爭商標實際使用之「循利寧膜衣錠」及系爭藥品均屬藥品，且二者均為「醫師藥師藥劑生指示藥品」，即民眾雖可在社區藥局、藥房、醫療院所取得上開藥品，但須在藥師或藥劑生的指示下使用，並非民眾得自行購買使用之「成藥」，顯見指示藥品選擇過程皆與該藥品包裝設計無涉，患者並無法自行選擇用藥，亦即，相關消費者均須經專業性業者之指示，方可獲取該藥品，則衡諸醫師、藥師、藥劑生此等具有專業性的業者對於品牌的辨識能力較一般消費者高，而二藥品之適應症分別為「末梢血行障礙之輔助治療」與「治療攝護腺肥大衍生疾病」，在臨床醫學分科及治療之疾病方面均明顯有別，系爭商標更明顯僅適用於男性病患身上，相關消費者自難將二者相互聯想，難認二藥品屬類似商品。

佐以，原告迄未能提出二商標有實際致消費者混淆誤認之虞之證據，則審酌上開各項因素判斷後，應認相關消費者於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察下，系爭商標與「攝利寧」商標雖屬近似，但因所適用之病症大相逕庭，相關消費者認識「攝利寧」商標非為表彰系爭商標商品或服務之標識，可藉以與系爭商標之商品相區辨為不同來源，不致誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，自無致相關消費者產生混淆誤認之虞。

6.原告主張：二者商品之使用範圍均為「治療、矯正人類疾病為目的並經衛福部食藥署核准之藥品」，功能上均為治療、矯正人類之疾病，性質上均為經衛福部食藥署核准之「人體用藥品」，且銷售管道上均係經由一般各大藥局即有販售，則縱然此二者成分上固有不同，然於功能上、性質上、銷售管道上均有其共同或關聯之處，而均係使用於治療、矯正人類疾病藥品之同類商品云云。惟如前述，二藥品之適應症明顯有別，非可將一切用於治療疾病、而經核准之藥品均泛稱一類，縱二者均於藥局販售，因各該藥局之藥品擺設上，一般而言均係依適應症分類，消費者亦係根據自己需求分類檢索、並諮詢藥師而購買，自難以二者均有於藥局中販賣，遽認二者屬同類商品，原告上開主張，並無理由。

7.依上，系爭藥品使用「攝利寧」商標，並無致相關消費者有混淆誤認之虞，並不構成商標法第68條第3 款規定之侵害商標權行為，從而，原告依商標法第69條第1 項、第3 項規定請求排除侵害及損害賠償，即無理由。

（三）商標法第70條第1 款規定之視為侵害商標權部分：
1.按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，為商標法第70條第1 款所明定。...

2.惟有關著名商標淡化之規定，因商標法第30條第1 項第11款後段所述著名商標之淡化，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻「一般消費者」普遍認知之程度，與同款前段混淆誤認之虞規定僅限於「相關消費者」不同（最高行政法院107 年度判字第446 號判決意旨參照）。本院認在同一部法令中，基於同一用語同一內涵之法理，於商標侵權爭議事件中，亦應為相同之解釋，是商標法第70條第1 、2 款減損著名商標識別性或信譽之虞的視為侵害商標權行為，所保護之著名商標，亦應達到一般消費者所普遍認知之高度著名程度，始足當之。

3.系爭商標非一般公眾所普遍認知之高度著名商標：
原告主張系爭商標為著名商標一節，業據提出下列使用證據為憑：
(1)循利寧聚餐篇、問題篇、孫子篇、火災篇、煮水篇等廣告影片；
(2)原告公司於101 年起，於台北市、新北市各大主要公車路線之公車車身上，刊登車身廣告；
(3)原告公司於電視主要頻道如台視、中視、華視三台、三立台灣台、三立都會台、FOX 體育台、衛視中文台、TVBS、東森電影台、東森綜合台、民視新聞台、GTV 、緯來綜合台、中天新聞台、國家地理頻道等媒體，播放大量電視廣告，近三年投入之廣告費用：105 年為30,502,631元、106 年為44,466,900元、107 年為20,134,580元；
(4)系爭商標列於智慧局編列之「近5 年著名商標名錄及案件彙編」之名冊；
(5)中天娛樂台「全民最大黨」模仿原告公司火災篇廣告、孫子篇廣告劇情之節目片段等證據資料
。

基此，依上開證據資料，固堪認原告長期、不間斷地於我國投入龐大廣告費用，透過諸多平面、電子媒體行銷，系爭商標已為「藥品領域」之「相關」消費者所熟知而已成為著名商標。然依前開證據資料，益見系爭商標僅使用於「循利寧」藥品上，縱經大規模之廣告行銷，亦僅使系爭商標為該特定之市場或特定之消費族群所熟知，尚難遽認其著名程度已達一般消費者所普遍認知之高度著名程度。

再者，智慧局107 年編列之「近5 年著名商標名錄及案件彙編」，固將系爭商標列入，惟該彙編乃智慧局收集5 年內各級法院、公平會、財團法人台灣網路資訊中心、智慧局認定屬著名商標之案例，實際認定系爭商標為著名商標者，係南投地方法院102 年度智易字第1 號刑事判決，然另案判決之理由，並無拘束本院依法審理之效力，況且系爭商標是否屬著名商標更非該案主要爭點，而僅作為該案被告是否得以主張善意先使用之判斷因素，該案亦未區分系爭商標之著名程度，是本院並不受該案判決判斷之拘束。從而，系爭商標經原告持續經營於「藥品領域」商品之經銷，固為相關消費者所普遍認知之著名商標，惟其長期僅行銷使用在「藥品領域」，僅於該特定之市場或特定之消費族群所熟知，而具有著名性，應堪認定。是以，系爭商標之著名程度未達我國一般消費者均普遍認知之程度，則本件應無商標法第70條第1 款減損著名商標識別性或信譽之虞規定的適用。

4.系爭藥品使用「攝利寧」並無減損系爭商標之識別性或信譽之虞：
系爭商標僅在「藥品領域」事業為相關消費者普遍認知之著名商標，並未達一般消費者均普遍熟知之著名程度，已如前述。又縱認系爭商標已達一般消費者均普遍熟知之高度著名程度，仍應審究系爭藥品之商標使用行為是否有減損系爭商標之識別性或信譽之虞，爰說明如下：

(1)減損著名商標識別性之虞部分：
查藥品名稱中含有「利寧」（或其諧音「立寧」）二字者所在多有，此亦有卷附「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證」查詢表可參，甚且，藥品以外亦不乏以「利寧」作為商標一部取得註冊者，其商標識別性並不高，已如前述，可知，中文「利寧」2 字並非僅指示原告之系爭商標單一來源，自難僅以系爭藥品亦有中文「利寧」字，即認系爭商標之識別性會有遭減損之虞。

佐以，相關消費者明顯可區辨二藥品之差異，已如前述，縱然系爭商標達一般消費者普遍知悉之著名程度，然因消費者仍可輕易區辨二者表彰之商品乃不同來源之區別印象，則系爭商標之單一來源指示功能，亦不會因系爭藥品而有遭減弱或分散之虞，從而，系爭藥品使用「攝利寧」為其藥品名稱，並不會削弱系爭商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，系爭商標的識別性即無被稀釋或弱化之危險，自無減損系爭商標識別性之虞。

(2)減損著名商標信譽之虞部分：
系爭藥品為適應症「攝護腺肥大衍生疾病」之藥品，因該等商品並未予人負面評價之印象，原告復未提出被告寶齡富錦公司以有害身心或毀損名譽的方式使用「攝利寧」商標，並使人對系爭商標之信譽產生負面的聯想之虞等相關事證，參以，系爭商標使用之「循利寧膜衣錠」藥品所適用之適應症為「末梢血型障礙之輔助治療」與系爭藥品「攝利寧膜衣錠」之適應症明顯有別，相關消費者可輕易區辨二者之不同，是系爭藥品使用「攝利寧」商標，並無減損系爭商標之信譽之虞。

智慧財產法院第三庭
法 官 張銘晃

【電影編劇合約書參考範本】

#電影編劇合約書參考範本

最近在研究劇本的著作權問題。

劇本作為電影的起點，是基礎，但不是全部。裡面除了自己的創作，可能還必須加入導演的意見、製片的意見、投資方的意見，或者進行置入性行銷，甚至可能還要考慮消費者的意見。

可能是一個人獨立完成，但大多數時候可能是共同創作。有可能是受聘著作或受僱著作，但最有可能在一開始的時候就因為 #合約 的關係，由製片公司 #原始取得著作權。

劇本作為一種 電影 #產業 的產品，從紙本到螢幕的漫長過程，涉及眾多人才和投資的參與，造就了它身不由己地 #脫離創作者，以及 #經濟效益超越人格利益 的性質。

如果從這個角度思考，商業化的過程，不是扼殺編劇的創作，而是讓編劇的創作在眾人之力（&$）的協助之下，有機會轉化成影像，獲得更多的觀眾，使作品得到更多的流通。

因此，著作權的歸屬必然偏在製片方，因為後續發行電影或周邊的時候，不可能讓編劇可以享有否決權。所以，從劇本、劇中人物角色姓名外號造型等一切著作權以及使用這些元素另行創作的權利（如續集），都不屬於編劇方。

編劇方應該思考的是：如何在這樣的架構上增加適當且合理的條文（例如後續出版劇本、小說、寫真書時，應該要有分潤的約定），來維護自己的權益。

#台北市電影戲劇業職業工會
#電影編劇合約書參考範本
#恒達法律事務所
#影視音樂娛樂法

【傀儡花更名事件】來認識一下「改作權」和「不當變更禁止權/同一性保持權」

#傀儡花更名事件
#小說改編電視劇 #著作權 #改作 #同一性保持權

很有趣的案例。

從「#原創小說」到「#劇本」再到「#電視劇」，
中間歷經了要讓文字可以轉化成一幕幕影像的「改作」過程。

既不能失去原著的核心價值，又要能達到取得票房成功的終極目標，不是一件容易的事情。

小說家擁有完整的著作權，
包括著作財產權的 #改作權，
以及著作人格權的 #不當變更禁止權 / #同一性保持權。

👉【著作財產權方面】
1.如果把改作權全部轉讓出去，小說家對後續發展（包括電視劇的名稱）就失去了控制力。

2.如果不轉讓出去，小說家自己來改劇本、參與電視劇的拍攝，較能夠控制發展的方向。

3.在二者中間的類型，便是 #同意改作但有一定限制。
例如約定：要求名稱不能改、要求主角名稱不能改等等。

👉【著作人格權方面】
如果小說家同意電視劇名稱可以改，還是要注意有沒有侵害到他的著作人格權。改成「琉璃花」「彼岸花」可能可以，改成「三八阿花」可能會被認為損害名譽而不行。

「著作人享有禁止他人以歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作之內容、形式或 #名目 #致損害其名譽之權利。著作權法第17條定有明文。此即 #同一性保持權。準此，著作權法第17條規定，係以著作之內容、形式或名目之改變致損害著作人名譽為要件。易言之，須為不當之改變，並 #達到損害著作人名譽之程度，始構成禁止醜化權之侵害。」法院通常認為要損害名譽才有可能構成侵害同一性保持權/不當變更禁止權。

❤ 還有一個點我覺得可以補充的（也是之所以更名事件會發生的原因）：

以真實歷史事件進行改編成電視劇，基於言論自由應該是可以自由為之。但情感面上，不能夠嚴重悖離史實，還要顧及族群和遺族的情感（這可能不是法律面問題，而是情感面問題，但情感面問題會影響到商務面問題，所以比法律面問題更重要）。使用「傀儡」的名稱讓原住民族覺得不開心，所以公視開放讓大家一起來參與思考可以用什麼更適當的名稱，應該是一個蠻適當的作法～

來看看PTT的討論：
https://www.ptt.cc/bbs/TaiwanDrama/M.1581606508.A.D09.html

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來看看公視的說明：

「耗時3年籌備的公視史詩旗艦戲劇《傀儡花》（暫名）由享譽國際的金獎導演曹瑞原執導，#改編自陳耀昌醫師同名小說《傀儡花》（暫名）...

#故事背景發生在1867年，美國商船「#羅妹號」（Rover）在恆春半島南端外海發生船難，船員登岸求生，因誤闖原住民領地遭馘首，美國駐廈門領事李仙得奉命前往調查。

隨著李仙得南下探查，半島跟著風起雲湧，部落、閩、客、平埔之間本即不甚穩定的平衡，更加岌岌可危。

而蝶妹與弟弟阿杰，也在事件過程中發現自己的身世，逐漸找回對部落的認同。

最後，斯卡羅大股頭卓杞篤（Tou-ke-tok）憑藉過人的智慧與勇氣，與李仙得簽署國際和平盟約「南岬之盟」，化解紛爭。...

原著作者陳耀昌醫師表示，書名《傀儡花》原意為『清代地域名』和虛構角色『蝶妹』的結合，在擴大 #改編成影視作品時，為呈現『多元族群，大地共榮』之觀點，接納更多的可能性，#同意在影視作品的片名進行更改。

因此，公視史詩旗艦戲劇《傀儡花》更名計劃正式啟動，期透過更名，促進溝通、開啟對話，並希望能展現台灣原住民部落文化的傳統精神，也維持原著所欲傳達的族群「和解、共生」、「多元文化」、「多元史觀」的台灣，以打入國際市場為前題，讓全球增加對原住民及台灣在地文化的了解。」

#恒達法律事務所
#智慧財產權
#影視音樂娛樂法

(著作權 有實質近似 改作 為你讀書)「輕鬆自在玩催眠」書籍 v.「名為脈輪淨化引導」影片：被告將原告書籍的內容錄製成影片，侵害原告的改作權。

#為你讀書 #侵害著作權 #改作權

這是一個有關催眠師寫的書和講義被抄襲的案例。
語文著作的抄襲，就是實質近似比對。
這部分沒有什麼太大問題。

本來我讀判決也讀到快睡著，
可見催眠師的功力隔著螢幕還是很強大XD
但某一段讓我眼睛發亮。

#被告把原告書裡的一段話錄製成影片上傳，
法院認為這樣是侵害原告的改作權。

這不就與傳說中的 #為你讀書 這樣的商業模式類似嗎？

今天我在臉書也剛好看到廣告，
忘了名稱是什麼，但意思就是你加入會員，就可以看到有人幫你summary一本書的內容，這樣就不用真的花時間「看書」了。

這樣的商業模式很可能 #取代紙本書籍的販售，
要主張合理使用不是那麼容易。

來看看法院怎麼說：
「被告呂O文上傳之「名為脈輪淨化引導」系爭 #影片，內容 #出現與系爭書籍相同之系爭催眠引導詞之內容，並經原告於106 年9月4日委請公證人作成公證書及逐字記錄，此為兩造所不爭執，並有公證書、脈輪淨化引導譯文及系爭書籍節錄附卷可稽，堪認真正。則被告呂O文未經原告之同意或授權，將屬語文著作之系爭催眠引導詞，經由被告呂O文錄製而改作成系爭影片，自屬 #侵害原告就系爭書籍之改作權。」

雖然不是相同的案例，但已經嗅到了類似的味道。

智慧財產法院108年度民著訴字第74號民事判決(2020.02.26)
https://ipcase.blogspot.com/2020/03/v_31.html

#恒達法律事務所
#智慧財產權
#著作權律師

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智慧財產法院108年度民著訴字第74號民事判決(2020.02.26)

原 告 廖O釩
被 告 呂O文
被 告 私立南華大學

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國109年1月21日言詞辯論終結，判決如下：

主 文
一、被告呂O文應給付原告新臺幣30萬元。
二、被告呂O文應在其Facebook個人帳號頁面刊登如附件二所示之道歉啟事參拾日。

貳、實體方面：
一、原告之主張及聲明：
（一）原告擁有美國催眠師學會（National Guild Of Hypnotists，下稱NGH ）專業催眠師、催眠訓練師資格，為資深催眠講師，且為「輕鬆自在玩催眠- 學會身心靈健康的27堂課」書籍（下稱系爭書籍）、「全方位催眠專業班結合生命與宇宙能量的智慧引發身心靈的自療」催眠上課講義（下稱系爭講義）之著作權人，系爭書籍以及原告為開設的NGH國際催眠師證照班教授催眠課程所編寫之系爭講義，均係原告多年深耕於催眠學領域之深厚專業知識及經驗所創作之心血結晶，為原告獨立完成、具有一定表達形式，且足以突顯原告之個人特色，具相當程度創意性之著作，應受著作權法所保護。...

原告於106年3 月25日自YouTube網站，取得被告呂凱文上傳之「脈輪淨化（0000-00-00）呂凱文引導單音版」催眠教學影片（參原證6 ，下稱系爭影片），經原告詳細比對並於同年9月4日委請公證人作成逐字記錄，發現系爭影片內容，出現與系爭書籍相同之「七輪開啟中脈暢通催眠引導詞稿」之文字內容（下稱系爭催眠引導詞），其為打響知名度以謀取未來更大獲利，而將之上傳YouTube 網站，瀏覽人數達5,205 人

五、本件爭點整理如下：
(一)原告系爭講義是否具有原創性而為著作權法所保護之著作？
(二)系爭手冊有無侵害原告就系爭講義之重製權？如有，系爭手冊引用系爭講義部分內容，是否屬於合理使用範圍？
(三)系爭影片是否改作自系爭書籍而侵害原告之改作權？
(四)被告呂凱文是否侵害原告著作人格權之姓名表示權？
(五)原告請求被告呂凱文刊登道歉啟事及請求損害賠償有無理由？如有，賠償金額若干？(六)被告呂凱文、南華大學間的法律關係是否為僱傭關係？被告南華大學應否依民法第188條第1項規定負連帶賠償責任？

六、得心證之理由：

（一）原告所著系爭講義具有原創性，乃受著作權法保護之著作，依法享有著作權：...

（二）系爭手冊侵害原告就系爭講義之重製權，且不構成教學目的之合理使用：...

3.而就系爭手冊及系爭講義之內容構成實質相似部分，茲比對如下：

(1)量的相似（參附表二）：

經比對系爭講義與系爭手冊之內容，發現附表二之章節、標題及文字內容，除以雙底線標示處（共571 字），為被告呂凱文自行修正或調整之些微文字，以符合系爭手冊作為正念催眠學課程性質之外，其餘內容均係照抄自系爭講義，亦即系爭講義內容共有47,538字與系爭手冊46,706字之內容幾乎完全相同，平均比例高達97.05%的實質相似。又抄襲範圍已涵蓋系爭手冊之「學習規範」、「第三章建立催眠第一步- 建立親和感」、「第五章從屬層級（Logical Level ）的辨別與運用」、「第七章催眠確定要領」、「第九章進行催眠的注意事項」、「第十章催眠個案六步驟」、「第十一章催眠的感受性測試」、「第十二章度測與感官敏銳的觀察」、「第十四章意念創造實相建立正向目標」、「第十七章創造目標新相法」、「第十八章專注力是進入潛意識的起跑點」、「第十九章大腦運作方式～次感元」、「第二十章心錨」、「第二十二章催眠六級深度」、「第二十六章面對壓力」、「第三十六章七輪淨化與能量補充」、「第四十二章童年回溯」、「第四十四章未來推運，開運造命」、「第四十五章生命圖書館」、「第四十六章引見指導靈」、「第四十九章字詞聯想、積極想像催眠法」等重要章節，甚且，其中項次 7、12、14、15、23之系爭手冊所引用之表格（如附表三所示），與系爭講義之表格幾乎相同。依此計算，原告系爭講義共176頁（嘉義地院卷第202頁），系爭手冊涉及抄襲之頁數高達83頁，占系爭講義逾47.1% 之比例甚高。

(2)質的相似：

系爭講義乃原告為開設NGH 國際催眠師證照班教授催眠課程所編寫，關於如何引導催眠之操作方法示範、測驗或測試等步驟，均乃系爭講義之教授重點及精髓所在，而參酌系爭講義及系爭手冊內容相同之部分，例如催眠的幾種常用的感受性測試法，系爭講義有加入許多原告價值判斷之引導言，例如：「準備一百個單詞的表，包括如金錢、方位、兇器、人際關係等方面的內容。讀一個單詞，讓被試人回答由此單詞聯想到的內容，並記下他反應的時間。一個單詞如果對被試人很重要，正如俗話說的『心裡咯瞪一下』延長了反應時間，他反應不那麼順利，（如果有儀器，可測到他心跳、皮膚電等的變化）這是潛意識強制性的，他故作鎮定，裝也裝不像，他反應時間必然延長。將這些單詞聯繫起來，可以組成一個故事。」等語（嘉義地院卷第191頁），均為系爭手冊完全照抄（同上卷第296頁），並未加入被告之任何評論或判斷，或加以轉化使用。依此可知，系爭手冊就系爭講義之質的部分已達實質近似之程度。

(3)準此，綜合前開系爭手冊所利用系爭講義之質與量分析，已達實質相似標準，佐以系爭手冊封面載明「部分內容或涉及其他作者著作財產權，請勿對外流通或出版」等文字（嘉義地院卷第203 頁），顯見被告主觀上亦認系爭手冊之部分內容有侵害其他著作權人之虞，然參酌系爭手冊之參考資料中，並未提及系爭講義存在（同上卷第389 頁），依社會通念及客觀標準審查，堪認原告主張系爭手冊如附表二之內容係抄襲系爭講義，已侵害其重製權，核屬有據，被告抗辯並未抄襲，顯非可採。...

4.系爭手冊重製原告系爭講義如附表二所示內容部分，不構成合理使用：...


（三）被告製作上傳之系爭影片已侵害系爭書籍之改作權：

1.所謂改作，指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作，著作權法第3條第1項第11款定有明文。又著作人專有將其著作改作成衍生著作之權利，著作權法第28條亦有明文。本件原告為系爭書籍著作之著作權人，此為兩造所不爭執，是其依前開規定就系爭書籍即享有改作權。

2.查原告於YouTube 網站所取得被告呂O文上傳之「名為脈輪淨化引導」系爭影片，內容出現與系爭書籍相同之系爭催眠引導詞之內容，並經原告於106 年9月4日委請公證人作成公證書及逐字記錄，此為兩造所不爭執，並有公證書、脈輪淨化引導譯文及系爭書籍節錄附卷可稽，堪認真正。則被告呂O文未經原告之同意或授權，將屬語文著作之系爭催眠引導詞，經由被告呂O文錄製而改作成系爭影片，自屬侵害原告就系爭書籍之改作權。

智慧財產法院第三庭
法 官 吳俊龍

(商標 商標不近似 無混淆誤認之虞 醫藥) 生展公司「BIOZYME」v. 大漢公司「大漢酵素BIOZYME」益生菌：被告商標有中文英文及圖案，識別性較強，且以「大漢」為主要識別部分，與原告的商標不構成近似。

智慧財產法院105年度民商訴字第13號民事判決(2016.10.21)

原 告 生展生物科技股份有限公司（「BIOZYME」商標權人）
被 告 大漢企業股份有限公司

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於105 年9月12日言詞辯論終結，判決如下：

主 文
原告之訴駁回。

事實及理由
...原告為註冊第00962702號「BIOZYME 」商標（下稱：系爭商標1 ，如附圖1 所示））之商標權人，權利期間自民國90年10月1 日至110 年9 月30日止，指定商品類別為第5類，商品名稱為：「中藥；西藥；臨床試驗用製劑；醫療補助用營養製劑；農業用、環境衛生用藥劑；動物用藥品；動物用含藥性洗滌劑。」...


三、兩造不爭執事項：
（一）原告為系爭商標1 之商標權人，權利期間自90年10月1 日至110 年9 月30日止，此有系爭商標1 之智慧財產局商標資料檢索服務影本、註冊申請卷在卷可稽。
（二）被告大漢公司為系爭商標2 之商標權人，權利期間分別自92年1 月1 日至111 年11月30日止、97年11月16日至107年11月15日止，此有系爭商標2 之智慧財產局商標資料檢索服務影本、註冊申請卷在卷可參。
（三）被告大漢公司製造、販售之系爭消化優酵素粉、健康益生菌膠囊、小晶靈及魅莉纖商品上使用系爭商標2 ，前述商品之單價依序為850 元、819.05元、838.1 元、847.62元，此有發票影本2 紙在卷可憑。

四、本院依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化兩造爭點如下：
（一）被告大漢公司在系爭商品上使用系爭商標2 是否侵害系爭商標1 之商標權？
（二）被告大漢公司有無侵害系爭商標1 之故意或過失？原告請求被告連帶給付損害賠償是否有理由？損害賠償額應如何計算？
（三）原告請求被告不得使用相同或近似系爭商標1 指定之相同或類似商品上及將判決登報，是否有理由？

五、兩造之爭點及論斷：
... 
（二）二商標有無致消費者混淆誤認之虞：


1.商標識別性之強弱：
(1)系爭商標2 係以經設計之草本植物圖形、中文「大漢酵素」、經設計之外文文字「Biozyme 」及數字「1981 」 由上而下排列組合構成，而以圖形、中文、外文及數字結合設計圖形及文字構圖作為商標圖樣，其中草本植物圖形，係以繁茂外觀之設計化呈現，「酵素」、「1981」雖經被告聲明不在專用之列，然在與其他商標間判斷近似時，仍應就包括聲明不專用之部分為整體比對，僅聲明不專用部分施以較少的注意，衡以圖形較文字更易吸引一般消費者之注意與印象，且以系爭商標2 之經設計圖形、搭配「大漢酵素」中文文字、「Biozyme 」外文字樣，已占整體商標比例逾2/3 ，復以整體上下排列方式，並以經設計之草本植物圖形、中文、外文同時呈現「大漢酵素」、「Biozyme 」之意涵，使消費者注意力即易為系爭商標之整體圖案及文字所吸引，且系爭商標之中文「大漢酵素」係結合營業主體即被告大漢公司特取名稱之「大漢」二字，此並可連結「酵素」、「Biozyme 」及圖案之意涵，而凸顯被告大漢公司之商品特性與品牌意念，則系爭商標2 之設計，以此為品牌形象具有視覺上美感並使人留下深刻印象，極富設計意匠，故為創意性商標，消費者會直接將其視為指示及區別商品來源的標識，具有較高之識別性。

反之，系爭商標1僅為未經設計之「BIOZYME 」外文文字，由左向右橫書組成，該外文文字非屬既有詞彙，且與其指定使用於第5 類商品，並無直接關連性，以一般消費者而言，尚無從藉由運用想像力而得知「BIOZYME 」指定之商品內容，故系爭商標1 應屬任意性商標，其識別性較低。

(2)原告主張系爭商標1 係「BIOZYME 」大寫英文字，並非習知英文拼音，原告係將biological與enzymes 二字各擷取「bio 」與「zymes 」2 字重要部分，組合成一具有識別性之商標用文字「BIOZYME 」（Bio+zyme），原創性十分強烈，並非習見事物或相關暗示說明，具高度之識別性。且「BIOZYME 」使消費者印象深刻，他人稍有攀附即可能引起購買人產生誤認云云。

惟查，「BIOZYME 」外文文字，分別於67年6 月29日及同年9 月1 日、68年2 月9 日即由欣蘭企業股有限公司提出商標註冊申請核准為第00107183號「倍爾健BIOZYME 」商標、第00110081號「倍爾健BIOZYME 」商標、第00110098號「倍爾健BIOZYME 」商標、第00000000號「倍爾健及圖BIOZYME 」商標；復於77年6 月29日由潘○○提出商標註冊申請核准為第00429017號「保能淨BIOZYME 」商標；再於78年1 月11日由比歐安西馬斯公司提出商標註冊申請核准為第00453848號「BIOZYME 及圖」商標，可知，在系爭商標1 申請註冊前，即存在有以「BIOZYME 」外文字樣商標，可見，「BIOZYME 」外文文字，非原告所獨創，是原告主張系爭商標1 具有高度識別性云云，尚無可採。

2.二商標近似程度低：
(1)系爭商標1 圖樣係由單純且略經設計之大寫外文文字「BIOZYME 」，由左至右橫書排列所構成，系爭商標2 則由經設計之草本植物繁茂外觀圖形、中文「大漢酵素」、經特殊設計之外文文字「Biozyme 」、「1981」數字，由上而下排列組合構成之聯合式商標，其中「酵素」、「1981」為其產品內容及被告大漢公司成立該項事業年分之相關說明而不具識別性，且經被告大漢公司聲明不專用，然按商標圖樣中不具識別性之部分，不論是否有不專用之說明，在與其他商標判斷近似時，仍應就包括聲明不專用之部分為整體比對，惟因其為指定商品相關說明文字，並非作為識別商品來源之主要識別標識，於比對時會施以較少之注意，此乃為商標整體觀察原則之必然體現，且如前所述，判斷商標是否近似，仍應以整體商標圖樣為觀察，是以，「大漢酵素」及「1981」仍應將之納入系爭商標2 之整體比對。

又二商標相較，系爭商標2 圖樣上結合草本植物繁茂外觀設計圖形、中文「大漢酵素」、外文文字「Biozyme 」、數字「1981」之聯合式商標，而系爭商標1 則為未經設計之墨色由左至右橫書外文文字「BIOZYME 」所構成，整體觀之，系爭商標2 與系爭商標1 除外文文字「Biozyme 」、「BIOZYME 」之大小寫區別外，系爭商標2 另結合可獨立存在之設計化圖形、中文文字、外文文字及數字，並置於系爭商標2 之明顯位置，在整體外觀呈現方式，系爭商標2 為圖形、中文、外文、數字之聯合式商標，系爭商標1 則為單純外文文字商標，整體構圖意匠繁簡有別，予人迥然不同的視覺印象，相關消費者即可清楚分辨二者，已有明顯差異；且以「Biozyme 」或「BIOZYME 」結合其他文字或圖案始得發揮區辨作用，故以「Biozyme 」或「BIOZYME 」各自結合不同文字，所傳達予消費者之觀念即有不同，則系爭商標2 於「Biozyme 」結合草本植物繁茂外觀圖形、中文「大漢酵素」、數字「1981」等，與系爭商標1 單純「BIOZYME 」外文文字，二者予人寓目印象有別，觀念亦有所差異。再者，相關消費者如遇有文字之商標圖樣，多以唸讀為主要識別，系爭商標1 係以外文拚音唸讀，系爭商標2 則以中文「大漢酵素」連貫唱呼，各於連貫唱呼之際，其讀音亦顯有差異，相關消費者當不致混淆誤認兩造商標有何關聯性。

此外，系爭商標2 中文「大漢酵素」係結合營業主體即被告公司特取名稱之「大漢」二字，系爭商標1 則無結合任何指示性商品或服務來源文字，由系爭商標2 明顯傳達消費者其提供商品來源主體，此與系爭商標1 相較，而得予消費者明顯產生指示商品來源之區別印象。

是以，兩商標雖均有「BIOZYME 」或「Biozyme 」，然因系爭商標2 結合可資區別之草本植物繁茂外觀圖形、中文、外文與數字，不僅外觀上予消費者寓目印象有別，視覺感受繁簡不同，又可予消費者產生指示商品來源之觀念，且於讀音上亦有明顯差異，此以具有普通知識經驗之消費者，於實際交易施予普通注意，異時異地隔離及整體觀察，二商標整體外觀、指示商品來源之觀念，讀音予人寓目印象截然不同，而得以明顯區別二者不同，尚無可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，故二商標經整體觀察，應屬構成近似程度甚低之商標。

(2)原告主張系爭商標2 外觀係以「大漢酵素Biozyme 」作為一中英文字串組合，其中「酵素」聲明不在專用之列，「大漢」僅是被告大漢公司名稱，識別性則較低，因此，英文「Biozyme 」部分，為二商標主要部分，在商標近以程度之比對，應著重於英文文字部分之比對，故二商標為相同商標，縱二商標並非相同亦屬近似程度高云云。

惟查，系爭商標1 係由單純且未經設計之大寫外文文字「BIOZYME 」，由左至右橫書排列所構成，系爭商標2 則由經設計之草本植物設計圖形、中文「大漢酵素」及經特殊設計之外文文字「Biozyme 」及數字「1981」，由上而下排列組合構成之聯合式商標，業如前述，二商標顯非相同商標，原告稱二商標為相同商標，已有誤解。又系爭商標1之整體圖樣，其並未以字體大小或顏色特別凸顯「BIOZYME 」外文，且依現存商標註冊資料中，在系爭商標1 申請註冊前，已不乏原告以外之其他商標權人以之做為商標一部分而指定使用於各類商品，業如前述，顯見，「BIOZYME 」外文文字本身識別性不高，自難認消費者見系爭商標1 ，會對系爭商標1 之「BIOZ
YME 」外文留下特別印象，況系爭商標2 圖樣除經特殊設計之外文文字「Biozyme 」外，尚結合經設計之草本植物設計圖形、中文「大漢酵素」及「1981」數字，且「大漢」即為被告大漢公司公司名稱特取部分，而明顯得與他商標相區辨，是二商標雖有「BIOZYME 」、「Biozyme 」外文文字，惟二商標圖樣整體呈現時，尚難認其為消費者關注或事後留在其印象中者為較為顯著之外文文字，而可取得主要識別地位；再者，按商標法第18條規定：「（第1 項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。（第2 項）前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」商標既係由上述文字、圖形等組成，則商標識別性之審查，自應就商標整體觀察，不得將構成商標之每一部分區隔或割裂，而加以分析其識別性，蓋縱組成商標之文字、圖形等其中包含不具識別性部分，若整體文字、圖形等足以使相關消費者認識其為指示及區別來源之標識，即具有識別性，所以單獨抽離、區隔或割裂一部分以分析其識別性，並無意義。而在論述混淆誤認之虞因素之一的識別性強弱時，亦同樣應先就各該系爭商標及據以異議商標之整體予以觀察，再比對兩商標識別性之強弱，並無必要先區隔或割裂各該商標構成商標之一部分觀察有無識別性。

基上說明，二商標固均有「BIOZYME 」、「Biozyme 」外文文字，然系爭商標2 整體圖樣除「Biozyme 」外文文字外，尚結合經設計之草本植物設計圖形、中文「大漢酵素」及「1981」數字，自無必要區隔或割裂系爭商標2 圖樣之草本植物設計圖形、中文「大漢酵素」及「1981」數字，而據為論述其識別性，則原告區隔或割裂系爭商標2 之整體圖樣論述二者之識別性云云，自屬不合，亦不符判斷混淆誤認之虞步驟，是以，二商標圖樣整體呈現時，尚難認其為消費者關注或事後留在其印象中者為較為顯著之外文文字，而可取得主要識別地位，則原告上開主張二商標為相同或近似商標云云，顯係將商標割裂分別比較，違反整體觀察原則，尚無可取。

(3)原告再主張被告大漢公司於90年7 月19日以類似於系爭商標2 之圖形與「BIOZYME 」文字組合方式，申請註冊第30類商標，雖經智慧財產局於91年4 月1 日審定准予註冊為第01005365號商標，惟經原告提出異議，該商標於91年8 月13日由智慧財產局撤銷審定，其理由係「BIOZYME 」文字與「BIOENZYME 」相較，二者僅中間字母「EN」有無之別，其餘多數字母排列順序均相同，外觀上極相彷彿，異時異地隔離觀察，難謂無使商品購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，則本件系爭商標2 之「Biozyme 」與系爭商標1 之「BIOZYME 」圖文相較，當然應構成相同或近似云云。惟查，被告大漢公司註冊取得第01005365號「BIOZYME 及圖」商標與另案原告據以異議之商標，其各自結合其他圖案或文字，核與本件二商標文字、圖樣尚有差異，所指定使用之商品亦有所不同，且因個案事實及證據態樣差異，案情有別，智慧財產局於該異議程序審查時之判斷考量因素，自非與本案二商標完全相同，況智慧財產局於該案之認定，亦無拘束本件關於二商標近似程度之判斷，自難比附援引，執為原告有利之論據，原告此部分之主張，即屬無據。

3.系爭商品與系爭商標1 之指定商品為類似商品：
(1)系爭商標1 指定使用於第5 類「中藥，西藥，臨床試驗用製劑，醫療補助用營養製劑，農業用、環境衛生用藥劑，動物用藥品，動物用含藥性洗滌劑。」，與系爭商標2 指定使用之商品第30類「分解乳糖用酵素、發酵用乳酸菌、發酵粉。」、第32類「本草植物製成之飲料及粉狀沖泡飲料、綜合植物飲料、濃縮植物飲料、植物萃取飲料、四物飲料、刺五加飲料、刺柏飲料。」等商品相較，系爭商標1 、2 之雖分別指定使用於第5 類，第30及第32類，

惟查，被告大漢公司將系爭商標2 使用於系爭商品，其中「消化優酵素粉」、「健康益生菌膠囊」、「魅莉纖」等商品，分別就其商品外盒、背面商品說明及使用方式以觀，應作為補充人體營養以幫助消化吸收、改善體質、平時可食用之營養補充品，應歸屬於第5 類之營養補充品之範圍。又「消化優酵素粉」原料欄記載「乳酸菌、綜合酵素」、「健康益生菌膠囊」記載乳酸菌之成分，與第30類「分解乳糖用酵素」指乳糖，用途將乳糖分解為葡萄糖及半乳糖，供酵母菌使用之商品或供食品「發酵用乳酸菌」之商品性質不同。

另「消化優酵素粉」載有特選明日葉萃取物配方；「魅莉纖」載有仙人掌萃取物白腎豆抽出物，武靴葉萃取物、苦橙萃取物等，屬於人體營養補充之成分，依系爭商標2 使用目的及用途，尚與其指定使用於第32類「本草植物製成之飲料及粉狀沖泡飲料、綜合植物飲料、濃縮植物飲料、植物萃取飲料」商品性質不同，亦與「四物飲料、刺五加飲料、刺柏飲料」等商品無關。

(2)被告大漢公司將系爭商標2 使用於系爭商品之形態而言，二者均屬提供消費者營養補充、維持消化道機能與吸收、調節生理機能之相關商品，同具維持人體營養保健之功用，故系爭商品與系爭商標1 所指定使用之商品間，應屬構成類似商品。...

（三）綜上，被告大漢公司以系爭商標2 使用於系爭商品與系爭商標1 所指定使用商品間，雖構成類似，然在個案上判斷二商標是否會引起相關消費者混淆誤認，仍應參酌前其他相關因素綜合判斷，此經參酌二商標近似程度低、系爭商標2 之識別性較高、查無實際混淆誤認之情事等因素特別符合，應可以降低對於其他判斷因素（即商品之類似程度）之要求，相關消費者即可區辨二者不同，是被告大漢公司於系爭商品使用系爭商標2 ，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應無混淆而誤認其商品來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，不致造成消費者有混淆誤認之虞，職是，二商標在客觀上並無使相關消費者對其所表彰之商品來源或主體產生混淆誤認之虞，被告大漢公司於系爭商品使用系爭商標2 之行為，自無構成商標法第68條第1 款、第3 款規定之視為侵害商標權情形。

智慧財產法院第三庭
法 官 張銘晃 

(著作權 授權契約) 讓與、專屬授權、獨家授權、非專屬授權有很大的差別！專屬授權也會發生權利的移轉，授權人要特別注意！

(不公平競爭 專利 被告不當行使專利權）：原判決與受命法官闡明之審理計畫有所出入，致被告無法就損害賠償部分為充分之防禦，訴訟程序具有瑕疵。

最高法院108年度台上字第1238號民事判決(2020.03.11)

上訴人 宏正自動科技股份有限公司（被告，專利權人）
被上訴人 厚雅科技股份有限公司（原告，被控侵權人）

上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議事件，上訴人對於中華民國108年1月10日智慧財產法院第二審判決（106 年度民專上字第16號），提起上訴，本院判決如下：

主 文
原判決關於命上訴人給付及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。


理 由
本件被上訴人（原告，被控侵權人）主張：
上訴人（被告，專利權人）於民國94年7月13日以伊製造之KVM KAG12、KAG14自動切換器（下稱系爭產品）侵害其所有584276 號新型專利（下稱系爭新型專利）、589539號發明專利（下稱系爭發明專利，合稱系爭專利）為由，向臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）聲請裁准就伊之財產在新臺幣（下同）6,000 萬元之範圍內為假扣押，並於同年8月17日、30日為假扣押執行，及於 94年8月17 日發布新聞稿。嗣於94年間提起本案訴訟，請求伊賠償6,100 萬元本息，終經判決上訴人敗訴確定。上訴人明知或可得而知系爭產品並未侵害系爭專利，猶為假扣押，致伊受有損害，自有權利濫用之情事，應負侵權行為損害賠償責任等情。爰依民法第184條第1項前段，104年2月4 日修正前公平交易法（下稱公平法）第24條、第31條規定，求為命上訴人給付伊3,000 萬元，及自105年7月13日起加計法定遲延利息之判決（其他未繫屬本院部分，不予論述）。

上訴人則以（被告，專利權人）：
伊就系爭專利合法行使專利權，並無權利濫用之情事；且被上訴人未能證明伊有何不法侵害其權利致受有損害，自不成立侵權行為。又伊為上市公司，發布新聞稿之行為，並未違反公平法第24條規定。況被上訴人超出起訴時請求之600 萬元本息部分，已罹於消滅時效等語，資為抗辯。

原審一部廢棄第一審所為上訴人勝訴部分之判決，改命其給付被上訴人3,000萬元本息，無非以：系爭新型專利於91年6月14日提出申請，93年4月11日公告，95年9月14日核發專利證書予上訴人，專利權期間：93年4月11日至103年6月13 日；系爭發明專利於91年10月16日提出申請，93年6月1日公告，94年2月18 日換發專利證書予上訴人，專利權期間：93年6月1日至111年10月15 日，迄未經撤銷。上訴人於94年7月13 日向臺北地院聲請假扣押，該院以94年度智裁全字第18號裁定准其以2,000 萬元供擔保後，得對被上訴人之財產在6,000萬元之範圍內為假扣押，嗣於同年8月
3 日聲請對被上訴人置於工廠及倉庫之所有動產（包括成品、半成品、原料、生產器具、設備等）為假扣押執行，經臺北地院以94年度智執全字第9號（下稱系爭執行事件）受理，分別於94年8月17日、30日執行查封，上訴人並於94年8月17 日發布新聞稿，另於94年間提起本案訴訟，請求被上訴人賠償6,100 萬元本息，終經判決敗訴確定等事實，為兩造所不爭。

依系爭專利技術分析、手段、申請專利範圍、系爭產品之技術內容及系爭新型專利申請專利範圍解釋，足見系爭產品僅使用單一多工器設計實行資料流切換，不具備仿效電腦與周邊裝置功能，根本無法達成系爭發明專利之「同步或不同步地切換鍵盤－影像－滑鼠（KVM） 通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的電腦，亦不會於切換器切換時中斷該周邊資料流」功效。

復依臺北地院勘驗結果，系爭產品於切換時電路會中斷，惟OO專利商標事務所及國立雲林科技大學之鑑定報告（下稱系爭鑑定報告）均記載不會中斷，可見系爭鑑定報告認系爭產品侵害系爭專利有誤。

佐以上訴人之法定代理人證述：於聲請假扣押時，通常知識者知悉「切換器產品如果僅使用單一多工器沒有其他設計，該等產品設計在電腦切換時，會中斷周邊裝置資料流」；再參酌上訴人聲請假扣押時，為切換器領域在臺灣最大及最主要領導廠商，當可知悉系爭產品為使用單一多工器而沒有其他設計之類比切換器，自不具有電腦切換時周邊裝置資料流不中斷之功能，因而不構成侵害系爭專利；且上訴人明知系爭產品早在系爭發明專利優先權日之前，即已公開揭示販賣，故系爭鑑定報告作成侵權結論，顯然不實，仍向法院提出該等與通常知識不合，顯然具有重大瑕疵之鑑定報告，誆稱系爭產品侵害其專利，進而聲請假扣押及為假扣押執行，並發布新聞稿，難認係行使專利法權利之正當行為，屬權利濫用而故意或重大過失侵害被上訴人之權利。是被上訴人依民法第184條第1項前段、公平法第24條、第31條規定，請求上訴人負損害賠償責任，洵屬有據。

又上訴人不爭執系爭執行事件查封之扣押物品價值6,977萬6,747元，該扣押物歷經10餘年，一方面因科技進步，已非當季產品，無在市場銷售可能，即使尚有市場價值而得以銷售，亦因多年扣押在倉庫受潮、自然損害，早非良品，其損害得評估為6,977萬6,747元，遠超過被上訴人請求上訴人賠償之3,000 萬元。從而，被上訴人請求上訴人給付3,000 萬元本息，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

按為使當事人就訴訟關係之事實及法律為適當完全之辯論，以保障其程序權，法院於指揮訴訟時，除應防止當事人一造受到來自他造之突襲外，亦應使當事人得以充分預測到法院之審理計畫，避免使其就程序之進行發生誤會，否則即屬闡明義務之違反。

查原審於終結準備程序前詢問兩造意見，被上訴人（原告）之訴訟代理人請求調查損害賠償部分，受命法官諭知：如果有必要的話，都會調查，因為進行的形式是準備程序終結，進入辯論，如果沒有侵權，沒有所謂不當行使專利權的話，就終局判決，如果有，那是中間判決等語，隨即終結準備程序，進而行言詞辯論，（原判決）認定上訴人有不當行使專利權而侵害被上訴人權利之情事，遽為不利於上訴人之終局判決，而非中間判決，與受命法官闡明之審理計畫有所出入，致上訴人（被告）未能就損害賠償部分為充分之防禦，其所踐行之訴訟程序，自有瑕疵。

次按損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，在於填補債權人所受之損害及所失之利益，民法第216 條固定有明文。惟無論所受損害抑所失利益，被害人賠償損害之請求權，以受有實際上之損害為成立要件。故衡量賠償之標準，首應調查被害人實際上之損害額，始能定其數額之多寡。原審就被上訴人請求調查損害部分，並未詳加調查審認，復未審酌該扣押物有否殘餘價值，僅以上訴人不爭執系爭執行事件查封之扣押物品價值6,977萬6,747元，即逕認係被上訴人所受損害之金額，進而准許被上訴人3,000萬 元本息之請求，所為上訴人敗訴之判決，不免率斷。上訴意旨，指摘原判決於己不利部分不當，求予廢棄，非無理由。

最高法院民事第四庭
審判長法官 沈 方 維
法官 鍾 任 賜
法官 陳 靜 芬
法官 張 競 文
法官 李 寶 堂 

(商標 廢止) 「多客DORCO」：商標權人提出「手動刮鬍刀」的使用證據，因「誇鬍刀刀片」與手動刮鬍刀性質相同，也認為有提出使用證據。

智慧財產法院108年度行商訴字第127號行政判決(2020.03.12)

原告 韓國商多樂可股份有限公司（DORCO CO., LTD.）（廢止申請人）
被告 經濟部智慧財產局 
參加人 新略實業有限公司（「多客DORCO 」商標權人in手動刮鬍刀、誇鬍刀刀片）

上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國108 年8 月20日經訴字第10806311060 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文
原告之訴駁回。（廢止不成立）

事實及理由
一、事實概要：參加人前於民國77年12月15日以「多客DORCO 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第84類之「手動刮鬍刀、刮鬍刀刀片、手術刀」商品（嗣刪除「手術刀」商品，僅保留「手動刮鬍刀、刮鬍刀刀片」商品），向前中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，准列為註冊第451092號商標（下稱系爭商標，如附圖所示），嗣並經被告2 次准予延展註冊，權利期間至118 年8 月15日止。原告於106 年11月21日以系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款規定情形，向被告申請廢止其註冊，案經被告審查，以108 年3 月29日中台廢字第1060599 號商標廢止處分書為廢止不成立之處分。原告不服，提起訴願，嗣經濟部以108 年8 月20日經訴字第10806311060 號決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...

五、本院得心證之理由：...

(二)系爭商標是由未經設計之較大中文「多客」及較小外文「DORCO 」上下排列所組成，並指定使用於「手動刮鬍刀、刮鬍刀刀片」商品。原告於106 年11月21日以系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款規定情形，申請廢止其註冊。是本件之爭點在於：參加人於本件106 年11月21日商標權申請廢止日前3 年內，有無將系爭商標使用於前揭指定商品之事實。經查：


1.依參加人於廢止答辯時所檢送之證據，其中廢止答辯附件10-2之刮鬍刀商品照片，其包裝袋上印有「進口商：新略實業有限公司」字樣及系爭商標「多客DORCO 」標示，而廢止答辯附件11參加人開立予「鉅霖日用品百貨有限公司」之請款單明細，「銷貨日期」記載105 年12月25日至106 年1 月24日，「品名規格欄」記載「多客牌活動頭刮鬍刀（藍包）」，金額為「87,570」，廢止答辯附件11-1之106 年1 月23日原告開立予「鉅霖日用品百貨『企業』有限公司」之統一發票影本，品名欄記載「刮鬍刀一批」，總計欄則載有「87570 」字樣，是上開該請款單明細及統一發票之品名、金額均屬一致，雖有關客戶/ 買受人公司全稱有「企業」二字有無之差異，而經濟部商工登記公示資料查詢服務系統僅能查得「鉅霖日用品百貨企業有限公司」，但依「鉅霖日用品百貨企業有限公司」官方網站所示，該公司電話與廢止答辯附件11請款單明細所載之「鉅霖日用品百貨有限公司」電話相同，應可認前揭請款單明細所記載之客戶與統一發票所載之買受人為同一人。

又為再次確認前揭廢止答辯附件11及11-1文件上所載商品是否確為附件10-2照片所示商品，經濟部於108 年7 月18日以經訴字第10806168730 號函詢鉅霖日用品百貨企業有限公司，該公司於108 年7 月26日函復略以: 「…所查詢的多客牌活動刮鬍刀（藍包）是我們常年採購的產品，新略公司DORCO 產品外包裝袋多年來都是如貴部來函附件2 外包裝圖案，有印“多客DORCO ”字樣，經核對105 年至106 向新略公司購買商品如貴局00000000000 號函附件新略公司請款單，附件1 統一發票及包裝圖樣無誤」等語。是依上開資料相互勾稽，應可認原告確實有在本件106年11月21日申請廢止日前3 年內有使用系爭商標於活動頭刮鬍刀商品（即「手動刮鬍刀」商品）之事實。

2.又商標權人提出部分具體商品之使用證據，與之同性質之其他商品雖未檢送，亦可認為有使用。而所謂「同性質」之商品，可參考商品或服務分類6 碼之商品（組群未分類至6 碼者，以4 碼為準），6 碼商品組群項下之商品名稱，原則上認定為性質相同。本件依參加人所檢送之證據資料，堪認系爭商標有使用於「手動刮鬍刀」商品之事實，已如前述，而該商品與「刮鬍刀刀片」商品同屬商品及服務分類暨相互檢索參考資料所列0803「剃刀、刮鬍刀、指甲刀、理容用剪刀」組群（該組群僅分類至4 碼），且均為刮鬍刀相關商品，二者性質相同，自堪認於本件申請廢止日前3 年內，系爭商標亦有使用於「刮鬍刀刀片」商品之事實

(三)原告雖稱：依徵信報告書及參加人官方網站資料，可證明參加人未使用系爭商標，又參加人自承批發給中盤商或經銷商的商品未印上參加人名稱而只有中盤商或經銷商名稱，可見參加人無使用系爭商標之意圖，另參加人所提使用事證僅為廠商間往來資料，消費者無從認識系爭商標，是系爭商標自應予以廢止云云。

然查，原告不僅於本件廢止前三年內有出貨刮鬍刀商品給鉅霖公司，且商品包裝袋上確實有使用「多客」與「DORCO 」併存之系爭商標圖樣等情，已如前述，原告僅以徵信報告書或參加人官方網站資料即謂參加人未使用系爭商標，尚嫌速斷。

又參加人於廢止階段所提答辯書雖稱：批發給中盤商的商品沒包裝，客戶是印自已為進口商名稱等語，惟參加人於前開廢止答辯書中已詳述系爭商標使用態樣有A 至D 四種，所謂「批發給中盤商的商品沒包裝，由客戶在包裝上印自己名稱」乃D 態樣，而C 態樣為批發給旅館供應商，且所供應的是有包裝的產品等語，而依參加人所提產品照片，其上確實有印上參加人名稱及系爭商標圖樣，原告擷取參加人廢止答辯書片段內容而謂參加人無使用系爭商標云云，自不足採。

再者，依鉅霖公司官方網頁所載，該公司是專門提供飯店、旅館業者用品的公司，是鉅霖公司向參加人購買的活動頭刮鬍刀商品外包裝上既然印有系爭商標圖樣，則前來飯店、旅館住宿的消費者自然會認識到系爭商標，原告稱參加人所提證據僅為廠商間的交易事證、消費者無法認識系爭商標云云，亦無足取。此外，商標之維權使用除須有使用之事實外，其使用方式亦須符合一般商業交易習慣，本院衡酌參加人於105 年12月25日至106 年1 月24日售予鉅霖公司之系爭商標商品金額高達87,570元，足以證明符合一般商業交易習慣，自足以認定系爭商標於申請廢止前3 年內確實有真實使用之事實。

(四)原告又稱：鉅霖公司回覆給經濟部的內容不明確，文中所稱「常年採購」不知是多久時間，且無法證明所購買的產品包裝為何，因此聲請傳喚鉅霖公司負責人以證明參加人出售的刮鬍刀是否印有系爭商標圖樣等語。然經濟部108 年7 月18日發函予鉅霖公司之函文記載「主旨：貴公司於105 至106 年間是否曾向新略實業有限公司購買『多客牌活動頭刮鬍刀（藍包）』產品，及該刮鬍刀外包裝袋是否有標示『多客DORCO 』字樣（如附件2 ）…」、「說明二、隨函檢附新略實業有限公司105 至106 年間開立予貴公司之請款單明細、統一發票（附件1 ）及刮鬍刀外包裝袋影本（附件2 ）供參。」，該函文所附的附件1 即為廢止答辯附件11之請款單明細、廢止答辯附件11-1的106 年1 月23日統一發票，該函文所附的附件2 即為廢止答辯附件10-2之刮鬍刀商品照片，而鉅霖公司於108 年7 月26日函覆謂：「…所查詢的多客牌活動刮鬍刀（藍包）是我們常年採購的產品，新略公司DORCO 產品外包裝袋多年來都是如貴部來函附件2 外包裝圖案，有印“多客DORCO ”字樣，經核對105 年至106 向新略公司購買商品如貴局00000000000 號函附件新略公司請款單，附件1 統一發票及包裝圖樣無誤」等語（見訴願第36頁），顯見鉅霖公司已確認於105 年至106 年間向參加人購買之刮鬍刀外包裝圖樣確實如經濟部發函所附的附件2 照片無誤，並無原告所稱回函內容不明確之情形，故其請求本院傳喚鉅霖公司負責人到庭作證，顯屬重複調查證據，自無必要。

智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 陳忠行
法 官 蔡如琪