(著作權 經銷代理 專屬授權)韓國bob雜誌：法院認為，原告心空間公司並非韓國公司在台灣的專屬被授權人，不得以著作權人地位提起訴訟。

#著作權 #專屬授權 

#授權合約 #代理經銷合約

在過去的很多次演講當中，已經講過著作權的「 #轉讓」、「 #專屬授權」、「 #獨家授權」、「 #非專屬授權」有什麼差異。應該全台灣就我講的最清楚(自己說XD)。

同時我也講過為什麼「為什麼創作人在很多時候是不能唱自己的歌」的（Answer：因為創作人不一定是權利人）。

依據判決理由顯示，本案的被告把告訴人(台灣總代理)的雜誌掃描之後放在APP上面銷售，這個客觀事實可能侵害著作權。但是，誰有權利提告？假設台灣總代理沒有獲得韓國雜誌公司的專屬授權，台灣總代理就沒有提告的權利。

合約條款究竟是不是「專屬授權」，是本案判決結果逆轉的關鍵。不過，本案還沒確定，也還可能繼續逆轉下去。

雖然案件還沒確定，但凸顯一些法律上的重要之點：

#著作權授權合約要好好擬定

#提起訴訟之前要仔細評估由誰提告

#在動態的訴訟過程中思考是否還有其他可能性

擬定合約的重要性，實在是不用再多做強調。

【bob韓國雜誌】

民事判決：

智慧財產及商業法院109年度民著上字第9號民事判決(2021.11.18)

刑事判決：

最高法院109年度台上字第2354號刑事判決(2020.5.27)

https://ipcase.blogspot.com/2021/12/bob.html

智慧財產及商業法院109年度刑智上更(一)字第5號刑事判決(2021.11.17)

#恒達法律事務所

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智慧財產及商業法院109年度民著上字第9號民事判決(2021.11.18)

上 訴 人 陳O鼎
被上訴人 心空間文化事業有限公司

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中
華民國109年3月31日本院108年度民著訴字第99號第一審判決提起上訴，被上訴人追加聲請假執行之宣告，本院於110年10月28日言詞辯論終結，判決如下

主 文
原判決不利於上訴人部分及該部分之訴訟費用均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人(原告)在第一審之訴駁回。 

　　事實及理由

貳、實體事項：
...

四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第
270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事
項並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項：
⒈韓國A&C公司為bob雜誌（即系爭雜誌）之著作財產權人。
⒉被上訴人於100年9月1日與A&C公司簽訂總代理契約書。

⒊依本院108年度刑智上訴字第12號判決事實，認定上訴人未經被上訴人同意，於104年至107年1月30日間，擅自將系爭雜誌第4 系列第1 期至第24期之雜誌內容以拍照後轉成PDF檔之方式重製成電子檔，並公開傳輸至由飛訊雜誌社由訴外人傳樂有限公司再委由訴外人禾東創意公司開發之「Fashion Book」應用程式（即FashionBook APP ）。
⒋上訴人在FashionBook APP「空間設計」此一書櫃中包括系爭雜誌性質在內的雜誌共計25種。
⒌被上訴人的每一本bob雜誌紙本實際售價為950元。
⒍被上訴人向內政部保安警察第二總隊刑事警察大隊對上訴人提起刑事告訴，經檢察官偵查起訴，後為臺灣士林地方法院以107年度智訴字第4號刑事判決，處上訴人有期徒刑6月在案，如易科罰金，以1仟元折算1日在案。上訴人不服提起上訴，經本院以108年度刑智上訴字第12號刑事判決處上訴人有期徒刑6月，如易科罰金，以1仟元折算1日。
⒎本院108年度刑智上訴字第12號刑事判決已經最高法院109年度台上字第2354號刑事判決撤銷，並發回本院審理中。
⒏上訴人與被上訴人於上開刑事案件過程中，均未達成和解。

㈡本件爭點:
⒈被上訴人是否為系爭雜誌之專屬被授權人？
⒉上訴人侵害系爭著作之著作財產權，是否僅侵害其重製權、公開傳輸權，而未包括其他著作財產權?
⒊被上訴人依著作權法第88條第1項、第2項第1款、民法第184條第1項後段規定，請求上訴人賠償3,728,400元及法定遲延利息，是否有理由？
⒋迄107年1月30日止，上訴人是否曾銷售系爭雜誌予239人次的顧客?

五、本院得心證之理由：

㈠按「(第1項)著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。(第2項)非專屬授權之被授權人非經著作財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用。(第4項)專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利」，著作權法第37條第1、2、4項定有明文。

次按，主張法律關係存在之當事人，須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責任。而此特別要件之具備，苟能證明間接事實並據此推認要件事實雖無不可，並不以直接證明者為限，惟此經證明之間接事實與要件事實間，須依經驗法則足以推認其因果關係存在者，始克當之。倘負舉證責任之一方所證明之間接事實，尚不足以推認要件事實，縱不負舉證責任之一方就其主張之事實不能證明或陳述不明、或其舉證猶有疵累，仍難認負舉證責任之一方已盡其舉證責任，自不得為其有利之認定（最高法院91年度台上字第1613號判決要旨參照）。

㈡又按，「原告起訴於當事人適格有欠缺者，係屬無理由，法院應以判決駁回之，不得認為不合法，以裁定形式予以裁判」，最高法院29年度抗字第347號判決先例意旨可資參照。

㈢對於被上訴人是否為系爭雜誌之專屬被授權人，被上訴人提出原證1:2011年3月1日總代理契約書及認證文件各1份（即稱100年總代理契約）、原證2:2014年9月1日著作權契約及認證文件各1份(即稱103年著作權契中文版)為證，

惟上訴人辯稱被上訴人所出之上揭證據不能證明其係系爭雜誌之專屬被授權人，並提出被上訴人於另案刑事訴訟提出為證之乙證8即原證2(同乙證7)之韓文版著作權授權契約，辯稱原證2、乙證8實際簽訂日期為107年12月5日，並非2014年9月1日，原證2是否為乙證8之中譯本?原證2是否為真?均有疑義，且韓文版著作授權契約簽署日期並非2014年9月1日，進而得推論中文版著作授權契約簽署日期亦非2014年9月1日，中文版著作授權契約卻記載簽署日期為2014年9月1日，則其是否經被上訴人法定代理人變造，而非真正，亦有爭議，此亦為前述最高法院109年度台上字第2354號刑事判決所質疑。因此，若未先行釐清中文版、韓文版二份著作授權契約是否為真正，則無從據以論斷被上訴人是否享有系爭著作之專屬授權而得提起本件訴訟等語。

經本院詢以:「被上訴人對於上訴人請求被上訴人提出著作授權契約韓文版公認證文件，被上訴人是否有要提出？」，

被上訴人訴訟代理人答稱:「依原審原證1及原證2及其中文版的公認證文件就已經可證明被上訴人為專屬被授權人，因此認為沒有再提出韓文版的必要。且考量到疫情關係，被上訴人因工作因素，事實上無法去韓國辦理公認證事宜」等語，

經本院再次向被上訴人確認:「被上訴人意思是否不以韓文版合約作為證據，僅用原審原證1、原證2作為證據即可？」被上訴人法定代理人答稱:「是」。

是以，縱被上訴人僅以原審原證1、原證2作為證明其是否為系爭雜誌之專屬被授權人之證據，惟因上訴人已提出被上訴人於另案刑事訴訟提出作為告訴之證據即乙證8韓文版著作權授權契約，為上開辯解，本院自得加以審酌。

㈣承上，由100年總代理契約第1條、第2條、第6條約定觀之，其本旨係A&C公司與被上訴人就系爭雜誌在我國境內之代理經銷權約定，惟代理經銷與著作授權乃屬二事，可知100年總代理契約本即是聚焦於「代理經銷權」之授權，而非「著作授權」，雖其約定有排除A&C公司於我國經銷發行系爭雜誌之權等語，然此僅係指涉「代理經銷權」之排除，並非針對「著作授權」為相關約定，尚難僅憑100年總代理契約第2條、第6條約定，認為A&C公司有專屬授權著作權予被上訴人之意思。

再者，依100年總代理契約第1條、第2條、第6條約定，以及103年著作授權契約第1條、第2條、第4條約定，可知該兩契約均未具體明定系爭雜誌之著作權授權範圍為何，此亦經原審以「契約中並未特定著作財產權中之個別權利，而係逕稱著作權」等語認定之，則依著作權法第37條第1項之規定，在授權約定不明之情形下，應推定並未有著作權之授權，實難認為A&C公司有「概括授權」被上訴人之情事，原審認為A&C公司有「概括授權」被上訴人，尚屬誤會。

㈤又查，100年總代理契約、103年著作授權契約之差別，僅在於103年著作授權契約之約定標的增列有DETAILS雜誌，此為被上訴人法定代理人於原審所陳，則被上訴人另行與A&C公司簽訂103年著作授權契約之舉，適足以證明100年總代理契約並無著作權專屬授權之約定，否則，既然100年總代理契約已足認有專屬授權之情事，何以被上訴人須再另行與A&C公司簽訂103年著作授權契約。因此，尚難認為100年總代理契約已有約定專屬授權之意。

是以，本件應再就103年著作授權契約進一步審酌，惟因被上訴人提出103年著作授權契約之時機尚有疑問，且上訴人辯稱103年著作授權契約韓文版簽署日期為2018年12月7日，被上訴人卻竟稱其僅以原證1、原證2中文版契約為證據，捨棄韓文版契約之認證，以釐清其契約之真正，杜爭議而不為，本院因此認為103年著作授權契約之韓文版、中文版無法認為真正，並不具證據能力，無法排除上訴人辯稱103年著作授權契約之韓文版、中文版均係被上訴人法定代理人臨訟製作之疑義，自不能認為被上訴人主張該兩契約真正，且可溯及授權至上訴人侵權行為期間即104年至106年5月間，從而亦無法依據103年著作授權契約，認定被上訴人為系爭雜誌之專屬被授權人，而得提起本件訴訟。

六、綜上所述，被上訴人所提出之證據欠缺證據能力或證明力，不能為其係系爭雜誌之專屬被授權人之有利認定，本院因此認為被上訴人起訴於當事人適格有欠缺，其訴為無理由，應以判決駁回。

是以，原審以被上訴人為系爭雜誌之專屬被授權人，上訴人故意侵害被上訴人所有之系爭雜誌之著作財產權，依著作權法第88條第1項前段、第2項第1款規定，判命上訴人給付372萬8,400元本息，即非適法，上訴人聲明不服，求予廢棄，為有理由，爰由本院將原判決不利於上訴人部分予以廢棄，並駁回被上訴人該部分在第一審之訴。被上訴人在第二審追加聲明，若受有利判決，願供擔保請准宣告假執行，惟其訴既經駁回，則假執行之聲請應併予駁回，附此敘明。

智慧財產第二庭
審判長法 官　汪漢卿
法 官　彭洪英
法 官　曾啓謀

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最高法院109年度台上字第2354號刑事判決(2020.5.27)

上 訴 人 陳O鼎

上列上訴人因違反著作權法案件，不服智慧財產法院中華民國10
8 年5 月30日第二審判決（108 年度刑智上訴字第12號，起訴案號：臺灣士林地方檢察署107 年度偵字第4487號），由原審辯護人代為上訴，本院判決如下：

主 文

原判決撤銷，發回智慧財產法院。

理 由

一、本件原判決撤銷第一審之不當科刑判決，改判依想像競合犯規定，從一重論處上訴人陳O鼎犯著作權法第91條第2 項之意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪刑，併諭知沒收等。固非無見。

二、原判決係以：

上訴人及其辯護人於第一審及原審應係同意告訴人心空間文化事業有限公司偵查中所提2011年9 月1 日「總代理契約書」及於第一審所提之韓國版總代理契約書均有證據能力，但質疑上開證據之證據力，並認告訴人無告訴權，應為公訴不受理之判決，因認上開2 總代理契約書應有證據能力，並據該2011年9 月1 日之總代理契約書及2014年9 月1 日之著作授權契約之契約內容，論斷告訴人有系爭著作權之「專屬授權」，其本件告訴為合法。

三、惟查：

㈠上訴人及其辯護人固於民國107 年12月7 日第一審審理時，就偵查卷第61頁附告訴人所提2011年9 月1 日「總代理契約書」表達同意作為證據，但就告訴人於第一審所提附於第一審智訴字第4 號卷第157 頁之韓國版契約及第159 頁之2014年9 月1 日中文版「著作授權契約」之真正，表示爭執，同時要求告訴人應就該韓國版契約書為認證並翻譯；嗣上訴人及其辯護人於原審時，亦為相同之爭執。均未曾同意該第一審卷第157 頁韓國版契約或第159 頁中文版2014年9 月1 日「著作授權契約」有證據能力。

而原判決於第 6頁至第9 頁憑以論斷告訴人有本件合法告訴權之2 份契約，分別係上開2011年9 月1 日「總代理契約書」及中文版2014年9 月1 日「著作授權契約」，並無原判決第3 頁所謂之「韓國版總代理契約書」。

如原判決認有證據能力之「韓國版總代理契約書」實係上開第一審卷第157 頁之韓國版契約及第159 頁「著作授權契約」之誤載，則依上說明，原判決認定上訴人曾同意該第159 頁之「著作授權契約」有證據能力，即與卷內證據資料不符，有證據上理由矛盾之違法。而如非誤載，則原判決就該159 頁所附之中文版「著作授權契約」，何以有證據能力，並未敘明其認定所憑之證據及理由，亦有理由不備之違法。

㈡依第一審筆錄記載，告訴人之代理人於第一審提出並請求庭
呈附卷，嗣由第一審審判長當場提示予上訴人及其辯護人辨識並表示意見之「韓國版總代理契約書」，應係該卷第 157及159 頁所附之韓國版契約及中文版「著作授權契約」。如果無訛，告訴代理人已於庭呈時表示：「今日庭呈的這份契約確實是在2014年9月1日簽署」。則原判決謂：該第157 頁之著作授權契約（韓文）「經核韓文日期之記載實為2018年12月5 日，則此份韓文著作授權契約無法作為告訴人是否合法告訴之證明」，即與上開筆錄記載之告訴代理人陳述不合。

又同上卷第159 頁之中文版2014年9月1日「著作授權契約」，與第157 頁之韓國版契約間，有何關係？何以同時提出？是否為該韓國版契約之中文譯本？實情如何，因攸關該2014年9月1日中文版「著作授權契約」是否為真，得否憑以論斷告訴人有本件告訴權，自有調查釐清之必要。

四、上訴意旨指摘原判決不當，為有理由，應認有撤銷發回更審之原因。

最高法院刑事第一庭
審判長法官 陳 世 淙
法官 洪 兆 隆
法官 楊 智 勝
法官 吳 冠 霆
法官 黃 瑞 華

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智慧財產及商業法院109年度刑智上更(一)字第5號刑事判決(2021.11.17)

上 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
上 訴 人 即被 告 陳O鼎

上列上訴人因被告違反著作權法案件，不服臺灣士林地方法院10
7 年度智訴字第4 號，中華民國108 年1 月4 日第一審判決（起
訴案號：臺灣士林地方檢察署107 年度偵字第4487號），提起上
訴，本院前審判決後，經最高法院發回更審（最高法院109年度台上字第2354號），本院判決如下：

主 文
原判決撤銷。
本件公訴不受理。

理 由
...
三、經查：本案告訴人主張其就bob 雜誌獲得A＆C公司著作權之專屬授權，而取得在臺灣地區印製及銷售之權利，並提出

㈠西元2011年9月1日告訴人與A＆C公司簽訂之總代理契約書（下稱總代理契約書，見臺灣士林地方檢察署107年度偵字第4487號卷《下稱偵查卷》第61頁）、

㈡2014年9月1日告訴人與A＆C公司簽訂之著作授權契約（下稱著作授權契約，見臺灣士林地方法院107年度智訴字第4號《下稱原審卷》第159頁）、

㈢韓文版契約（見原審卷第157頁）、

㈣bob 雜誌第24期內頁影本（參見偵查卷第226 頁) 、韓國版bob 雜誌第129期（即臺灣授權版第4系列第1期）（證物外放）、臺灣版bob雜誌第4系列第1期（證物外放）、臺灣版bob雜誌第4系列第24期（證物外放）（前開bob雜誌部分，下合稱bob雜誌版權頁）為證。本院逐一審視上開證據如下：

㈠總代理契約書部分：

觀諸總代理契約書之內容，並未記載專屬授權之字樣。

又該契約記載

「第1條：甲方（即A＆C公司）授權乙方（即告訴人）擁有以下所列圖書（以下簡稱該產品）之中華民國臺灣地區獨家總代理經銷權。

第2條：甲方與甲方所有其它地區經銷商不得將該產品暨該產品之任何語言版本及任何形式改編版本銷售給中華民國臺灣地區任何單位或個人。

第3條：甲方保證所有該產品絕對不發行任何形式原版暨任何形式改編版本之中文簡體字版本。

第4條：乙方保證所有該產品只能在中華民國臺灣地區銷售。......

第6條：甲方授權乙方為該產品之臺灣地區著作權擁有法人，如發生臺灣地區任何單位或個人侵犯甲方著作權之情事，乙方得依法全權處理。」

依第1條至第4條約定內容所示，僅得認定A＆C公司授權告訴人就該產品享有臺灣地區之獨家經銷權，並非著作權之專屬授權。

㈡著作授權契約部分：　

觀諸該著作授權契約之內容，並未記載專屬授權之用詞。

又細繹其內容

「第一條：甲方（即A＆C公司）授權乙方（即告訴人）擁有以下所列圖書之中華民國臺灣地區獨家著作授權。

第二條：甲方與甲方所有其他地區經銷商不得將上列所有圖書暨上列所有圖書之任何語言版本及任何形式改編版本銷售給中華民國臺灣地區任何單位或個人。

第三條：乙方保證上列所有圖書，只能在中華民國臺灣地區印製及銷售。

第四條：甲方授權乙方為上列所有圖書於中華民國臺灣地區之著作擁有法人，如於臺灣地區任何單位或個人侵犯甲方著作權情事，乙方得提起訴訟救濟權利。」

第一條已約明告訴人享有臺灣地區之獨家經銷權，並非著作權之專屬授權，且第三條約定告訴人所取得之授權範圍係「印製」及「銷售」，至第二條僅限制A＆C公司不得在臺灣地區「銷售」該契約所列之圖書，並未限制其在臺灣地區之「印製」行為。

因此，雙方僅約定A＆C公司於授權告訴人在臺灣地區重製、銷售後，同時負有不得於臺灣地區再行授權第三人銷售之義務，並未排除A＆C公司以自己名義或A＆C公司其他地區經銷商在臺灣地區重製之權利，核與專屬授權係指著作財產權人於授權範圍內不僅不得再行授權第三人，其亦不得自行行使授權及著作財產權之權利有別。

至第四條記載「甲方授權乙方為上列所有圖書於中華民國臺灣地區之著作擁有法人」，應與第一條至第三條之約定綜合判斷，告訴人僅取得在臺灣地區「印製」及「銷售」之獨家經銷權，並非專屬授權。

　　
㈢韓文版契約部分：

此韓文版契約簽立之時間係2018年12月5日，有該契約、翻譯聲明書附卷可參(見本院108年度刑智上訴字第12號卷《下稱前審卷》第275頁)，且為告訴代理人所不爭執(見前審卷第249頁)。

告訴代表人雖稱因找不到2014年所簽訂之韓文版契約，所以依照2014年9月1日簽訂之合約內容重新簽訂該契約等語（見前審卷第249頁），然其未能提出任何證據以資佐證。

該韓文版契約既於本案案發時間(即104年至106年5月)後所簽訂，自無法作為認定告訴人取得專屬授權之依據。

㈣bob 雜誌版權頁部分：

觀諸bob 雜誌版權頁載明：臺灣專屬經售提供與心空間公司（The exclusive distributorship in Taiwan is offered to ArchiHeart Corporation.），其中「 exclusive」固有專屬之意，然「distributorship」係指經銷，並不等同於著作權之專屬授權，無法認定告訴人取得bob雜誌之專屬授權。

㈤綜上所述，本院審酌前開證據證據，難認告訴人具有bob雜誌之專屬授權，是告訴人自不得以自己名義提起本案告訴。又告訴得委任代理人為之，惟告訴既係向偵查機關申告一定犯罪事實並表示訴追希望之意思表示，是此項意思表示，具有特定代理之性質，以經特別授權為必要，且僅為告訴權人本人之意思所得決定，並無許代理人代為意思決定之餘地。故告訴代理權之得為授與者，自應在犯罪事實已經發生後始得為之，如事前為概括之委任，本人是時尚無取得告訴之權限，自亦無從委託他人代行，因之其告訴並非合法。

經查前開著作授權契約第四條雖約定「甲方授權乙方為上列所有圖書於中華民國臺灣地區之著作擁有法人，如於臺灣地區任何單位或個人侵犯甲方著作權情事，乙方得提起訴訟救濟權利」，然該契約簽訂時，本案犯罪事實尚未發生，參諸前開說明，此為事前概括授權，自不生授權之效力，故告訴人亦未依該條規定取得告訴代理權，其所為之告訴並非合法。

四、撤銷改判之理由：

起訴書載明被告涉嫌違反著作權法第91條第2項、第92條之意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪及擅自以公開傳輸之方式侵害他人之著作財產權等罪嫌。而經本院審理結果認告訴人上揭所列之罪，未經告訴權人合法告訴，依法應為不受理之判決，業詳述如前。然原審認定被告係犯同法第91條第2 項及同法第92條之罪，即有未合，自應撤銷改判，揆諸上開說明，爰為公訴不受理之判決。

據上論斷，應依智慧財產案件審理法第1 條、刑事訴訟法第369條第1 項前段、第364 條、第303 條第3款，判決如主文。

　　　　　　　　　智慧財產第三庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　蔡惠如　
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳端宜　
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王碧瑩

娛樂法(著作權 編劇合約 劇本前期開發 劇本創作合約 終止)韓劇「游離人生」改編劇本爭議：法院認為，製作公司(原告)與編劇(被告)是「合意終止」編劇合約，編劇公司有權受領第一期費用(相當於3集劇本)，出資公司則擁有終止前編劇交付資料(故事大綱、人物小傳、背景設定)的著作權。

#游離人生 #韓劇改編

#編劇 #編劇合約 #履約爭議 #終止

出資方與編劇之間的合約爭議在這幾年可以說是越來越常見，

也算是「 #台劇復興」裡面的一環。

爭議越多，代表影視產業越活絡。

這也讓我們有機會去審視 #編劇合約 的相關條款是否能夠在爭議發生時保護自己？不論你是從出資方、影視製作公司或者是編劇的角度，都能夠從中學習到自己的功課。

這個案子也是出資方與編劇的分手案件。

👉編劇(被告)雖然主張製作公司(原告)終止合約不合法，但法院依據雙方對話過程認為編劇「已經同意終止」。 

「參以被告109年9月24日電子郵件回覆內容， #已表示尊重並同意原告片面解約之決定，系爭契約就此終止，但因被告收受款項係系爭契約之定金，且系爭契約係因原告片面解約導致原告不能履行，故原告不得請求返還等語，可徵兩造於109年9月24日就系爭契約為終止之意思表示已達一致，而生終止效力。」

👉製作公司(原告)拿到了終止合約前的「故事大綱、人物小傳、背景設定」的著作權，但是付了相當於3集劇本的費用。

製作公司雖然主張是「預付承攬報酬」，但法院認為：

兩造合約不是承攬：

「兩造約定第一期劇本服務費用之給付時間、方式，均與完成一定工作始得取得承攬報酬之民法第505條關於承攬報酬給付時期之規定不符，本院自難僅憑系爭契約就第一期劇本服務費用為3集劇本費用即為被告不利之認定。」

兩造合約約定製作公司「簽約後」就要付款，沒有其他限制：

「依前開系爭契約第5條第3項第1款約定內容，可知兩造就第一期劇本服務費之給付約定內容， #並未要求被告需完成系爭契約附件之創作階段1至3且需經過原告審查驗收後，始得受領第一期劇本服務費，而係約定被告收受該款項後，再行進行系爭契約約定之工作」

👉另一個值得注意的點是，編劇主張該劇本有向OO著作權協會登記為著作權人所以編劇才是著作權人，但法院說「依據合約，出資公司才是著作權人。」

也就是說，有沒有向OO協會登記著作權，根本不是重點(在法律上頂多能證明登記的時間，並不能證明你就是著作權人)。

換句話說，好好的把合約約定清楚，比去做什麼著作權登記重要（因為 #著作權根本不用登記）。

如果創作者有登記著作權的需求，智慧局應該可以思考是不是應該由公部門出面重啟這方面的業務，光是公信力就非常的足夠啊👍

【游離人生】

智慧財產及商業法院110年度民著訴字第8號民事判決(2021.11.17)

https://ipcase.blogspot.com/2021/12/blog-post_31.html

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智慧財產及商業法院110年度民著訴字第8號民事判決(2021.11.17)

原 告 妍夏國際有限公司（製作公司）
被 告 允哲創藝製作所有限公司（編劇）
法定代理人 葉O喬（原名葉O潔）

上列當事人間請求著作權其他契約爭議事件等事件，本院於民國110年10月27日言詞辯論終結，判決如下：

主 文
被告不得自行或使第三人以改作、公開傳輸、散布等方式侵害原告所有如附表一所示著作物之著作財產權。
原告其餘之訴駁回。
 
　　事實及理由

壹、程序事項：

按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256 條定有明文。

查本件原告起訴時，其訴之聲明第二項原為：「被告不得未經原告同意，自行或使第三人以改作、公開傳輸或散布等方式侵害原告就附件一所列著作物之著作財產權」等語，惟未於起訴書檢具附件一，嗣原告於民國110年10月14日具狀將該項聲明更正為：「被告不得自行或使第三人以改作、公開傳輸或散布等方式侵害原告就附表一所列著作物之著作財產權。」等語，並於書狀載明如附表一所示之內容。經核原告上開更正並未變更訴訟標的，而僅補充其聲明使之完足、明確，依上開說明，於法尚無不合，應予准許。

貳、實體事項：

一、原告主張：

㈠原告取得韓國「游離人生」之原創劇本之專屬影劇改編授權後，委由製作團隊巨宸製作有限公司撰擬上開劇本項目合作計劃書與故事大綱，並與被告於109年6月15日簽訂「游離人生」劇本（下稱系爭劇本）前期開發委託合約書（下稱前期合約），約定開發費用新臺幣（下同）6萬3,000元，原告於簽約時已給付被告開發費用3萬1,500元，被告於109年6月21日提出系爭劇本改編大綱，內容包含主要人物簡介、劇情楔子、改編策略與原告。

嗣兩造於109年7月12日簽訂系爭劇本創作契約（下稱系爭契約），約定內容包含該契約附件之劇本創作期程規劃，被告雖於劇本創作期程規劃之創作階段1、2陸續交付如附表一所示著作物與原告，然該等著作物內容未獲原告審認通過，兩造多次溝通未果，原告於109年9月7日以電子郵件寄送系爭契約終止協議書與被告，被告則於同年月24日回覆表示同意終止系爭契約，僅稱定金不得請求返還等語。

又系爭契約性質應屬承攬契約，兩造約定系爭契約總價金為177萬4,500元，以每集13萬6,500元計算，共計13集，總價金分為4期給付，每期款項均對應被告撰擬劇本工作成果而給予報酬，第一期款項約定為3集劇本服務費用，且應扣除前期契約已給付被告之3萬1,500元，原告考量被告於第一期尚須完成總綱、人物設定、13集分集故事綱等前置準備工作，故於簽約後立即給付被告相當於3集劇本服務費之第一期款37萬8,000元，核其性質應屬預付之承攬報酬。

兩造既於109年9月24日合意終止系爭契約，原告固同意被告所為如附表一所示之交付內容，相當於系爭契約約定1集劇本之服務費用即13萬6,500元，然其餘金額24萬1,500元部分超過被告按其完成工作所得受領之報酬範圍，即為無法律上原因所受之利益，原告自依民法第179條規定，請求被告返還預付之承攬報酬24萬1,500元。嗣因原告於109年9月28日委託律師發函請求被告於函到10日內返還上開款項，經被告拒絕後，原告始提起本件訴訟，爰依民法第179條規定，請求被告返還24萬1,500元本息。

㈡被告依系爭契約所交付原告如附表一所示著作物，依系爭契約約定該等著作物之著作財權歸屬於原告所有，然被告於109年9月24日即表示其享有附表一所示著作物之著作財產權，且於109年9月間以系爭劇本向社團法人台灣著作權保護協會登記為該等著作物之著作權人，縱該登記不具任何法律效力，可知被告確無視系爭契約約定僭稱為著作權人，故原告依著作權法第84條規定，請求被告不得自行或使第三人以改作、公開傳輸、散布等方式侵害原告所有如附表一所示著作物之著作財產權。

㈢並聲明：
　⒈被告應給付原告24萬1,500元，及自109年10月10日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
　⒉被告不得自行或使第三人以改作、公開傳輸、散布等方式侵害原告所有如附表一所示著作物之著作財產權。
　⒊就第一項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：　　

㈠原告空泛指謫被告未修改系爭劇本總綱，及其創作品質未達要求，均未提出相關證據，且系爭劇本縱需修改，被告亦未依系爭契約第2條第3項、第4條第2項約定履行應負之義務，即在收到劇本後5個工作日以電郵方式提出明確修改意見發送至被告指定郵箱，實已違約在先。又依系爭契約第8條第2 項約定，任一方不得單方擅自解除契約，若必須提前終止系爭契約，原告應就雙方認可已完成之内容，支付費用予被告。是原告片面終止系爭契約之行為，與系爭約定未符，難認合法。

㈡原告依不當得利法律關係，請求被告返還241,500 元本息，並無理由：

⒈系爭契約就劇本創作之約定，實則係承攬契約與有償委任契約之混合契約，乃係非典型契約，惟不論以承攬契約或有償委任契約視之，依現行我國司法實務及系爭契約約定意旨，應課以原告較多契約解釋上不利之之風險承擔責任，方符衡平原則。是系爭契約所定之契約金額，性質應屬承攬、有償委任契約之混合性契約所為約定報酬，依民法第505條第2項規定，原告自應依約給付被告第一期款項37萬8,000元。

⒉又系爭契約約定之第一期款項37萬8,000元，依其內容即屬定金性質；縱非定金，系爭契約第5條第3項第1款約定內容亦與民法第545條預付處理委任事務之必要費用之規定相符。原告既違反系爭契約第2條第3項、第4條第2項約定之義務，且片面違法提前終止系爭契約，致被告不能繼續履行，依民法第249條第2款規定，原告不得主張返還37萬8,000元定金或解為預付處理委任事務之必要費用。

⒊被告受領原告給付37萬8,000元，法律性質上本屬於「定金」，並無任何不當得利之情。又無論按民法承攬或委任之規定，原告若要單方面主張終止契約，仍有應給付被告部分報酬或負損害賠償之義務存在，此觀諸系爭契約第5條第3項第5款、第8條第2項後段有明文約定。被告為履行系爭契約，事先已為許多準備，包括排除109年7月至109年12月下旬之工作檔期來為系爭劇本創作契約服務，且依原告要求業已支付許多費用，是被告所付出之投入與努力，業已超越所受領37萬8,000元價值，故原告要求其退還其中24萬1,500元，並無理由。

㈢依系爭契約第1條第1項及第2項約定、著作權法第12條第1項、第2項規定意旨，被告為系爭劇本相關著作之著作人，且在被告享有其著作財產權情形下，原告如擬利用系爭劇本相關著作，前提應係依約履行系爭契約，於付清契約報酬情形下，始得以出資人身分利用，然原告既違約提前終止系爭契約，復未依原約定履行出資人之義務，自不得享有如附表一所示著作物之著作財產權。

㈣並聲明：
　⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　
　⒉訴訟費用由原告負擔。

三、得心證之理由：

㈠按委任與承攬於契約履行之過程中，皆以提供勞務給付作為手段，在性質上同屬勞務契約。

然受任人提供勞務旨在本於一定之目的，為委任人處理事務，其提供勞務，應依委任人之指示，其契約之標的重在「事務之處理」；至於承攬人提供勞務乃在為定作人完成一定之工作，其服勞務具有獨立性，不受定作人之指揮監督，其契約之標的重在「一定工作之完成」。

因此，民法各種之債乃將委任與承攬分別規定為兩種不同之有名契約（民法第490條第1項、第528 條）。苟當事人所訂立之契約，係由承攬之構成分子與委任之構成分子混合而成，並各具有一定之分量，且各該成分之特徵彼此不易截然分解及辨識，而當事人復未就法律之適用加以約定時，其既同時兼有「事務處理」與「工作完成」之特質，自不應再將之視為純粹之委任或承攬契約，而應歸入非典型契約中之混合契約（司法院院字第2287號解釋參照），成為一種法律所未規定之無名勞務契約。

復以委任契約為最典型及一般性之勞務契約，為便於釐定有名勞務契約以外之同質契約所應適用之規範，俾契約當事人間之權利義務關係有所依循，民法第529條乃規定：「關於勞務給付之契約，不屬於法律所定契約之種類者，適用關於委任之規定。」

故有關由委任與承攬二種勞務契約之成分所組成之混合契約，而彼此間之成分特徵不易截然分解及辨識時，其整體之性質上既屬於勞務契約之一種，自應依該條之規定，適用關於委任之規定，庶當事人間之權利義務關係得以確立（最高法院103年度台上字第560號、106年度台上字第1166號、107年度台上字第1637號判決意旨參照）。茲就系爭契約全文內容（見本院卷一第41頁至第47頁），說明如下：

⒈查依系爭契約第2條第1項、第3條第1項關於原告、被告之權利和義務各約定

「在劇本創作周期內，甲方（即原告）有權對該劇的創作方向、創作風格根據市場需求向乙方（即被告）提出修改要求，乙方須按照甲方所提出的內容和時間要求進行修改。本劇劇本創作期程與內容修改的約定按照劇本契約之第4條與附件執行。如乙方未能按照甲方需求實現劇本創作的修改和調整，雙方依本契約第8條進行調解」、

「乙方按本契約附件擬定之期程完成本劇劇本創作工作，並確保本內容符合甲方審核反饋之要求」；

第4條第1項、第2項則約定劇本創作的修改、交付審核之相關內容；

第5條第3項第1款至第4款關於契約金額與付款約定：

「甲乙雙方經協商一致同意劇本服務費用按照如下約定進行支付：

⑴第一期：本契約簽訂後甲方即支付乙方3集劇本費用，扣除前開第一期開發費用為37萬8,000元。乙方指定帳戶收到訂金後，乙方即開始本契約約定之工作。

⑵第二期：乙方完成本契約附件之創作階段4，將本劇1～5集劇本修改第二稿交付至甲方指定電郵後，甲方於3個工作日內支付乙方2集劇本費用27萬3,000元。

⑶第三期：乙方完成本契約附件之創作階段6，將本劇6～11集劇本修改第二稿交付至甲方指定電郵後，甲方於3個工作日內支付乙方6集劇本費用81萬9,000元。

⑷第四期：乙方完成本契約附件之創作階段8，將本劇1～13集劇本定稿交付至甲方指定電郵後，甲方於3個工作日內支付乙方2集劇本費用27萬3,000元。乙方於本劇全部劇本完成後，另協助甲方完成播映平台所需宣傳用短綱、人物介紹」，

可知被告負責系爭劇本之創作工作，除應按照系爭契約約定期程完成及交付外，尚須經過原告審核通過，且原告有權對被告提交之創作內容提出修改要求，又兩造約定劇本服務費自第2期開始，應由被告完成系爭契約附件所約定之創作階段，並將劇本交付原告後，始得取得各期款項，則兩造前揭約定內容，涉及被告應為原告完成系爭劇本創作之一定工作，且被告所為工作內容尚需經原告審核之程序，原告俟被告完成系爭契約附件創作階段4至8部分給付第二期至第四期款項方式，核其性質，應屬承攬契約之約定方式。

⒉復依系爭契約第1條第1項、第2項、第5項關於合作內容之約定「甲方委託乙方進行本劇的劇本創作……如在過程中雙方對創作方向產生分歧，甲方有權依本契約第8條之規定終止合作並享有本劇之所有版權……」、

「乙方負責本劇的劇本創作，乙方同意指定【葉O潔】作為本劇編劇，非經甲方書面許可，乙方在任何情況下均不得更換編劇」

「未經雙方書面許可，甲乙雙方均不得擅自轉讓本契約中雙方之權利和義務」，

此上開約定可知原告簽立系爭契約所著重者在於被告人員葉O潔需負責系爭劇本之創作，未經原告同意，被告不得將系爭劇本之創作任意交由第三人執行，且系爭契約相關權利義務亦不得自行移轉他人，是兩造簽立系爭契約係建立彼此互信基礎，原告對於何人擔任系爭劇本創作之編劇重視信任關係，必須為其所信任之人始可執行，符合受任人接受委任後，即不得任意將委任事務轉交由第三人處理之特性。

再參以系爭契約第5條第3項第5款約定：「如乙方未能按照甲方審核意見完成劇本創作之修改。甲方有權依本契約第8條終止本項目合作……」；

第9條第2項約定：「任何一方可在另一方發生違約行為並在該違約方收到守約方關於違約行為已發生並存在的通知的七天之內，仍未能對違約行為做出更正之時，經協商未果，可通過向另一方發出一份通知的方式立即終止本合同」，

益見原告對於被告為系爭劇本之創作工作是否符合其要求、系爭契約得否繼續履行，維繫在原告主觀上信任關係而定，則系爭契約上開部分確實亦具有委任契約之專屬性。

⒊基此，系爭契約既由委任之構成分子與承攬之構成分子混合而成，且各具有一定之分量，其性質似應認為係委任與承攬所混合而成之無名勞務契約，而非純粹典型之承攬契約。依前開說明，即應適用關於委任之規定作為判斷兩造間權利義務關係之依據。

㈡查兩造於109年8月5日進行會議時，原告以口頭方式向被告為終止系爭契約之意思表示；被告法定代理人葉O潔於109年8月13日以通訊軟體向原告專案經理確認陳美珊是否於同年月5日終止系爭契約；原告於109年8月14日以電子郵件向被告寄送系爭契約終止協議書，要求終止系爭契約；被告於109年8月19日以通訊軟體為拒絕終止契約之意思表示；原告於109年9月7日以電子郵件再向被告寄送系爭契約終止協議書；被告於109年9月24日以電子郵件回覆原告；

原告於109年9月28日委請律師發函請求被告於函到10日內還款，被告則於109年10月7日以律師函回覆表示拒絕之意思等事實，為兩造所不爭執...

觀諸兩造於109年8月13日對話紀錄，被告法定代理人於確認原告要終止合作後，回覆「ok」、「那後面1、2集也不用寫了對吧」、「那我們需要寫個簡單東西終止合作」等語，足見兩造對於終止系爭契約確有共識；

又參以被告109年9月24日電子郵件回覆內容，已表示尊重並同意原告片面解約之決定，系爭契約就此終止，但因被告收受款項係系爭契約之定金，且系爭契約係因原告片面解約導致原告不能履行，故原告不得請求返還等語，可徵兩造於109年9月24日就系爭契約為終止之意思表示已達一致，而生終止效力。

被告雖以其係以定金不得請求返還之前提下，同意原告終止系爭契約云云，然除與前揭電子信件內容未符外，復無提出任何證據證明所辯屬實，且依前述信件內容可知，被告確實已同意終止系爭契約，並表示系爭契約已於斯時告終，是被告雖有爭執第一期款項是否無須返還，然並無妨礙其終止系爭契約之效力，則此部分所辯，並無足採。

至被告辯稱原告歷次以電子信件、律師函終止系爭契約，不符系爭契約約定提前通知之程序要件等情，均與原告主張系爭契約係於109年9月24日合意終止之情形無涉，縱認屬實，亦不影響本院前開為系爭契約經兩造合意終止之認定。

㈢原告主張被告受領系爭契約第一期款項為承攬報酬之預付款，其中24萬1,500元為無法律上原因而受利益，依民法第179條規定，被告應返還該款項云云，然為被告所否認，並以前詞置辯。經查：

⒈系爭契約性質為委任與承攬所混合而成之無名勞務契約，應適用關於委任之規定，如前所述，則原告主張其依約交付被告第一期款為承攬報酬之預付款，且無提出其他事證以實其說，已難採信；

又兩造經協商同意於系爭契約簽訂後，原告即支付被告第一期之3集劇本服務費用37萬8,000元（已扣除前期契約支付被告之開發費用3萬1,500元），且被告指定帳戶收到訂金後即開展系爭契約約定之工作，此觀諸系爭契約第5條第2項、同條第3項第1款約定內容即明，是兩造約定第一期劇本服務費用之給付時間、方式，均與完成一定工作始得取得承攬報酬之民法第505條關於承攬報酬給付時期之規定不符，本院自難僅憑系爭契約就第一期劇本服務費用為3集劇本費用即為被告不利之認定。

⒉按終止契約，僅使契約自終止之時起向將來消滅，並無溯及效力，當事人原已依約行使、履行之權利義務，不受影響。而當事人於契約終止前所受給付，既係本於斯時有效之契約，自有法律上之原因，無不當得利之可言（最高法院96年度台上字第97號判決可參）。

查被告受領第一期劇本服務費用37萬8,000元乃基於系爭契約之法律關係，並非無法律上原因，系爭契約雖經兩造於109年9月24日合意終止，然該終止無溯及效力，即不影響被告於系爭契約終止前所受第一期劇本服務費用給付之法律上權利。

又原告雖稱被告所交付如附表一所示著作物，尚未經驗收通過，且未進入各集劇本撰寫，應是創作階段1、2，故原告至多請求相當於1集劇本之報酬云云，惟依前開系爭契約第5條第3項第1款約定內容，可知兩造就第一期劇本服務費之給付約定內容，並未要求被告需完成系爭契約附件之創作階段1至3，且需經過原告審查驗收後，始得受領第一期劇本服務費，而係約定被告收受該款項後，再行進行系爭契約約定之工作，此與原告主張上情，已有未合。

況原告自承：其應支付被告之第1期款金額為3集劇本費用即40萬9,500元，惟因第一期交付工作內容中關於總綱與人物設定部分，多有沿用前期契約所完成之故事梗概與主要人物表等開發結成果，已大幅降低被告撰寫13集劇本前須與原告討論劇情構想與人物設計等準備成本，故雙方同意就第一期款中扣除前期契約價金之半額，故其就第一期款僅支付37萬8,000元。又其尊重被告於系爭契約執行期間之努力，同意其作成果給予相當於1集劇本之服務費用等語，可知因被告為原告就前期契約所完成工作內容，得用於系爭契約第一期劇本服務費約定之工作範圍內，始經兩造協商後而為約定上述第一期劇本服務費之給付金額及方式，益徵被告依系爭約定受領第一期款37萬8,000元，實非無法律上之原因。再者，原告復無就被告僅得收領1集劇本服務費即13萬6,500元之事實提出證據證明屬實，是其空言稱其受有24萬1,500元（計算式：37萬8,000元－13萬6,500元＝24萬1,500元）損害，洵屬無據。

⒊綜上所述，系爭契約雖經終止，惟無溯及效力，原告依系爭契約給付第一期劇本服務費用37萬8,000元款項與被告，核屬基於兩造間系爭契約所為，與不當得利要件顯有不符，且依卷內證據亦無從證明原告所述其受有24萬1,500元損害，故原告依民法第179條規定，請求被告返還上開37萬8,000元中之24萬1,500元，即非可採。

㈣原告依著作權法第84條規定，主張被告不得自行或使第三人以改作、公開傳輸、散布等方式侵害原告所有如附表一所示著作物之著作財產權等情，為被告所否認，並辯稱：系爭劇本相關創作係由被告人員葉O潔所為，依著作法第10條規定由被告享有著作權，又原告未履行契約協議，且未付清全部劇本創作費，不得以出資人身分取得著作權云云。經查：

⒈依系爭契約第1項第1項、第3條第2項、第7條第2項分別記載

「甲方委託乙方進行本劇的劇本創作，甲方在履行本協議、付清本協議約定劇本創作費的情況下即擁有本劇劇本版權、小說改編權和著作權、發行出版權及根據本劇本拍攝製作的網路劇、電視劇等音像製品拍攝權、產品使用權和播出權。如在過程中雙方對創作方向產生分歧，甲方有權依本契約第8條之規定終止合作並享本劇所有版權，包括但不限於終止時已交付之劇本版權、小說改編權和著作權、發行出版權及據本劇本拍攝製作的網路劇、電視劇等音像製品拍攝權、產品使用權和播出權」、

「甲方獨家享有劇本名稱、劇本獨創性人物名稱的版權，未經甲方事先書面同意，乙方不得在將本劇名稱及劇中獨創性人物名稱用於其他劇本」、

「……甲方為本著作及所有製作物之唯一著作權人及所有權人。乙方應擔保甲方於行使本著作相關權利時不受任何主張、爭議、限制或妨礙」等語，

是由上開系爭契約約定，可知原告就被告於系爭契約終止時及終止前所依約交付關於系爭劇本之相關著作物享有著作財產權，則如附表一所示著作物，核其交付日期既為被告於兩造系爭契約109年9月24日終止系爭契約前所為之交付，該等著作之著作財產權依照前揭約定應屬原告所有。

⒉被告雖引用系爭契約第1條第1項、第2條約定及著作權法第12條第1項、第2項規定意旨為其所辯之依據，然觀諸系爭契約第1條第1項後段內容，既已明載兩造於過程中原告對創作方向產生分歧，有權依系爭契約第8條規定終止合作並享有所有被告於終止時所交付相關著作物之著作財產權；本件兩造對於被告交付之著作物是否符合原告要求確有爭執，終至合意終止契約，且原告於簽立系爭契約時已依約交付被告第1期劇本服務費完畢，業如前述，則原告依系爭契約第1條第1項後段約定內容，對被告交付如附表一所示著作物即有著作財產權無誤。至系爭契約第2條僅係約定系爭劇本之編劇為被告人員葉Ｏ潔，與著作物之財產權歸屬並無關聯；另系爭契約前揭約定實已符合著作權法第12條第1項但書所稱契約約定以出資人為著作人者，從其約定之情形，兩造既於系爭約定約定系爭劇本相關著作之著作權歸屬，即無從適用著作權法第12條所為之規定。基此，被告前開所辯，均屬無理。

⒊按著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之，著作權法第84條定有明文。著作財產權人之著作財產權在客觀上有遭受侵害事實或侵害之虞，即得請求排除或防止，不以侵害人主觀上是否具有故意或過失為要件。

查被告對於如附表一所示著作物並無著作財產權存在，已如前述，復觀以系爭契約第3條第2項：「甲方獨家享有劇本名稱、劇本獨創性人物名稱的版權，未經甲方事先書面同意，乙方不得再將本劇名稱及劇中獨創性人物名稱用於其他劇本」；第7條第2項：「……乙方於本契約期間，不得自行或同意他人為任何侵害甲方權益之行為，包括但不限於任何採取與本著作相同、類似或改作之內容、創意或編排、或為任何妨礙或減低本著作價值之行為」等約定，可知兩造除於系爭契約明定系爭劇本相關著作物之著作財產權人為原告外，並有限制被告使用相關著作之目的、範圍與方式。

本件被告於兩造終止系爭契約時至本院審理時均執前詞辯稱其就附表一所示之著作物享有著作財產權，並於109年9月間向社團法人台灣著作權保護協會以系爭劇本登記為著作權人，有被告109年9月24日電子信件、民事答辯狀及社團法人台灣著作權保護協會劇本著作權登記證明一覽表等件在卷可稽，是原告主張就附表一所示著作物之著作財產權有受被告侵害之虞，並有訴請法院防止侵害之必要，非屬無據。

綜上，原告依著作權法第84條規定，請求被告不得自行或使第三人以改作、公開傳輸、散布等方式侵害原告所有如附表一所示著作物之著作財產權，應為可採。

㈤至被告聲請向文化部函調原告就系爭劇本申請補助之相關資料，並稱原告如將其所交付系爭劇本相關著作物向文化部申請補助，可證明原告稱被告交付著作物不符要求而終止契約，與事實不符，然本院認原告是否持系爭劇本相關著作物向文化部申請補助，實與系爭契約有無終止之理由無關，且系爭契約應由兩造合意終止，已經本院認定如前，是被告此部分調查證據並無必要，併此敘明。

四、從而，原告為如附表一所示著作物之著作財產權人，依著作權法第84條規定，請求被告不得自行或使第三人以改作、公開傳輸、散布等方式侵害原告所有如附表一所示著作物之著作財產權，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。又原告僅就金錢請求部分，陳明願供擔保，聲請假執行，然因此部分受敗訴判決，故其假執行之聲請失其依據，應併予駁回。
 
智慧財產第三庭
法 官 潘曉玫
 

時尚法(商標)LA PRAIRIE申請註冊「SKIN CAVIAR」於「化妝品」，不具「先天識別性」，也不具「後天識別性」，應不予註冊。

智慧財產及商業法院110年度行商訴字第47號行政判決(2021.12.09) 
 
原 告 瑞士商蒲拉利製造廠股份有限公司
（Laboratoires La Prairie SA）

被 告 經濟部智慧財產局

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部民國110年5月27日經訴字第11006304390號訴願決定，提起行政訴訟，本院於民國110年11月18日辯論終結，判決如下：

　　主 文
一、原告之訴駁回。
 
　　事實及理由
一、爭訟概要：
　　原告前於民國109年3月11日以「SKIN CAVIAR」商標（如附圖，下稱系爭商標），指定使用於被告所公告商品及服務分類第3類之「不含藥化妝品；化妝用護膚保養品；化妝用潔膚劑」商品，向被告申請註冊。經被告審查後，認系爭商標有商標法第29條第1項第1款規定之情形，應不准註冊，而以110年1月15日商標核駁第411716號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部於同年5月27日以經訴字第11006304390號決定駁回（下稱訴願決定），原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。
... 
四、本院判斷：
（一）應適用之法令：
 ...
⒉現行商標法第18條規定：「（第1項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。（第2 項）所謂識別性者，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」；及同法第29條第1項第1款規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」。

（二）系爭商標僅由描述其指定商品之原料或成分構成，並不具先天識別性，有商標法第29條第1項第1款規定之適用：

⒈按商標為具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。所謂識別性者，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，因不具識別性，自不得註冊。商標法第18條及第29條第1項第1款分別定有明文。而以文字作為指示及區別商品或服務來源之標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有之詞彙或事物，倘該文字為新創之詞彙，除作為標章之用途外，其本身不具特定既有之含義，即具有先天識別性。

反之，倘該文字為既有之詞彙，且該文字為習見之成語或通常用語，因該等文字係社會公眾得自由使用之公共文化財，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或服務之相關特性。

而識別性之判斷須重於商標與指定商品或服務間之關係，是否具識別性或僅為描述性文字，則應以國內消費者之普遍認知為準。

至以外國文字作為商標，因商標僅係區別自他商品或服務之用，消費者亦未能於見商標時隨即查詢，仍應以國內消費者購買該商品或服務時所習知之文義為準（最高行政法院102年度判字第526號判決意旨參照）。

⒉經查，系爭商標由單純外文「SKIN CAVIAR」所構成，其中「CAVIAR」為「魚子」、「魚子醬」之意，「SKIN」為「皮膚」之意，此為兩造所不爭執。而「SKIN」、「CAVIAR」均屬習見既有之外文單字，並非艱澀或難懂之用語，尤其「SKIN」乃化妝或保養品商品經常使用之說明文字，且依原告提出如附表編號1、5、7、8所示證據，其中編號1關於「魚子美顏」系列產品之介紹說明：「LA PRAIRIE推出的魚子美顏珍珠，首創以膠囊形式將採自珍稀魚子的保養成分完美封存，製成護膚品，創造新的護膚方式」、「魚子萃取精華，透過精準、創新科技方式萃取，有助滋潤肌膚的豐富海洋養分」；編號5之產品目錄記載：「LA PRAIRIE…將高效珍稀保養成份-珀金、黃金、魚子，蛻變成超凡保養藝術傑作」；編號7之「黃鑽魚子緊俏拉提精華」之介紹說明：「魚子即是青春泉源，以魚子精萃複方與魚子精奢純萃…」；編號8之產品上市新聞稿載明：「LA PRAIRIE萊珀妮，將蘊含豐富活性的Caviar作為研究目標…以獨步全球的瑞士尖端萃取技術，將『魚子萃取精華』封存於顆顆晶瑩飽滿的魚子珍珠，為肌膚注入活源緊緻能量，開創出舉世聞名的SKIN CAVIAR魚子美顏系列」、「…將最難萃取，同時也是提升肌膚豐盈度的關鍵成分魚子高純脂質、魚子高純蛋白分離出高濃度魚子萃取物…」。

參以「魚子」中本含有蛋白質、維生素A、C、B2、B6、PP、B12等多種營養，以及肌膚所需的礦物鹽、蛋白質、胺基酸和重組脂肪酸等成分，且觀察其他化妝品或保養品業者，亦有以「CAVIAR」、「魚子醬」、「魚子精華」作為商品本身所含成分之描述文字，此有原處分機關之網路查詢資料可稽。則原告使用自「CAVIAR」即魚子中萃取有利於肌膚成分之複方精華製成魚子美顏系列保養品，並指定使用於第3類「不含藥化妝品；化妝用護膚保養品；化妝用潔膚劑」商品，我國相關消費者自然會將「SKIN CAVIAR」理解為描述其所指定使用之肌膚保養或化妝品之原料係來自「魚子」或「魚子醬」，或其本身成分含有「魚子萃取物」之意思。換言之，相關消費者於其所指定之肌膚保養或化妝品上見諸系爭商標，通常會將之視為其所指定商品之原料、成分或相關特性之說明，並不足以使該商品之相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，而得藉以與其他之商品相區別。

再者，因「SKIN CAVIAR」之文義淺顯易懂，相關消費者通常僅會從其中獲致前開意涵之理解，並不需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，而領會其與商品間之關聯性，故系爭商標僅屬於描述其所指定商品原料、成分之說明性文字，不具先天識別性。

⒊原告固主張將「SKIN」、「CAVIAR」結合作為商標使用為其首創，業界並無將其結合為商標使用，且經原告長久、持續、廣泛使用及實際銷售，已成為原告品牌的代名詞之一，具有高度識別性，而原告相關之系列商標均經被告核准在案，且取得「LA PRAIRIE SKIN CAVIAR」商標中之「SKIN CAVIAR」亦未聲明不專用等等。惟查：

⑴系爭商標之外文「SKIN」、「CAVIAR」僅係商品本身之說明文字，業如前述，原本即不具識別性，原告僅係將兩個單純之說明性文字加以結合，並未改變原來之文字意義，且語法或字面意義上亦未有何特殊變化，使該組合文字依然維持原有之說明意義。至於原告主張競爭同業並未使用「SKIN CAVIAR」申請商標，並不當然證明該組合文字具有識別性。因為商標識別性判斷的關鍵，在於相關消費者是否會視其為區別來源的標識，如果一商標具有商品或服務的強烈說明意涵，即使市場上同業未使用相同或近似的圖樣，並不能改變其說明性的本質，仍不具識別性（商標識別性審查基準5.1.1規定參照）。

⑵況參酌原告所稱使用系爭商標之產品上市新聞稿，載明「La Prairie萊珀妮將蘊含豐富活性的Caviar作為研究目標，…將『魚子萃取精華』封存於顆顆晶瑩飽滿的魚子珍珠，為肌膚注入活源緊緻能量，開創出舉世聞名的SKIN CAVIAR魚子美顏系列」，亦是將「CAVIAR」、「魚子」等詞彙使用於說明其商品原料、成分或相關特性，仍未脫離原有之說明意義，不具有識別性。

⑶至原告主張其前取得「LA PRAIRIE SKIN CAVIAR」註冊商標（註冊第01133304號），其中「SKIN CAVIAR」並未聲明不專用，然觀該商標並同時結合原告公司之特取名稱及商標「LA PRAIRIE」部分，並無從以此推論相關消費者是以「SKIN CAVIAR」認識為表彰商品來源之標識，並藉以與他人之商品相區別，而認系爭商標具有識別性。故原告上開主張，均不足採。

⒋原告又以系爭商標已在美國、英國、澳大利亞等多數國家及世界知識產權組織取得商標註冊，並提出其他國家之商標註冊資料為證，其中多數國家主要或次要使用之語言為英文，均無被告所述系爭商標僅由其他不具識別性標識所構成之現象，主張系爭商標應有先天識別性等等。

然而，世界各國對商標是否具有識別性之判斷，會隨其產業發達狀況、人民消費習慣、教育普及程度乃至於對各類文字之熟悉程度而有所不同，同一商標於一國註冊後，未必即能於他國註冊，仍有因國情或相關消費者認知不同而致個案審查上之差異，基於商標註冊之屬地原則，仍應以我國相關消費者對於系爭商標圖樣之理解與認知作為識別性有無之判斷標準，不得僅因系爭商標於其他國家獲准註冊，而逕認於我國亦應獲准註冊或即具有識別性。準此，原告以系爭商標已在國外多數國家申請商標註冊獲准，即認定系爭商標在國內亦應具有先天識別性，尚屬無據。

（三）依原告所舉證據並不足以證明系爭商標已取得後天識別性：

⒈按有前項第1款或第3款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，商標法第29條第2項定有明文。蓋不具先天識別性的標識，未必不能取得商標註冊，如果申請人可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，此時，該標識已具有商標功能，故可以核准註冊。此種識別性係經使用而取得，非標識本身所固有，故稱為後天識別性，又稱為第二意義（secondary meaning）。無先天識別性的商標是否已取得後天識別性，須由主張者提出相關事證證明之，如商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；銷售量、營業額與市場占有率；廣告量、廣告費用、促銷活動的資料等；銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；其他得據為認定有後天識別性的證據等。

⒉本件原告雖主張系爭商標因其長久、持續、廣泛使用對相關消費者已產生商品或服務之聯想，具有後天識別性，並提出下列相關事證為證。然查：

⑴附表編號1、2、5、6、12、15：

依原告所提供之產品紙本、網路或郵購產品型錄資料，無論於其網頁上方或臉書頁發文使用名稱、型錄封面上，均單獨以「LA PRAIRIE」為主要表彰標誌，雖內頁有「SKIN CAVIAR」系列商品資訊，惟消費者無論從網頁或商品型錄所認知之第一印象，乃是「LA PRAIRIE」此一商標，並非「SKIN CAVIAR」。又觀察系爭商標系列商品包裝上，其「LA PRAIRIE」字樣，無論是字體大小、位置均較「SKIN CAVIAR」更為顯目，而容易為消費者所注意及辨識。是以，依原告提供系爭商標系列商品之文宣或型錄觀之，尚不足證明相關消費者已認識「SKIN CAVIAR」為系爭商標，而得作為商品指示及區別來源的標識。

⑵附表編號3：

此為原告於其他國家使用系爭商標之宣傳、報導及活動資料，由於並非我國國內相關消費者對於系爭商標已為熟知之報導，基於商標之屬地性，並無從以此推認系爭商標在國內業經原告廣泛行銷使用而為相關消費者所知悉，且在交易上已成為該等商品之識別標識。

⑶附表編號4、16、18：

依照片所示，原告於百貨公司專櫃、活動現場及媒體公關活動現場之布置，無論是專櫃招牌或活動現場周圍之背板，均有單獨以「LA PRAIRIE」字樣，置於專櫃上方或整個活動會場之周圍等顯眼位置，故依現場布置給予一般消費者直接認知印象應為「LA PRAIRIE」，而非「SKIN CAVIAR」。雖然專櫃後方或部分活動場地有出現「SKIN CAVIAR EYE LIFT」等字樣，然觀其設置位置不明顯及字體大小等，與整個場地周圍顯眼處單獨布置之「LA PRAIRIE」相對，並不足使人認知系爭商標單獨作為其商品指示及區別來源的標識使用。

⑷附表編號7、8、9：

觀諸此文宣或報導資料，原告雖以「魚子」為概念，與藝術家及知名餐廳為跨界宣傳活動，然由其產品上市新聞稿報導「La Prairie萊珀妮將蘊含豐富活性的Caviar作為研究目標，…將『魚子萃取精華』封存於顆顆晶瑩飽滿的魚子珍珠，為肌膚注入活源緊緻能量，開創出舉世聞名的SKIN CAVIAR魚子美顏系列」、「作品創作理念以La Prairie萊珀妮經典的『黃鑽魚子珍珠』為靈感」、「猶如La Prairie魚子美顏系列所致予肌膚的精奢盛宴」(本院卷一第201、204頁）。可見原告並非將「CAVIAR」、「魚子」單獨視為指示及區別來源的標識，而僅作為商品原料、成分之描述性文字。甚至該報導中強調系爭商標系列產品為原告「LA PRAIRIE」研發及所有，是消費者主要辨識該商品依據仍為「LA PRAIRIE」，而非系爭商標。

⑸附表編號11：

原告以「SKIN CAVIAR」為關鍵字，使用Google搜尋結果均為原告產品販售連結，主張系爭商標具有識別性等等。然上開搜尋資料僅能證明原告有銷售系爭商標系列商品之事實，並非得據以認定具有後天識別性之證據。

⑹附表編號13、20：

觀諸原告所提西元2015至2020年1月於我國各大報紙、時尚雜誌及電子媒體之介紹報導，文章標題或內容在介紹系爭商標系列商品時，均會同時併用「LA PRAIRIE」商標，且系爭商標系列商品包裝上「LA PRAIRIE」字樣均較「SKIN CAVIAR」更為顯目，而「SKIN CAVIAR」又為描述其商品本身之文字，業如前述，尚難認消費者會將系爭商標單獨視為指示及區別來源的標識。

⑺附表編號14：

原告所提「保養達人獎」、「國際美妝大獎之大中華特別獎」網頁，均係標示原告「LA PRAIRIE」商標，縱有併同出現「SKIN CAVIAR」、「魚子」等文字，並無從使消費者得以單獨將之視為該產品來源依據。況觀諸西元2019年得獎網頁，「保濕賞」之選單列部分，僅單獨標示「LA PRAIRIE」，係直接以「LA PRAIRIE」作為辨識商品來源。

⑻附表編號19：

觀諸我國網路部落客及社群媒體網紅於分享系爭商標系列產品時，渠等介紹文中均同時有使用「LA PRAIRIE」商標之情形，並無從使相關消費者得以將系爭商標單獨視為指示及區別來源的標識。

⑼附表編號22：

依原告所提系爭商標系列產品相關公關活動、宣傳廣告等之產品照片、IG擷圖，系爭商標仍同時與「LA PRAIRIE」併用，產品包裝上「LA PRAIRIE」字樣，均較「SKIN CAVIAR」更為顯目，且部分網路宣傳IG擷圖照片上，更是特別標註「@laprairie」「#laprairie」（本院卷二第100、103、104、106、107、108、109頁）作為商品宣傳，並無從證明系爭商標已取得後天識別性。

⑽附表編號10、17、21：

原告固以其已於台灣市場投入約400至500萬元之平面與數位媒體廣告公關費用，及西元2019年「SKIN CAVIAR」全系列產品在台總銷售額高達17,500萬元，主張其已就「SKIN CAVIAR」系列商品刊登雜誌刊物廣告等等。惟觀諸原告所提附表編號10之廣告支出費用、編號17之廣告規畫及編號21之「SKIN CAVIAR」商品銷售額，均為原告自行製作，並無其餘客觀資料可資佐證。

況且，原告以系爭商標系列商品為相關廣告宣傳時，大部分均與「LA PRAIRIE」併用，且相關宣傳或商品實際給予消費者直接寓目之印象為「LA PRAIRIE」，而非「SKIN CAVIAR」或「魚子」，業如前述，是以原告宣傳支出、商品銷售額及雜誌刊物廣告多寡，並不足以證明系爭商標已為我國相關消費者熟知，並得單獨認知其作商品來源識別性之依據。

⑾基上，依原告所提證據資料，均不足以證明系爭商標業經原告長期行銷使用，而在交易上已成為系爭商標指定使用商品之識別標識。因此，原告主張系爭商標經由其於國內外長久、持續、廣泛使用及銷售，已成為原告營業上之識別標章或營業表徵，已取得後天識別性，而有商標法第29條第2項規定之適用，並無足取。

（四）原告無從以另案核准商標作為系爭商標應准予註冊之依據：

原告主張依被告過往核可註冊案例，例如另案「SK-Ⅱ」、「SKIN POWER」商標及「UV WHITE SHISEIDO」、「UV WHITE」商標，不乏主要品牌商標結合其副品牌商標使用，其副品牌商標仍可單獨註冊等等。

惟無論是主品牌或副品牌，如欲取得商標仍需具備商標法所要求之識別性，系爭商標既僅係其指定使用商品之說明文字，不具有先天識別性，亦未證明取得後天識別性，均如前述，則原告以前揭另案商標之主副品牌均有取得商標為由，主張系爭商標亦具有識別性而應准予註冊，尚屬無據。

況且，商標申請註冊係採個案審查原則，就具體個案審究其是否合法與適當，被告應視個案情節，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束。原告固舉另案副品牌商標案例仍可單獨註冊，然關於其副品牌商標指定使用商品部分，該商標是否具有先天識別性，又依其商標使用情形是否足以取得後天識別性，均未予以說明與本件有何相同之處，基於商標審查個案拘束原則，原告尚不得比附援引，執為系爭商標之申請案應准註冊之依據。

五、綜上所述，本件系爭商標之申請註冊因有現行商標法第29條第1項第1款所定不准註冊之事由，被告就系爭商標申請註冊案所為核駁之原處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭商標申請案作成准予商標註冊之處分，即無理由，應予駁回。
 
智慧財產第二庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　汪漢卿
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾啓謀　
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳俊龍

(商標 非搶註)「WiseTech Global」：澳洲公司早已使用「WiseTech Global」為公司名稱、網域名稱和註冊商標，其在台灣註冊商標，並非搶註。

智慧財產及商業法院 110年度行商訴字第37號行政判決(2021.12.16)
 
原 告 智融全球有限公司

被 告 經濟部智慧財產局

參 加 人 澳大利亞商慧諮環球有限公司（WiseTech Global Limited）

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國110年4月13日經訴字第11006302490號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

　　主 文
一、原告之訴駁回。
 
　　事實及理由
 ...
五、本件爭點：
　　系爭商標有無商標法第30條第1項第12款本文規定之情形而不得註冊？

六、本院判斷：
... 
（二）按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，為商標法第30條第1項第12款本文所規定。

本款規範意旨，係在我國商標法採取註冊主義下，為避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章搶先註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利。

從而，適用本款之要件，包括：

1.相同或近似於他人先使用之商標。

2.使用於同一或類似商品或服務。

3.申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。

4.未經他人同意申請註冊。

5.須基於仿襲之意圖而申請註冊。

至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。惟倘先註冊之申請者並非意圖仿襲，而有註冊系爭商標之正當理由，即使系爭商標相同或近似於先使用商標並指定使用於同一或類似商品或服務，或因特定關係知悉先使用商標，仍應優先保護先註冊之系爭商標。

（三）系爭商標之申請註冊，係源自參加人之公司名稱、網域名稱及其他國家註冊商標，並無仿襲據爭商標之意圖：

⒈系爭商標與原告主張先使用之據爭商標均為「WiseTech Global」英文，兩者應屬構成相同或近似之商標。又系爭商標指定使用於如附圖所示第9類、第42類商品或服務、第41類（畫線部分）之部分商品或服務，與原告主張據爭商標先使用於諮詢、顧問、預先測試服務、訂製安全模組、工業等級的智慧介面卡、全球單一物聯網平台等商品或服務相較，皆屬電腦軟體、周邊商品及相關服務，應屬於類似之商品或服務，固堪認定。

⒉然而，原告係於106年2月17日核准設立登記（本院卷第17頁），而依參加人所提如附表之證據（證1至6、證9至10）顯示，其早自西元1994年（即83年）即於澳大利亞成立迄今，於西元2011年使用「WISETECHGLOBAL PTY LTD」作為公司名稱、西元2012年改名為「WISETECH GLOBAL PTY LTD」，西元2015年更名為「WISETECH GLOBAL LIMITED」，並於西元2011年（即100年）3月7日取得「wisetechglobal.com」網域名稱作為公司官方網站，同年10月7日並於澳大利亞申請「WiseTech Global」商標，並指定使用於第9類及第42類產品及服務迄今，復已於其他國家以相同商標申請註冊。則參加人於國外使用「WiseTech Global」商標之日期，既早於原告設立登記及其所稱使用據爭商標之日期（106年5月30日），且與其公司特取名稱、網域名稱及國外註冊商標均具有一致性，其進而沿用並在我國申請註冊相同之系爭商標，顯係基於自身緣由之正當事由，難認參加人於系爭商標申請註冊時有刻意仿襲原告據爭商標之意圖。

⒊原告雖主張參加人係因協議收買據爭商標之使用權未果，始惡意搶註，並妨礙原告正當經營等等。惟查，依原告所提如附表之證據19，僅為參加人公司之財務長個人資料，並不足為參加人曾向原告表明協商收買據爭商標使用之證明；另觀諸原告所提如附表之證據9至11，即雙方於107年4月11日至同年5月24日往來之律師函、電子郵件內容，僅係參加人主張原告使用之公司英文名稱「WiseTech Global Co.,Ltd.」、網域名稱等，有侵害參加人「WiseTech Global」著名公司名稱、著名商標或表徵等智慧財產權之虞，遂委由律師發函原告要求原告停止使用該商標之行為，原告則以律師函回覆參加人表示並無任何侵權之行為。然雙方律師函之發函時間既在系爭商標申請註冊之後，且參加人早於原告使用據爭商標之前即取得國外「WiseTech Global」商標，尚難以此證明參加人於申請註冊系爭商標時有何惡意搶註據爭商標之意圖。

⒋至於原告所提如附表所示證據10之律師函，其內容雖提及原告於106年5、6月間曾接獲參加人電話表示希望向原告購買「WiseTech Global」之使用權，認為參加人因此暗中搶註等等。惟該律師函僅為原告片面之陳述，亦與前揭證據9、11之律師函內容，參加人係要求原告尊重其所有智慧財產權並不得使用系爭商標之內容不符。況縱認參加人當時確有與原告聯絡以協商解決「WiseTech Global」使用權之問題，惟參加人自100年起業已使用系爭商標為公司名稱之特取部分、網域名稱及註冊商標，其時間均早於原告使用據爭商標之時間，自難憑此證明原告有仿襲據爭商標之意圖。此外，原告所舉其他如附表所示之證據，或為原告於106年5月30日台北國際電腦展時，於電腦展之網站、攤位使用「WiseTech Global Co.,Ltd.」「WiseTech COFFEE IoT Total Solution」公司名稱或標語，或係原告公司網站名稱為「www.wisetech-global.com」，僅為與系爭商標近似之證據，均無法證明參加人有仿襲原告據爭商標之意圖。

⒌準此，參加人對於系爭商標之申請註冊，應係源自參加人之公司名稱、網域名稱及其他國家註冊商標，自有其正當理由，並無仿襲之意圖，故原告主張參加人係仿襲其使用之據爭商標而有搶註系爭商標之行為，洵屬無據。
 
智慧財產第二庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　汪漢卿
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾啓謀　
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳俊龍

娛樂法(商標 廢止 元宇宙)智慧局認為，美國亞馬遜公司的「AMAZON」註冊於「提供虛擬環境供使用者為休閒、消遣或娛樂目的進行互動」、「提供線上電腦及教育遊戲及線上互動式兒童故事」項目，因三年未使用而應予廢止。

#AMAZON #元宇宙

#商標 #廢止 

我覺得這個商標廢止案件跟目前最夯的 #元宇宙 有點關係。

智慧局認為，美國的AMAZON因為無法提出用於 #虛擬環境互動 的使用證據，註冊於

「提供虛擬環境供使用者為休閒、消遣或娛樂目的進行互動」、「提供線上電腦及教育遊戲及線上互動式兒童故事」部分應予廢止。

智慧局認為：

「(AMAZON所提使用證據)...皆無利用電腦產生三維空間的虛擬世界，讓使用者感覺彷彿身歷其境而與之互動，以所送資料無從觀出有提供虛擬環境之情事，自難謂符合上開服務。」

「Amazon Prime Video網站有免費的兒童卡通影片可供觀看，然與觀看者可選擇角色行動、影片結局之互動式影片尚屬有異」

如果我來寫新聞標題的話，應該會是：

Breaking News! AMAZON註冊於元宇宙的商標遭到台灣智慧財產局廢止！

【AMAZON@元宇宙】

https://ipcase.blogspot.com/2021/12/amazon.html

#恒達法律事務所

#申請商標找律師

#智慧財產權律師

#智財律師

#商標律師

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智慧財產局中台廢字第L01090322號(2021.9.30)

被申請廢止商標：註冊第01817496號「AMAZON」商標

申請廢止人：朱O森

商標權人：美商亞馬遜科技公司

主文：

第01817496號「AMAZON」商標指定使用於第41 類「提供虛擬環境供使用者為休閒、消遣或娛樂目的進行互動」、「提供線上電腦及教育遊戲及線上互動式兒童故事」部分服務之註冊應予廢止。本件商標指定使用於第41 類其餘服務之註冊，廢止不成立。


商標權人以「AMAZON」指定使用於商標法施行細則第19條第9、28、38、41類之商品及服務申請註冊，經本局核准列為註冊第01817496號商標。

申請廢止人於109年6月4日以本件註冊商標指定使用於第41類之「針對觀看者節目喜好之影片、電視節目、視訊、音樂視訊及音樂主題提供線上不可下載互動式資源及節目指南；以及串流或下載用影音作品之製作及租賃，該等影音作品係指新聞、娛樂、運動、喜劇、戲劇及音樂相關影片、電視節目、視訊及音樂視訊；……；藉由網際網路或其他電腦或通訊網路提供教育及娛樂之播客節目及網路廣播欣賞服務；以及串流或下載用影音作品之製作及租賃，該等影音作品係指新聞、娛樂、運動、喜劇、戲劇及音樂相關影片、電視節目、視訊及音樂視訊」服務有商標法第63條第1項第2款規定之情形，申請廢止其註冊，經本局依法通知商標權人答辯到局。


一、 本案兩造當事人陳述

（一） 申請廢止人主張略以：

商標權人僅於我國登記「台灣亞馬遜網路服務有限公司」，而據該公司登記之所營事業為管理顧問業、資料處理服務業，且依該公司官方網頁及1111人力銀行、網路媒體報導，其提供之服務主要是線上雲端資料存儲服務，與系爭商標指定使用之第41類服務毫無關係；商標權人所送網頁為網址設於國外，不足以作為我國商標使用之證據，所提日本Amazon.co.jp之資料，無從觀出與系爭商標使用於指定商品/服務關聯性，更不足認定商標權人有在我國境內使用系爭商標於指定服務，依商標法第63條第1項第2款規定，應予廢止系爭商標第41類服務之註冊等語。

（二） 商標權人答辯略以：

商標權人提供「線上影片欣賞服務（Prime Video）」、「線上音樂欣賞服務（Amazon Music）」、「線上電子書出版服務（Kindle Direct Publishing）」、「線上有聲書籍出版服務（Audible）」等服務 ，又Amozon Education服務中之AWS（Amozon Web Services Education）更設立台灣版本之網頁，「AMAZON & Smile Design」商標與系爭「AMAZON」商標依一般社會通念，應認具同一性，系爭商標指定使用於第41類服務之註冊，應無違反商標法第63條第l項第2款之規定等語。

二、 商標法第63條第1項第2款規定：商標註冊後，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。復依商標法第65條第2項、第5條及第67條第3項準用第57條第3項規定，商標有無使用之事實，應由商標權人負舉證責任，即由其提出相關證據證明商標於申請廢止日前3年內有使用商標於指定商品或服務之事實，其使用應符合商業交易習慣，並足以使相關消費者識別標識與商品、服務表彰商標權人之來源或信譽，符合為商標權人自己註冊商標之真實使用。

本件系爭註冊第01817496號「AMAZON」商標，係由單純橫書外文「AMAZON」組成，商標權人應提出申請廢止日（109年6月4日）前3年內，系爭商標整體使用於41類「針對觀看者節目喜好之影片、電視節目、視訊、音樂視訊及音樂主題提供線上不可下載互動式資源及節目指南以及串流或下載用影音作品之製作及租賃，該等影音作品係指新聞、娛樂、運動、喜劇、戲劇及音樂相關影片、電視節目、視訊及音樂視訊；……；藉由網際網路或其他電腦或通訊網路提供教育及娛樂之播客節目及網路廣播欣賞服務；以及串流或下載用影音作品之製作及租賃，該等影音作品係指新聞、娛樂、運動、喜劇、戲劇及音樂相關影片、電視節目、視訊及音樂視訊」服務之具體事證。

三、 審視商標權人所送事證如下：

（一） 有關系爭商標指定使用於「針對觀看者節目喜好之影片、電視節目、視訊、音樂視訊及音樂主題提供線上不可下載互動式資源及節目指南；以及串流或下載用影音作品之製作及租賃，該等影音作品係指新聞、娛樂、運動、喜劇、戲劇及音樂相關影片、電視節目、視訊及音樂視訊」 、「娛樂服務，即透過有線及無線網路向電腦、行動電話、智慧型手機、電視、電視接收器、電腦遊戲機或可攜式電子裝置之使用者提供不可下載之視訊遊戲、音樂、視訊、電視節目、照片、喜劇、口語錄音及其他娛樂相關多媒體內容之暫時使用」、「娛樂服務，即根據使用者產生資料推薦電視、音樂、視訊、電視、視訊遊戲、音樂、喜劇及口語錄音」、「提供視訊遊戲、音樂、視訊、電視、照片、喜劇及口語錄音相關網際網路網站入口」、「以訂閱為主之網站，其內容為視訊遊戲、音樂、視訊、電視、照片、喜劇、口語錄音，以及視訊遊戲、音樂、視訊、電視、照片、喜劇及口語錄音相關資訊」、「藉由網際網路或其他電腦或通訊網路提供教育及娛樂之播客節目及網路廣播欣賞服務；以及串流或下載用影音作品之製作及租賃，該等影音作品係指新聞、娛樂、運動、喜劇、戲劇及音樂相關影片、電視節目、視訊及音樂視訊」服務

1、 據所送附件1-3-1、1-3-2、1-4-1、1-4-2、1-5-1、1-5-2以網站時光回溯器（www.archive.org）搜尋之2017年7月26日、9月12日、2018年1月4日「Amazon Prime Video」網頁，其上可見「AMAZON ORIGINAL」、「Amazon Originals」等文字；再觀所送附件1-6、1-11、1-12部落格文章，可知在2017年6月間即有我國消費者以「Amazon Prime Video美劇推薦… …」為標題，內文載有「……年底Amazon悄悄開放台灣地區的訂閱服務……Amazon原創影集……現正熱播（非Amazon原創）……」，而2020年1月20日、2月19日則載有「……Amazon Prime Video新手速攻……全中文介面……活用『X-Ray』功能，立刻融入劇情」、「現在你在台灣也能好好享受的Prime Video優質戲劇……以下原創作品皆有中文字幕……」。

2、 所送附件2-4、2-5、2-6以網站時光回溯器搜尋之2019年5月15日、9月13日及2020年4月30日「Amazon music」網頁，附件2-9之2019年9月21日部落格文章，可見網頁左側列有「Amazon Music Store」，右側有眾多專輯可供選擇；而由附件2-7之FB網頁資料，可知「Amazon Prime Day Concert」在2019年7月11日舉行演唱會，並在「Amazon Prime Video」網站直播。

3、 據商標權人所送附件4-2、4-3、4-4以網站時光回溯器搜尋之2018年2月1日、2019年6月1日、2020年5月16日audible.com網頁資料，可知其上之標示係將較大字形之「audible」及電波設計圖，並在「audible」下方結合較小之「an amazon company結合圓弧箭頭線條圖形」，其中「AMAZON & Smile Design」圖樣係以較粗字體呈現且經設計，非屬單純公司名稱特取部分，自屬可使消費者產生認識其為商標之商標使用行為；又「AMAZON & Smile Design」圖樣雖係由小寫外文「amazon」下方結合圓弧箭頭線條圖形所組成，然該商標之小寫外文「amazon」與系爭「AMAZON」商標，僅書寫字體大小寫之差異，其主要識別特徵皆相同，依一般社會通念並不失其同一性（本局中台廢字第L01060641號商標廢止處分書參照）；復據附件4-6、4-7之部落格文章，可知Audible網站有繁體中文可供瀏覽，於網站中除可以收聽書籍音檔外，亦有商標權人製作之脫口秀、知識節目、各式Podcasts（播客節目）、新聞速聽節目。

4、 基上，雖商標權人架設之網站位於國外，然以商標權人開放我國民眾上網付費訂閱，觀賞之影片、有聲節目不乏有中文字幕或中文介面，堪認在本件申請廢止日前3年內，商標權人有以行銷我國之意思，將系爭商標使用於「針對觀看者節目喜好之影片、電視節目、視訊、音樂視訊及音樂主題提供線上不可下載互動式資源及節目指南；以及串流或下載用影音作品之製作及租賃，該等影音作品係指新聞、娛樂、運動、喜劇、戲劇及音樂相關影片、電視節目、視訊及音樂視訊」、「娛樂服務，即透過有線及無線網路向電腦、行動電話、智慧型手機、電視、電視接收器、電腦遊戲機或可攜式電子裝置之使用者提供不可下載之音樂、視訊、電視節目、喜劇、口語錄音之暫時使用」、「娛樂服務，即根據使用者產生資料推薦電視、音樂、視訊、電視、音樂、喜劇及口語錄音」、「提供音樂、視訊、電視、喜劇及口語錄音相關網際網路網站入口」、「以訂閱為主之網站，其內容為音樂、視訊、電視、喜劇、口語錄音，以及音樂、視訊、電視、喜劇及口語錄音相關資訊」、「藉由網際網路或其他電腦或通訊網路提供教育及娛樂之播客節目及網路廣播欣賞服務；以及串流或下載用影音作品之製作及租賃，該等影音作品係指新聞、娛樂、運動、喜劇、戲劇及音樂相關影片、電視節目、視訊及音樂視訊」部分服務。

5、 至於「娛樂服務，即透過有線及無線網路向電腦、行動電話、智慧型手機、電視、電視接收器、電腦遊戲機或可攜式電子裝置之使用者提供不可下載之視訊遊戲、照片及其他娛樂相關多媒體內容之暫時使用」、「娛樂服務，即根據使用者產生資料推薦視訊遊戲」、「提供視訊遊戲、照片相關網際網路網站入口」、「以訂閱為主之網站，其內容為視訊遊戲、照片，以及視訊遊戲、照片相關資訊」部分服務，皆屬透過有線及無線網路提供娛樂之相關服務，與系爭商標前揭實際使用之服務相較，應屬性質相當之服務，亦可認為有使用而不予廢止。

（二） 有關系爭商標指定使用之「教育及娛樂服務，即提供線上入口及一網站，其內容以教育性及娛樂性內容相關資訊為主，前述教育性及娛樂性內容即嗜好、錦標賽、藝術、舞蹈、音樂劇、文化、運動及時事展覽、運動教學、俱樂部、廣播節目、喜劇、戲劇、競賽、視覺藝術作品、遊戲、賭博、節慶、博物館、公園、文化活動、音樂會、桌面出版、動畫、時事、時裝表演及多媒體放映相關之電影、電視節目、影音作品、音樂、喜劇、口語錄音、音訊作品、書籍、戲劇作品、文學作品、運動活動、消遣活動、休閒活動」服務

1、 由商標權人所送附件1、2相關資料，可知商標權人確已將系爭商標使用於「娛樂服務，即提供線上入口及一網站，其內容以娛樂性內容相關資訊為主，前述娛樂性內容即喜劇、戲劇、音樂會、動畫及多媒體放映相關之電影、電視節目、影音作品、音樂、喜劇、音訊作品、戲劇作品」部分服務。

2、 再觀商標權人所送附件3-2、3-3、3-4以網站時光回溯器搜尋之2017年7月13日、2018年8月29日、2020年2月6日網頁，下方即載有「AMAZON & Smile Design」圖樣及外文「Kindle」，其「AMAZON & Smile Design」圖樣雖係由小寫外文「amazon」下方結合圓弧箭頭線條圖形所組成，然依一般社會通念並不失其同一性，已如前述；且據3-1維基百科網頁，附件3-5至3-11之媒體報導、部落格文章，可知商標權人自2008年起，即提供讀者可在Kindle網站上訂閱報刊雜誌，消費者並可在個人電腦上至商標權人網站，利用其所提供之出版服務，自助出版書籍、文學作品（即桌面出版服務），從而堪認系爭商標於申請廢止日前3年內，有將系爭商標使用於「教育及娛樂服務，即提供線上入口及一網站，其內容以教育性及娛樂性內容相關資訊為主，前述教育性及娛樂性內容即桌面出版、書籍、文學作品」部分服務。

3、 據商標權人所送附件4相關資料，可知Audible網站有繁體中文介面可供瀏覽，於網站中可以收聽書籍音檔、商標權人製作之脫口秀、知識節目、各式Podcasts（播客節目）、新聞速聽節目等，又網頁標示之「AMAZON & Smile Design」與系爭商標具有同一性，已如前述，自足認定商標權人於申請廢止日前，已將系爭商標使用於上開「教育及娛樂服務，即提供線上入口及一網站，其內容以教育性及娛樂性內容相關資訊為主，前述教育性及娛樂性內容即多媒體放映相關之口語錄音」服務。

4、 至於系爭商標指定使用之「教育及娛樂服務，即提供線上入口及一網站，其內容以教育性及娛樂性內容相關資訊為主，前述教育性及娛樂性內容即嗜好、錦標賽、藝術、舞蹈、音樂劇、文化、運動及時事展覽、運動教學、俱樂部、廣播節目、競賽、視覺藝術作品、遊戲、賭博、節慶、博物館、公園、文化活動、時事、時裝表演及多媒體放映相關之運動活動、消遣活動、休閒活動」部分服務，因與前述實際有使用之部分服務，同屬提供教育及娛樂內容之資訊性質相當，自應認為有使用而不予廢止其註冊。

（三） 有關系爭商標指定使用於「提供虛擬環境供使用者為休閒、消遣或娛樂目的進行互動」服務

1、 據商標權人所送答辯理由書及答辯理由書（二）所載，附件1至4為線上影片、音樂、電子書籍欣賞、有聲書籍閱聽及播客服務，附件6、8至11係商標權人官方網頁、FaceBook網頁，Amazon.co.jp網頁及運送區域等相關資料，觀諸上開事證，皆無利用電腦產生三維空間的虛擬世界，讓使用者感覺彷彿身歷其境而與之互動，以所送資料無從觀出有提供虛擬環境之情事，自難謂符合上開服務。

2、 又所送附件5為涉及教育之相關服務，與放鬆精神之以休閒、消遣或娛樂目的不同，亦難謂與上開服務相合致。

（四） 有關系爭商標指定使用於「提供一般興趣話題相關時事之資訊、新聞（採訪）及評論」服務

據所送附件3-1維基百科網頁，附件3-5至3-11、附件4-6之媒體報導、部落格文章，可知商標權人自2008年起，即提供讀者可在Kindle網站上訂閱報刊雜誌、Audible網站則有新聞速聽節目，又由附件3、4資料可知，該等網站、網頁上標示之「AMAZON & Smile Design」圖樣與系爭「AMAZON」商標，具有同一性，已如前述，從而，商標權人於系爭商標申請廢止日前3年，已將系爭商標使用於「提供一般興趣話題相關時事之資訊、新聞（採訪）及評論」服務。

（五） 有關系爭商標指定使用於「在全球電腦網路及其他通訊網路上提供電視、影片、音樂、喜劇及口語錄音相關回顧、評論及資訊」、「娛樂服務，即在全球電腦網路上提供介紹演員、音樂家、藝術家及樂團之音樂、喜劇及口語表演視訊剪接」服務

1、 商標權人所送附件1相關資料，可知在商標權人「Amazon Prime Video」網頁上明顯可見「AMAZON ORIGINAL」、「Amazon Originals」文字；且據附件1-11部落格文章，可知Amazon Prime Video中「X-Ray」功能，有介紹演員、場景切割劇情之功能，是商標權人應有使用系爭商標於「在全球電腦網路及其他通訊網路上提供電視、影片、喜劇相關回顧、評論及資訊」、「娛樂服務，即在全球電腦網路上提供介紹演員、喜劇及視訊剪接」服務。

2、 所送附件2-1部落格文章，可知「Amazon music」網站中點擊專輯或歌曲後，即有專輯或歌曲之細部介紹，而由附件4相關資料，可知Audible網站上有使用與系爭商標具有同一性之「AMAZON & Smile Design」圖樣，且有商標權人自行製作之廣播節目，應有伴隨相關剪接服務；又該等音樂、口語錄音之資訊、介紹、音訊剪接服務，係屬在全球電腦網路上提供聲音之資訊，或將聲音經過選擇、增刪、編排之服務，核其服務提供之內容涵蓋系爭商標指定之「在全球電腦網路及其他通訊網路上提供音樂、口語錄音相關回顧、評論及資訊」、「娛樂服務，即在全球電腦網路上提供介紹音樂家、藝術家及樂團之音樂及口語表演視訊剪接」服務，是系爭商標指定之該等服務，自應認定有使用。

（六） 系爭商標指定使用於「安排及舉行音樂會」、「娛樂服務，即現場音樂、喜劇及口語秀」服務

1、 據所送附件2-7之FB網頁資料，可知「Amazon Prime Day Concert」在2019年7月11日舉行演唱會，並在「Amazon Prime Video」網站直播，附件1-12部落格文章，可知商標權人自行製作之「邋遢女郎」一劇，其內容有爆笑情節；復據所送附件1-3-1、1-3-2、1-4-1、1-4-2、1-5-1、1-5-2網頁，其上明顯可見「AMAZON ORIGINAL」、「Amazon Originals」等文字，基上，堪認商標權人於申請廢止日前3年內，已將系爭商標使用於「安排及舉行音樂會」、「娛樂服務，即現場音樂、喜劇」服務。

2、 據商標權人所送附件4相關資料，可知在Audible.com網站，已標示與系爭商標具同一性之「AMAZON & Smile Design」圖樣，於網站中除可以收聽書籍音檔外，亦有商標權人製作之脫口秀節目，自足認定商標權人於申請廢止日前3年，已將系爭商標使用於「娛樂服務，即口語秀」服務。

（七） 系爭商標指定使用於「書籍、雜誌、期刊、文學作品、視覺作品、音訊作品及影音作品之出版」；「出版使用者產生之文本、音訊、視訊及圖案之他人線上作品」、「提供針對兒童之新聞文章線上出版品網站」服務

1、 據所送附件3-2、3-3、3-4網頁資料，Kindle網站網頁下方之「AMAZON & Smile Design」圖樣與系爭「AMAZON」商標，為具有同一性之商標，已如前述，再觀附件3相關資料，可知在申請廢止日前3年內商標權人已有推出繁體中文電子書「自出版」之服務，商標權人於該項服務中收取30%的利潤，從而商標權人於申請廢止日前3年內，已將系爭商標使用於「書籍、雜誌、期刊、文學作品、視覺作品之出版」；「出版使用者產生之文本之他人線上作品」之事實，洵堪認定。

2、 至於系爭商標指定使用於「音訊作品及影音作品之出版」；「出版使用者產生之音訊、視訊及圖案之他人線上作品」，及「提供針對兒童之新聞文章線上出版品網站」，與上開書籍出版等服務，皆屬將作品公開發發表於眾，或利用網路進行文字傳播之行為，自屬性質相當，自應認定有使用而不予廢止。

（八） 系爭商標指定使用於「提供線上電腦及教育遊戲及線上互動式兒童故事」服務

1、 據商標權人所送附件1-13、1-15之2020年3月24日INSIDE網頁報導、4月28日之批踢踢實業坊網頁資料，固可知悉「Amazon Prime Video」網站有免費的兒童卡通影片可供觀看，然與觀看者可選擇角色行動、影片結局之互動式影片尚屬有異；又所送附件4-3以網站時光回溯器搜尋之2019年6月1日、2020年5月16日「audible」網頁，可見其上有中文之兒童故事可供聆聽，然無從觀出收聽者有變更音檔內容之可能性，即商標權人係單純播放服務，自與指定使用之「線上互動式兒童故事」不相符合。

2、 據商標權人所送答辯理由書及答辯理由書（二）所載，附件1至4為線上影片、音樂、電子書籍欣賞、有聲書籍閱聽及播客服務，附件5為教育相關服務，附件6、8至11係商標權人官方網頁、FaceBook網頁，Amazon.co.jp網頁及運送區域等相關資料，然上開事證中，皆未見有何遊戲之服務，自難謂有使用於「提供線上電腦及教育遊戲」服務，該項服務亦與其他有實際使用之服務不具性質相當關係，自難認定該項服務有使用。

（九） 系爭商標指定使用於「透過電腦、行動電話、智慧型手機、電視、電視接收器、機上盒、電腦遊戲機或可攜式電子裝置，以及全球電腦及通訊網路出版視訊、遊戲、文本、照片及插畫內容之電子書籍」服務

1、 據所送附件1、3相關資料，可知在申請廢止日前3年內商標權人已有推出有繁體中文字幕之自製影片、繁體中文電子書之「自出版」之服務，已堪認定系爭商標有使用於「透過電腦、行動電話、智慧型手機、電視、電視接收器、機上盒、電腦遊戲機或可攜式電子裝置，以及全球電腦及通訊網路出版視訊、文本及插畫內容之電子書籍」服務。

2、 至於系爭商標指定使用於「透過電腦、行動電話、智慧型手機、電視、電視接收器、機上盒、電腦遊戲機或可攜式電子裝置，以及全球電腦及通訊網路出版遊戲、照片」，與上開已使用之服務，皆屬將作品透過電腦、網路公之於眾的行為，兩者性質相當，自應認定有使用而不予廢止。

（一零） 系爭商標指定使用於「時事、教育、歷史、語言、人文教育、數學、商業、科學、嗜好、科技、文化、運動、藝術、心理學及哲學相關課堂教學及線上遠距學習教學性質教育服務」、「時事、教育、歷史、語言、人文教育、數學、商業、科學、嗜好、科技、文化、運動、藝術、心理學及哲學相關之電腦為主及電腦輔助教學性質互動式教育服務」

據所送附件5-5、5-6-1、5-6-2以網站時光回溯器搜尋之2018年11月16日、2019年4月30日之「Aws Educate」網頁資料，可知在網站頁面下方，載有「an amazon company」文字，其中「amazon」係結合圓弧箭頭線條圖形，且以較粗字形呈現「AMAZON & Smile Design」圖樣，自難謂為單純公司名稱特取部分，應屬可使消費者產生識別來源之商標。復據所送網頁內容，可知商標權人於該網站係提供14歲以上之學生、成人，藉由提供之雲端服務進行學習，教師可利用網站資源進行教學，學生有實作的空間，以「AMAZON & Smile Design」圖樣與系爭商標具有同一性，自堪認定於申請廢止前3年內，已將系爭商標使用於上開服務。

四、 綜上，以現有事證相互勾稽，堪認本件商標權人於申請廢止日前3年內，有將系爭商標使用於「針對觀看者節目喜好之影片、電視節目、視訊、音樂視訊及音樂主題提供線上不可下載互動式資源及節目指南；以及串流或下載用影音作品之製作及租賃，該等影音作品係指新聞、娛樂、運動、喜劇、戲劇及音樂相關影片、電視節目、視訊及音樂視訊」等部分服務[詳如三、（一）、（二）、（四）至（七）、（九）至（十）]，該部分服務之註冊，自無商標法第63條第1項第2款規定之適用。至系爭商標指定使用「提供虛擬環境供使用者為休閒、消遣或娛樂目的進行互動」、「提供線上電腦及教育遊戲及線上互動式兒童故事」部分服務之部分，商標權人並未提出任何使用之證據可供審酌，亦未聲明有何未使用之正當事由，該部分服務依法應予廢止。本件爰依商標法第15條、第63條第1項第2款及第4項規定處分如主文。

商標(混淆誤認之虞)「L設計字」v.「L設計字Lawsnote」：智慧局認為，兩造商標不近似，且「L設計字Lawsnote」為相關消費者所知悉，本件無混淆誤認之虞，評定不成立。

系爭商標(商標權人)

據爭商標(申請評定人)

經濟部智慧財產局中台評字第H01090091號

被評定商標：註冊第01979794號「Lawsnote及圖」商標

申請評定人：OO智權法律事務所
 
商標權人：七法股份有限公司
 
主文：評定不成立。

商標權人以「Lawsnote及圖」指定使用於商標法施行細則第19條第042類之「將實體資料或文件轉換成電子載體；軟體即服務（ＳａａＳ）；提供網路搜尋引擎；雲端運算；資訊技術諮詢；資訊科技領域的外包服務供應商」服務申請註冊，經本局核准列為註冊第01979794號商標。申請評定人於109年7月17日以本件商標之註冊有違商標法第30條第1項第10款規定，對之申請評定，經本局依法通知商標權人答辯到局。

一、 本件兩造當事人陳述：

（一） 申請評定人主張略以：申請評定人為位於台中市區之智權法律事務所，據爭諸商標經由申請評定人頻繁且大量使用於各式事務用品，其所代理之首件商標案件，申請日期為民國104年11月6日，依一般社會通念及論理法則，其開業日期早於該日期，故據爭諸商標之使用日期，迄今已近5年，申請評定人並於109年5月以電子申請商標之前20大代理人之一，106年5月更躋身前5大代理人之列，堪認據爭諸商標已相當為消費者所知悉，而據諸爭商標與系爭商標均為相同之排列方式，將「o」置於「L」直角內側，僅有底色是否加上紫色圓形之差別，兩者應屬近似之標識，且指定使用於類似程度高之服務，系爭商標之註冊，自有商標法第30條第1項第10款規定適用等語。

（二） 商標權人答辯略以：系爭商標與據爭商標除外觀、組成及設計風格截然不同外，其唱呼方式亦截然不同，顯非相同或近似之商標，商標權人早於據爭商標註冊申日前已善意使用系爭商標，且持續於各大場合使用系爭商標推廣法律科技，可見系爭商標之著名程度遠大於據爭商標，應給予較大之保護，是系爭商標之註冊未違反商標法第3條第1項第10款規定等語。

二、 按商標法第57條第2項規定：以商標之註冊違反第30條第1項第10款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿3年者，應檢附於申請評定前3年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。

本件申請評定人據爭註冊第01842423號商標，於民國106年5月16日獲准註冊，距本件申請評定時(109年7月17日)已註冊滿3年。依上開規定，申請評定人應檢附該據爭商標於申請評定前3年有使用於指定服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。

經查，本件據申請評定人於申請評定時所檢送之證據資料，申請評定人為智權法律事務所，且由申證18-申證19可知於106年5月本局商標電子申請案為前5大事務所，且於109年5月統計商標電子申請為前20大事務所，又由申證15及申證20，可知申請評定人代表人最早自104年11月6日擔任商標代理人，且所附之申證3-申證9之事務用具、申證10臉書粉絲專頁、申證11之LINE社群軟體帳號、申證14之據爭諸商標品牌意涵、申證16之事務所招牌、申證22之名片、申證25之電子信箱等使用事證，可見該據爭商標於其上，並持續代理台灣各地及離島之商標案件，復由申證17之法律顧問證書，其聘任日期自109年1月1日開始，堪認於申請評定(109年7月17日)前3年，申請評定人有將據爭商標表彰於代理智慧財產權申請及有關事務之處理、法律服務、各種訴訟代理及法律諮詢顧問等服務，足證據爭商標於指定使用之「代理智慧財產權申請及有關事務之處理；法律服務；代辦工商登記；代辦地政登記；代理智慧財產權租讓授權及有關之諮詢；為法律諮詢目的之智慧財產權監視；代理專利申請及有關事務之處理；代理專利租讓授權及有關之諮詢；代理商標申請及有關事務之處理；代理商標租讓授權及有關之諮詢；著作權管理；著作財產權授權；代理電腦軟體授權之法律事項服務；代理網域名稱註冊之法律事項服務；仲裁服務；各種訴訟代理及法律諮詢顧問；訴訟服務；調解；替代性糾紛解決服務；法律事項公證服務；代辦移民簽證；法律文件準備服務；許可證的法律管理；智慧財產權諮詢」等部分服務已有真實使用之情事，符合上開條款規定之要件；至於指定使用之「私人信函的書寫」部分服務，則因申請評定人並未檢送該服務之使用事證，該部分服務依前揭條款規定尚無拘束系爭商標註冊之效力。

三、 商標法第30條第1項第10款本文規定：商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。經查：

（一） 本款規定之適用，應以他人於同一或類似商品或服務有相同或近似之註冊商標或申請在先之商標存在為前提要件。經查，申請評定人據爭註冊第01981130號「FLYLAWSTAR」商標，申請日期為107年10月8日，晚於系爭商標申請日107年7月17日，該據爭商標既非申請在先之商標，不符前揭法條規定之要件，自無拘束系爭商標註冊之效力，先予敘明。

（二） 另關於據爭註冊第01996867號「L設計字」（申請日期107年6月14日）、第01842423號「L設計字及圖」商標部分，本案存在之相關因素審酌如下：

1、 商標是否近似暨其近似之程度

系爭註冊第01979794號「Lawsnote及圖」商標係由藍色圓形外框內置經設計之「L」、「O」設計圖於上方，下方以外文「Lawsnote」所組成，與據爭註冊第01996867號「L設計字」、第01842423號「L設計字及圖」商標相較，兩商標雖皆有以外文字母「L」組成之設計圖，然系爭商標係以藍色圓形外框內置經設計之反白「L」、「O」字母設計圖，而據爭商標係由粗體墨色之L字母，兩旁各有較細之深綠色線條所組成之「L」設計字，並於右上方置以藍色球形之設計，於外觀上有各自獨特之設計意匠，構圖上分別顯然，予消費者不同之印象，另系爭商標於下方亦有不同之外文「Lawsnote」可資區別，若將其標示在相同或類似之服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，不會誤認二者為來自同一來源，亦不會誤認為雖不相同但有關聯之來源，其近似程度低。

至申請評定人檢送之申證27爭議商標圖樣重合時位置幾乎完全相同示意圖與109年10月15日評定陳述意見書之置換系爭商標相證8為據爭商標之示意圖，均為申請評定人自行製作之置換圖，屬於私文書，且與判斷商標近似時，需以商標圖樣整體觀察及異時異地隔離觀察之原則不符，無法作為申請評定人有利之論據。

2、 服務是否類似暨其類似之程度

（1） 系爭商標指定使用之「將實體資料或文件轉換成電子載體；軟體即服務（ＳａａＳ）；提供網路搜尋引擎；雲端運算；資訊技術諮詢；資訊科技領域的外包服務供應商」服務，與據爭註冊第01996867號商標指定使用之「電腦程式設計；電腦資料處理；文件數位化（掃描）；網站規劃建置；網路網頁設計；遠端監控電腦系統；線上資料儲存服務；電子資料儲存服務；電腦資料備份服務；平台即服務（ＰａａＳ）」部分服務相較，兩者皆屬電腦程式設計相關服務，於服務之提供者及滿足消費者特定之需求上有相同或相近，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般購買者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬同一或類似程度高之服務。

（2） 系爭商標指定使用之服務，與據爭註冊第01842423號指定使用之「代理智慧財產權申請及有關事務之處理；法律服務；代辦工商登記；代辦地政登記；代理智慧財產權租讓授權及有關之諮詢；為法律諮詢目的之智慧財產權監視；代理專利申請及有關事務之處理；代理專利租讓授權及有關之諮詢；代理商標申請及有關事務之處理；代理商標租讓授權及有關之諮詢；著作權管理；著作財產權授權；代理電腦軟體授權之法律事項服務；代理網域名稱註冊之法律事項服務；仲裁服務；各種訴訟代理及法律諮詢顧問；訴訟服務；調解；替代性糾紛解決服務；法律事項公證服務；代辦移民簽證；法律文件準備服務；許可證的法律管理；智慧財產權諮詢」服務相較，一為電腦程式設計相關服務，一為法律服務等相關服務，雖系爭商標係商標權人用於其所開發之法學搜尋系統，以科技方法提供法律工作者解決法學資料搜尋、企業法遵、法學資料分析等問題（詳如後述），於服務之提供者及滿足消費者特定之需求上有相近之處，二者屬類似之服務，惟類似之程度不高。

3、 商標識別性之強弱

本件系爭商標係以藍色圓形外框內置經設計之反白「L」、「O」字母設計圖，下方有外文「Lawsnote」所組成，具有指示來源及區別服務來源之功能，而據爭諸商標係由粗體墨色之L字母，兩旁各有較細之深綠色線條所組成之「L」設計字，並於右上方置以藍色球形之設計，亦具有指示來源及區別服務來源之功能，應認各自有相當之識別性。

4、 相關消費者對各商標之熟悉程度

（1） 由申請評定人檢送之證據資料影本，固可知申請評定人為智權法律事務所，且由申證27之申請評定人商標申請及註冊資料可知，申請評定人業將據爭諸商標之圖形及中文「飛翔」、外文「FLYLAWSTAR」，申請及註冊商標於多個類別，惟商標是否經申請評定人使用而為相關消費者所知悉，仍需由申請評定人檢送之事證始得認定，由申證18-申證19可知於106年5月本局商標電子申請案為前5大事務所，且於109年5月統計商標電子申請為前20大事務所，又由申證15及申證20，可知申請評定人代表人最早自104年11月6日擔任商標代理人，且有代理台灣各地及離島之商標案件，惟本局商標電子申請案統計資料僅為統計當月份商標新申請案、後續來文、繳納註冊費、閱卷、補換發註冊證等採取電子申請案件數以事務所或代理人之數量統計，且據爭註冊第01996867、01842423號商標均為圖形商標，而本局商標電子申請統計資料及公告資料係以事務所或代理人名稱表示之資料，無法得知使用何種圖形於該事務所或代理人名稱上；縱勾稽所附之申證3-申證9之事務用具、申證11之LINE社群軟體帳號、申證14之據爭諸商標品牌意涵、申證16之事務所招牌、申證22之名片、申證23-申證25之事務所營業項目、網域名稱、電子信箱等使用事證，以及申證10之商標權人臉書專頁，其上日期（2019年2月18日）可知於系爭商標註冊日前即已創設該頁面，然貼文資料僅1則，復未能由該則貼文得知瀏覽人數、轉貼次數等資訊，亦無從得知相關消費者知悉據爭諸商標之情形，另申證12之DM，其內容有「Excellent in intellectual property authorized negotiation 2019,Taiwan」，可知為2019年後始製作之DM，申證17之法律顧問證書，其聘任日期自109年1月1日開始，均為晚於系爭商標註冊日之資料，是由申請評定人檢附之事證，僅得認有標示使用據爭商標，無從得知其為相關消費者知悉之程度。

（2） 由商標權人檢送105年10月19日「這點子被笑沒有商業利益，但律師卻愛死了」之「INSIDE」報導（相證3）、106年8月27日「七法轉動大數據，搶當法律界Google」之經濟日報報導（相證5）、台大法學院「Lawsnote資料庫授權」（相證10）等證據資料影本，可知系爭商標係商標權人用於其所開發之法學搜尋系統，以科技方法提供法律工作者解決法學資料搜尋、企業法遵、法學資料分析等問題，並經INSIDE網路媒體、經濟日報報導及台大法學院採購標有系爭商標之產品及服務，堪認於系爭商標註冊前，已為相關消費者所知悉。

（3） 綜上，系爭商標較諸據爭諸商標而言係消費者較熟悉之商標一節，足堪認定。

四、 綜上，考量據爭註冊第01981130號商標，非屬申請在先之商標，不符商標法第30條第1項第10款規定之要件。而系爭商標指定使用之服務雖與據爭註冊第01842423、01996867號商標指定使用之服務構成同一或類似程度高或類似程度不高之服務，惟衡酌兩造商標近似程度低，各具相當識別性，且系爭商標於指定使用之服務，較諸據爭諸商標而言係消費者較熟悉之商標等因素綜合判斷，相關消費者不會誤認二商標之服務為同一來源，亦不會誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而無產生混淆誤認情事之可能性，系爭商標之註冊，應無商標法第30條第1項第10款規定之適用。

五、 至申請評定人雖於110年2月8日提出評定陳述意見書（三），惟觀其內容並未提出新事證，僅重申系爭商標顯有違商標法第30條第1條第10款規定云云，而上述爭點雙方先前於評定及答辯已各有多次詳細論述，該陳述意見書並不影響本案結果之判斷，是以本案事證既已臻明確，依商標法第62條準用第49條第3項規定，不再通知商標權人答辯，逕行審理，併予敘明。爰依商標法第15條規定處分如主文。

林佳瑩律師｜2021年十大商標判決（侵權案件）

2021年又獲得一個最高法院判決【TutorABC v. Tutor4U】。
能夠出現一個值得收錄在教科書當中的判決，感覺開心。感謝法院。

本次所列判決多是最高法院判決，不過還是特別放了二個智慧財產與商業法院的判決，因為很值得參考學習。

值得注意的趨勢是：

1.#損害賠償：

侵害著名商標的損害賠償的金額如何計算，是一個複雜的問題。

最高法院近來提供了一些較為具體的法律見解，例如：

商標法71.1.3的「法定賠償額」的「查獲數量」不以「查扣/扣押數量」為限。

商標法71.1.3同時適用於「商品」與「服務」。

請看【TutorABC v. Tutor4U】【Hershey's v.甘百世】【Burberry v. 購物台】【冰晶v. 「de冰晶」舒緩凝膠】案例。

2.#商標使用：

商標法的核心問題「商標使用」，其認定標準是商標法第5條，實務上的見解也相對穩定。

在「侵權使用」方面，行為人主觀、客觀有使用商標（白話文：當作品牌在使用），並且使消費者也認識到行為人是在使用商標，就構成商標使用。

最高法院更進一步肯認智慧財產法院於一二審所提出的「實質的商標使用」概念，從商標功能（區辨或指示來源）來判斷是否構成商標使用。此與學術界呼籲「商標使用」概念應從寬認定的趨勢相互一致。

請看【老天祿】【冰晶v. 「de冰晶」舒緩凝膠】案例。

3.#不公平競爭：

如同我們一再強調的，申請註冊商標的好處遠比你所想像的還要多，能夠保護的利益比你所想像的還要多。諸如 #電影名稱、#樂團名稱、#活動名稱都可以註冊商標。

以【全球城市小姐v. 全球城市天使】一案為例，由於權利人沒有就展覽活動名稱申請註冊商標，使得維權之路相對辛苦。

同樣地，Rimowa就其行李箱造型無法取得註冊商標，也使得Rimowa要證明自己的行李箱造型是公平交易法保護的「著名表徵」，不是那麼容易。

而即使是Hershey’s的水滴造型巧克力，事實審法院也不認為是「著名表徵」。

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1【TutorABC v. Tutor4U】#著名商標 #主要部分 #近似 #損害賠償

最高法院認為，商標法第71條是計算損害賠償的特別規定，應優先於民法適用。「商品」與「服務」同受商標法保護，均得主張適用商標法第71條第2款及第3款計算損害賠償。

最高法院109年度台上字第2159號民事判決(2021.6.24)


2【老天祿 v. 上海老天祿第二代自創品牌】#商標使用

最高法院認為，被告使用「上海老天祿第二代自創品牌」文字，實質意義具有表明來源使消費者產生連結的功能，屬「商標使用」。

最高法院110年度台上字第583號民事判決(2021.03.17)


3【Hershey's v.甘百世】#近似 #損害賠償

最高法院認為，兩造商標是否近似？被告是否停產？都應該再調查。最高法院廢棄原判決。

最高法院110年度台上字第1049號民事判決(2021.6.24)


4【Rimowa v. 外埔公司】#著名表徵 #產品造型

最高法院認為，Rimowa的「溝槽式設計」是否為「著名表徵」？相關事業及消費者是否僅憑該設計就可以辨識商品來源？有待調查。被告產品是否會與Rimowa的行李箱有混淆誤認之虞？也有待調查。最高法院廢棄原判決。

最高法院109年度台上字第2726號民事判決(2021.9.9)


5【Rimowa v. 晶耀公司】#著名表徵 #產品造型

智慧財產法院認為，Rimowa「百摺設計」為著名表徵。兩造在網路購物市場客層重疊，具有競爭關係。兩造行李箱價格縱有差異，但(1)對中產階級而言並非明顯，(2)被告產品甚至有被認為原告副牌的風險，(3)其他潛在消費者看到被告產品仍可能發生售後混淆，所以不會因為兩造產品有價格差異就不會發生混淆誤認之虞。被告構成侵權。

智慧財產法院109年度民公上字第3號民事判決(2021.3.11)


6【Burberry v. 購物台】#損害賠償 #鑑定

最高法院認為，商標法第71.1.3的「法定賠償額」所規定的「查獲商品」不以經扣押為必要。東森購物台抗辯Burberry應提出相同型號款式的真品，由原審選任公證專業的鑑定人逐一比對鑑定手錶是否為仿冒品，此點應予調查。最高法院廢棄原判決。

最高法院109年度台上字第2370號民事判決(2021.8.31)

7【冰晶v. 「de冰晶」舒緩凝膠】#商標使用 #損害賠償

二審法院認為，被告公司違反文書提出義務，有「以多報少」的情形，故以原告公司主張的損害賠償數額為可採。計算方式為：「被告產品銷售額」X「兩造同意的同業利潤標準淨利率16%」X「6/10」（因被告還有標示自己的商標「de」）。本案經最高法院駁回被告上訴而告確定。

最高法院109年度台上字第1762號民事裁定(2021.6.10)


8【四海遊龍】#移轉商標 #借名登記

最高法院認為，原告李O長將「四海遊龍」註冊商標移轉予強鮮公司後，並沒有自己管理使用處分，雙方間應該沒有成立借名登記關係，原告請求移轉商標並無理由。

最高法院109年度台上字第1524號民事判決(2021.4.28)


9【台北101 v. 101名品店】#聲明不專用 #主要部分 #近似

原告「台北101」註冊商標當中的「101」部分雖然聲明不專用，但經過長期使用，已取得「後天識別性」，是「著名商標」的「顯著部分」。兩造主要部分「101」高度近似，被告構成侵權。

最高法院109年度台上字第1758號民事判決(2021.6.3)


10【全球城市小姐v. 全球城市天使】#財產上利益 #侵權行為

原告雖然沒有將「城市天使小姐」和logo註冊為商標，對logo也沒有著作權，但是因為原告已經長期使用，該名稱和logo具有「一定財產上利益」。被告攀附使用原告展覽名稱舉辦選美，還將原告的logo在香港搶註為商標，造成原告短收授權金、品牌遭到混淆減損。被告構成違反善良風俗的侵權行為。

智慧財產法院109年度民公上更(一)字第2號民事判決(2021.04.15)


#恒達法律事務所
#智慧財產權律師
#智財律師
#商標律師

(商標)TutorABC v. Tutor4U：最高法院認為，商標法第71條是計算損害賠償的特別規定，應優先於民法適用。「商品」與「服務」同受商標法保護，均得主張適用商標法第71條第2款及第3款計算損害賠償。

#商標 #損害賠償

#TutorABC v. #Tutor4U

最高法院就商標法損害賠償發表看法，當然是重要判決。

值得收錄在 #商標訴訟贏的策略 一書當中（自己的案件自己收XD）。

智慧財產權是無體財產權，如何計算損害賠償是困難的問題，

大家都在等待最高法院突破有體財產權的思維。

雖然損害賠償數額還沒確定，

但本案已告確定的部份是：

TutorABC是著名商標，Tutor是TutorABC主要部分，

其他競爭同業不可以使用TutorXX或是XXTutor經營線上語文平台。

感謝最高法院和歷來智慧財產法院的法官認同我們的主張。

感謝TutorABC最強的法務團隊的全力支援。

案件進展到這裡，應該可以說：

TutorABC的法務團隊已經超越任天堂，可以獲得最強法務團隊的稱號吧。

而我們律師只是扮演企業和法院之間的靈媒角色XD

【TutorABC v. Tutor4U】

最高法院109年度台上字第2159號民事判決(2021.6.24)

https://ipcase.blogspot.com/2021/12/tutorabc-v-tutor4u717123.html

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最高法院109年度台上字第2159號民事判決(2021.6.24)

上 訴 人 麥奇數位股份有限公司

上 訴 人 空中美語文教事業股份有限公司

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，兩造對於中華民國108年4月25日智慧財產法院第二審判決（107年度民商上字第1號），各自提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於駁回：㈠上訴人麥奇數位股份有限公司請求上訴人空中美語文教事業股份有限公司不得使用其他相同或近似於「TutorABC」著名商標之名稱或網域名稱、上訴人空中美語文教事業股份有限公司與胥宏達連帶給付新臺幣七百萬元本息之訴；㈡上訴人空中美語文教事業股份有限公司、胥宏達對第一審命其連帶給付新臺幣三百萬元本息之上訴，暨各該訴訟費用部分均廢棄，發回智慧財產法院。
上訴人麥奇數位股份有限公司、空中美語文教事業股份有限公司之其他上訴均駁回。
第三審訴訟費用關於駁回其他上訴部分，由上訴人麥奇數位股份有限公司、空中美語文教事業股份有限公司各自負擔。

理 由

一、本件上訴人麥奇數位股份有限公司（下稱麥奇公司）上訴第三審後，其法定代理人已變更為楊智恩，有公司變更登記表可佐（見本院卷第505 至511 頁），楊智恩具狀聲明承受為麥奇公司法定代理人續行訴訟，核無不合，先予敘明。

二、麥奇公司主張：伊為國內最早且規模最大之線上英語教學平台，自民國95年間起陸續申請取得如原判決附圖（下稱附圖）一編號1至4所示「TutorABC」商標（下合稱系爭商標）及如第一審判決附圖五所示「TutorABCjr」商標，經長期大量使用於線上英語教學，對於一般消費者具高度識別性，而成為著名商標。詎對造上訴人空中美語文教事業股份有限公司（下稱空中美語公司）自 101年間起使用高度近似系爭商標之如附圖二所示「Tutor4U」商標（下稱系爭Tutor4U商標）及「 http://www.tutor4u.com.tw」網域名稱（下稱系爭網域名稱），致消費者嚴重混淆誤認，減損伊就系爭商標之識別性及信譽，顯係攀附伊之事業商譽，侵害伊之系爭商標權，亦影響交易秩序而顯失公平，伊得依⑴商標法第 69條第1項、第3項及於原審追加依民法第197條第2項、第179條；⑵公平交易法第29條至第31條、第33條、民法第184條、第185條及於原審追加依民法第177條，併依⑶公司法第23條第2項及民法第195條第1項規定，請求空中美語公司除去或防止侵害系爭商標權之行為、空中美語公司與其負責人即對造上訴人胥宏達（下合稱空中美語公司等2人）連帶賠償101年11月至106年12月間依商標法第71條第1項第2、3款規定擇一計算之損害及登報回復名譽。爰依序依上開⑴、⑵及併依⑶之法律關係，求為命：㈠空中美語公司不得使用「 Tutor4U」名稱、系爭網域名稱及其他相同或近似於「TutorABC」、「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱；㈡空中美語公司等2人連帶給付新臺幣（下同）1,000萬元及加計自 105年9月1日起算法定遲延利息，並連帶負擔費用將本件判決書之案號、當事人欄、案由欄及主文，以新細明體10號字體刊登於蘋果日報、自由時報、中國時報、聯合報全國頭版下半頁 1日（下合稱系爭新聞紙登載）之判決（麥奇公司就原審駁回其於第二審追加請求空中美語公司等2人另連帶給付 6,131萬0,600元本息之訴，未據聲明不服，該未繫屬本院部分，不另贅述）。

三、空中美語公司等2人則以：系爭商標中之「Tutor」，僅為家教之意思，不具識別性或屬識別性較低部分，如由麥奇公司壟斷使用，將影響教育服務領域同業之公平競爭秩序。系爭Tutor4U 商標與系爭商標經整體比對，兩者之外觀、觀念及讀音均不同，非屬近似，且系爭 Tutor4U商標經空中美語公司大量行銷，亦已成為著名商標，相關消費者對於兩造之商標在市場併存之事實已相當熟悉，無混淆誤認之虞，空中美語公司未有侵害系爭商標權之行為。系爭商標於102年9月26日始經法院判決認定為著名商標，空中美語公司於101年9月間即申請註冊使用系爭 Tutor4U商標、系爭網域名稱，無法知悉系爭商標日後將成為著名商標，且空中美語公司使用自己申請註冊之系爭 Tutor4U商標及將該商標之文字作為系爭網域名稱，並無故意或過失，亦不該當商標法第70條第1、2款「明知」要件，緃認構成商標侵權，空中美語公司所屬「Tutor4U空中家教」於 101年至106年間未有獲利，伊不負損害賠償責任，如依同業利潤標準推計，應以 0.33%計算空中美語公司所獲淨利，麥奇公司請求賠償之金額亦屬過高，且應再依商標法第71條第2項規定予以酌減。麥奇公司於102年初即知悉空中美語公司使用系爭 Tutor4U商標經營線上真人家教服務，其損害賠償請求權已因時效完成而消滅，伊得拒絕給付。如認空中美語公司有不當得利，伊依民法第 182條第1項、第148條規定，亦免負返還之責。麥奇公司未證明有任何商譽之毀損，且登報並非商標權人回復商譽之必要方法等語，資為抗辯。

四、原審就麥奇公司上述聲明審理結果，以：

(一)麥奇公司於93年間成立，為我國首家投入線上英文教學之企業，自96年間起陸續在我國取得包含系爭商標在內之 Tutor系列商標註冊，現仍於專用期限內，在其他國家亦陸續獲准註冊相同系列之商標，且長期未間斷地付費行銷，在線上學習網域之廣告曝光量極高，復曾多次獲得主管機關所頒數位學習網優質獎，堪認系爭商標至遲於98年間，已為該領域相關消費者所熟悉度高之著名商標。麥奇公司以系爭商標「TutorABC」所提供之線上英語學習方式，與 「Tutor」字面意義之「家教」不同，具有先天識別性，且因行銷已建立後天之高度識別性，並以「Tutor」為其主要識別部分。系爭Tutor4U商標與系爭商標之整體外觀、讀音、觀念均相彷，以具普通知識經驗消費者之注意，於異時異地隔離觀察，不易區辨，而構成近似商標，且均實際使用於線上英語教學之同一或高度類似之服務。依麥奇公司之請求而作成錄音內容與譯文相符之公證書，「Tutor4U 」之消費者或會員曾因誤認所購買之課程為「TutorABC」，而向臺北市政府提出對麥奇公司之申訴、撥打麥奇公司之客服專線詢問或請求協助，而空中美語公司不爭執對話者即訴外人陳湘華、林家任為 「Tutor4U」學員，堪認相關消費者對兩者確有混淆誤認之情事，空中美語公司無法證明系爭 Tutor4U商標已達著名程度，或反證相關消費者已可區辨其與系爭商標為不同來源，仍應認在線上英語教學領域，相關消費者對早已成為著名商標之系爭商標較為熟悉，而應給予較大之保護。佐以麥奇公司官方網頁資料，該公司除經營線上英語教學外，並擴及線上漢語及數學教學，而有多角化經營之事實，則空中美語公司使用系爭 Tutor4U商標，自有使相關消費者誤認為與系爭商標為同一來源，或存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。再參諸系爭商標註冊使用日期遠早於系爭Tutor4U商標，空中美語公司自101年間始跨足從事線上英語教學服務，不沿用其向來以 「English」為主體之系列商標，改用系爭 Tutor4U商標，不無為快速進入線上英語教學領域而攀附系爭商標，難謂出於善意，空中美語公司自有商標法第68條第3款侵害系爭商標權之行為。

(二)商標法第70條第 2款規定之「明知」，乃指侵權人於行為時實際主觀之認知，不以被侵害商標先經法院判定係著名商標為必要。麥奇公司已註冊「www.tutorabc.com」、「www.tutorjr.com」、「www.tutorming.com」系列網域名稱，且系爭商標早已屬線上英語教學領域之著名商標，空中美語公司為競爭同業，應知之甚詳，其於 101年間註冊系爭網域名稱，使用系爭商標中 「tutor」之文字，亦有使相關消費者產生混淆誤認之虞，自構成商標法第70條第 2款視為侵害商標權。

(三)空中美語公司有上開侵害及視為侵害系爭商標權之行為，麥奇公司得依商標法第69條第 1項規定，請求空中美語公司不得使用 「Tutor4U」名稱、系爭網域名稱。麥奇公司另請求空中美語公司不得使用其他相同或近似於「TutorABC」、「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱部分，因麥奇公司已減縮不主張「TutorABCjr」商標遭侵害，且空中美語公司現在或日後使用之其他商標圖樣或網域名稱是否相同或近似於系爭商標而侵害麥奇公司之商標權，不在本件審理範圍內，麥奇公司此部分請求，非屬有據。空中美語公司長期從事廣播英語雜誌與教學事業，在一般學習英語消費者間亦存有相當信譽，而消費糾紛在各個產業均有，依空中美語公司所提證據，亦有消費者對「TutorABC」之推銷方式或線上英語教學服務不滿意，麥奇公司提出之證據，尚無從證明空中美語公司在線上英語教學服務，使用 「Tutor4U」商標及系爭網域名稱，有損麥奇公司之信譽，麥奇公司不得請求空中美語公司2人連帶負擔費用為系爭新聞紙登載。

(四)麥奇公司對於侵害及視為侵害系爭商標權之空中美語公司，得依商標法第69條第 3項規定請求賠償，空中美語公司縱係使用自己之註冊商標及網域名稱，亦無從執為無故意或過失侵害系爭商標權之免責事由。麥奇公司固主張依同法第71條第 1項第2款、第3款規定，擇一計算損害金額，惟並未證明所稱實際混淆誤認及侵害之虞的損害額，尚不得以空中美語公司之 「Tutor4U」營業收入，作為侵害系爭商標權所得利益，而線上語言教學服務業者多會先提供試聽服務，詳細說明其特色及優勢，消費者有充分時間進行了解比較，再決定是否購買，縱因誤認服務來源而消費，亦可請求退費，商標品牌對消費者決定購買之影響力甚微，且空中美語公司之營業額多寡，大多取決於其教材、師資、客服等因素，非單憑系爭 Tutor4U商標與系爭商標近似，即可獲取營業收入，而與一般商品之消費模式不同，參以系爭 Tutor4U商標使用在線上語言教學服務，所表彰之客體非特定商品之零售單價，與冒用他人商標商品之態樣不同，麥奇公司復無法證明空中美語公司之營業收入，均係因與系爭商標近似而來，自不得依上述規定計算其損害額。麥奇公司已證明受有損害，但無法證明其損害額，應按民事訴訟法第222條第2項規定予以酌定。空中美語公司於101年11月至106年12月間關於「Tutor4U」之統一發票共4億5,706萬1,489元，若以麥奇公司主張之同業利潤標準淨利23%，計算所得為1億0,512萬4,142元，惟該項標準僅為財政部課稅之參考，通常偏高；如以空中美語公司主張「 Tutor4U」所占營業比例計算結果為虧損，卻與其所提102至105年成本費用統計總表顯示有獲利之情形不符；倘以空中美語公司全部營業所得稅申報書所載淨利率0.33%計算「Tutor4U」部分之利潤，則屬過低，爰參酌兩造之營業規模、營業收入、系爭商標在線上語言教學領域之著名程度、空中美語公司之侵權期間及態樣，認麥奇公司所受損害以 300萬元為適當，逾此範圍之請求，則非有據。胥宏達為空中美語公司之法定代理人，對於該公司使用系爭 Tutor4U商標及系爭網域名稱於線上英語教學服務所為業務之執行，致麥奇公司受有上開損害，亦應依公司法第23條第 2項規定，與空中美語公司負連帶賠償責任。空中美語公司之加害行為及結果係持續發生，且非各自獨立存在，麥奇公司之請求權時效應自空中美語公司於 106年11月底停止侵害系爭商標權時起算，且胥宏達依公司法第23條第 2項所負連帶賠償責任，係基於法律之特別規定，非侵權行為責任，其時效應適用民法第125條規定為15年，空中美語公司等2人所為時效完成拒絕給付之抗辯，非屬有據。

(五)從而，麥奇公司請求空中美語公司不得使用 「Tutor4U」名稱、系爭網域名稱；空中美語公司等2人連帶給付300萬元本息部分，應予准許。逾該金額本息及命空中美語公司不得使用其他相同或近似於「TutorABC」、「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱；空中美語公司等 2人連帶負擔費用為系爭新聞紙登載之請求部分，不應准許等詞，為其心證之所由得，並說明兩造其餘主張及聲明證據為不足取及無須再予審酌之理由，因而將第一審所為命空中美語公司不得使用其他相同或近似於「TutorABC」、「TutorABCjr」（原判決主文誤載為「 Tutorjr」）著名商標之名稱或網域名稱；空中美語公司等2人給付逾300萬元本息部分之判決廢棄，改判駁回麥奇公司該部分之訴，並駁回麥奇公司之上訴及空中美語公司等2人之其餘上訴。

五、關於廢棄發回部分（即麥奇公司請求：㈠空中美語公司不得使用其他相同或近似於「TutorABC」著名商標之名稱或網域名稱；㈡空中美語公司等2人連帶給付1,000萬元本息部分）：

(一)按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去或排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第 1項定有明文。原審既認系爭商標均為經註冊之著名商標，並以 「Tutor」為其主要識別部分，兩造皆實際從事線上英語教學服務，則空中美語公司倘於其商品或服務使用相同或近似於系爭商標，是否不構成對系爭商標權之侵害？空中美語公司如使用以 「Tutor」為其主要識別部分之其他名稱、網域名稱或圖示，是否無減損系爭商標之識別性，或造成相關消費者混淆誤認之虞？麥奇公司是否不得本於上開規定請求防止？非無可疑。乃原審逕以空中美語公司現在或日後使用之其他商標圖樣或網域名稱，是否相同或近似於系爭商標而侵害麥奇公司之商標權，非本件審理範圍，而為麥奇公司不利之判決，不免速斷。

(二)次按商標權人依商標法第69條第 3項規定請求損害賠償，倘仍須依一般侵權行為之法則，證明侵害人所得之利益或商標權人所受之損害，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以發揮抑制仿冒效果，同法第71條第 1項各款乃特別列舉其損害賠償金額之計算方式，並於同條第 2項賦予法院就該法定賠償額有酌減之權限，以符合衡平原則。此為民法損害賠償之特別規定，且將民事訴訟法第222條第2項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用。

查註冊商標表彰於商品及服務，同為商標法所保護，而商品與服務之交易模式本即不同，原審徒以空中美語公司所從事線上語言教學服務，與一般商品性質有異，其所表彰之客體亦非特定商品之零售單價，而與冒用他人商標商品之態樣不同，遽謂不得依商標法第71條第 1項第2、3款規定計算麥奇公司之損害，已有可議。

又麥奇公司所有系爭商標為著名商標，其對空中美語公司侵害及視為侵害系爭商標權之行為，已證明受有損害，而空中美語公司於 101年11月至106年12月間關於「Tutor4U」之統一發票共 4億5,706萬1,489元，為原審確定之事實。似見空中美語公司於上開期間因侵害及視為侵害系爭商標權所銷售線上課程之全部收入為上述金額，參諸線上課程提供試聽服務或退費機制，與一般商品附鑑賞期或退貨之機制，似無不同。果爾，空中美語公司倘無法就其成本或必要費用舉證時，是否不能以該銷售課程之全部收入為其所得利益？或依查獲侵害系爭商標之課程單價核算賠償金額？如空中美語公司之營業收入非悉屬其侵害系爭商標權所得利益，或依上開規定計算其損害額顯不相當，是否不得由法院酌減以定其應賠償之金額？均非無進一步研求之餘地。

原審未詳予調查審認，遽謂本件無商標法第 71條第1項第2、3款規定之適用，逕依民事訴訟法第 222條第2項酌定麥奇公司可請求之損害額為300萬元，即有適用法規不當之違誤。麥奇公司所受損害額既待調查審認，則原審駁回空中美語公司等 2人對命其連帶給付300萬元本息之上訴部分，亦無可維持。

(三)兩造上訴論旨，各自指摘原判決上開不利己部分為不當，聲明廢棄，非無理由。

六、關於駁回上訴部分（即麥奇公司請求：㈠空中美語公司不得使用 「Tutor4U」名稱、系爭網域名稱及其他相同或近似於「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱；㈡空中美語公司等 2人為系爭新聞紙登載部分）：

按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權，若其取證、認事並不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則，即不許任意指摘其採證或認定不當，以為上訴理由。原審本於認事、採證之職權行使，綜合相關事證，合法認定麥奇公司所有系爭商標為著名商標，空中美語公司使用系爭 Tutor4U商標、系爭網域名稱係侵害或視為侵害系爭商標權，麥奇公司得請求空中美語公司不得使用「 Tutor4U」名稱及系爭網域名稱，而麥奇公司已減縮不主張「TutorABCjr」商標遭侵害，其請求空中美語公司不得使用其他相同或近似於「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱部分，即非有據，另麥奇公司未證明其信譽因空中美語公司使用系爭 Tutor4U商標及系爭網域名稱之行為而受損害，無命空中美語公司等 2人連帶負擔費用為系爭新聞紙登載之必要，因以上揭理由而分別為空中美語公司、麥奇公司敗訴之判決，經核於法洵無違背法令。...

最高法院民事第五庭
審判長法官 鄭 傑 夫
法官 盧 彥 如

法官 吳 麗 惠

法官 林 麗 玲

法官 張 恩 賜

營業秘密(合理保密措施)聯華電子公司的合理保密措施

#營業秘密 #合理保密措施

在營業秘密三要件當中，

企業經營者最容易不符合的要件就是：事前的合理保密措施。

（理由就是：如果你自己都不在意的話，應該就不是營業秘密）

來看看聯電的合理保密措施（被法院認可的）有哪些：

1.員工必須刷卡始可進入個人被授權之工作區域；

2.廠區內不得拍照、不得使用智慧型手機照相程式；

3.出入廠區由保全抽檢實體文件；

4.配發予員工之個人電腦不得使用隨身碟或外接硬碟，且設有避免聲請人檔案被複製流出之機制；

5.員工必須透過個人專屬帳號與密碼，始得登入聲請人電腦進行操作，且以個人工作職掌限制存取權限；

6.特定極機密資料以密碼單獨鎖定；

7.公司網路無法連接雲端硬碟、外部電子郵件信箱；外寄電子郵件以關鍵字監控並需經主管審核；

8.違反規定者公告，並按情節處罰。

#恒達法律事務所

#營業秘密訴訟贏的策略

【聯電合理保密措施】

智慧財產及商業法院110年度刑智聲字第35號刑事裁定(2021.12.20)

https://ipcase.blogspot.com/2021/12/blog-post_22.html

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智慧財產及商業法院110年度刑智聲字第35號刑事裁定(2021.12.20)

聲  請  人
即  被  告  聯華電子股份有限公司

上列聲請人即被告因聲請限制閱覽案件，本院裁定如下：
...
二、本院得心證之理由：
    按訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請不公開審判；亦得依聲請或依職權限制卷宗或證物之檢閱、抄錄或攝影，智慧財產案件審理法第24條定有明文。
(一)系爭資料具有秘密性：
　　附表之資料為未經對外公開之內部文件，內容涉及聲請人研發決策與研發歷程等資料。準此，均非一般涉及該類資訊之人所能知悉，具秘密性。
(二)系爭資料有經濟價值：
    系爭資料為屬於具有高度機密、敏感之技術性資料與商業性資料，均非一般涉及該類資訊之人所知之資訊，且競爭同業取得聲請人上開技術性資料與商業性資料，立即可節省研發成本、降低學習時間、減少嘗試錯誤，調整商業模式與策略等，聲請人將喪失競爭優勢，確實具有實際或潛在之經濟價值。
(三)系爭資料均有合理之保密措施：
    聲請人就其所有之營業秘密所採取之具體保密措施有：

1.員工必須刷卡始可進入個人被授權之工作區域；

2.廠區內不得拍照、不得使用智慧型手機照相程式；

3.出入廠區由保全抽檢實體文件；

4.配發予員工之個人電腦不得使用隨身碟或外接硬碟，且設有避免聲請人檔案被複製流出之機制；

5.員工必須透過個人專屬帳號與密碼，始得登入聲請人電腦進行操作，且以個人工作職掌限制存取權限；

6.特定極機密資料以密碼單獨鎖定；

7.公司網路無法連接雲端硬碟、外部電子郵件信箱；外寄電子郵件以關鍵字監控並需經主管審核；

8.違反規定者公告，並按情節處罰。

準此，應認聲請人已採取合理之保密措施，故可認屬於聲請人營業秘密。況系爭資料中亦有經偵查機關及法院調查後，而取得涉及與聲請人營業秘密相關之資料，有禁止在本案以外予以開示。　　

三、本裁定結論：
　　綜上，附表涉及聲請人之營業秘密資料，本院爰依聲請人之聲請，限制相對人僅得在本院提供之空間、設備檢閱、抄錄並禁止攝影、複製附表所示資料...

娛樂法(遊戲 網路平台 管轄權)智冠科技公司 v. 杭州邊鋒公司：最高法院認為，杭州邊鋒公司在台灣與中國的網路平台販售「俠客風雲傳」手機遊戲，侵權行為的實行行為及結果發生地都在台灣，被告也委任律師提出答辯，臺灣法院似應有管轄權。

#遊戲 #網路平台 #管轄權

本件原告智冠公司主張被告杭州邊鋒公司在台灣和中國的網路平台販賣侵權遊戲，

台灣的消費者可以從台灣的網路平台下載，

因此在台灣對中國公司提告。

一二審法院都認為台灣法院沒有管轄權，

但最高法院廢棄原判決，要求原法院再思考斟酌。

在台灣自己境內透過網路平台侵權的管轄法院認定，

也是有相同的問題。

如果看被告行為地和結果地（被告知道自己的產品銷售到全臺灣，各縣市的消費者也都買得到產品），

其實全臺灣各縣市法院可能應該都有管轄權。

這個法律問題對一般人可能不是那麼重要，

但對律師來說非常重要。

看看這個案子到現在還沒進入實體審理就知道。

這個案子也透露一個訊息，就是這類型的案件可以在台灣告。

給最高法院一個讚。

【中國杭州邊鋒公司/管轄權】

最高法院110年度台抗字第1322號民事裁定(2021.11.25) 

https://ipcase.blogspot.com/2021/12/v.html

#恒達法律事務所

#智慧財產權律師

#著作權律師

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最高法院110年度台抗字第1322號民事裁定(2021.11.25) 

再 抗告 人 智冠科技股份有限公司

上列再抗告人因與杭州邊鋒網絡技術有限公司等間侵害著作權有關財產權爭議等事件，對於中華民國110年7月19日智慧財產及商業法院裁定（110年度民著抗字第5號），提起再抗告，本院裁定如下：

主 文

原裁定廢棄，應由智慧財產及商業法院更為裁定。

理 由

本件再抗告人主張：伊為電腦遊戲「武林群俠傳」（下稱系爭遊戲）之著作財產權（下稱系爭著作權）所有人，相對人杭州邊鋒網絡技術有限公司（下稱邊鋒公司）未經伊授權，將系爭遊戲重製、改作、編輯，於民國106年、107年間發行手機遊戲「俠客風雲傳（單機版）」、「俠客風雲傳Online」（下合稱俠客風雲遊戲），在臺灣地區及大陸地區之網路平台公開販售，侵害伊之系爭著作權，應對伊負侵權行為損害賠償責任。

相對人張O南為邊鋒公司負責人，共同侵害伊之系爭著作權，渠等應依著作權法第84條、第88條，公司法第23條規定連帶負責等情，向智慧財產法院（110年7月1 日改為智慧財產及商業法院，下稱第一審法院）起訴，求為禁止相對人自行或使第三人重製、改作、散布、公開傳輸系爭遊戲，及繼續散布、公開傳輸俠客風雲遊戲或其重製品；命相對人連帶給付伊新臺幣（下同）165 萬元本息之判決。

第一審法院認我國法院對本件訴訟無管轄權，且無從移送大陸地區法院，以裁定駁回再抗告人之訴。再抗告人不服，對之提起抗告。

原法院以：臺灣地區人民與大陸地區人民關於民事事件之管轄法院，臺灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸關係條例）並無規定明文，應類推適用我國民事訴訟法有關管轄之規定。兩造因侵權行為涉訟，再抗告人主張邊鋒公司製作侵害系爭著作權之俠客風雲遊戲，在臺灣地區及大陸地區之網路平台公開販售，其一部實行行為及結果發生地在臺灣地區，類推適用民事訴訟法第15條第1 項規定，得由我國法院管轄。惟再抗告人未釋明相對人在臺灣地區現仍有販售俠客風雲遊戲，難認相對人在臺灣地區現有侵害系爭著作權之情事，再抗告人所有系爭著作權係在大陸地區繼續受侵害，由吾國法院進行本件訴訟，對於損害之證據調查，當事人之攻擊、防禦，甚為不便；邊鋒公司為大陸地區法人，相對人之財產不在臺灣地區，倘再抗告人勝訴確定，其聲請執行之標的均在大陸地區，由大陸地區法院管轄，較符合再抗告人之利益，吾國法院得依不便利法庭原則拒絕本件訴訟之管轄。爰以裁定維持第一審法院所為裁定，駁回再抗告人之抗告。再抗告人不服，對之提起再抗告。

按臺灣地區人民與大陸地區人民關於民事事件之管轄，兩岸關係條例並無明文，應類推適用我國民事訴訟法有關管轄之規定。又民事訴訟法第15條第1 項關於因侵權行為涉訟之管轄規定，乃立法者就侵權行為事件之類型，考量行為地與事實之接近、關連，有助於證據調查之正確與經濟，兼顧加害人之預見可能及被害人之救濟便利等因素，予以明文，核與決定涉外事件管轄權之基礎理念相符。故於具體個案類推適用該項規定時，倘合於上開立法意旨，侵權行為地之法院自不得以由其管轄不當或不便為由，拒絕行使管轄權。

原法院係認再抗告人主張邊鋒公司製作侵害系爭著作權之俠客風雲遊戲在網路平台公開販售，其侵權行為之一部實行行為及結果發生地均在臺灣地區，吾國法院對本件訴訟有管轄權。而再抗告人已依第一審法院通知，提出自網路平台下載之俠客風雲遊戲與系爭著作之音樂比對資料226 頁、各項比對彙整資料31頁。第一審法院並函知相對人提出答辯狀，相對人則委任律師提出陳報狀。果爾，能否謂本件訴訟不合上開說明之要件，吾國法院得以其就兩造爭執之侵權行為及再抗告人所受損害難以進行證據調查，兩造提出攻擊及防禦方法甚為不便為由，拒絕行使管轄權，即不無研求之餘地。原法院見未及此，遽以前揭理由為再抗告人不利之裁定，適用法規顯有錯誤。再抗告意旨，聲明廢棄原裁定，非無理由。

(著作權 合理使用)梗圖：將照片改成梗圖並發布於網路，是否有著作權問題？

智慧財產局表示：

「恩恩平常喜歡收集電影、電視劇或新聞照片，並利用繪圖軟體改成嘲諷時事的梗圖後，上傳到自己的部落格供網友瀏覽， 由於恩恩製作的梗圖生動有趣，因此很受歡迎，讓許多網友紛紛轉載恩恩的梗圖。 恩恩利用的圖片或照片如具有「原創性」及「創作性」，則為受保護的「美術著作」或「攝影著作」，若將其改成KUSO 的梗圖形式，並發布於網路，會涉及「重製」、「改作」及「公開傳輸」行為，除有符合著作權法第44條至第65條合理使 用規定的情形外，應該要取得著作財產權人的同意或授權。 

但改圖的目的如果是嘲諷原著作或kuso時事，在學理上稱作「詼諧仿作」，參考國外司法實務，作品已與原著作所欲傳達之目的或特性有所不同，已具備所謂的「轉化性之利用」，依我國著作權法第65條第2項主張合理使用，仍須參酌利用之 目的及性質、所利用著作之性質、質量及其在整個著作所占比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響等要件，如果並未產生市場替代效果，則有依該條規定主張「合理使用」之空間，不過個案是否構成合理使用，仍應由法院調查事實認定。」

娛樂法(著作權 合理使用)擷取Neflix影片畫面、電影畫面在網路上分享，是否侵害著作權？是否構成合理使用？

關於「擷取Neflix影片畫面、電影畫面在網路上分享，是否侵害著作權？是否構成合理使用？」我們來看看智慧財產局怎麼說：

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臉書上之粉絲專頁分享使用戲劇片段，此項行為之相關著作權疑義

發文機關：經濟部智慧財產局

發文日期：民國 110 年 7 月 20 日

發文字號：經濟部智慧財產局 110.07.20.  電子郵件字第1100720號

一、 Netflix平台上之戲劇影片，如具有「原創性」（非抄襲他人之獨立創作）及「創作性」（具有最起碼之創意高度），則為受著作權法保護之「視聽著作」。

所詢有許多臉書上之粉絲專頁分享使用該等戲劇片段，涉及視聽著作之「重製」及「公開傳輸」行為，除有符合著作權法第44條至第65條所定之合理使用情形外，原則上應取得戲劇影片之著作財產權人之同意或授權，始得為之，否則會涉及著作權侵害而有民、刑事責任，合先說明。

二、又依著作權法第52條規定，為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。本條文所稱「引用」，係指以節錄或抄錄他人著作，供自己創作之參證或註釋等，利用行為需以有自己的著作為前提；

又有關合理範圍之內涵，須依著作權法第65條第 2項規定之各項要件（包含利用之目的及性質、所利用著作之性質、質量及其在整個著作所占比例，利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響）於具體個案綜合判斷，如不致過度影響著作財產人之權利，始得主張合理使用。

故如臉書粉絲專頁所分享的是其自行拍攝的影片，只是在影片中使用到 Netflix之戲劇片段，且符合前述的要件，才可能有依著作權法第52條主張合理使用的空間；

如果只是截錄片段影片內容分享，則無前述合理使用規定之適用。

三、另有關註明出處（標註「翻攝自 Netflix」）一節，須說明的是，註明出處僅是利用人主張合理使用他人著作時，法律要求遵守之義務（著作權法第64條參照），如利用行為不符合合理使用規定，縱使註明出處，仍無法免除著作權侵權責任。

四、由於著作權係屬私權，是否行使民、刑事責任追訴，應由著作財產權人決定，就刑事責任部分，原則是告訴乃論，亦即必須由著作財產權人或專屬授權之被授權人依法提出告訴後，方能完成刑事追訴之程序。個案有無合理使用？是否有侵害著作權之情事？如發生爭議時，仍應由司法機關就具體個案事實調查證據認定之。