2021年11月4日 星期四

(專利 AI人工智慧 發明人) 最高行政法院及智慧財產法院都認為,專利的「發明人」必為「自然人」。「AI人工智慧DABUS」在台灣法律上性質不是「自然人」也不是「法人」,也不會期望獲取專利保護而激勵其創作。因此,「食物或飲料用容器」專利申請案將「DABUS」列為「發明人」,等於沒有列出「發明人」,智慧局為不受理處分,並無違法。

updated 2023/10/02

最高行政法院110年度上字第813號判決(2022.08.17)

上 訴 人 泰勒 史蒂芬 L.(THALER, Stephen L.)
 
被 上訴 人 經濟部智慧財產局

上列當事人間發明專利申請事件,上訴人對於中華民國110年10月6日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第4號行政判決,提起上訴,本院判決如下:

主 文
上訴駁回。

理 由

一、事實概要:

上訴人前於民國108年10月17日以「食物或飲料用容器」(原名「食品用容器」)向被上訴人申請發明專利,經編為第108137438號審查(下稱系爭申請案),因說明書、圖式及申請書等文件有所缺漏或不完備,經被上訴人以108年10月25日(108)智專一(二)15171字第10841557970號函請補正,上訴人雖於109年2月6日及同年4月17日補正相關文件,惟其申請書所載發明人為人工智慧系統,被上訴人以109年5月5日(109)智專一(二)15173字第10940656670號函請於文到次日起1個月內補正以自然人為發明人之申請書,上訴人未依限補正,被上訴人乃依專利法第17條第1項規定,以109年6月29日(109)智專一(二)15173字第10940948300號函為系爭申請案「不予受理」之處分(下稱原處分)。上訴人不服,循序提起行政訴訟,並聲明:訴願決定及原處分均撤銷;被上訴人應受理系爭申請案。經智慧財產及商業法院(下稱原審)以110年度行專訴字第4號行政判決(下稱原判決)駁回其訴後,提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人於原審之答辯,均引用原判決所載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,以:

㈠專利法施行細則第16條第1項第2款規定,申請書應載明發明人姓名及國籍。該款雖無明文發明人須為自然人,惟參酌專利法第5條第2項、第6條第1項及第7條第4項規定,發明人可自為專利申請權人,亦得將專利申請權以法律行為讓與他人,或死亡時由繼承人繼承等,皆表示發明人應具備權利能力,專利申請權屬於雇用人或出資人者,發明人享有姓名表示權。再參以民法第19條有關姓名權之規定,係置於總則編第二章「人」第一節「自然人」中,姓名表示權之性質為人格權。故現行專利法之「發明人」除應為實際進行研究發明之人,亦應為法律上可享有人格權等權利之主體。上訴人將不具法律人格之人工智慧系統命名DABUS,填載於申請書上,顯難認已具備專利法施行細則第16條第1項第2款應記載事項。系爭申請案未記載發明人(自然人)之姓名及國籍,不符合專利法施行細則第16條第1項第2款規定,經通知屆期仍未補正,原處分依專利法第17條第1項本文規定不予受理,並無違誤。

㈡依我國現行專利相關法規及實務見解,專利法上之發明人須為對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻、為完成發明而進行精神創作之自然人。人工智慧系統無為完成發明從事精神創作之自主意識或心智,不會因期望獲取專利保護而激勵其創作動機,亦無法作為權利主體將其實際創作,以專利申請權人之地位移轉他人;而所謂人工智慧系統為發明人之所有權人或擁有者,亦不符合專利法第5條第2項專利申請權人之要件,系爭申請案以非自然人之DABUS為專利發明人,對照前揭專利相關法規範架構,容有扞格之處,上訴人以非自然人作為發明人之主張,與現行專利相關法規意旨不符,實難採憑。㈢專利法與著作權法所規範之權利標的本有不同,依我國著作權法第11條、第12條規定,法人可能因約定而為著作人,我國專利法第7條則規定受雇人職務上完成之發明、出資聘請他人從事研究開發之專利權益歸屬關係,二者依其規範權利態樣之不同而有各別之規定,並無相互參照適用之必然關係。上訴人所稱二者同屬保護創作、鼓勵公開並促進相關產業發展之法律,應作一致規範云云,並不可採等語,判決駁回上訴人在原審之訴。

(最高行政法院見解)
四、本院經核原判決並無違誤。茲就上訴理由再予補充論述如下:

㈠按專利法第5條規定:「(第1項)專利申請權,指得依本法申請專利之權利。(第2項)專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」第6條第1項規定:「專利申請權及專利權,均得讓與或繼承。」第7條第1項、第4項規定:「(第1項)受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者,從其約定。……(第4項)依第1項、前項之規定,專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者,發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。」

「發明人」係指實際進行研究發明之人,發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人,其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想,並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。發明人可自為專利申請權人,亦得將專利申請權以法律行為讓與他人,或死亡時由繼承人繼承;專利申請權屬於雇用人或出資人者,發明人享有姓名表示權。發明人之姓名表示權係人格權之一種,故發明人必係自然人。

是以,專利審查基準第一篇第二章「專利申請書」規定:發明人必為自然人,如有多人時,應於申請書上全部記載。第一篇第三章「專利申請人」規定:專利申請人,指具有專利申請權而具名提出專利申請之人,其得為自然人或法人。發明人(新型專利為新型創作人、設計專利為設計人),指實際創作發明(新型、設計)之人,其必為自然人等規定,合於專利法上開規定之立法意旨,無增加法律所無之限制,亦無違反法律保留原則。

故上訴人主張專利法並未限制發明人應以自然人為限,專利審查基準第一篇第1-2-1規定「發明人必為自然人」增加法律所無之限制,違反法律保留原則云云,並無可採。

㈡次按「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作,以促進產業發展,特制定本法。」「(第1項)本法主管機關為經濟部。(第2項)專利業務,由經濟部指定專責機關辦理。」「申請人為有關專利之申請及其他程序,遲誤法定或指定之期間者,除本法另有規定外,應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者,仍應受理。」「申請發明專利,由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式,向專利專責機關申請之。」分別為專利法第1條、第3條、第17條第1項及第25條第1項所明定。依專利法第158條授權訂定之施行細則第11條規定:「申請文件不符合法定程式而得補正者,專利專責機關應通知申請人限期補正;屆期未補正或補正仍不齊備者,依本法第17條第1項規定辦理。」第16條第1項規定:「申請發明專利者,其申請書應載明下列事項:一、發明名稱。二、發明人姓名、國籍。三、申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所;有代表人者,並應載明代表人姓名。四、委任代理人者,其姓名、事務所。」

準此,申請發明專利,由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式,向專利專責機關申請之。申請書應載明發明人姓名、國籍,揆諸前揭規定及說明,發明人須係自然人,若記載非自然人為發明人,即屬申請文件不符合法定程式而得補正者,專利專責機關應通知申請人限期補正,屆期未補正或補正仍不齊備者,逕依專利法第17條規定辦理。

㈢經查,上訴人於108年10月17日向被上訴人提出系爭申請時,依其所檢送之申請書所載「發明人1國籍:90其他,中文姓名:容後,補呈,英文姓名:NONE,DABUS」等語,經被上訴人認申請書不完備,先以108年10月25日(108)智專一(二)15171字第10841557970號函請補正,上訴人雖於109年4月17日補正,惟其申請書所載「關於發明人,本案技術係由DABUS(中譯:達布斯)發明。DABUS係為一人工智慧(Artificial Intellegent,AI)系統,且為本案的唯一發明人。換言之,本案並非由人類發明人所發明。」等語,經被上訴人以本案發明人並非自然人,再以109年5月5日(109)智專一(二)15173字第10940656670號函請於文到次日起1個月內補正以自然人為發明人之申請書,上訴人仍未依限補正,被上訴人乃依專利法第17條第1項規定,而為系爭申請案不受理之處分等情,為原判決認定之事實。則原判決論以:系爭申請案未記載發明人(自然人)之姓名及國籍,不符合專利法施行細則第16條第1項第2款規定,經通知屆期仍未補正,原處分依專利法第17條第1項本文規定不予受理,並無違誤等情,依上說明,於法並無不合。上訴意旨主張發明人是否為自然人並非專利法施行細則規定「申請文件欠缺」之事由,原判決逾越法律規定,擅自增加「發明人(自然人)」之要件,違背法令云云,核屬其一己主觀之見解,要難謂為原判決有違背法令之情形。
 
㈣又專利係採屬地主義,且各國專利法制及其審查基準各有不同,故其他國家對某發明授予專利權,尚難逕行採為我國相關案件有利之認定。原判決論明:上訴人所提美國、歐盟或英國規定節本、英國智慧財產局處分及英國法院判決,均未肯認上訴人所謂「人工智慧系統可為專利法上之發明人」之主張等情,並無判決理由矛盾之違背法令。上訴意旨主張原判決已知南非就本件AI發明之申請准予公告,卻稱美國等對AI發明之案件均屬於不受理或核駁,南非、澳洲法院贊同AI人工智慧得為發明人,原判決忽略此等外國法作為法理之可能,有判決理由不備及理由矛盾之違背法令云云,亦無可採。至上訴意旨主張原判決引用之原審104年度民專上字第22號判決等,均非針對發明人得否為自然人表示意見,於本案並不適用,上訴人已提出理由說明,原判決未說明不採之理由,有判決理由不備之情形云云,無非以其主觀意見,續予爭執,亦無可採。  

五、據上論結,本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段,判決如主文。

最高行政法院第三庭
審判長法官 胡 方 新 
法官 李 玉 卿
法官 蕭 惠 芳
法官 曹 瑞 卿
法官 林 惠 瑜
_______________________

智慧財產及商業法院110年度行專訴字第4號行政判決(2021.10.06)

原 告 泰勒 史蒂芬 L.(THALER, Stephen L.)

被 告 經濟部智慧財產局

上列當事人間因發明專利申請事件,原告不服經濟部中華民國109年12月3日經訴字第10906311370號訴願決定,提起行政訴訟。本院判決如下:

主 文
一、原告之訴駁回。

事實及理由

一、爭訟概要:

原告前於民國108年10月17日以「食物或飲料用容器」(原名「食品用容器」)向被告申請發明專利,經編為第108137438號審查(下稱系爭申請案),因說明書、圖式及申請書等文件有所缺漏或不完備,經被告以108年10月25日(108)智專一(二)15171字第10841557970號函請補正,原告雖於109年2月6日及同年4月17日補正相關文件,惟其申請書所載發明人為人工智慧系統,被告以109年5月5日(109)智專一(二)15173字第10940656670號函請於文到次日起1個月內補正以自然人為發明人之申請書,原告未依限補正,被告乃依專利法第17條第1項規定,以109年6月29日(109)智專一(二)15173字第10940948300號函為系爭申請案「不予受理」之處分(下稱原處分)。原告不服,提起訴願,經濟部以109年12月3日經訴字第10906311370號訴願決定駁回,原告不服,提起行政訴訟。...

四、本院之判斷:

㈠系爭申請案處理情形(參申請卷):

⒈原告於108年10月17日檢附申請書、外文說明書、圖式及申請規費以電子申請方式向被告申請「食品用容器」發明專利案,主張西元2018年10月17日之英國第1816909.4號優先權及西元2018年10月17日之歐洲專利局第18275163.6號優先權,其上發明人國籍記載為「90其他」、中文姓名記載為「容後,補呈」、英文姓名記載為「NONE,DABUS」(申請卷第1至12頁),經編為系爭申請案進行審查。

⒉被告程序審查後核其申請書缺少發明人國籍、中文姓名譯名及英文姓氏,於108年10月25日以(108)智專一(二)15171字第10841557970號函請原告於109年2月17日前補正中文說明書、圖式、申請書及委任書,並於最早優先權日16個月內即109年2月17日前檢送優先權證明文件(申請卷第13頁)。

⒊原告於109年2月6日檢送第1項優先權證明文件及委任書(申請卷第14至27頁),並於同年月15日申請延期補正(申請卷第28至29頁)。

⒋被告於109年2月20日以(109)智專一(二)15173字第10940251460號函請原告於同年4月17日前補正中文說明書、圖式及申請書,並不得再申請展期(申請卷第30頁)。

⒌原告於109年4月17日補正中文說明書、圖式及申請書變更發明名稱為「食物或飲料用容器」,並同時聲明本件技術係由DABUS(中譯:達布斯)發明,DABUS係為一人工智慧系統,且為本件的唯一發明人。申請人泰勒博士為DABUS人工智慧系統的創造人與所有人,就DABUS所創造的技術擁有所有權,並據以申請專利。

⒍被告於109年5月5日以(109)智專一(二)15173字第10940656670號函請原告於文到次日起1個月內補正申請書,函知應以自然人為發明人,同時就原告未檢送第2項優先權證明文件,為未主張優先權之處分。

⒎原告於109年6月5日再次聲明本件發明人DABUS雖非自然人,但為本件之真正發明者,敦請將DABUS列名為發明人。

⒏被告於109年6月29日為不予受理之原處分。

㈡應適用之法令: 

⒈專利法部分:
⑴第1條:為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作,以促進產業發展,特制定本法。
⑵第5條第2項:專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。
⑶第6條第1項:專利申請權及專利權,均得讓與或繼承。
⑷第7條第4項:依第一項、前項之規定,專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者,發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。
⑸第17條第1項本文:申請人為有關專利之申請及其他程序,遲誤法定或指定之期間者,除本法另有規定外,應不受理。

⒉專利法施行細則部分:
⑴第16條第1項第2款:申請發明專利者,其申請書應載明發明人姓名、國籍。
⑵第31條第7款:專利專責機關公開發明專利申請案時,應將發明人姓名公開之。
⑶第83條第8款:專利專責機關公告專利時,應將發明人、新型創作人或設計人姓名刊載專利公報。

⒊專利審查基準部分:
⑴第一篇第二章「專利申請書」:發明人必為自然人,如有多人時,應於申請書上全部記載(第1-2-1頁)。
⑵第一篇第三章「專利申請人」:專利申請人,指具有專利申請權而具名提出專利申請之人,其得為自然人或法人。發明人(新型專利為新型創作人、設計專利為設計人),指實際創作發明(新型、設計)之人,其必為自然人(第1-3-1頁)。

⒋民法部分:
⑴第一編第二章第一節「自然人」:
①第6條:人之權利能力,始於出生,終於死亡。
②第19條:姓名權受侵害者,得請求法院除去其侵害,並得請求損害賠償。

⑵第一編第二章第二節「法人」:
①第25條:法人非依本法或其他法律之規定,不得成立。
②第26條:法人於法令限制內,有享受權利負擔義務之能力。但專屬於自然人之權利義務,不在此限。

㈢系爭申請案未記載發明人(自然人)之姓名及國籍,不符合專利相關法規,原處分並無違誤:

⒈依前揭系爭申請案處理情形可知,申請書所載發明人國籍為「90其他」、中文姓名為「容後,補呈」、英文姓名為「 NONE,DABUS」;於第1次補正文件申請書聲明本件技術係由 DABUS(中譯:達布斯)發明,DABUS係為一人工智慧系統,且為本件的唯一發明人;於第2次補正文件申請書再次聲明本件發明人DABUS雖非自然人,但為本件之真正發明者,敦請將DABUS列名為發明人等情。

⒉專利法施行細則第16條第1項第2款規定,申請書應載明發明人姓名及國籍。該款雖無明文發明人須為自然人,惟參酌專利法第5條第2項、第6條第1項及第7條第4項規定,發明人可自為專利申請權人,亦得將專利申請權以法律行為讓與他人,或死亡時由繼承人繼承等,皆表示發明人應具備權利能力,專利申請權屬於雇用人或出資人者,發明人享有姓名表示權。

再參以民法第19條有關姓名權之規定,係置於總則編第二章「人」第一節「自然人」中,姓名表示權之性質為人格權。故現行專利法之「發明人」除應為實際進行研究發明之人,亦應為法律上可享有人格權等權利之主體。

再參以專利審查基準第一篇第二章第1-2-1頁及第三章第1-3-1頁,以及本院104年度民專上字第22號民事判決、103年度民專訴字第88號民事判決、102年度民專上字第23號民事判決、101年度民專訴字第52號民事判決、100年度行專訴字第115號行政判決、98年度民專上字第39號民事判決等判決意旨,均明示專利之發明人必為自然人。

原告將不具法律人格之人工智慧系統命名DABUS,填載於申請書上,顯難認已具備專利法施行細則第16條第1項第2款應記載事項。

⒊系爭申請案未記載發明人(自然人)之姓名及國籍,不符合專利法施行細則第16條第1項第2款規定,經通知屆期仍未補正,原處分依專利法第17條第1項本文規定不予受理,並無違誤。

㈣原告主張不可採之理由:

⒈原告主張已詳實填載發明人姓名及其中譯名,並填載無國籍,具備形式要件,被告應予受理云云,並提出甲證1關於無國籍人地位的公約、甲證2被告專利主題網之專利Q&A為證。

現行專利法之「發明人」應為法律上可享有人格權等權利之主體,已如上述,原告於申請書及其補正文件載明DABUS係為一人工智慧系統,且為唯一發明人,亦如前述,可見系爭申請案所載發明人並非具有法律人格之權利主體,DABUS並不因獲有命名即取得與權利主體相等之地位,本件依系爭申請案申請書記載形式觀之,顯然不符合專利法施行細則第16條第1項第2款應記載發明人(自然人)姓名及國籍之規定,原告經被告通知不符規定屆期仍未補正,被告依專利法第17條第1項本文規定處分不予受理,於法有據,原告所為主張並不可採。  

⒉原告主張其誠實揭露屬於人工智慧系統發明,有助於被告衡平進行審查與公眾評斷,避免在專利進步性要件判斷上有所偏差;國外立法例大多就專利發明人與著作人得否為自然人作一致規範,則於我國允許法人為著作人之情形,於專利法上以非自然人作為發明人,並無違背云云,並提出甲證3至甲證8有關美國著作權法規定節本、歐盟相關規定節本、英國著作權、設計與專利法節本、英國智慧財產局處分、英國法院判決及其翻譯文等為佐證。然查:

⑴依專利法第1條規定意旨,專利法為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計(以下僅列發明)之創作,對發明人、新型創作人、設計人(以下僅列發明人)合於專利要件之創作,給予一段期間之排他權利,並於同法第5條第2項明定唯有發明人或其權利受讓、繼受之人得為專利申請權人。就姓名表示權部分,專利法施行細則第16條第1項第2款、第31條第7款、第83條第8款均規定需記載、公開、刊載發明人姓名。此外,專利審查基準第一篇第二章第1-2-1頁及第三章第1-3-1頁及前揭判決意旨均明示發明人為自然人。是依我國現行專利相關法規及實務見解,專利法上之發明人須為對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻、為完成發明而進行精神創作之自然人。

人工智慧系統無為完成發明從事精神創作之自主意識或心智,不會因期望獲取專利保護而激勵其創作動機,亦無法作為權利主體將其實際創作,以專利申請權人之地位移轉他人;而所謂人工智慧系統為發明人之所有權人或擁有者,亦不符合專利法第5條第2項專利申請權人之要件,系爭申請案以非自然人之DABUS為專利發明人,對照前揭專利相關法規範架構,容有扞格之處,原告以非自然人作為發明人之主張,與現行專利相關法規意旨不符,實難採憑。

⑵專利法與著作權法所規範之權利標的本有不同,依我國著作權法第11條、第12條規定,法人可能因約定而為著作人,我國專利法第7條則規定受雇人職務上完成之發明、出資聘請他人從事研究開發之專利權益歸屬關係,二者依其規範權利態樣之不同而有各別之規定,並無相互參照適用之必然關係。原告所稱二者同屬保護創作、鼓勵公開並促進相關產業發展之法律,應作一致規範云云,並不可採。

⑶觀諸民法第一編第二章「人」之第一節「自然人」第6條、第二節「法人」第25條、第26條規定可知,僅自然人及法人擁有權利能力,人工智慧系統並非「自然人」亦非「法人」,不是我國法律意義上之「人」,我國著作權法亦無人工智慧系統得為著作人之相關規定,原告以我國允許法人為著作人,主張於專利法上以非自然人作為發明人,並無違背云云,於法無據,顯不足採。

⑷原告所提美國、歐盟或英國規定節本、英國智慧財產局處分及英國法院判決,均未肯認原告所謂「人工智慧系統可為專利法上之發明人」之主張,不足據為有利原告之認定。 

⒊原告主張被告援引之專利法施行細則及專利審查基準規定,係增加法律所無之限制,有違法律優位及法律保留原則云云。然依專利法第1條、第5條第2項、第6條第1項及第7條第4項規定意旨,專利法鼓勵、保護發明人創作,發明人除應為實際進行研究發明之人,亦應為法律上可享有人格權等權利之主體,已如前述,前揭專利法施行細則及專利審查基準規定,核符前揭專利法規定意旨,並未增加專利法所無之限制,當無原告所指有違法律優位及法律保留原則之情事。

五、結論:

系爭申請案申請書未記載發明人(自然人)之姓名及國籍,不符合專利法施行細則第16條第1項第2款規定,經被告通知補正屆期仍未補正,被告依專利法第17條第1項規定處分不予受理,於法有據,訴願決定予以維持,亦無違誤。原告訴請撤銷,並由被告受理系爭申請案,為無理由,應予駁回。爰依智慧財產案件審理法第1條,行政訴訟法第98條第1項前段規定,判決如主文。

智慧財產第三庭
審判長法 官 蔡惠如    
法 官 王碧瑩  
法 官 陳端宜  

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