智慧財產法院109年度行商訴字第102號行政判決(2021.04.22)
原 告 許OO芝即高雄市私立立功升學文理電機技能外語短期補習班
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 國立臺灣大學
上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國109 年8 月5 日經訴字第10906307160 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
事實及理由
...
五、本件爭點為：系爭商標是否有商標法第63條第1 項第1 款規定的廢止事由？
六、得心證之理由：
㈠按商標註冊後「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第63條第1 項第1 款所明定。
本款規定旨在避免註冊後就商標本體自行變換或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言。
所謂自行變換或加附記使用，係指商標權人就註冊商標本體的文字、圖形、色彩等加以變更或加添其他文字、圖形、色彩等，致實際使用之商標與其註冊商標不同，且二者依社會一般通念已喪失其同一性者而言。
又以註冊商標有第63條第1 項第1 款規定情形申請廢止，其據以廢止商標之註冊已滿3 年者，申請人應檢附於申請廢止前3 年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證；而申請人所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，復為同法第67條第2 項準用第57條第2 項及第3 項所規定。至原告有無變換加附記使用系爭商標之事實，應就客觀事實證據認定之。
㈡原告有將系爭商標變換或加附記使用於其指定商品之情事：
⒈經查，系爭商標係由一頭戴學士帽及方框眼鏡、右邊鏡片下方標有外文「LI KUNG 」、「http：//www .kl .com .tw」、雙手自然下垂、身穿藍色緊身衣及黃色腰帶、腳著白靴之擬人化圖形所組成，指定使用於「代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息…補習班…教育資訊」等服務。
又以註冊商標有第63條第1 項第1 款規定情形申請廢止，其據以廢止商標之註冊已滿3 年者，申請人應檢附於申請廢止前3 年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證；而申請人所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，復為同法第67條第2 項準用第57條第2 項及第3 項所規定。至原告有無變換加附記使用系爭商標之事實，應就客觀事實證據認定之。
㈡原告有將系爭商標變換或加附記使用於其指定商品之情事：
⒈經查，系爭商標係由一頭戴學士帽及方框眼鏡、右邊鏡片下方標有外文「LI KUNG 」、「http：//www .kl .com .tw」、雙手自然下垂、身穿藍色緊身衣及黃色腰帶、腳著白靴之擬人化圖形所組成，指定使用於「代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息…補習班…教育資訊」等服務。
據參加人於廢止階段檢送之申證1 西元2018年8 月31日下載原告官方網頁第5 頁左上角之商標，可知原告有將前揭系爭商標擬人化圖形中之外文變更為「TAI-DA」、「http：//www .tai-da .com .tw」，並將圖形中自然下垂之雙手變更為右手豎起大拇指、左手書本上有黃色字體之中文「台大」，使用於其所提供之線上學習課程，上述變更已改變系爭商標之主要識別特徵，使得該實際使用之商標與系爭商標整體予人不同印象，依社會一般通念已失其同一性，自屬有將系爭商標變換或加附記使用之情形。
⒉原告雖陳稱申證1 官網資料上亦可見其他使用系爭商標之擬人化圖形及文字，足以使消費者認識其為系爭商標之使用云云。
⒉原告雖陳稱申證1 官網資料上亦可見其他使用系爭商標之擬人化圖形及文字，足以使消費者認識其為系爭商標之使用云云。
惟按商標有無變換或加附記使用之情形，應就其各個實際使用之圖樣分別觀察，原告所指申證1 第1 頁左上角及學員分享處下方、第5 頁下方立功線上補習班專區等位置之圖樣，與前揭申證1 第5 頁左上角圖樣不同，縱認原告另有使用與系爭商標具同一性之其他圖樣，亦無解於原告有將系爭商標變換或加附記使用之情事，所陳核無足採。
⒊原告復陳稱系爭商標之變換使用係與其有契約業務合作關係之台大數位公司擅自為之，並非原告自行或授權他人變換或加附記使用云云。
⒊原告復陳稱系爭商標之變換使用係與其有契約業務合作關係之台大數位公司擅自為之，並非原告自行或授權他人變換或加附記使用云云。
但查，申證1 為原告所建置之官網，對於該網頁上所使用之商標自應予以高度關注，從前述變換或加附記之商標旁復揭示「立功文教＆台大數位學院線上學習規範」等文字，客觀上足使相關消費者認識其係表彰原告及台大數位學院聯名提供之線上學習課程服務，復參酌廢止階段原告於108 年3 月5 日答辯書第7 頁載有「前揭之圖樣…文字足以表彰該商品服務之提供者為註冊人及台大數位科技教育股份有限公司…本件確係策略聯盟而善意襲用」等語，足認系爭商標前述變換或加附記使用之情形，難謂與原告無涉，是以，原告此部分所述亦不可採。
㈢原告自行變換商標及加附記，致與參加人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成高度近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞：...
⒋原告是否為善意：
㈢原告自行變換商標及加附記，致與參加人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成高度近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞：...
⒋原告是否為善意：
原告雖陳稱其係經營補教業務之營利事業體，其以從事商業化獲取最大利潤之經營模式，而參加人身為國立大學，從事學術研究、教學及其他相關教育行為，難認消費者僅因台大數位公司變換「立功寶寶」商標，加入「台大」字樣，而誤認原告與參加人有所關聯。
惟原告實際使用商標與具有高度識別性、並經被告認為著名之據以廢止商標（台大）近似程度高，且使用在同一或高度類似之服務，相關消費者顯有可能誤認兩者為有關聯之教育關係機構。
參以原告自承其係因表彰自身補教業務之服務可以提供學生增加學習效率並提高進入國立大學就讀之機會，而於系爭商標「立功寶寶」左手所持之書籍，加上「台大」字樣等語，亦顯見原告將系爭商標經自行變換或加附記後之實際使用商標不能認為係出於善意。
⒌本院衡酌系爭商標經原告自行變換或加附記後之實際使用商標，與據以廢止商標均有「台大」、「TAIDA 」為其主要識別部分，近似程度高，且指定使用於高度類似之商品，據以廢止商標具有相當之識別性，原告實際使用商標不能證明其係善意等因素綜合判斷，認為原告將系爭商標變換使用或加附記，已使相關消費者有可能誤認系爭商標與據以廢止商標之商品係來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之虞，系爭商標具有商標法第63條第1 項第1 款規定之廢止事由。
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 彭洪英
法 官 曾啓謀
參以原告自承其係因表彰自身補教業務之服務可以提供學生增加學習效率並提高進入國立大學就讀之機會，而於系爭商標「立功寶寶」左手所持之書籍，加上「台大」字樣等語，亦顯見原告將系爭商標經自行變換或加附記後之實際使用商標不能認為係出於善意。
⒌本院衡酌系爭商標經原告自行變換或加附記後之實際使用商標，與據以廢止商標均有「台大」、「TAIDA 」為其主要識別部分，近似程度高，且指定使用於高度類似之商品，據以廢止商標具有相當之識別性，原告實際使用商標不能證明其係善意等因素綜合判斷，認為原告將系爭商標變換使用或加附記，已使相關消費者有可能誤認系爭商標與據以廢止商標之商品係來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之虞，系爭商標具有商標法第63條第1 項第1 款規定之廢止事由。
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 彭洪英
法 官 曾啓謀
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