智慧財產法院109年度行商訴字第114號行政判決(2021.4.30)
原 告 苗林食品有限公司
被 告 經濟部
參 加 人 林O書(苗林食品商行)
主 文
原告之訴駁回。
事實及理由
伍、本院得心證之理由：
...
(一)本件不爭執事項：原告於103年7月14日以「苗林Back To Nature及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、農產品零售批發、飲料零售批發、五金零售批發、家庭日常用品零售批發、化妝品零售批發、食品零售批發、美容用具零售批發、婦嬰用品零售批發、寵物用品零售批發、廚房設備零售批發、花卉零售批發、種苗零售批發、茶葉零售批發」服務，向智慧局申請註冊，經智慧局審查，核准列為系爭商標。嗣參加人以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定，對之申請評定。案經智慧局審查，嗣於109年2月27日為評定不成立之處分。參加人不服而提起訴願，經濟部嗣於109年9月14日，為原處分關於系爭商標指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」服務評定不成立之部分撤銷，由智慧局於4個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回之決定，原告不服訴願決定關於被告撤銷原處分之部分，遂向本院提起行政訴訟。
(二)本件主要爭執事項：本件當事人主張爭點，厥為系爭商標指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」部分，有無違反商標法第30條第1項第12款規定。
準此，本件主要爭執事項如後：1.參加人有無先使用據以評定商標之事實？2.系爭商標與據以評定商標間，是否構成近似？3.兩商標是否使用於同一或類似商品？4.原告是否因契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以評定商標之存在？5.原告有無意圖仿襲而申請註冊系爭商標。
二、系爭商標違反商標法第30條第1項第12款規定：
按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。商標法第30條第1項第12款定有明文。其要件有四：㈠相同或近似於他人先使用之商標。㈡使用於同一或類似商品或服務。㈢申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。㈣未經他人同意申請註冊。原告雖主張參加人並無先使用據以評定商標之事實，兩商標不成立相似，原告亦不知據以評定商標之存在，自無意圖仿襲云云。惟被告與參加人均抗辯稱據以評定商標有先使用事實，據以評定商標具相當識別性，兩商標成立高度近似，指定同一或類似服務，原告意圖仿襲而為系爭商標之註冊等語。準此，本院應審酌系爭商標就「農產品零售批發、食品零售批發」服務部分之註冊，是否有商標法第30條第1項第12款規定之評定事由，應撤銷系爭商標註冊（參照本院整理當事人爭執事項1至5）。
(一)據以評定商標有先使用之事實：
2.參加人先使用據以評定商標：
⑴參加人先使用據以評定商標之事證：
參加人使用據以評定商標，其自97至103年參加「台北國際烘焙暨設備展」，並持續提供「農產品零售批發、食品零售批發」服務之事實，此有參加人提出如後事證附卷可證：①網誌文章；②展場照片；③講習會資料；④網誌文章及截圖；⑤展覽目錄手冊等證據資料（見評定卷第114至169、180至218、228至235頁；卷外證物袋）。
⑵參加人於系爭商標申請註冊前先使用據以評定商標：
①依參加人所提出之前開資料可知，97年3月12日「2008年烘焙展=網友會」、98年3月26日「2009國際烘焙展」、99年3月23日「假日去看烘焙展」文章、101年3月26日「[買]2012烘焙展戰利品」等網誌文章頁面，均可見據以評定商標「苗林行及雲設計圖」，標示於「苗林行」攤位看板及攤位展示進口麵粉之照片，並有文字描述如後：每到烘焙展必報到聖地，苗林行展示場，陳列許多最近網路很夯麵粉，要買日本進口麵粉，找他們就對了，記得我訂了壹仟包喔！苗林行專門進口日本的昭和麵粉，我不懂日本麵粉有沒有比較好，但晃來晃去只見許多大咖店家都標榜使用，這是今天來重點，要幫李小妹買山茶花麵粉等語記載。再者，98年3月27日「98年烘焙設備展」相簿照片及103 年3 月17日「2014年烘焙展買厲害麵粉」網誌文章頁面，可見據以評定商標標示於麵粉商品照片之展場看板。
②根據101年3月19日「苗林行」FB粉絲專頁貼文，載有廠商於101年3月22日至25日參加臺北國際烘焙暨設備展，展場有販售麵粉商品。102至103年間講習會之資料，其中103年5月21日「夏日甜點講習會」、103年6月10日至同年月12日「2014臺北．東京零時差講習會」、103年1月10日至同年月11日「技藝傳承．麵包講習會」講義封底，標有據以評定商標，並「烘焙業的領航者選用好食材，是一種信仰」字樣及食材商品之圖片。勾稽上開事證，堪認在系爭商標申請日前，參加人有將據以評定商標先使用於「麵粉零售批發服務」事實，其與系爭商標指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」服務，為同一或類似服務。
⑶據以評定商標表彰商業主體與商標使用：
原告雖辯稱，據以評定商標屬營業主體名稱之標示，無法證明於系爭商標申請註冊前，參加人已有將「苗林行」作為商標使用於「農產品零售批發、食品零售批發」服務之事實云云。
然據以評定商標由金色線條之流雲設計圖、外文及數字「Since 1964」、中文「苗林行」所組成，顯與苗林食品商行或苗林公司名稱不同。
且於苗林行Facebook粉絲專頁、展覽目錄手冊均有據以評定商標與販售麵粉之圖例。
準此，可知參加人確於系爭商標申請註冊前，有先行使用據以評定商標於「麵粉零售批發服務」事實，據以評定商標除不同於公司全銜外，亦有使用於國際烘焙展攤位看板、麵粉商品、講習會講義等文書或廣告，足徵據以評定商標之使用，並非僅在表彰商業主體，且早於系爭商標註冊前，有使用於「麵粉零售批發服務」事證。
準此，參加人於系爭商標申請註冊前，仍有持續使用據以評定商標之事實，是參加人有先使用據以評定商標之事實。...
(五)原告因業務往來知悉據以評定商標為先使用商標：
...
2.原告知悉據以評定商標之存在與先使用之事實：
⑴申請商標註冊應盡相當注意義務：
商標權採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，申請商標註冊應盡相當注意義務，避免侵害他人之註冊商標或先使用商標之權利，此為現代企業經營所應面臨之風險。
原告與參加人同為進口食品銷售業，應屬具有競爭同業之關係。
況參加人公司早於53年成立，嗣於69年間登記為苗林食品商行，創立據以評定商標，除經雜誌媒體報導外，參加人亦經營Facebook社群網站經年，並長年參與臺北國際烘焙暨設備展，而原告身為進口食品銷售之業者，對於相關市場動態必定會投入較多之關注，對他人之註冊商標或先使用商標，應盡相當注意義務。
⑶參加人提出客觀證據證明先使用據以評定商標之事實：
原告雖辯稱與參加人非屬競爭同業，無法知悉據以評定商標云云。惟本院審酌經濟部商業司商工登記公示資料可知，原告與苗林食品商行、苗林公司均為從事食品銷售之營業主體。是原告與參加人同時於108年間參加臺北國際烘焙暨設備展。益徵原告與參加人為競爭同業，縱無業務往來，然在國內外相關或競爭同業間，因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，均屬其他關係之範圍。是原告與參加人行業別相類，行銷策略、潛在客戶、銷售市場難免有重疊處，原告實難辯稱於申請註冊系爭商標前，不知有據以評定商標存在。準此，原告與參加人為經營食品業業務之競爭同業，經由業務經營或地緣關係，對於參加人之據以評定商標應有相當程度之瞭解及認識，本院審酌參加人提出之客觀證據，可證明系爭商標申請註冊時，原告已可知悉據以評定商標之存在，參加人有繼續使用據以評定商標之事實。
(六)原告意圖仿襲而申請註冊系爭商標：
...
②原告雖主張其成立於83年，為我國第一家進口有機食品之貿易商，經營理念在於以合理價格提供消費者最佳品質之健康產品，採購產品以有益人體健康與高品質數為原則；而原告公司英文名稱原為「ML Health Food, Ltd.」，使用標章係英文字母「ML」，因公司早期以進口有機種子為主，M字象徵生生不息發芽，整體仿如一本書之L字象徵，以追求新知為主；公司英文名稱改為「Back to Nature」，標章維持「ML」，嗣因原告代表人於103年夢見亡母手指公司標章而申請註冊系爭商標，並於107年臺北國際烘焙暨設備展時始知悉與「苗林行」撞名云云。
然參加人早於69年間開始使用據以評定商標，原告與參加人行業別相類，參加人連續數年參與國內展覽，衡諸同業競爭關係，原告實難辯稱不知有據以評定商標之存在。
況原告原以英文字母「ML」為使用標章，其後原告名稱改為「Back To Nature」，標章維持「ML」，不論原告原使用之標章為「ML」設計字樣、英文「Back ToNature」、中文「回歸自然」組合，均無系爭商標主要識別部分「苗林」文字，其於103年7月14日申請註冊系爭商標時未沿用原有之標章，而增加中文「苗林」字樣，致系爭商標與據以評定商標近似。
準此，益徵原告意圖仿襲據以評定商標，而申請註冊系爭商標。
③參加人於69年間登記為苗林食品商行，並創立據以評定商標。原告先主張其以英文字母「ML」為使用標章，其後將名稱改為「Back To Nature」，標章維持「ML」等語，嗣反而提出商品型錄，主張於公司設立之初，即以「苗林」及「BackTo Nature及圖」表彰其進口之有機商品云云（見本院卷第199至230頁）。足徵原告前後主張實有矛盾處，是原告非於公司設立之初即使用相關標誌。
再者，原告提出之商品型錄中，雖有「苗林」字樣，惟「苗林」字樣與「Back To Nature及圖」標誌並非一體，綜觀商品型錄，「苗林」均用以表示「苗林食品有限公司」，是商品型錄所示「苗林」目的，在於表彰營業主體，自與系爭商標用以表彰服務之目的不同。且商品型錄上雖有「Back To Nature及圖」標誌。惟「Back To Nature」為聲明不專用，並不具識別性，系爭商標之主要識別部分在於「苗林」文字，而原告使用商品型錄之標誌時，「Back To Nature」部分不具有識別性，「苗林」文字僅在表彰公司名稱，難以認定原告前於93年間已將「苗林」標誌作為商標使用。準此，原告無法證明有先使用系爭商標，且原告於申請註冊系爭商標前已得知據以評定商標存在，仍意圖仿襲而申請註冊系爭商標，實難認定原告註冊系爭商標出自善意。
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪法 官 林洲富
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