(商標 契約 授權契約 終止授權 解釋當事人真意) 樂氏同仁、樂家老舖

當契約的約定不清楚時，法院必須去解釋當事人訂定契約的真意為何，
不同的法官，可能會有不同的認定，因此也會出現逆轉的判決。
再次顯示簽訂契約時應小心謹慎的重要性。

智慧財產法院105 年度民商上字第 1 號判決(2016.12.8)

判決主文：
「原判決關於駁回上訴人後開第二、三、四、五項之訴部分，及該 部分假執行之聲請，並訴訟費用之裁判（除確定部分外）均廢棄 。
被上訴人京都同仁堂生物科技股份有限公司、邱猛詩、楊耀暉應 連帶給付上訴人新臺幣壹佰貳拾陸萬陸仟元，及自民國一○三年 一月二十三日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。 被上訴人楊耀暉應給付上訴人新臺幣壹拾伍萬元，及自民國一○ 三年一月二十三日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。
被上訴人京都同仁堂生物科技股份有限公司不得使用註冊第 01147 396 號「樂氏同仁」及註冊第 01188642 號「樂家老舖」商標，並應除去其於網頁、文宣、刊物、廣告物及商品上標示之「樂氏同 仁」、「樂家老舖」商標。
被上訴人楊耀暉應刪除或銷毀「同仁堂創立一」、「同仁堂創立 二」、「同仁堂創立三」之文章」

判決理由：
「(二)兩造間就系爭商標有無授權關係存在： 
1.按當事人主張有利於己之事實者，就該事實有舉證之責任。民 事訴訟法第 277 條本文定有明文。次按主張法律關係存在之當 事人，須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責 任。而此特別要件之具備，苟能證明間接事實並據此推認要件 事實雖無不可，並不以直接證明者為限，惟此經證明之間接事 實與要件事實間，須依經驗法則足以推認其因果關係存在者， 始克當之。倘負舉證責任之一方所證明之間接事實，尚不足以 推認要件事實，縱不負舉證責任之一方就其主張之事實不能證明或陳述不明、或其舉證猶有疵累，仍難認負舉證責任之一方 已盡其舉證責任，自不得為其有利之認定（最高法院 91 年度 台上字第 1613 號民事判決意旨參照）。又按當事人互相表示 意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立，民法第 153 條第 1 項復定有明文。且按解釋意思表示，應探求當事人 之真意，不得拘泥於所用之辭句，為民法第 98 條所規定，而 所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意 思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認 知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為 探求，並將誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果對兩造之 權利義務是否符合公平正義（最高法院 96 年度台上字第 286 號民事判決意旨參照）。
2.經查本件上訴人係以其就系爭商標所享有之商標權，因被上訴 人公司之使用而致侵害為由，提起侵害商標權之損害賠償及排 除侵害之訴，被上訴人則以兩造間就系爭商標存有授權關係， 非無權使用系爭商標等語資為抗辯。揆諸前揭法律規定及判決 意旨，應由主張授權法律關係存在之被上訴人負舉證責任。次 查被上訴人雖未提出足以證明兩造間有商標授權關係之契約書 為證，惟查系爭商標係上訴人分別於 93、94 年間申請，其註 冊公告日期分別為 94 年 4 月 1 日及 95 年 1 月 1 日（見起訴卷 第 38、40 頁）。被上訴人公司成立於 96 年，上訴人則於被上 訴人公司發起設立時起，即同意以 2 萬股技術股擔任股東（見 原審卷一第 49、50 頁），且被上訴人公司並不爭執於公司設 立後即陸續製造販賣或刊登廣告使用系爭商標於如附表所示 17 種產品（見原審卷一第 143、144、246、247 頁、本院卷二 第 3、4 頁），故被上訴人辯稱上訴人對被上訴人公司自 96 年 起即陸續使用系爭商標，應知之甚詳，非不可採。又上訴人曾於 99 年 4 月 15 日出具聲明書，同意授權被上訴人公司使用「 樂氏同仁」商標（見原審卷一第 168 頁）。另被上訴人公司總 經理即被上訴人楊耀暉曾參加 99 年 12 月 9 日及 100 年 4 月 6 日由上訴人所舉行之「樂氏同仁堂相關事業聯盟」第一、三次 大會（見起訴卷第 41、43 頁、本院卷一第 83、85 頁），而依 據第一次會議記錄第 5 點之記載：「保障夥伴權益及品牌商譽 ，商品開發一律填寫商品提報單，依品名品項、資金預算、廣 告預算、包裝形象、商品定位、通路、價位、客服、商品優勢 、無害檢驗、有效報告、認證，提報經本人樂覺心（即上訴人 ）同意簽章始可生產」（見起訴卷第 41 頁）。會議內容既稱 「品牌商譽」、「包裝形象」，自應包括系爭商標之使用，此 由亦參加前開第一、三次大會之大清同仁堂生物科技股份有限 公司負責人即證人莊謹銘於原審時證稱自 98 年公司成立起至 100 年 4 月止，按月給付上訴人 4 萬元，係支付聯盟的費用， 同時也當作商標授權的費用等語相符（見原審卷二第 167 頁） 。況徵諸上訴人於 100 年 12 月 14 日寄予被上訴人公司之存證 信函記載：「……針對樂家老舖、樂氏同仁之授權事宜，須簽 訂新版授權合約，至今尚未有任何具體結論，……自即日起終 止乙方（即被上訴人公司）使用本商標之權利……」（見起訴 卷第 44 頁、本院卷一第 93 頁），亦應認兩造間就系爭商標曾 有授權關係存在。綜上，被上訴人縱未能提出書證以證明兩造 間就系爭商標曾有授權關係，惟揆諸前揭法律規定及判決意旨，探求當事人之真意，則被上訴人辯稱兩造間就系爭商標曾存 有商標授權契約，應為可採。

 (三)上訴人是否已合法終止系爭商標之授權關係： 
...被上訴人 公司未依決議內容提出商品提報單予上訴人，即擅自製造販賣或廣告行銷使用系爭商標之產品，自已發生債務不履行或不為完全履行之情事，則繼續性供給契約之債權人即上訴人對此必有無法有效控管品牌價值之不安，揆諸前揭法律規定及判決意 旨，上訴人自得類推適用民法第 227 條及第 254 條至第 256 條 規定，終止系爭商標之授權關係。
2.次按契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限 ，催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約。民法第 254 條定有明文。而依契約之性質或當事人之意思表示，非於一定時期給付不能達其契約之目的，而契約當事人之一方不按 時期給付者，他方當事人得不為前條之催告，解除其契約。民法第 255 條亦有明文。所謂契約當事人之一方不按照時期給付者，他方當事人得不經催告，逕行解除契約者，必依其契約之 性質，非於一定時期給付，即不能達其目的者而言（最高法院 65 年度台上字第 1623 號民事判決意旨參照）。又所謂依契約之性質，非於一定時期為給付不能達其契約之目的者。係指就契約本身，自客觀上觀察，即可認識非於一定時期為給付不能達契約目的之情形而言（最高法院 64 年度台再字第 177 號判例意旨參照）。經查被上訴人未依決議內容提出商品提報單，且未重新訂約，仍繼續製造販賣或廣告行銷使用系爭商標之產 品，致上訴人無法有效控管使用系爭商標之產品，故於 100 年 12 月 14 日發函終止與被上訴人公司間之商標授權關係。雖被 上訴人辯稱上訴人之終止未定期間催告而不合法云云。惟查依據前開終止契約之存證信函中提及 100 年 4 月起即通知被上訴 人公司就系爭商標須簽訂新版授權合約，至今尚未有任何具體結論等語（見起訴卷第 44 頁、本院卷一第 93 頁），顯見上訴 人應已為多次催告，縱認上訴人未為催告，惟查被上訴人未於 製造販賣或廣告行銷標示有系爭商標之產品前，繳交商品提報單予上訴人，即已無法達上訴人欲以此控管品牌價值之目的， 且上開第三次會議記錄第 5 點亦記載，未提報之商品，須簽訂共同合約，始可銷售（見起訴卷第 43 頁、本院卷一第 85 頁） 。被上訴人未與上訴人重新訂約，即於市場上製造販售或廣告行銷標示有系爭商標之產品，自亦已無法達上訴人欲控管品牌價值之目的。故縱認上訴人未定期催告，揆諸前揭法律規定及 判決意旨，上訴人於 100 年 12 月 14 日終止與被上訴人間就系 爭商標之授權關係應為合法。」