(商標 搶註) 鼎旺 v. 老鼎旺：「老鼎旺」商標，構成搶註。

最高行政法院109年度上字第1137號判決(2022.1.20)

上 訴 人 曹O誠

被 上訴 人 經濟部智慧財產局

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國109年9月24日智慧財產法院109年度行商更(一)字第1號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

　　主 文
上訴駁回。
 
　　理 由

一、上訴人前於民國104年6月11日以「老鼎旺及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類「茶藝館；火鍋店；咖啡廳；啤酒屋；酒吧；飯店；自助餐廳；備辦宴席；點心吧；伙食包辦；餐廳；拉麵店；燒烤店；牛排館；涮涮鍋店；居酒屋；提供餐飲服務；備辦餐飲；複合式餐廳」服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人准列為註冊第1796394號商標，如附圖所示（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標有違商標法第30條第1項第11款及第12款規定，對之提起異議，案經被上訴人審認有其中第12款規定之適用，以107年2月12日中台異字第1050711號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷，經智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）107年度行商訴字第73號行政判決駁回後，提起上訴，經本院108年度判字第601號判決廢棄發回原審更為審理，嗣經原審109年度行商更(一)字第1號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，上訴人仍表不服，遂提起本件上訴。...

四、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴理由再予補充論述如下：

...　　　　
　㈡按「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。……」商標法第30條第1項第12款定有明文。

從而，適用本款之要件，包括：1.相同或近似於他人先使用之商標。2.使用於同一或類似商品或服務。3.申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。4.未經他人同意申請註冊。5.須基於仿襲之意圖而申請註冊。又我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以欲取得商標權而排除他人之競爭使用，即須依法向主管機關提出註冊之申請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原則上即不受商標權之保障。惟商標法除具有保障商標權人及消費者利益之目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能，故於86年5月7日修正新增本條款規定，其立法理由係以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是本條款旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利。又商標法第30條第2項規定：「前項第9款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。」故所稱「先使用商標」，係指該商標之使用早於系爭商標之註冊申請日而言。

㈢經查，參加人之母及參加人確有將據以異議商標先使用於火鍋店等餐飲服務，惟上訴人之母與參加人之母間並非合夥經營鼎旺火鍋店，且相較兩商標圖樣可知，其主要識別之文字為「老鼎旺」或「鼎旺」，而「老」字為形容詞，相關消費者會施以較少之注意。兩者於外觀、讀音及觀念均相彷彿，相關消費者於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，有混淆誤認之虞，而構成高度近似商標。又系爭服務與據以異議商標先使用之麻辣火鍋店等餐飲服務，依一般社會通念及市場交易情形，係屬於同一或高度類似之服務。

上訴人復曾於鼎旺火鍋店內工作，其後開設老鼎旺川味鍋物店，而與參加人之母經營相同之麻辣火鍋店等情，為原審依調查證據之辯論結果所認定之事實，經核與卷內證據相符，亦無違背經驗法則或論理法則之情事，則原判決據此認定上訴人確有因業務往來關係，而於系爭商標註冊申請日前知悉據以異議商標之存在，並意圖仿襲據以異議商標，而以相同商標申請註冊於系爭服務，顯係違反商標法第30條第1項第12款規定，其認事用法並無違誤。