#商標 #廢止 #使用證據 #第9類
#電腦硬體 #電腦應用產品
#智慧局 #通盤檢討
本件是一件商標廢止案件。重要性在於：最高行政法院指示智慧局要進行通盤檢討。一個出作業的概念😂
爭點在於：商標權人拿出「 #條碼列印機」的使用證據，算不算「#電腦硬體」的使用證據？
👉智慧局說不算，因為「條碼列印機」和「電腦硬體」是不同小類組，所以商標註冊在「電腦硬體」這一項目應該要廢止。
👉但最高行政法院說 hold on please!
理由是：
- 該商標當初申請指定的「電腦硬體」項目(0917)包括「條碼列印機」。
- 是因為智慧局嗣後調整商品服務內容將「電腦硬體」再細分為「電腦硬體」(091701)和「電腦應用產品」小類組(091703)，才導致「條碼列印機」屬於「電腦應用產品」而非「電腦硬體」。
- 所以， #商品服務因時空變遷導致範圍異動時， #影響商標權人的既得權利，有待智慧局 #通盤檢討。
來看最高行政法院的理由：
至於 #商標核准註冊之商品或服務因時空變遷致其範圍異動時，#如何兼顧權利人及社會大眾之權益，#尚待原處分機關通盤檢討，爰將原處分有關該部分撤銷，由原處分機關於收受訴願決定書後4個月重行審酌，另為適法之處分。」
繼續期待我們智慧局未來的通盤檢討～（要寫作業的人很辛苦，先拍拍手！）
【RING】最高行政法院110年度上字第51號判決(2022.1.27)
https://ipcase.blogspot.com/2022/02/ring.html
#恒達法律事務所
#申請商標找律師
#智慧財產權律師
#商標律師
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上 訴 人 謝O秀(申請廢止人)
被 上訴 人 經濟部
參 加 人 帝商科技股份有限公司(商標權人)
上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國109年11月18日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）109年度行商訴字第21號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
理 由
一、緣參加人於民國92年9月2日以「RING及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之「電腦硬體、電腦軟體、計算機、收銀機」商品，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經智慧局審查，核准列為註冊第1098099號商標（如附圖一，下稱系爭商標），復於102年11月27日准予延展註冊至113年4月15日止。
嗣上訴人以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之情形，申請廢止註冊，經智慧局審查，以108年7月29日中台廢字第L01080165號商標廢止處分書為「系爭商標之註冊應予廢止」之處分（下稱原處分）。
參加人不服，提起訴願，經被上訴人以109年1月31日經訴字第10906300490號訴願決定書（下稱訴願決定）為原處分關於系爭商標指定使用於「電腦硬體、電腦軟體」商品之註冊應予廢止的部分撤銷，由智慧局於4個月內另為適法之處分；其餘訴願駁回之決定。
嗣上訴人不服訴願決定關於撤銷原處分之部分（即系爭商標指定使用於「電腦硬體、電腦軟體」被智慧局廢止部分予以撤銷之規制決定），就該部分循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定關於「原處分關於系爭註冊第1098099號『RING及圖』商標指定使用於『電腦硬體、電腦軟體』商品之註冊應予廢止之部分撤銷，由原處分機關於4個月內另為適法之處分」部分，應予撤銷。經原審依職權命參加人獨立參加本件訴訟，並以109年度行商訴字第21號行政判決（下稱原判決）駁回。上訴人仍不服，遂提起本件上訴。...
三、原判決駁回上訴人之訴，其理由略以：
㈠依參加人提出條碼列印機之產品型錄、進口日期自106年1月23日至108年5月14日之產品進口報單、單據日期自105年4月28日至108年4月10日之銷貨單、展覽日期自104年6月24日至107年6月30日之參展照片，可知參加人於系爭商標申請廢止前3年內，確有將系爭商標使用於行銷條碼列印機及條碼編輯軟體商品之行為。上訴人雖主張參加人所提供之商品型錄中「4012PIM」、「4012PIH」型號之條碼列印機均只標示「RING」並未使用「RING及設計圖」；「4008PE」型號之條碼列印機甚至無標示「RING」或系爭商標，故應未使用系爭商標云云。
然查，本件參加人既使用系爭商標於屬商業文書性質之商品型錄上，已如前述，足以認定參加人係在行銷之商業交易過程中使用系爭商標，亦足以使相關消費者藉由商品型錄認識參加人所銷售商品之來源。
又參加人既已在該商品型錄上完整標明系爭商標，且此種商標使用方式並未背離一般商業交易習慣，尚難以參加人未於條碼列印機、進口報單及銷貨單上使用系爭商標之設計圖部分，即認參加人已變更系爭商標之主要特徵而喪失同一性或未使用系爭商標，故上訴人此部分之主張自難採憑。
上訴人又主張參加人官網上並無任何販售系爭商標品牌之條碼編輯軟體，並沒有任何行銷使用系爭商標於電腦軟體之行為，且參加人非以銷售條碼編輯軟體為業務，條碼編輯軟體乃條碼列印機之必要附隨商品，其提供該軟體欠缺行銷目的，並不構成商標使用云云。
惟查，條碼編輯軟體係參加人販售之條碼列印機，為發揮其功能所必須之軟體，且係與條碼列印機一同附隨販售。又消費者於購買條碼列印機時，參加人會將條碼編輯軟體一併附上，足認參加人確有將系爭商標使用於條碼編輯軟體之商品型錄即商業文書及其包裝上，而具有行銷目的。故上訴人上開主張自屬無據。
㈡參加人既有使用系爭商標於行銷其販售之條碼列印機及條碼編輯軟體，自應認有使用系爭商標於其指定之「電腦硬體、電腦軟體」商品。
原處分雖認條碼列印機非屬於「電腦硬體」云云。
然查，本件系爭商標註冊當時所指定使用之第0917「電腦硬體、電腦軟體」商品群組乃為上位商品概念，其項下既有包含「條碼列印機」具體商品在內，則參加人既有使用系爭商標於條碼列印機商品，自應認定為使用於註冊之「電腦硬體」。且條碼印表機與普通印表機兩者均屬電腦之輸出元件，而條碼列印機之銷售對象與管道與一般印表機亦無明顯不同。是以，上訴人主張條碼列印機非屬於「電腦硬體」商品，尚屬無據。
又「條碼列印機」之主要功能與一般印表機均在於列印輸出，性質上仍屬電腦之輸出設備，自難以條碼列印機具有特殊之條碼標籤列印功能及用途，即排除在電腦硬體商品範圍之外，應認屬於電腦硬體之一種具體商品。
準此，原處分以條碼列印機乃有特定功能及用途之設備，應歸類於第091703小類組之「電腦應用產品」，而排除在「電腦硬體」商品之外，顯非有理，即非可採。
㈢上訴人雖主張參加人另案註冊商標（REGAL）於88年10月16日申請指定使用於條碼印製機等商品，早於系爭商標申請日，可見參加人於申請系爭商標註冊時明知可以指定使用於條碼印製機商品，卻刻意未將其列為指定使用之商品，而指定使用於「電腦硬體」，自不得將其指定使用商品範圍任意擴張至性質不相同之「條碼列印機」商品云云。
然查，該案註冊商標（REGAL）係指定使用於第9類之「條碼印製機、掌上型資料終端機、計算機、電腦、印表機」等商品，並非僅有指定使用上訴人所稱之條碼印製機商品，可見參加人亦認為條碼列印機與電腦印表機應屬同一性質或類別之商品。
況且，條碼列印機性質上屬於「電腦硬體」之一種具體商品，已如前述，故參加人另案註冊商標（REGAL）雖有指定使用於「條碼列印機」商品，自難執此認為系爭商標指定使用於「電腦硬體」係參加人恣意擴張系爭商標指定使用商品之範圍。是以上訴人之主張即屬無理等語，駁回上訴人於原審之訴。...
五、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，結論並無違誤。茲就上訴意旨補充論斷如下：
㈠商標法第63條第1項第2款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」又同法第5條第1項、第2項規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」「前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」另同法第57條第3項規定：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」並經第六節「廢止」節之第67條準用之。
蓋商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，商標本質上，使用乃屬必要，惟我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要件，是以已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱為商標之維權使用。
商標之維權使用必足使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，如何判斷商標權人自己真正使用，依同法第57條第3項規定商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第5條商標使用之總則性規定外，並應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準。
是可知認定為商標使用，應符合下列要件：
①使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；
②需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4款行為態樣，有一即足；
③需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣。
㈡按事實認定是事實審法院的職權，而如調查事實或證據的證明力如何，事實審法院有斟酌之權，如其事實認定已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違背論理法則、經驗法則或證據法則，縱其證據取捨與當事人所希冀者不同，致其事實的認定不同於當事人之主張者，亦不得謂原判決有違背法令之情形。
查依原審職權調查證據認定之事實，系爭商標於本件申請廢止前之3年內，有使用於與商品相關之商業文書，用以銷售條碼列印機及條碼編輯軟體之事實，業據參加人提出條碼列印機之產品型錄（丙證1）、進口日期自106年1月23日至108年5月14日之產品進口報單（丙證2）、單據日期自105年4月28日至108年4月10日之銷貨單（丙證3）、展覽日期自104年6月24日至107年6月30日之參展照片（丙證4）為證。依上開商品型錄（丙證1），清楚可見參加人公司名稱、系爭商標（如附圖一）、「BARCODE PRINTER條碼標籤列印機」、「RING 4012PIM」、「SOFTWARE：Bartender Ultra Lite Plus 」等字樣，其上雖無記載日期，然參諸前開進口報單（丙證2），其中一紙進口報單上可見進口日期為「106/01/23」，貨物名稱「Barcode printer 4012PIM」、「Barcode printer 4012PIH」等字樣，以及前揭銷貨單（丙證3），其中一紙銷貨單上可見「單據日期：2016/06/30」、「RING 4012PIM條碼標籤列印機」、「條碼編輯軟體」等字樣。原判決因認從商品型錄上之條碼列印機型號，核與進口報單及銷貨單上所載之型號相符，自可佐證用以行銷條碼列印機及條碼編輯軟體之商品型錄早於105年（西元2016年）6月30日之前即已出現，依此堪認參加人於系爭商標申請廢止前3年內，確有將系爭商標使用於行銷條碼列印機及條碼編輯軟體商品之行為。
是原判決係依前述證據相互勾稽而認定參加人於系爭商標申請廢止前3年內，確有將系爭商標使用於行銷條碼列印機及條碼編輯器軟體之行為，並非單憑無日期之商品型錄作為參加人商標使用之證據。上訴人主張原判決採納無日期可稽之商品型錄作為商標使用證據，有違論理法則、經驗法則及證據法則云云，並非可採。
㈢商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法第64條定有明文。
所謂同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性。實際使用之商標與註冊商標，是否具有同一性之認定，應先釐清註冊商標之主要識別特徵，接著評估實際使用商標是否有改變其主要識別特徵，依一般社會通念及消費者之認知，就具體個案個別認定。
經查，原判決已說明：1.本件參加人既使用系爭商標於屬商業文書性質之商品型錄上，已如前述，足以認定參加人係在行銷之商業交易過程中使用系爭商標，亦足以使相關消費者藉由商品型錄認識參加人所銷售商品之來源。2.參以系爭商標之設計圖形（即藍色迴力鏢設計圖）部分，並非一般文字，客觀上在進口報單及銷貨單上較難以完整呈現，縱參加人於條碼列印機商品（如附圖二）、進口報單及銷貨單上僅標明系爭商標之「RING」文字部分，而未連同使用系爭商標之設計圖（即藍色迴力鏢設計圖）部分，然因參加人既已在該商品型錄上完整標明系爭商標，且此種商標使用方式並未背離一般商業交易習慣，尚難以參加人未於條碼列印機、進口報單及銷貨單上使用系爭商標之設計圖部分，即認參加人已變更系爭商標之主要特徵而喪失同一性或未使用系爭商標。經核原判決前開認定，與商標法第64條規定並無不合。上訴人主張原判決將喪失同一性之證據作為商標使用事證，有判決不適用法規或適用不當之違法云云，並非可採。
㈣商標之維權使用，使用人主觀上必須為行銷目的而使用商標。所謂「行銷目的」之內涵與「交易過程(in the course of trade)」的概念類似。但不限於有償的銷售或具營利性質的交易行為。隨著商業活動的發展，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，應依具體個案所提供的商品或服務是否能為相關消費者所認識並藉以辨別來源加以判斷。商標權人如果於主觀上已有向市場促銷或宣傳商品或服務的行為，使商標之使用與提供的商品或服務發生密切關聯，應可認定具行銷之目的。
經查，條碼編輯軟體係參加人販售之條碼列印機，為發揮其功能所必須之軟體，且係與條碼列印機一同附隨販售，此從參加人所提出商品型錄（丙證1）內關於條碼列印機「RING 4012PIM SPECIFICATIONS」載明產品規格資訊亦包含軟體「SOFTWARE：Bartender Ultra Lite Plus」（乙證1卷第59頁），以及銷貨單（丙證3）之品名欄列出「RING 4012PIM條碼標籤列印機」、「條碼編輯軟體」（乙證1卷第92頁）即明。
又消費者於購買條碼列印機時，參加人會將條碼編輯軟體一併附上，此有參加人官方網頁之介紹可佐（丙證8），而該使用系爭商標之商品型錄上既有包括條碼編輯軟體商品，且依參加人於訴願階段提出之條碼編輯軟體光碟封面上，亦有出現完整之系爭商標（丙證10），足認參加人確有將系爭商標使用於條碼編輯軟體之商品型錄即商業文書及其包裝上，而具有行銷目的。
是以縱然開啟條碼編輯軟體後所呈現畫面並無系爭商標出現，而僅有「RING」文字（丙證5），然不影響參加人亦有使用系爭商標於行銷條碼編輯軟體之行為，此為原審依職權調查認定之事實，經核與卷證資料並無不合。
上訴人主張參加人不符合商標法第5條規定「以行銷為目的」使用系爭商標之要件，原判決認定系爭商標有使用於行銷條碼編輯器軟體（電腦軟體），乃不適用商標法第5條規定或適用不當之違法云云，並非可採。
㈤本件上訴人與參加人另一重要爭執，在於參加人將系爭商標使用於「條碼標籤列印機」，是否與原註冊指定使用之商品「電腦硬體」一致？經查：
1.原處分認為「電腦硬體」是指組成電腦系統中一般性、基本性的設備元件，若是具有特定用途或功能之設備元件，應歸類於「電腦應用產品」，並認為條碼標籤列印機是為了條碼標籤列印之設備，雖可以電腦進行聯結的設備元件，但性質上已具有特定用途，核屬「電腦應用產品」，並認為參加人所提事證未能證明於申請廢止前3年內有使用系爭商標於指定「電腦硬體、電腦軟體、計算機、收銀機」商品之事實，而為系爭商標之註冊應予廢止之處分。
2.惟經參加人提起訴願，訴願機關即被上訴人作成訴願決定，將原處分關於系爭商標指定使用於「電腦硬體、電腦軟體」商品註冊應予廢止之部分撤銷，責由原處分機關4個月內另為適法之處分。訴願決定理由已說明：
⑴系爭商標申請註冊時，指定使用之「電腦硬體、電腦軟體」商品屬當時智慧局編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」(91年修正一版）第0917「電腦硬體、電腦軟體」群組，該群組包含「條碼列印機」等上百項商品，並未進一步區分小類組。
而系爭商標102年11月27日申請延展註冊時之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」(102年7月版），第0917群組名稱則為「電腦硬體、電腦軟體、電腦用介面卡、電腦應用產品」，並細分為第091701「電腦硬體、電腦軟體」小類組、第091702「電腦用介面卡」小類組、第091703「電腦應用產品」小類組。
⑵由於系爭商標申請時所指定使用之「電腦硬體、電腦軟體」，為當時第0917群組名稱，屬抽象之商品名稱，其項下包含多項具體商品，故系爭商標取得註冊之權利範圍原包含該群組項下所有產品，而原處分機關核准系爭商標延展註冊時既未要求訴願人（即本件參加人）釋明延展註冊之商品是否僅限於「電腦硬體、電腦軟體」商品，為保障訴願人（即本件參加人）取得之既有權利而不任意剝奪，則系爭商標所指定使用之「電腦硬體、電腦軟體」部分商品之具體內容應解釋為包含現行商品及服務分類第091701、091702、091703小類組之所有商品。
是以本件訴願人既有將系爭商標使用於「條碼標籤列印機」相關商品之事實，則「條碼標籤列印機」無論如訴願人（即本件參加人）所稱屬第091701小類組，或依原處分機關所稱屬第091703小類組，至少可認系爭商標於本件申請廢止日前3年內有使用於第091701或091703小類組中同性質之商品。
原處分機關未審及此，遽為系爭商標指定使用於「電腦硬體、電腦軟體」部分商品之註冊予以廢止之處分部分，應有違誤。
⑶至於商標核准註冊之商品或服務因時空變遷致其範圍異動時，如何兼顧權利人及社會大眾之權益，尚待原處分機關通盤檢討，爰將原處分有關該部分撤銷，由原處分機關於收受訴願決定書後4個月重行審酌，另為適法之處分。
3.按行政訴訟法採原處分主義，故人民對於行政處分不服提起撤銷訴訟時，原則應以原處分為訴訟對象。然在第三人效力處分，訴願決定撤銷或變更原處分，致訴願人以外之利害關係第三人之權利或法律上利益受損害時，依行政訴訟法第4條第3項規定，該利害關係人提起撤銷訴訟，應以訴願決定為訴訟對象（而非以原處分為訴訟對象）。
本件上訴人係不服訴願決定撤銷原處分廢止關於系爭商標指定使用於「電腦硬體、電腦軟體」商品之註冊，命原處分機關4個月內另為適法之處分，而提起撤銷訴訟，請求撤銷該部分訴願決定。
是原審審理重點應在「訴願決定是否違法」，而非原處分機關之原處分即廢止系爭商標指定使用於「電腦硬體、電腦軟體」註冊之處分是否違法（蓋該部分原處分已被訴願決定撤銷），亦非原處分機關是否應駁回上訴人之廢止註冊申請。訴願決定如未違法，則上訴人起訴請求撤銷訴願決定即無理由，原審應判決駁回其訴，案件回到應由原處分機關就上開廢止註冊申請，依訴願決定意旨另作適法處分之狀態。
4.商標之功能與註冊目的，不僅在於取得商標權，還必須透過實際使用，才可使消費者將商標與商品／服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標之價值。由於商標法賦予先申請註冊者商標權，使原本未註冊之商標，轉化為申請人私有之財產權利，並依法取得排除他人註冊或使用效力。如果商標權人只是註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊之機會，也因此失去商標應有之功能與價值。商標法基於保障消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展等立法目的考量，開放公眾監督，而不限制廢止註冊案提起資格。但商業上商品或服務種類樣式變化多元，日新月異，商標權人為求在商業競爭中保有產品競爭優勢，亦投入相當勞費於商標維權使用，則商標廢止事件有關指定商品或服務使用範圍之認定，如何在商標權人享有註冊保護合法權益，及未使用空占註冊以致影響公益間取得平衡，即屬重要課題。訴願作為行政救濟制度之一環，其基本功能在於維護人民權益，免受公權力之侵害，確保行政權之合法、妥當行使，故訴願程序所審究者，並非僅限於行政處分之合法性，亦及於其個案之具體妥當性。本件訴願決定以原處分機關未慮及系爭商標申請時所指定使用之「電腦硬體、電腦軟體」為當時第0917群組名稱，其項下包含「條碼列印機」在內之多項具體商品，而原處分機關核准系爭商標延展註冊時，雖第0917群組已增列細分為第091701「電腦硬體、電腦軟體」小類組、第091702「電腦用介面卡」小類組、第091703「電腦應用產品」小類組，但原處分機關既未要求訴願人（即本件參加人）釋明延展註冊之商品是否僅限於新分類標準下之「電腦硬體、電腦軟體」商品，原處分徒以訴願人（即本件參加人）使用系爭商標於條碼標籤列印機應屬「電腦應用產品」，遽為系爭商標指定使用於「電腦硬體、電腦軟體」部分商品之註冊予以廢止之處分部分，於法未合，並因商標核准註冊之商品或服務因時空變遷致其範圍異動時，如何兼顧權利人及社會大眾之權益，尚待原處分機關通盤檢討，而將原處分有關該部分撤銷，責由原處分機關於4個月內重行審酌，另為適法之處分，經核訴願決定並無違法。上訴人起訴請求撤銷該部分訴願決定，為無理由，原判決駁回其訴，結論並無不合。至於原判決逕予認定參加人使用系爭商標於條碼標籤列印機即屬有使用於所指定之電腦硬體商品一節，對本案參加人商品註冊範圍之界定事實未予釐清，即為法律論斷，尚有疏漏，且未給予原處分機關認事用法之空間，亦非妥適，但從此獲致之起訴駁回判斷結論，則屬正確，亦在此併予敘明。
最高行政法院第三庭
審判長法官 帥 嘉 寶
法官 鄭 小 康
法官 林 玫 君
法官 李 玉 卿
法官 洪 慕 芳
最高行政法院第三庭
審判長法官 帥 嘉 寶
法官 鄭 小 康
法官 林 玫 君
法官 李 玉 卿
法官 洪 慕 芳
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