智慧財產法院109年度行商訴字第85號行政判決(2020.12.10)
原 告 瑞士商百超雷射股份有限公司(Bystronic Laser AG)
被 告 經濟部智慧財產局
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國109年6月11日經訴字第10906304500號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
事實及理由
壹、事實概要：
原告前於民國107年11月23日以「ByLaser」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第9類商品及第37類服務，嗣修正為第9類「非醫療用雷射設備；光導體，即光纖；非醫療用雷射光源；光纖電纜；光學鏡頭；稜鏡；光學用鏡；光量計；條碼讀取機；材料加工及標記用工業用雷射設備」商品，暨第37類「電氣設備安裝修理；保養及修復機械；磨損或部分損壞之機器修理；機器翻修」服務，申請號000000000，如附圖所示（下稱系爭申請商標）。向被告申請註冊，並以107年5月24日瑞士第73655/ 2018號商標申請案主張優先權。
經被告審查，認系爭申請商標有商標法第29條第1項第1款規定之情形，應不准註冊，以109年2月20日商標核駁第403624號審定書為核駁之處分。原告不服而提起訴願，經濟部嗣以109年6月11日經訴字第10906304500號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。...
(二)當事人主要爭執事項：
本件當事人主要爭點，在於系爭申請商標違反商標法第29條第1項第1款。是本院首應審查系爭申請商標是否具先天識別性；倘不具先天識別性，繼而認定系爭申請商標是否已取得後天識別性。
二、系爭申請商標違反商標法第29條第1項第1款規定：
按商標係表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊；商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，不具識別性，不得註冊。商標法第29條第1項第1款定有明文。商標有無識別性，應就商標與指定使用商品或服務之關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等因素，綜合判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，倘為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即適用商標法第29條第1項第1款之不得申請註冊規定（參照最高行政法院90年度判字第1846號、90年度判字第724號行政判決）。原告主張系爭申請商標為其自創之標語，應有識別性云云。被告抗辯稱系爭申請商標僅為無識別性之標語，且為直接明顯之描述等語。準此，本院應審究系爭申請商標，是否僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成，而有不具識別性，有不得註冊事由。
(一)判斷商標圖樣文字之先天識別性因素：以文字作為指示及區別商品或服務來源之標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有之詞彙或事物，倘該文字為新創之詞彙，除作為標章之用途外，其本身不具特定既有之含義，即具有先天識別性。反之，倘該文字為既有之詞彙，且該文字為習見之成語或通常用語，因該等文字係社會公眾得自由使用之公共文化財，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或服務之相關特性。申言之：1.構成商標圖樣之文字，並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質或特徵，係經相關消費者於運用想像與推理後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務之特性，兩者產生聯想，進而致隱喻之效果，相關消費者得將其視為指示及區別來源之標識時，該構成商標之文字即具有先天識別性。2.習見或通常之成語、用語，因相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，其為描述性之說明，不具先天識別性。
(二)系爭申請商標為文字商標圖樣而不具先天識別性：
商標依照識別性之強弱，可分為通用名稱商標、描述性商標、暗示性商標、隨意性商標及創造性商標等類型。識別性越強之商標，商品或服務之相關消費者之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。原告雖主張系爭申請商標為具有先天識別性之暗示性標識，可辨識商品之來源云云。然被告抗辯稱系爭申請商標為廣告宣傳性之標語或口號，不具先天識別性等語。準此，本院自應審究系爭申請商標為描述性商標或暗示性商標，暗示性商標具有先天識別性，描述性商標則不具先天識別性（參照本院整理當事人爭執事項1）。
1.描述性商標與暗示性商標之區別：
描述性商標與暗示性商標之區別如後：
⑴所謂描述性商標或說明性商標，係指用於直接描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點者。商標圖樣本身有其固有涵義，其涵義與使用該圖樣商品有關，社會大眾均得使用，用以描述其所生產之商品或提供之服務，因其欠缺表彰商品或服務來源之識別性，不得作為註冊商標，除非反覆長期使用，對相關消費者已產生商品或服務之聯想，而產生第二意義而具有識別性。
⑵所謂暗示性商標，係指以間接之方式描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點，使相關消費者經由想像之空間產生商品或服務與商標圖樣之聯想。暗示性商標與隨意性、創造性商標相較，其識別性較弱，雖屬於弱勢商標，然具有商標註冊之積極要件。
2.系爭申請商標為描述性商標：
⑴系爭申請商標直接描述商品或服務之功能：
系爭申請商標圖樣僅由單純未經設計「ByLaser」文字所構成，中譯具有「藉由雷射」意涵，指定使用於第9類與第37類服務，如附圖所示「非醫療用雷射設備；光導體，即光纖；非醫療用雷射光源；光纖電纜；光學鏡頭；稜鏡；光學用鏡；光量計；條碼讀取機；材料加工及標記用工業用雷射設備」、「電氣設備安裝修理；保養及修復機械；磨損或部分損壞之機器修理；機器翻修」服務，予人寓目印象為所指定商品與服務所涉商品之性質、功能、技術或相關特性之說明，不足以使相關消費者認識其為指示及區別商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，為不具識別性之標識，其不具先天識別性。
⑵系爭申請商標直接說明其商品或服務：
參諸我國社會一般生活經驗判斷，我國雖非英語系國家，然英語教育已然普及，因系爭申請商標文字並無創意或變更設計，極易認其為說明商品或服務之標語，是相關消費者僅會將其視為一般描述性之廣告文案，或自我標榜之宣傳用語，將其認為表彰商品或服務之標識，並難以與他人之商品或服務相區別，自不具識別性。
系爭申請商標僅為描述性之形容用語，並以直接方式描述商品或服務之特點，使相關消費者直接產生商品或服務與商標圖樣之聯想。準此，系爭申請商標整體予相關消費者之觀念印象，係在標榜或傳達原告所提供之商品或服務，其廣告標語係為生命傳遞希望者，構成商標圖樣之文字，係直接描述所指定商品或服務之性質或特徵，屬描述性商標之性質，因其欠缺表彰商品或服務來源之識別性，不得作為註冊商標。
⑶「ByLaser」為說明性文字：
原告雖主張系爭申請商標緊密相連，相關消費者不會刻意拆解為By與Laser二部分，僅會將之視為完整創新字串，by與名詞間會有空格，原告將二單字結合，非通常之用法，無法使人認係商品或服務之說明，By為原告名稱首字，富有創意云云。
查系爭申請商標文字雖無空格分隔，然By與Laser均為首字大寫，顯易為相關消費者閱讀區辨為「ByLaser」，表彰該等商品或服務，係使用雷射或與雷射技術有關。
商標識別性之判斷，係依商標呈現在相關消費者前之態樣認定，並不單以原告主觀上之設計理念為斷，且主觀設計理念為何，相關消費者選購時並無從理解。縱「By」為原告之英文名稱起首外文，「ByLaser」一詞之用法與意涵，就其指定商品及服務領域，屬普通之說明性文字，不具商標識別性。
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪
法 官 林洲富
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