智慧財產法院109年度民商上字第10號民事判決(2020.12.10)
上 訴 人 雷歐工具有限公司(被告)
被上訴人 祥雲工具股份有限公司(原告，Force商標權人)
上列當事人間因侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109年2月17日本院107年度民商訴字第39號第一審判決提起上訴，本院於109年11月12日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴駁回
事實及理由
參、本院得心證之理由：...
二、上訴人製造系爭產品之行為非屬商標使用：
按商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：㈠將商標用於商品或其包裝容器；㈡持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；㈢將商標用於與提供服務有關之物品。㈣將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。商標法第5條第1項、第2項定有明文。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此，被上訴人應舉證證明上訴人有行銷商品之目的，並有標示系爭商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，始可認定上訴人使用「ROCKFORCE」文字行為，符合商標之使用要件，而應受我國商標法規範（參照本院整理當事人爭執事項1至3）。
(一)AVT公司為上訴人代工系爭產品之委託人：
1.AZ公司將「RockForce」商標移轉予AVT公司：美商．AZ投資有限責任公司（○○○○○○○○○○○，下稱AZ公司 ）於102 年間在我國註冊取得第01616629號「RockForce 」商標權，指定使用於手工具、鑿子；鑽頭；手動切割器；沖模（手工具）；鑽柄（手工具）；擴張器（手工具）；鑽頭（手工具零件）；鎚；手動手工具；鑿孔用鑽頭（手工具）；戳子（手工具）；軋孔鉗（手工具）；絲錐扳手（手工具）；起子；棘輪；鉗子；木工用或屋用夾鉗；扳手等商品，商標權期間自102 年12月16日起至112 年12月15日止，嗣AZ公司前於103 年4 月11日將商標權移轉予AVT 公司，有中華民國商標註冊證、智慧局103 年5 月23日函、商標權移轉登記公告在卷等事實。此有本院108 年度刑智上易字第4 號刑事判決可證（見原審卷二第11至158 頁；原審卷四第262 至263 頁）。
2.AVT公司與TD公司為關係企業：參諸AZ公司與TD公司之創辦人為同一，且白俄羅斯「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」公司，其英文名稱為「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」，實為同一公司等事實。有AVT 公司授權書與白俄羅斯商標證書在卷可稽（見原審卷二第11至157 頁）。依據TD公司提供之圖說，其上記載白俄羅斯商「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」英文名稱之事實。此有本院108 年度刑智上易字第4 號刑事判決可證（見原審卷四第263 頁）。而AVT 公司負責人為白俄羅斯商TD公司之總經理，故AVT 公司與TD公司為關係企業公司，此有AZ公司、TD公司創辦人○○○○○○○○○○○○○○○○○，暨AVT 公司之負責人即TD公司之總經理○○○○○○○○○○○○○出具之信函與關聯公司明細表可稽（見原審卷三第245 至250 頁）。準此，AVT 公司與TD公司為關係企業。
3.上訴人依據委託生產系爭產品：
AVT公司自103年底下單委託上訴人廖誼和經營之上訴人雷歐工具公司製作系爭產品，並銷往立陶宛、白俄羅斯及俄羅斯等國家，AVT公司並出具授權書，日期2014年7月28日，載明該公司為我國註冊第01616629號商標權人，授權雷歐工具公司在臺灣生產與出口系爭產品等事實。此有訂單、海運提貨單、請款發票、包裝明細、出口報單、財政部關務署105年10月4日台關業字第1051020668號函暨所附出口報單資料光碟1片、AVT公司之授權書中、英文版本附卷可稽。上訴人依據TD公司所提供之圖說及規格，製作系爭產品並附加「ROCK FORCE」商標圖樣之事實。此有TD公司提供之圖說等資料附卷可稽。
4.AVT公司委託上訴人製造系爭產品期間為商標權人：
上訴人受AVT公司之委託，並依據其提供之繪製圖示，生產其上有ROCKFORCE商標之手工具。而ROCKFORCE商標前在我國註冊第01616629號在案，此有AVT公司出具中華民國及國外ROCKFORCE之商標註冊證及證書可證。AVT公司於白俄羅斯之ROCKFORCE商標，其申請日期2014年11月21日，註冊日期2016年1月14日。而依馬德里議定書(Madrid Agreement)第9條之約款，並以ROCKFORCE商標註冊於大陸地區、伊朗、哈薩克及俄羅斯，商標註冊日期為2015年9月23日。此有國際註冊商標文件與白俄羅斯之ROCKFORCE商標證書附卷可證。
準此，AVT公司前委託上訴人代工系爭產品，上訴人嗣於2016年7月26日遭搜索扣押，AVT公司於2016年7月26日前為我國與外國商標權人，其委託上訴人製造系爭產品期間為商標權人。上訴人信任白俄羅斯商AVT公司為商標權人，故接受AVT公司訂單，並將受委託製造之系爭產品，全數運交國外與交付國外廠商，並於當地販售。是系爭產品銷售於國外市場，未於我國境內銷售。
(二)上訴人為AVT公司之代工廠商：
本院審酌上訴人在系爭產品上所標示之商標，係AVT公司在我國合法取得之商標，而非上訴人所有之商標，扣案之系爭產品並無標示與雷歐工具公司有關之資訊，系爭產品內之俄文說明書上除標示「ROCKFORCE 」商標外，並有○○@ ○○○○○○○○○. ○○○○○○. ○○○○○○○○○. ○○之聯絡資訊，而TD公司提供之圖說，其上確有記載白俄羅斯商TD公司之英文名稱「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」，且相關出口文件係銷往立陶宛、白俄羅斯及俄羅斯等國。
準此，系爭產品為上訴人雷歐工具公司受AVT 公司委託製造，並銷往立陶宛、白俄羅斯及俄羅斯等國，其係單純代工廠商。是上訴人受AVT 公司之委託製造系爭產品，並依客戶之指示，在系爭產品上標示「ROCKFORCE 」商標，用於表彰白俄羅斯商AVT 公司或其關係企業TD公司之商品來源，而非用於表彰上訴人雷歐工具公司之商品來源，因上訴人雷歐工具公司本身之商標為「RIO 」，足認上訴人自非為行銷目的而使用「ROCKFORCE 」商標。
(三)上訴人行為不受我國商標法規範：
1.商標法之相關消費者係我國之相關消費者：
商標應足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。商標之保護採屬地主義原則，是商標有無識別性，應以我國相關消費者之立場為準基。且判斷商標是否達著名程度，係以國內相關事業或相關消費者為據。準此，我國商標法係為保護我國之商標權人及我國之相關消費者，系爭產品均依白俄羅斯AVT公司之指示輸出於國外，並未於我國境內銷售，我國之相關消費實無混淆誤認之可能性。
2.商標法適用屬地主義與獨立保護原則：
商標權適用屬地主義原則，具有地域性與獨立保護原則，在一國註冊取得之商標權，除著名商標或標章外，原則上在該國領域內享有商標權而不擴及域外（參照最高行政法院99年度判字第560號行政判決）。因代工廠商於製造商品時，係依指示為他人附加商標標示，代工並非屬使用商標行為。委託製造之外國公司固有以行銷目的而使用商標行為，惟其在域外使用，基於商標屬地主義原則，並不受我國商標法之拘束。
查上訴人依白俄羅斯商AVT公司指示於系爭產品附加「ROCKFORCE」標示，上訴人附加標示之目的，其並非基於行銷之目的，而以「ROCKFORCE」商標圖樣表彰上訴人之商品。是上訴人並未行銷其商品，其係為白俄羅斯商AVT公司代工系爭產品，而依該公司指示附加該公司於白俄羅斯使用之商標。準此，上訴人僅為代工廠商，其於製造系爭產品時，依指示為他人附加「ROCKFORCE」標示，並將系爭產品運送至商標權所在國白俄羅斯，上訴人之行為非使用商標行為。況AVT公司有使用「ROCKFORCE」商標之權利，且係在白俄羅斯使用與行銷系爭產品，基於商標屬地主義原則，自不受在我國註冊取得之系爭商標權所拘束，上訴人之代工行為非屬商標使用之範圍，不適用我國商標法規定。...
四、上訴人無過失或故意：...
(一)系爭商標非著名商標：
被上訴人之系爭商標未曾經主管機關或司法機關認定為著名商標，而我國國內手工具廠商高達2、3千家，復以上訴人主要係從事國外客戶代工事務，且上訴人未與被上訴人有往來或接觸之交易情事，是被上訴人之商標非屬著名商標，是上訴人抗辯其不知被上訴人之系爭商標，並非無據。至被上訴人雖主張臺灣手工具年鑑有本件當事人之記載，上訴人應知悉系爭商標云云。然該年鑑係供手工具買家於採購時所為之參考，並非手工具業者之工具書，其內容多為英文，頁數高達數百頁，臺灣廠商將其產品付費刊登於臺灣手工具年鑑，應係對外國買家進行廣告行銷之性質，刊登廣告之廠商並無逐一詳視其內容之必要，自不能單憑被上訴人及雷歐工具公司之產品，均曾刊登於臺灣手工具年鑑，遽認上訴人知悉被上訴人之系爭商標存在，並有侵害被上訴人之系爭商標之故意或過失。準此，系爭商標未達著名程度，被上訴人未舉證證明有過失或故意侵害系爭商標，上訴人不具故意或過失侵害系爭商標之主觀要件。
(二)上訴人有信賴委託廠商之事實：
1.委託廠商委託代工時具有商標權：
上訴人因信任「ROCK FORCE」商標前於我國註冊在案，因而接受白俄羅斯商訂單，並將受委託製造之商品全數運交白俄羅斯商AVT公司。且AVT公司受移轉取得「ROCK FORCE」商標權後，由AVT公司關係企業白俄羅斯商TD公司繪製圖說，並委由上訴人按圖製作手工具組，並銷往白俄羅斯等國家。衡諸社會交易常情，上訴人前接受代工訂單時，依其認定該白俄羅斯商具有我國之商標註冊及外國之商標註冊在案，上訴人有相當合理之信賴基礎，足認代工產品未侵害系爭商標。準此，上訴人主觀無從知悉代工產品是否侵害系爭商標，無故意過失可言。
2.上訴人無法預期商標評定處分：
AVT公司之註冊第01616629號「RockForce」商標自102年12月16日獲准註冊，商標權期限至112年12月15日止，AVT公司於2014年7月28日出具授權書時，該商標為合法有效之商標。被上訴人雖於105年7月27日以該商標違反商標法第30條第1項第10至12款規定為由申請評定，智慧局以107年1月31日
(107)智商40025字第10780058520號評定書，認定該商標違反商標法第30條第1項第10款規定，作成第01616629號「Rock Force」商標之註冊應予撤銷處分等語。並提出商標評定書為憑。惟此商標評定處分屬事後發生之事實，並非上訴人接受代工委託時所可預見。況AVT公司於2014年7月28日出具授權書起至本案105年7月26日查獲時，仍為「RockForce」商標之合法商標權人。準此，上訴人基於信賴AVT公司在我國享有商標權，而受託製造並依客戶之指示附加「ROCK FORCE」商標於系爭產品，難認其主觀上有侵害系爭商標權之過失或故意。
3.代工廠商不負審查代工客戶之商標義務：
兩商標雖有可能致我國相關消費者產生混淆誤認之虞，惟上訴人係受委託代工製造系爭產品，並依客戶提供之圖說附加商標圖樣，而AVT公司前在我國取得「RockForce」商標，縱所交付之圖說與「RockForce」商標圖樣，在構圖、字體大小、設色有所不同。
因上訴人雷歐工具公司係代工廠商，其接受客戶之委託製作，並依客戶之指示施作，代工廠商對於不同之客戶之商標圖樣及相關行業之品牌標識，未必有詳細認識及全盤瞭解，且商標權人在實際使用商標時，將商標圖樣加以變化設計，而與註冊之商標圖樣不完全相同，衡諸一般交易情形，尚非罕見，縱實際使用之商標與註冊之商標圖樣不符，而失去同一性，構成商標廢止之事由，該不利益係由商標權人承擔，並非代工廠商所應關注或得加以干涉。倘課以代工廠商負有逐一審查代工客戶提供之商標圖樣，是否有侵害他人商標權之責任，顯屬過苛。準此，兩商標雖可能致我國相關消費者產生混淆誤認之虞，然上訴人僅為代工廠商自不得僅因客戶提供之圖示與註冊之商標圖樣不完全相同，遽認上訴人具有侵害系爭商標之過失或故意。
五、本判決結論：
綜上所述，上訴人為受白俄羅斯商委託製造系爭產品之代工廠商，其於系爭產品使用「ROCK FORCE」文字之行為，除不構成商標使用之範圍外，亦無故意過失之主觀要件，不構成侵害系爭商標。...
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪
法 官 林洲富
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