TUMI應該大家都知道，
有買過包包的應該也知道T-Pass。
有買過包包的應該也知道T-Pass。
這件的原告派翠克公司2016年在電腦包類取得「tPass」的商標後，主張被告TUMI公司的「T-Pass」侵害其商標。
👉 智慧財產法院一審認為：
被告TUMI公司有善意先使用的事實，因此判決：被告雖可使用，但應該附加標示「T-Pass」與「tPass」商標無關。
被告TUMI公司有善意先使用的事實，因此判決：被告雖可使用，但應該附加標示「T-Pass」與「tPass」商標無關。
「系爭註冊第01857302號商標指定之筆記型電腦包商品，並非派翠客公司先前註冊第01399889、01404031及01411307號商標所指定之專利平台程式之載體、專利分析等商品或服務所必需或理所當然跨足之商品領域，且 #派翠客公司於官網稱其主要係提供智慧財產權管理及保護之服務，況途明公司已先使用據爭商標於筆記型電腦包產品多年，且如前所述，「TUMI」於市場上享有一定之知名度，則其與「T-Pass」搭配使用，於現今網路資訊傳遞快速之情形下，派翠客公司於申請系爭註冊第01857302號商標時，#理應知悉據爭商標之存在，卻仍以高度近似於據爭商標之字型申請註冊於高度類似之電腦包商品，難謂非基於 #仿襲他人商標 之意圖所為。」
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智慧財產法院107 年度民商上字第21號民事判決（2019.9.26）
上訴人即附帶被上訴人 香港商途明股份有限公司臺灣分公司（TUMI TAIWAN）
被上訴人即附帶上訴人 派翠客股份有限公司
主 文
原判決關於命上訴人使用相同或近似於「tpass 」字樣於其原使用之商品、網頁或其他任何表徵商標之行為時，均應與「TUMI」文字併用，並應於字樣下方以同一比例同一版面附加「本商品與中華民國註冊第01411307、01404031、01399889、01857302號『tpass 』商標均無任何關係」之部分廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。
事實及理由
...
二、途明公司抗辯如下：
(一)派翠客公司所有之系爭第01399889、01404031及01411307號商標所指定之商品、服務並未包括據爭商品之背包、手提包商品類別，途明公司亦未將據爭商標使用於系爭商標所指定之光學載體商品。且系爭第01399889、01404031及01411307號商標與商標與據爭商標於外觀、整體讀音、觀念均有所不同，二者近似程度甚低，另據爭商品上亦同時使用具高知名度的「TUMI」著名商標，消費者購買時施以普通之注意，即可辨別二者商標間有所差異，而無致相關消費者混淆誤認之虞，再者，派翠客公司亦未提出將系爭商標使用於背包商品及任何實際發生相關消費者誤認情形之證據。況派翠客公司實際使用系爭商標之情形更顯稀微，甚或毫無使用，反觀途明公司使用據爭商標之據爭商品，深受各領域專業人士的青睞，亦廣為相關消費者所熟悉，兩相對照下，派翠客公司應無法主張較大的權利保護。
(二)系爭第01399889、01404031及01411307號商標所指定之商品或服務既不包括背包、手提包商品，即不得作為派翠客公司主張途明公司侵權之依據，系爭第01857302號商標雖經指定於筆記型電腦包產品，惟係遲至105 年12月26日始申請註冊，是本件判斷派翠客公司善意先使用之基準日自應以此日為基準。又相關收據顯示，早自97年12月起標有據爭商標之據爭商品已銷售寄送至臺灣，亦早於98年5 月14日起使用於媒體廣告，相關消費者之評論亦可佐證途明公司於105 年12月26日前已有善意先使用據爭商標之事實。反觀派翠客公司之網頁並未提及有任何「筆記型電腦專用袋；……攜帶式快閃記憶體」等商務用品之製造或販售，且派翠客公司身為專利智慧財產權管理專家，僅需以Google搜尋「tpass 」字串，即可查得途明公司之據爭商品，卻於105 年12月26日申請註冊系爭第01857302號商標，並隨即於尚未獲得核准註冊前，即發存證信函予途明公司，容有惡意攀附、搶註據爭商標，途明公司並已於106 年10月31日就該商標提起異議。另關於系爭商標是否著名之部分，以Google搜尋引擎將「tpass 專利資料庫」作為關鍵字進行搜尋，搜尋結果除有「專利分析及運用概論」一書之內容提及tPass 專利資料庫外，再無其他搜尋結果，再以「tpass 」作為關鍵字進行搜尋，大多數之搜尋結果為途明公司及其關係企業之據爭商品，而無標有系爭商標之商品或服務，故派翠客公司之主張不足證明系爭商標為著名商標。
(三)關於損害賠償之部分，派翠客公司就其主張之請求權基礎均未能舉證以實其說，亦未能依民法第216 條之規定證明其實際損害額，且因派翠客公司從未使用系爭商標於背包商品上，縱有實際受損害之情狀，亦屬微小。況商標法無明文規定依月銷售額比例之賠償方式，派翠客公司備位聲明主張自屬無據，且派翠客公司所寄存證信函內並未表明請求損賠之意，亦無得以此計算法定遲延利息，又途明公司使用據爭商標均將「T-PASS」與「TUMI」併用，已足資為適當之區別標示，無須再為其他適當區別標示，且商標法第36條第1 項第3款規定所謂「原使用之商品」並無任何型號、尺寸之限制，派翠客公司就附加區別標示及限制使用據爭商標範圍之主張亦屬無理由。
三、原審認途明公司據爭商標之使用符合商標法之善意先使用，派翠客公司備位主張途明公司就原商品之範圍附加適當區別標示為有理由，其餘主張則無理由，而為派翠客公司一部勝訴、一部敗訴之判決，兩造均就不利部分聲明不服，提起上訴。途明公司上訴聲明：1.原判決不利於途明公司部分廢棄。2.上開廢棄部分，派翠客公司在第一審之訴駁回。3.第一項廢棄部分及第二審訴訟費用均由派翠客公司負擔。嗣派翠客公司於107 年11月29日撤回上訴，又於108 年2 月25日就途明公司不服原判決主文命附加區別標示之部分上訴提起附帶上訴。派翠客公司附帶上訴聲明及答辯聲明：1.原判決主文第一項變更為：「上訴人香港商途明股份有限公司臺灣分公司使用相同或近似於「tPass 」字樣於附表之商品、網頁或其他任何表徵商標之行為時，均應與「TUMI」文字併用，並應於字樣下方以同一比例同一版面附加「本商品與派翠客股份有限公司於中華民國註冊第01411307、01404031、01399889、01857302號『tPass 』商標均無任何關係」。2.上訴人之上訴駁回。途明公司對派翠客公司之附帶上訴則答辯聲明：附帶上訴駁回。
四、不爭執事項及主要爭點：
派翠客公司擁有臺灣註冊號數第01399889、01404031及01411307號「tPass 」註冊商標之申請日均為98年6 月11日；另派翠客公司所有之註冊號數第01857302號「tPass 」註冊商標之申請日為105 年12月26日，且經濟部智慧財產局為撤銷第01857302號商標指定使用於第9 類「筆記型電腦專用袋；筆記型電腦專用包；筆記型電腦套；平板電腦專用袋；個人數位助理器專用袋；個人數位助理器專用套」部分商品之註冊等情，此有經濟部智慧財產局商標資料檢索查詢結果及108 年7 月31日中台異字第1060794 號商標異議審定書影本在卷可憑，且為兩造所不爭執，應信為真實。惟派翠客公司主張據爭商標與系爭商標構成近似，且系爭商標所指定之商品和服務與據爭商品構成同一或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞，途明公司應於原商品範圍內附加適當之區別標示等情，則為途明公司所否認，並以上揭情詞置辯，本院並與兩造協議本件之爭點為：
1.派翠客公司之系爭商標是否有得撤銷之理由？
2.途明公司使用之商標是否有侵害派翠客公司之系爭商標？
3.派翠客公司得否請求排除侵害，如得請求，其適當之方式為何？
五、本院之判斷：
(一)系爭註冊第01857302號商標有得撤銷事由，應不得於本件主張權利：
1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條第1 、2 項定有明文。查途明公司於本件抗辯系爭註冊第01857302號商標有商標法第30條第1 項第12款搶註之事由，業經智慧財產局撤銷部分商品之註冊，而有應撤銷之事由等語，派翠客公司亦同意將商標異議之標的納入本案審理範圍（見本院卷三第532頁），故本院就此抗辯應自為判斷。次按商標法第30條第1項第12款本文規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊。本款規範意旨主要係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，故倘能證明有知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務者，即應認有前開條款規定之適用。本款所稱「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。至於知悉他人商標存在的原因為何，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，解釋「其他關係」，應指商標權人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院98年度判字第321號、智慧財產法院99年度行商訴字第30號判決參照）。
2.經查途明公司所提2016年3 月28日WECHAT中文網「歐巴馬最愛的御用包，當上總統後他從來沒換過」之內容有「TUMIAlpha 2 T-Pass雙肩包」、另麥特戴蒙於2014年10月3 日於Twitter 上貼出其使用途明公司公事背包之照片，該篇推文並標有「Alpha2 T-Pass Leather Brief Pack」文字、2009年11月15日、2011年9 月8 日FREQUENT BUSINESS TRAVELER網站、2010年4 月5 日The Real Mac Genius 網站有「TumiT-Pass」筆記型電腦背包之介紹，2011年9 月10日EVERYDAYCOMMENTARY網站有「Tumi Alpha T-Pass ExpandableLaptop Briefcase（可伸縮式筆記型電腦背包）」、2016年11月2 日wirecutter網站評比介紹「Tumi Alpha 2 T-PassMedeium Screen Laptop Slim Brief（中型筆記型電腦扁型公事包）」、2009年7 月15日經濟日報、2009年5 月17日聯合知識庫報導「T-PASS」系列公事包、2009年5 月15日網友分享「我的包之路- 貳-Tumi Alpha T-pass系列-26516- 中型公事包」，均可見對據爭商標之電腦背包之介紹、2011年11月15日「『開箱分享』低調沉穩TUMI Alpha系列26516 公事包」，可見標有據爭商標吊牌之電腦公事包照片及眾多網友之介紹文章，2015年6 月28日網友代購「TUMI Alpha 2T-PASS」筆電公事包、2015年6 月25日88論壇介紹途明公司之「Alpha 2 T-Pass電腦後背包」、OVERDOPE網站報導途明公司於2013年9 月推出「Alpha T-Pass經典系列」的DJVice聯名款、2008年12月18日途明公司出貨予昇恆昌股份有限公司之帳單明細表列有據爭商標「TUMI T-PASS SOFTLAPTOP ATTACHE（軟式筆記型電腦公事包）」，以及「TUMIT-PASS MEDIUM CAPACITY LAPTOP BRIEF （中型筆記型電腦包）」；2009年1 月29日途明公司出貨予俊嶽企業股份有限公司之帳單明細表上列有據爭商標之「TUMI T-PASS SOFTLAPTOP ATTACHE（軟式筆記型電腦公事包）」，以及「TUMIT-PASS MEDIUM CAPACITY LAPTOP BRIEF （中型筆記型電腦包）」；2009年1 月29日出貨予采盟股份有限公司之帳單之明細表上列有據爭商標之「TUMI T-PASS MEDIUM CAPACITYLAPTOP BRIEF（中型筆記型電腦包）」，是途明公司主張其在系爭註冊第01857302號商標於105 年12月26日申請註冊前，已有使用據爭「T-Pass」商標於筆記型電腦包、公事包等商品之事實，應為可採。
3.次查系爭註冊第01857302號商標與據爭商標兩者均由外文t或T 後面結合Pass所構成，僅英文字母之大小寫及後面有無連接「-」 符號之些微不同，外觀、讀音均近似而構成商標近似。又系爭註冊第01857302號商標指定使用於「筆記型電腦專用袋；筆記型電腦包；筆記型電腦套；平板電腦專用袋；個人數位助理器專用袋；個人數位助理器專用套」部分商品，與據爭商標先使用於公事包、電腦包等商品相較，二者或為筆記型電腦、平板電腦之具攜帶、保護功能之背包、袋子，其性質、功能、用途、產製者、消費族群、行銷管道、販賣場所，具共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，有可能使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。雖派翠客公司稱系爭註冊第01857302號商標為台灣專利分析系統整合平台（Taiwan Patent AnalysisSolution System ）之英文字母首字縮寫，並由捷恪公司將註冊第01399889、01404031、01411307號「tPass 」商標移轉予派翠客公司，而系爭註冊第01857302號商標之指定商品係為因應實際商業需求而延伸註冊云云。惟查系爭註冊第01857302號商標指定之筆記型電腦包商品，並非派翠客公司先前註冊第01399889、01404031及01411307號商標所指定之專利平台程式之載體、專利分析等商品或服務所必需或理所當然跨足之商品領域，且派翠客公司於官網稱其主要係提供智慧財產權管理及保護之服務（見本院卷一第490 頁），況途明公司已先使用據爭商標於筆記型電腦包產品多年，且如前所述，「TUMI」於市場上享有一定之知名度，則其與「T-Pass」搭配使用，於現今網路資訊傳遞快速之情形下，派翠客公司於申請系爭註冊第01857302號商標時，理應知悉據爭商標之存在，卻仍以高度近似於據爭商標之字型申請註冊於高度類似之電腦包商品，難謂非基於仿襲他人商標之意圖所為。途明公司抗辯系爭註冊第01857302號商標於筆記型電腦專用袋（包）之領域有商標法第30條第1 項第12款之適用，於法有據，依智慧財產案件審理法第16條規定，派翠客公司於本件民事訴訟不得對於途明公司主張權利，其請求於原商品附加適當區別標示，並無理由。系爭註冊第01857302號商標經美商達美公司提起異議，亦已經經濟部智慧財產局認有違反商標法第30條第1 項第12款情形而為異議成立之審定，此有系爭商標異議審定書在卷可憑（見本院卷四第30至57頁），附此敘明。
(二)據爭商標與系爭註冊第01399889、01404031及01411307號商標構成近似，惟二者指定使用之服務與商品並不類似，應無致相關消費者產生混淆誤認之虞：
按商標法第68條第3 款規定，未經商標權人同意，為行銷目的於類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，為侵害商標權。有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，且由於商標近似之意義係指兩商標如標示於相同或類似商品或服務時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意，有可能誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源間有所關聯，惟倘若標示於不相同商品或服務，則未必使相關消費者產生混淆誤認。經查系爭註冊第01399889、01404031及01411307號商標與據爭商標兩者亦均由英文字母t 或T 後面結合Pass所構成，僅t 、T 之大小寫及後面有無連接「- 」符號之些微不同，外觀、讀音均近似而構成商標近似，倘若使用於相同或類似之商品或服務，易使相關消費者對於商標指示之來源產生混淆誤認。惟查系爭註冊第01399889、01404031及01411307號商標分別指定使用於「（第009 類）錄有電腦程式之磁性資料載體、錄有電腦程式之磁片、錄有電腦程式之光碟、……錄有電腦遊戲程式之光學資料載體。」、「（第042 類）電腦軟體設計、電腦軟體更新……、為他人製作或維護網頁、網路網頁設計。」、「（第045 類）代理專利申請及有關事務之處理、代理商標申請及有關事務之處理、……法律研究調查、各種訴訟代理及法律諮詢顧問、法律研究、代理訴訟服務、調解。」由此可知，系爭註冊第01399889、01404031及01411307號商標係指定使用於光學資料載體、電腦軟體設計、法律諮詢服務等，顯與據爭商標使用之商品係電腦包產品不同，雖二者商標近似，然指定使用之商品及服務顯然有別，且派翠客公司亦無提出使用系爭商標於電腦包類產品之證據，相關消費者仍難以因此對兩商標有產生混淆誤認之可能，故途明公司並未侵害派翠客公司之商標權，派翠客公司主張途明公司應於原商品附加適當區別標示為無理由。」
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 熊誦梅
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