智慧財產法院108年度行專訴字第5號行政判決
原 告 法商法雷奧照明公司
被 告 經濟部智慧財產局
主 文
原處分關於「請求項1 舉發成立，應予撤銷」部分及訴願決定均撤銷。
事實及理由
壹、事實概要：
緣原告前於民國（下同）99年10月8 日以「機動車之照明及／或信號裝置」向被告申請新型專利（申請專利範圍共11項），並以西元2009年10月9 日於法國申請之第0957072 號專利案主張優先權，經被告編為第99219424號進行形式審查，准予專利，發給新型第M401583 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於106 年9 月25日申請更正（更正請求項1 ，刪除請求項2 至6 及11）。其後，參加人於106 年12月15日以系爭專利請求項1 有違核准時專利法第94條第1 項及第4 項之規定，對之提起舉發。案經被告將前揭更正案與舉發案合併審查，核認前開更正本符合專利法相關規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1 有違核准時專利法第94條第4項規定，以107 年7 月4 日（107 ）智專三（三）05131 字第10720603350 號專利舉發審定書為「106 年9 月25日之更正事項，准予更正」、「請求項1 舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服舉發成立部分之處分，聲明不服，提起訴願，經經濟部107 年11月19日經訴字第10706311280 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...
伍、本件之爭點：
一、原處分是否有未行使闡明權，並給予原告對於被告自行認定之理由，予以陳述意見及答辯之機會，違反行政程序法第102 條及專利審查基準5-1-9 、5-1-36之規定？
二、原處分若未違反上開規定，證據2 可否證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性？
陸、得心證之理由：
一、按專利法第73條第1 項規定：「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據」。2017年版專利審查基準第五篇「舉發審查」（2017年1 月1 日起實施，下稱2017年版審查基準）2.4.2 「舉發理由」規定：「舉發理由，應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。…舉發理由不得空泛指摘系爭專利不具專利要件而無具體理由，例如，僅籠統稱各證據或其任意組合之技術內容足可證明系爭專利所有請求項不具進步性，而未具體指定那一個證據或那些證據之組合，或未具體說明各證據中所載之技術內容與請求項中所載之技術特徵的對應關係，或未具體論述證據如何證明該請求項不符專利要件之理由。舉發理由與檢附之證據間無法完全對應關聯時，應行使闡明權，通知舉發人在原舉發聲明範圍內補充說明；逾限未闡明或補充理由者，得逕依現有資料進行審查」（第5-1-8 頁至5-1-9 頁）。「舉發之審查，原則上係就舉發人與專利權人雙方攻擊防禦之爭點進行審查。審查時須先整理爭點，若舉發人於舉發理由中所主張之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係記載不明確，則不能充分瞭解該爭點之內容，必須行使闡明權，使爭點明確。…」（第5-1-18頁）（專利審查基準性質上為行政規則，具有拘束被告機關及所屬專利審查人員的效力）。又按，「對於獲准專利權之新型，任何人認有違反同法第97條至第99條規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。故新型專利有無違反前揭專利要件而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之」；「專利舉發案件採爭點主義，故核准之專利有無違反專利法規定，僅就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查。因此，專利專貴機關就當事人所提引證資料固應依職權調查，但並無蒐集證據之義務」，有最高行政法院106 年度判字第137 號判決，最高行政法院105 年度判字第227 號判決可資參見。依上開專利法、審查基準規定及實務見解可知，原則上，舉發人就舉發事由負有舉證之責任，並應於舉發理由書就舉發之事實、證據、理由等具體記載，不得空泛指摘，其舉發之理由如有不明，被告應行使闡明權，通知舉發人提出說明，舉發人逾期不予說明者，即應依現有資料進行審查。
二、又按，行政程序法第102 條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定」。專利法第75條雖規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查」。2017年版審查基準4.4 「職權審查」規定：「專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內探知或調查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。因此舉發審查時，審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，得於舉發聲明範圍內發動職權審查（第5-1-35至5-1-36頁），第4.4.1 「職權審查之時機及範圍」規定：「職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限制。…職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項1 至3 者，縱使其他請求項亦有應撤銷之事由，尚不得發動職權審查」。第4.4.2 「通知專利權人答辯之義務」規定：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會…」（第5-1-36頁）。由上開專利法及審查基準之規定可知，舉發案之審查係源於舉發人及專利權人間之爭執，舉發人就舉發之事由本負有舉證責任，故被告原則上只就舉發人之舉發聲明、理由、檢附之證據進行審查，僅在基於公益之目的考量下，始例外發動職權審查。
再者，比較2014年版及2017年版之審查基準，關於發動職權審查之時機及範圍，2014年版之審查基準例示了之5 種可以發動職權審查的態樣，惟2017年版審查基準修訂時，為避免審查委員發動職權審查過於浮濫，刪除了其中4 種可發動職權審查的態樣，僅保留第(5)種態樣，即僅保留在有確定之民事侵權訴訟判決之內容中有提及系爭專利請求項之無效理由或證據時，被告始可發動職權審查。足見2017年版之審查基準之修訂方向，係朝向自我限縮發動職權審查態樣，被告於進行舉發審查時，應參酌職權審查為基於公益目的之例外情形，及2017年版審查基準修訂係朝向自我限縮發動職權審查之立法意旨，在決定發動職權審查時，應審慎為之，且在程序上應給予專利權人答辯之機會，以追求程序之正當性，及公、私法益間之平衡。
三、經查，原告係106 年9 月25日提出系爭專利更正之申請（更正申請書見本院卷第213-221 頁），被告就該更正案尚未作成處分之前，參加人於106 年12月15日提起舉發，舉發理由為系爭專利請求項1 （更正前）不具新穎性及不具進步性（舉發理由書見本院卷第209-211 頁），被告依專利法第120條準用第77條第1 項「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定」規定，將更正案與舉發案合併審查。由於係原告先申請更正，其後參加人才提起舉發，且參加人提起舉發時，被告尚未對於更正作出審定，故參加人舉發理由書所載之請求項1 為更正前之內容，經被告行使闡明權，於107 年5 月1 日通知參加人應於文到1 個月內，就系爭專利106 年9 月25日更正本表示意見，逾限則逕依現有資料審查（見乙證1 第43頁），惟參加人於107 年5 月3 日收受該通知（送達回證見乙證1 第44頁），逾期未表示意見，被告即於107 年7 月4 日作成「106 年9 月25日之更正事項，准予更正。請求項1 舉發成立，應予撤銷」之處分。
四、查系爭專利更正前請求項1 之內容為：「一種機動車之照明及／或信號裝置（1 ），此裝置包括：一殼體（2 ），包括一後開口，光源能夠在該後開口中安裝到該殼體；及一通風孔（10），其開口到該殼體的該後開口（9 ）內」。更正後之請求項1 內容為：「一種機動車之照明及／或信號裝置（1 ），此裝置包括：一殼體（2 ），包括一後開口，光源能夠在該後開口中安裝到該殼體；一透鏡（8 ），其連結至該殼體（2 ）且與該後開口大致相對以封閉該殼體（2 ）；一燈座（22），其安裝在該殼體（2 ）的該後開口中內以固定一光源；一通風孔（10），其徑向地開口到該殼體的該後開口（9 ）內，且於該光源被安裝在該殼體中時係大致相對於或鄰近於該燈座；及一通風導管（11），該通風導管（11）在其端部中的一端部處形成該通風孔（10），且係以實質上垂直於光軸（X ）的方式延伸；其中該殼體（2 ）包括鄰近於容納該光源的該後開口（9 ）的一後頸狀部（20），該後頸狀部（20）實質上為圓柱形，且該通風孔（10）係至少部分地形成在此後頸狀部上；以及其中該通風孔係與該殼體（2 ）形成為一體」。比對更正前、後之內容可知，更正後請求項1 增加了「透鏡」、「燈座」、「通風導管」等構件，並進一步界定「殼體（2 ）包括鄰近於容納該光源的該後開口（9 ）的一後頸狀部（20），該後頸狀部（20）實質上為圓柱形，且該通風孔（10）係至少部分地形成在此後頸狀部上；以及其中該通風孔係與該殼體（2 ）形成為一體」之技術特徵（上開技術特徵原為附屬項即請求項2 至6 進一步界定之技術特徵，於更正後刪除之）。惟參加人106 年12月15日之舉發理由書，僅針對系爭專利更正前請求項1 之「殼體」及「通風孔」要件與舉發證據2 進行比對（原證4 ），並未就更正後新增之技術特徵加以比對，被告通知參加人就更正後請求項1 表示意見，即屬行使闡明權之行為，參加人逾期未表示意見，致其舉發理由書所載之舉發理由與更正後請求項1 之技術特徵無法互相對應勾稽，參加人有未盡舉證責任之情事。此時，被告如欲以參加人之舉發理由書所未提出之理由，自行認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性，自應將其認定之理由通知原告，使原告有答辯之機會，再作成舉發成立之處分，方符合行政程序法第102 條、專利法第75條及2017年版審查基準關於職權審查規定之意旨。惟被告並未就其認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之理由通知原告表示意見，直接於107 年7 月4 日作成系爭專利「（更正後）請求項1 舉發成立應予撤銷」之處分，處分書中所載不具進步性之理由，係被告自行比對系爭專利更正後請求項1 與舉發證據之技術特徵，並認定系爭專利更正後請求項1與舉發證據2 所欲解決之問題相同，系爭專利更正後請求項1 為舉發證據2 的簡單改變且未具有無法預期的功效，所屬技術領域具有通常知識者由舉發證據2 揭示的技術內容，可輕易完成系爭專利請求項1 之創作，舉發證據2 可證明系爭專利請求項1 不具進步性等情。上開處分書所述系爭專利更正後請求項1 不具進步性之理由，均未見於參加人之舉發理由書中，乃被告自行比對及認定，自屬發動職權審查之行為，堪予認定。
五、被告雖辯稱，被告係就參加人所提之舉發爭點，即舉發之請求項（請求項1 ）、違反之法條（專利法第94條第1 項、第4 項）、使用之證據（舉發證據2 ）三者加以比對並作出審定，就本案舉發理由書而言，爭點本身已經明確，並無行使闡明權之必要，至於證據的比對，屬於被告機關所進行的證據調查，並非職權審查云云（見本院108 年6 月26日準備程序筆錄、108 年8 月1 日言詞辯論筆錄）。惟查，被告在原處分書中論述系爭專利更正後請求項1 不具進步性之理由，係其自行比對認定，而非由參加人所提出，此部分理由之論述，與證據之調查無涉，被告辯稱係依職權調查證據，而非職權審查，尚非可採。又按，2017年版審查基準4.3.1 關於發動審查之態樣，係以例示之方式為之：「舉例而言，舉發案以證據1 主張系爭專利請求項1 不具進步性，而民事判決顯示證據1 、2 之組合足以證明同一專利請求項1 不具進步性，若證據1 尚無法證明請求項1 不具進步性，得就證據1、2 之組合是否可證明請求項1 不具進步性發動職權審查」（第5-1-36頁），自不能認為上開例示以外之情形，均不屬於職權審查之態樣。本件原告106 年9 月25日申請更正系爭專利請求項1 ，將說明書及附屬項之諸多技術特徵引入請求項1 ，並刪除請求項2 至6 （見本院卷第213-221 頁），更正後請求項1 之內容與原公告之請求項1 內容差異甚大，且參加人之舉發理由書僅空泛記載請求項1 （更正前）不具進步性，並未就更正後請求項1 所增加之技術特徵與舉發證據2 之技術特徵進行比對，被告在參加人未提出具體舉發理由之情形下，自行比對舉發證據2 與系爭專利更正後請求項1所增加之諸多技術特徵，並認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性，原處分書認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之大部分理由，根本未見於參加人之舉發理由書，而是由被告幫參加人補足（見本院卷第385-386 頁附表1 ：參加人所提之舉發理由及被告撤銷系爭專利更正後請求項1 之理由比較表），且原告無從由參加人之舉發理由書或被告之通知內容得知被告認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之具體理由，亦無從提出答辯（原告雖於107 年3 月5 日提出舉發答辯書〔見乙證1-5 〕，主張系爭專利請求項1 業經申請更正，及舉發證據2 無法證明更正後請求項1 不具進步性，惟參加人自始未針對更正後請求項1 提出具體之舉發理由，原告上開書狀無非係依己意所為之防禦行為，並非就參加人所提之舉發理由或被告認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之具體理由提出答辯），即收到被告作成系爭專利更正後請求項1 舉發成立，應予撤銷之處分，已對原告造成突襲，被告所為，顯係介入當事人紛爭之職權審查行為，被告徒以舉發之項次，違反之法條、使用之證據三者均相同，辯稱其並未逾越參加人舉發之範圍，乃將舉發之爭點予以過度抽象化，不符合審查基準要求舉發人應提出具體舉發理由，且不得空泛指摘之本旨，不足採信。
六、被告又辯稱，參加人更正後請求項1 不具進步性之理由，雖於舉發理由書未予敘明，惟舉發審定之結果，如告確定，將對其他的第三者產生一事不再理的阻斷效果，故被告仍有義務續行審查，並且就參加人所提舉發爭點即所舉發之請求項、違反之法條、使用之證據，三者加以比對並做出審定云云。惟查，專利舉發雖具有公眾審查之性質，惟仍係源於專利權人及舉發人間之爭執，原則上應由舉發人負舉證之責任，只有在基於公益目的，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益之必要的例外情形下，被告始可發動職權審查，審酌舉發人未提出之理由及證據，不受舉發人主張之拘束，惟發動職權審查時，應將舉發人未提出而由被告機關自行審酌之理由或證據，通知專利權人限期提出答辯，以保障專利權人程序上之防禦權，因此，被告是否發動職權審查，與專利權人程序上之保障，乃屬二事，被告所稱舉發案確定後所生一事不再理之效果，尚不得作為本件未通知原告答辯，而逕予作成系爭專利更正後請求項1 舉發成立之處分的正當理由，被告所辯，不足採信。
七、本件原告除了主張被告未行使闡明權，及依職權審查作成原處分未給予原告陳述意見及答辯之機會等程序上之瑕疵外，並就原處分認定舉發證據2 不足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性之實體上理由，提出答辯，經本院詢問原告，是否同意由本院就舉發證據2 可否證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性之爭點進行判斷？原告表示：「不同意，我們認為原處分程序有重大瑕疵，應撤銷原處分發回原處分被告機關，另為適法之處理」（見本院108 年6 月26日準備程序筆錄）。本院審酌原處分及訴願決定如經本院撤銷並發回被告重為審查後，即回復原舉發程序，原告仍有申請更正或補充答辯理由之程序上利益，惟如本院認為原處分程序上有瑕疵，並直接就實體上之爭點為審理，原告將失去申請更正或補充答辯理由之機會，為保障原告程序上之利益，認為本件原處分程序上既有重大瑕疵，應予撤銷並發回被告機關重為審查，關於舉發證據2 是否可證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性之爭點，已勿庸審究。又本件發回被告機關重為審查後，被告就原告於本件訴訟中提出系爭專利更正後請求項1 具有進步性之抗辯（包括原處分所為舉發證據2 與系爭專利更正後請求項1 之各項技術特徵之對應關係是否正確？舉發證據2 與系爭專利之應用領域及需求、設計是否有差異，所屬技術領域中具有通常知識者由舉發證據2 所揭露之先前技術，是否可輕易完成系爭專利請求項1 之創作等），宜詳予審酌並認定之，附此敘明。
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 彭洪英
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