(商標 不得註冊) 犁記 v. 社口犁記：兩造商標有混淆誤認之虞，「社口犁記」商標不得註冊。

#犁記 v. #社口犁記

我知道的犁記是台北的綠豆椪。
原來台中社口也有一間犁記。

雙方間有家族關係，是具有台灣特色的商標案件。

「社口犁記」主張：「依家族約定有權使用犁記商標。」

不過法院說得很清楚：
「商標法第2 條之規定，商標權之取得係採 #先申請註冊主義，#依其登記之名義人為商標權人，以維持商標登記之公示性。」

先申請註冊商標的重要性，已經講了無數次。
從這個案例當中也可以窺知一二。

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#申請商標

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智慧財產法院108年度行商訴字第54號行政判決（2019.9.26）
原 告 社口張記本店實業股份有限公司
被 告 經濟部智慧財產局 

主 文
原告之訴駁回。

理 由
一、事實概要：原告前以「社口張記餅店本舖創始店LC及圖」商標（下稱系爭申請商標），向被告申請註冊。經被告審查，為不得註冊，應予核駁之審定。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張：
(一)系爭申請商標與據以核駁諸商標具有明顯差異：系爭申請商標雖分別以地名、姓氏及第一間店舖等說明性文字組成，而不具識別性，但仍應列入商標整體作為比較。再以整體觀察而言，系爭申請商標中之LC、記及四分之三圓設計圖（下稱記圖樣）僅占系爭申請商標所有面積四分之一，而「社口」、「張」圖樣係中文之重複，亦結合具創意之「緞帶圖」、「本舖」、「餅店」，兩相比較下，殊難想像系爭申請商標之「主要部分」為記圖樣。縱認該記圖樣為系爭申請商標之主要部分，然通體觀察之下，系爭申請商標與據以核駁註冊第71454 、887213、883498、926595、120463、127809號商標（下合稱據以核駁諸商標）間尚有中文「社口」、「張」、「本舖」、「餅店」等文字可資區別，並無使消費者混淆誤認。故原處分及訴願決定竟將記圖樣作為主要識別部分而認系爭申請商標及據以核駁諸商標為近似之商標，顯有認事用法之違誤。
(二)原告係有權使用記圖樣：自西元1894年起，原告先祖張林創立「記」後，至原告已第四代，而該記圖樣係由第三代製作並作為商標，於民國（下同）62年申請註冊臺灣第71454 號等商標，其後並以借名登記於堂兄弟張沂州之名下，並申請含據以核駁諸商標在內等商標，故記圖樣為原告承繼自第三代而繼續使用，本即為原告所有並有權使用，況據以核駁諸商標之商標權人曾停業未使用商標，而原告仍持續使用系爭申請商標。...

四、得心證之理由：
...經查系爭申請註冊之「社口張記餅店本舖創始店LC及圖」商標，係以「社口」、圓形「張」字、「LC」結合「記」及「四分之三黑色圓圖形」、「餅店」、「本舖」及最下方的「創始店緞帶圖」由上至下排列而成，與據以核駁諸商標均有相同之LC、記及四分之三黑色圓圖形之記圖樣，且據以核駁諸商標非為指定商品或服務之說明性文字或圖形，具相當識別性。雖系爭申請商標尚有其餘「社口」、圓形「張」字、「餅店」、「本舖」及「創始店緞帶圖」等字樣或圖示之差異，惟於普通消費者印象中較難以說明性文字或裝飾性圖案部分的差異作為商標之區辨，而無法發揮商標正常之區辨功能，因此難認系爭申請商標與據以核駁諸商標間之區域地名、常見姓氏、店舖性質、第一家店等說明性的文字及裝飾性緞帶圖之差異，足使相關消費者足以區辨二者之不同，因此，可認相關消費者仍以系爭申請商標中之「LC、記結合四分之三黑色圓圖形」的記圖樣之整體設計圖作為主要區辨商標之依據，故系爭申請商標與據以核駁諸商標均有高度近似之LC、記及四分之三黑色圓圖形之記圖樣，在外觀、觀念、讀音上均屬高度近似。...

(四)雖原告稱被告之審查違反整體觀察原則，且其依家族約定為有權使用系爭申請商標云云。惟查判斷商標是否近似，係以主要部分觀察與整體觀察為之，然二者並非互斥，且判斷商標是否近似之主要目的仍應立於該商標對於消費者寓目之整體印象中較為深刻之部分而判斷。若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，且使商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察。系爭申請商標與據以核駁核駁諸商標相較，皆有幾乎完全相同之「LC、記」結合「四分之三黑色圓形圖」之記圖樣，係於相關消費者寓目之整體印象中較為深刻之部分，而為相關消費者於選購時會以較易辨識或識別之處，自應以此部分為判斷二者是否構成商標近似，並未違反商標整體觀察原則。至原告雖提出族譜、繼承系統表、戶口名簿舊簿影本、大洋印刷廠負責人自述等，欲證明其依家族約定為有權使用系爭申請商標等情（見本院卷第49至57頁）。惟按商標法第2 條之規定，商標權之取得係採先申請註冊主義，依其登記之名義人為商標權人，以維持商標登記之公示性，本件原告檢送之文件僅可知家族決定由何人作為代表申請商標註冊，註冊商標權人可以合意授權他人使用，縱使申請註冊當時並無共有申請或併存註冊之制度，惟如欲共有商標，兩造仍可於商標法修正後變更為共有或移轉予原告，然卷內並無相關變更登記或取得併存同意之資料，且據以核駁註冊第71454 號商標之商標權人曾於88年6 月24日至103 年8 月31日授權予原告之公司代表人使用，於93年9 月
1 日至103 年8 月31日授權予原告使用（見核駁卷第13頁），足見原告及其代表人之前係因取得商標權人之授權，始得合法使用據以核駁諸商標之圖樣。」

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 熊誦梅