智慧財產法院105年度民著訴字第33號民事判決（2017.7.5）
原告 浩漢產品設計股份有限公司（著作權人）
被告 瑪帝鐵整合股份有限公司（商標權人）
上列當事人間排除侵害著作權行為等事件，本院於民國106年6月2日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告不得使用註冊第01721470號商標之馬蹄鐵圖案。
被告應將註冊第01721470號商標權移轉予原告。
事實及理由
...
三、兩造不爭執之事實：
（一）系爭商標為被告於103年4月9 日申請、經經濟部智慧財產局於104年8月1日核准註冊，專用期限至114年7 月31日，現仍為有效之商標。
（二）被告公司在核准設立、系爭商標在臺灣申請及核准時，代表人皆為謝O穎。
（三）MTT公司之代表人自101年10月23日設立迄今均為謝O穎。
（四）荷盛公司之代表人為謝O穎。
（五）謝O穎出面與原告洽談本件「馬蹄鐵」之商標圖案美工設計事宜。
四、本件爭點如下：
（一）系爭著作之「馬蹄鐵」標章圖樣是否由原告創作並享有著作權？
（二）本件系爭著作設計案之委託人是否為MTT 公司？該委託設計契約是否存在於MTT公司及原告間，而與被告無涉？
（三）被告未得原告之同意，為申請案號第103019276 號之「馬蹄鐵」標章圖樣商標之申請，是否已侵害原告之著作權？
（四）原告請求被告不得使用系爭「馬蹄鐵」圖樣以及應將系爭商標權移轉予原告是否合法？
（五）證人謝明穎是否為系爭著作之著作權人？
五、得心證之理由：
（一）系爭商標之「馬蹄鐵」圖案係由原告所創作：
原告主張系爭商標之「馬蹄鐵」圖案係由其所創作，故其享有系爭商標圖案之著作權等語，此與證人謝O穎於本院審理中證述其僅係提供設計概念予原告參考，最後仍係委託原告自行發揮完成設計；其認為系爭商標圖案之設計人係原告等語相符。
被告雖以前詞辯稱原告並未創作系爭著作圖案云云，然查，比較證人謝O穎所提供予原告參考之圖案，與經原告設計後提出予證人謝明穎確認之圖案，可知原告已就證人謝明穎提供之參考圖案，為創作之發想，進而設計出8 種不同造型變化之圖案。另將證人謝O穎提供之參考圖案與原告設計完稿所擇用之圖案加以比對，至少有下列差異：前者馬蹄鐵之曲線較為圓潤且為完整弧形，後者較像一般常見之馬蹄鐵曲線，且在M 字下方有婁空設計，而不具完整弧形；前者左右各穿3洞，後者左右僅各1洞；前者僅有M字，後者卻有MTT字串。故如此在圖形、曲線、英文字等變化組合下呈現之設計，系爭著作圖案與證人謝O穎提供之參考圖，已有不小之差異，而此差異已足認係經原告精神創作，而具有原創性之美術著作。故被告辯稱系爭著作圖案純係經證人謝O穎指示為之，而非係由原告設計者云云，並不足採。
（二）系爭著作圖樣之委託設計人係MTT公司：
１、查，MTT 公司確實存在，此有英屬安圭拉所頒發之商業行為登記證、維基網頁資料、經我國駐外使館公簽證之 MTT公司登記資料等件在卷可參，應無疑義。又證人謝O穎於本院審理中明白證述其當時係以MTT 公司負責人之名義與原告洽談合作細節，並以MTT 公司之名義委託原告設計本件系爭著作圖樣等語，此並有證人謝O穎與原告在討論參加IF作品競賽之過程中，曾於102年10月9日將MTT 公司之名稱、註冊國家、地址、董事姓名、聯絡地址等基本資料寄與原告知悉之電子郵件1封附卷可佐，與證人謝O穎前揭證述內容互核相符。
２、又查，MTT公司設立於101年10月23日；被告公司於103年1月13日經核准設立；英屬安奎拉商馬蹄星整合股份有限公司於104年5月26日經核准設立，而原告受委託設計系爭「馬蹄鐵」圖案之工段日期，約定在102年12月1日至31日，初稿完成日期為102年12月4日、最後完成日期為102 年12月24日，此業據證人謝O穎於本院審理中證述明確，並與卷附原告設計完稿單、電子郵件互核相符，堪認屬實。準此，約定之工段期間既在102年12月1日至31日，則原告受委託之日期至少係於102年12月1日前，應無疑義。據此，證人謝O穎代表MTT 公司委託原告設計系爭著作圖案時，被告公司既尚未設立，證人謝O穎自無由代表被告公司委託原告進行設計。綜上所述，系爭著作圖樣之委託設計人係MTT公司之事實，應足堪認定。
（五）綜上所述，系爭著作權人係原告、委託原告設計之人為MTT 公司，且本件依卷內證據資料既無法證明被告已取得原告就利用系爭著作，將之申請商標並加以使用之同意或授權，則被告將系爭著作圖案持以申請商標註冊並獲准，已侵害原告之系爭著作權，獲取系爭商標之不當利益，故原告依著作權法第84條規定請求排除侵害，並依民法第 179條規定請求被告將系爭商標移轉予原告，為有理由，應予准許。
智慧財產法院第三庭
法 官 蕭文學
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