(商標 真品平行輸入 權利耗盡 指示性合理使用) 司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號

會議次別：	司法院 106 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果 第 2 號
會議日期：	民國 106 年 05 月 08 日
座談機關：	司法院
相關資料：	法條(3)‧司法判解(0)‧行政函釋(0)‧法學論著(0)‧附　　件(0)
問題要旨：	經銷商或是零售商將商標權人已同意流入市場附有商標之真品轉售或促銷 時，如使用商標權人之商標另行刊登廣告或發行型錄促銷時，是否會侵害 商標權？
法律議題：經銷商／零售商為轉售或促銷商標權人已同意流入市場附有商標之真品時 ，除真品本體外，如使用商標權人之商標另行刊登廣告或發行型錄促銷時 ，是否侵害商標權？ 討論意見：甲說： （一）商標法第 68 條雖明定商標權人可排除他人使用之範圍，主要目的 在於確保商標指示商品或服務來源之功能不受破壞，並保護相關消 費者不致發生混淆誤認之虞；然應適用第 36 條第 2 項本文之權 利耗盡原則，故商標權人就第 36 條第 2 項附有註冊商標之商品 ，由商標權人或經其同意之人於國內外市場交易流通，商標權人不 得就該商品於市場繼續流通時主張商標權。例外事由，如商品遭變 動後，客觀上足以影響相關消費者決定購買商品之意願或購買商品 之價格，經變動部分致相關消費者混淆誤認之虞，則因該等遭變動 後之商品與原商品間，有實質之差異，即不適用權利耗盡原則，合 先敘明。 （二）所謂權利耗盡原則或首次銷售理論，係指商標權人或被授權人在市 場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時，即已取得報酬，故附 有商標之商品由製造商、零售商至相關消費者之垂直轉售過程已存 在商標之默示授權使用，而商標權已在商品第一次販賣時耗盡，當 商品後續於市場繼續流通時，商標權人即不得就該商品再主張其商 標權，商品購買人得自由使用或處分商品。又我國商標法係採國際 耗盡原則，亦即商標權人對於經其同意流通於市場之商品，不論第 一次投入市場在國內或國外，均不能再主張權利，不能禁止真品平 行輸入。 （三）假設某甲欲透過網路「轉售」標有 A 商標之商品，對於該 A 商 標權已耗盡（非第一次銷售）之真品，如果將該真品以照片或影像 檔陳列於網路購物等相關網頁，並在真品影像旁標示 A 商標，甚 至將 A 商標之字樣放大。雖已符合商標法第 5 條所定義之商標 使用，然甲所販售者既為 A 商標之權利人所製造並同意流通於市 場上之真品，甲使用 A 商標之行為，不致破壞該商標指示商品或 服務來源之功能，亦不會造成相關消費者混淆誤認之虞。準此，被 上訴人於系爭商品旁適度標示系爭商標，以行銷系爭商品，應適用 權利耗盡原則，未違反商標法第 68 條之規範，不構成商標權之直 接侵害。 乙說： （一）商標法第 36 條第 2 項規範的「權利耗盡」，應係指對該等附有 商標之真品，不得主張權利。除得持有、陳列、販賣、輸出或輸入 該真品外，為促銷該真品的目的，自行將商品上所標示之商標單獨 使用於商業文書或廣告的行為，是否為商標法第 36 條第 2 項之 「權利耗盡」不得主張權利之範圍，目前司法實務上縱有歧見，但 商標法第 36 條係有關商標權除外之規定，其內容共 2 項，除第 2 項之「權利耗盡」原則外，尚包括第 1 項之「指示性合理使用 」之行為。所謂「指示性合理使用」，係指以他人之商標指示該他 人之商品或服務，此種使用方式，係以他人商標指示他人之商品或 服務，並未破壞該商標原來正確指示來源之功能，類此使用情形， 若能滿足下列判斷因素之檢驗，依商標法第 36 條第 1 項第 1 款之規定，應不受他人商標權效力所拘束： 1.符合商業交易習慣的誠實信用方法 指行為人主觀上沒有不正當競爭或攀附他人商標之意圖，客觀上 使用之事證須符合誠實信用方法，並無不正確或非真實的表示， 或有意圖影射或攀附他人商標之商譽而致影響公平競爭秩序等情 形。 2.使用他人商標為必要行為 係指行為人為標明自己商品或提供服務之目的、用途或內容，有 使用他人商標之必要性；如為傳達自己商品配件或零件係來自他 人之商標商品，若不使用他人商標加以說明，將無法令消費者輕 易辨識。但仍須符合工商業誠實慣例使用。 3.使用之結果不會造成相關消費者對於商品或服務來源，產生混淆誤 認之虞 使用他人商標，必須沒有任何暗示係由商標權人贊助、保證等關 係，行為人應證明其行為，足以反應他人與行為人間商品或服務 之真實及精確關係，不得造成相關消費者對產品或服務來源或品 質的混淆，而且不能從事傷害對手而有不公平競爭之行為。 （二）按為轉售或促銷商標權人已同意流入市場之附有商標的真品時，在 網路上陳列該附有商標之真品，甚至是以該真品所標示之商標另行 刊登廣告或發行型錄促銷行為，若係為對消費者提供正確、真實的 商品資訊，屬於必要之使用行為，且其使用符合商業交易習慣的誠 實信用方法，亦不會造成相關消費者對商品或服務來源有產生混淆 誤認之虞的結果，則該等行為宜依商標法第 36 條第 1 項第 1 款所涵蓋之指示性合理使用概念，應不受商標權之效力所拘束，而 非以第 2 項權利耗盡之理論論之。至於本題所界定之行為主體為 商標權人之經銷商／零售商，依此等主體之性質，其前述行為於商 業上之評價更屬正當及習見，於具體個案時，以指示性合理使用判 斷其行為是否適法，更不待言。 初步研討結果： 多數採乙說（甲說：2 票；乙說：9 票） 大會研討結果： 採乙說（經付大會表決結果：參與表決人數 29 人，採甲說 0 票，採乙 說 23 票）。 相關法條： 商標法第 36 條： 下列情形，不受他人商標權之效力所拘束： 一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務 之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說 明，非作為商標使用者。 二、為發揮商品或服務功能所必要者。 三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服 務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示 。 附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權 人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其 他正當事由者，不在此限。