智慧財產法院106年度行商訴字第50號行政判決(2018.08.01)
原告 德商阿迪達斯公司（adidas AG）
主 文
「訴願決定及原處分均撤銷。
被告應就申請第103028298 號「3-Stripes jacket」商標為准予
註冊之處分。」
事實及理由
「 一、事實概要： 原告前於民國103 年5 月20日以「3-Stripes jacket」商標
（圖樣中「以虛線表示之夾克外觀圖樣」聲明不專用），指
定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第25
類之「夾克」商品，向被告申請註冊（下稱：系爭申請商標
，如附圖1 所示）。經被告審查，認系爭申請商標圖樣之設
計僅屬具美學功能之裝飾性圖案，不足以使商品之相關消費
者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別
，不具識別性，又原告雖聲明不就「以虛線表示之夾克外觀
圖樣」主張商標權，惟本件整體商標圖樣不具識別性，為不
得聲明不專用之情形，依商標法第29條第1 項第3 款規定，
應不准註冊，乃以105 年10月4 日商標核駁第374290號審定
書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以106 年
3 月24日經訴字第10606302670 號為訴願駁回之決定，原告
不服，遂向本院提起行政訴訟。...
本件兩造之爭執點為：
系爭申請商標是否有商標法第29條第1 項第3款之規定而不得註冊？
（三）商標法第29條第1 項第3款規定部分（先天識別性）：
...
2.經查，系爭申請商標整體圖樣，係不限定於夾克任何一
側，使用於肩膀至袖口處的3 條平行線圖形，此據原告
訴訟代理人陳明在卷（見本院卷1 第140 頁）。原告雖
主張該3 條平行線圖形具有先天識別性云云，惟參酌被
告提出之運動服飾商品網頁資料，國內運動服廠商經常
將單一或複數線條作為運動服飾側邊之圖案，而相關服
飾業者亦習以各色複數線條以直向或橫向排列設計作為
衣服商品之圖案，俾以增加服飾商品之視覺美學（見本
院卷2 第507-564 頁），且該3 條直線條紋圖，為習見
之線條又未經特殊創意性設計，是依一般社會通念，系
爭申請商標之3 條直線條紋圖，對消費者而言，不僅該
標識不具有指示商品或服務來源的功能，非傳達商品或
服務本身或其內容的相關資訊，即便從競爭者的角度而
言，相關競爭同業在一般交易過程中，尚無需要用來表
示商品或服務本身或其品質、功用或其他特性有關的說
明，故系爭申請商標圖樣，予消費者之認知僅為該等夾
克衣袖外側3 條平行直線條紋，尚難認識其為指示商品
來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具固有
識別能力，而不具先天識別性。
3.原告主張：虛線構圖部分僅係為更清楚顯示本件系爭申
請商標（實線部分）在商品上所佔之特定位置與比例而
輔助勾勒出，以提供較佳之視覺效果，原告已明確聲明
衣服整體形狀之虛線部分不在申請註冊商標權利範圍內
，故被告不應再將虛線部分納入商標識別性與否之考量
云云（見本院卷1 第16頁）。惟查，商標識別性之判斷
須以整體觀察為之，以位置商標為例，傳統平面文圖商
標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務
的特定位置，若該位置為商標識別的重要特徵，其文圖
、顏色或立體形狀未施用於該特定位置，可能會喪失其
指示商品或服務來源的功能，因此，申請位置商標者，
商標圖樣應以虛線表現商標使用於商品或服務的位置，
並於商標描述就商標本身及其使用之方式、位置等詳加
說明，則原告既係主張系爭申請商標為使用於夾克之肩
膀至袖口處之3 條平行直線之圖樣，並以虛線構圖標示
指定之夾克商品，則被告於審查系爭申請商標案時，必
須就商標整體外觀為之，自然會包含圖形及所在夾克商
品之特定位置，故被告於審查過程，就3 條平行直線及
所施用於特定肩膀至袖口處之位置整體圖樣，審查是否
具有識別性，虛線僅係作為被告判斷圖樣位置之參照，
並不影響識別性之判斷，是原告前開主張，尚無可取。
（四）商標法第29條第2 項規定部分（後天識別性）：
1.按92年11月28日施行之商標法增訂立體、單一顏色及聲
音商標之保護，並訂定「立體、顏色及聲音商標審查基
準」。嗣因國際間開放受理更多新型態商標註冊，為順
應國際潮流，並保障業者營業上之努力成果，100 年6
月29日修正公布之商標法（以下簡稱本法），開放任何
足以識別商品或服務來源之標識，皆能成為本法註冊保
護之客體，並例示商標得由文字、圖形、記號、顏色、
立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成
（商標法第18條），商標保護之客體不再以列舉者為限
，亦即，任何足以識別商品或服務來源之標識皆可為本
法保護之客體，非傳統商標自不以法條所例示之顏色、
立體形狀、動態、全像圖、聲音商標為限，其他依嗅覺
、觸覺、味覺等可感知之標識，在符合本法識別性規定
時，皆有可能申請註冊商標，進而受到本法之保護。以
本件非傳統商標申請註冊之「位置商標」為例，即指將
標識使用在商品特定位置作為指示商品來源的商標，然
該特定「位置標識」要獲得商標保護，必須具有指示商
品來源之功能，亦即，在交易上已成為指示申請人商品
之標識，並得藉以與他人之商品相區別為必要。
2.按有前項第1 款（僅由描述所指定商品或服務之品質、
用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者）或第3
款（僅由其他不具識別性之標識所構成者）規定之情形
，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務
之識別標識者，不適用之，商標法第29條第2 項定有明
文。查系爭申請商標之3 條線圖樣，乃不具先天識別性
的標識，已如前述，惟如經原告於市場行銷使用後，相
關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，此
時，該標識具有商標功能，此種識別性係經使用而取得
，非標識本身所固有，故又稱之為「後天識別性」或「
第二層意義」，此際，當原來不具識別性的標識取得後
天識別性，對消費者而言，該標識的主要意義已轉變為
來源的指示，而成為消費者對該標識的主要認知，故商
標為描述性或其他不具先天識別性的標識，如經申請人
使用且在交易上已成為申請人商品之識別標識者，即為
標識取得「後天識別性」，基於取得商標第二層意義而
具有之後天識別性，即得核准其註冊。至於商標後天識
別性之判斷，依商標法施行細則第29條規定，應由申請
人提出相關事證證明之。此外，在考量原不具識別性之
標識是否因申請人之使用取得後天識別性時，可審酌下
列證據：(1)商標的使用方式、時間長短及同業使用情形
；(2)銷售量、營業額與市場占有率；(3)廣告量、廣告費
用、促銷活動的資料；(4)銷售區域、市場分布、販賣據
點或展覽陳列處所的範圍；(5)各國註冊的證明；(6)市場
調查報告；(7)其他得據為認定有後天識別性的證據等資
料，綜合審酌之。
3.經查，原告就其已取得後天識別性已提出下列事證：
(1)商標的使用方式、時間長短及同業使用情形：原告
長期廣泛印製中文、英文及德文等不同語文之商品型
錄，製作各式廣告於平面報章雜誌或電視等媒體強力
播放，並持續贊助各種體育運動賽事，包括西元2008
年北京奧運、2010南非世界盃足球賽、2014年巴西世
界盃足球賽（見申請卷第43-45 頁）原告早自民國
62年在台陸續獲准註冊為第54532 號商標（見附圖2
）、第54533 號商標（見附圖3 ）、第54534 號商標
（見附圖4 ）、第72937 號商標（見附圖5 ）、第95
399 號商標（見附圖6 ）、第1456981 號商標（見附
圖7 ）、第1534125 號商標（見附圖8 ），且幾乎原
告在台灣市場銷售之所有運動衣、褲、鞋各側邊部分
，例如夾克之肩膀至袖口處皆使用三條線標誌商標。
原告亦單獨使用單純三條線於其所產製之運動衣、
褲、鞋上，包括僅標示單純三條線商標之商品型錄影
本、西元2006年11月4 日有關原告在台北之忠孝旗艦
店正式開幕所舉辦之「3-Stripes are coming !（三
條線商標來了！）」活動之新聞報導（見申請卷第87
-91 頁）。
(2)銷售量、營業額與市場占有率：原告之3 條線商品自
西元2005年至2007年在台灣之銷售額如下：2005年：
超過3 億1 千8 百萬元；2006年：超過3 億6 千6 百
萬元；2007年：超過4 億1 千4 百萬元。系爭申請商
標夾克上衣商品自西元2011年至2013年之年銷售額如
下：2011年：約2 億4171萬元；2012年：約2 億7971
萬；2013年：約3 億1887萬元。
(3)廣告量、廣告費用、促銷活動的資料：原告於審查階
段提出西元2012至2014年在台灣各大報章雜誌上有關
系爭申請商標商品的促銷活動或報導之彩色影本（見
申請卷第93-137頁）；3 條線產品自西元2005年至20
07年在台灣之廣告促銷費用如下：2005年：超過5 千
4 百萬元；2006年：超過6 千1 百萬元；2007年：超
過6 千7 百萬元。西元2011年至2014年原告邀請代言
人拍攝廣告並刊登於台灣各大平面報章雜誌及電視，
發行商品型錄及文宣，舉辦各式運動競賽活動，專賣
店之店頭刊版及店內外設計，與健身房合作舉辦運動
訓練營等行銷活動之廣告費如下：2011年：超過2 億
2 千5 百萬元；2012年：超過2 億6 千8 百萬元；20
13年：超過2 億8 千9 百萬元；2014年：超過3 億6
千1 百萬元。
(4)銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範
圍：系爭申請商標商品已在全國約370 個運動用品店
、百貨公司長期廣泛銷售（見申請卷第138-141 頁背
面）。
(5)各國註冊的證明：系爭申請商標已於歐盟、法國、德
國、比荷盧、英國、美國、加拿大、南韓、中國大陸
、香港、新加坡、泰國、澳洲、紐西蘭、希臘、西班
牙、智利、丹麥、愛爾蘭、墨西哥、南非等國取得平
面商標註冊，而於日本亦取得立體商標註冊，有原告
提出之各國註冊資料為憑（見申請卷第142-187 頁、
本院卷1 第207-221 、268 、317 頁）。
(6)市場調查報告：申請人於申請時提出其於西元2007年
針對三條線運動衣褲於臺灣作成之市場調查報告（見
申請卷第188-196 頁背面），嗣於本院訴訟程序中亦
提出其委託中華徵信所企業股份有限公司（下稱：中
華徵信所）於107 年2 月2 日至107 年2 月14日調查
訪問之「三條線之商標識別度調查」市場調查報告（
下稱：系爭市調報告）（見本院卷2第610-716頁）。
3.原告提出之系爭市調報告，雖應排除作為認定系爭申請
商標具後天識別性之證據（理由詳後述），惟綜觀其提
出之前揭後天識別性之使用證據資料，可知，原告於系
爭申請商標申請前，便已投入大量之行銷與廣告費用，
更至少於100 年起，即有使用系爭申請商標於夾克袖口
外側之情（見申請卷第93-96 頁），且系爭申請商標已
於諸多國家取得商標註冊，是綜合原告前揭提出之使用
證據，隨著實際使用情形及時間經過而變化，應可證明
系爭申請商標具有後天識別性。
4.被告抗辯：原告稱其在我國之行銷據點眾多、營業額及
廣告行銷費用鉅大，惟其所稱營業額及行銷費用應係指
所有愛迪達商品在我國之全部營業額及廣告行銷費用而
言，而由前揭資料並無法得知標示系爭申請商標商品之
實際營業額、廣告數量；且據檢附之商品型錄，其3 條
線圖樣均搭配其外文「adidas」及「三葉設計圖形」商
標使用，客觀上消費者係以該外文「adidas」及「三葉
設計圖形」作為區辨商品來源之識別標誌云云（見本院
卷1 第107 頁）。惟查，原告前揭所舉使用證據資料，
並非全數使用系爭申請商標之商品均有搭配「adidas」
及「三葉設計圖形」商標使用（見申請卷第48、115 頁
）。況查，商標法並無規定不得併行使用2 商標，亦未
要求欲證明取得後天識別性，需以單獨使用之證據證明
之，故即便系爭申請商標多與「adidas」及「三葉設計
圖形」商標合併使用，惟系爭申請商標使用之時間甚長
，且其廣告方式多係贊助知名運動員所參與之大型運動
賽事或係由知名藝人廣告代言，而經報紙及雜誌等廣告
媒體傳播，而使得更多消費者得以接觸系爭申請商標，
並將之與「adidas」商標或原告之商業名稱「Adidas」
產生一定之聯結，因「adidas」及三條斜線商標已廣為
消費者所知悉，並強烈指示該商品之特定來源為原告，
則經原告長期大量合併使用及廣泛行銷之結果，已促使
消費者將原僅具裝飾性效果之系爭申請商標圖樣與原告
產生聯想，可徵，確有相當數量之消費者於購買使用系
爭申請商標之商品，而能識別其來源為原告所屬adidas
（愛迪達）之品牌商品。
5.被告抗辯：系爭申請商標，依現今相關消費者之認知，
為運動服商品習用之裝飾線條圖（無論單複數線條），
而非識別來源的標識云云（見本院卷第505 頁），並提
出以「衣服夾克3 條線加裝飾之用」作為關鍵字檢索自
網路超級商城平台若干衣服圖片（見本院卷2 第507-56
4 頁）；復以，我國小學、國中的體育服也有類似本件
系爭註冊申請商標的三條線圖樣設計，桃園縣文山小學
的體育服就是一模一樣的3 條線云云（見本院卷2 第53
8 、593 頁）。查被告於本院審理時自陳：「至於該些
商品的圖片是何時存在，並無法確認，可以確認的是目
前這些商品全都還有在販售中。」云云（見本院卷2 第
593 頁），惟按系爭申請商標是否取得後天識別性，應
以申請時為斷，然被告既無法確認系爭申請商標申請時
，是否有前揭商品之販售與使用，加以被告所提出之區
區數張圖片，相較於原告提出之系爭申請商標的使用證
據，不僅數量不多，且無具體銷售或行銷區域等數據可
參，自難以前揭若干衣服圖片，推認消費者並未以系爭
申請商標辨別來源。再者，系爭申請商標係因線條本身
係原屬裝飾性之用而不具有先天識別性，僅能透過市場
上之行銷使用，而使相關消費者認識其為商品或服務來
源之標識，若以線條為裝飾性圖案之理由推論系爭申請
商標不具後天識別性，不啻使得系爭申請商標永無取得
後天識別性之可能，益徵，被告前揭抗辯，並不可採。
...
7.被告另辯稱：從競爭的角度觀之，其他競爭同業於交易
過程亦有使用線條圖於衣袖外側之需要，若賦予原告排
他專屬權，將影響巿場公平競爭，顯失公允云云（見本
院卷2 第505 頁）。惟查，原告訴訟代理人已於本院言
詞辯論期日明確陳稱：「至少我們瞭解現在的現況，原
告在取得鞋子的三條線商標跟腋下的三條線商標後，他
們在採取保護權利的行動時，都是只針對外觀是使用三
條線且看起來也跟愛迪達商標非常近似或混淆，他們才
採取法律行動，據我瞭解，他從來沒有針對一條、兩條
或四條、五條採取法律行動。且假設有使用，善意先使
用的主張還是有可能存在。」、「世界各國有很多的申
請案，…就我所知，目前也沒有產生什麼很嚴重的後果
，台灣的情況又更特別，因為臺灣早就准三條線了，其
實鈞院目前考慮擔心的問題其實早就已經在了，那個範
圍又更大，愛迪達沒有因為那個商標的存在就去告所有
的衣服類，原告對於權利的取得及行使還是有相當的謹
慎，今天這件的範圍是更明確更限縮，如果准了，會讓
業者覺得這是人家指定的商標存在，一般做裝飾性的你
可以去做，做分別，我相信愛迪達認為三條線就是他獨
創的，希望別人不要用。被告提出的網路的圖片有兩條
線也有一條線，並不是全部是三條線，原告一直的主張
就是三條線，實務上我們代理他，他也不會主張一條線
或兩條線，單純以複數條紋做裝飾並不在他主張的權利
行使範圍。」（見本院卷2 第594 、595 頁）。準此，
本院雖認為系爭申請註冊之3 條線圖樣，已取得後天識
別性，得做為指示商品或服務來源為原告之依據，但並
未排除市面上其他廠商生產之夾克衣袖外側採用線條圖
案作為裝飾性圖案之用，又即便於夾克衣袖外側使用與
系爭申請商標全然相仿之3 條直線條紋圖案，究竟其目
的係做為美學功能之裝飾性圖案，抑或是做為指示特定
商品或服務來源之標識，仍須依個案情況進行判斷，且
亦不無主張善意先使用之可能，尚不致於當然構成侵害
系爭商標權或排除他人使用致影響市場之公平競爭，是
被告上開所辯，尚無可採。
8.此外，系爭申請商標已於世界各國申請獲准商標註冊，
而我國於相同位置商標圖樣審查及司法實務判斷，當不
應自絕於國際社會之外，雖我國於市面上仍有若干於夾
克衣袖外側使用與系爭申請商標相仿之直線條紋設計圖
案，惟此等於夾克衣袖外側使用直線條紋圖案之商標識
別性，隨著時代演進，尤其相對年輕族群消費者對於其
為表彰商品來源標識而具有商標識別性之認知，自係遠
較於中高年齡層消費者更為強烈，亦屬不爭事實，佐以
，系爭申請商標之愛迪達品牌運動商品所訴求之相關消
費者，既以學生或年輕族群為主，本院於本件系爭申請
商標註冊個案之判斷，自不能無視此一客觀事實，又考
量原告自陳歷來對於業已取得相同於系爭申請商標圖樣
之商標於指定使用商品（如附圖2-8 所示），均係採行
自我約束之商標權利行使，且為衡平我國長期以來市面
上仍有若干於夾克衣袖外側使用直線條紋圖案之事實，
更避免無端衝擊第三人之事業經營，是原告日後於取得
系爭申請商標註冊後，尤應審慎行使商標權利，併此敘
明。」
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 伍偉華
法 官 張銘晃
沒有留言:
張貼留言