時尚法(商標 商標使用) 「冰晶」註冊商標 v. 「de冰晶」舒緩凝膠商品：原告的「冰晶」註冊商標為「暗示性商標」，具有「先天識別性」，其行銷相當時日，就在臺灣的知名度而言，亦具有「後天識別性」。被告要主張商標法36的「合理使用」，須以「非商標使用」為前提。被告侵害原告商標，應負擔損害賠償責任。損害賠償計算方式為：「被告商品銷售額」X「兩造同意以同業利潤標準淨利率」。

侵害瑞士冰晶商標　第一化粧品判賠千萬 蘋果日報2017.03.22

「勇兆國際公司1995年取得瑞士冰晶CRYOS美容保養品及化粧品台灣總代理權，並以「冰晶」註冊商標，事後發現第一化粧品廠2006年起盜用「冰晶」商標，販售「de冰晶舒緩凝膠」10年多，憤而提告。智慧財產法院認定第一化粧品未經授權擅以「冰晶」作為商標，用來行銷商品，今判第一化粧品公司及負責人陳鵬州須連帶賠償勇兆1773萬餘元。...」

智慧財產法院105年度民商訴字第29號民事判決(2017.03.06)

原告 勇兆國際有限公司
被告 第一化粧品廠股份有限公司

主文
被告應連帶給付原告新台幣17,732,386元。

事實及理由...

三、兩造不爭執事項：

(一)原告早於84年7 月20日即已向主管機關經濟部中央標準局註冊登記「冰晶」中文字樣之商標名稱及圖樣專用權，指定使用商品為「商標法施行細則第49條第三類化粧品、保養品」，專用期間自85年11月1 日至105 年10月31日。並自85年迄今將上開「冰晶」中文字樣之商標名稱用於所代理世界知名之瑞士「CRYOLAB S.A.」公司所生產之「CRYOS 」品牌美容保養品及化粧品（及包括「肌膚滋養霜」、「乳霜」、「全日霜」、「日霜」、「晚霜」、「唇霜」、「面霜」、「眼霜」、「潤膚露」、「潔膚乳液」、「去角質霜」、「再生面膜」…等產品均在內）等產品之商標。

(二)被告等係於96年間開始製造並分別於「台北延平旗艦店」、「台北天水總店」、「臺北阪急百貨臺北店（6F舒活家居館）」、「台北京站時尚門市（B1 Q小路）」、「台北環球購物中心中和店」、「台北環球購物中心板橋店」、「臺北板橋麗寶百貨廣場店」、「臺北微風松高店」、「桃園統領專櫃（2 樓）」、「桃園機場第二航廈（義美台灣銘品館2 樓）」、「中壢大江購物中心」、「台中新時代門市」、「台南focus 門市」、「台南南紡夢時代門市」、「高雄環球購物中心新左營車站店」、「高雄夢時代門市」、「屏東環球購物中心屏東店」等通路販售系爭「de冰晶舒緩凝膠」美容保養品。

(三)原告於104 年12月14日以台北敦南郵局存證號碼1540之存證信函請被告停止使用及販售系爭「de冰晶舒緩凝膠」美容保養品。被告等於收受上開郵局存證信函後即105 年12月24日將系爭「de冰晶舒緩凝膠」自上開各通路予以下架回收，並停止販售。

四、本件經依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1項第3款、第3項規定，整理並協議簡化爭點如下： 

(一)被告等是否將所販售系爭「de冰晶舒緩凝膠」其中「冰晶」一詞作為商標使用及是否構成商標之合理使用？
(二)系爭「冰晶」一詞是否以為業界普遍使用於化粧品及美容保養品產品之詞彙，致相關消費者非以「冰晶」一詞作為識別商品來源之依據？
(三)系爭商標是否構成商標法第63條第1項第4款之廢止事由？
(四)被告是否具有侵害原告商標權之侵權行為？
(五)原告是否得依商標法第71條第1項第2款請求被告賠償？
(六)原告得否請依公司法第23條第2項之規定，請求被告連帶負損害賠償責任？

五、得心證之理由：

(一)被告等是否將所販售系爭「de冰晶舒緩凝膠」其中「冰晶」一詞作為商標使用及是否構成商標之合理使用？...

3.再商標法第36條第1 項為商標權侵害行為之法定免責事由，而第1 款為合理使用之例示，惟如被告故意將自己名稱等突顯使用，致讓消費者認為是標榜商品的商標，致消費者對其指示的商品來源產生混淆誤認之虞，或有不公平競之虞者，即難謂屬商業交易習慣之誠實信用方法，應不該當本款之合理使用。故主張本條合理使用者，須以「非作為商標使用」為前提。

觀諸如附件2 所示被告第一化粧品廠股份有限公司（簡稱第一公司）之註冊商標，固然主要顯示為「de」二英文字母，惟經被告所提第一公司使用在其產品圓形塑膠外盒暨小包裝隨身袋，圓形塑膠外盒係標示「de冰晶」，字體大小相同；小包裝隨身袋亦標示「de冰晶舒緩凝膠」字體大小相同，「舒緩凝膠」顯然為商品名稱。另參見原證2 、12被告第一公司商品網頁，更將商品單獨登載為「冰晶Cool-down Gel 」、「de第一化粧品冰晶」，依該網頁記載顯然「Cool-down Gel 」為「舒緩凝膠」商品名稱。

是被告第一公司所為上開「冰晶」標示，其使用非僅為說明其商品或服務或名稱等，主觀上應有以「冰晶」二字表彰自己商品來源之意思及行銷商品之目的，客觀上所標示者足以使相關消費者認識其為商標，而應有意圖影射或攀附「冰晶」商標的商譽，顯已構成商標之使用，尚難認定符合一般商業誠實標示習慣表示被告第一公司之商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，亦難謂係以合理使用之方法表示自己之註冊「de」商標。依前開說明，被告自不得據商標法第36條第1 項第1 款之規定，抗辯係合理使用而可免責。

4.被告另稱「冰晶」一詞依教育部重編國語辭典修訂本網頁資料所示，其詞義為「氣溫在攝氏零度以下時，空氣中的水蒸氣凝結而成的結晶狀微小顆粒，需在顯微鏡下才能辨視，具有六角柱、六角片、樹枝狀和針狀等各種形狀」，故取「冰晶」一詞用作化粧品及美容保養產品之商品名稱，係取其「保濕、涼爽、舒適、舒緩、補水」之寓意；「冰晶」一詞客觀上已難使相關消費者認識其為商標，消費者於選購「冰晶」名稱之商品時，並非藉「冰晶」一詞作為辨別商品來源之依據云云。

按識別性與混淆誤認成正比，故識別性越強之商標，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。申言之，創造性或新奇性之商標識別性最強，而以習見事物為內容之隨意性商標，或以商品、服務相關暗示說明為內容之暗示性商標，其識別性均較創造性商標為弱，仍具商標識別性，而具識別性商標，第三人稍有攀附，即可能引起相關消費者或購買者產生混淆誤認。

再按原告之「冰晶」商標，僅係由中文所組成，為既有詞彙，釋義則原為「氣溫在攝氏零度以下時，空氣中的水蒸氣凝結而成的結晶狀微小顆粒，需在顯微鏡下才能辨視，具有六角柱、六角片、樹枝狀和針狀等各種形狀」，有被告提出之被證4 教育部重編國語辭典修訂本網頁（本院卷第56頁）可憑。而「冰晶」一詞若用作化粧品及美容保養產品之商品名稱，則係取其「保濕、涼爽、舒適、舒緩、補水」之寓意，為被告所自承，故原告之「冰晶」商標有對其所指定商品之說明及暗示可達到肌膚「保濕、涼爽、舒適、舒緩、補水」，應屬暗示性商標，與其指定使用之商品本身或其品質、功用或其他特性並無關連，仍應具有一定識別性，故被告稱「冰晶」一詞客觀上已難使相關消費者認識其為商標云云，並不足採。

(二)系爭「冰晶」一詞是否以為業界普遍使用於化粧品及美容保養品產品之詞彙，致相關消費者非以「冰晶」一詞作為識別商品來源之依據？

1.同前所述，原告「冰晶」商標屬暗示性商標，與其指定使用之商品本身或其品質、功用或其他特性並無關連，仍應具有一定先天識別性。 

2.被告依被證5 至24所示，主張目前市面上至少尚有至少20餘種商品，皆以「冰晶」一詞作為商品名稱，足見以「冰晶」一詞使用於化粧品及美容保養品，並無任何使消費者混淆誤認商品來源之可能，相關消費者於選購「冰晶」名稱之化粧品及美容保養品時，仍會就識別該商品來源之各家商標予以辨識云云。

惟查，原告之「冰晶」商標早於84年7 月20日即已向主管機關申請註冊登記，並於85年12月1 日註冊公告，並指定使用商品為「化妝品、保養品」，且依原告所提出之原證4-6 ，實際使用在化粧品及美容保養品，業已行銷相當時日，就臺灣知名度而言，任何人聽聞或目睹具有「冰晶」商標之化粧品及美容保養品，均會與原告公司產生聯想，是原告「冰晶」商標具備後天識別性。故即使「冰晶」一詞為業界經常使用於化粧品及美容保養品產品之詞彙，仍不會使「冰晶」商標喪失識別性，而致相關消費者非以「冰晶」一詞作為識別商品來源之依據。

(三)系爭商標是否構成商標法第63條第1項第4款之廢止事由？ 

1.按商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1 項第4 款定有明文。意指商標註冊後，倘因商標權人不當使用或怠於維護其商標之識別性，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之考量，避免阻礙市場競爭者參與競爭，故明文商標專責機關應廢止其註冊。申請廢止商標者，對上開事實應負舉證責任。因商標之廢止，係對已授予之商標專用權事後予以剝奪，故要求較強之證據證明力；必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法，係做為商品之通用名稱使用，而非做為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊（最高行政法院104 年度判字第488 號判決參照）。 2.被告依被證5 至24所示，主張目前市面上至少尚有至少20餘種商品，皆以「冰晶」一詞作為商品名稱之情。惟參原告所提出之原證7 、8 關於Google、Yahoo 網頁查詢資料，仍具有「冰晶」指為原告公司或原告公司所生產之化粧品及美容保養之事實，Google網頁查詢資料並為頁面搜尋結果第一名。足見縱有市面上常以「冰晶」指向化粧品及美容保養品等商品名稱，惟所謂之「冰晶」仍然能夠讓消費者聯想到係原告公司所生產之化粧品及美容保品，是其商標仍具有識別及表彰商品來源之特徵，揆諸前開說明，系爭商標自不符合現行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由。

(四)被告是否具有侵害原告商標權之侵權行為？

1.查原告「冰晶」商標，雖為既有之詞彙，而非其所指定商品之說明，應屬暗示性商標。其作為「化粧品、保養品」商品之標識，並經原告自84年7 月20日起在臺灣獲准註冊取得商標權（如附件1 ），即應具備相當之識別性，均如前述。 

2.原告「冰晶」商標確實由被告為行銷化妝品、保養品等商品為目的而於95年起在上開通路及網路上大量使用（參上開不爭執事項）。被告既然大量使用與原告同一之「冰晶」商標，即被告於網路上使用系爭商標確易使人將系爭商標誤認為原告販賣商品所使用。 3.查原告「冰晶」商標指定使用於「化粧品、保養品」商品，被告第一公司亦將「冰晶」商標使用於等化粧品、保養品等商品，實可認被告第一公司於同一商品使用相同於原告註冊商標之「冰晶」商標。又其使用非僅為說明其商品或服務或名稱等，主觀上應有以「冰晶」二字表彰自己商品來源之意思及行銷商品之目的，客觀上所標示者足以使相關消費者認識其為商標，而應有意圖影射或攀附「冰晶」商標的商譽，業已前述，被告第一公司顯已構成商標之使用，構成商標法第68條第1 款侵害原告商標權之侵權行為。

(五)原告是否得依商標法第71條第1項第2款請求被告賠償？ 

1.本件損害賠償之範圍及其計算方法：商標權人請求損害賠償時，得就依侵害商標權行為所得之利益，作為賠償之金額；倘侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。商標法第71條第1 項第2 款定有明文。

被告雖主張依被告第一公司關於「冰晶」產品於104 年銷售資料及104 年同業利潤標準之淨利率相關標準表可知，被告冰晶產品於10 4 年之所得利益為19,054元（計算式：119,088 ×16%=19,054元）云云。

然參諸上開兩造不爭執事項，被告第一公司自96年間至105 年12月24日販賣「冰晶」產品，職是，不應僅計算104 年之所得利益。因被告第一公司確有侵害「冰晶」商標之行為，既如前述，故本院自應審究被告侵害系爭「冰晶」商標所得之利益為何，以作為計算本件損害賠償計算之基準如後。 

2.按納稅義務人未依規定期限辦理結算申報者，稽徵機關應即填具滯報通知書，送達納稅義務人，限於接到滯報通知書之日起15日內補辦結算申報；其屆期仍未辦理結算申報者，稽徵機關應依查得之資料或同業利潤標準，核定其所得額及應納稅額，並填具核定稅額通知書，連同繳款書，送達納稅義務人依限繳納；嗣後如經調查另行發現課稅資料，仍應依稅捐稽徵法有關規定辦理，所得稅法第79條第1 項定有明文。職是，財政部各地區國稅局依據普查結果訂定同業利潤標準，並報請財政部備查，而按行業別逐年更新。因同業利潤標準係屬推定之課稅方式，其所訂利潤通常均偏高，具懲罰之性質（參照最高法院98年度臺上字第2419號民事判決）。申言之，財政部所頒同業利潤標準表僅係供企業報稅及稅捐機關稽徵稅負使用，無法實際反應個別公司之具體成本，除非經兩造當事人同意，或確無他法外，不得逕引財政部所頒同業利潤標準表作為計算實際獲利之依據。

3.本件原告及被告均同意以同業利潤標準之淨利率計算被告第一公司銷售「冰晶」產品所得利益。再查，依原告向財政部北區國稅局桃園分局函詢被告第一公司自95年1 月1 日起至104 年12月31日止之營業人銷售額與稅額申報書，被告第一公司之總銷售金額為11億零827 萬4,107 元。其次，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222 條定有明文。

又於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2項定有明文。

是倘若法院依當事人所提出之資料，仍無從依商標法第71條第1 項第2 款計算數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第222 條第2 項規定，審酌一切情況核定損害賠償之數額，俾以適當填補商標權人所受損害。

本件被告方面僅提出104 年販賣「冰晶」產品之少量所得利益，而依兩造所提出之資料，實無從確實判斷被告第一公司就銷售「冰晶」產品所得利益金額，茲依民事訴訟法第222 條第2 項規定，以化粧品製造、批發之同業利潤標準之淨利率16% ，並再參諸被告所提被證2 所示被告第一公司行政院衛生署化粧品廣告申請核定表，被告「冰晶」產品係占所有產品之1/10，所計算之被告第一公司就銷售「冰晶」產品所得利益金額為（計算式：1,108,274,107 元×16% ×1/10=17,732,386元，元以下四捨五入）。 

智慧財產法院第三庭 法 官 范智達