智慧財產法院107年度民商訴字第29號民事判決(2020.2.10)
原 告 王O嵐
被 告 衣朵實業有限公司
主 文
一、原告之訴駁回。
壹、程序方面：
三、兩造不爭執之事實：
㈠原告先後於105 年3月18日、5月11日向智慧財產局申請註冊系爭商標，並指定使用於如附圖一、二所示旅行箱包等商品，經該局分別於105 年11月16日、12月16日核准註冊公告，現仍於商標期限內。
㈡原告於106年8月17日在蝦皮購物及奇摩拍賣網站，分別購得被告衣朵公司所販售如附表一、二所示使用如附圖一、二商標所示之系爭商品。
㈢被告衣朵公司之代表人為被告賴O妤。
㈣「包達人」商標為原告申請註冊，且原告有於其粉絲專頁及露天拍賣網站販售含有系爭商標之商品。
㈤「FK&FK」商標曾於101年5 月10日在中國大陸申請註冊，經核准於102年8月14日註冊公告。
㈥吳O紅曾於103年8月14日在中國大陸申請註冊「KORENKAB」商標，然未獲核准註冊。
㈦吳O紅及其經營之義烏市友好電子商務商行、牛發箱包公司與兩造均有業務往來，且為兩造之供應商。
㈧被告衣朵公司以「FK&FK」商標有違反商標法第30條第1項第12款規定為由，向智慧財產局申請評定，經智慧局於108 年10月9日作出評定不成立之處分。
四、本件爭點如下：
㈠原告申請註冊系爭商標有無違反商標法第30條第1 項第12款之規定？
㈡系爭商標有無商標法第36條第2 項前段國際耗盡原則之適用？
㈢被告有無故意或過失侵害原告之商標權？如有，原告請求被告負連帶賠償責任有無理由？賠償金額應為若干？
五、得心證之理由：
㈠原告申請註冊系爭商標有無違反商標法第30條第1 項第12款之規定？...
2.附圖一之「KORENKAB」商標：
⑴按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。前項第12款所規定之先使用之認定，以申請時為準，105 年11月30日修正前商標法第30條第1項第12款、第2項分別定有明文。
準此，仿襲而搶註他人先使用商標之構成要件有三：相同或近似於他人先使用之商標。他人商標先使用於同一或類似商品或服務。申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲意圖而申請註冊商標。又本款所稱「先使用」之商標，並不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。
⑵查「KORENKAB」商標曾經吳O紅於103年8月14日在中國大陸申請註冊商標（遭駁回未獲核准註冊），且原告有於其粉絲專頁及露天拍賣網站販售含有前開商標之商品，而吳O紅及其經營之義烏市友好電子商務商行、牛發箱包公司與兩造均有業務往來，亦為兩造之供應商，此為兩造所不爭執，並有該商標註冊公開資料可稽，堪認屬實。又依被告所提義烏市友好電子商務商行（經營者吳O紅）、牛發箱包公司（法定代理人劉O芳），其成立日期分別為103年4月18日、105年3月28日，及依被告所提阿里巴巴網頁賣場銷售資訊，均可見含有「KORENKAB」商標之旅行收納包組，及依被告所提義烏市友好電子商務商行出貨給原告之交易訂單資料顯示，原告自104 年12月31日起即有向該商行下單購買「KORENKAB」商標商品之情形，堪認「KORENKAB」商標於原告向我國註冊之前，確經吳O紅及其經營商行使用於廣告行銷，而有先使用商標之情事，則原告申請註冊該商標是否構成商標法第30條第1 項第12款之意圖仿襲而申請註冊，即應就原告作為經銷商，其申請註冊商標是否有獲得中國大陸原廠之同意予以判斷。
⑶原告雖主張註冊「KORENKAB」商標係獲得吳O紅及其經營商行之同意或授權，並提出其與吳O紅（暱稱「友好」）之通訊軟體QQ對話紀錄截圖及證人即原告配偶劉O賢之證詞為證。惟查，依該對話紀錄截圖僅表示：「 2017/5/23（友好）兄弟我們這個FK台灣有註冊嗎」「（劉O賢）我不清楚，要問我老婆。都是他處理。之前應該都有」「（友好）FK註冊了，也不拿去上」，其對話縱有談及「FK&FK」 商標（即對話中之FK），然雙方並未提及同意由原告註冊「KORENKAB」商標之情事，自難作為原告有取得吳O紅同意註冊「KORENKAB」商標之證明；又依證人劉O賢固於本院證稱：「KORENKAB」商標係經由吳O紅之同意才註冊等等，然而，證人劉O賢為原告之配偶，其就吳O紅有同意原告申請在台灣註冊該商標乙事，並無法提出任何授權文件證明，其所為證詞之可信度薄弱，復無其他證據可資佐證為真實之情況下，尚難採信。職是，綜合前開事證，堪認原告並未獲得吳O紅及其經營商行之同意或授權情形下，即意圖仿襲而申請註冊「KORENKAB」商標於同一商品，故被告抗辯系爭「KORENKAB」商標註冊，有違反商標法第30條第1項第12款之規定，即為有據。
⑷基此，原告於「KORENKAB」商標申請註冊前，在中國大陸地區已有他人先使用之事實，原告為吳O紅及其經營商行之經銷商，因而知悉該商標存在，自屬因業務往來之關係，知悉他人商標存在，且依前開說明，難認該商標之註冊已得使用人吳O紅之同意，故原告於我國申請註冊該商標已違反商標法第30條第1 項第12款規定，而有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條規定，原告於本件訴訟中自不得對被告主張權利。
3.附圖二之「FK&FK 」商標：
⑴按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。前項第12款所規定之先使用之認定，以申請時為準，現行商標法第30條第1項第12款本文、第2項分別定有明文。
⑵查「FK&FK」商標曾於101年5 月10日在中國大陸申請註冊，經核准於102年8月14日註冊公告，嗣由牛發箱包公司於105年4月15日申請轉讓取得該商標，並於106年1月24日完成轉讓核准登記，且原告有於其粉絲專頁及露天拍賣網站販售含有前開商標之商品，而吳O紅及其經營之義烏市友好電子商務商行、牛發箱包公司與兩造均有業務往來，亦為兩造之供應商，此為兩造所不爭執，並有該商標之註冊及申請轉讓資料可稽，堪認原告於105年5 月11日在我國申請註冊「FK&FK」商標之前，「FK&FK」 商標已由吳O紅經營之牛發箱包公司在中國大陸取得註冊商標之事實。
然而，商標之註冊與有無先使用商標，係屬二事，且依被告所提之義烏市友好電子商務商行出貨給原告之交易訂單資料顯示，其最早係自105年6月21日起，開始出貨含有「FK&FK」商標商品給原告，已晚於原告申請「FK&FK」 商標註冊之時間，故並無法以該交易訂單資料作為原告申請該商標註冊之前，吳O紅及其經營商行已將該商標先使用於同一袋包類商品之證明。
⑶又依被告提出牛發箱包公司出具之2018年4 月26日聲明書，僅載明該公司並未同意或授權他人使用「FK&FK 」商標在台灣註冊，而該聲明書係於本案訴訟期間經被告要求始由該公司出具，真實性顯有可疑，且非屬牛發箱包公司有先使用「FK&FK 」商標於同一商品之證明；以及牛發箱包公司出具之2018年5 月28日聲明書，雖有記載該公司自104年8月20日起，陸續將標示有「FK&FK」 商標之皮件等商品銷售予原告等語，然與被告前揭所提之交易訂單資料（即自105年6月21日起始出貨）不符，且該聲明書既係由牛發箱包公司所為單方之書狀陳述，既未事先經兩造之同意，均難作為該「FK&FK」 商標於申請註冊前已有先使用於同一商品之有利證據。
⑷況且，被告衣朵公司曾以「FK&FK 」商標有違反商標法第30條第1 項第12款規定為由，向智慧財產局申請評定，業經智慧局於108年10月9日作出評定不成立之處分，此有該評定書附卷可憑。
⑸基上，依被告抗辯所提證據，尚無法證明原告於申請註冊「FK&FK 」商標之前，該商標已有他人先使用於同一商品之事實，即與商標法第30條第1 項第12款之要件不符，自無該條款規定之適用。職是，原告主張其申請註冊該商標並無違反商標法第30條第1項第12款之事由，即非無據。
㈡原告「FK&FK」商標有商標法第36條第2項前段國際耗盡原則之適用：
1.按商標法第36條第2 項規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限」。觀其立法意旨，採商標權國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果（最高法院108年度台上字第397號民事判決意旨參照）。
2.本件被告抗辯其所銷售含系爭商標之商品皆與原告貨出同源，且被告向原廠採購商品時商標已附註在上，故系爭商品有國際耗盡原則之適用，惟為原告所否認。
經查，「FK&FK」商標早於102年8 月14日在中國大陸申請註冊取得商標權，並由中國大陸牛發箱包公司於105年4月15日取得商標權，雖在台灣取得商標註冊之人為原告，並非牛發箱包公司，惟原告係基於吳O紅及其經營牛發箱包公司之同意而在台灣註冊相同之商標，此為原告所自認，而牛發箱包公司與兩造均有業務往來，且為兩造之供應商，故系爭商品均係被告向原廠牛發箱包公司購買取得，此為兩造所不爭執，該註冊商標在中國大陸及我國之商標權人雖分別歸屬不同之權利人，然因本件無商標法第36條第2項但書所定事由，故「FK&FK」商標權利耗盡之效果亦會及於經同意授權註冊之原告，依商標權國際耗盡原則，原告自不得再向被告主張商標權，是以被告抗辯系爭商品有國際耗盡原則之適用，核屬有據，則原告主張該商標並無國際耗盡原則之適用，即無足取。
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