「日盛證券股份有限公司」可以用「日盛」商標要求85年就已經設立的「日盛證券投資信託公司」改名嗎？
答案是：不行。
理由是：因為被告是經過原告「同意」使用。（這是日盛商標系列案件特有的狀況）
理由是：因為被告是經過原告「同意」使用。（這是日盛商標系列案件特有的狀況）
而最高法院講的另外一個理由，才是本案的重點。就是：
如果本案沒有原告同意的特殊狀況的話，其實原告本來應該可以要求改名。
如果本案沒有原告同意的特殊狀況的話，其實原告本來應該可以要求改名。
最高法院重申【台糖 v.台糖營造公司】的立場：
最高法院106年度台上字第2088號民事判決(2017.03.15)
https://ipcase.blogspot.com/2018/08/v-87825-92.html
最高法院106年度台上字第2088號民事判決(2017.03.15)
https://ipcase.blogspot.com/2018/08/v-87825-92.html
來看看本案【日盛 v.日盛證券投資信託】
最高法院107年台上字第2052號民事判決（2019.10.16）
https://ipcase.blogspot.com/2019/11/v_22.html
最高法院107年台上字第2052號民事判決（2019.10.16）
https://ipcase.blogspot.com/2019/11/v_22.html
「按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。現行商標法第70條第2 款定有明文。上開擬制侵害商標權之規定，#雖係商標法於92年修正時始增設（92年商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款），然倘 #於修法前為設立登記之公司，於設立時即有上開視為侵害商標權之情事，且於法律修正施行後，繼續使用該名稱，自 #仍有該規定之適用，商標權人非不得依現行商標法之規定，請求排除侵害。」
_____________________________________________
但其實原審智慧財產法院的判決理由寫得更得我心。
智慧財產法院104年民商上字第 14 號民事判決（2016.10.13）：
「由立法之沿革，被上訴人設立登記時，82年商標法既對以他人註冊商標作為公司名稱之特取部分之侵權行為態樣之要件規定不明，#使人無所適從，嗣 #法律迭經修正，逐漸確定「視為」侵害商標權之構成要件，自 #難遽認被上訴人設立登記時係違反82年商標法。縱嗣後商標法相關規範有所修正，若無溯及適用之特別規定，基於「#法律不溯及既往」及「#實體法從舊」原則，#上訴人自不得依嗣後修正施行之商標法規定請求被上訴人排除侵害。...如上訴人主張得援引現行商標法第70條第2 款之規定排除侵害云云，則使企業經營者於登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴修正，或上訴人起訴請求之時點差異而將異其結果，#實非事理之平。」
上 訴 人 日盛證券股份有限公司
被 上訴 人 日盛證券投資信託股份有限公司
主 文
上訴駁回。
理 由
本件上訴人主張：
伊分別於民國77年5月16日、78年7月1 日註冊取得如原判決附圖1所示第29775號商標（下稱系爭商標一）、附圖2所示第36936號商標（下稱系爭商標二，並與系爭商標一合稱系爭商標，原均為服務標章），長年廣泛使用，為業界及消費者普遍認知，具高度之識別性，為著名商標，其中系爭商標二圖樣中之文字即為「日盛」二字。詎被上訴人於85年12月26日為公司設立登記時，未經伊同意，竟以「日盛」二字作為其公司名稱之特取部分，其經營證券投資信託業、證券投資顧問業務，與伊所經營之證券、期貨、信託業務及系爭商標指定使用之股票買賣業務之服務，同屬金融、投資、證券業務，乃同一商品或類似商品之業務，易造成消費者混淆誤認被上訴人與伊或伊之母公司日盛金融控股股份有限公司（下稱日盛金控公司）間具一定之關係，被上訴人迄今仍繼續使用「日盛」為其公司名稱，減損系爭商標之識別性，依現行商標法第70條第2 款規定，視為侵害伊之商標權等情。爰依86年5月7日修正前商標法（下稱82年商標法）第61條第1項、現行商標法第69條第1項規定，求為命被上訴人不得使用相同或近似於「日盛」之字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於「日盛」字樣之名稱之判決。
被上訴人則以：
伊係經上訴人同意而使用「日盛」作為其公司名稱，且系爭商標在伊設立時並非著名商標，伊為善意、合理之使用，未有致相關消費者有混淆誤認之虞或減損系爭商標之識別性或信譽之虞，並無違反82年商標法及現行商標法規定之情事。縱認上訴人對伊有侵害排除請求權，亦已罹於時效。又上訴人明知伊使用「日盛」作為公司名稱，仍長期代理伊銷售基金商品，獲取鉅額報酬，致伊產生正當信賴，上訴人請求排除侵害，為權利濫用，且違反誠信原則，不應准許等語，資為抗辯。
原審以：
上訴人分別於77年5月16日、78年7月1 日註冊取得系爭商標一、二，被上訴人係於85年12月26日設立登記，經營證券投資信託業、證券投資顧問業，其名稱中之「日盛」二字，與系爭商標二之中文文字完全相同等情，為兩造所不爭。
又被上訴人設立時，上訴人已具市場優勢地位，其在營業文書、廣告中使用系爭商標近10年，系爭商標已為相關業者或消費者所熟知，為著名商標，固有維基百科及中華徵信所徵信新聞報之網頁資料、臺灣證券交易所發行之405 期證交資料、臺灣股票博物館所展示有揭示系爭商標一之宣傳汽球照片為憑。
惟82年商標法對於以他人註冊商標中之文字作為自己公司名稱之一部分，並未明確規範構成民事侵害商標權之行為，尚難遽認被上訴人有違反82年商標法之情事，基於「法律不溯及既往」及「實體法從舊」原則，上訴人不得依嗣後修正施行之現行商標法第70條第2 款規定，認被上訴人侵害其商標權。
況且，上訴人為完善其金融市場版圖，早在82年間即規畫將被上訴人納入日盛集團從事投信業務，以「日盛」作為被上訴人公司及其基金產品之名稱，且積極投入資源籌畫被上訴人之設立事宜，有「日盛證券如何擴大金融版圖」刊載86年4月21日商業週刊第491期、上訴人83年11月製總公司分機表及簽呈可稽；被上訴人設立後，於86年3月至97年7月間發行多檔以「日盛」為名稱、標示其公司名稱之基金商品，且於相關申購書、受益憑證及廣告中使用系爭商標一，上訴人並擔任其中多檔基金之代銷機構，以其全台通路，向投資大眾推介被上訴人上開基金商品，並舉辦專案促銷活動、設計激勵獎金鼓勵所屬員工銷售，其中於96年、97年間即分別自被上訴人獲取手續費新臺幣（下同）3,029萬4,736元、4,036萬2,404元，亦有基金發行資料、日盛債券證券投資信託基金受益權單位委任銷售契約、申購書、「日盛大中華基金申購／買回（轉申購）申請書」及投信基金委託證券商買賣股票進出統計彙總報表可據。堪認上訴人知悉被上訴人使用「日盛」為公司及商品名稱，且仍積極與其業務往來，並獲取鉅額報酬。參以上訴人95年12月19日簽呈說明欄三載明「集團目前有10家公司使用，分攤明細如附件（2007維護費分攤）」等語，要求包括被上訴人在內之集團所屬公司，分擔集團會計系統年度執照維護費用概算16萬2,357 元，有前開簽呈及其附件可稽；此外，依上訴人97年及96年12月31日財務報表，列載被上訴人為子公司，為加強與被上訴人之業務發展，於97年3 月間增加對其投資，持股比例達百分之20；另上訴人於其所建置之「日盛財富管理e 點通」網頁說明（wealth.jihsun.com.tw）中，亦將被上訴人公司名稱以網站連結方式，與日盛銀行、日盛投顧、日盛金控等集團成員併列，亦有wealth.jihsun.com.tw查詢資料可據，顯將被上訴人視為日盛集團所屬公司。另上訴人前任董事長蔡淑媛、陳國和亦均表示在渠等任職期間，均同意被上訴人使用「日盛」之公司名稱，亦有聲明書可據。由上訴人前揭作為及兩造交易往來之具體情事，已可間接推知上訴人有同意被上訴人使用其商標中「日盛」之文字為公司名稱之意思，而非僅係單純之沉默或知情而已。
又商標之使用與註冊申請係屬二事，智慧財產法院102年度民商上字第7號判決雖認定上訴人未同意被上訴人申請商標註冊，無庸給付商標申請書與被上訴人，惟此與上訴人是否同意被上訴人使用其商標中之文字作為公司名稱無涉，無從據為上訴人有利之認定。另上訴人係為完善其金融市場版圖，乃規畫將被上訴人納入日盛集團從事投信業務，嗣並要求被上訴人分攤集團經營費用，其財務報表亦將被上訴人列載為子公司，並將被上訴人與日盛銀行等其集團成員併列於其「日盛財富管理e 點通」之網頁說明中，顯非僅憑陳國和個人主觀之意思所得為。至於上訴人董事會是否有決議授權被上訴人使用系爭商標，並簽訂書面契約，均與上訴人有默示同意使用之情無涉。上訴人既默示同意被上訴人使用「日盛」作為其公司名稱，被上訴人即無侵害上訴人之商標權可言。從而，上訴人依82年商標法第61條第1 項、現行商標法第69條第1 項規定，請求被上訴人不得使用相同或近似「日盛」之字樣作為公司名稱之一部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「日盛」字樣之名稱，洵屬無據，不應准許等詞。爰維持第一審所為上訴人敗訴判決，駁回其上訴。
按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。現行商標法第70條第2 款定有明文。上開擬制侵害商標權之規定，雖係商標法於92年修正時始增設（92年商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款），然倘於修法前為設立登記之公司，於設立時即有上開視為侵害商標權之情事，且於法律修正施行後，繼續使用該名稱，自仍有該規定之適用，商標權人非不得依現行商標法之規定，請求排除侵害。查上訴人於78年7月1日經核准註冊之系爭商標二，為有效之著名商標，被上訴人設立登記於85年12月26日，其公司名稱係以系爭商標二之「日盛」文字作為特取部分，並持續使用至今，為原審確定之事實，固有現行商標法有關「擬制侵害商標權」規定之適用。惟上訴人有默示同意被上訴人使用「日盛」為其公司名稱，亦為原審所認定，則被上訴人既係經上訴人同意而使用系爭商標，即難認其有侵害上訴人之商標權。原審為上訴人敗訴之判決，理由雖未盡相同，惟結果並無二致，仍應予以維持。
最高法院民事第二庭
審判長法官 陳 重 瑜
法官 陳 駿 璧
法官 梁 玉 芬
法官 邱 璿 如
法官 陳 麗 玲
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
智慧財產法院 104 年民商上字第 14 號民事判決（2016.10.13）
2.被上訴人得否使用「日盛」作為公司名稱：
上訴人主張被上訴人於85年12月26日設立登記，明知系爭商標為著名商標，竟將系爭商標之「日盛」作為公司名稱之特取部分持續使用系爭商標迄今，侵害系爭商標，而請求排除侵害。惟查，被上訴人於85年12月26日以「日盛證券投資信託股份有限公司」作為公司名稱設立登記，有公司登記資料查詢在卷可稽（原審卷(一)第44頁），嗣商標法關於「商標（專用）權」（商標法於92年11月28日修正施行，將「商標專用權」一詞修正為「商標權」）與「公司名稱」使用衝突之規範迭經修正，其修正條文及理由如原審判決附表所示。茲分別由修法沿革及公司名稱與商標（專用）權之功能判斷被告使用「日盛」作為公司名稱之適法性。經查：
(1)由商標法關於「商標（專用）權」與「公司名稱」使用衝突之修法沿革觀之：
被上訴人於85年12月26日設立登記，斯時施行之商標法係82年商標法。
被上訴人設立登記前，61年商標法第63條規定，惡意使用他人商標之名稱，作為自己公司或商號名稱之特取部份，而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者，處1 年以下有期徒刑、拘役或科2 千元以下罰金。嗣82年商標法第65條規定，（第1 項）惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部份，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處1 年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣5 萬元以下罰金。（第2 項）公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用。該條之修法理由稱現行條文規定以「利害關係人請求惡意使用人變更而不申請變更登記」為處罰要件之一，惟公司或商號有未登記者，則此一規定是否適用，易生疑義。再者惡意使用人經處罰後若不自行變更登記，主管機關亦無由依職權予以變更，致未能貫徹立法原意，爰修正為「請求其停止使用而不停止使用」範圍較大，且易於執行。
承上可知82年商標法第65條係修正61年商標法第63條並變更條號而來。又按服務標章之使用，係指將標章用於營業上之物品、文書、宣傳或廣告，以促銷其服務而言；又服務標章依其性質準用商標法有關商標之規定，此觀諸82年商標法第72條第2 項前段、第77條規定自明。
原上訴人之系爭商標分別於77年5 月16日、78年7 月1日註冊時，係以服務標章註冊，有智慧局商標資料檢索服務在卷可按，依82年商標法第77條準用依同法第65條規定，行為人係基於惡意，以他人註冊商標圖樣中之文字作為自己公司名稱之特取部分，並經營同一或類似服務之業務，且經利害關係人要求停止使用而不停止，則以同法第65條之刑罰相繩。
依82年商標法第6 條規定「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。」承此規定，彼時以他人商標中之文字作為自己「公司」名稱之特取部分，即非屬前揭所謂「商標之使用」，既不構成商標之使用，則是否構成侵害商標權，尚非無疑。再者，被上訴人設立登記時，82年商標法並無類似現行商標法第70條第2款規定「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司…或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞」之擬制「視為」侵害商標權之規定。另依82年商標法第77條準用同法第65條規定，服務標章亦有同法第65條刑罰規定之適用，誠如前述，惟在同上開刑事構成要件下，是否構成民事侵權行為，其要件是否須附加致減損商標之識別性或信譽？或致相關消費者混淆誤認之具體結果或危險結果？等要件，法律未有明確規定，致準用結果縱符合上開刑罰構成要件之行為，惟是否當然構成民事侵權行為，並非無疑，是82年之商標法實未明確規定使用他人著名商標中之文字作為自己公司名稱之特取部分，擬制視為侵害商標（專用）權。
被上訴人設立登記後，86年商標法第61條第2 項明定，有第62條第1 款（於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者）或第2 款（於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者）規定之情事者，「視為」侵害商標專用權。其立法理由稱「第2 項新增，按有本法第62條第1 款或第2款規定之情事，固構成刑事犯罪，惟『是否亦屬構成民事之侵權行為』，有所疑義，爰予明定。」可知對於有上開第62條第1 款、第2 款之情事構成刑事犯罪，然是否成立民事之侵權行為確有爭議，而待法律明定之；易言之，並非構成刑事犯罪即成立民事侵權行為。職是，86年商標法對於使用他人著名商標中之文字作為自己公司名稱是否侵害商標權仍未予明定。
被上訴人設立登記後，92年商標法第62條規定，未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。並刪除82年商標法第65條惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務之刑罰規定。該第62條立法理由說明「近年來以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範『侵害』之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生『減損』或『混淆誤認』之結果，始足該當，…(一)第1 款以著名之註冊商標為對象，明定明知為他人之著名註冊商標，竟使用相同或近似於該著名商標，或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而減損該著名商標之識別性或信譽者，應視為侵害商標權，以資保護著名之註冊商標，並對近年來以他人著名之商標搶註為網域名稱之新興問題，明確規範。(二)第2 款以註冊商標為對象，明定明知為他人之註冊商標，而使用其商標中之文字，有致相關購買人混淆誤認，始視為侵害商標權。」可知92年商標法始明確界定以商標中之文字作為自己公司名稱「視為」侵害商標權。
現行商標法第70條第2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：…二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」，其修法理由說明「…二、本條規範之意旨係為加強對著名商標之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。三、現行條文第1 款不適用於『可能』有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第43條之規定，於第1 款及第2款增加『之虞』之文字…」，是現行商標法對於使用著名商標作為自己公司名稱是否構成侵害商標權其要件已更周備。
按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定，有最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決可資參照。承上所述，被上訴人於85年12月26日設立登記時，82年商標法對於以他人註冊商標中之文字作為自己公司名稱之一部分是否構成民事侵權行為，規範要件實未明確，直至92年商標法修正始確立明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，「視為」侵害商標權，迄至現行商標法對擬制視為侵害商標權，法規範始漸周延。故由立法之沿革，被上訴人設立登記時，82年商標法既對以他人註冊商標作為公司名稱之特取部分之侵權行為態樣之要件規定不明，使人無所適從，嗣法律迭經修正，逐漸確定「視為」侵害商標權之構成要件，自難遽認被上訴人設立登記時係違反82年商標法。縱嗣後商標法相關規範有所修正，若無溯及適用之特別規定，基於「法律不溯及既往」及「實體法從舊」原則，上訴人自不得依嗣後修正施行之商標法規定請求被上訴人排除侵害。
況查，被上訴人使用「日盛」為公司名稱既經上訴人默示同意，既非屬現行商標法第70條第2 款「未得商標權人同意」之情形，況上訴人於99年12月間將其使用之系爭商標更換為其他新註冊之商標，至103 年10月16日本件起訴時，仍至本件言詞辯論終結時，其就系爭商標之使用證據僅提出上證26、28、30及36，且該些存摺上雖仍有系爭商標，惟僅少量在其客戶所持有中，可知上訴人自99年12月間起已不再就系爭商標為存摺、文宣、招牌、廣告及各種商業用途上，而上開使用系爭商標之上證26、28、30及36數量極少，至103 年10月16日本件起訴時，仍至本件言詞辯論終結時，系爭商標是否仍為著名商標已有疑問，而上訴人未能提出其他系爭商標於本件起訴時或言詞辯論終結時之使用資料供本院審酌系爭商標是否仍為著名商標，亦難認系爭商標符合現行商標法第70條第2 款規定之「著名之註冊商標」之要件。職是，本院因認上訴人主張被上訴人有現行商標法第
70 條 第2 款規定之視為侵害商標權之行為，係屬不能證明，且如上訴人主張得援引現行商標法第70條第2 款之規定排除侵害云云，則使企業經營者於登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴修正，或上訴人起訴請求之時點差異而將異其結果，實非事理之平。
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富
法 官 曾啟謀
沒有留言:
張貼留言