智慧財產法院108年度行商訴字第56號行政判決（2019.10.31）
原 告 麥奇數位股份有限公司
訴訟代理人 林佳瑩律師
張志朋律師
被 告 經濟部智慧財產局
主 文
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.被告就註冊第1679992 號「Hi Tutor Say Hi to the World！及圖」商標，應作成「評定成立，註冊應予撤銷」之處分。
五、本院得心證之理由：...
(二)商標法第30條第1 項第10款部分：...
(1)商標近似之程度：
按判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃因商標呈現在商品/ 服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/ 服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/ 服務之消費者的整體印象。...
系爭商標與7 件據以評定註冊第1281166 、1278886 、1278887 、1467561 、1636299 、1636300 、1355089 號商標構成近似，且近似程度不低：
附圖二編號1 至7 商標，是由「Tutor 」及「ABC 」前後設色不同之外文「TutorABC」所構成；或由外文母「O 」旁附加一耳機、「C 」開口中間附加地球圖之外文「TutorABC」設計圖所構成；或由外文「TutorABC」或「TutorABCjr」所構成；或由字母「O 」旁附加一耳機之外文「TutorABC .com 」設計圖所構成；或由字母「O 」旁附加一耳機之外文「TutorABC」，下置字體較小之中文「英語家教網」所構成；或由外文「TutorMing 」結合右上角字體較小之中文「明言网」、「明」設計圖所構成，由此可知，在系爭商標申請註冊前，被告已註冊一系列以「Tutor 」為字首之商標，而形成「Tutor 」系列商標指向麥奇公司之印象。系爭商標與前開7 件據以評定諸商標相較，兩者在外觀上，均有「Tutor」字樣，且該「Tutor 」所占商標圖樣的比例均高達三分之二，而前開7 件據以評定諸商標既以「Tutor 」作為主要識別部分形成系列商標，系爭「HiTutor 」商標予人印象也因為「Tutor 」與「Hi」分開而可一眼即見「Tutor 」字樣，則兩者在外觀上予人視覺感受自然差異不大；在讀音上，兩商標讀音均有「Tutor 」，僅有字首或字尾之不同，然整體連貫唱呼，其讀音亦相彷彿；就觀念而言，兩商標均有引人印象深刻的「Tutor 」，系爭「Hi Tutor」商標傳達「向家教說Hi」的意思，7 件據以評定諸商標則傳達「家庭教師ABC 」或「家教教小朋友ABC 」的意思，均傳達以家教傳授知識的意思，故兩者給予消費之觀念，亦屬近似。據上，整體觀之，系爭商標與前開7 件據以評定諸商標，無論在外觀、讀音、觀念均有相彷之處，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，若標示在相同或類似的服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源之系列服務，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。
參加人雖稱：原告於98年以前僅註冊4 個「TutorABC」商標，並為形成系列商標印象，且早在90年間已有其他業者以「Tutor 」作為商標一部分申請註冊云云。然而，依參加人所舉之證據，其他業者以外文「Tutor 」作為商標一部分申請註冊者，亦僅有「My CyberTutor .com」、「家教銀行TutorBank 」及「e-TUTOR 」3 個商標，且其中「MyCyberTutor.com」之商標圖樣中有「賽博士終身學習平台」中文，商標圖樣中間並有一個網址符號延伸一個手指觸碰鍵盤的圖樣（見本院卷一第500 頁），「家教銀行TutorBank 」商標圖樣則是以較大的中文字體「家教銀行」下置「TutorBank 」所組成（見本院卷一第308 頁），構圖意匠與據以評定諸商標或系爭商標均有差異，而「e-TUTOR 」的「TUTOR 」均為大寫，所呈現之印象與本件的系爭商標與據以評定諸商標的「Tutor 」( 後4 個字母為小寫) 不同。再者，本件系爭商標應否准許註冊，應以系爭商標註冊公告日為基準時，而當時原告已註冊附圖二編號1 至7 共7 個以「Tutor 」為首的系列商標（附圖二編號9 商標不在本款可得作為據以評定商標之列，故不計入），數量不僅高於參加人所指「My CyberTutor .com」、「家教銀行TutorBank 」及「e-TUTOR 」3 個商標，且此3 個商標並非由同一人所註冊，因此即使90年間已有3 個商標是以「Tutor 」為商標一部分獲准註冊，但第三人以「Tutor 」註冊之情形仍非廣泛，然而在103 年系爭商標註冊時，原告已註冊有7 個「Tutor 」系列商標，加上當時「TutorABC」已被認為是著名商標（詳後述），自堪認定在103 年間，消費者已形成「Tutor 」指向原告之印象，而系爭商標圖樣設計方式會讓人特別注意到「Tutor 」，故系爭商標圖樣與前開7 件據以評定諸商標應構成近似且近似程度不低，故參加人上開主張，並不足採。
(2)服務類似之程度：
系爭商標指定使用於第41類之「家教」服務，與前開8 件據以評定商標所指定且實際有使用之第41類「知識或技術方面之傳授、電腦補習班、技藝訓練班、補習班、語文補習班、語文諮詢顧問、美語顧問、才藝補習班、專門學校（教育）、備有膳宿學校、函授課程、教導服務、對個人之技能與學術等能力程度做甄別及檢定、舉辦各種講座、職業訓練、教育資訊、職業輔導（教育或訓練之諮詢）、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息」等服務相較，均在提供各種知識、技能學習相關之教育服務，以滿足消費者學習進修之需求，依一般社會通念及市場交易情形，其服務之性質、內容、功能、提供服務者及滿足消費者需求等因素上，均有共同或相關聯之處，應屬高度類似之服務。
(3)商標識別性強弱：
據以評定註冊第1281173 號商標為單純擬人化耳機圖樣，而附圖二編號1 至7 據以評定諸商標，其中外文「Tutor 」有家庭教師、導師、指導之意，「ABC 」則為外文字母或有華裔美國人之意涵，屬既有辭彙，而組合「Tutor 」與「ABC」外文之商標圖樣已脫離原來個別文字之說明意義，再加上具有凸顯及裝飾文字特殊設計態樣之耳機圖及地球圖，構圖意匠有其特殊之處，另於「TutorABC」附加之小寫外文字母「jr」、「.com」、「Ming」之「TutorABCjr」、「TutorABC .com 」、「TutorABCMing」，整體字詞所表達之概念，與前開所指定且實際使用之「知識或技術方面之傳授、電腦補習班…」等服務已無直接關聯性，依一般社會通念及市場交易情形，消費者會直接將其視為指示及區別服務來源之標識，應具相當之識別性。而系爭商標係由耳機圖形結合「HiTutor 」詞彙所構成之設計圖案，與所指定之服務間並無關聯，亦具有相當識別性。
(4)相關消費者對商標之熟悉程度：
就系爭商標而言，依參加人於評定階段檢送之HiTutor 品牌介紹2016目錄（乙證3-2 附件1 ）、2015年語言跨界前進無限記者會結案報告（附件2 ）、2016年語言跨界達人講堂結案報告、創櫃相關資料（附件6 ）、教師網頁（乙證3-9 附件18、乙證3-13附件48、乙證3-18附件58）、網頁搜尋結果（乙證3-9 附件19、乙證3-18附件69）、痞客邦網頁（乙證3-9 附件28）、遠見雜誌、在世界地圖上找到自己（乙證3-9附件32、乙證3- 18 附件68）、電子報網頁（乙證3-11附件37、乙證3-13附件38、乙證3-18附件66）、Facebook網頁（乙證3-18附件64、70）、媒體報導（乙證3-18附件57、65）等證據資料，大部分日期皆在系爭商標註冊後，無法證明系爭商標於其註冊時已為相關相費者所熟悉。
由原告於評定階段檢送之證據資料可知，原告於93年間推出線上數位學習平台「TutorABC」，於96年開始陸續註冊TutorABC等系列商標，作為表彰其所提供之線上教學服務標識，並於97年成立青少年英語學習平台「TutorABCJr」、於98年與臺大合作建置全球中文學習平台「NTutorMing」、於100年推出平板電腦真人互動學習系統TutorMobile ，同時成立TutorGroup控股公司打造全球商用同步學習平台，屢次獲得經濟部工業局數位學習國家型科技計畫「創新應用特優獎」與「學習網最佳案例優良獎」、經濟部第八屆e-21大金網優質獎項及相關創新資訊服務類獎項，並陸續於各平面媒體雜誌及雅虎、奇摩等網站刊登廣告，經各大新聞、電視節目專訪、報導，且於北中南各地交通要道設置巨幅廣告看板，可見系爭商標申請註冊前，我國相關消費者對附圖二編號1 至8 據以評定諸商標應有相當熟悉程度。據上，依原告與參加人所提之使用證據，應可認定在系爭商標申請註冊時，附圖二編號1 之8 的據以評定諸商標相較於系爭商標而言，係消費者較為熟悉之商標，自應受較大之保護。
(5)實際混淆誤認情事：
依原告所提事證，本件有多起實際混淆誤認證據如下：
由訴願附件7 公證書可知，107 年1 月31日之whoscall頁面
顯示，HiTutor 之電話號碼0000000000在Whoscall上被消費者標示為TutorABC，而whoscall的功能在協助使用者辨識陌生來電，其運作方式是透過應用程式使用者回報電話號碼資訊，經一定之電腦運算使其他使用者得以知悉來電對象之資訊，基本原理是透過龐大的使用者社群來回報，因此可證明，至少在107 年1 月31日時，曾有消費者收到HiTutor 以這支電話行銷時，認知來電者為TutorABC而加以回報，而有混淆誤認之情事。
由評定附件41公證書的TeachME 網頁可知，該網站中標題為「使用HITUTOR 三個月心得評比分享」文中，有網友分享：
「HITUTOR 很容易跟其他也是以TUTOR 開頭的他家線上英文搞混，但是透過親友的介紹，我找到了HITUTOR 這個品牌。可證明確實有網友認為「HiTutor 」容易與「Tutor 」品牌的線上英文產生混淆。
由評定附件43之原告自行委由中華徵信所製作之市場調查報告可知，有70.5% 的消費者認為系爭「HiTutor 」商標與「TutorABC」商標構成近似，有85.4% 的消費者認為兩商標為同一家公司或具有授權或合作關係，而上開市場調查報告由中華徵信所所製作，中華徵信所成立於55年，資本額為3 億4000萬元，成立至今接受許多政府機關或民間企業之委託，進行各種意見調查及市場調查，具有相當之公信力，而上開市場調查報告之調查方法與結果，已由統計專家國立政治大學商學院統計學系系主任○○○教授確認調查方法符合調查原則、分析方法符合統計理論，問卷內容亦由法律專家資策會科技法律研究所顧振豪主任確認問卷整體設計、題目、題項描述及選項無誘導受訪者的疑慮。再審酌該市場調查報告之調查方式，該市場調查之期間為105 年10月11日至106 年1 月2 日，方法採CLT 中央/ 街頭定點訪問法，調查地區及對象為台北市、台中市、高雄市之20至59歲民眾，按母體之「性別」及「年齡」人口結構比例配置完成之有效樣本數，分別為台北市、台中市、高雄市各400 份，使調查縣市的抽樣誤差落在5%以內；抽樣方法係以系統隨機抽樣，每隔5 人抽1 人進行訪問，並控制「性別」及「年齡」之配額，使樣本得符合各地區母體之結構；另為確保受訪者近一年內有關注教育補教訊息，若受訪者在一年內沒有幫自己或親友尋找教育補教類相關產品或服務者，則是非合格受訪者，不得接受訪問；又為了避免受訪者因為商標圖樣出現順序之不同而影響作答結果，因此問卷設計為50% 優先出現「TutorABC」商標圖樣，50% 優先出現「HiTutor 」商標圖樣，之後再顯示另一個商標圖樣。依上開內容，本院認為上開市場調查報告不僅符合異時異地整體觀察原則，且整體調查原則、採樣方式、分析方法、問卷設計等亦符合市場調查準則，該市場調查報告自有參考價值。因此上開市場調查報告可證明系爭商標確實有致相關消費者與附圖二編號1 至3 的TutorABC商標產生混淆誤認。
參加人雖稱，Whoscall存在人為操作可能，TeachMe 網站僅為單一文章，市場調查報告諸多瑕疵，故無法證明有實際混淆誤認情事云云。然參加人並未提出證據證明原告所提的Whoscall資料是人為操作，且參加人自己也提出Whoscall資料證明有8 線電話顯示來電者為「HiTutor 」，自難認原告所提的Whoscall資料不足採。又市場調查報告有參考價值之理由本院已詳述如前，而TeachMe 網頁縱然僅有一篇文章，但仍可證明確實有人認為「HITUTOR 很容易跟其他也是以TUTOR 開頭的他家線上英文搞混」。況「實際混淆誤認情事」僅為審酌被評定商標是否有混淆誤認之虞的判斷因素之一，故只要有實際混淆誤認情事，即可認為符合此因素，並不要求「實際混淆誤認的數量要很多」，若實際混淆誤認的數量非常少，僅在「是否有構成混淆誤認之虞」綜合考量時，「實際混淆誤認情事」這項因素被評估為較弱而已。因此，本院審酌原告所提上開證據，認為本件確實有實際混淆誤認情事，是參加人此部分主張，並不足採。
(6)系爭商標之註冊申請是否善意：
原告的TutorABC、TutorABCjr、TutorMing 線上中文平台、TutorGroup集團名稱、iTutorGroup 控股公司成立的時間，均遠遠早於103 年申請的系爭商標，且在系爭商標申請註冊前，原告不僅已註冊多件Tutor 系列商標，且部分據以評定商標更在98年間已在線上英語教學領域達到著名商標程度（詳後述），參加人與原告為競爭同業，對此自知之甚詳，卻在103 年間申請系爭商標，顯見其有攀附原告商譽之意，難謂其申請系爭商標是出於善意。至於參加人雖稱其是正當經營、未故意標榜為原告Tutor 集團欺騙消費者，顯見並無攀附之意云云，然而，「是否有攀附原告商譽之意」與「是否標榜為原告集團一員以欺騙消費者」，為兩個不同層次的問題，「未標榜為原告集團一員」，不代表沒有要利用商標近似使消費者產生混淆誤認誤向參加人接洽課程，或利用商標近似而搭便車攀附原告辛苦經營商標商譽之成果，是參加人以此主張自己為善意，自不足採。
(三)商標法第30條第1 項第11款部分：
1.按「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆
誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，商標法第30條第1 項第11款定有明文。依本款規定申請評定，無須檢具據以評定商標於申請評定前3 年有使用於所註冊之商品服務之證據（商標法第57條第2 項參照），是以下以原告所主張之9 件商標（如附圖二所示）作為據以評定商標為審酌。
2.本款前段部分：
(1)商標法中有關「著名商標」之認定，應就個案情況，考量商
標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。
(2)原告於93年成立，為我國首間投入線上英文教學之企業，原告之iTutorGroup 集團，旗下有TutorABC（線上英語教學網站）、TutorABCjr（線上兒童英語教學網站）、TutorMing（線上華語教學網站）等品牌，於103 年獲得國際級投資機構投資33億元，iTutorGroup 於101 年獲美國雜誌《紅鯡魚》（RedHerring）評選為全球創新100 強企業，而據以評定註冊第1281166 號、1278886 號、1278887 號、1467561 號、1350634 號商標經原告長期廣泛使用，在英文線上語言教學領域，具有相當知名度，已可認定為著名商標之事實，業經本院102 年度民商上字第3 號民事判決、107 年度民商上字第7 號民事判決及經濟部106 年12月14日經訴字第10606312570 號訴願決定認定在案，堪認於系爭商標103 年1 月29日申請註冊時，據以評定註冊第1281166 號、1278886 號、1278887 號、1467561 號、1350634 號商標業經原告長期持續行銷使用，於線上英語教學領域相關服務所表彰之品質與信譽，已為我國相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度。參加人雖稱被告在102 年才將「TutorABC」商標列為著名商標等語，然系爭商標申請日為103 年1 月29日，註冊公告日為103 年12月1 日，斯時被告及本院102 年度民商上字第3 號民事判決（102 年9 月26日宣判）既已分別肯認據以評定註冊第1281166 號、1278886 號、1278887 號、1467561 號、1350634 號為著名商標，自符合本款前段著名商標之要件。至於其餘註冊第1636299 號、1636300 號、1355089 號、1281173 號商標（即附圖二編號5 至8 ），原告所提證據無法證明該等商標已達著名程度，自無法作為本款著名商標而與系爭商標為比對。
(3)系爭商標與據以評定註冊第1281166 號、1278886 號、1278887 號、1467561 號商標近似程度不低，使用之服務類似程度高，相關消費者對上開4 件據以評定諸商標較系爭商標為熟悉，相關消費者已經有實際混淆誤認情事，系爭商標之申請並非屬善意等因素，均已如前述（見有關商標法第30條第1 項第10款部分），而上開4 件據以評定商標為著名商標，亦如前述，自應認系爭商標之註冊有致相關消費者產生混淆誤認之虞，而有本款前段規定之適用。...
(四)商標法第30條第1 項第12款部分：
按「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，商標法第30條第1 項第12款定有明文。依原告所提證據可知，早於系爭商標103 年1 月29日申請註冊日前，原告已有先使用註冊第1281166 號、1278886 號、1278887 號、1467561 號、1350634 號於線上教學等服務之事實，且於系爭商標申請註冊前已為著名商標，並與系爭商標指定之家教服務高度類似，而原告與參加人同為線上教學競爭同業，自知悉上開據以評定商標之存在，又依本院前開所述，參加人申請註冊系爭商標有仿襲之意圖，是系爭商標之註冊亦有本款規定之適用。
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 陳忠行
法 官 蔡如琪
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