經紀公司在2022.5.31拋棄「小情歌」註冊商標
蘇打綠有限公司在2022.6.1申請新的「小情歌」註冊商標
#小情歌 #歌名商標
這次我們來談「小情歌」註冊商標的故事。
先前我已經說過：
在106到108年休團三年期間，藝人和歌迷雖然在休息，但是經紀公司沒有休息。在107-108年間，經紀公司談了拍攝音樂電影、多場世界巡迴演唱會的計畫。
在這樣子的背景之下，「小情歌」的商標註冊也是經紀公司規劃樂團復出活動的一環。
由於當時規劃會用「歌名」當作「電影片名」，為了避免出現copycats，所以我才建議經紀公司用「註冊商標」保護這個「片名」。
那為什麼我會想到呢？我也沒那麼聰明，聰明的是智慧局和我學長。
因為我在108.5參加了智慧局舉辦的某場說明會，是強者我學長擔任講者，他提到「我的少女時代」電影片名也有註冊商標，所以機靈的我馬上想到「我們不是也要拍電影嗎，趕緊給它註冊起來～」
所以你可以看到經紀公司在108.6.14申請「小情歌」的註冊商標，而申請的註冊商標類別與「我的少女時代」一樣，正是這個原因。
當初這樣一個無心插柳的商標布局建議，讓經紀公司背上陰謀論的黑鍋。但其實背後真正的兇手是：
1.智慧局
2.強者我學長
3.我
大家可以反過來想：
如果一個律師不知道「電影名稱」也可以申請商標，
或者是知道了卻不建議當事人就「電影名稱」申請商標，
是不是反而是一個失格的律師呢？
所以為什麼這個商標申請案，後來智慧局准予註冊。即使詞曲作者提出異議，智慧局也把它駁回，詞曲作者訴願也失敗。換言之，至少在智慧局和訴願機關階段，行政機關認為經紀公司取得「小情歌」註冊商標完全合法。
在前述的脈絡底下，這個申請商標的move日後被大舉貼上了陰謀論的標籤，著實讓我大感意外。它背後的故事其實就是「 #機智律師生活」而已耶！
智慧局在2021.11就已經做出異議不成立審定書，但我一直沒有分享。因為我個人認為：不應該利用訴訟外的網路言論影響智慧局或者法院的決定，要講就去智慧局或是法院講，不要在網路上寫一堆有的沒的。 #法庭上證據先決。
不過，因為這個「小情歌」商標，經紀公司也已經在111.5.31拋棄，而藝人也在111.6.1申請新的「小情歌」商標，所以，已經到達可以解密的狀態。
鄉民願意看到這裡我已經感謝，接下來再來事後分析一下法律上的主張（要再強調一次，討論本案已經沒有法律上的意義，所以是純供學術研究探討）。
本案的事實是：
經紀公司取得「小情歌」註冊商標後，
詞曲作者(同時也是演唱者)對此商標提出異議，主張商標法30.1.11（詞曲作者主張歌名是著名商標）、30.1.12（詞曲作者主張經紀公司惡意搶註）。
智慧局認為：
1.詞曲作者對「歌名」沒有著作權，該歌名也不是「著名商標」。
2.沒有惡意搶註情事。
詞曲作者主張「小情歌」三個字是他的「商標」而且「著名」，但是智慧局說：
「音樂專輯之製作、發行等皆非由異議人本身單獨所為」「異議人係蘇打綠樂團之主唱，並為「小情歌」歌曲之詞曲作者，並無...使相關消費者認識其為商標及熟知並臻著名之證據。」
從法律上的觀點來說，可以從「著作權」和「商標權」的角度來說明。
#著作權的角度：
創作者創作了一首歌，「歌詞內容」有著作權，這沒有問題。
但「小情歌」歌名三個字，因為太短，所以沒有著作權。理由是：如果保護的話，等於「所有人講話都不能說出這三個字，一說就侵害著作權」，因此，著作權法不可能承認名詞有著作權，法條本身也明文規定「#名詞沒有著作權」。
#商標權的角度：
台灣採取「註冊主義」，先申請、先取得註冊商標的人就是商標權人。所以把一個名詞先申請並取的註冊商標的人，就是商標權人。
#一首歌如何完成的角度：
法律上的爭點應該是商標法，但實際在拉扯的是：
「小情歌」這首歌感情上屬於誰？是誰讓「小情歌」這首歌被聽到？
是主唱個人？
還是樂團？
還是製作人？
還是唱片公司？
是不是其實還有很多幕後音樂工作人員的參與？
一首歌通常是由A完成詞，B完成曲，C完成演奏，D完成演唱，E完成錄製，F進行發行，然後消費者才能聽得見。
這也是為什麼經紀公司會主張：「消費者認知的是商標權人組織旗下藝人(註：蘇打綠樂團)錄製並使之廣為流通的作品。」
同時也可以觀察一下當時提出異議的申請人是詞曲作者（樂團主唱），而不是所有的樂團成員。這代表什麼意思？
不過，這首歌「感情上」屬於誰，跟「法律上」屬於誰，是二件事。
「歌名」有沒有「著作權」，跟有沒有「商標權」，也是二件事。
因為：在法律上「小情歌」三個字沒有任何權利。
法律的規定很清楚，但感情的事情很難說。
訴訟的基礎是事實和證據，不是情緒。
「律師的戰場在法院，不在媒體。」
或許這是一種老派的堅持，但要讓司法被人民信賴，我不認為律師可以為了要增加流量就犧牲司法制度。所以我現在才寫出來。
我整個大離題，因為我是真的有很多可以講。
畢竟智慧局說這是「台灣商標權的教案級案例」😂
總之，所有的人都可以從這堂商標法的課程當中學到東西。
有人學習到IP法律知識。
有人學會保持志玲姐姐的優雅。
功德圓滿。
（ps再補充一個八卦，我同事之一在開始處理這個案子以前，根本沒聽過「小情歌」，所以這可能是為什麼我們可以保持purely legal的原因之一😂）
#恒達法律事務所
#智慧財產權律師
#智財律師
#商標律師
#娛樂法
【小情歌註冊商標】
經濟部智慧財產局中台異字第G01090074號異議不成立審定書(2021.11.30)
https://ipcase.blogspot.com/2022/06/o.html
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
經濟部智慧財產局中台異字第G01090074號異議不成立審定書(2021.11.30)
被異議商標：註冊第02028181號「小情歌」商標
異議人：吳O峰
商標權人：林暐哲音樂社有限公司
商標代理人：林佳瑩
主文：異議不成立。
事實
商標權人以「小情歌」指定使用於商標法施行細則第19條第009類之「從網際網路下載之音樂、可下載之手機鈴聲、可下載之音樂檔案、從網際網路下載之影片、從網際網路下載之影像、可下載之影像檔案、從網際網路下載之電影、從網際網路下載之書籍、可下載之電子出版品；影碟、電視影片、電視節目錄影帶、電影片、錄影帶、錄音帶、唱片、影音光碟、伴唱帶、卡通片、動畫片、已曝光電影膠卷、已曝光電影片、數位影音光碟、光碟、錄音載體」商品、第035類之「可下載之數位音樂線上零售、可下載之鈴聲線上零售、可下載之預錄音樂線上零售、可下載之預錄電影線上零售」服務、第038類之「有線電視播送、無線電視播送、有線電視頻道之出租、電視播送、電台廣播、無線電廣播；網路電視播送、網路電台廣播、隨選視訊傳送」服務、第041類之「書籍出版、電子書籍及期刊之線上出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供不可下載之線上電子刊物、提供電子圖片線上瀏覽服務；娛樂服務、視聽歌唱服務、提供線上影片欣賞服務、提供不可下載之線上錄影節目、藉由隨選視訊提供不可下載之影片、藉由隨選視訊提供不可下載之電視節目、提供線上音樂欣賞服務、提供不可下載之線上音樂；舉辦娛樂競賽、舉辦各種講座、籌辦文化或教育目的之展覽、影展、休閒育樂活動規劃、安排及舉行音樂會、舉辦娛樂活動；影片製作、除廣告片外的影片製作、影片發行、錄影片製作、錄影片發行、碟影片製作、碟影片發行、影片錄影片碟影片之製作、唱片製作、唱片發行、錄音帶製作、錄音帶發行、伴唱帶製作、伴唱帶發行、電台育樂節目策劃、電台育樂節目製作、廣播節目製作、廣播娛樂節目製作、電視育樂節目策劃、電視娛樂節目製作、電視節目製作、電視娛樂節目之策劃製作、除廣告目的外的劇本編寫、電影劇本編寫、劇本改編、錄影帶編輯、為活動提供錄影編輯服務、錄影帶錄製、錄影帶剪輯、音樂錄製、音樂製作、唱片錄音服務、配音、表演節目製作、戲劇製作、配字幕、音樂作曲服務、歌曲寫作、除廣告片外的影片導演；音樂演奏、現場演奏、現場表演、藝人表演服務、劇院演出、音樂節目主持服務」服務申請註冊，經本局核准列為註冊第02028181號商標。異議人於109年2月6日以本件商標之註冊有違商標法第30條第1項第11、12款規定，對之提出異議，經本局依法通知商標權人答辯。
理由
一、 兩造當事人陳述
（一） 異議人主張略以：
1、 異議人為知名樂團「蘇打綠」創始成員，除擔任主唱並是主要詞曲創作者；2007年以第二張專輯「小宇宙」中之「小情歌」一曲風靡樂壇，並入圍第18屆金曲獎7項大獎，在眾望所歸下榮獲最佳樂團獎。在YouTube締造極高觀看次數，並經常在大型場合等演唱，且以手寫字體呈現「小情歌」商標，使用於實體專輯、音樂錄影帶、文宣海報上，並上架音樂平台及中華電信來電答鈴，所表彰之一系列音樂創作、專輯發行、歌唱表演等相關商品／服務，已為一般消費者所普遍知悉，為高度著名商標；「小情歌」經大量使用具有強烈識別性，商標權人嗣後始以相同文字作為系爭商標申請註冊於性質高度類似商品及服務，有造成混淆誤認或分散減損其特徵及吸引力。又商標權人之前身「林暐哲音樂社」與「蘇打綠」樂團成員雖曾有演藝經紀契約關係，然2017年蘇打綠休團，異議人與商標權人代表人林O哲復於同年12月30日共同聲明合約到期後，二者產生著作權爭議，商標權人竟趁隙申請註冊系爭商標，實難諉為善意，明顯企圖杆格異議人使用權利。
2、 108年民著訴第134號判決已認定，兩造專屬授權契約已於107年12月31日終止，故異議人創作音樂之著作財產權回歸異議人，依「商標識別性審查基準」4.7規定，僅有著作權人及得其同意之人，能申請系爭商標之註冊，商標權人無權申請；又「小情歌」經異議人演譯成為熟知之音樂歌曲，消費者立刻連結至異議人及其所屬樂團和異議人密不可分，自屬異議人先使用商標；在兩造專屬授權期間，商標權人對於「小情歌」之使用，乃係基於異議人之授權契約關係而來，其使用利益自應歸屬於異議人，是商標權人於雙方合作關係終止後，竟申請系爭商標，顯有致相關消費者混淆誤認商品／服務來源，依商標法第30條第1項第11、12款規定，應撤銷系爭商標之註冊。
（二） 商標權人答辯意旨略以：
1、 商標權人代表人係台灣流行音樂製作人、詞曲創作人、編曲家等，並成立商標權人公司，92年發掘「蘇打綠」樂團，93年起作為經紀公司製作、發行數張專輯，又註冊「蘇打綠sodagreen」商標，成立官方網站及社群頻道、粉絲專頁，更舉辦簽唱會與巡迴演唱會，發行各式周邊商品，107年籌備樂團復出事宜，依智慧局說明會及律師建議申請註冊系爭商標，並無搶註一事；
被異議商標：註冊第02028181號「小情歌」商標
異議人：吳O峰
商標權人：林暐哲音樂社有限公司
商標代理人：林佳瑩
主文：異議不成立。
事實
商標權人以「小情歌」指定使用於商標法施行細則第19條第009類之「從網際網路下載之音樂、可下載之手機鈴聲、可下載之音樂檔案、從網際網路下載之影片、從網際網路下載之影像、可下載之影像檔案、從網際網路下載之電影、從網際網路下載之書籍、可下載之電子出版品；影碟、電視影片、電視節目錄影帶、電影片、錄影帶、錄音帶、唱片、影音光碟、伴唱帶、卡通片、動畫片、已曝光電影膠卷、已曝光電影片、數位影音光碟、光碟、錄音載體」商品、第035類之「可下載之數位音樂線上零售、可下載之鈴聲線上零售、可下載之預錄音樂線上零售、可下載之預錄電影線上零售」服務、第038類之「有線電視播送、無線電視播送、有線電視頻道之出租、電視播送、電台廣播、無線電廣播；網路電視播送、網路電台廣播、隨選視訊傳送」服務、第041類之「書籍出版、電子書籍及期刊之線上出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供不可下載之線上電子刊物、提供電子圖片線上瀏覽服務；娛樂服務、視聽歌唱服務、提供線上影片欣賞服務、提供不可下載之線上錄影節目、藉由隨選視訊提供不可下載之影片、藉由隨選視訊提供不可下載之電視節目、提供線上音樂欣賞服務、提供不可下載之線上音樂；舉辦娛樂競賽、舉辦各種講座、籌辦文化或教育目的之展覽、影展、休閒育樂活動規劃、安排及舉行音樂會、舉辦娛樂活動；影片製作、除廣告片外的影片製作、影片發行、錄影片製作、錄影片發行、碟影片製作、碟影片發行、影片錄影片碟影片之製作、唱片製作、唱片發行、錄音帶製作、錄音帶發行、伴唱帶製作、伴唱帶發行、電台育樂節目策劃、電台育樂節目製作、廣播節目製作、廣播娛樂節目製作、電視育樂節目策劃、電視娛樂節目製作、電視節目製作、電視娛樂節目之策劃製作、除廣告目的外的劇本編寫、電影劇本編寫、劇本改編、錄影帶編輯、為活動提供錄影編輯服務、錄影帶錄製、錄影帶剪輯、音樂錄製、音樂製作、唱片錄音服務、配音、表演節目製作、戲劇製作、配字幕、音樂作曲服務、歌曲寫作、除廣告片外的影片導演；音樂演奏、現場演奏、現場表演、藝人表演服務、劇院演出、音樂節目主持服務」服務申請註冊，經本局核准列為註冊第02028181號商標。異議人於109年2月6日以本件商標之註冊有違商標法第30條第1項第11、12款規定，對之提出異議，經本局依法通知商標權人答辯。
理由
一、 兩造當事人陳述
（一） 異議人主張略以：
1、 異議人為知名樂團「蘇打綠」創始成員，除擔任主唱並是主要詞曲創作者；2007年以第二張專輯「小宇宙」中之「小情歌」一曲風靡樂壇，並入圍第18屆金曲獎7項大獎，在眾望所歸下榮獲最佳樂團獎。在YouTube締造極高觀看次數，並經常在大型場合等演唱，且以手寫字體呈現「小情歌」商標，使用於實體專輯、音樂錄影帶、文宣海報上，並上架音樂平台及中華電信來電答鈴，所表彰之一系列音樂創作、專輯發行、歌唱表演等相關商品／服務，已為一般消費者所普遍知悉，為高度著名商標；「小情歌」經大量使用具有強烈識別性，商標權人嗣後始以相同文字作為系爭商標申請註冊於性質高度類似商品及服務，有造成混淆誤認或分散減損其特徵及吸引力。又商標權人之前身「林暐哲音樂社」與「蘇打綠」樂團成員雖曾有演藝經紀契約關係，然2017年蘇打綠休團，異議人與商標權人代表人林O哲復於同年12月30日共同聲明合約到期後，二者產生著作權爭議，商標權人竟趁隙申請註冊系爭商標，實難諉為善意，明顯企圖杆格異議人使用權利。
2、 108年民著訴第134號判決已認定，兩造專屬授權契約已於107年12月31日終止，故異議人創作音樂之著作財產權回歸異議人，依「商標識別性審查基準」4.7規定，僅有著作權人及得其同意之人，能申請系爭商標之註冊，商標權人無權申請；又「小情歌」經異議人演譯成為熟知之音樂歌曲，消費者立刻連結至異議人及其所屬樂團和異議人密不可分，自屬異議人先使用商標；在兩造專屬授權期間，商標權人對於「小情歌」之使用，乃係基於異議人之授權契約關係而來，其使用利益自應歸屬於異議人，是商標權人於雙方合作關係終止後，竟申請系爭商標，顯有致相關消費者混淆誤認商品／服務來源，依商標法第30條第1項第11、12款規定，應撤銷系爭商標之註冊。
（二） 商標權人答辯意旨略以：
1、 商標權人代表人係台灣流行音樂製作人、詞曲創作人、編曲家等，並成立商標權人公司，92年發掘「蘇打綠」樂團，93年起作為經紀公司製作、發行數張專輯，又註冊「蘇打綠sodagreen」商標，成立官方網站及社群頻道、粉絲專頁，更舉辦簽唱會與巡迴演唱會，發行各式周邊商品，107年籌備樂團復出事宜，依智慧局說明會及律師建議申請註冊系爭商標，並無搶註一事；
商標權人為蘇打綠樂團製作專輯並經營演藝事業，「小情歌」雖係異議人詞曲創作者及演唱者，然不受著作權法保護，且無商標使用行為，縱有商標使用事實，亦係因商標權人錄製歌曲並供消費者播放，始構成商標使用行為；
又異議人雖主張「小情歌」為著名商標，然未提出銷售量、廣告行銷廣告以證明，縱為著名，亦係因商標權人投資與努力，應屬商標權人所有；
商標權人早已先使用「小情歌」商標，並非知悉他人商標存在而意圖仿襲，申請註冊系爭商標係為規劃「蘇打綠」樂團之復出活動，並擬拍攝同名音樂電影，且商標權人與「蘇打綠」樂團間之經紀合約至今仍存續，與異議人「個人」合約並無關連。
2、 「小情歌」為歌曲名稱，並無著作權，與詞曲專屬授權契約毫無關係，異議人實不得藉之擴張未擁有之權利，且雙方詞曲專屬授權係至108年12月31日，異議人違反著作權法已為臺北地方檢察署起訴，至於108年度民著訴字第134號民事判決，目前尚未確定且與本案無關；
二、 商標法第30條第1項第11款規定：商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。又商標法第30條第2項規定，著名之認定，以申請時為準。商標法施行細則第31條規定，本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。本款保護對象為著名商標，關於本款規定之適用，本局公告有「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」，作為案件審理之依據。
2、 「小情歌」為歌曲名稱，並無著作權，與詞曲專屬授權契約毫無關係，異議人實不得藉之擴張未擁有之權利，且雙方詞曲專屬授權係至108年12月31日，異議人違反著作權法已為臺北地方檢察署起訴，至於108年度民著訴字第134號民事判決，目前尚未確定且與本案無關；
又商標權人為「小情歌」之「錄音著作」著作權人，出資錄製、散布流通於市場，使之具有識別性，並未違反商標識別性審查基準4.7規定；
再者「小情歌」並非習知之音樂作品名稱，未與異議人(註：吳O峰)有單一無二之連結，亦非著名商標，消費者認知的是商標權人組織旗下藝人(註：蘇打綠樂團)錄製並使之廣為流通的作品，該等作品均明確標示「 Willin Musis Ltd.」、「發行公司：林偉哲音樂社」，係集體創作並由商標權人享有權利，「先使用人」為商標權人非異議人，系爭商標之註冊並無違反商標法第30條第l項第11、12款之規定。
（智慧財產局意見）
（智慧財產局意見）
二、 商標法第30條第1項第11款規定：商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。又商標法第30條第2項規定，著名之認定，以申請時為準。商標法施行細則第31條規定，本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。本款保護對象為著名商標，關於本款規定之適用，本局公告有「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」，作為案件審理之依據。
本案異議人固主張「小情歌」乃其原創音樂作品，所表彰之一系列音樂創作、專輯發行、歌唱表演等相關商品／服務，已為一般消費者所普遍知悉，惟就其所檢送之證據觀之：
（一） 申證7-10、12-15、24、32-44之兩造Facebook共同聲明、Google搜尋結果網頁、法院判決、商標申請註冊資料、維基百科、媒體雜誌報導、本局核駁審定書、異議人Instagram頁面、YouTube網頁、存證信函等證據資料，或未見「小情歌」之使用，或判決、審定書及商標申請註冊等資料非屬商標具體使用事證。
（二） 申證1-6、11、16-23、25-31之「蘇打綠」等維基百科、「小情歌」YouTube網頁、Google搜尋「小情歌」結果網頁、據爭商標實際使用態樣、媒體雜誌有關「小情歌」報導網頁等證據資料，固能知異議人係蘇打綠樂團之主唱，並為該樂團發行的第二張專輯「小宇宙」中「小情歌」歌曲之詞曲作者；惟審酌上述申證1資料所另載之「林暐哲音樂社旗下的藝人」、「唱片公司 林暐哲音樂社（2004年－2009年）」、「經紀公司 林暐哲音樂社（2004年－2017年）」等，及答證13之「小宇宙」維基百科所載「唱片公司 林暐哲音樂社」、「製片人 林暐哲」等，可知該包含「小情歌」歌曲之「小宇宙」音樂專輯之製作、發行等皆非由異議人(註：吳O峰)本身單獨所為。
（三） 再審酌上述使用事證，或可見YouTube影片名稱係「蘇打綠sodagreen-【小情歌】Official Music Video」、或顯示其置於歌詞之首，或與眾多歌曲並列，或眾多報導稱其為「經典金曲」、「經典歌曲」、「代表曲目」等，是系爭商標申請註冊時，對相關喜愛國語流行音樂之大眾而言，「小情歌」僅係蘇打綠樂團一張專輯中之歌曲名稱。
（四） 按商標之使用，至少須符合以下情形(1)使用人主觀上必須為行銷目的而使用商標(2)其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標(3)需有使用商標之行為。如上所述，依現有證據，僅能證明異議人係蘇打綠樂團之主唱，並為「小情歌」歌曲之詞曲作者，並無異議人本身有基於向市場促銷或宣傳商品或服務之行銷目的，將「小情歌」作為商標使用於所稱音樂相關商品/服務包裝或有關之商業文書或廣告等之使用商標行為，且使相關消費者認識其為商標及熟知並臻著名之證據。
（一） 申證7-10、12-15、24、32-44之兩造Facebook共同聲明、Google搜尋結果網頁、法院判決、商標申請註冊資料、維基百科、媒體雜誌報導、本局核駁審定書、異議人Instagram頁面、YouTube網頁、存證信函等證據資料，或未見「小情歌」之使用，或判決、審定書及商標申請註冊等資料非屬商標具體使用事證。
（二） 申證1-6、11、16-23、25-31之「蘇打綠」等維基百科、「小情歌」YouTube網頁、Google搜尋「小情歌」結果網頁、據爭商標實際使用態樣、媒體雜誌有關「小情歌」報導網頁等證據資料，固能知異議人係蘇打綠樂團之主唱，並為該樂團發行的第二張專輯「小宇宙」中「小情歌」歌曲之詞曲作者；惟審酌上述申證1資料所另載之「林暐哲音樂社旗下的藝人」、「唱片公司 林暐哲音樂社（2004年－2009年）」、「經紀公司 林暐哲音樂社（2004年－2017年）」等，及答證13之「小宇宙」維基百科所載「唱片公司 林暐哲音樂社」、「製片人 林暐哲」等，可知該包含「小情歌」歌曲之「小宇宙」音樂專輯之製作、發行等皆非由異議人(註：吳O峰)本身單獨所為。
（三） 再審酌上述使用事證，或可見YouTube影片名稱係「蘇打綠sodagreen-【小情歌】Official Music Video」、或顯示其置於歌詞之首，或與眾多歌曲並列，或眾多報導稱其為「經典金曲」、「經典歌曲」、「代表曲目」等，是系爭商標申請註冊時，對相關喜愛國語流行音樂之大眾而言，「小情歌」僅係蘇打綠樂團一張專輯中之歌曲名稱。
（四） 按商標之使用，至少須符合以下情形(1)使用人主觀上必須為行銷目的而使用商標(2)其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標(3)需有使用商標之行為。如上所述，依現有證據，僅能證明異議人係蘇打綠樂團之主唱，並為「小情歌」歌曲之詞曲作者，並無異議人本身有基於向市場促銷或宣傳商品或服務之行銷目的，將「小情歌」作為商標使用於所稱音樂相關商品/服務包裝或有關之商業文書或廣告等之使用商標行為，且使相關消費者認識其為商標及熟知並臻著名之證據。
異議人固再主張「小情歌」經其演譯已成為熟知之音樂歌曲，消費者立刻連結至異議人及其所屬樂團，自屬異議人先使用商標，然查如前所述「小情歌」依消費大眾之認知，僅係一張專輯之歌曲名稱，消費者不會將之與特定的商業來源連結，況該專輯之製作、發行等亦非由異議人本身單獨所為；異議人雖又稱商標權人對於「小情歌」之使用，乃係基於異議人之授權契約關係而來，
然查異議人所舉證據不足證明「小情歌」係屬著名商標，已如前述，況所舉智慧財產法院108年民著訴字第134號民事判決（申證10）係屬雙方之著作權爭議與本案並無關聯；
另本案係審酌異議人有無使用「小情歌」作為商標並臻著名，所稱著作財產權已回歸異議人，依「商標識別性審查基準」4.7規定，僅有著作權人及得其同意之人能申請系爭商標註冊之主張，不在本案審酌之範圍內，亦難執為論據。至於有關「蘇打綠Sodagreen」商標註冊同意書、雙方經紀合約或著作權爭議等其他事項，皆與本案無關，爰不一一論述，併予敘明。
（五） 綜上所述，異議人(吳O峰)所檢送之證據既不足以證明有將「小情歌」作為商標使用並臻著名，不符合本款規定之要件，系爭商標之註冊自無商標法第30條第1項第11款規定之適用。
三、 商標法第30條第1項第12款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊。本條款適用上須系爭商標「申請」時，有相同或近似於他人「先使用」於「同一或類似商品或服務」之商標，且商標權人有因「特定關係知悉他人先使用商標」，並有「意圖仿襲」之情事，始足當之。又本款所稱「先使用」之商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請註冊之前已有持續使用之事實。
（五） 綜上所述，異議人(吳O峰)所檢送之證據既不足以證明有將「小情歌」作為商標使用並臻著名，不符合本款規定之要件，系爭商標之註冊自無商標法第30條第1項第11款規定之適用。
三、 商標法第30條第1項第12款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊。本條款適用上須系爭商標「申請」時，有相同或近似於他人「先使用」於「同一或類似商品或服務」之商標，且商標權人有因「特定關係知悉他人先使用商標」，並有「意圖仿襲」之情事，始足當之。又本款所稱「先使用」之商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請註冊之前已有持續使用之事實。
本件異議人固主張雙方合約到期後因著作權爭議，商標權人竟趁隙申請註冊系爭商標，實難諉為善意，又「小情歌」經其演譯已成為熟知之音樂歌曲，自屬異議人先使用商標，然如前述，審諸異議人所送證據並無法證明於系爭商標申請註冊之前有將「小情歌」做為商標使用之事實，且雙方關於著作權及重新發行專輯等爭議，非屬本款規範意旨審酌之範圍，是以，系爭商標之註冊，自亦難認有商標法第30條第1項第12款規定之情事。
四、 據上論結，異議人之主張並無理由。爰依商標法第15條規定處分如主文。
四、 據上論結，異議人之主張並無理由。爰依商標法第15條規定處分如主文。
沒有留言:
張貼留言