智慧財產法院109年度行商訴字第128號(2021.5.27)
原 告 統一超商股份有限公司(openchan)
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 美商林納克斯基金會(openchain)
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109 年10月30日經訴字第10906311060 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
事實及理由
壹、事實概要︰
參加人美商林納克斯基金會前於民國（下同）105 年3 月30日以「OPENCHAIN 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9 類、第35類、第41類、第45類之商品或服務，同時聲明以西元2015年10月6 日申請之美國第86780125號申請案主張優先權，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1960000 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。
嗣原告以系爭商標指定使用於第9 、41類商品或服務之註冊有違商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款之規定，對之提起異議。經被告審查，以109 年5月28日中台異字第G01080148 號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經濟部以109 年10月30日經訴字第10906311060 號決定：原處分關於系爭商標指定使用於「提供教育培訓服務」服務異議不成立之部分撤銷，由被告於4 個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。原告對於原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於第9 類商品所為「異議不成立」部分，聲明不服，乃向本院提起行政訴訟。本院認為本件判決結果，如認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人的權利或法律上利益將受有損害，故依職權命參加人獨立參加本件被告的訴訟。...
伍、得心證之理由：
一、本院審理之範圍：
本件原告以系爭商標指定使用於第9 、41類商品或服務之註冊有違商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款之規定，提起異議。
經被告為異議不成立之處分。原告不服提起訴願，訴願決定為「原處分關於系爭商標指定使用於『提供教育培訓服務』服務異議不成立之部分撤銷，由被告於4 個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回」。原告針對「其餘部分訴願駁回」部分（即原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於第9 類之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」商品「異議不成立」部分），聲明不服，故本院審理之範圍，為原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於第9 類上開商品「異議不成立」部分是否違法，先予敘明。又系爭商標指定使用於第41類之「提供教育培訓服務」部分既非本件審理範圍，兩造及參加人關於註冊第01616135號商標（指定使用於第41類服務）之主張及陳述，亦勿庸論列，併此敘明。
二、本件之爭點為：
系爭商標指定使用於第9 類之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」商品之註冊，是否違反商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款之規定？...
四、關於商標法第30條第1 項第10款規定部分：玆就本案相關混淆誤認因素，分論如下：
㈠商標是否近似暨其近似之程度：
系爭商標係由未經設計之大寫外文「OPENCHAIN 」所構成；據爭商標則係由略經設計之「- 」符號連結外文「OPEN」、「Chan」所構成。二者之外觀及讀音相彷，惟系爭商標之「OPEN」有開放的之意，「CHAIN 」則有鏈條、鎖鏈之意，其整體予人寓目印象係傳達參加人開放原始碼計畫中「開放軟體供應鏈」之觀念，據爭商標之「Chan」外文本身並無特定意義，係表達原告旗下「OPEN小將」卡通角色暱稱之音譯，系爭商標與據爭商標在觀念上仍有區別，整體而言，二商標雖屬近似，惟近似程度為中等。
㈡商品與服務是否類似暨其類似之程度：
⒈所謂商品類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。亦即在判斷商品類似與否時，應就衝突商標二者之原材料，性質，用途，形狀，零件或成品之關係，販賣單位或地點，消費者及通路之一致或近似等，參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為審酌。但由於社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品或服務類似與否作適切的判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之（最高行政法院108 年判字第374 號判決參見）。
⒉系爭商標指定使用於第9 類之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」商品，
與據爭商標指定使用之第9 類「資料載體、網際網路設備」商品相較，系爭商標指定之商品「可下載電子出版品」，係以文件或訊息之出版品為內容，僅其呈現之方式為電子式，
而據爭商標指定之「資料載體、網際網路設備」商品，為資料儲存媒介或供資訊傳輸之網路硬體設備，著重硬體或媒介本身之品質及性能，二者商品之性質、功能、用途及產製者、行銷管道均有差異，依一般社會通念、市場交易情形及產業別性質，二者類似之程度不高。
⒊系爭商標指定使用於第9 類之「可下載電子出版品」等商品，與據爭商標指定使用之「電話機、行動電話機、行動電話護套、影像電話、視訊會議裝置、網際網路電話、電傳真設備、通訊器材、磁性識別卡、信用卡、卡式電話卡、金融卡、ＩＣ卡、儲值卡、電腦識別卡、智慧卡、磁條卡」商品相較，二者指定商品之性質、功能、用途及產製者顯有不同，依一般社會通念及市場交易情形，二者類似程度甚低。
⒋原告雖主張，系爭商標之商品屬「可下載之電子出版品」，須藉由網際網路連線下載方式取得或使用，與據爭商標之「網際網路設備」商品具有高度且必要之連結性，符合「必要之依存關係」；據爭商標之「資料載體」為電腦網路的資料傳送中，下載資料儲存用之載體，與系爭商標指定使用之電子出版品，兩者經常需搭配使用，具有「配合使用關係」。且兩者之消費族群皆為網際網路、電腦資料之相關消費者，具有消費族群高度重疊性，兩商標指定之商品應屬高度類似云云。
惟查，由於社會及產業分工已越趨細緻，關於商品或服務是否類似，無法單憑抽象概念加以判斷，應綜合以一般社會通念、市場交易情形及各產業別性質，為個案妥適之判斷，已如前述。參酌現今資訊傳遞之方式，絕大多數係透過網際網路進行傳輸、下載及儲存，如概以系爭商標指定使用之「可下載之電子出版品」，必須經由據爭商標指定之「資料載體」及「網際網路設備」進行資訊儲存或傳輸，即認為二者均屬於類似商品，將會過度擴大商品類似之範圍，實有不當，本院認原告之主張，不足採信。
㈢商標識別性之強弱：
系爭商標「OPENCHAIN 」與據爭商標「OPEN-Chan 」之外文，均與其所指定使用之商品無直接關聯性，消費者會將其作為指示及區別來源之標識，應各具有相當之識別性。
㈣相關消費者對各商標熟悉之程度：
⒈按商標法第30條1 項規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：…」，同條第2 項規定「前項第9 款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準」。故除了第2 項所列之第9 款、第11至14款事由之外，其餘不得註冊之事由，判斷時點應以「註冊時」為準。
⒉依參加人檢送之下列證據資料可知，系爭商標最早於西元2015年10月即作為參加人開放原始碼之計畫名稱「OpenChain 」於都柏林舉辦之LinuxCon Europe 活動中公開發表（乙證1-8 之答辯附件16），並於西元2016年出版「OpenChain 」計畫之規範書（乙證1-8 之答辯附件17），直至西元2018年底已有Google、Facebook、Uber等國際知名企業加入該計畫（乙證1-3 之答辯附件8 及乙證1-5 之答辯附件12）。參加人曾於我國舉辦多場「OpenChain 」計畫研討會等相關會議（乙證1-3 之答辯附件6 ，2017年12月，及乙證1-7 之答辯附件14，2018年7 月），並開辦「OpenChain 」開源管理等相關訓練課程（乙證1-3 之答辯附件8 ，2018年2 月、3 月、8 月），參加人於本院審理中補充提出參證7 參加人於2018年8 月在台北舉辦「OPENCHAIN(開源合規) 」研討會、參證8 參加人在台灣舉辦「OPENCHAIN 」會議之資料（2017年12月）等，可知在系爭商標註冊之時（107 年12月16日），系爭商標業經參加人於國外及國內廣泛宣傳使用於與電腦軟體技術標準有關之電子出版品或訓練服務，已為國外及國內資訊科技產業之相關業者及消費者所知悉。
⒊至於據爭商標部分，原告固主張據爭商標為相關消費者所熟知並已達到著名之程度云云，惟查，原告於原處分階段提供之據爭商標使用證據（乙證1-2 及乙證1-4 之異議附件2 至5 ），多為卡通人物「OPEN小將」或「OPEN家族」之使用資料，縱使與據爭商標合併使用，其使用之方式，明顯可見是以「Open小將及圖」為主，據爭商標「OPEN-Chan 」外文則不明顯，又原告在稱呼該卡通人物時，均以「OPEN小將」作為書寫或唱呼之文字，相關消費者看見據爭商標「OPEN-Chan 」，無法立刻與「OPEN小將」卡通人物或日文「ちやん」產生聯想。
原告另於起訴狀附件4 提出據爭商標使用於智慧電視、手機、平板電腦、行車紀錄器、液晶顯示器、影音分享棒等商品之商品照片、相關銷售網頁及報導網頁資料6 份，惟觀之該等資料，主要使用之圖樣仍是「OPEN小將」卡通圖案，據爭商標使用的比重甚少，且有的僅標示在包裝盒之側面或底部，原告準備二狀又提出原證3 、4 即據爭商標使用於智慧電視及平板電腦之DM，委託印製廣告估價單，主張其於102 年6 月間印製智慧電視及平板電腦之廣告DM共達45萬5 千份，分配給全國7-11超商5,000 多家門市之消費者，故據爭商標已為國內消費者所熟悉云云。
惟查，該等廣告DM整體觀之，仍以「OPEN小將」文字及「OPEN小將」卡通人物圖樣為主要視覺印象，再者縱使原告曾於102 年委託印製廣告DM共45萬5 千份，亦難認該些廣告單均已發送完畢，且僅憑短期內一次性的發送宣傳，尚不足以證明據爭商標已為相關消費者所熟悉或已達到著名之程度。
㈤其他混淆誤認之因素：
⒈商標實際使用於商品／服務市場時，是否會產生混淆誤認之情事，尚會受到商標及商品／服務以外的一些因素所影響，為期判斷有無混淆誤認之虞的結果，能更與市場的實際情形相契合，誠有必要將那些有影響力的相關因素，儘可能納入參酌。尤其在商標爭議案件，其有關混淆誤認之虞要件的判斷，更應以商標於市場上實際使用情形為依據（混淆誤認之虞審查基準1.前言參見）。
⒉查參加人主要從事「開放原始碼」及「共用技術資源」之推動，是系爭商標指定使用之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品」等商品，主要提供予電子專業人士使用，而原告主要從事超商之經營，系爭商標商品之購買人、消費群，與據爭商標顯有不同，所提供商品之使用目的、內容、方式及消費對象均無重疊，二商標分別存在不同市場，營業利益衝突不明顯，造成相關消費者產生混淆誤認之可能性甚低。且參加人之系爭商標所表彰之規範準則為全球諸多知名科技軟體業者所採用，而軟體業者皆為專業人士，該等人士於選購及使用軟體時，均會施以較高之注意，對系爭商標與據爭商標之差異應可輕易加以區辨。
㈥系爭商標之申請人是否善意：
參加人美商林納克斯基金會（The Linux Foundation）係於2007年由開放原始碼發展實驗室（OSDL）與自由標準組織（FSG)合併而成，為一非營利性技術貿易協會，基金會之宗旨在於「通過提供開放原始碼所需的統一資源和服務，與封閉平台能成功的競爭，從而促進、保護和標準化Linux （自由和開放原始碼的類UNIX作業系統）」。參加人主要從事「開放原始碼（開源）」及「共用技術資源」之推動（參證3 ，本院卷二第49-55 頁），由於「開放原始碼」之概念為參加人之核心理念，參加人已在世界多國以「OPEN」為字首結合其他外文作為商標，並廣泛申請註冊，包括系爭商標在內，已在美國、歐盟，中國、日本、韓國獲准註冊（參證4 ，見本院卷二第57-229頁）。系爭商標創用於2013年，為參加人系列商標之一，亦係參加人推動之計畫名稱之一。系爭商標之規範準則完成制定於2014年8 月，於2015年10月在都柏林舉辦之LinuxCon Europe 公開發表，旨在簡化和統一開放原始碼授權合規實務，藉以促使開放原始碼更為可信，是一個全球性之計畫，多家世界著名公司皆已參與該計畫，參加人制定之「OPENCHAIN 」開源合規標準，並已於2020年12月納入ISO 國際標準（參證11) ，系爭商標與參加人推動之開放原始碼計畫之意涵有關，且在註冊日前與原告之據爭商標在不同市場上分別存在多年，應認為參加人申請系爭商標係屬善意。
㈦綜上，本院衡酌系爭商標與據爭商標近似之程度為中等；指定使用之商品類似程度不高或類似程度甚低；系爭商標於註冊日前，經參加人使用數年之久，已為國內、外相關業者或消費者所知悉；系爭商標與據爭商標分別存在不同市場，營業利益衝突不明顯；參加人申請系爭商標係屬善意等一切情狀，認為系爭商標指定使用於第9 類商品之註冊，並無致相關消費者與據爭商標產生混淆誤認之虞。
五、關於商標法第30條第1項第11款規定部分：
㈠商標法第30條第1 項第11款之適用，係以據爭商標於系爭商標「申請時」已臻著名為要件，若據爭商標並非著名，即無本款之適用。又系爭商標有主張優先權，申請日以優先權日（104 年10月6 日）為準（同法第20條第6 項規定）。
㈡查原告檢送之乙證1-2 異議理由書及乙證1-4 異議理由二書所附之件2 至5 ，多為卡通人物「OPEN小將」或「OPEN家族」之使用資料，縱使與據爭商標合併使用，其使用之方式，明顯可見是以「Open小將及圖」為主，而非據爭商標「OPEN-Chan 」外文，又原告在稱呼該卡通人物時，均以「OPEN小將」作為書寫或唱呼之文字，相關消費者看見據爭商標「OPEN-Chan 」，難以與「OPEN小將」卡通人物或日文「ちやん」產生聯想。再者，原告檢送乙證1-4 異議理由二書附件4、5 之OPEN小將行車紀錄器、雙卡手機、icash 卡商品外包裝、「OPEN-Chan 」圍巾商品露天拍賣網頁、SOGI手機王網頁資料及起訴狀附件4 之591 房屋交易網、ePrice比價王、PChome個人新聞台、電腦王阿達等網頁資料，部分日期晚於系爭商標優先權日（104 年10月6 日），原告復未提供據爭商標商品於我國之銷售單據、實際銷售數額及市場占有率等相關資料，僅憑現有證據資料，尚不足認定於系爭商標優先權日之前，據爭商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度，原告主張系爭商標指定使用於第9 類商品違反商標法第30條第1 項第11款規定，自非可採。
六、有關商標法第30條第1項第12款規定部分：
㈠按商標法第30條第1 項第12款規定，旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊在同一或類似之商品／服務上，以防止不公平競爭行為。故商標申請人除須知悉他人商標，基於仿襲意圖而以相同或近似之商標圖樣申請註冊外，尚須商標申請人指定之商品／服務，與先使用人所使用之商品／服務為同一或類似，始有本款之適用。
㈡查原告檢附之據爭商標使用資料，其中行車紀錄器、雙卡手機、平板、聯網電視、液晶顯示器、影音分享棒等商品雖有標示據爭商標，惟上開商品與系爭商標指定使用之第9 類商品相較，二者之性質、功能、產製者有別，市場區隔明顯，依一般社會通念及市場交易情形，非屬同一或類似之商品或服務。故上開資料均不得作為原告先使用據爭商標於第9 類商品之證據，原告主張系爭商標指定使用於第9 類商品違反商標法第30條第1 項第12款規定，自非可採。
七、綜上所述，系爭商標之註冊，並無違反商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款之規定，原處分關於系爭商標指定使用於第9 類「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」異議不成立之部分，並無違法，訴願決定予以維持，並無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於上開商品「異議不成立」部分之處分，並作成系爭商標指定使用於上開商品之註冊，應予撤銷之處分，為無理由，應予駁回。
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 林欣蓉
法 官 彭洪英
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