智慧財產法院109年度行商訴字第119號行政判決(2021.5.12)
原 告 蕭O忠(「小8」註冊商標)
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 美食達人股份有限公司(85度C)
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109 年
9 月30日經訴字第10906309250 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
事實及理由
一、事實概要原告前於民國107 年10月16日以「小8 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第30類之「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1996156 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣參加人以系爭商標違反商標法第30條第1 項第11款、第12款規定，對之提起異議。
經被告審查後，認系爭商標有該條項第12款規定之適用，於109 年5 月26日以中台異字第G01080506 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。
原告不服，提起訴願，經經濟部於109 年9 月30日以經訴字第10906309250 號決定訴願駁回（下稱訴願決定）後，遂向本院提起訴訟。本院因認本件判決結果，倘認應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...
五、不爭執事項
㈠原告於107 年10月16日以「小8 」文字申請商標，指定使用於商標法施行細則第19條所商品及服務分類表第30類「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品，向被告申請註冊，經被告於108 年5 月1 日核准註冊系爭商標。
㈡參加人以系爭商標違反商標法第30條第1 項第11款與第12款規定，對之提起異議。經被告認系爭商標有該條項第12款規定之適用，以109 年5 月26日中台異字第G01080506 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。
六、爭點：系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1 項第12款規定不得註冊之事由而應撤銷其註冊？
七、本院之判斷
㈡系爭商標並無商標法第30條第1 項第12款規定不得註冊之事由，不應撤銷其註冊：
⒈按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。商標法第30條第1 項第12款定有明文。本款規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年度判字第938 號、第1012號判決參照）。亦即，在避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開規定之適用。又他人所先使用者，除應符合商標法第5 條商標使用之規定外，更應能證明係屬「商業交易過程而使用」以及「客觀上應足以使相關消費者認識其為商標，且其使用並應符合一般商業交易習慣」之要件，始足當之（最高行政法院105年度判字第394 號判決參照）。準此，本件系爭商標之註冊有無違反商標法本條款之適用，必須符合以下要件：⑴系爭商標與他人先使用之商標構成相同或近似。⑵據爭商標使用之商品或服務與系爭商標指定使用商品或服務同一或類似。⑶申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。⑷未經他人同意申請註冊等要件外，尚須申請人具有仿襲之意圖。
⒉系爭商標與據爭「小8 」文字相同且使用商品之類似，但參加人未將據爭「小8 」文字作為商標使用
⑴系爭商標與據以異議商標構成相同：
系爭商標與參加人所主張先使用之據爭「小8 」文字，均係由單純中文及數字「小8 」所組成，兩者相較外觀、讀音均屬相同，並未達可資區別之程度，以具有通常知識經驗之消費者，在購買時施以通常之注意，於異時異地隔離個別觀察，或交易連貫唱乎之際，確易予人誤認二者來自同一來源之聯想，應屬構成近似程度極高之商標。
⑵系爭商標指定使用於「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品，與參加人據爭「小8 」文字先使用於糕餅等商品及餐飲服務相較，二者均屬可食用之蛋糕、甜點、零食等商品，或前者之商品常藉由後者之服務提供，二者於功能、產製主體、行銷管道及購買者等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬類似程度極高之商品或服務。
⑶依參加人(85度C公司)於異議階段所提出其於系爭商標申請前有先使用據爭「小8 」文字之證據觀之：
①由參加人85度C 官方網站之102 年11月4 日新聞年報及自由財經報導中以「開發二代店搶攻座位經濟商機…謝○○重新打造『新85』」記載「從7-11轉換跑道到85°C ，謝○○自嘲工作似乎都和數字有關，過去7-11被戲稱為『小7 』，他到85°C 後則變成『小8 』。首家示範店推餐點全天候，在台中開出的第一間二代示範店，並首度規劃全天候的餐點，以俏皮的『小8 』為名，推出『小8 晨食』、『小8Brunch』、『小8 午茶』以及『小8 最愛』，全時段搶攻外食市場」、證券服務621 期2014年1 月15日以「85度C 從臺灣飄香到全世界，黃金組合『咖啡、甜點、麵包』滿足每個人的味蕾」報導中記載「相較於一代店的平價、外帶模式，擔負85度C 品牌改造大任的二代店，顯得更現代、更時尚，除了廣設座位區，全店還特採用木質裝潢，營造溫暖、充滿人文氣息的空間。同時店內也提供免費無線網路、插頭、USB 充電插座，打造成時尚的行動辦公室；並首度規劃全天候的餐點，以俏皮的『小8 』為名，推出『小8 晨食』、『小8Brunch 』、『小8 午茶』以及『小8 最愛』，全時段搶攻外食市場，透過轉型，85度C 也期待可以將平均客單價由現在的5 、60元，拉高至百元以上，與未來邁向世界級的品牌接軌。」、102 年10月13日聯合報報導記載「85度C 咖啡找到新定位，集團執行長謝○○宣布，85度C 進入『二代店』時期，將擴大內座區，從『外帶』主流改『內用』，產品全改款……店內用『小8 套餐』打85折」，以及參加人官網中之優惠商品中標示「小8 推薦商品」、「排隊小8 蛋糕」，上開報導內容主要在報導「85度C 」欲打造二代店、規劃全天候餐點、搶攻外食市場等目標，仍係以行銷85度C品牌為目的，僅以極小部分篇幅提及據爭「小8 」文字，且由上開文字敘述，可知據爭「小8 」文字僅係作為餐點名稱之一部分，並因參加人將如附圖二所示之商標圖樣以小8 命名，故以擬人化說法推出「小8 最愛」、「小8 推薦商品」，由一般商業交易過程而言，相關消費者僅能認識85度C 為商標，尚不足以使相關消費者認識據爭「小8 」文字亦為該品牌之商標。
②再由參加人85度C 官方網站之103 年7 月9 日、7 月14日、8 月12日新聞年報及103 年7 月15日中時電子報報導中記載「F-美食（2723-TW ）其下全台最大的連鎖咖啡烘焙專賣店85度C ，為慶祝10週年慶及父親節來臨，…首次推出小8 造型蛋糕共同歡慶；……今年首度推出的小8 造型蛋糕，不僅推出主題款蛋糕，更全新打造杯子蛋糕軍團強勢來襲，由小8為主題的經點小8 、微笑小8 以及巧克力小8 三款杯子蛋糕領軍等…」、「為了讓辛苦的爸爸們開心過節，全台最大的連鎖咖啡烘焙專賣店85度C 獨家研發推出四款超搶眼主題蛋糕，有外型充滿懷舊復古味的阿爸的工具箱、老爸的花襯衫以及搭上最夯星星熱潮的歐爸蛋糕，更有專為85度C 十週年生日設計的小8 蛋糕」、「…專為85度C 十週年生日設計的小8 蛋糕，…本次更以可愛的小8 為主題，推出經典小8、甜心馬卡龍、粉紅仲夏等10款杯子蛋糕，價位有50元和65元」、「85度C 今年新推『小8 一口甜心餅乾禮盒』（647元）與『幸福摩天輪甜甜圈禮盒』（280 元），增加零嘴系列的糕餅…」，並附有如附圖二所示圖樣之造型蛋糕、杯子蛋糕照片（原處分卷第33、35頁反面），另由85度C 官方臉書網頁中103 年12月9 日標示「【小八的蛋糕327 法則，每週三第2 件7 折】…小週末就是特別想吃蛋糕，下班後來85度C 坐坐吧～」、104 年2 月1 日標示「【清爽的起士蛋糕. 排隊小8 來囉】很容易上手的蛋糕排隊小8 起士蛋糕…」，並附有如附圖二所示圖樣之起士蛋糕照片、107 年11月29日標示「85度C 台南中華東店：熱銷商品排隊小8 起司蛋糕回來囉」，以及109 年2 月85度C 廣告型錄記載「花生小8 」、「小8 起司蛋糕」，上開內容主要仍係參加人在介紹其旗下品牌「85度C 」推出之新商品，且新商品係以「小8 」命名之商品名稱，均仍以85度C 為主要行銷目的，並非行銷據爭「小8 」文字之相關訊息或資料，單憑上開據爭「小8 」文字，實無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識別功能，尚難認定據爭「小8 」文字有作為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料。
③參加人所提出申證4 以小8 為名發想設計公仔圖案及周邊商品，其上固有「小8 徽章」、「小8 日之活動立架」、「平面文宣- 小8 款」、「小8 磁鐵」、「小8 木擺設」及「小8 FRP 擺設」文字，然觀諸申證4 之內容，明顯係參加人送請他人委製之圖樣，並非一般消費者所能直接接觸之證據資料，一般消費者所能直接接觸者，僅參加人將如附圖二所示之商標圖樣設計之造型徽章、活動立架、平面文宣、磁鐵、木擺設及FRP 擺設實物而已，而該等商品除活動立架之「小8 日」外，全無出現據爭「小8 」文字，且如附圖二所稱之商標圖樣，係因參加人之命名故稱為「小8 」，然觀其圖樣造型，亦極類似於雪人造型，依一般交易習慣，消費者實自無從由上開公仔圖案及周邊商品，即認識到據爭「小8 」文字亦為參加人旗下85度C 連鎖咖啡店之商標。
④另由102 年12月26日部落客文章中敘述「活力平方針對85度C 的年節禮盒，規劃了小8 系列可愛版，今年85度C 的年節禮盒訴求歡樂氣氛增加童趣…」、103 年3 月15日部落格文章中敘述「店外也放了新吉祥物『小8 』」，並附有小8 公仔之照片、104 年6 月2 日部落格文章敘述「85度C 排隊小8 起司蛋糕：瑄媽今天閒來無事路過85度C 時，就那巧剛好看見這款排隊小8 起司蛋糕」，並附有如附圖二所示圖樣之起士蛋糕照片，由上開文章內容，僅在介紹85度C 推出新年節禮盒，規劃小8 系列可愛版，或表示小8 公仔為85度C 之吉祥物，抑或表示85度C 有一款人氣排隊商品即小8 起司蛋糕，可知參加人僅係將據爭「小8 」文字作為禮盒或商品名稱之一部分，抑或公仔、吉祥物之名稱，由一般商業交易過程而言，相關消費者僅所認識者仍係以85度C 為商標，尚不足以使相關消費者認識據爭「小8 」文字亦為該品牌之商標。
⑤又由參加人所提出之Google搜尋網頁結果，可知參加人尚需同時以「85度C 小8 」為關鍵字始得搜尋出與85度C 或據爭「小8 」文字相關之資料，惟該等網頁搜尋結果，大多為上述之新聞報導或參加人85度C 官方網站資料，而該等資料均不足以使消費者得以認識據爭「小8 」文字具表彰指示商品來源識別功能，業如前述，自無從作為先使用之證據資料。
⑥綜上，參加人所提出據爭「小8 」文字之使用證據資料，客觀上均無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源之識別功能，並非商標之使用，尚難認定據爭「小8 」文字有作為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料。
⒊本件並無證據證明原告知悉他人商標存在且意圖仿襲而申請註冊者：
原告為販賣三色地瓜球之業者，且以路邊攤形式販售，參加人為販賣蛋糕、麵包、飲料等商品之業者，且以店面形式販售，因此，原告與參加人固均為販賣糕點相關商品之業者，惟販售形式上截然不同，仍有所差異，尚難認屬競爭同業關係。
又85度C 固為著名商標而為相關消費者所熟知，然參加人並非將據爭「小8 」文字作為商標使用，相關消費者僅能將之認識為85度C 所銷售商品之商品名稱抑或吉祥物之公仔名稱，業如前述；
再者，由上開參加人所提出之使用證據以觀，多係在102 年至104 年間，距離系爭商標於107 年10月16日申請註冊日均已逾3 年時間，尚難認參加人有持續使用據爭「小8 」文字，至參加人於行政訴訟階段所提出丙證2之使用證據，時間均在系爭商標之申請註冊日後，自不得作為據爭「小8 」文字之先使用證據，足見知悉85度C 有使用系爭「小8 」文字之人應在少數，而非相關消費者所熟知，實無從認定據爭「小8 」文字於系爭商標申請日前，即已為相關消費者或為其競爭之同業所知悉，自難僅憑因85度C 廣為相關消費者所熟知，且系爭商標申請人登記地址在南投，與參加人85度C 南投水里店門市地址鄰近，即推論原告係因知悉據爭「小8 」文字之存在，基於仿襲之意圖而申請註冊系爭商標。此外，被告或參加人就此復未提出較積極之證據證明原告知悉據爭「小8 」文字存在，是依現有資料，難謂原告有意圖仿襲而申請註冊之情形，則系爭商標之註冊自無商標法第30條第1 項第12款規定之適用。
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 陳端宜
法 官 林怡伸
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