智慧財產法院109年度民專上字第8號民事判決(2021.05.27)
上 訴 人 巨大機械工業股份有限公司
被上訴人 泳仁實業股份有限公司兼法定代理人 陳O州
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109 年1 月14日本院108 年度民專訴字第20號第一審判決提起上訴，本院於109 年12月10日作成中間判決，並就損害賠償部分續行審理，於110 年4 月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
二、泳仁實業股份有限公司、陳O州應連帶給付上訴人新臺幣11,266,500元。
三、泳仁實業股份有限公司不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用、為上述目的而進口「捷諾利D-1 電動輔助自行車」及一切侵害中華民國第D133389 號設計專利之物品，已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷毀。
事實及理由
...本院就侵權及有效性之中間爭點，於民國（下同）109 年12月10日作成中間判決（見本院卷三第493-562 頁），認定系爭產品已落入系爭專利之專利範圍，系爭專利具有應撤銷之事由，本院依上開中間判決之判斷，就損害賠償部分續行審理並為終局判決，合先敘明。...
肆、兩造間之主要爭點：
一、被上訴人是否有侵害系爭專利之故意或過失？
二、上訴人依專利法第142 條第1 項準用第96條第1 、3 項規定，請求泳仁公司排除及防止侵害，並銷毀侵害系爭專利權之物或從事侵害行為之原料與器具，是否有理由？
三、上訴人依專利法第142 條第1 項準用第96條第2 項及第97條第1 項、第2 項；民法第184 條第1 項前段、第2 項、第18
5 條；及公司法第23條第2 項等規定，請求泳仁公司及其負責人陳泳州負連帶損害賠償責任，是否有理由？得請求之賠償金額為何？
伍、得心證之理由：
一、被上訴人是否有侵害系爭專利之故意或過失？...
㈡經查，被上訴人泳仁公司與上訴人同屬以生產、製造、販賣電動自行車為業務之業者，且泳仁公司早於88年6 月16日即已成立，被上訴人自承除製造電動自行車外，亦有生產其他自行車產品（見本院卷五第7 頁），對於同業間之產品趨勢及最新專利，理應有一定之關心及認識，或有相當之專業能力可得知悉市場上競爭產品之資訊。且上訴人先前曾以系爭專利向他人起訴獲得勝訴判決（本院104 年度民專訴字第41號、105 年度民專上字第25號），經TVBS新聞媒體105 年6月10日大幅報導（原證10，見原審卷一第277-279 頁），並經相關智慧財產業界、自行車專業媒體轉載、流傳（原證12至原證14，見原審卷一第551-562 頁），電動自行車之相關業者應可透過該新聞報導而知悉系爭專利之設計內容，被上訴人未為適當之注意及查證，亦未取得上訴人之同意或授權，貿然製造、販賣侵害系爭專利權之系爭產品，縱非出於故意，至少有欠缺善良管理人注意義務之過失，堪予認定。
㈢被上訴人雖辯稱：本件原審經一年多之審理，認定系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍，惟上訴人上訴二審後，始主張係以鵜鶘鳥作為系爭專利外觀造型之設計靈感，並變更主張系爭專利之主要特徵為車架主體，以上均未見於系爭專利說明書，自不能因本院不同法官之間見解歧異，即認定被上訴人主觀上具有侵權之故意或過失云云。惟查，本院中間判決係依「整體觀察、綜合判斷」之原則，比對系爭專利與系爭產品之共同特徵及差異特徵對整體視覺印象之影響後，認為系爭產品之外觀整體視覺印象與系爭專利構成近似，而成立侵權，至於上訴人所稱系爭專利以鵜鶘鳥之造型為其設計靈感，僅係在說明系爭專利之外觀特色，又車架主體屬於系爭專利整體外觀之一部分，而新式樣（設計）專利之侵權比對，係以系爭產品與系爭專利核准公告之各視圖所揭露的整體外觀進行比對，判斷二者是否近似，本院中間判決並未超出系爭專利公告之專利權範圍，亦未變更侵權比對之基本原則，並無被上訴人所稱專利權範圍發生變動或有無法預見之情事，被上訴人以原審及本院中間判決認定不同為由，辯稱其主觀上並無侵權之故意或過失云云，不足採信。
二、上訴人依專利法第142 條第1 項準用第96條第1 、3 項規定，請求泳仁公司排除及防止侵害，並銷毀侵害系爭專利權之物或從事侵害行為之原料與器具，是否有理由？
㈠按專利法第142 條第1 項準用第96條第1 、3 項規定，設計專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之；設計專利權人為上開之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。次按，排除對於發明專利權之侵害，類似民法物上請求權之妨害除去或防止，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須論行為人之主觀要件（最高法院104 年度台上字第1343號民事判決、專利法第96條100 年12月21日修正之立法理由參見）。
㈡查上訴人為系爭專利之專利權人，系爭專利並無應撤銷之事由，系爭產品為被上訴人公司所製造、販賣，並已落入系爭專利之專利權範圍等情，為本院中間判決認定在案。被上訴人確有侵害系爭專利之客觀事實，且有繼續製造、販賣系爭產品之可能性，是上訴人有請求除去及防止侵害行為發生之必要，故上訴人依專利法第142 條第1 項準用第96條第1 、3 項規定，請求被上訴人不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用、為上述目的而進口系爭產品即「捷諾利D-1 電動輔助自行車」及一切侵害系爭專利之物品，其已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷毀，應屬正當。
㈢被上訴人雖辯稱，被上訴人收到上訴人民事起訴狀後即未再製造或銷售系爭產品，且伊本係從事生產二輪動力車輛事業，並非專門製作系爭產品，相關零件諸如輪胎、剎車器等本為二輪動力車輛常見之規格品，且本院中間判決亦肯認系爭產品與系爭專利具有若干差異特徵，上訴人自不得請求銷毀該等原料與器具云云。惟查，本院中間判決係依「整體觀察、綜合判斷」之原則，考量系爭專利與系爭產品之共同特徵及差異特徵對整體視覺印象之影響後，認定系爭產品落入系爭專利之專利權範圍（見中間判決第33頁第5 至10行）。故系爭產品係因其外觀之整體視覺印象與系爭專利構成近似，而成立侵權，且系爭產品銷售時係以整台電動自行車為單位進行銷售，無從分割為更小之單位，普通消費者選購時亦係整體觀察系爭電動自行車產品，故被上訴人主張，系爭產品與系爭專利具有若干差異特徵，上訴人不得請求銷毀系爭產品所有之原料與器具云云，顯不足採。至於被上訴人所有之生產二輪動力車輛之原料及器具，若非供製造系爭產品者，即不屬於從事侵害系爭專利權之原料或器具，非本件請求銷毀之範圍內，附此敘明。
三、上訴人依專利法第142 條第1 項準用第96條第2 項及第97條第1 項、第2 項；民法第184 條第1 項前段、第2 項、第185 條；及公司法第23條第2 項等規定，請求被上訴人公司及其負責人陳O州負連帶損害賠償責任，是否有理由？得請求之賠償金額為何？...
㈢損害賠償金額之計算：
⒈上訴人請求依專利法第97條第1 項第2 款「依侵害人因侵害行為所得之利益」規定，即泳仁公司銷售系爭產品所得之利益，計算損害賠償。經查，依車輛安全審驗中心110年2 月9 日車安審字0000000000號函所載，泳仁公司就系爭產品共計申請2,700 張審驗合格標章（見本院卷四第121-123 頁），扣除泳仁公司於本院110 年3 月31日準備程序筆錄提出其所留存尚未使用之審驗合格標章480 張（標章號碼A02021至A02500，本院卷五第7-8 頁），堪認泳仁公司至少已製造系爭產品之數量為2,220 台。
上訴人稱為促進訴訟及訴訟經濟考量，同意以106 、107 年同業利潤標準「機車製造業」類別之毛利率35％計算。本院審酌，財政部每年就營利事業各種同業，核定利潤標準，作為課徵所得稅之依據，其核定之同業利潤標準，係依據各業抽樣調查並徵詢各該業同業公會之意見而為核定，可謂係依統計及經驗所定之標準，為一客觀公正之參考資料，在被上訴人無法證明系爭產品之成本及費用數額（詳後述），且卷內亦無其他證據資料可資佐證之情況下，依財政部核定之同業利潤標準毛利率作為計算被上訴人所得利益之依據，應屬合理，最高法院及本院亦有採用同業利潤標準之毛利率為計算損害賠償之案例（最高法院107 年度台上字第2358號民事判決、本院108 年度民專訴字第2 號、106年度民專上字第38號、107 年度民專上字第14號、105 年度民專上字第13號、106 年度民專上字第11號、106 年度民專上易字第2 號、105 年度民專上字第25號民事判決參見）。
查系爭產品為「電動輔助自行車」，依中華民國稅務行業標準分類－第8 次修訂版（附件40，見本院卷四第151- 154頁），屬於3121「機車製造業」類別，依106 及107 年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準，代號「3121-00 」之「機車製造」類別之同業利潤標準毛利率為「35％」。次查，上訴人同意以被上訴人提出之被證12出貨單所載14,500元為銷售系爭產品的平均售價，依此計算，系爭產品之總銷售金額為32,190,000（計算式：14,500元×2,220 台=32,190,000 元），再乘以同業利潤標準毛利率35 %，應認被上訴人因侵害行為所得之利益為11,266,500元。
⒉上訴人雖主張，被上訴人等明知其製造、販賣系爭產品侵害系爭專利，竟仍故意為之，嚴重侵蝕上訴人之品牌商譽，侵權情節重大，請求依專利法第142 條第1 項準用同法第97條第2 項規定，酌定至多三倍之損害賠償金額云云。惟查，本院認定被上訴人未為適當之注意及查證，亦未取得上訴人之同意或授權，貿然製造、販賣侵害系爭專利權之系爭產品，至少有欠缺善良管理人注意義務之過失，已如前述，上訴人主張被上訴人具有故意，並未提出明確之事證以實其說，尚難採信，上訴人依上開規定請求三倍之懲罰性賠償金，並非正當。
⒊被上訴人之下列辯解，均不足採：
⑴被上訴人雖辯稱：其銷售系爭產品予訴外人明偉電動車行、邵士倉等人之實際數量僅有932 台，有被證12、乙證10、乙證11、乙證13之出貨單影本可稽云云。惟查，系爭產品之銷售資料包含商業帳簿、報表、銷售發票等，均在被上訴人持有中，上訴人無從知悉，依民事訴訟法第344 條規定，被上訴人就其銷售系爭產品之相關資料有提出之義務，若無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實（同法第345 條規定）。被上訴人於原審僅提出系爭產品之出貨單2 張（被證12，見原審卷二第19-21 頁），本院於中間判決之後，依上訴人之聲請，以110 年1 月21日智院駿和109 民專上字第8 號函，通知被上訴人應於文到20日內提出系爭產品之銷售資料（見本院卷四第77頁），被上訴人收受該通知後，於110 年3 月25日答辯七狀提出乙證10、乙證11出貨單影本（見本院卷四第313-697 頁，原本於110 年3 月31日準備程序提出），載明其銷售系爭產品之數量、單價、審驗合格標章之號碼等。惟上開資料並未包含上訴人於107 年8 月14日向「○○電動車」所購買並經原證6 公證書公證之標章編號「A01197」之系爭產品，足見被上訴人並未提出系爭產品完整之銷售資料，經上訴人於本院110 年3 月31日準備程序期日提出上開質疑之後，被上訴人才於本件言詞辯論期日之前2 日以110 年4 月27日言詞辯論意旨狀補正提出乙證13出貨單，載明另外銷售系爭產品4 台（包含標章編號「A01197」），早已逾本院110 年1 月21日函文諭知之期限，被上訴人既有違反文書提出義務之情事，且無從查證被上訴人是否尚有其他銷售資料亦隱匿未予陳報，此外被上訴人並未提出其他客觀證據資料（例如統一發票等），足以確認其銷售系爭產品之實際數量，被上訴人既有隱匿銷售數量之不誠實行為在先，本院自無從採信其所陳報系爭產品實際銷售數量僅有932 台之主張，本院依民事訴訟法第345 條規定，審酌一切情形，認為上訴人以泳仁公司申請之審驗合格標章為2,700 張，扣除其尚未使用之480 張後，其製造系爭產品之數量應為2,220 台之主張為真正，並無不當。
⑵被上訴人又辯稱，其係委由中國大陸之材料商即天津○○○進出口有限公司（下稱天津○○○公司）就系爭產品之車架進行烤漆，並將審驗合格標章寄給天津○○○公司，請該公司烤漆後貼上審驗合格標章，因該公司不諳黏貼作業，常發生黏貼歪斜而須撕掉重貼之情形，審驗合格標章屬於破碎標，撕掉無法再重新貼回，合格標章之黏貼率約為5 成（實際黏貼之數量約為1,100 台），有乙證15天津○○○公司出具之證明書可稽（見本院卷五第147 頁），上訴人不得以被上訴人向車輛安全審驗中心申請審驗合格標章之數量，認定即為系爭產品之實際銷售數量云云。
惟查，被上訴人向車輛安全審驗中心申請之審驗合格標章，係表彰該車輛經臺灣地區主管機關審驗合格之標識，被上訴人係自大陸地區進口電動自行車零件至臺灣組裝，衡情應於整輛車組裝完成在臺灣上市之前，再黏貼審驗合格標章即可，並無必要將臺灣之審驗合格標章寄往大陸，委由天津○○○公司代其黏貼之必要，且審驗合格標章須付費購買（每張25元，見被證17申請審驗合格標章費用單據，原審卷二第59-61 頁），並非無償發給，被上訴人竟稱審驗合格標章有高達一半以上因天津○○○公司黏貼不當而毀損，實與常理有違。再者，依「審驗合格標章管制辦法」規定，審驗合格標章因搬運、事故或其他因素致發生毀損或遺失時，應由發生合格標章遺失損毀之單位向品保單位通報，並填寫品質異常處理單，另應將毀損之審驗合格標章繳回保管單位留存，被上訴人並未提出任何證據證明其所取得之審驗合格標章有因黏貼不當而毀損，並向車輛安全審驗中心通報或繳回毀損之審驗合格標章之情形，其空言主張毀損之審驗合格標章被天津○○○公司銷燬而不存在云云，顯不足採。
⑶被上訴人又辯稱，系爭產品於製造銷售過程，平均每台約需支出13,295元之材料費、人事、運送、水電燃料、銷貨等費用，故被上訴人因系爭產品每台所得之利益僅為1,205 元云云，並提出附表五成本說明表、被證13購銷合同、被證15進口報單、DEBIT NOTE、報關費單據，被證16拖車費單據、被證17申請審驗合格標章費用單據為憑。
經查，被證13購銷合同上雖載明所購買材料之規格型號為「D-1 」，惟其數量僅有300 套，與本件認定之銷售數量差距過大，被證15進口報單所載之買方除了泳仁公司外，另有○○企業有限公司（下稱○○公司）、○○公司，顯與被證13購銷合同所載之買方不一致，被上訴人雖辯稱，○○公司、○○公司係泳仁公司之關係企業，由三家公司的電話號碼相同可資證明，使用○○公司、○○公司名義進口是方便作業云云（見本院卷五第7 頁）。惟查上訴人對於泳仁公司使用○○公司、○○公司進口系爭產品材料零件之事實已予以否認，且僅由被證15進口報單所載零件名稱，無法確認該等零件是否使用於系爭產品上，被證15進口報單之數量與被證13購銷合同記載之買賣數量300 套亦不相符。被證16拖車費單據，與被證13購銷合同、被證15進口報單等資料間的關聯性如何，亦有不明，且被證16部分請款單之請款對象為○○公司、○○公司而非泳仁公司，上訴人已否認上開被證15、16為系爭產品之成本費用單據，至於人事組裝費用、水電燃料、銷貨等費用，被上訴人並未提出任何證據資料可資佐證，況且被上訴人自承泳仁公司除生產系爭產品之外，也有生產其他自行車等語，本院綜合上情，認為被上訴人提出之上開證據，無法證明系爭產品每台之成本及費用為13,295元，及其銷售所得之利益每台僅為1,205 元，被上訴人所辯，不足採信。
⑷被上訴人又辯稱，依上訴人公司公布之106 、107 年度財務報表，毛利率僅13% 左右，上訴人請求依同業利潤標準毛利率35% 計算，顯屬過高，將使上訴人獲致超過其損害之利益云云。惟查：專利權人依專利法第96條規定請求損害賠償時，得就同法第97條第1 項各款之計算方式擇一為之，此屬專利權人之選擇權。本件上訴人係主張以「侵害人因侵害行所得之利益」作為計算損害賠償之方式，合先敘明。
又上訴人已陳明，該公司之財務報表數據係綜合上訴人公司之全部產品，即包括電動自行車及其他眾多種類自行車產品等，經統計後之「整體」財務報表，並非單一種類產品之營業數據；而自行車產品之營業毛利本較電動自行車產品為低，此觀之上訴人提出之106、107 年度同業利潤標準自明（電動自行車之毛利率為35％，自行車之毛利率僅為24％），而自行車又屬上訴人公司之主要業務產品，若以上訴人公司整體財務報表之毛利率，作為計算被上訴人因侵害行所得之利益之基礎，即有低估被上訴人所得之利益之情形，對專利權人顯屬不公，被上訴人上開辯解，不足採信。
⑸被上訴人又辯稱，上訴人已無實施系爭專利之產品，自無損害可言，又上訴人未於107 年8 月30日確認系爭產品落入系爭專利權範圍時，立即通知被上訴人，就避免損害擴大方面，有未盡注意義務之疏失，應減免被上訴人之責任云云。按專利權性質上為一種排他權，設計專利權人，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權（專利法第136 條第1 項），至於專利權人是否實施系爭專利，並非請求侵權人負損害賠償責任之法定要件。又專利權被侵害，依一般經驗法則，即會減少專利權人實施專利權通常所可獲得之利益，自不得以專利權人未製造、販賣，未授權他人製造、販賣而謂無損害（最高法院96年度台上字第17號民事判決參見）。
又按，損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或免除之，民法第217 條第1 項固定有明文。被上訴人未經上訴人之同意或授權，本無實施系爭專利之權利，縱使上訴人發現被上訴人侵權後，未立即提起訴訟或請求被上訴人停止製造、販賣系爭產品，亦難謂係造成損害發生或擴大之原因，被上訴人辯稱上訴人對於本件損害之發生或擴大與有過失，其得主張減輕或免除賠償金額云云，不足採信。
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