(商標 搶註 著作權 語文著作 無創作性 公司名稱) 前員工將公司先使用的網站名稱及商標搶註為「Pay-Pat 派特恩」，有應予撤銷的事由，被告不構成侵害商標。但公司所製作之廣告文宣，欠缺創作性，不受著作權法保護，被告不侵害著作權。

#商標 #著作權

這是二間智財管理顧問公司之間的爭議。

案例事實是：

【關於商標權】⛔
前員工把公司先使用的網站名稱拿去註冊商標，法院認為構成 #搶註，所以被告不構成商標侵害。

根據法院判決所記載的事實，心中可以產生一些小小的疑問：同為專利商標從事人員，為什麼公司沒有先去註冊商標？為什麼前員工會去註冊商標？為什麼前員工把公司先使用的商標註冊為 #公司名稱？

【關於著作權】⛔
前員工主張的申請專利廣告促銷文案，法院認為 #沒有創作性，所以被告不構成著作權侵害。

來看看法院的理由：

「其文字固均略為：「拒絕繳納高額專利維持費」、「政府規費詳細透明、代繳手續費全台灣最便宜」、「所提供的【各國年費標準】提供各國規費標準，代繳手續費、透明、合理，將派恩特／PAY-PAT的各國專利的【政府規費】及【手續費】，與原代理事務所的金額逐一比較，就可以得知省下多少費用，委任派恩特／PAY-PAT 申請專利、商標、繳納年費，可省下高額國外代繳專利年費」、「本公司專辦世界各國專利、商標申請，接辦案件皆由專利工程師親自接洽，並當面溝通專利圖面、撰寫核對稿件」、「新申請專利案件1 年內如另提出美國、日本、德國申請時，可免費主張該國優先權，專利申請手續費用請參照背面」、「各國年費標準，請上網鍵入」、「各國專利年費代繳，不需變更代理，每年可省下30% 專利年費」之文字及「各國專利申請與商標申請延展報價」之表格。又原告廖朝所稱屬其創作之「禁止圖樣」，即以紅圈與紅斜槓之符號表示禁止之意思， 為 #生活中習見之眾所周知符號，表達禁止高額專利維持費之意思，尚不足以表現作者之個性或獨特之程度，難認有何創作性；至於，其餘 #文字及表格亦僅係一般之行銷文字及報價表格，不僅非屬人類高度精神創作，亦難認有達到著作權法要求之創作性。」

智慧財產法院 107 年民商訴字第 49 號民事判決(2019.7.31)
判決底家：https://ipcase.blogspot.com/2019/08/pay-pat.html

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智慧財產法院 107 年民商訴字第 49 號民事判決(2019.7.31)

原　　　告　派恩特國際智慧財產權有限公司 兼 法 定 代　理　人　廖朝　　　
被　　　告　尚達國際專利商標有限公司 　 全球國際智慧財產有限公司

「 （二）系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1 項第12款規定
：... 2.次按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服 務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、 業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲 而申請註冊者，不得註冊。前項第12款所規定之先使 用之認定，以申請時為準，商標法第30條第1 項第12 款本文、第2 項分別定有明文。準此，仿襲而搶註他 人先使用商標之構成要件有四：（一）相同或近似於 他人先使用之商標。（二）他人商標先使用於同一或 類似商品或服務。（三）申請人因與他人間具有契約 、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。 （四）申請人須係基於仿襲意圖而申請註冊商標。 3.再按，我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是 以欲取得商標權而排除他人之競爭使用，即須依法向 主管機關提出註冊之申請，縱其使用在先，倘其未申 請註冊，原則上即不受商標權之保障。惟商標法除以 保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市 場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能，故 於86年5 月7 日修正新增本條款規定，其立法理由係 以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等 關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊 者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標 章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是本 條款旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先 註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆 及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之 權利（最高行政法院108 年度判字第223 號判決意旨 參照）。又所謂先使用之商標，係指在他商標申請註 冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非商標 註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。職是，不論是 否為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要 因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使 用商標存在而搶註者，均有本款之適用。 4.經查：(1)系爭商標為英文文字「PAY-PAT 」結合中文 文字「派恩特」所組成，並由原告廖朝於107 年1 月5 日申請註冊登記，此有商標註冊申請書1 份在卷 可參（見申請卷第1 頁）。(2)原告廖朝於96年9 月 10日至98年6 月25日受僱於被告尚達公司，96年11月 30日，被告尚達公司與訴外人○○公司簽訂WIM 客製 網站建置合約，並委由○○公司申請pay-pat .com之 網域名稱，費用均由被告尚達公司所支付，此有廖朝 勞保投保紀錄影本1 份、被告尚達公司與○○公司 簽定WIM 客製網站建置合約書影本1 份、被告尚達公 司開給○○公司的支票影本3 份、○○公司請款單及 開給被告尚達公司之統一發票各1 份在卷可憑（見本 院卷1 第213 、215 頁、219-223 頁），可知，被告 尚達公司於96年11月間委託○○公司建置網站，並以 pay-pat 申請網域名稱時，斯時原告派恩特公司尚未 成立（設立登記日：97年4 月21日，見本院卷1 第16 3 頁），且原告廖朝仍任職於被告尚達公司，其亦 不爭執知悉被告尚達公司前開委託○○公司建置網站 之事，其後，原告廖朝與被告朱陽昇協議成立專利 年費代繳機構，並於97年1 月3 日簽立合夥經營契約 書，其中記載：「雙方茲就將成立之『PAY-PAT 國際 專利年費代繳機構』，（以下簡稱PAY-PAT ），之合 夥經營事宜，合意條件如下：……」等語（見本院卷 1 第229-231 頁），可知，系爭商標之英文「PAY- PAT 」字樣，係源自於被告尚達公司申請網域名稱而 來。(3)○○公司之負責人林○○於本院審理時具結證 稱：「（問：「PAY- PAT」原告派恩特公司網站建置 時，是由尚達公司掛名與你擔任負責人的○○公司簽 建置合約嗎？）一開始是我的○○公司跟尚達公司簽 約，是要為尚達公司建置網站，內容是關於像商標註 冊或繼續延展的相關網站，那時候還沒有原告派恩特 公司這家公司，印象中是過1 、2 年或更久之後，這 家派恩特公司才出現。」等語（見本院卷2 第9-11頁 ）。是以，系爭商標之英文「PAY-PAT 」字樣之使用 ，至少可追溯至被告尚達公司委託○○公司設計網站 、申請網域名稱之時，堪認系爭商標之英文「PAY-PA T 」字樣係由被告尚達公司發想，並有行銷專利年費 代繳服務作為網域名稱之商標使用行為。(4)原告派恩 特公司之「派恩特」係出自於系爭商標之英文「PAY- PAT 」字樣之中文譯音，並作為97年4 月21日由被告 朱陽昇與原告廖朝共同出資設立登記之原告派恩特 公司的公司名稱，此為兩造所不爭，且原告派恩特公 司自97年4 月21日成立後亦積極使用「PAY-PAT 」與 「派恩特」字樣行銷所提供之代辦專利年費代繳等服 務，此亦有卷附廣告傳單、名片、信封、網頁截圖等 可查（見本院卷1 第25-34 、479 頁）。基上，系爭 商標之中文或英文字樣均為被告尚達公司或原告派恩 特公司使用至今，而原告廖朝固為原告派恩特公司 之代表人，惟並未取得被告尚達公司及原告派恩特公 司之同意或授權，即註冊系爭商標指定使用於代理智 慧財產權申請及有關事務之處理等服務上，而與被告 尚達公司、原告派恩特公司經營之代理智慧財產權申 請及有關事務之處理等服務相同，則被告全球公司抗 辯系爭商標註冊，違反商標法第30條第1 項第12款規 定，尚非無據。 5.原告廖朝主張：PAY-PAT 係其於96年5 月間參考IP FEE 專利網，想到可以pay 付費加上專利patent之簡 化作為網頁名稱，原告並於97年1 月3 號與被告朱陽 昇簽定合夥經營契約書，以PAY-PAT 為網站名稱建置 網站，之後復於97年4 月間成立原告派恩特公司云云 （見本院卷2 第108-109 頁）。惟查，原告廖朝上 開主張並未提出任何事證證明，佐以被告尚達公司委 託○○公司建置網站使用系爭網域名稱時，原告廖朝 當時僅為被告尚達公司之員工，而相關網站設計、 網域申請之費用俱為被告尚達公司所支付，縱認系爭 商標之中、英文係來自於原告廖朝之發想，惟其並 未為任何商標使用行為，其任職於被告尚達公司、原 告派恩特公司期間而知悉被告尚達公司、原告派恩特 公司有使用系爭商標於代理智慧財產權申請及有關事 務之處理等服務之事實，卻擅自申請系爭商標登記， 已違反商標法第30條第1 項第12款規定，原告上開主 張，尚無可取。 6.原告又主張：原告派恩特公司成立之初並無付款簽收 簿，故被告朱陽昇拿被告尚達公司付款簽收簿來使用 ，並將原先蓋好的被告尚達公司之名稱塗掉，另寫上 PAY-PAT ，以證明該廠商付款簽收簿係原告公司網站 款項之支付記錄（證物2 ）；第1 期代墊費用日期為 97年1 月25日，即在97年1 月3 日簽訂合夥經營契約 書之後，PAY-PAT 名稱並非被告朱陽昇所述於96年6 月間發想在廠商付款簽收簿登載；證物2 除沒有日期 之證明外，亦不足以證明被告朱陽昇前開之辯稱，其 否認證物2 之真正及證明力云云（見本院卷2 第182 頁）。惟查，原告廖朝於本院108 年1 月21日準備 程序期日，已不爭執證物2 之真正（見本院卷1 第45 3 頁），其既未能證明此部分之自認與事實不符，此 部分之撤銷於法自有不合。況就證物2 實質的證據力 之有無，縱認原告上開主張屬實，益證PAY-PAT 字樣 於97年1 月即為被告尚達公司使用，亦早於原告廖朝 申請註冊系爭商標之時點，原告上開主張，仍不影 響系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1 項第12款 規定之認定。」

「 （四）原告派恩特公司請求被告全球公司不得使用系爭廣告文
宣為無理由： 1.按著作權法第3 條第1 項第1 款規定，著作係指屬於 文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。創作如符 合「原創性」（即著作人自己之創作，非抄襲他人者 ）及「創作性」（即符合一定之「創作高度」）二項 要件，即屬受著作權法所保護之著作（最高法院106 年度台上字第775 號判決意旨參照）。 2.原告廖朝主張：系爭廣告文宣係由原告廖朝所創 作，其內容一開頭係於一反白之方框內，左側標示類 似禁止之圖樣加上「拒絕繳納」等鮮明紅字，右側則 置入簡單而聳動的幾個大紅字（即「高額專利維持費 」），下方再標示免付費電話，點出重點；接著再於 其下方以數行句子進一步說明以表達出原告公司之特 色，符合「微量創意原則」，自當屬著作權法保護之 標的，被告全球公司未經原告廖朝授權或同意，當 然無權使用云云（見本院卷2 第111 頁）。惟查，經 比對原告派恩特公司與被告全球公司所使用之廣告文 宣內容（見本院卷1 第145 、149 頁；第143 、147 頁。），其文字固均略為：「拒絕繳納高額專利維持 費」、「政府規費詳細透明、代繳手續費全台灣最便 宜」、「所提供的【各國年費標準】提供各國規費標 準，代繳手續費、透明、合理，將派恩特／PAY-PAT 的各國專利的【政府規費】及【手續費】，與原代理 事務所的金額逐一比較，就可以得知省下多少費用， 委任派恩特／PAY-PAT 申請專利、商標、繳納年費， 可省下高額國外代繳專利年費」、「本公司專辦世界 各國專利、商標申請，接辦案件皆由專利工程師親自 接洽，並當面溝通專利圖面、撰寫核對稿件」、「新 申請專利案件1 年內如另提出美國、日本、德國申請 時，可免費主張該國優先權，專利申請手續費用請參 照背面」、「各國年費標準，請上網鍵入」、「各國 專利年費代繳，不需變更代理，每年可省下30% 專利 年費」之文字及「各國專利申請與商標申請延展報價 」之表格。又原告廖朝所稱屬其創作之「禁止圖樣 」，即以紅圈與紅斜槓之符號表示禁止之意思，為生 活中習見之眾所周知符號，表達禁止高額專利維持費 之意思，尚不足以表現作者之個性或獨特之程度，難 認有何創作性；至於，其餘文字及表格亦僅係一般之 行銷文字及報價表格，不僅非屬人類高度精神創作， 亦難認有達到著作權法要求之創作性。準此，系爭廣 告文宣縱然為原告廖朝所發想，亦因不具最低創作 程度，非屬受著作權法所保護之著作，則原告廖朝 其依著作權法第84條之規定，請求被告全球公司不得 使用系爭廣告文宣云云，並無理由。」

智慧財產法院第三庭 法 官 張銘晃