(專利 損害賠償 最高法院)「擋水牆的柵板迫緊裝置 」新型專利：被告因侵害行為所得利益應如何計算？

最高法院 107 年台上字第 751 號民事判決(2018.11.1)

主 文 原判決除假執行部分外，關於駁回上訴人之上訴及命上訴人再連 帶給付暨各該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。
「 理 由 本件被上訴人主張(原告專利權人)：
伊為第 M371779號「檔水牆的柵板迫緊裝置 」新型專利（下稱系爭專利，專利權期間自民國99年1月1日起至 108年8月20日止）之專利權人，於市面上銷售系爭專利物品。上 訴人吳東霖未經伊同意，擅自製造販售與系爭專利技術相同之防 水閘門產品（下稱系爭產品），經伊查知後，於99年10月間與伊 簽訂協議書（下稱系爭協議），允諾不再製造系爭產品，詎於同 年12月間以上訴人林孜亭名義設立大禹工程行（實際負責人為吳 東霖），於 100年1月1日至102年8月31日期間繼續販售系爭產品 ，致伊受有損害。上訴人故意侵害伊之專利權，應依該期間按同 業利潤標準毛利率計算上訴人所得利益（100及101年度共為新臺 幣（下同）663萬3,829元、 102年1月1日至同年6月10日及同年6 月11日至同年 8月31日分為147萬4,184元、73萬7,092元）之2倍 賠償伊所受損害1,621萬6,026元（計算式：663萬3,829元×2＋1 47萬4,184元＋73萬7,092元×2）等情，爰依 92年2月6日修正公 布之專利法（下稱92年專利法）第108條準用第84條第1項、第85 條第3項、100年12月21日修正公布及102年6月11日修正施行之專 利法（下分稱100年專利法、102年專利法）第 120條準用同法第 96條第2項、第97條第2項、民法第185條第1項前段等規定，求為 命上訴人連帶給付1,621萬6,026元本息之判決（未繫屬本院者， 不予論述）。
上訴人則以(被告)：
系爭產品「迫緊裝置」之技術手段實質上與系爭專 利請求項1 不同，未落入系爭專利請求項1 之「文義」或「均等 」範圍。且第494976號「防水片及框架之結構改良」（下稱引證 1）、第489927號「阻水門改良結構」（下稱引證2）、第M35325 2號「擋水牆之柵板壓迫結構改良」（下稱引證3）等新型專利案 及「北京營造防水閘門（天水閘門）」簡介網頁之網站時光回溯 器Wayback Machine查詢資料（下稱被上證1）之組合，可證明系 爭專利請求項1不具進步性、新穎性。吳東霖所有第M406054號「 防水閘門檔板緊迫裝置」新型專利（下稱第54號專利）已表明以 系爭專利為先前技術而為改良，經經濟部智慧財產局核准專利， 系爭產品使用之「迫緊裝置」係實施第54號專利而來，自無侵害 之故意或過失。又伊縱應負損害賠償責任，「迫緊單元」對系爭 產品之貢獻度僅占6%，至多不超過16%，伊銷售系爭產品795組， 每組毛利2,704 元，按「迫緊單元」貢獻度換算後，獲利總額僅 12萬8,790元，至多不超過34萬4,235元。倘以大禹工程行營利事 業所得稅結算申報書（下稱系爭申報書）所載「營業收入總額」 做為損害賠償計算基準，則應同時扣除該申報書所載之「營業成 本」，以淨利率9%及「迫緊裝置」貢獻度計算獲利等語，資為抗 辯。
原審維持第一審所命上訴人連帶給付593萬1,166元本息之判決， 駁回其上訴，並命其再連帶給付1,028萬4,860元本息，無非以： 基於全要件分析，系爭產品（要件編號a至d、f ）可讀取系爭專 利請求項1（要件編號A至D、F）文義，無法讀取系爭專利請求項 1要件編號E之文義，但系爭專利請求項1要件編號E所稱「插設」 係指：具有凹凸相配合之2元件，運用插接方式將該2元件組配在 一起。系爭產品要件編號e之倒L型彎折之架體位置與系爭專利雖 有差異，然為所屬技術領域具有通常知識者能輕易完成，其技術 手段與系爭專利均係運用2 支插腳插入嵌插槽的結合關係，即藉 由左、右兩支插腳，插入設在擋水牆立柱2 側之多種預設高度且 成對之嵌插槽，達成對各種柵板疊置型態組合提供迫緊壓力、簡 易操作迫緊裝置及在立柱上快速組裝或拆卸之效果，係以實質相 同之技術手段，達成相同之功能，產生相同之效果，落入系爭專 利請求項1專利權之均等範圍，且無逆均等之適用。至於引證1、 2、3，被上證1之網頁照片均未揭露系爭專利請求項1要件編號 C 、E之技術特徵，引證1、3無法相容及組合，引證2、3 所欲解決 之問題與系爭專利明顯不同，無合理動機分別與引證1 組合，難 認所屬技術領域中具有通常知識者，可依據被上證1、引證1分別 或共同與引證2或引證3組合，輕易推導出系爭專利請求項1 之技 術內容，上訴人復未舉證證明被上證1 之網頁日期為真，其辯稱 ：系爭專利不具進步性、新穎性，尚無可採。次查，上訴人均知 悉系爭專利存在，且共同製造系爭產品，嗣於99年12月間以林孜 亭名義設立大禹工程行，製造販售系爭產品，足認有侵害系爭專 利權之故意，經依大禹工程行於100年、101年之銷售總額 2,390 萬7,438元、1,100萬7,453元扣除各該年度銷售成本 304萬4,221 元、663萬6,870元之所得利益2,086萬3,217元、437萬0,583元計 算被上訴人損害額為2,523萬3,800元，參諸被上訴人與大禹工程 行原有合作關係，上訴人故意侵害系爭專利，前因系爭專利爭議 簽署系爭協議，收受本件起訴狀繕本後仍繼續販售系爭產品等情 ，爰依92年專利法第85條第3項（100年及102年專利法第97 條） 規定酌定其應按上開損害額之1.5 倍賠償被上訴人，被上訴人請 求上訴人連帶給付損害賠償金1,621萬6,026元，未逾上開範圍， 應予准許等詞，為其判斷之基礎。
按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，民事訴 訟法第226條第3項定有明文，是法院為原告敗訴之判決，而其關 於攻擊方法之意見有未記載於判決理由項下者，即為同法第 469 條第6款所謂判決不備理由。查原審認定系爭產品要件編號 a至d 、f可讀取系爭專利請求項1要件編號 A至D、F之文義，系爭產品 要件編號e落入系爭專利請求項1專利權之均等範圍，且無逆均等 之適用，又上訴人所舉引證1、2、3及被上證1之組合不能證明系 爭專利不具進步性、新穎性，其故意侵害被上訴人之專利權，致 被上訴人受有損害，應以銷售系爭產品期間所得利益計算賠償額 ，負損害賠償責任，固非無見。

惟上訴人迭辯稱：系爭產品銷售 成本非僅如上證12及14（進項）統一發票所示之費用，銷項及進 項統一發票有會計年度上之差異，伊部分營業成本早於99年間向 包括被上訴人在內之廠商購買，倘以系爭申報書所載「營業收入 總額」為計算基準，即應扣除該申報書所載「營業成本」；另伊 係承攬防水閘門工程，而使用系爭產品，非單純銷售該產品，承 攬報酬中施工安裝費用，非屬銷售系爭產品所得利益，應自銷售 總額內扣除，伊因侵害系爭專利所得利益僅 12萬8,790元，不超 過34萬4,235元等語（見一審卷(一)第228、249、304頁、原審卷(二) 第157頁、原審卷(三)第180、183至185頁、卷(四)第56至61頁），並 提出系爭申報書、100年及101年1月至2月之營業人銷售額與稅額 申報書、99年至102年間統一發票等件為憑（見原審卷(三)第188至 208頁、原審卷(二)第304頁反面至389 頁），參以大禹工程行銷售 品項除（鋁合金）防水閘門外，尚含材料、置物架、鋁（料）製 品、（鋁合金）防水閘門工程等（原審卷(二)第165至168頁、第26 2頁反面、第304頁反面至 389頁），似見大禹工程行之營業項目 ，非以銷售系爭產品為限，上訴人前揭辯詞，是否全然無據，即 非無疑，原審就大禹工程行所營各項業務，是否均與系爭專利權 之侵害相涉？所得利益是否為因侵害行為而得之？等攸關上訴人 侵害行為所得利益及損害賠償額計算之事實，未遑詳查，並說明 上訴人前揭辯詞不足採之理由，逕認大禹工程行100及101年銷售 成本僅如上證12及14統一發票所示總金額（ 304萬4,221元、663 萬6,870 元），並據此計算上訴人各該年度之獲利，不惟速斷， 且有判決不備理由之違法。而上訴人侵害行為所得利益如何，於 損害賠償金額之計算所關頗切，該事實既有未明，本院尚無從為 法律上判斷。上訴論旨，執以指摘原判決為不當，求予廢棄，非 無理由。」 最高法院民事第八庭 審判長法官 鄭 傑 夫 法官 盧 彥 如 法官 黃 莉 雲 法官 林 麗 玲 法官 周 玫 芳