(商標 善意先使用) tPass v. TUMI T-Pass

智慧財產法院106年度民商訴字第49號民事判決(2018.10.24)

　　主　　　文 被告使用相同或近似於「tpass 」字樣於其原使用之商品、網頁 或其他任何表徵商標之行為時，均應與「TUMI」文字併用，並應 於字樣下方以同一比例同一版面附加「本商品與中華民國註冊第 01411307、01404031、01399889、01857302號『tpass 』商標均 無任何關係」。

「　3.被告行為屬商標法第36條第1 項第3 款規定之「善意先使用
　　」： 　　經查，依被證17至19之收據顯示，被告使用據爭商標之據爭 　　商品早自97年12月3 日起，即已陸續經我國之昇恆昌股份有 　　限公司（Ever Rich D .F .S . CORP .）、俊嶽企業股份有 　　限公司（Great Alps Industr y Co . Ltd . ）、采盟股份 　　有限公司（Tasa Meng ）採購，該等收據顯示之帳單寄送地 　　址、送貨地址亦均位於我國境內；且依被證3 、20、21、24 　　之我國媒體廣告及被證15之消費者網路討論，亦顯示被告自 　　98年5 月14日起，即開始將據爭商標使用於與據爭商品有關 　　之媒體廣告，並經我國消費者於網路上加以評價，可知被告 　　於系爭商標98年6 月11日申請註冊前，即已於市場持續使用 　　據爭商標於據爭商品，而符合善意先使用之情明確，則被告 　　在原有販售據爭商品而善意使用據爭商標之事實下，其交易 　　關係於法律上所應受保護權益，尚不因原告事後註冊取得系 　　爭商標權而受影響，是被告依商標法第36條第1 項第3 款規 　　定，主張不受系爭商標之效力所拘束，即屬有據，原告自不 　　得主張被告侵害系爭商標。準此，原告依商標法第71條第1 　　項、第69條第1 項、第3 項規定，先位、備位請求被告損害 　　賠償，及先位請求被告給付銷售額10% 暨於網站說明授權關 　　係，均非有據。 　4.原告得請求被告就原商品之範圍附加適當之區別標示： 　按商標法善意先使用之規定，乃立法者為衡平保護善意先使 　　用人及商標權人而設，修正前商標法第30條第1 項善意先使 　　用之規定於86年5 月6 日修正公布之商標法係列為商標法第 　　23條第2 項，該條修正時，行政院函送立法院之修正草案中 　　，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限」，惟在 　　立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，可知上開法條所 　　謂「以原使用之商品或服務為限」一語，立法者無意限制其 　　產銷規模，亦未就「原使用之商品」再為型號、尺寸等經營 　　細節之進一步限制，況考量各國商標保護制度本有歐陸法系 　　註冊主義及英美法系使用主義之不同，實務上不乏商標先使 　　用者一時失慮疏未依我國法制先申請商標註冊保護，而嗣後 　　遭他人持以申請註冊者，此種情形下，若僅考量保護商標註 　　冊者之權利，而限制善意先使用者因此即不得繼續發展其業 　　務，恐未週詳保障善意先使用者之工作權，有違立法者衡平 　　保護兩造之良意。是就善意先使用者「原使用之商品或服務 　　」之範圍，自應就個案情節各別衡量其應受限制之程度，以 　　符立法目的。 　本件被告既得主張善意先使用之事實，原告依前揭商標法第 　　36條第1 項第3 款規定備位請求被告應以原使用之商品或服 　　務為限，並應附加適當之區別標示，即屬有據，茲分述如下 　　： 　(1)就被告「原使用之商品或服務」之範圍，原告雖舉本院106 　　年度民商訴字第36號、103 年度民商訴字第13號判決（原證 　　16、17），主張被告善意先使用之範圍應特定其於系爭商標 　　98年6 月11日申請註冊日前已使用之型號、品項，不得逸脫 　　此範圍而及於新製銷之商品云云。惟查，本件經審酌被告總 　　公司乃源自英美法系之香港商法人，早自97年12月間即開始 　　於我國善意使用據爭商標於據爭商品，其於斯時未於我國註 　　冊據爭商標，固與我國註冊主義之保護法制不符，惟其確於 　　市場上持續以據爭商標經營業務，並未中斷使用，參以原告 　　嗣雖於98年6 月間申請註冊系爭商標，然係指定使用於智慧 　　財產權服務、電腦軟體、程序設計等相關服務之類別，與被 　　告產銷之背包類商品有相當區隔，亦各有客群、商譽，於交 　　易市場上併存已久，倘僅因被告疏未及時申請據爭商標註冊 　　，其日後得使用之商品範圍即如原告所主張需限制於系爭商 　　標申請日前使用之特定型號、尺寸商品，就被告工作權所受 　　影響及對原告商標權之保護二者相權，實難稱衡平，參酌前 　　揭說明，本院認原告此部分主張，尚無可採。至原告所舉上 　　開本院判決之個案情節均與本案有異，自無從比附援引，附 　　予敘明。 　(2)就被告所應附加適當區別標示之內容及方式，兩造各有主張 　　，本院綜參兩造之市場定位、維護商標權人權利及避免消費 　　者不當混淆或聯想之權衡考量，認以如主文第1 項所示之內 　　容及方式為適當，原告於該範圍內之請求為有理由，其逾該 　　範圍之請求則無理由，應予駁回。 」