智慧財產法院104年度行商訴字第81號行政判決(2017.1.11)
原 告 旅東股份有限公司（原名：旅東貿易股份有限公司）
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 德商‧阿迪達斯公司
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國104年5月11日經訴字第10406306030 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
事實及理由
...
貳、實體方面：
一、事實概要：參加人前於79年10月30日以「adidas+3stripes device+Equipment」商標（嗣變更商標名稱為「adidas+3stripes device」）作為其註冊第54347 號「adidas」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第43類之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、運動用具袋」商品，向前中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局）申請註冊，經被告審查，准列為註冊第581617號聯合商標，並於82年2月1日註冊公告，專用期間自82年1月1日起至91年10月31日止（下稱系爭商標）。
嗣系爭商標分別於91年11月20日、101年7月23日經申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，商標權期間至111 年10月31日止。92年11月28日商標法修正公布施行，依該法第86條第1 項規定，系爭聯合商標視為獨立之註冊商標。
其後，原告以系爭商標有違延展註冊時商標法第37條第1項第7款（按應為第37條第7款）及101年7月1日修正施行前商標法第23條第1 項第12款規定，對之申請評定。
案經被告審查，核認系爭商標違反創設註冊時（即78年5月26日修正公布）商標法第37條第7 款及101年7月1日修正施行前商標法第23條第1 項第12款規定，於94年11月11日以中台評字第930067號商標評定書為系爭商標之（創設）註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，經經濟部以95年6 月26日經訴字0000000000號訴願決定書為「原處分撤銷，由被告另為適法之處分。」之決定，並確定在案。被告乃依前揭經濟部訴願決定意旨重為審查，被告審查期間，適逢現行商標法於101年7月1日修正施行。依現行商標法第106條第1 項規定，於該法施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1 項第11款前段規定。
經被告審查，以103 年11月18日中台評字第950284號商標評定書為「評定不成立」之處分。原告不服，提起訴願，案經經濟部於104年5月11日以經訴字第10406306030 號決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
五、本件不爭執事項：
１、(jump)據以評定諸商標在系爭商標(adidas)登記註冊前已經註冊。
２、經濟部104年5月11日經訴字第10406306030 號訴願決定書及被告中台評字第H00950284 號商標評定書，已經載明原告(jump)據以評定諸商標，在系爭商標(adidas)申請時已經著名及兩造商標構成近似。
六、本件爭點：
１、本件原告(jump)提起商標評定是否逾5年評定之除斥期間？
２、參加人(adidas)申請系爭商標時，是否具有惡意？
３、系爭商標之延展註冊，是否有違反延展註冊時商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款規定而不得註冊之情形？
七、本院之判斷：
（一）本件商標評定事件之準據法：按「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」現行商標法第106條第1項定有明文。又92年11月28日修正施行前商標法就商標延展註冊之申請係採實體審查，其延展註冊之性質係屬「更新註冊」，對於業經延展註冊之商標，其商標權期間屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地；而就商標之「延展註冊」申請評定者，其有無違法事由自應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判斷依據。
查本件系爭商標係於79年10月30日申請，於82年1月1日獲准註冊，並於同年2月1日註冊公告，並於91年8 月29日經申請延展註冊，經被告於91年12月16日核准延展註冊公告在案。其後，原告於93年2 月20日申請評定，經被告審核認系爭商標違反創設註冊時（即78年5月26日修正公布之）商標法第37條第7款及101年7月1日修正施行前商標法第23條第1項第12款規定，於94年11月11日以中台評字第0930067 號商標評定書為系爭商標之（創設）註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，經經濟部以95年6 月26日經訴字0000000000號訴願決定書為「原處分撤銷，由被告另為適法之處分。」之決定，並確定在案。被告乃依前揭經濟部訴願決定意旨重為審查，於103 年11月18日以中台評字第950284號商標評定書為「評定不成立」之處分，被告審查期間，適逢現行商標法於101年7月1 日施行。是本件為現行商標法施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。依前揭規定及說明，因系爭商標延展註冊之性質應仍為「更新註冊」，是本件系爭商標是否撤銷註冊之判斷，應以系爭商標延展註冊時之86年5月7日修正公布，87年11月1 日施行（即87年商標法），及100年6月29日修正公布、101年7月1 日施行之商標法（即現行商標法）併為判斷，故本件應以系爭商標延展註冊時之87年商標法第37條第7 款規定，及現行商標法第30條第1 項第11款規定之違法事由，作為判斷基準，合先敘明。...
（三）系爭商標之延展註冊，是否有違反延展註冊時商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款規定而不得註冊之情形？
１、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1項第11款所規定。次按87年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1 項第11款所稱「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，88年9月15日修正發布之商標法施行細則第31條第1項及現行商標法施行細則第31條均定有明文。著名商標之認定時點，不論修正前後之商標法均明定以申請時為準，則於本件情形，據以評定諸商標是否著名，應以系爭商標「申請延展註冊時」作為判斷基準，已如前述。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104號解釋參照）。
２、據以評定諸商標(jump)為著名商標：
⑴經查，據以評定諸商標為原告指定使用於襪子、褲襪、各種衣服、書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、各式鞋類等商品上之品牌，經原告開拓市場及長期廣泛行銷，此有原告提出之自72年至84年間遍及臺灣、美國及中國等世界各地之商標使用證據彙編、天下雜誌、經濟雜誌週刊、生產力雜誌、台灣鞋訊、商業周刊、當代眼鏡雜誌、美華報導、Show Reporter、Brand News、Footwear News、Gentlemen's Quarterly、World Executive's Digest、Asian Business、Undergear、民生報、經濟日報、工商時報、聯合報、中國時報、世界日報、新民晚報、據以評定諸商標使用於眼鏡商品型錄資料、據以評定諸商標在韓國之商品目錄、展示場及百貨公司賣場照片、原告參加德國杜塞道夫GDS 鞋展及在臺北參展、在臺北公車及公車亭刊登廣告、在全省家樂福之銷售據點及門市外照片、在臺北民生及臺大門市之照片等各家報章雜誌、各式平面廣告、文宣資料及產品照片、廣告宣傳、商品型錄等證據資料附卷可稽，再參以經濟部104年5月11日經訴字第10406306030 號訴願決定書及被告中台評字第H00950284 號商標評定書均業已肯認據以評定諸商標為著名商標等情，亦有上開訴願決定書及商標評定書附卷可佐（見本院卷一第7 至21頁）。是以，應堪認定據以評定諸商標(jump)表彰於襪子、褲襪、各種衣服、書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、各式鞋類等商品之信譽，於系爭商標91年8 月29日申請延展註冊時已廣為國內相關業者及消費者所熟知而為著名商標。
⑵參加人(adidas)雖抗辯原告(jump)所提出據以評定諸商標為著名商標之使用證據多為70、80年代之早期資料，無從證明據以評定諸商標於91年8 月29日系爭商標進行延展申請時為著名商標云云。惟據以評定諸商標經原告長期廣泛行銷，有前揭證據附卷可佐，客觀上已足資認定為著名商標，並迭經被告、訴願機關及本院認定為著名商標如前，應無疑義。而著名商標之著名程度，即使在未持續使用之情形下，仍須經相當時間之經過，始可能由相關消費者之印象中逐漸褪去，而非謂可能於短期內即迅速由著名商標變成非著名商標，此為事理之當然。本件原告所提出之卷附前開資料，固多為70、80年代之資料，惟據以評定諸商標已足資認定為著名商標，已如前述，而卷內並無據以評定諸商標自80年代至系爭商標進行延展申請時有何停止使用之情形，況依原告提出之蘋果日報99年4 月26日「老牌球鞋走紅紐約」報導及據以評定諸商標商品銷售通路之一的家樂福鞋店，自78年7月29日至101年8 月24日在全省各地仍持續展店，此亦有全省家樂福門市開店日期表在卷可參，顯見據以評定諸商標自70、80年代迄今仍持續經原告積極促銷使用中，從而，據以評定諸商標於91年8 月29日系爭商標進行延展申請時為著名商標乙節，並無疑義，參加人前揭抗辯，尚無足採。至參加人主張系爭商標與據以評定諸商標指定使用之商品不同云云，經查，系爭商標指定使用於「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、運動用具袋。」等商品，而據以評定註冊第198250號商標即指定使用於「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」等商品，即極為近似，且據以評定諸商標指定之商品與系爭商標指定使用之商品構成類似（詳如後述），故參加人前揭主張，亦無足採。
３、兩造商標構成近似之商標：
系爭商標係由右至左長度遞減的3 條斜線（左上斜至右下）之圖形及其下方小寫外文「adidas」所構成，而據以評定諸商標，主要係由右至左長度遞減之3 條斜線（右上斜至左下），搭配最左方一實心圓點之圖形，及於圖形之下方或附加大寫外文「JUMP」構成圖形主體，或結合中文「將門」或「將盟」圖案所組合而成。兩造商標相較，系爭商標主要構圖為三斜線圖，而據以評定諸商標則為三斜線與圓點圖，再輔以外文或中文，且因該圖形特殊，並居於中央位置，極易引起一般消費者之注意，以具有普通知識經驗之消費者，就兩造商標整體，於異時異地隔離觀察及購買時施以普通之注意，整體外觀相彷彿，應屬構成近似之商標。
４、商品或服務是否類似暨其類似之程度：
據以評定諸商標指定使用於襪子、褲襪、各種衣服、書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、各式鞋類等商品；系爭商標則指定使用於書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、運動用具袋等商品，二者俱為穿戴用品，依社會通念及市場交易情形，核屬相同或類似之商品。
５、兩造商標均具識別性：
兩造商標圖樣之構成已如前述，據以評定諸商標之圖形主要係以「人起跑、跳動前的姿勢」為概念草圖，進而設計出之圖樣，且附加中文或外文之「將門」、「將盟」、「JUMP」等文字，並經原告長期廣泛行銷使用於襪子、褲襪、各種衣服、書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、各式鞋類等商品上，行銷國內已有多年歷史，予消費者印象深刻，具有相當之識別性。
而系爭商標中之「adidas」字樣，係參加人公司創辦人「Adi Dassler 」先生結合其姓名中之「adi」與「das」字元所自創，亦經在我國長期行銷宣傳並使用於書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、運動用具袋等商品，而極具盛名，自亦具相當識別性。
６、相關消費者對兩造商標熟悉之程度：
據以評定諸商標(jump)於系爭商標申請延展時已為著名商標，業如前述。
而系爭商標(adidas)於78年間起即開始使用於衣服、運動用品、提袋、冠帽、手套、靴鞋、運動用眼鏡等商品上，在國內並委由異言堂廣告股份有限公司、奧美公共關係等各大廣告公司，於流行酷報、星報、經濟日報、中華日報、壹週刊、大成報、民生報、時報週刊、自由時報、中華日報、台中晚報、台灣新生報、工商時報、中國時報、麗台運動報、ＢＡＮＧ！街頭流行聖經、籃球雜誌、美國職籃聯盟雜誌、奇摩Yahoo 網路平台、電視廣告等，持續於各大報章雜誌、媒體廣為報導介紹及行銷宣傳，印製商品型錄，並請國際名人、運動明星代言商品，且贊助各項體育活動，如與中華民國籃球協會、台灣省體育會合辦之「1999亞洲街頭籃球錦標戰」（88年9 月）、與台北市政府、中華民國大專體育總會合辦之「2000adidas杯亞洲城市大學男子籃球爭霸戰」（89年7 月）、與台北市政府合辦之「馬路單挑王」路跑活動（91年5月5日）、1997阿迪達斯黑松盃街頭籃球賽（參證21）等，也都引來各大媒體爭相報導，此有參加人提出之各家報章雜誌、新聞、活動、廣告宣傳、監測公司之廣告監測資料等證據附卷可稽。
據此，堪認系爭商標經參加人(adidas)於91年12月16日經核准延展註冊公告時，業經參加人多年積極使用，已為我國相關消費者所廣泛知悉。綜上事證，足堪認定系爭商標在國內、外已有相當之聲譽，為我國業者或消費者所熟知，且系爭商標(adidas)於91年8 月29日申請延展註冊時，客觀上亦與據以評定諸商標商品，已在國內市場有併存註冊及使用逾10年以上之情事，又均屬著名商標，我國消費者對兩者均已廣為知悉，亦得輕易區辨兩造商品之來源有所不同。
７、參加人(adidas)申請系爭商標時，是否為惡意？
⑴原告(jump)固主張其於71年3 月首次以「三斜線加上圓點」圖樣申請商標註冊，嗣陸續獲准多件註冊商標，其中註冊第237719號商標於72年12月1 日審定公告後，隨即遭參加人(adidas)提出異議，嗣於73年5 月23日經當時主管機關經濟部中央標準局以異議不成立結案，足證參加人(adidas)早於73年5 月23日即知悉據以評定諸商標之存在，且據以評定諸商標在世界上之申請日遠早於系爭商標，竟仍以和據以評定諸商標構成高度近似之系爭商標，在臺灣申請註冊，顯非善意云云。
惟查參加人(adidas)自38年成立起即開始使用「adidas」字樣及3 條線作為其商標，並為全球知名品牌，依時間序及經驗法則，應無抄襲據以評定諸商標之動機或必要。況系爭商標亦標示有外文「adidas」字樣，且該字樣大小佔整體商標圖樣面積不小，並與據以評定諸商標之「將門」、「將盟」、「JUMP」字樣有明顯區隔，兩造商標之圖樣雖構成近似商標，已如前述，惟尚非難以區辨，故亦尚難認定系爭商標係參加人惡意抄襲據以評定諸商標後，據以提出註冊申請。
⑵參加人(adidas)於59年4月30日申請附圖1-4右一之「三條線」商標，分別註冊第 44653（附圖1-5）、44792、44815、45241（附圖1-6）號，上開「三條線」商標內有文字「adidas the brand with the 3stripes」，圖樣中並含有由窄至寬之平行三斜線；又於60年2 月15日申請附圖1-7 「亞得脫士（ADIDAS）文字及用於鞋幫兩側之三線標幟運動鞋圖樣」商標，註冊第54482 號，其鞋幫處亦有由窄至寬平行三斜線；繼於60年12月15日申請附圖1-4右3之平行等長三斜線商標，註冊第54422號，及附圖1-8 「亞得脫士文字及用於鞋幫兩側之三線標幟運動鞋圖樣」商標，註冊第54562號；續於63年2月25日申請附圖1-4 左一之由下而上、由窄變寬略呈弧形之三條線商標，註冊第70924號；復於68年5月25日申請附圖1-4右2 之水平等長平行三條線商標，並結合「三葉」圖樣及「adidas」於其中一條線上，註冊第122343號，可見系爭商標(adidas)之由窄至寬、傾斜平行排列之三條線之設計圖形於59年至60年間已成形。
⑶依60年7月1日經濟日報報導「西德愛狄達（adidas）公司擬在我國以技術合作及商標授權方式製造各類橡膠運動鞋，…愛狄達公司在西德，設有十九個工廠專門製造運動鞋、運動器具及運動服裝，並在法國、澳洲、加拿大等國家投資設廠，…認為我國鞋底合乎標準，且技術也優良，乃偕其澳洲及加拿大公司的負責人來台，…並與另一家我國製鞋工廠採取商標授權方式合作製造運動鞋。…愛狄達公司所設計製造的運動鞋已在我國有關機關註冊，希望我國鞋廠勿抄襲他們的設計。」；又64年7 月11日經濟日報報導「西德艾迪達公司總裁戴思樂人…她並強調透過國際西華企業公司的努力，數百萬雙印上艾迪達『三條線』商標的運動鞋，暢銷全世界…」；又69年2月4日民生報報導「…以球鞋來講，馳名中外的西德adidas球鞋，早在十多年前，就因為我國球鞋工廠技術優良，成品已達國際水準，開始在我國與鞋廠簽約，由我國代製愛迪達球鞋。…在十三、四年來，與愛迪達公司簽過合同，代製這個名牌球鞋的工廠，已經超過十家以上…」；又69年10月18日經濟日報報導「西德愛迪達（adidas）公司在台代理商國際西華企業公司為慶祝成立十五週年及與西德愛迪達公司合作十週年…愛迪達的三葉及『三線』商標即是其品質的象徵…」，由上開報導可知參加人(adidas)之三條線商標於60年代係著名之國際商標。
⑷原告於70年間聘請中國文化學院（現為中國文化大學）美術系何和明教授指導設計「三斜線及原點」圖，並曾於71年5月2日至8 日在國父紀念館之畢業展中展出，嗣由原告所屬集團之華呈公司於71年3月4日首度以「強普」結合「三斜線及原點及JUMP」圖形在我國申請商標，並於同年11月16日註冊公告第191460號商標（此商標權至90年12月31日因未延展而失效），原告集團嗣陸續自71年至94年間取得「將門」、「將盟」或「JUMP」結合「三斜線及原點」圖形註冊第203597、203482、198250、3092
38、438897、741627號等商標，可知原告最初結合「強普」、「三斜線及原點及JUMP」之商標註冊係於71年11月16日，之後始陸續註冊「三斜線及原點」圖形結合「將門」、「將盟」、「JUMP」之商標，惟參加人(adidas)早於59年、60年間即已註冊使用三條線商標，並為媒體所認知報導而趨於著名，其中即包含由左至右漸次放大平行三條斜線，俱見前述，是於原告如附圖據爭諸商標使用「三斜線及原點」圖之「三斜線」設計元素之前，參加人(adidas)早已註冊使用由左至右漸次放大平行三斜線商標。
⑸承前所述，參加人於59年、60年註冊之附圖1-4至附圖1-8之商標已表達由窄至寬、傾斜平行排列三條線之概念；而原告71年至94年間申請使用據爭諸商標所包含之「三斜線及原點」圖形，其三條線亦係由窄至寬相互平行，其與參加人前開諸種三條線表達之概念只是三條線擺放之位置或或線條之長短、曲直些微之變化，二者利用三條線作為創作概念之表達有雷同之處，原告主張其先發想出前開據爭諸商標三斜線之商標，尚非正確，僅足認定原告係先設計「三斜線及原點」圖樣。
⑹參加人(adidas)於59年、60年間即已註冊使用前開三斜線圖樣之商標，俱如前述，嗣參加人(adidas)結合其由窄至寬平行三斜線圖樣及「adidas」等於79年10月30日申請註冊系爭第581617號商標，繼於91年11月20日申請延展系爭商標經核准，並自80年至93年間持續使用上開系爭由窄至寬平行三斜線結合adidas之商標，於各大媒體作行銷廣告，雖原告(jump)主張自71年起即陸續使用據爭附圖諸商標，惟參加人早於59年、60年間即已註冊使用三條線著名商標，其中包含由左至右漸次放大平行三條斜線，並延續其前之設計類似風格，於79年、83年間結合該由窄至寬平行三斜線與adidas 註冊商標並持續使用，尚難認係出於攀附原告據爭「三斜線及原點」商標之三斜線，亦無從認定參加人有惡意之情形。
⑺原告指參加人於1984年至1989年間尚未設計出系爭商標圖間，即以其三條線商標對原告據爭商標提起異議，結果均為異議不成立；於1990年以後，參加人則以系爭商標圖樣對原告商標提起異議，因兩造商標圖樣近似，且原告無法負擔各國律師費用，多數案件未加以答辯，導致原告於世界各國商標均遭撤銷或被迫移轉，參加人更無所不用其極地對原告各地經銷商發警告函，迄至101 年間仍發警告函給原告之菲律賓經銷商，函稱原告商標與系爭商標構成混淆誤認，要求停止販售並銷毀原告商品，欲在市場上獨佔三條斜線之設計圖形，迫使原告退出全球市場，明顯有藉此獲取不正競爭利益之意圖，當屬惡意無疑云云。
按商標與商業行為密不可分，具有表彰商品或服務之來源，藉以與他人之商品或服務相區別，並有品質擔保與廣告促銷之功能，是商標有保障商標權人及消費者利益，並兼有維護市場公平競爭秩序與促進工商企業正常發展。
經查，系爭商標與據爭諸商標近似，但近似程度不高，原告亦自承兩造商標近似，則參加人在國內以其早負盛名之三條線商標對原告含有「三斜線與原點圖」之商標異議，乃係維護其市場公平使用其三條線商標之競爭秩序之作為。
至兩造所涉外國其他商標爭議事件，依屬地原則，應就各國具體案件商標近似、商品類似程度、消費者對商標之熟悉程度、識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異而案情有別，要難比附援引，且商標使用本涉及商業競爭利益，無由以兩造在國外訴訟爭議，遽謂參加人於國內申請系爭商標係基於惡意，併此敘明。
８、綜上，本院審酌據以評定諸商標(jump)與系爭商標(adidas)均為著名商標，兩方商標予相關消費者之寓目印象及交易時唱呼讀音應尚能區辨，雖係近似商標，惟近似程度不高，且各具相當識別性，復考量兩造商標行銷管道不盡相同，且市場區隔明顯。再者，原告並未提出任何相關消費者將兩造商標混淆誤認或減損據以評定諸商標之識別性或商譽之事證，是系爭商標之註冊，客觀上應無致相關消費者誤認兩造商標之商品或服務，為來自相同或相關聯之來源，或誤認兩造商標使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之可能，故本件系爭商標應無延展註冊時商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款規定之適用。
八、綜上所述，據以評定諸商標(jump)雖為著名商標，然系爭商標之註冊並無致相關公眾混淆誤認之虞，準此，系爭商標之註冊並無違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1項第11款規定之情形，從而，被告就系爭商標評定案所為評定不成立之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成系爭商標評定成立之處分，為無理由，應予駁回。
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 林欣蓉
法 官 杜惠錦
法 官 蕭文學
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