#Adidas #JUMP #三條線
纏訟愛迪達近40年 「將門」三斜槓商標之爭再掀波瀾
智慧財產法院104年度行商訴字第82號行政判決(2017.1.11)
原 告 旅東股份有限公司（原名：旅東貿易股份有限公司）
被 告 經濟部智慧財產局
原 告 旅東股份有限公司（原名：旅東貿易股份有限公司）
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 德商‧阿迪達斯公司
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國104 年5 月11日經訴字第10406305570 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
事實及理由
貳、實體事項：...
參加人於85年12月17日以「adidas＆3-stripe device 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「靴鞋，圍巾，冠帽，襪子，服飾用手套，禦寒用手套」商品，向被告（原「中央標準局」，於88年1月26日改制為「智慧財產局」）申請註冊，經被告審查，准列為註冊第798026號聯合商標（下稱系爭商標，系爭商標依92年11月28日修正施行之商標法第86條規定，已視為獨立之商標），權利期間至91年10月31日止。
嗣系爭商標經2 次申准延展註冊（仍指定使用於前揭商品），權利期間至111 年10月31日止。其後，原告於101 年6 月29日以系爭商標之註冊，有違延展註冊時商標法（86年5 月7 日修正公布，87年11月1 日施行，下稱87年商標法）第37條第7 款及申請評定時商標法第23條第1 項第12款之規定，對之申請評定。
被告審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1 項第11款規定。案經被告審查，以系爭商標申請評定時已逾申請評定之5 年除斥期間，原告復未能證明系爭商標有現行商標法第30條第1 項第11款規定之情形及係屬惡意等情事，以103 年11月17日中台評字第1010206 號商標評定書為「評定駁回」之處分。
原告不服，提起訴願，案經經濟部以104 年5 月11日經訴字第10406305570 號訴願決定書為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件課予義務訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，因認參加人有參加本件訴訟之必要，乃依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...
五、按「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」現行商標法第106 條第1 項定有明文。本條係商標法就法規基準時所為之特別規定，以明定主管機關處理跨新舊法之評定案件之法規基準時。
又92年11月28日修正施行前商標法就商標延展註冊之申請係採實體審查，其延展註冊之性質係屬「更新註冊」，對於業經延展註冊之商標，其專用期間屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地；而就商標之「延展註冊」申請評定者，其有無違法事由自應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判斷依據（最高行政法院105 年度判字第489 號判決意旨參照）。
查系爭商標之申請日為85年12月17日，核准公告日為87年4 月1 日，嗣參加人於91年8 月29日、101 年7 月3 日先後申請延展註冊，經被告實質審查後，分別於91年12月16日、101 年8 月16日公告核准延展註冊（見審定卷第92、138 頁）。其後，原告於101 年6 月29日申請評定，被告於103 年11月17日作成評定駁回之處分，則本件為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，依上開規定，本件關於系爭商標是否撤銷註冊之判斷，其法規基準時應依商標延展註冊時之86年5 月7日修正公布，87年11月1 日施行（即87年商標法），及100年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之商標法（下稱現行商標法）併為判斷，故本件應以系爭商標延展註冊時之87年商標法第37條第7 款規定及現行商標法第30條第1 項第11款規定之違法事由作為判斷基準。
六、次按，商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1項第11款所規定。87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款所稱「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，88年9 月15日修正發布之商標法施行細則第31條第1 項及現行商標法施行細則第31條均定有明文。著名商標之認定時點，不論修正前後之商標法均明定以申請時為準，則於本件情形，據以評定商標是否著名，應以系爭商標「延展註冊時」作為判斷基準，已如前述。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。職是，本件據以評定商標是否為著名商標之認定時點，應為系爭商標申請延展註冊時（即91年8 月29日），參加人執詞認為應以系爭商標申請時（即85年12月17日）為判斷基準時，即非可採。
七、又「商標之註冊違反第29條第1 項第1 款、第3 款、第30條第1 項第9 款至第15款或第65條第3 項規定之情形，自註冊公告日後滿5 年者，不得申請或提請評定」、「商標之註冊違反第30條第1 項第9 款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」復為現行商標法第58條所明定，其中所稱「商標之註冊」，固指「創設註冊」時，惟於註冊商標經主管機關實體審查而延展註冊時，應包括「延展註冊時」（最高行政法院103 年度判字第252 號判決意旨參照）。
查系爭商標之註冊公告日為87年4 月1 日，嗣於91年12月16日經公告延展註冊，原告於101 年6 月29日始對系爭商標申請評定，顯已逾現行商標法第58條第1 項所定申請評定之5 年除斥期間，則原告得否提起本件評定，端視系爭商標之延展註冊是否違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款規定，以及系爭商標之延展註冊是否有惡意。
此外，原告於本院訴訟階段，原告同意減縮不再主張註冊第198250、1333607 、1316713 、1344392 號作為據以評定商標，惟增加據以評定商標為其使用之「三斜線加上圓點」商標、「三斜線加上圓點及JUMP」商標（商標圖樣如附圖7 、8 ，使用於『衣服、靴鞋、帽子、襪子、眼鏡、籃球』等商品，見本院卷㈥第7 頁、第15頁反面），依智慧財產案件審理法第33條第1 項規定，本院自應併予審酌。
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國104 年5 月11日經訴字第10406305570 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
事實及理由
貳、實體事項：...
參加人於85年12月17日以「adidas＆3-stripe device 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「靴鞋，圍巾，冠帽，襪子，服飾用手套，禦寒用手套」商品，向被告（原「中央標準局」，於88年1月26日改制為「智慧財產局」）申請註冊，經被告審查，准列為註冊第798026號聯合商標（下稱系爭商標，系爭商標依92年11月28日修正施行之商標法第86條規定，已視為獨立之商標），權利期間至91年10月31日止。
嗣系爭商標經2 次申准延展註冊（仍指定使用於前揭商品），權利期間至111 年10月31日止。其後，原告於101 年6 月29日以系爭商標之註冊，有違延展註冊時商標法（86年5 月7 日修正公布，87年11月1 日施行，下稱87年商標法）第37條第7 款及申請評定時商標法第23條第1 項第12款之規定，對之申請評定。
被告審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1 項第11款規定。案經被告審查，以系爭商標申請評定時已逾申請評定之5 年除斥期間，原告復未能證明系爭商標有現行商標法第30條第1 項第11款規定之情形及係屬惡意等情事，以103 年11月17日中台評字第1010206 號商標評定書為「評定駁回」之處分。
原告不服，提起訴願，案經經濟部以104 年5 月11日經訴字第10406305570 號訴願決定書為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件課予義務訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，因認參加人有參加本件訴訟之必要，乃依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...
五、按「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」現行商標法第106 條第1 項定有明文。本條係商標法就法規基準時所為之特別規定，以明定主管機關處理跨新舊法之評定案件之法規基準時。
又92年11月28日修正施行前商標法就商標延展註冊之申請係採實體審查，其延展註冊之性質係屬「更新註冊」，對於業經延展註冊之商標，其專用期間屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地；而就商標之「延展註冊」申請評定者，其有無違法事由自應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判斷依據（最高行政法院105 年度判字第489 號判決意旨參照）。
查系爭商標之申請日為85年12月17日，核准公告日為87年4 月1 日，嗣參加人於91年8 月29日、101 年7 月3 日先後申請延展註冊，經被告實質審查後，分別於91年12月16日、101 年8 月16日公告核准延展註冊（見審定卷第92、138 頁）。其後，原告於101 年6 月29日申請評定，被告於103 年11月17日作成評定駁回之處分，則本件為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，依上開規定，本件關於系爭商標是否撤銷註冊之判斷，其法規基準時應依商標延展註冊時之86年5 月7日修正公布，87年11月1 日施行（即87年商標法），及100年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之商標法（下稱現行商標法）併為判斷，故本件應以系爭商標延展註冊時之87年商標法第37條第7 款規定及現行商標法第30條第1 項第11款規定之違法事由作為判斷基準。
六、次按，商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1項第11款所規定。87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款所稱「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，88年9 月15日修正發布之商標法施行細則第31條第1 項及現行商標法施行細則第31條均定有明文。著名商標之認定時點，不論修正前後之商標法均明定以申請時為準，則於本件情形，據以評定商標是否著名，應以系爭商標「延展註冊時」作為判斷基準，已如前述。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。職是，本件據以評定商標是否為著名商標之認定時點，應為系爭商標申請延展註冊時（即91年8 月29日），參加人執詞認為應以系爭商標申請時（即85年12月17日）為判斷基準時，即非可採。
七、又「商標之註冊違反第29條第1 項第1 款、第3 款、第30條第1 項第9 款至第15款或第65條第3 項規定之情形，自註冊公告日後滿5 年者，不得申請或提請評定」、「商標之註冊違反第30條第1 項第9 款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」復為現行商標法第58條所明定，其中所稱「商標之註冊」，固指「創設註冊」時，惟於註冊商標經主管機關實體審查而延展註冊時，應包括「延展註冊時」（最高行政法院103 年度判字第252 號判決意旨參照）。
查系爭商標之註冊公告日為87年4 月1 日，嗣於91年12月16日經公告延展註冊，原告於101 年6 月29日始對系爭商標申請評定，顯已逾現行商標法第58條第1 項所定申請評定之5 年除斥期間，則原告得否提起本件評定，端視系爭商標之延展註冊是否違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款規定，以及系爭商標之延展註冊是否有惡意。
此外，原告於本院訴訟階段，原告同意減縮不再主張註冊第198250、1333607 、1316713 、1344392 號作為據以評定商標，惟增加據以評定商標為其使用之「三斜線加上圓點」商標、「三斜線加上圓點及JUMP」商標（商標圖樣如附圖7 、8 ，使用於『衣服、靴鞋、帽子、襪子、眼鏡、籃球』等商品，見本院卷㈥第7 頁、第15頁反面），依智慧財產案件審理法第33條第1 項規定，本院自應併予審酌。
職是，本件爭點為：
㈠原告(jump)之註冊第203597、203482、309238、438897、741627號商標（即附圖2 至6 商標）及附圖7 「三斜線加上圓點」商標、附圖8 「三斜線加上圓點及JUMP」商標，於系爭商標91年8 月29日申請延展註冊時，是否為著名商標？
㈡系爭商標(adidas)核准延展註冊，是否違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款本文規定？
㈢系爭商標(adidas)於91年8 月29日申請延展商標權時，有無仿襲原告著名商標以獲取不正競爭利益之惡意？
八、據以評定商標(jump)於系爭商標91年8 月29日申請延展註冊時為著名商標：
㈠按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法第64條定有明文。而是否失其同一性，應以商標權人實際上，有就商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化使用，並以社會一般通念觀之，足以產生兩者屬同一商標之認知者為其商標使用之判斷標準。職是，原告實際使用之商標與據以評定諸商標，如未失其同一性，應認為有使用據以評定諸商標。依原告所檢送之證據資料，雖部分使用商標之態樣係「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」，惟外文「JUMP」係置於「三斜線加上圓點」之右側，經與附圖8 之據以評定商標相較，僅外文之位置不同，其主要設計相同，依社會一般通念，應認與附圖8據以評定商標具有同一性。
㈡查原告於71年3 月4 日即以「三斜線與圓點圖」結合中文「強普」及外文「JUMP」申請指定使用於靴鞋商品，而取得註冊第191460號「強普及圖JUMP」商標，嗣於71年7 月至84年間復陸續以「三斜線與圓點圖」結合中文「將門」或外文「JUMP」，申請註冊取得附圖2 、3、5 至6 所示之據以評定商標。依原告於本案所檢送之行銷廣告及相關新聞媒體報導資料可知，可知原告與其前手弘崧公司屬同一企業集團，為臺灣第1 家以自創品牌鞋類專業公司，原告之前手弘崧公司確有於72年至93年間在我國及世界各地透過報紙及雜誌持續廣告宣傳使用「三斜線與圓點圖」或上開圖樣結合中文「將門」或外文「JUMP」之商標於鞋類商品，堪認於系爭商標91年8 月29日申請延展註冊時，附圖5 、6 、7 、8 等據以評定商標表彰使用於靴鞋商品之識別性與信譽已廣為我國相關事業及消費者所普遍認知而達著名之程度。
㈢原告雖另提出「三斜線與圓點圖」結合中文「將門」或外文「JUMP」之商標於衣服、襪子類商品之照片，惟上開照片或未標示使用日期，或其使用日期係於91年8 月29日後，且使用數量不多，尚無從佐證附圖2 、3 所示據以評定商標於91年8 月29日是否為著名商標。
又原告並未提出附圖4 所示據以評定商標（即「三斜線與圓點圖」結合中文「將盟」以及外文「JUMP」之圖樣）於鞋類商品之使用證據，亦無從認定附圖4 據以評定商標於91年8 月29日為著名商標，附此敘明。
九、系爭商標核准延展註冊並未違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款本文規定：
㈠系爭商標圖樣係由右至左長度遞減的3 條斜線（左上斜至右下）之圖形及其下方小寫外文「adidas」所構成（如附圖1所示）。附圖5 至8 之據以評定商標圖樣則由右至左長度遞減之3 條斜線（右上斜至左下）、最左方一實心圓點之圖形，及其上方或下方附加中文「將門」、大寫外文「JUMP」，或外環星狀內置上開圖形、大寫外文「JUMP」所組合而成。就商標圖樣相較，主要構圖均係三斜線圖（系爭商標）、三斜線與圓點圖（據以評定商標），再輔以中文或外文文字，均具較高之識別性，其整體圖樣以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察及購買時施以普通之注意，應構成近似商標。
㈡系爭商標指定使用於「靴鞋、圍巾、冠帽、襪子......」等商品；而附圖5 至8 之據以評定商標分別指定或實際使用於「靴鞋」、「男鞋、女鞋、休閒鞋、運動鞋、童鞋、涼鞋」、「帽冠」商品，依一般社會通念及市場交易情形，系爭商標與上開據以評定商標指定使用之商品，其原料、用途、功能、產製者、銷售對象、販售場所、行銷管道等因素均具有共同及相關聯之處。故系爭商標之指定使用商品與據以評定商標之指定使用商品同一、類似，且類似程度高。
㈢按商標之使用並未限於已經註冊登記公告之商標，亦即考量系爭商標與據爭商標併存使用情形，用以判斷有無致相關消費者混淆誤認之虞時，須以系爭商標實際使用之日期為據（最高行政法院99年度判字第189 號行政判決意旨參照）。參加人雖係於85年12月17日始申請註冊系爭商標，並經被告於87年4 月1 日核准公告註冊，復於91年12月16日公告延展註冊，業如前述。惟依參加人所提出之商品型錄、電視廣告、電視新聞報導、報紙及雜誌報導及照片影本所示，參加人(adidas)確有於80年至92年間持續廣告及大量使用系爭商標於「靴鞋、衣服」等商品，足堪認定系爭商標核准延展註冊時，其表彰使用於靴鞋及衣服商品之識別性與信譽亦已廣為我國相關事業及消費者所普遍認知而達著名之程度。
抑且，原告前曾以附圖5 、6 之據以評定商標於92年1 月24日主張系爭商標之註冊違反82年12月22日修正公布之商標法第37條第1 項第12款（即現行商標法第30條第1 項第10款）規定，對之申請評定，亦經法院認定系爭商標於核准審定（即86年11月28日）時並無致相關消費者混淆誤認之虞，此有本院99年度行商更㈡字第4 號判決及最高行政法院100 年度判字第2262號判決可參。
職是，系爭商標(adidas)於91年12月16日核准延展註冊公告時，客觀上與附圖5 至8 之據以評定商標已在國內市場併存註冊及使用多年，且系爭商標與據以評定商標除「三斜線與圓點圖」外，分別配合有「adidas」與「JUMP」、「將門」等中文或外文，相關消費者已認識系爭商標與據以評定商標，並可區辨二者商品之來源，復無任何證據佐證有何消費者混淆二商標之情事，客觀上系爭商標並無致相關消費者混淆誤認之虞，自無違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1項第11款本文規定。
十、系爭商標於91年8 月29日申請延展商標權時並非惡意：
㈠現行商標法第58條第2 項係於92年5 月28日修正公布，當時修正理由第4 項謂：「商標之註冊違反修正條文第23條第1項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6 條之1 第3 項，不應受有期間之保護，爰於第3 項明定『不受第1 項期間之限制』。」而依巴黎公約第6 條之2 (3) 評釋(l) 之說明：「一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為『惡意』。」準此，現行商標法第58條第2 項所稱之「惡意」，除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖始足當之（最高行政法院102 年度判字第130 號、105 年度判字第489 號判決意旨參照）。又商標之註冊係惡意取得乙節，應由對公告已逾5 年之註冊商標申請評定之人負舉證責任。
㈡原告雖主張參加人早於73年間即以其所有之商標對原告所有之註冊第237719號商標（商標圖樣為「三斜線與圓點圖」結合中文「強普」）提出異議，顯見參加人早已知悉系爭商標存在。況原告於78年3 月2 日即在德國申請註冊據以評定商標圖樣，惟參加人係遲至79年5 月12日始在德國首次申請註冊系爭商標圖樣，復係於87年12月17日始在我國申請註冊系爭商標，惟原告與參加人間已就商標爭議訴訟，足見參加人申請註冊系爭商標顯非善意等語。
經查，參加人(adidas)確曾於73年2 月28日以附圖10所示之商標對於原告所屬集團之華呈企業股份有限公司所有註冊第237719號商標（商標圖樣為「三斜線與圓點圖」結合中文「強普」）提出異議，惟經被告為異議不成立之審定，此有異議聲明書及異議審定書公文稿影本附卷可按，是依上開事證僅足以證明參加人於73年間即知悉據以評定商標圖樣中之「三斜線與圓點圖」，且經被告認定與參加人之「三條線」、「三斜線」之商標圖樣不構成近似之事實。
次查，參加人(adidas)自59年4 月起即陸續以「三條線圖」、「三斜線圖」向被告申請多件商標之註冊（如註冊第44653 、44792 、44815 、45241 、46167 、47115 、54482 、54562 、54422 、54532 、54533 、70924 、71526 、72937 、95399 號等），其商標圖樣係由各式長短、斜度、曲度等不同排列組合方式之3 條線設計圖，其中60年1 月1 日、60年2 月1 日核准註冊之第44653 、45241 號商標（如附圖9 所示），以及62年2 月1 日、62年9 月1 日核准註冊之第54482 、54562 號商標（如附圖9 所示），其商標圖樣即係由右至左長度遞減的3條斜線（左上斜至右下）之圖形，或係將之標示於運動鞋之鞋幫兩側呈現，足證參加人早於59、60年間即有「三斜線圖」商標圖樣之設計，並早於參加人知悉據以評定商標圖樣中之「三斜線與圓點圖」。
況參加人(adidas)申請商標註冊之三條（斜）線設計圖未必合併使用外文「adidas」，如參加人確有以系爭商標之註冊或使用，使消費者與據以評定商標產生混淆，藉以獲取不正競爭利益之意圖，衡諸常情，系爭商標圖樣自應力求與據以評定商標之「三斜線與圓點圖」近似，方為合理。
然而，系爭商標係以「三斜線」加上小寫外文「adidas」組合而成，而使消費者可藉由外文「adidas」與據以評定商標之中文「將門」或外文「JUMP」以資區辨，益徵參加人於申請註冊系爭商標之初，即無仿襲附圖5 至8 之據以評定商標之「惡意」可言。
況系爭商標經91年12月16日延展註冊公告後，與附圖5 、6 所示據以評定商標相較，並無構成混淆誤認之虞，業如前述，亦經本院99年度行商更㈡字第4號判決及最高行政法院100 年度判字第2262號判決認定在案，則本案既無其他具體事證可資佐證，原告猶執前詞主張系爭商標之延展註冊申請係意圖造成公眾混淆誤認，進而獲取不正競爭利益，而有現行商標法第58條第2 項所稱之「惡意」，即非可採。
㈢證人陳○○雖於本院證稱：關係人（即參加人）在西元1989年10月25日第一次在德國異議據爭商標（編號12，按即「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」，惟外文「JUMP」係置於「三斜線加上圓點」右側之圖樣）不成以後，又在西元1992年6 月據爭商標（編號12）在德國發證的同一天，參加人第二次到德國法院用編號7 的商標對我們提起訴訟，要假扣押我們的產品，所以我認為他們是主張我們的商標與參加人的商標構成近似，因此他來臺灣申請註冊系爭商標應為惡意等語。
然查，原告(jump)於德國申請註冊「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」商標後，雖經參加人(adidas)於西元1989年10月25日向德國專利局提出異議，此固有異議狀譯文附卷可參，惟原告上開商標嗣經德國專利局於西元1992年6 月3 日核准註冊，且參加人(adidas)亦於西元1990年9 月13日間以系爭商標圖樣在德國核准公告註冊等情，為原告所自陳，顯見德國專利局亦認二商標並無致消費者或公眾混淆誤認之虞，而分別核准註冊二商標。
是以參加人(adidas)雖曾於世界各國對於原告申請註冊之「三斜線加上圓點」或加上外文「JUMP」系列商標提起行政或民事救濟，然各國商標專責機關或司法機關未必均肯認二商標有致消費者或公眾混淆誤認之虞，且依參加人所提出之鞋樣所示，亦徵原告與參加人間之司法爭訟，尚非全然係因二商標有無混淆誤認之虞所致，而另涉及鞋子外觀設計之抄襲，則參加人縱依法採取行政或民事救濟措施，核其所為無非係防護其所註冊之三條（斜）線系列商標之權益，自為行使商標權之正當行為，尚難憑此推斷參加人延展註冊系爭商標係屬惡意。
綜上所述，系爭商標之註冊並無違反現行商標法第30條第1項第11款規定之情形，且據原告所提證據，無法證明參加人延展註冊系爭商標係出於意圖仿襲原告著名商標而獲取不正競爭利益之惡意存在，而無商標法第58條第2 項排除5 年除斥期間例外規定之適用，是本件申請評定自應受同法第58條第1 項之5年 除斥期間之限制，然原告申請評定系爭商標已逾5 年除斥期間，自應予以駁回。從而，被告就系爭商標為「評定駁回」之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，請求命被告應為撤銷系爭商標註冊之審定，為無理由，應予駁回。
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 林欣蓉
法 官 杜惠錦
法 官 蕭文學
㈠原告(jump)之註冊第203597、203482、309238、438897、741627號商標（即附圖2 至6 商標）及附圖7 「三斜線加上圓點」商標、附圖8 「三斜線加上圓點及JUMP」商標，於系爭商標91年8 月29日申請延展註冊時，是否為著名商標？
㈡系爭商標(adidas)核准延展註冊，是否違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款本文規定？
㈢系爭商標(adidas)於91年8 月29日申請延展商標權時，有無仿襲原告著名商標以獲取不正競爭利益之惡意？
八、據以評定商標(jump)於系爭商標91年8 月29日申請延展註冊時為著名商標：
㈠按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法第64條定有明文。而是否失其同一性，應以商標權人實際上，有就商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化使用，並以社會一般通念觀之，足以產生兩者屬同一商標之認知者為其商標使用之判斷標準。職是，原告實際使用之商標與據以評定諸商標，如未失其同一性，應認為有使用據以評定諸商標。依原告所檢送之證據資料，雖部分使用商標之態樣係「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」，惟外文「JUMP」係置於「三斜線加上圓點」之右側，經與附圖8 之據以評定商標相較，僅外文之位置不同，其主要設計相同，依社會一般通念，應認與附圖8據以評定商標具有同一性。
㈡查原告於71年3 月4 日即以「三斜線與圓點圖」結合中文「強普」及外文「JUMP」申請指定使用於靴鞋商品，而取得註冊第191460號「強普及圖JUMP」商標，嗣於71年7 月至84年間復陸續以「三斜線與圓點圖」結合中文「將門」或外文「JUMP」，申請註冊取得附圖2 、3、5 至6 所示之據以評定商標。依原告於本案所檢送之行銷廣告及相關新聞媒體報導資料可知，可知原告與其前手弘崧公司屬同一企業集團，為臺灣第1 家以自創品牌鞋類專業公司，原告之前手弘崧公司確有於72年至93年間在我國及世界各地透過報紙及雜誌持續廣告宣傳使用「三斜線與圓點圖」或上開圖樣結合中文「將門」或外文「JUMP」之商標於鞋類商品，堪認於系爭商標91年8 月29日申請延展註冊時，附圖5 、6 、7 、8 等據以評定商標表彰使用於靴鞋商品之識別性與信譽已廣為我國相關事業及消費者所普遍認知而達著名之程度。
㈢原告雖另提出「三斜線與圓點圖」結合中文「將門」或外文「JUMP」之商標於衣服、襪子類商品之照片，惟上開照片或未標示使用日期，或其使用日期係於91年8 月29日後，且使用數量不多，尚無從佐證附圖2 、3 所示據以評定商標於91年8 月29日是否為著名商標。
又原告並未提出附圖4 所示據以評定商標（即「三斜線與圓點圖」結合中文「將盟」以及外文「JUMP」之圖樣）於鞋類商品之使用證據，亦無從認定附圖4 據以評定商標於91年8 月29日為著名商標，附此敘明。
九、系爭商標核准延展註冊並未違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款本文規定：
㈠系爭商標圖樣係由右至左長度遞減的3 條斜線（左上斜至右下）之圖形及其下方小寫外文「adidas」所構成（如附圖1所示）。附圖5 至8 之據以評定商標圖樣則由右至左長度遞減之3 條斜線（右上斜至左下）、最左方一實心圓點之圖形，及其上方或下方附加中文「將門」、大寫外文「JUMP」，或外環星狀內置上開圖形、大寫外文「JUMP」所組合而成。就商標圖樣相較，主要構圖均係三斜線圖（系爭商標）、三斜線與圓點圖（據以評定商標），再輔以中文或外文文字，均具較高之識別性，其整體圖樣以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察及購買時施以普通之注意，應構成近似商標。
㈡系爭商標指定使用於「靴鞋、圍巾、冠帽、襪子......」等商品；而附圖5 至8 之據以評定商標分別指定或實際使用於「靴鞋」、「男鞋、女鞋、休閒鞋、運動鞋、童鞋、涼鞋」、「帽冠」商品，依一般社會通念及市場交易情形，系爭商標與上開據以評定商標指定使用之商品，其原料、用途、功能、產製者、銷售對象、販售場所、行銷管道等因素均具有共同及相關聯之處。故系爭商標之指定使用商品與據以評定商標之指定使用商品同一、類似，且類似程度高。
㈢按商標之使用並未限於已經註冊登記公告之商標，亦即考量系爭商標與據爭商標併存使用情形，用以判斷有無致相關消費者混淆誤認之虞時，須以系爭商標實際使用之日期為據（最高行政法院99年度判字第189 號行政判決意旨參照）。參加人雖係於85年12月17日始申請註冊系爭商標，並經被告於87年4 月1 日核准公告註冊，復於91年12月16日公告延展註冊，業如前述。惟依參加人所提出之商品型錄、電視廣告、電視新聞報導、報紙及雜誌報導及照片影本所示，參加人(adidas)確有於80年至92年間持續廣告及大量使用系爭商標於「靴鞋、衣服」等商品，足堪認定系爭商標核准延展註冊時，其表彰使用於靴鞋及衣服商品之識別性與信譽亦已廣為我國相關事業及消費者所普遍認知而達著名之程度。
抑且，原告前曾以附圖5 、6 之據以評定商標於92年1 月24日主張系爭商標之註冊違反82年12月22日修正公布之商標法第37條第1 項第12款（即現行商標法第30條第1 項第10款）規定，對之申請評定，亦經法院認定系爭商標於核准審定（即86年11月28日）時並無致相關消費者混淆誤認之虞，此有本院99年度行商更㈡字第4 號判決及最高行政法院100 年度判字第2262號判決可參。
職是，系爭商標(adidas)於91年12月16日核准延展註冊公告時，客觀上與附圖5 至8 之據以評定商標已在國內市場併存註冊及使用多年，且系爭商標與據以評定商標除「三斜線與圓點圖」外，分別配合有「adidas」與「JUMP」、「將門」等中文或外文，相關消費者已認識系爭商標與據以評定商標，並可區辨二者商品之來源，復無任何證據佐證有何消費者混淆二商標之情事，客觀上系爭商標並無致相關消費者混淆誤認之虞，自無違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1項第11款本文規定。
十、系爭商標於91年8 月29日申請延展商標權時並非惡意：
㈠現行商標法第58條第2 項係於92年5 月28日修正公布，當時修正理由第4 項謂：「商標之註冊違反修正條文第23條第1項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6 條之1 第3 項，不應受有期間之保護，爰於第3 項明定『不受第1 項期間之限制』。」而依巴黎公約第6 條之2 (3) 評釋(l) 之說明：「一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為『惡意』。」準此，現行商標法第58條第2 項所稱之「惡意」，除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖始足當之（最高行政法院102 年度判字第130 號、105 年度判字第489 號判決意旨參照）。又商標之註冊係惡意取得乙節，應由對公告已逾5 年之註冊商標申請評定之人負舉證責任。
㈡原告雖主張參加人早於73年間即以其所有之商標對原告所有之註冊第237719號商標（商標圖樣為「三斜線與圓點圖」結合中文「強普」）提出異議，顯見參加人早已知悉系爭商標存在。況原告於78年3 月2 日即在德國申請註冊據以評定商標圖樣，惟參加人係遲至79年5 月12日始在德國首次申請註冊系爭商標圖樣，復係於87年12月17日始在我國申請註冊系爭商標，惟原告與參加人間已就商標爭議訴訟，足見參加人申請註冊系爭商標顯非善意等語。
經查，參加人(adidas)確曾於73年2 月28日以附圖10所示之商標對於原告所屬集團之華呈企業股份有限公司所有註冊第237719號商標（商標圖樣為「三斜線與圓點圖」結合中文「強普」）提出異議，惟經被告為異議不成立之審定，此有異議聲明書及異議審定書公文稿影本附卷可按，是依上開事證僅足以證明參加人於73年間即知悉據以評定商標圖樣中之「三斜線與圓點圖」，且經被告認定與參加人之「三條線」、「三斜線」之商標圖樣不構成近似之事實。
次查，參加人(adidas)自59年4 月起即陸續以「三條線圖」、「三斜線圖」向被告申請多件商標之註冊（如註冊第44653 、44792 、44815 、45241 、46167 、47115 、54482 、54562 、54422 、54532 、54533 、70924 、71526 、72937 、95399 號等），其商標圖樣係由各式長短、斜度、曲度等不同排列組合方式之3 條線設計圖，其中60年1 月1 日、60年2 月1 日核准註冊之第44653 、45241 號商標（如附圖9 所示），以及62年2 月1 日、62年9 月1 日核准註冊之第54482 、54562 號商標（如附圖9 所示），其商標圖樣即係由右至左長度遞減的3條斜線（左上斜至右下）之圖形，或係將之標示於運動鞋之鞋幫兩側呈現，足證參加人早於59、60年間即有「三斜線圖」商標圖樣之設計，並早於參加人知悉據以評定商標圖樣中之「三斜線與圓點圖」。
況參加人(adidas)申請商標註冊之三條（斜）線設計圖未必合併使用外文「adidas」，如參加人確有以系爭商標之註冊或使用，使消費者與據以評定商標產生混淆，藉以獲取不正競爭利益之意圖，衡諸常情，系爭商標圖樣自應力求與據以評定商標之「三斜線與圓點圖」近似，方為合理。
然而，系爭商標係以「三斜線」加上小寫外文「adidas」組合而成，而使消費者可藉由外文「adidas」與據以評定商標之中文「將門」或外文「JUMP」以資區辨，益徵參加人於申請註冊系爭商標之初，即無仿襲附圖5 至8 之據以評定商標之「惡意」可言。
況系爭商標經91年12月16日延展註冊公告後，與附圖5 、6 所示據以評定商標相較，並無構成混淆誤認之虞，業如前述，亦經本院99年度行商更㈡字第4號判決及最高行政法院100 年度判字第2262號判決認定在案，則本案既無其他具體事證可資佐證，原告猶執前詞主張系爭商標之延展註冊申請係意圖造成公眾混淆誤認，進而獲取不正競爭利益，而有現行商標法第58條第2 項所稱之「惡意」，即非可採。
㈢證人陳○○雖於本院證稱：關係人（即參加人）在西元1989年10月25日第一次在德國異議據爭商標（編號12，按即「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」，惟外文「JUMP」係置於「三斜線加上圓點」右側之圖樣）不成以後，又在西元1992年6 月據爭商標（編號12）在德國發證的同一天，參加人第二次到德國法院用編號7 的商標對我們提起訴訟，要假扣押我們的產品，所以我認為他們是主張我們的商標與參加人的商標構成近似，因此他來臺灣申請註冊系爭商標應為惡意等語。
然查，原告(jump)於德國申請註冊「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」商標後，雖經參加人(adidas)於西元1989年10月25日向德國專利局提出異議，此固有異議狀譯文附卷可參，惟原告上開商標嗣經德國專利局於西元1992年6 月3 日核准註冊，且參加人(adidas)亦於西元1990年9 月13日間以系爭商標圖樣在德國核准公告註冊等情，為原告所自陳，顯見德國專利局亦認二商標並無致消費者或公眾混淆誤認之虞，而分別核准註冊二商標。
是以參加人(adidas)雖曾於世界各國對於原告申請註冊之「三斜線加上圓點」或加上外文「JUMP」系列商標提起行政或民事救濟，然各國商標專責機關或司法機關未必均肯認二商標有致消費者或公眾混淆誤認之虞，且依參加人所提出之鞋樣所示，亦徵原告與參加人間之司法爭訟，尚非全然係因二商標有無混淆誤認之虞所致，而另涉及鞋子外觀設計之抄襲，則參加人縱依法採取行政或民事救濟措施，核其所為無非係防護其所註冊之三條（斜）線系列商標之權益，自為行使商標權之正當行為，尚難憑此推斷參加人延展註冊系爭商標係屬惡意。
綜上所述，系爭商標之註冊並無違反現行商標法第30條第1項第11款規定之情形，且據原告所提證據，無法證明參加人延展註冊系爭商標係出於意圖仿襲原告著名商標而獲取不正競爭利益之惡意存在，而無商標法第58條第2 項排除5 年除斥期間例外規定之適用，是本件申請評定自應受同法第58條第1 項之5年 除斥期間之限制，然原告申請評定系爭商標已逾5 年除斥期間，自應予以駁回。從而，被告就系爭商標為「評定駁回」之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，請求命被告應為撤銷系爭商標註冊之審定，為無理由，應予駁回。
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