#商標使用 #最高行政法院再釐清
這是一個有關「商標使用」的重要判決，必定會收錄在台灣商標法的歷史當中。
我的書 #商標訴訟贏的策略 日後有改版機會的話，也會放進去XD
一般人可能會覺得對方把我的商標拿來「使用」這還要定義嗎？
殊不知光是「商標使用」這個概念就可以出一本專書討論～
商標法法條規定「商標使用」規定必須是「以行銷為目的」。而這個案子涉及到醫學會使用(非營利機構)把APAID使用在舉辦研討會(非營利活動)上，算不算是「以行銷為目的」而構成商標法上的「商標使用」？
👉智慧財產法院說：「以行銷為目的」必須要「以營利為目的」，所以商標法上的「商標使用」一定要是「營利使用」。因此「非營利機構」基於「非營利目的」的使用，並非「商標使用」。
👉最高行政法院則說：商標法上的商標使用「不以營利為目的」，所謂的「以行銷為目的」，參考TRIPS的規定，是指「交易過程」(in the course of trade)而已，並「不以營利為目的」。像 #台灣大學 是非營利機構但是人家有在使用商標。(我的母校是一定要支持der！)
寫完summary發現有一種法律人最愛的繞口令感，因此我個人負責任的翻譯一下：
簡單來說就是 #台灣的法條翻譯錯誤，把外國「商標使用」定義中提到的「in the course of trade」翻譯成「以行銷為目的」，然後中文又把「行銷」理解成「營利」，最後台灣的「商標使用」概念就被理解成以「以營利為目的」。可以說是「商標使用」概念在本土化轉譯過程當中發生誤差而產生的結果。
不僅是實務界，學術界也是一直再強調「商標使用」的概念要慢慢導正回來，不要對「商標使用」概念添加許多不必要的限制。這也是最高行政法院說的：
「商標法第5條第1項關於商標之使用，於條文內僅規定應有「行銷之目的」而已，然 #並未規範「行銷」行為應以「營利性商業交易」為限...不能拘泥於「商業」文字，限制應以營利行為，始得認定為商標之使用。所以，所謂商標使用之認定應重在交易過程， #並非以有償無償截然劃分， #更不以營利性行為為限，在實務上非營利機構而得註冊為商標之使用，如哈佛大學、 #台灣大學、慈濟功德會等等，均為明確之例證。」
「原判決(認為)「如非以營利為目的而提供商品或服務，則係非營利性行為，其基於非營利目的使用標識，即與商標法界定於商標使用須於『商業交易過程而使用』之要件不合。」之解釋自係 #對商標之使用為特殊要求而造成不合理之妨礙，而有違誤...」
【APAID商標】最高行政法院109年度判字第670號判決(2020.12.30) https://ipcase.blogspot.com/2021/02/v-in-course-of-trade.html
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最高行政法院109年度判字第670號判決(2020.12.30)
上 訴 人 台灣亞洲植牙醫學會(申請異議人，主張商標權人搶註)
上 訴 人 經濟部智慧財產局
被 上訴 人 台灣亞太植牙醫學會(商標權人)
上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國108年4月30日智慧財產法院107年度行商更(一)字第1號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理 由
壹、緣被上訴人(台灣亞太植牙醫學會前於民國101年10月12日以「台灣亞太植牙醫學會APAID及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第41類「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯……」等服務（詳如附圖1所示），向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經上訴人智慧局核准列為註冊第01597817號商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。
嗣上訴人台灣亞洲植牙醫學會（下稱亞洲醫學會）以系爭商標違反商標法第30條第1項第5款、第11款、第12款及第14款規定，對之提起異議。
案經上訴人智慧局審查，認據以異議「APAID及地圖及Asia Pacific Academy of Implant Dentistry」圖樣（下稱據爭圖樣，如附圖2所示）使用在先，系爭商標指定使用於「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、各種書刊編輯、文書編輯、各種書刊雜誌文獻之出版發行、書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、文獻之出版、文獻之發行、廣告宣傳本除外之文字出版、文字出版（廣告宣傳本除外）、線上電子書籍及期刊之出版、電子桌面出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供電子圖片線上瀏覽服務、文字撰寫（廣告稿除外）、除廣告以外之版面設計、書法服務、各種書刊雜誌文獻之查詢、書刊之查詢、雜誌之查詢、文獻之查詢、代理各種書籍雜誌之訂閱、代理書籍之訂閱、代理雜誌之訂閱、各種書籍雜誌文獻之翻譯、書刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、翻譯、籌辦教育或娛樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦運動競賽、運動會競賽計時、選美競賽安排、各種動物競技比賽、舉辦賽車、安排及舉行會議、安排及舉行大型會議、安排及舉行學術討論會、安排及舉行研討會、安排及舉行座談會、安排及舉行講習會、舉辦各種講座、籌辦文化或教育目的之展覽、影展、休閒育樂活動規劃、派對籌劃（娛樂）、舞會安排、舉辦頒獎活動、安排及舉行音樂會、籌辦表演（經理人服務）、代售各種活動展覽比賽入場券、娛樂票務代理服務、表演座位預訂、舉辦娛樂運動及文化活動、舉辦娛樂活動、舉辦運動活動、舉辦文化活動」部分服務（下稱系爭服務）之註冊，有商標法第30條第1項第12款規定之適用，以104年5月25日中台異字第G01020673號商標異議審定書為「系爭商標指定使用於系爭服務之註冊應予撤銷。系爭商標指定使用於其餘部分服務之註冊，異議不成立」之處分。
被上訴人(台灣亞太植牙醫學會)就異議成立部分不服，提起訴願，經經濟部以同年12月8日經訴字第10406317040號決定駁回，被上訴人不服，再向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分不利被上訴人部分。
經原審(智慧財產法院)依職權裁定命上訴人亞洲醫學會獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟，並以105年度行商訴字第30號行政判決駁回被上訴人(台灣亞太植牙醫學會)之訴(異議成立)，被上訴人不服，提起上訴，經本院(最高行政法院)107年度判字第301號判決廢棄原判決，發回原審更為審理，經原審(智慧財產法院)判決撤銷訴願決定及原處分關於系爭商標指定使用於系爭服務部分之註冊應予撤銷之審定(即異議不成立)，上訴人不服，提起上訴。...
參、原判決(智慧財產法院)撤銷訴願決定及原處分關於系爭商標指定使用於系爭服務部分之註冊應予撤銷之審定，係以：
APAID是商標法第30條第1項第12款保護之無權利能力之其他團體：
㈠依上訴人亞洲醫學會檢具之西元2009年8月6日至同年月9日於菲律賓馬尼拉舉辦之第1屆APAID會議資料，APAID主席DR.JOSEPH D.LIM表示APAID於2008年7月25日成立，目標是改進及推廣口腔植體學的相關教育、研究、訓練並提供國際學術交流，及會議資料顯示APAID設有召集人，並由亞洲地區不同國家醫生代表組成董事會，又為舉辦第1屆APAID會議成立籌備委員會，為參與APAID會議之不特定牙醫師提供植牙知識相關會議之服務。
㈡次依上訴人亞洲醫學會檢具之2010年12月1日至同年月3日於泰國曼谷舉辦植牙研討會（BiS）之會議資料，可知參與研討會之人員並非限於牙醫師；另依DR.JOSEPH D.LIM以APAID創會主席及理事長身分之致詞，益證APAID並非只是會議名稱，亦是為科學家、專業人員、牙醫師安排舉行植牙醫學知識學術交流服務的團體。
㈢復依上訴人亞洲醫學會檢具之2013年3月8日至同年月10日於臺北國際會議中心舉辦之第三屆亞太植牙醫學會APAID國際年會資料，其表達APAID之前分別舉辦第1、2屆年會，與前揭所述APAID提供植牙醫學學術交流服務，有創會主席及組織成員之內容相呼應。
㈣準此，APAID有團體名稱、成立宗旨、代表人及內部董事會，並實際以APAID名稱從事團體目的之事務活動，在所屬領域有相關人士知其存在，其雖未於國內設立登記，惟依司法院釋字第486號解釋意旨，APAID團體亦得屬商標法第30條第1項第12款所保護之權利人。
系爭商標與據爭圖樣近似：
系爭商標由外文「APAiD」，其中字母「i」以圍繞之螺旋圖加以設計，置於繪有亞洲地圖及經緯線之同心圓上方，並於同心圓外圈上下分別置有較小字體中外文「Asia Pacific Association of Implant Dentistry」、「台灣亞太植牙醫學會」；而據爭圖樣則由略經設計之外文「APAiD」置於橢圓形之地球經緯圖中央，下方並寫上外文「Asia Pacific Academy of Implant Dentistry」。兩者圖樣相較，均有相同之較大字體置於商標圖樣中央位置之外文「APAiD」，為引起相關消費者注意之主要識別部分，且該外文背景均結合有地圖及經緯線，另外文部分僅有「Association」與「Academy」之些微差異，而該等外文均有學會或協會之涵義。職是，兩者圖樣不論自整體或主要部分之外觀、觀念及讀音，均有相仿處，而於異時異地隔離整體觀察或實際交易唱呼之際，不易區辨，構成近似之商標。
APAID使用據爭圖樣非屬商標法之商標使用：
APAID於2008年7月25日成立，設有召集人，且由亞洲地區不同國家醫生代表組成董事會，對口腔植體國際學術交流提供籌備研討會之服務，對象包括牙醫師以外之科學家或其他專業人員，並非限於特定會員，又第1屆APAID會議議題是「口腔植體學的新挑戰」、第2屆APAID會議議題是「未來植牙醫學：以科學為基礎」、第3屆會議議題是「植牙醫學的革新趨勢」，其歷屆年會議題均有不同，是其所舉辦研討會顯非針對特定會員所舉辦之封閉式例行事務年會。
APAID在第1、2屆APAID會議相關資料使用據爭圖樣用以表彰其是籌辦會議之特定團體，固有以據爭圖樣表彰其所提供服務來源，使相關與會人員認知其是APAID組織的標識，惟據爭圖樣使用於前開學術會議之服務，是否基於「商業交易過程而使用」，則有探究必要。
然依第1、2屆APAID會議主辦單位主席或APAID創會主席及理事長之致詞及相關會議資料所載，APAID以改進及推廣口腔植體學的相關教育、研究、訓練並提供國際學術交流為目的而籌辦會議，上訴人亞洲醫學會亦自陳APAID是著名之「公益性機構」；
此外，由卷證資料無從得知APAID以提供前開服務作為營利之目的，是APAID組織雖於提供舉辦植牙醫學學術研討會之服務時有使用據爭圖樣，但無法證明係屬於營利性之商業交易過程使用，依商標法於100年修正第5條立法理由意旨，即難認其就據爭圖樣之使用係商標法界定之商標使用。
據爭圖樣非商標法第30條第1項第12款先使用之商標：
APAID分別在98年8月6日至同年月9日及99年12月1日至同年月3日舉辦第1、2屆APAID會議時使用據爭圖樣，已見前述，並於100年2月在臉書開設「ApAid」帳號使用據爭圖樣張貼第1屆、第2屆APAID會議活動照片及據爭圖樣截圖。
而被上訴人於100年7月30日設立登記，並於101年10月12日申請系爭商標註冊，均在前述據爭圖樣使用之後，惟因據爭圖樣之使用「非」作為營利之商業交易使用，與商標法第5條「商標之使用」有別，與同法第30條第1項第12款維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能並無關聯，是據爭圖樣縱較系爭商標先使用，亦非屬同法第30條第1項第12款規定之「先使用」商標。爰不另贅論被上訴人是否與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據爭圖樣存在，及是否有仿襲意圖，併予敘明。綜上所述，系爭商標並無商標法第30條第1項第12款規定不得註冊之情形，從而上訴人智慧局所為系爭商標指定使用於系爭服務之註冊應予撤銷之處分，即有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合等語，為其判斷之基礎。...
伍、本院查(最高行政法院見解)：
...按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第30條第1項第12款定有明文。...
查：
㈠本院105年度判字第394號判決曾就商標法第5條關於商標之使用，指出：「行銷之目的」係61年商標法「行銷市面」、72年商標法「行銷國內市場或外銷」，82年修正為「行銷之目的」延續而來。早期「行銷市面」、「行銷國內市場或外銷」之用語，解釋上較為狹隘，但修正後以行銷目的，結合所列各種交易過程中的使用態樣，本條之目的在於規範具有商業性質的使用商標行為。所謂「行銷之目的」，與「與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement)」第16條第1項所稱交易過程 (in the course of trade)之概念類似。
因此，「行銷之目的」內涵實則與「交易過程」（in the course of trade）相同，應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案之行為加以客觀判斷，現行實務亦採「行銷之目的」即係「交易過程」（參照本條100年6月29日修正之立法理由）。
商標法第5條第1項關於商標之使用，於條文內僅規定應有「行銷之目的」而已，然並未規範「行銷」行為應以「營利性商業交易」為限，此觀前揭立法理由明確指出「本條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為」，若以「商業交易過程而使用」文句解釋之，「商業」僅係例示說明商標使用之型態之一而已，不能拘泥於「商業」文字，限制應以營利行為，始得認定為商標之使用。所以，所謂商標使用之認定應重在交易過程，並非以有償無償截然劃分，更不以營利性行為為限，在實務上非營利機構而得註冊為商標之使用，如哈佛大學、台灣大學、慈濟功德會等等，均為明確之例證。
㈡惟查，原判決為不利上訴人之認定，係就商標法第5條所稱「商標使用」為「商業行為多數係以營利為目的，雙方於法規範目的下，基於契約自由原則，進行商品或服務交易行為，如非以營利為目的而提供商品或服務，則係非營利性行為，其基於非營利目的使用標識，即與商標法界定於商標使用須於『商業交易過程而使用』之要件不合。」之解釋；並以因據爭圖樣之使用「非」作為營利之商業交易使用，與商標法第5條「商標之使用」有別，非屬同法第30條第1項第12款規定之「先使用」商標等等之認定，自係對商標之使用為特殊要求而造成不合理之妨礙，而有違誤...
最高行政法院第四庭
審判長法官 鄭 小 康
法官 帥 嘉 寶
法官 林 玫 君
法官 李 玉 卿
法官 劉 介 中
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