本案判決確定
智慧財產及商業法院112年度行商訴字第37號行政判決（2024.2.29）
原 告 聚暘新媒體國際股份有限公司
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 陳O晉
上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年4月12日經訴字第11217301000號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人參加訴訟，判決如下：
貳、原告主張及聲明：
一、參加人申請系爭商標指定使用於前述服務，相同或類似於原告為參加人提供參與演藝服務有關的經紀服務而先使用之「波特王」商標。參加人因與原告間具有契約關係（甲證3至甲證6），知悉「波特王」之專有使用權及其相關智慧財產權（包括商標權）屬於原告，且為原告於參加人申請註冊前已先使用，參加人知悉原告商標存在，意圖仿襲，在111年2月21日雙方合約關係存續中，未經原告同意而私下搶先申請註冊「波特王」為商標，應有商標法第30條第1項第12款規定之適用。
二、參加人提出之模特兒活動照片及吉他影片，僅係以「波特王」表示自己之別名，在網路上紀錄個人生活點滴之影音圖文，至多與商標法第36條第1項第1款情形相同，並非作為波特王的商標識別標識，不符合商標法第5條商標使用定義。
三、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應作成系爭商標應予撤銷之處分。
二、參加人在與原告簽約之前，「波特王」即為其個人「別名」，無論係使用於表彰自己的人格或形象，或表彰其在網站提供自己的創作、表演或剪輯的影片服務，早與參加人本身產生緊密、不可分的結合。縱嗣後雙方簽訂經紀合約，並在合約期間，參加人從事演藝或商業活動時，延續使用其既存之「波特王」別名作為其藝名，依一般事理判斷，難以評價參加人意在竊取或仿襲原告之精神創作或既有的商業成果，故參加人延續其原先創用之「波特王」作為商標而提出系爭商標之申請，應有正當合法權源，尚無悖於誠實信用原則之情，自難認參加人係因知悉他人商標存在，而以不正競爭行為意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。至原告所舉與參加人簽訂之甲證3至6合約內容之主張，係雙方基於經紀合約所生之相關權益歸屬爭議，此一爭議尚與系爭商標之註冊是否有違商標法第30條第1項第12款規定無涉。
三、聲明：駁回原告之訴。
二、聲明：駁回原告之訴。
一、依商標法第30條第1項第12款本文規定，商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意旨為：⒈本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。⒉至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。
二、系爭商標圖樣係由未經設計之中文「波特王」三字所組成。依參加人提出之異議答證2至4及戊證1資料，可知在105年12月2日與原告簽立甲證3及後續甲證4至甲證6經紀合約之前，於98年間參加人即以「波特王」為名設立個人臉書頁面，自100年1月8日起使用「波特王 Potter King」名稱設立YouTube頻道，上傳包含以「波特王」為標題之影片，如「波特王-Test.ESP Ltd M-200FM」等，並陸續於該頻道發布吉他演奏、參與樂團表演、與同學互動之Vlog等公開影片，並將影片上傳其個人使用之臉書「波特王」頁面，而於原告提供之甲證8資料中，亦見參加人於104年6月13日之臉書貼文，以「波特王」為名分享其個人參與大立精品百貨夏季服裝秀之演藝工作照片，再佐以甲證3第5.6條約定「乙方不得擅自更改或放棄沿用的姓名或藝名」，堪認參加人早在與原告簽約前，即以「波特王」為其別名，用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形象，提供創作、表演等影片服務用途，嗣以自己「波特王」別名與原告簽訂經紀合約，沿用其別名作為藝名提供藝人表演服務，則參加人以自己別名「波特王」之前述使用淵源申請系爭商標註冊，尚難認屬「非出於自創加以仿襲註冊」之情形，依前述說明，應非商標法第30條第1項第12款本文規定範疇，自無該款規定之適用。
柒、綜上所述，系爭商標應無商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
智慧財產第一庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 吳俊龍
法 官 陳端宜
#波特王沒有搶註商標
#波特王 #藝名商標 #搶註 #經紀合約
背景事實：
波特王(陳O晉)在與經紀公司發生糾紛之際，先將藝名註冊為商標。
經紀公司以「搶註」為由請求智慧局撤銷此商標註冊。
法院認為：
陳O晉在與經紀公司簽署經紀合約之前已經使用「波特王」名稱作為別名，
陳O晉嗣後將自己的別名註冊為商標，並非「意圖仿襲」，不構成「搶註」。
法院同時也認為：
雙方的經紀合約約定：「『波特王 Potter King』之姓名（藝名）、肖像、照片、動畫、形象及聲音等相關權利，均歸屬於原告(經紀公司)所有，並擁有因參加人(陳Ｏ晉)履行合約的任何演藝工作所產生或由此產生之表演權、版權等著作權及其相關之智慧財產權」，這只是陳O晉與經紀公司雙方基於經紀合約所生相關權益歸屬之民事爭議，與判斷是否搶註無關。
因為案件進行當中，所以我們講些法律以外的意見。
從這個案件可以看到：藝人簽署經紀合約的時候，同意姓名、藝名、形象、聲音這種人格權利，歸屬於經紀公司。
這就再一次證明，大家都不找律師看合約（選我正解XD）
#商標律師
#演藝經紀合約
#恒達法律事務所
#申請商標找律師
#簽署合約找律師
【波特王】
最高行政113年度上字第272號法院裁定 （2028.08.11）智慧財產及商業法院112年度行商訴字第37號行政判決（2024.2.29）
https://ipcase.blogspot.com/2024/03/oo.html
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原 告 聚暘新媒體國際股份有限公司
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 陳O晉
上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年4月12日經訴字第11217301000號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人參加訴訟，判決如下：
主 文
一、原告之訴駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。
一、原告之訴駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、爭訟概要：
參加人於民國111年2月21日以「波特王」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第41類之「藝人表演服務；影片發行；影片製作；舉辦各種講座；舉辦娛樂活動；現場表演；表演節目製作；音樂作曲服務；音樂製作；音樂錄製；配字幕；配音；配情境字幕；除廣告片外的影片製作；除廣告片外的影片導演；除廣告目的外的劇本編寫；攝錄影」服務申請註冊。
被告審准列為註冊第02251326號商標（圖樣如附圖所示，下稱系爭商標）。
嗣原告以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定提起異議。案經被告審查以111年12月30日中台異字第G01110494號商標異議審定書為異議不成立之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於112年4月12日以經訴字第11217301000號決定駁回（下稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟，本院認本件判決結果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人參加本件訴訟（卷一第571至572頁）。
貳、原告主張及聲明：
一、參加人申請系爭商標指定使用於前述服務，相同或類似於原告為參加人提供參與演藝服務有關的經紀服務而先使用之「波特王」商標。參加人因與原告間具有契約關係（甲證3至甲證6），知悉「波特王」之專有使用權及其相關智慧財產權（包括商標權）屬於原告，且為原告於參加人申請註冊前已先使用，參加人知悉原告商標存在，意圖仿襲，在111年2月21日雙方合約關係存續中，未經原告同意而私下搶先申請註冊「波特王」為商標，應有商標法第30條第1項第12款規定之適用。
二、參加人提出之模特兒活動照片及吉他影片，僅係以「波特王」表示自己之別名，在網路上紀錄個人生活點滴之影音圖文，至多與商標法第36條第1項第1款情形相同，並非作為波特王的商標識別標識，不符合商標法第5條商標使用定義。
原告與參加人簽約前之105年10、11月間YouTube「波特王Potter King」頻道發表之標題為「還在PPAP教你們怎麼破解洗腦歌曲」、「波特王-記得跟比你高的人當朋友」、「波特王教你如何分辨詐騙集團電話」等三部影片（下稱系爭三影片）皆係由原告為經營「波特王」成為網紅而企劃拍攝，且有支薪予參加人，並非其個人發表之影片，係屬原告為行銷目的所為之商標使用。原告在系爭商標申請註冊前即有以「波特王」為商標發表數百則影片及圖文，自屬有先使用於同一或類似服務之情形。
三、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應作成系爭商標應予撤銷之處分。
參、被告答辯及聲明：
一、依原告甲證3至6合約書及甲證8「波特王」YouTube頻道多部以「波特王」為名之影片截圖等事證綜合判斷，可證「波特王」係參加人使用之別名，且在雙方經紀合約期間，參加人沿用「波特王」為名從事演藝工作。
據參加人提出之異議答證2至4，可知參加人早在105年與原告簽訂經紀合約之前，已有持續使用「波特王」於前開社群網站之事實，依異議答證3所示參加人於100年1月8日主觀上即有以「波特王」作為商標，並以網路作為媒介向市場宣傳其提供影片發行、影片製作、藝人表演等服務，使商標之使用與其提供之服務發生密切關聯，縱可能為無具營利性質的交易行為，仍應認定具行銷目的，而有使用「波特王」為商標之事實。
原告於其後之105年12月2日始與參加人簽訂經紀合約，並由參加人沿用「波特王」為其提供演藝服務，「波特王」自非原告所稱於甲證6合約期間經原告所「規劃設計生產製造」者，且前揭經紀合約內容亦未禁止參加人於合約期間以其原先創用之「波特王」名稱申請註冊商標。
二、參加人在與原告簽約之前，「波特王」即為其個人「別名」，無論係使用於表彰自己的人格或形象，或表彰其在網站提供自己的創作、表演或剪輯的影片服務，早與參加人本身產生緊密、不可分的結合。縱嗣後雙方簽訂經紀合約，並在合約期間，參加人從事演藝或商業活動時，延續使用其既存之「波特王」別名作為其藝名，依一般事理判斷，難以評價參加人意在竊取或仿襲原告之精神創作或既有的商業成果，故參加人延續其原先創用之「波特王」作為商標而提出系爭商標之申請，應有正當合法權源，尚無悖於誠實信用原則之情，自難認參加人係因知悉他人商標存在，而以不正競爭行為意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。至原告所舉與參加人簽訂之甲證3至6合約內容之主張，係雙方基於經紀合約所生之相關權益歸屬爭議，此一爭議尚與系爭商標之註冊是否有違商標法第30條第1項第12款規定無涉。
三、聲明：駁回原告之訴。
肆、參加人陳述及聲明：
一、依甲證6第2條第4點約定文義，可知限於因該委任合約而由原告規劃設計生產製造之姓名相關權利始歸屬於原告，參加人早在與原告簽立相關藝人經紀委任契約前，即已創設「波特王」作為別名，並用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形象、提供創作、表演等影片服務用途，「波特王」之名稱顯非原告「規劃設計生產製造」，依前述合約反面解釋，自非歸屬於原告。參加人於105年12月2日與原告簽立相關合約前，已使用「波特王」別名，主觀上已有以「波特王」為名向市場宣傳服務之商標使用行為。參加人為「波特王」相關權利之所有人，與原告間契約又未約定雙方合約存續期間不得自行以「波特王」申請註冊商標，申請系爭商標之註冊自屬有正當合法權源，並無因知悉他人商標存在而以不正競爭行為意圖仿襲商標而搶註情事，自無商標法第30條第1項第12款規定之適用。
二、聲明：駁回原告之訴。
伍、爭點：
系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形？
陸、本院判斷：
一、依商標法第30條第1項第12款本文規定，商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意旨為：⒈本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。⒉至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。
二、系爭商標圖樣係由未經設計之中文「波特王」三字所組成。依參加人提出之異議答證2至4及戊證1資料，可知在105年12月2日與原告簽立甲證3及後續甲證4至甲證6經紀合約之前，於98年間參加人即以「波特王」為名設立個人臉書頁面，自100年1月8日起使用「波特王 Potter King」名稱設立YouTube頻道，上傳包含以「波特王」為標題之影片，如「波特王-Test.ESP Ltd M-200FM」等，並陸續於該頻道發布吉他演奏、參與樂團表演、與同學互動之Vlog等公開影片，並將影片上傳其個人使用之臉書「波特王」頁面，而於原告提供之甲證8資料中，亦見參加人於104年6月13日之臉書貼文，以「波特王」為名分享其個人參與大立精品百貨夏季服裝秀之演藝工作照片，再佐以甲證3第5.6條約定「乙方不得擅自更改或放棄沿用的姓名或藝名」，堪認參加人早在與原告簽約前，即以「波特王」為其別名，用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形象，提供創作、表演等影片服務用途，嗣以自己「波特王」別名與原告簽訂經紀合約，沿用其別名作為藝名提供藝人表演服務，則參加人以自己別名「波特王」之前述使用淵源申請系爭商標註冊，尚難認屬「非出於自創加以仿襲註冊」之情形，依前述說明，應非商標法第30條第1項第12款本文規定範疇，自無該款規定之適用。
三、原告以甲證3第2.3條及第3.4條、甲證5第3條及甲證6第2條第4點等約定，主張雙方就「波特王 Potter King」之姓名（藝名）、肖像、照片、動畫、形象及聲音等相關權利，均歸屬於原告所有，並擁有因參加人履行合約的任何演藝工作所產生或由此產生之表演權、版權等著作權及其相關之智慧財產權，該「波特王」藝名及其相關智慧財產權利依雙方合約約定均歸原告所有等情，核屬原告與參加人雙方基於經紀合約所生相關權益歸屬之民事爭議。
而原告聲請傳訊證人袁O蓉、王O惠、吳O得欲證明系爭三影片為原告拍攝製作；傳訊證人李O臻欲證明雙方合約約定真意、釐清簽約情況等情，均與雙方合約事項有關，並無礙於本件無商標法第30條第1項第12款本文規定適用之判斷，應無必要，附此敘明。
柒、綜上所述，系爭商標應無商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
智慧財產第一庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 吳俊龍
法 官 陳端宜
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