#濫行檢舉 #平台 #下架損失 #鑑定不侵權的費用
#新型專利 #不正當行使專利權
根據最近好幾個案件顯示，新型專利權人行使權利必須要小心了。
新型專利權人如果沒有準備好就出手，有可能自己會成為被告而且還要負擔損害賠償責任。
要做什麼準備？
✅1.新型專利技術報告。如果沒有，那就要
✅2.第三方專業單位針對新型專利有效性的鑑定報告，
✅3.第三方專業單位針對是否侵權的鑑定報告。
本案的新型專利權人，沒有提出新型專利技術報告，也沒有委託第三方專業單位就有效性及是否侵權提出鑑定報告，就持可能無效的新型專利在蝦皮上大量檢舉別人侵權、要求別人下架產品(劇情似曾相似～)，結局是：必須負擔損害賠償責任，包括下架損失，還有別人委託第三方專業單位鑑定不侵權的費用。
另外可以思考的是：
如果你是委任A事務所申請新型專利，卻提出A事務所針對新型專利有效性的報告，或者是A事務所針對是否侵權的報告，假設未來如果新型專利被認定為無效，有辦法說服法官行使權利是因為信賴A事務所的報告而沒有過失嗎？
👉【檢舉手寫板下架】智慧財產及商業法院110年度民公上易字第1號民事判決(2021.09.23)
https://ipcase.blogspot.com/2021/10/blog-post_4.html
更多案例：
👉【誠益光電v.世正光電】智慧財產及商業法院109年度民專訴字第60號民事判決(2021.8.24)
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👉【反摺傘具新型專利】#最高法院109年度台上字第3133號民事判決(2021.08.05)
https://ipcase.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
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#智慧財產權律師
#專利律師
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智慧財產及商業法院110年度民公上易字第1號民事判決(2021.09.23)
上 訴 人 橘能國際股份有限公司
兼 法 定
代 理 人 陳O斌(專利權人)
被上訴人 施O安(被控侵權人，請求專利權人賠償)
上列當事人間因公平交易法損害賠償事件，上訴人對於中華民國110年4月27日本院109年度民公訴字第5號第一審判決提起上訴，本院於110年8月26日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。(施O安勝訴)
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
...
參、本院得心證之理由：
...
(一)當事人不爭執事項：
1.上訴人陳O斌為上訴人橘能公司之代表人。被上訴人以「an1002an」帳號，而於蝦皮購物平台銷售○○○○○所經銷進口之相關手寫板商品，○○○○○負責人為○○○。
2.上訴人陳O斌為系爭專利1之權利人，權利期間自106年10月21日起至116年7月20日止；嗣陳O斌將該專利權全部請求項專屬授權予上訴人橘能公司在中華民國全境實施，授權期間自109年1月1日至116年7月20日止，並於109年4月17日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出申請，經智慧局於同年5月29日函覆准予登記並公告之。上訴人陳O斌為系爭專利2之權利人，權利期間自106年8月21日起至116年3月23日止。
3.被上訴人於108年8月1日起至109年3月17日止，陸續收到蝦皮email來信通知由於2.1.2侵害專利權（案件號：00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000），被上訴人相關手寫板商品已經被刪除等語。被上訴人去信蝦皮客服人員，請求提供專利權人之資訊等語。蝦皮客服人員回覆：權利人陳O斌，電子信箱000000000000000000000，聯絡人○○○/法務（OO法律事務所），權利人檢舉時所檢具之專利證號為M547699、M550892等語。
(二)當事人主要爭點：
...
三、上訴人違反公平交易法第25條規定：
除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，公平交易法第25條定有明文。自市場上效能競爭之觀點而言，事業從事競爭或商業交易行為，以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反效能競爭本旨之手段，妨礙公平競爭或使交易相對人不能為正確之交易決定之情形，均屬欺罔或顯失公平之類型。適用第25條規定，應符合補充原則，無法適用其他公平交易法之其他條文規定，始有本條適用，故本條為不正競爭或不公平競爭行為之概括規定，其範圍包括限制競爭行為與不公平競爭行為。行為是否構成不正競爭，可從行為人與交易相對人之交易行為、市場上之效能競爭是否受侵害，作為判斷因素。判斷事業行為是否構成足以影響交易秩序，僅要該行為實施後，有足以影響交易秩序之可能性，達到抽象危險性之程度即可。至單一個別非經常性之交易糾紛，則應尋求民事救濟，而不適用公平交易法第25條規定（參照最高行政法院94年度判字第479號行政判決；公平交易委員會對於公平交易法第25條案件之處理原則第5點）。
被上訴人主張上訴人濫行檢舉之行為，足以影響交易秩序而顯失公平，自屬違反公平交易法第25條之行為等語。上訴人抗辯稱其均按蝦皮購物規定，提出相關文件而屬合法維權云云。準此，本院首應探究，係上訴人橘能公司與被上訴人是否均為公平交易法第2條第1項第1款之事業範圍，而應適用公平交易法之規範；進而探討上訴人檢舉被上訴人侵害系爭專利之行為，是否違反公平交易法第25條規定。
(一)本件有公平交易法之適用：
...
(四)上訴人行為足以影響交易秩序且顯失公平：
上訴人檢舉被上訴人侵害系爭專利之行為，其符合足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，違反公平交易法第25條規定，本院茲論述理由如後：
1.蝦皮購物平台之檢舉格式：
依蝦皮購物平台之申訴單格式，其記載略以：倘被侵害之權利為專利權，請提供臺灣專利證書；商品侵害專利權，新型專利需提供新型專利技術報告等語。依蝦皮購物平台所規範之智慧財產侵權通知辦法規定略以：權利人及賣家認知與瞭解蝦皮購物非司法機關，無法逕行認定商品是否構成侵權，故當權利人認為蝦皮購物上刊登之商品侵害其智慧財產權時，蝦皮購物建議以下列方式維護權益：⑴透過本辦法規定方式，向蝦皮購物提出侵權通知主張移除商品：提交侵權通知時，應提供該權利之證明，並聲明願賠償蝦皮購物或其他第三人因不實通知，造成之損害及承擔相關法律責任。⑵倘發現任何蝦皮購物上之商品侵害著作權、商標權、或專利權等權利時，可依本檢舉辦法提出檢舉，蝦皮購物將儘速處理。⑶可依法本辦法提出檢舉，僅有著作權人、商標權人、專利權人、或前開權利人之合法授權人，應檢附授權文件，始可透過本辦法提出檢舉。⑷權利人第一次檢舉，填寫權利人聲明書及檢舉申訴單，並檢附自然人身分或法人資格證明文件。例如，身分證影本，或公司設立/ 變更登記事項表影本；權利證明文件，如專利證書及專利鑑定報告等。⑸後續檢舉應提供檢舉申訴單、必要之單次證明文件，如專利鑑定報告（見原審卷二第437至438頁）。準此，上訴人陳O斌以系爭專利之專利權人身分提出檢舉時，自應檢附相關專利證書、新型專利技術報告、專利鑑定報告等證明文件。...
⑵陳O斌未提出侵權報告供蝦皮購物參考：
上訴人陳O斌於108年8月至109年3月間，陸續檢舉被上訴人在蝦皮購物平台之手寫板商品賣場，致被上訴人上開賣場遭蝦皮購物平台下架刪除，而陳O斌檢舉時，僅檢附專利權人聲明書、新型專利證書及侵權檢舉申訴單等情，均有蝦皮購物寄予被上訴人之電子郵件、蝦皮公司109年11月9日回函暨附件及本院公務電話紀錄在卷可證。可知陳O斌提出檢舉時，並無提供任何系爭專利與被上訴人手寫板商品侵權比對事證之鑑定報告，或系爭專利之新型專利技術報告予蝦皮購物平台，未符合上開申訴、侵權通知或檢舉之相關規定。
⑶上訴人未履行侵害系爭專利之查證義務：
被上訴人主張最初蝦皮購物平台上之手寫板商品是從108 年8月開始上架，一直販售至109年3月等語。而上訴人陳文斌於前開期間，自108年8月2日至109年3月16日間，以自己名義陸續向蝦皮購物檢舉被上訴人之手寫板商品。參諸上訴人自承：陳Ｏ斌僅有依照蝦皮規定填寫申訴書及權利聲明書，是否有侵權或需下架，應由蝦皮認定等語。益徵陳O斌於檢舉被上訴人手寫板商品前，未履行被上訴人之手寫板商品，是否侵害系爭專利之查證義務，是被上訴人手寫板商品於蝦皮購物平台上架後，陳文斌旋即檢附專利證書及被上訴人販售商品之網址，泛稱被上訴人侵權，而要求蝦皮購物平台刪除下架被上訴人之手寫板商品。
⑷上訴人明知系爭專利1有不具新穎性之可能：
上訴人陳O斌前於106年10月24日申請系爭專利1之技術報告，該技術報告嗣於107年6月8日完成，其中就唯一獨立項之請求項1，其比對結果代碼為1，表示不具新穎性，有新型專利技術報告在卷可證。足見當時陳O斌主觀上知悉系爭專利1請求項1之有效性，存有相當程度之不確定性。陳O斌未進而徵詢外部公正客觀機構或機關，確認系爭專利是否有效性？鑑定被上訴人陳列、販賣之手寫板商品，是否侵害系爭專利？其未取得系爭專利1之有效性及侵權判斷無疑慮之客觀證據前，逕行自108年8月2日至109年3月16日間，以自己名義向蝦皮購物平台檢舉被上訴人之商品侵害系爭專利，致被上訴人手寫板商品陸續經蝦皮購物平台刪除下架。
⑸臺經院鑑定報告證明被上訴人商品未構成侵權：
被上訴人委託臺經院，對於被上訴人在蝦皮購物平台陳列、販賣之手寫板商品與系爭專利進行比對，鑑定結果認定未落入系爭專利之專利權範圍而未侵權等情，此有專利權鑑定研究報告書在卷可參（見卷外證物）。是上訴人陳O斌向蝦皮購物平台檢舉、申訴被上訴人之手寫板商品侵害其專利權，其與事實不符。再者，陳O斌自108年8月2日至109 年3月16日間，除以自己名義向蝦皮購物平台檢舉被上訴人帳號「anl002an」商品，以黃色標記之連結外，亦檢舉其他眾多賣家之商品侵害系爭專利，向蝦皮購物平台申請移除該等侵權商品之刊登，其中單就被上訴人帳號「anl002an」商品共計23件檢舉，此觀蝦皮公司109年11月13日回函中所檢附之附件內容及申訴單內容可證。
⑹上訴人行為足以影響交易秩序而顯失公平：
綜上所述，堪認上訴人陳O斌檢舉被上訴人商品之目的，不在於保護系爭專利是否於實體法上遭受侵害，而係以系爭專利作為迅速阻礙其他競爭者或其交易相對人之不公平競爭工具，其行使專利權之行為，自屬顯失公平之行為，具商業競爭倫理之非難性之手段、目的，侵害以品質、價格及服務等效能競爭為本質之公平競爭，難認陳文斌多次向蝦皮購物平台提出申訴、檢舉，係行使專利權之正當行為，要屬足以影響交易秩序之顯失公平行為，構成違反公平交易法第25條規定。
3.蝦皮購物有預防性下架之措施：
上訴人雖辯稱刪除下架賣場者為購物平台，而與上訴人無涉云云。惟蝦皮購物僅為電商平台，無智慧財產權侵權與否之專業判斷能力，為迅速排除侵權疑慮商品，避免潛在侵權風險持續擴大，並兼顧智慧財產權人權利等考量，蝦皮購物於取得權利人提供相當權利證明後，得將有侵權風險之商品為預防性下架，此等處理流程，均符合蝦皮服務條款與侵權通知辦法之規定，且蝦皮用戶於註冊時，均已知悉並同意前述服務條款，此有蝦皮公司之109年11月13日回函在卷可證。足見檢舉人縱未完整提出上開證明文件，然蝦皮購物平台仍有在檢舉人提供相當權利證明後，即先為預防性下架。準此，上訴人上開所辯，不足為憑。
四、上訴人應連帶賠償被上訴人113,226元及法定遲延利息：
按事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。法院因前條被害人之請求，為事業之故意行為時，得依侵害情節，固酌定損害額以上之賠償，然不得超過已證明損害額之3倍。倘侵害人因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額。公平交易法第30條、第31條分別定有明文。上訴人違反公平交易法第25條規定，既如前述。準此，被上訴人主張依公平交易法第30條、第31條及公司法第23條、民事訴訟法第222條第2項規定，請求上訴人應負連帶損害賠償等語。上訴人抗辯稱其為合法維權，應不可歸責云云。職是，本院應審究被上訴人主張連帶賠償請求權，有無理由。
(一)所受損害與所失利益之範圍：
按損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。民法第216條定有明文。所謂所受損害，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極之損害，其為既存法益之減少，所受損害以與責任原因有因果關係存在者為限。所謂所失利益，係指新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極之損害。包含依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益（參照最高法院48年台上字第1934號、95年度台上字第2895號民事判決）。準此，本院自應審究被上訴人所受損害與所失利益之金額為何。
(二)不能銷售手寫板商品之損害8,226元：
被上訴人於109年3月17日下架商品後，至其所主張計算至109年5月15日止之期間，共計60日，係因上訴人陳文斌陸續檢舉而要等待法院判決後，再重新上架。堪認被上訴人該段期間，確受有不能售出手寫板商品之損害。參諸蝦皮公司回覆被上訴人手寫板商品之銷售紀錄（見原審卷二第455至487頁），可知被上訴人自108年9月2日至109年2月23日期間內，共計174日，平均每日銷售手寫板商品為10.5吋0.25個、8.5吋0.15個，其中10.5吋單價為399元、8.5吋單價為249元，並為上訴人所不爭執，是被上訴人於109年3月17日至109年5月15日止之期間，應受有8,226元之損害（計算式：【399 x 60x 0.25】＋【249 x60x0.15】＝8,226 元）。準此，被上訴人得向上訴人請求不能銷售手寫板商品部分之損害賠償8,226元。
(三)伸張權利支出之鑑定費用105,000元：
按當事人為伸張權利所必要支出之費用，可認為係因他造侵權行為所受之損害時，即加害行為與損害賠償範圍間有相當因果關係者，均得向他造請求賠償（參照最高法院99年度台上字第224號民事判決）。被上訴人主張為證明其手寫板商品實未侵害系爭專利，而委請公證第三人支出鑑定費用105,000元，業據提出前開鑑定研究報告書、委託書及收據為證。而上訴人陳文斌主張他人侵害其專利權，本應就此侵權事實負舉證責任，其僅提出權利人聲明書、新型專利證書及侵權檢舉申訴單，即提出上開檢舉、申訴，致使被上訴人上開手寫板商品賣場，遭刪除下架，而被上訴人所陳列、販賣之手寫板商品，是否侵害系爭專利等情，尚須比對該手寫板商品之技術特徵，是否落入系爭專利請求項之範圍，並僅憑目測或感官體驗，即得加以判斷，確有委請專業人士鑑定，以釐清是否侵害專利權之必要性。本院審酌被上訴人以上開鑑定結果作為其陳列、販賣之手寫板商品，未侵害系爭專利，而主張陳O斌上開檢舉、申訴之內容為不實事實，應為伸張權利所必要，且因陳文斌不實之檢舉、申訴行為所生損害，核屬被上訴人為證明其手寫板商品未侵害系爭專利所致，當屬為實現損害賠償請求權之必要費用，是其請求上訴人應連帶賠償鑑定費用105,000元之損害部分，洵屬有據。準此，被上訴人請求上訴人應連帶給付113,226元（計算式：8,226元＋105,000元）部分，為有理由，原審認定核無違誤。
智慧財產第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪
法 官 林洲富
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