最高行政法院108年度上字第1038號判決(2021.9.16)
上 訴 人 建福興業有限公司（系爭商標）
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
參 加 人 鼎騰企業有限公司（據以評定商標）
上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國108年8月27日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）108年度行商訴字第9號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
...五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨論斷如下：
㈠100年6月29日修正公布之商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」本款規範意旨，係將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。從而，適用本款之要件，除申請人具有仿襲之意圖外，並包括：⒈相同或近似於他人先使用之商標。⒉使用於同一或類似商品或服務。⒊申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。⒋未經他人同意申請註冊等要件。
㈡經查：
⒈參加人早於92年5月及95年9月出版之TTG雜誌及2007年10月出版之AUTO雜誌使用附圖2-2據爭商標刊登廣告表彰其所生產之剎車總分幫、離合器總分幫等商品；參加人於100年間有將使用附圖2-2據爭商標之商品輸出國外，可知於系爭商標103年7月24日申請註冊之前，參加人已有先使用附圖2-2據爭商標於剎車總分幫、離合器總分幫等商品之包裝容器並輸出。
⒉系爭商標係由類似注音「ㄢ」設計字及外文「JiAFU」結合左下角及右上角之連續線條漸寬圖形所組成（如附圖1所示）；附圖2-2據爭商標由外文字母「D」、「T」設計字以左上、右下方式排列，結合左下角及右上角之連續線條漸寬圖形所組成。二者相較，前者類似注音「ㄢ」之設計字與後者之外文「DT」設計字在外觀上作形似而同的變化設計，且其分別結合左下角及右上角之連續線條漸寬圖形之型態與擺設位置相仿，整體構圖意匠及予人之寓目印象極為相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，實不易區辨，系爭商標與附圖2-2據爭商標應屬構成近似之商標，且近似程度高。
⒊系爭商標指定使用之「汽車、汽車零組件、機車、機車零組件、剎車盤、剎車鼓、點火器、剎車總幫、剎車分幫、剎車器持住器、碟式剎車來令片、碟式剎車來令盤、車輛防鎖死剎車裝置、剎車碟、機車用剎車、交通工具用液壓迴路、車輛座位用頭靠、汽車點煙器」商品，與附圖2-2據爭商標實際先使用之剎車總分幫、離合器總分幫等商品相較，二者同屬汽、機車及其零組件等商品，於原料、功能、用途、產製者、行銷管道及銷售場所等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或類似之商品。
⒋上訴人之代表人鄭O昌不僅是參加人之前員工，離職後設立上訴人從事與參加人相同之車輛零件配備業務，為競爭同業關係，且有代工業務往來，對參加人動態及商品行銷資訊較一般人熟悉關注，而得以知悉據爭商標存在，其以高度近似之系爭商標，指定使用於同一或類似之汽、機車及其零組件等商品申請註冊，依一般經驗法則判斷，實難謂為巧合，而認上訴人係意圖仿襲而申請註冊系爭商標，此為原審法院調查證據認定之事實。原判決已詳細敘明其判斷之依據及得心證之理由，經核並無違誤。
㈢上訴人雖以商標法第30條第1項第12款立法意旨在於「賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會」，則附圖2-1據爭商標「DT設計字」已於86年2月1日註冊，並無法仿襲搶註，原判決錯誤適用商標法第30條第1項第12款規定；且原判決對上訴人前開主張未置一詞，有判決不備理由之違背法令；且援用認定先使用之證據，均為已註冊「DT設計字」所涵蓋，原判決所載理由前後矛盾云云，惟：
⒈本款規範意旨在防止投機者，利用特定關係而知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德。
按我國採先申請主義，故原以先註冊者優先受保護，惟基於誠信原則及防止消費者混淆暨不公平競爭行為之關係，除參照巴黎公約第6條之7第1項之規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註之情形。100年6月29日商標法修正時，於本款增加「意圖仿襲而申請註冊者」等文字，其理由略謂：
⑴本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。於本法86年5月7日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。
⑵原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。所謂先使用之商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請註冊前，已有持續使用之事實，故僅須相對於系爭商標為在先使用之商標即為已足，不分國內外先使用，亦不問註冊與否（本院108年度判字第512號判決、107年度判字第673號判決、司法院108年度智慧財產法律座談會提案4多數意見及陳昭華、王敏銓，商標法之理論與實務，修訂6版，頁108，2021年，均同此見解，可資參照）。上訴人主張商標法第30條第1項第12款先使用之商標，應不包括已註冊之商標，尚非的論。況原判決並非以已註冊之附圖2-1據爭商標，而係以附圖2-2據爭商標，作為參加人先使用之商標，並以之與系爭商標比較。上訴人主張附圖2-1據爭商標「DT設計字」已於86年2月1日註冊，並無法仿襲搶註，原判決錯誤適用商標法第30條第1項第12款規定云云，自非可採。
⒉原判決於理由已說明：「因參加人申請評定系爭商標時，所提出之先使用證據主要是附圖2-2據爭商標（詳後述），是就附圖2-1據爭商標，爰不贅述比較，併予敘明。」（見原判決第11頁），並非如上訴人所稱就其主張未置一詞。至於參加人實際使用之附圖2-2據爭商標，與已註冊之附圖2-1據爭商標不同，是否符合商標法第64條規定之同一性使用，係關乎參加人已註冊之商標有無商標法第63條第1項廢止之事由，與本件上訴人之系爭商標是否違反商標法第30條第1項第12款規定無涉，原判決就上訴人此部分主張未加論駁，亦非判決不備理由或理由矛盾。
㈣綜上所述，原判決將訴願決定及原處分均予維持，而駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
最高行政法院第三庭
審判長法官 帥 嘉 寶
法官 鄭 小 康
法官 林 玫 君
法官 李 玉 卿
法官 洪 慕 芳
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