智慧財產及商業法院109年度民專訴字第60號民事判決(2021.8.24)
原 告 誠益光電科技股份有限公司(被控侵權方)
被 告 世正光電股份有限公司(新型專利權人)
上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議等事件，本院於中華民國110年7月27日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告世正光電股份有限公司應給付原告誠益光電科技股份有限公司新臺幣14萬4000元。
事實及理由
...
三、不爭執事項：
㈠被告世正公司於106年2月1日獲智慧局公告擁有系爭專利，系爭專利於108年12月9日遭舉發撤銷，被告未訴願而確定。
㈡被告世正公司主張原告3人侵害系爭專利，於107年3月6日對原告3 人提起訴訟，請求損害賠償及停止侵害，經本院於107年10月9日以107年度民專訴字第44號判決被告敗訴，被告世正公司未上訴而確定。
㈢被告世正公司於提起前案訴訟時起至前案訴訟確定時止，均未提示新型專利技術報告。
四、得心證之理由
原告等主張被告等不當行使專利權，且已違反公平交易法之規定，致原告等受有損害，自應連帶負損害賠償責任，則為被告等所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷㈡第405頁），所應審究者為：
㈠被告世正公司未先提示新型專利技術報告即提起前案訴訟，是否有違專利法第117條之規定？被告世正公司提起前案訴訟，有無侵害原告權利之故意或過失？
㈡原告等依專利法第117條、公司法第23條第2 項之規定，請求被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，損害賠償金額各以若干為適當？
㈢被告世正公司之行為，是否違反公平交易法第24、25條之規定？原告依公平交易法第30、31條之規定，請求被告世正公司負損害額3倍之損害賠償責任，有無理由？若有，損害賠償金額各以若干為適當？茲分述如下：
㈠被告世正公司未提示新型專利技術報告即提起前案訴訟，業已違反專利法第117條之規定，自有侵害原告權利之過失
⒈按新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限，專利法第116條、第117條分別定有明文。又100年12月21日修正公布之上開專利法第117條規定，係將92年專利法第105條規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責（第1項）。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失（第2項）」，予以修正。稽諸第117條修正之立法理由，明揭：「…二、…㈡為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利後，若該新型專利權遭到撤銷，除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者外，應對他人所受損害負賠償責任。三、㈠原條文第2項係屬新型專利權人舉證免責之規定，自應由新型專利權人負舉證責任…。
㈡另原條文第2項規定，常導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利；或認為只須取得新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權，而不須盡相當注意義務，不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全。
㈢按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排除新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥」之旨。足見修法之目的，係為防範以形式審查即取得新型專利權之人，濫用或不當行使其權利，於該新型專利權遭撤銷時，應就他人所受損害負賠償責任，並加重其免責之舉證責任，即明定須證明自己係基於新型專利技術報告之內容，及已盡相當之注意，始得免責（最高法院107年度台上字第2360號判決意旨參照）。
準此，提起訴訟並非專利法第116條所稱之警告，固不以提示新型專利技術報告為必要，惟新型專利權人如未提示新型專利技術報告而行使權利，日後新型專利被撤銷時，即應對於因行使權利所造成他人之損害，負損害賠償責任，並無主張免責之餘地。
⒉查被告世正公司提起前案訴訟迄至前案訴訟確定時止，均未提示新型專利技術報告，此為兩造所不爭執（本院卷㈡第405頁）。又專利法第116 條、第117 條之立法目的，係為了避免僅形式審查核准，惟實質上不具專利要件之新型專利，於行使權利後被撤銷專利時，造成他人之損害，乃要求新型專利權人行使權利時，應提示新型專利技術報告，業如前述；而依專利法第115條第1項規定，申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。
是被告世正公司於系爭專利經公告後，提起前案訴訟前，自得依法向專利專責機關申請新型專利技術報告，斯時亦無不得申請新型專利技術報告之困難，惟被告世正公司於提起前案訴訟時，所提出之相關證據均無新型專利技術報告，縱其業已提出OO專利商標事務所出具之專利侵權鑑定報告書，亦僅能證明其提起前案訴訟時尚無不當行使專利權之故意，尚難謂其無過失之可言。
揆諸前揭規定及說明，被告世正公司於提起前案訴訟時，既未提示新型專利技術報告，即無從認定其行使專利權係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當之注意義務，自無從依專利法第117條但書規定主張免責之餘地。
⒊至被告等雖辯稱被告世正公司當時就系爭專利技術內容系同時申請新型及發明專利，被告世正公司申請之發明專利已於107年12月1日獲智慧局核准，被告世正公司已無須再維持系爭專利，原告等即不能證明系爭專利之內容不具可專利性，亦不能證明被告世正公司行使系爭專利有故意過失等語。
惟被告世正公司固於105年9月7日申請系爭專利時，同時聲明就相同創作在申請該新型專利之同日，另申請發明專利，而智慧局於105年9月30日經形式審查核准系爭專利申請案，並於106年2月1日公告並發給新型專利證書，其後仍須就上開發明專利進行實體審查。
其後，智慧局於審查過程中，分別於106年10月25日、107年3月30日審查意見中就該發明專利有不符合專利法第22條第2項或第26條第2項規定之情形，通知被告世正公司說明，有智慧局審查意見通知函在卷可參（本院卷㈠第401至419頁），可知被告世正公司於提起前案訴訟前、後，已然知悉與系爭專利請求項1相同創作之上開發明專利申請案具有不可專利性之可能性，惟被告世正公司仍從未申請系爭新型專利技術報告，亦從未徵詢外部公正客觀之單位就系爭專利有效性與否進行鑑定，難認被告世正公司已盡相當之注意而無過失可言。是被告世正公司上開所辯，尚非可採。
㈡原告誠益公司依專利法第117 條之規定，請求被告世正公司負損害賠償責任，為有理由
⒈被告世正公司應就其行使專利權所致他人之損害，負損害賠償責任
⑴查被告世正公司對原告等提起前案訴訟時，未提示新型專利技術報告，並無專利法第117條但書之免責事由，均已如前述，而系爭專利並於108年12月9日經舉發成立而經撤銷確定，有智慧局舉發審定書附卷可證，則其於系爭專利之專利權遭撤銷時，自應就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，負損害賠償責任。 ...
⒉損害賠償之計算
按民法第216條第1項所謂所受損害，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害。所謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害（最高法院48年台上字第1934號判決先例參照）。又民法第216條規定，損害賠償除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害（積極損害）及所失利益（消極損害）為限。既存利益減少所受之積極損害，須與責任原因事實具有相當因果關係，始足當之。又依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。該所失利益，固不以現實有此具體利益為限，惟該可得預期之利益，亦非指僅有取得利益之希望或可能為已足，尚須依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，具有客觀之確定性（最高法院95年度台上字第2895號判決要旨參照）。茲就原告等是否受有損害、其損害是否與被告世正公司不當行使專利權之行為間具有因果關係、損害金額為若干等，分述如下：
⑴原告誠益公司部分：
①原告誠益公司雖主張其107年、108年所提列之存貨跌價損失金額為其所受損害（本院卷㈢第257至269頁），惟前案訴訟自107年3月6日起訴時起至107年10月9日判決時止，原告誠益公司均仍持續販賣系爭產品並無間斷，此觀原告誠益公司所提出系爭產品自107年1月起至108年11月止之銷售量即明（本院卷㈠第231至235頁），足見107年、108年尚未銷售之存貨並非不能日後持續販售，自難認該部分係原告誠益公司之所受損害。是原告誠益公司請求該部分存貨損失，尚屬無據，應予駁回。
②原告誠益公司雖主張以系爭產品之市場銷售量為每月5,000顆、純益200元及備料8個月預估數量為40,000顆計算其所失利益，惟該等銷售量僅為原告誠益公司及其經銷商分析市場之預估數量，均無客觀資料可為佐證，亦非依通常情形或依已定之計劃或其他特別情事而具有客觀之確定性，自難以上開預估數量作為原告誠益公司計算所失利益之依據，本院認應以客觀上實際銷售數量做為原告誠益公司可得預期之利益較為合理。而原告誠益公司自承係於107年1月間開始銷售系爭產品，而以前案訴訟起訴前之107年1、2月及前案訴訟判決後之107年11月至108年11月共計15個月之實際銷售數量共為16,790顆（本院卷㈠第231至235頁），其每月平均銷售數量為1,119顆（小數點以下四捨五入），而前案訴訟期間即107年3月至107年10月間共計8個月之實際銷售數量共為8,234顆（本院卷㈠第231至235頁），其每月平均銷售數量為1,029顆（小數點以下四捨五入），該等數量與被告世正公司所提出之108年6月至108年12月之每月平均銷售數量約為880顆，兩者數量差異非鉅，故原告誠益公司所提出上開實際銷售數量部分，應堪採信。是以原告誠益公司在前案訴訟期間與其前案訴訟起訴前、判決後期間之實際銷售數量相比，足見其因被告世正公司不當行使專利權因而受有每月減少賣出90顆系爭產品之損害。而原告誠益公司主張系爭產品每顆零售單價為1,200元，被告等雖辯稱原告等未提出相關證據，惟原告胡O翔之小嘉工作室網頁上所刊登系爭產品之售價即為2,500元，且被告世正公司於前案訴訟中，所購買系爭產品之收據金額單價亦為2,500元，是原告主張系爭產品每顆零售單價為1,200元，應屬可採；如以107年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準，有關機車零件製造之同業平均毛利率為28％計算，每顆獲利約為336元（計算式：1,200元×28％＝336元），原告誠益公司僅以較低之每顆獲利200元請求，尚屬可採；加以原告誠益公司所主張受影響之前案訴訟8個月期間，可計算原告誠益公司於該期間內可得預期之所失利益為144,000元（計算式：90顆×8個月×200元＝144,000元），是原告誠益公司請求被告世正公司賠償所失利益144,000元部分即為有理由，逾此部分之請求，即屬無據，應予駁回。
至被告等雖辯稱獲利部分應以淨利率計算等語，惟專利法對於何謂成本與必要費用並未具體界定，參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，間接成本則係指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本，計算受損害人所失利益時，所得扣除之成本與必要費用，應界定為會計學上之直接成本，而不包括間接成本。準此，行為人可得扣除之成本僅限於製造或銷售侵權物品而直接支出之生產成本，至於間接成本則不容許扣減，即相當於會計學上之「毛利」，而非「淨利」，否則，如容許行為人將其他不屬於製造、銷售侵權物品而直接支出之生產成本及費用亦得扣除，不啻將上開間接成本及費用，轉嫁由受損害人負擔，顯非公平合理，是被告等所辯不足採信。
③原告誠益公司另請求商譽損失部分，依原告誠益公司所提出甲證5、7、9之相關證據，均未能證明為被告等所為之對話或留言內容，而甲證6、8、10則為被告世正公司或被告黃O澤提出檢舉或表明依法處理之內容，原告誠益公司究有無侵害系爭專利一事既尚未確立，尚難認有何影響原告誠益公司商譽之情形；況由上開每月平均實際銷售數量觀之，原告誠益公司因被告世正公司不當行使專利權之影響，每月減少賣出90顆系爭產品，該等數量尚非相差甚鉅，實無從認定原告誠益公司因此受有嚴重商譽損害，是原告誠益公司請求被告世正公司應賠償商譽損失100萬元，即屬無據，應予駁回。
智慧財產第三庭
法 官 林怡伸
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