智慧財產法院103年度民商上字第11號民事判決(104.9.17)
「 (一)系爭商標撤銷原因之判斷：
1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者
，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事
訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗
法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。智慧財產案件審
理法第16條第1 項定有明文。民事訴訟當事人就智慧財產
權之有效性爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以
依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，倘依
法不得於行政爭訟程序中主張之事由，民事法院不得賦予
當事人在民事訴訟事件中，較行政訴訟就智慧財產之有效
性更大之抗辯範圍。申言之，同一事實及證據業經行政爭
訟程序認定商標異議或評定不成立確定，或已逾申請異議
或評定之法定期限等情形，商標法已規定不得再行申請異
議或評定者，當事人不得於侵害商標權有關財產權爭議之
民事訴訟事件，復以該異議或評定事由，爭執商標之有效
性。
2.再按商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料
、產地或相關特性之說明所構成者，不得註冊，商標法第
29條第1 項第1 款定有明文。又按商標之註冊違反第29條
第1 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提
請商標專責機關評定其註冊。商標之註冊違反第29條第1
項第1 款規定之情形者，自註冊公告日後滿五年者，不得
申請或提請評定。商標法第57條第1 項、第58條第1 項定
有明文。查本件上訴人屈臣氏公司、柏善勤雖於103 年2
月17 日 原審審理中，上訴人瑞鈦公司、汰芮公司、陳耀
盛於10 3年9 月15日本院審理中，抗辯系爭商標有商標法
第29條第1 項第1 款不得註冊事由（見原審卷二第30頁、
本院卷一第68頁背面），然系爭商標係於97年11月16日註
冊公告，有智慧局商標資料檢索結果在卷為憑（見原審卷
一第18至19頁），無論係距本件言詞辯論終結日時（103
年8 月20日），或距上訴人於原審或本院提出上開抗辯事
由時，顯均已逾系爭商標註冊公告之日起5 年之法定除斥
期間，上訴人復未證明其於該5 年除斥期間內已向智慧局
提出評定，揆諸前揭說明，上訴人已無法據此事由申請或
提起評定，則上訴人在本件民事訴訟事件自不得再以該評
定事由，爭執系爭商標權之有效性，是上訴人辯稱系爭商
標有商標法第29條第1 項第1 款之撤銷原因、被上訴人於
本件民事訴訟中不得對上訴人主張系爭商標權云云，並不
足採。」
「 (二)系爭產品上藍綠底色搭配橘色大型字體「M 」及白色較小字
體「morocco hairoil 」係作為商標使用：
1.按為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器，或持有
、陳列、販賣、輸出或輸入該等商品，並足以使相關消費
者認識其為商標，即為商標之使用，此觀商標法第5 條第
1 項自明。而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面
圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字
體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量
其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務
來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客
觀證據綜合判斷。
2.查系爭產品包裝係使用藍綠底色搭配橘色大型字體「M 」
及白色較小字體「morocco hairoil 」，此為上訴人所不
爭執，上訴人雖辯稱：「M 」字代表產品名稱「Magic 」
之字首，而「morocco hairoil 」僅係商品品質、用途、
原料、產地及相關特性之說明，並非作為商標使用云云，
惟觀之系爭產品之外包裝標示方式，其以斗大之橘色「M
」字置於外包裝正中央上方，較小之白色「morocco
hairoil 」二字則分上下兩排置於「M 」字下方，再以藍
綠色作為整個包裝之底色，以使斗大之橘色「M 」字及較
小之白色「morocco hairoil 」字體得以跳脫其色彩，以
吸引消費者注意，是由「M 」字及「morocco hairoil 」
於系爭產品外包裝所呈現之字體大小、排列方式、顏色設
計等觀之，其已非單純的商品說明，使用者主觀上不僅有
以之為行銷之目的，客觀上亦發揮區辨商品來源之功能，
應認其為商標之使用無誤，上訴人上開置辯，要無足採。」
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