(商標 非搶註)「WiseTech Global」：澳洲公司早已使用「WiseTech Global」為公司名稱、網域名稱和註冊商標，其在台灣註冊商標，並非搶註。

智慧財產及商業法院 110年度行商訴字第37號行政判決(2021.12.16)
 
原 告 智融全球有限公司

被 告 經濟部智慧財產局

參 加 人 澳大利亞商慧諮環球有限公司（WiseTech Global Limited）

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國110年4月13日經訴字第11006302490號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

　　主 文
一、原告之訴駁回。
 
　　事實及理由
 ...
五、本件爭點：
　　系爭商標有無商標法第30條第1項第12款本文規定之情形而不得註冊？

六、本院判斷：
... 
（二）按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，為商標法第30條第1項第12款本文所規定。

本款規範意旨，係在我國商標法採取註冊主義下，為避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章搶先註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利。

從而，適用本款之要件，包括：

1.相同或近似於他人先使用之商標。

2.使用於同一或類似商品或服務。

3.申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。

4.未經他人同意申請註冊。

5.須基於仿襲之意圖而申請註冊。

至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。惟倘先註冊之申請者並非意圖仿襲，而有註冊系爭商標之正當理由，即使系爭商標相同或近似於先使用商標並指定使用於同一或類似商品或服務，或因特定關係知悉先使用商標，仍應優先保護先註冊之系爭商標。

（三）系爭商標之申請註冊，係源自參加人之公司名稱、網域名稱及其他國家註冊商標，並無仿襲據爭商標之意圖：

⒈系爭商標與原告主張先使用之據爭商標均為「WiseTech Global」英文，兩者應屬構成相同或近似之商標。又系爭商標指定使用於如附圖所示第9類、第42類商品或服務、第41類（畫線部分）之部分商品或服務，與原告主張據爭商標先使用於諮詢、顧問、預先測試服務、訂製安全模組、工業等級的智慧介面卡、全球單一物聯網平台等商品或服務相較，皆屬電腦軟體、周邊商品及相關服務，應屬於類似之商品或服務，固堪認定。

⒉然而，原告係於106年2月17日核准設立登記（本院卷第17頁），而依參加人所提如附表之證據（證1至6、證9至10）顯示，其早自西元1994年（即83年）即於澳大利亞成立迄今，於西元2011年使用「WISETECHGLOBAL PTY LTD」作為公司名稱、西元2012年改名為「WISETECH GLOBAL PTY LTD」，西元2015年更名為「WISETECH GLOBAL LIMITED」，並於西元2011年（即100年）3月7日取得「wisetechglobal.com」網域名稱作為公司官方網站，同年10月7日並於澳大利亞申請「WiseTech Global」商標，並指定使用於第9類及第42類產品及服務迄今，復已於其他國家以相同商標申請註冊。則參加人於國外使用「WiseTech Global」商標之日期，既早於原告設立登記及其所稱使用據爭商標之日期（106年5月30日），且與其公司特取名稱、網域名稱及國外註冊商標均具有一致性，其進而沿用並在我國申請註冊相同之系爭商標，顯係基於自身緣由之正當事由，難認參加人於系爭商標申請註冊時有刻意仿襲原告據爭商標之意圖。

⒊原告雖主張參加人係因協議收買據爭商標之使用權未果，始惡意搶註，並妨礙原告正當經營等等。惟查，依原告所提如附表之證據19，僅為參加人公司之財務長個人資料，並不足為參加人曾向原告表明協商收買據爭商標使用之證明；另觀諸原告所提如附表之證據9至11，即雙方於107年4月11日至同年5月24日往來之律師函、電子郵件內容，僅係參加人主張原告使用之公司英文名稱「WiseTech Global Co.,Ltd.」、網域名稱等，有侵害參加人「WiseTech Global」著名公司名稱、著名商標或表徵等智慧財產權之虞，遂委由律師發函原告要求原告停止使用該商標之行為，原告則以律師函回覆參加人表示並無任何侵權之行為。然雙方律師函之發函時間既在系爭商標申請註冊之後，且參加人早於原告使用據爭商標之前即取得國外「WiseTech Global」商標，尚難以此證明參加人於申請註冊系爭商標時有何惡意搶註據爭商標之意圖。

⒋至於原告所提如附表所示證據10之律師函，其內容雖提及原告於106年5、6月間曾接獲參加人電話表示希望向原告購買「WiseTech Global」之使用權，認為參加人因此暗中搶註等等。惟該律師函僅為原告片面之陳述，亦與前揭證據9、11之律師函內容，參加人係要求原告尊重其所有智慧財產權並不得使用系爭商標之內容不符。況縱認參加人當時確有與原告聯絡以協商解決「WiseTech Global」使用權之問題，惟參加人自100年起業已使用系爭商標為公司名稱之特取部分、網域名稱及註冊商標，其時間均早於原告使用據爭商標之時間，自難憑此證明原告有仿襲據爭商標之意圖。此外，原告所舉其他如附表所示之證據，或為原告於106年5月30日台北國際電腦展時，於電腦展之網站、攤位使用「WiseTech Global Co.,Ltd.」「WiseTech COFFEE IoT Total Solution」公司名稱或標語，或係原告公司網站名稱為「www.wisetech-global.com」，僅為與系爭商標近似之證據，均無法證明參加人有仿襲原告據爭商標之意圖。

⒌準此，參加人對於系爭商標之申請註冊，應係源自參加人之公司名稱、網域名稱及其他國家註冊商標，自有其正當理由，並無仿襲之意圖，故原告主張參加人係仿襲其使用之據爭商標而有搶註系爭商標之行為，洵屬無據。
 
智慧財產第二庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　汪漢卿
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾啓謀　
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳俊龍