時尚法(商標)「ZARA」「 ZARA HOME」v.「saracares」in 16、35類：法院認為，兩造商標所實際使用的商品服務類別完全不同，無混淆誤認之虞，「sarahome」得予註冊。(商標法30.1.10)

智慧財產法院109年度行商訴字第91號行政判決(2021.2.24)

原 告 錠嵂保險經紀人股份有限公司 

原 告 錠嵂企業股份有限公司

被 告 經濟部智慧財產局 

參 加 人 西班牙商迪西儂紡織工業股份有限公司 

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109年6月17日經訴字第10906305160 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主 文

原處分關於撤銷註冊第1876419 號「SARACARES 圖」商標指定使用於如附圖一所示之第16類商品及第35類A 部分服務之處分及該部分訴願決定均撤銷。
 
事實及理由

一、事實概要

原告前於民國106 年2 月14日以「SARACARES 圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第16類、第35類及第36類之商品或服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1876419 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣參加人以系爭商標指定使用於第16類商品及第35類服務之註冊有違商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款之規定，對之提起異議。經被告審查後，於109 年1 月31日以中台異字第G01070036 號商標異議審定書為下列處分：㈠系爭商標指定使用於第16類商品及如附圖一所示第35類A 、B 部分服務之註冊應予撤銷；㈡系爭商標其餘指定使用於如附圖一所示第35類C 部分服務之註冊，異議不成立（下稱原處分，㈡部分業已確定，不在本案審理範圍內）。原告對原處分關於異議成立部分不服，提起訴願，經經濟部於109 年6 月17日以經訴字第10906305160 號決定訴願駁回（下稱訴願決定）後，遂向本院提起訴訟。本院因認本件判決結果，倘認應撤銷訴願決定及原處分關於異議成立部分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

 ...
五、不爭執事項

㈠原告於106 年2 月14日以「SARACARES 圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第16類、第35類及第36類之商品或服務，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第1876419 號商標（即系爭商標，如附圖一）。

㈡參加人以系爭商標指定使用於第16類、第35類商品或服務之註冊，與參加人據爭商標指定使用於第16類、第35類商品或服務之註冊，有商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款不得註冊規定之適用，對之提起異議。

㈢被告以原處分認系爭商標指定使用於如附圖一所示之第16類商品及第35類A 、B 部分服務之註冊，有商標法第30條第1項第10款不得註冊規定之適用；至於系爭商標其餘指定使用於如附圖一所示之第35類C 部分服務之註冊，則無商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款不得註冊規定之適用。

六、爭點

系爭商標指定使用於第16類商品及第35類A 、B 部分服務是否有商標法第30條第1 項第10款規定之適用而應撤銷其註冊？

七、本院之判斷 

㈡系爭商標是否有商標法第30條第1 項第10款規定之適用而應撤銷其註冊：...

⒉系爭商標與據爭商標是否有相同或近似暨其近似之程度：

系爭商標係由英文字母「SARACARES 」所構成，並在SARA四個英文字母上方各加上一個圓點，且原告於實際使用時多有將系爭商標之SARA及圓點部分以較大字體、CARES 部分以較小字體上下排列，有原告之設計師提案、臉書專頁、標題廣告、平面廣告、媒體及影片廣告附卷可佐，足見系爭商標之主要部分即為字首前四個字母「SARA」甚明；

而據爭商標則係分別由英文字母「ZARA」、「ZARA HOME 」、「ZARA FOR MUM」所構成，主要部分即為ZARA，二者相較主要部分「SARA」、「ZARA」僅有字母開頭S 、Z 不同，且讀音相仿，並未達可資明顯區別之程度，故兩商標於外觀、讀音上予消費者之寓目印象，即有近似之處。

惟以商標所呈現之整體外觀、讀音綜合判斷，系爭商標係由英文字母「SARACARES 」所構成，其間並無空格，並在SARA四個英文字母上方各加上一個圓點組合而成；而據爭商標則係單獨以「ZARA」作為商標，或在「ZARA」字母後方空格後另加上「HOME」、「FOR MUM 」字母組合而成，二者相較整體外觀、讀音及觀念予人寓目印象尚有差異，視覺感受亦有所區別。是以，兩商標以整體觀察而言雖仍有所差異，惟主要部分外觀及讀音均為近似，以具有通常知識經驗之消費者，在購買時施以通常之注意，於異時異地隔離個別觀察，或交易連貫唱乎之際，仍有可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，惟近似程度不高。

⒊商品或服務是否同一或類似暨其類似之程度：

⑴系爭商標指定使用於第16類「貼紙、卡片、信封、信紙、書籍、簿本、手冊、廣告畫刊、桌曆、月曆、畫、海報、圖片、紙製容器、公文夾、資料夾文件夾、文件套、筆、紙製商標牌」之商品，與據爭註冊第1406674 號、第1345421 號商標指定使用於第16類「釘書機、照片、日曆、畫布、筆（事物用品）、貼紙、雪茄煙用套環」、「釘書機、照片、紙板箱或紙箱、水彩畫、雪茄煙用商標紙套環、貼紙」之商品，以及據爭註冊第1406674 號、第1595432 號、第1520397 號、第1535369 號商標指定使用於第35類「文具之零售服務」、「釘書機、照片、曆書、書籍、筆盒、紙板箱或紙箱、文件夾、雪茄煙用商標紙套環、封套（文具）、信封（文具）之零售及批發服務」、「學校用品（文具）之零售及批發服務」之服務相較，二者均屬貼紙、書籍、紙容器等之書寫文具或事務用品相關商品，或為該等商品之零售批發服務，於商品用途、功能、產製主體、行銷管道及購買者等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬同一或類似程度極高之商品或服務。

⑵系爭商標指定使用於如附圖一所示之第35類服務A 、B 部分與據爭註冊第1406674 號、第1595432 號、第1520397 號、第1535369 號商標指定使用於第35類「廣告；企業管理顧問、企業經營協助；文教用品、布匹、衣服、服飾配件、室內裝設品、家庭日常用品及康樂用品、…、手提袋、手提箱之零售服務；電視購物、網路購物、電子購物、郵購、型錄購物、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心；舉辦商業或廣告目的之展示會、為商業或廣告目的舉辦商展；拍賣；進出口代理、為他人採購服務（為他人企業購買商品及服務）；電腦化檔案管理；自動販賣機出租；廣告場所出租；意見調查」、「廣告；企業管理、企業經營協助；……；電視購物；舉辦商業或廣告目的之展示會；拍賣；進出口代理；自動販賣機出租；廣告場所出租；電腦資料庫之資訊編輯、抄寫；意見調查」、「廣告；企業管理顧問、企業經營協助；……、皮板、皮製環帶、旅行用大皮箱、駝鳥羽毛（服裝配件）、金絲刺繡鑲邊、銀絲刺繡品、鞋子及帽子裝飾品（非貴金屬製）、胸針（服裝配件）、玩具空氣手槍（玩具）、西洋棋遊戲器具、蛙鞋之零售及批發服務；電視購物，網路購物，電子購物；建立電腦資訊系統資料庫」之服務相較，二者皆為提供消費者服飾配件等商品之零售批發、廣告、代理進出口、企業管理顧問及為工商企業籌備商展等相關服務，於功能、服務提供者、消費族群、行銷管道及滿足消費者需求等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之服務。

⒋系爭商標與據爭商標是否有致相關消費者混淆誤認之虞：

⑶以先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度及實際混淆誤認之情事而言：

①參加人自85年起即在我國陸續獲准註冊包含據爭商標在內之多件商標外，並透過國外報章雜誌報導及廣告宣傳行銷多年，且國際知名品牌評鑑公司Interbrand所調查之百大最有價值商標排名表中，據爭「ZARA」商標於西元2012年及2013年分別排名第37名及第36名；此外，據爭「ZARA」商標商品於西元2011年引進我國市場銷售，並架設中文網站（www.zara.com/tw ），提供參加人商品之相關資訊，且陸續開設多家「ZARA」商標商品專賣店，嗣於西元2013年以「ZARA HOME」在臺北開設第一家專賣店，均廣經報章、雜誌、媒體或消費者所報導、介紹，其商品並有進口我國之事實，有參加人於異議程序時所提出之在我國商標註冊資料、參加人官方網站資料及在我國架設中文網站資料、Google網站下載之網頁資料、西元2001年至2013年8 月間國外報章雜誌廣告及相關報導、我國媒體蘋果日報於西元2003年6 月至2013年11月間報導有關據爭商標相關資訊之網頁資料、Interbrand於西元2013年之調查排名結果、「ZARA HOME 」官方網站、報章雜誌報導、消費者分享文及西元2015、2016年進口我國發票在卷可參（見異議卷證物袋申證1 、申證3 至6 ），而據爭「ZARA」商標商品主要是表彰用於衣服、服飾配件等相關商品或服務，據爭「ZARA HOME 」商標則主要用於家居生活家飾用品，足見參加人以據爭商標商品在我國所主要經營及廣為消費者所熟知者，僅為衣服、服飾配件、家居生活家飾用品等相關商品或服務，尚不足以認定參加人有多角化經營之情形。至參加人就據爭商標雖有註冊除衣服、服飾配件、家居生活家飾用品以外之多項商品或服務，惟其在我國實際上並無經營該等商品或服務，尚難以其有註冊該等商品或服務即認其有多角化經營之情形。

②系爭商標主要用於網路投保業務使用，為相關消費者所知悉者亦為保險業務，有原告之臉書專頁、標題廣告、平面廣告、媒體及影片廣告在卷可參，縱其為消費者所知悉之程度顯較據爭商標為低，然與參加人上開經營及廣為消費者所熟知之商品、服務無關，所可能導致相關消費者實際混淆誤認之情況應非屬常見。

⑷以系爭商標之申請人是否善意而言：

參酌原告與參加人所分別實際使用系爭商標與據爭商標之商品或服務類別完全不同，已如前述，原告與參加人既非競爭同業，尚難認原告有攀附參加人商譽而屬惡意申請註冊系爭商標之情事。

⒌衡酌系爭商標與據爭商標應屬構成近似之商標，惟近似程度不高，且所指定使用於第16類商品、第35類服務應屬構成同一或類似之商品，而據爭商標商品在我國所廣為消費者所熟知者，僅為衣服、服飾配件、家居生活家飾用品等相關商品或服務，系爭商標主要用於網路投保業務使用，為消費者所知悉之程度顯較據爭商標為低，二者商標均具相當識別性、先權利人即參加人並無多角化經營之情形、原告申請註冊系爭商標非屬惡意等相關因素綜合判斷，系爭商標所指定使用於如附圖一所示之第35類B 部分「為促銷目的籌辦時裝表演、衣服零售批發、服飾配件零售批發、皮件零售批發」服務之註冊，可以認為相關消費者有可能會誤認兩商標來自同一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之情事者。至其餘部分則尚難認為相關消費者有可能會誤認兩商標來自同一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之情事。職是，系爭商標指定使用於如附圖一所示之第35類B 部分「為促銷目的籌辦時裝表演、衣服零售批發、服飾配件零售批發、皮件零售批發」服務之註冊有違反商標法第30條第1 項第10款之規定，但指定使用如附圖一所示之第16類商品及第35類A 部分服務之註冊並未違反同條項第10款之規定。

八、綜上，系爭商標指定使用於如附圖一所示之第35類B 部分之「為促銷目的籌辦時裝表演、衣服零售批發、服飾配件零售批發、皮件零售批發」服務之註冊有違反商標法第30條第1項第10款之規定，是原處分就此部分為異議成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告就此部分訴請撤銷該部分原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回；至系爭商標指定使用如附圖一所示之第16類商品及第35類A 部分服務之註冊，即無同條項第10款規定之適用，原處分就此部分為異議成立之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，原告訴請撤銷該部分原處分及訴願決定，為有理由，應予准許。

智慧財產法院第三庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 陳端宜

法 官 林怡伸

娛樂法(著作權 音樂 電腦伴唱機契約)法院認為，被告揚聲公司於本案中是將伴唱機提供予經銷商瑞影公司，並無僅單獨提供硬碟的行為。被告無未經同意重製或出租的行為。

智慧財產法院109年度刑智上訴字第31號刑事判決(2021.2.24)

上 訴 人即 自訴人 台灣音樂版權經紀有限公司

被 告 揚聲多媒體科技股份有限公司

上列上訴人因被告違反著作權法案件，不服臺灣臺北地方法院109 年度自字第17號，中華民國109 年9 月16日第一審判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由
 
...
三、經查：

㈠就著作權法第91條第2 項意圖出租而擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪部分：

自訴人查獲的點歌本上雖記載「專用點歌簿2019」，然本案伴唱機是105 年8 月出廠，於106 年3 月前由瑞影公司之經銷商至該精品館換裝之機組，且於被告揚聲公司將本案伴唱機交予瑞影公司獨家經銷時，已將本案著作伴唱歌曲全數灌錄於本案伴唱機中等情，有挪威森林新店分公司109 年3 月25日回函及瑞影公司109 年6 月29日回函在卷可稽（見臺灣臺北地方檢察署109 年度偵字第2920號卷，下稱偵字卷，第469 至471 頁，原審卷一第447 頁），是縱使自訴人所查獲之點歌本印製日期為2019年，至多僅能證明各該曲目於105、106 年間灌錄於本案伴唱機後，持續儲存至2019年即108年間供點播使用，而無從證明被告劉宏達、揚聲公司於108年後有另為重製之行為，自訴人稱「依電腦伴唱機業者的經營模式，點歌本版本都會對應於電腦伴唱機的出廠時間，顯見本案重製時間點在108 年前不久」云云，顯為個人主觀推論之詞，並無證據可佐，自不足採。是依卷內證據，無法證明被告於自訴人取得授權後之108 年前不久某日，有重製本案著作之犯行。

㈡就著作權法第92條以出租之方法侵害他人之著作財產權罪部分：

⒈自訴人主張：被告若將電腦硬碟放在被告揚聲公司產製的電腦伴唱機，整台交給瑞影公司就沒問題，但本案被告卻只將電腦硬碟交給瑞影公司，由瑞影公司附加在瑞影公司伴唱機中出租給他人，這樣就逾越華納等公司的授權範圍，而侵害自訴人出租權云云。

然查，由自訴人所提之被告揚聲公司與瑞影公司經銷合約書完整版，其記載：「合約標的：1.本合約標的為『YS-405』電腦伴唱機，包含甲方（即揚聲公司）於經銷期間開始前已交付乙方（即瑞影公司）經銷之『YS-405』電腦伴唱機，及於經銷期間內交付乙方經銷之『YS-405』電腦伴唱機。」、「七、所有權與保固維修：6.保證金：…乙方同意就甲方於經銷期間內交付乙方經銷之『YS-405』電腦伴唱機數量，以每台新台幣○元整計算乙方應給付甲方之保證金…」、「八、【第四年度】屆滿前，雙方應就『YS-405』電腦伴唱機於經銷期間屆滿後之經銷事宜，提前進行續約…1.經銷標的：A . 乙方得繼續經銷之『YS-405』電腦伴唱機…」，

瑞影公司回函亦稱：「查揚聲公司係將其『YS-405』電腦伴唱機交予本公司獨家經銷，來函所示7 首歌曲係『YS-405』電腦伴唱機交予本公司時已灌錄在內之歌曲」 ，足見被告揚聲公司交給瑞影公司者確為「揚聲公司之YS-405電腦伴唱機」，而非「電腦硬碟」，此外，本案伴唱機無論正面、背面均確實有清楚印製「YS-405」、「揚聲」、「揚聲多媒體科技股份有限公司」字樣，有本案伴唱機照片附卷可參 ，是無從僅因本案伴唱機上同時印製「瑞影」、「MDS-219 」文字，遽認本案伴唱機非被告揚聲公司產製出品之電腦伴唱機。準此，自訴人指稱被告揚聲公司僅交付「電腦硬碟」給瑞影公司、由瑞影公司附合於瑞影公司產製之電腦伴唱機中云云，洵與事實不符。

⒉自訴人雖稱：被告劉O達已於偵查中坦承只給瑞影公司經銷揚聲公司所製造的YS405 硬碟，於109 年3 月17日偵查中所提答辯狀亦自認製造相關電腦伴唱系統（主機）等硬體設備作為租售並非被告公司目前業務範疇云云。

然而，就上開被告不利於己之陳述，自訴人並未提出任何補強證據足資證明與事實相符，況針對上開陳述，被告劉宏達於原審109 年9月9 日行審判程序時已陳明：「自訴人說我的證述，我是要說我最後給瑞影公司經銷的是電腦伴唱機，我跟瑞影公司簽立的合約都是『YS-405』電腦伴唱機，不是單獨出租硬碟」，於本院亦稱：「我跟唱片公司簽的合約有記載『本產品』、『本主機』，本產品就是硬碟，把歌曲存在硬碟再把硬碟放在主機中去播放，就是一台YS405 伴唱機，並不是把硬碟交給瑞影公司，我跟瑞影的經銷合約寫的是YS405 伴唱機，所以我交給瑞影的是YS405 伴唱機」、「…我們所做的伴唱機都是依照合約內容在執行，自訴人曲解我們是交硬碟給瑞影公司，但我們是交伴唱機，我們與瑞影公司之間的經銷合約上面都是記載電腦伴唱機而非硬碟，我們也是依照合約內容以揚聲名義對外發行…」 ，其所述並有瑞影公司經銷合約、瑞影公司回函、本案伴唱機照片可資佐證，已如前述，自無從僅以被告劉宏達前開欠缺補強證據擔保其真實性之不利陳述，作為認定被告犯罪之證據。

⒊自訴人又以本院104 年度民著上字第1 號民事判決，主張該案已認定被告揚聲公司有侵害著作財產權之情事云云。姑不論該案之契約當事人與本案不同，且另案民事判決之認定本無拘束本院之效力，況該案判決是因該案電腦伴唱機僅主機正面有「揚聲公司」之字樣，但主機背面、產品型號貼紙、遙控器卻無「揚聲公司」之字樣，從而就該電腦伴唱機之外觀整體觀之，認為該電腦伴唱機應係以型號為MDS-219 之伴唱機裝載二個硬碟，且比較像是揚聲公司製造生產之YS-405硬碟附合在型號為MDS-219 之伴唱機中，而非複合在型號為YS-405之電腦伴唱機內，有該案判決附卷可參 ，然本案伴唱機，無論在伴唱機的正面外觀、背面外觀、機身背面所貼附之產品型號貼紙、遙控器上，均載有「揚聲」、「揚聲多媒體科技股份有限公司」字樣 ，可見本案伴唱機與該案伴唱機不同，自訴人援引該案所為之認定而為不利本案被告之主張，自不足採。

四、綜上所述，原審以自訴人所提出之證據，不足證明被告劉O達、揚聲公司有自訴人所指著作權法第91條第2 項意圖出租而擅自以重製之方法侵害他人著作財產權、同法第92條以出租之方法侵害他人之著作財產權罪之犯行，而為被告無罪之諭知，核無不合。自訴人猶執前詞上訴，指摘原審無罪判決不當，為無理由，應予駁回。
 
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 林洲富

法 官 蔡如琪

(商標 不公平競爭)LEGO樂高 v. 宅媽科學玩具趣味館：法院認為，被告打造「LEGO貨車」並在「玩具特賣會門口招牌」使用LEGO商標，侵害商標權。被告不當攀附原告的著名度及商譽，高度抄襲原告，榨取原告的努力成果，造成原被告間利益分配不均，影響市場競爭效能，也構成不公平競爭(公平法25)行為。

照片來源：https://www.timelog.to/a139331788

因為判決並未附上圖案，只能上網搜尋可能的照片，判決當中所指的貨車，應該就是照片左方的黃色車輛。

智慧財產法院109年度民商訴字第27號民事中間判決(2021.2.19)

原告：丹麥商樂高法律股份有限公司(LEGO JURIS A/S)

被告：宅媽科學玩具趣味館

主文

被告...宅媽科學玩具趣味館使用相同或近似於如附圖1-1至附圖1-5所示之樂高商標於BEW-0000號貨車車體及玩具特賣會門口招牌，構成商標法第68條第1款、第3款之侵害商標權，及同法第70條第1款之視為侵害商標權，並違反公平交易法第25條之規定。

事實

(被告構成商標使用)

...被告顯知其貨車之造型是沿自樂高型號3221積木貨車造型而來。

再者，被告之貨車亦選用與樂高型號3221積木貨車相同之黃色，並於車身之前後左右貼上近似於附圖1-1、1-2之據爭商標及相同於附圖1-3至1-5據爭商標之LEGO貼紙...被告在臉書張貼貨車照片即宣布活動地點，並稱「宅媽的夢想終於成真！！一台能跑遍全台的樂高貨車！！...終於！！！行動樂高貨車實現了！！！...我們將會用這台行動樂高車做什麼呢？詳情見不得不哥Youtube頻道」...被告復於Youtube頻道影片宣稱「樂高車裡玩樂高」、「實體化樂高車全台巡迴」...

可知被告將相同或近似於據爭諸商標之LEGO貼紙使用於仿樂高型號3221積木貨車造型之前開貨車，係基於行銷其樂高積木等商品之目的，而將該LEGO貼紙使用於與其經營玩具特賣會商品或服務有關之實體貨車作為廣告，欲藉由該貨車廣告與據爭諸商標所表彰之商品或服務產生聯想，且消費者透過車體廣告亦可認識LEGO係作為商標，故被告將LEGO商標貼紙用於貨車已構成商標之使用。

(被告不構成描述或指示性合理使用)

被告主觀上既認知其非原告之代理商或授權經銷商，而其業務行銷包括樂高玩具等多種品牌之商品，所經營相關業務活動與原告無關，卻在行銷之廣告車體或特賣會場使用近似或相同於據爭諸商標之標識，形塑與原告所提供之商品或服務相關連之印象。

且被告販賣樂高積木，其商品名稱是「積木」，並無於廣告車體或特賣會門面招牌使用據爭諸商標之必要，而被告在車體或招牌標示「宅媽科學玩具趣味館」，才能真正表彰其是主辦特賣活動者，被告卻不為此舉，被告使用據爭諸商標已逾越純粹作為商品或服務本身說明之用意，其於貨車車體即特賣會門口招牌使用相同或近似於據爭諸商標，係以據爭諸商標作為商標使用，不構成合理使用。

(被告不構成戲謔仿作)

被告主觀上不僅要表達貨車是仿作之作品，而係利用貨車標示「LEGO」商標作為銷售玩具商品之行動廣告，其所為已溢出物品本身所表達「仿作」 之概念，進而為表彰商品來源之商標使用目的之用意，自難認是單純之仿作作品。

(被告不構成真品平行輸入)

原告起訴並未指稱被告販賣仿冒樂高商品，而是針對被告使用相同或近似於據爭諸商標LEGO貼紙於車體廣告及店面招牌之行為。

...平行輸入真品使國內消費者獲得較多之選擇，享有自由競爭之利益，促進商品價格合理化。惟國內商標權人既已在平行輸入「真品本體」上退讓不得主張商標權，然該讓步應僅限於該平行輸入之「真品本體」，不應擴張至進口商基於銷售平行輸入真品之需要，而在「真品本體」以外進而利用商標權人之商標之其他利用行為，以兼顧商標權人投資鉅額支廣告、行銷成本，不致被平行輸入真品廠商之進口商所利用，致使商標權人蒙受不利益，以資衡平。

(被告構成視為侵害商標權，有減損識別性之虞)

(被告違反公平交易法第25條)

1.原告對據爭諸商標有值得保護之重大投資

2.被告從事足以影響交易秩序之顯失公平之不當競爭行為

被告以銷售個品牌玩具為業，銷售包含與原告相同之真品平行輸入積木玩具，但其並非原告之經銷商及代理商，與原告就同一商品存在直接競爭關係，其於臉書及Youtube頻道影片張貼仿樂高型號3221積木貨車造型並使用LEGO表徵之貨車照片及宣傳活動地點，宣稱「樂高車裡玩樂高」「樂高車實體化」「實體化樂高車全台巡迴」，並在玩具特賣會前停放使用該LEGO表徵之貨車並於店門使用LEGO招牌，且對本身「宅媽科學玩具趣味館」之標識卻以隱而不彰之方式呈現，被告顯係利用據爭諸商標之著名度，而不當攀附原告長期投入行銷據爭諸商標所享有之商譽，進而爭取交易機會。

被告使用近似或相同之據爭諸商標作為銷售玩具商品之廣告，實屬高度抄襲原告之知名表徵，節省其行銷成本，乃不當利用原告長期努力之成果以行銷自己商品，榨取原告之努力成果，經原告於109年5月27日寄發email及警告函通知侵權，仍不為所動，繼續利用據爭諸商標廣告所舉辦之樂高玩具特賣會，並在Youtube網站上傳行動樂高貨車之宣傳廣告影片，已造成原告與被告間之銷售利益分配不平均，進而影響市場上之競爭效能。

被告所為係足以影響交易秩序之顯失公平行為，已違反公平交易法第25條之規定。

(商標 非搶註)「愛巴士」(異議人愛巴士通運公司)v.「台灣愛巴士」(商標權人中鹿汽車客運公司) ：法院認為，雙方雖同屬遊覽車客運業，但(1)商標權人先於異議人使用，且(2)兩造市場區域不同，不具直接競爭關係，不得僅以雙方為競爭同業就認為構成搶註。本案不構成搶註。

智慧財產法院109年度行商訴字第70號行政判決(2020.12.31)

原 告 中鹿汽車客運股份有限公司(「台灣愛巴士」商標權人)

被 告 經濟部智慧財產局 

參 加 人 愛巴士通運有限公司（異議人）

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109 年5 月27日經訴字第10906304680 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下︰

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。
 
事實及理由
... 
一、事實概要︰緣原告於民國105 年9 月22日以「台灣愛巴士」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第39類之「車輛運輸；汽車貨運；汽車運輸；遊覽車客運；計程車客運；計程車運輸；鐵路運輸；捷運；貨櫃運輸；貨車運輸；電車運輸；公共汽車運輸；乘客運輸；旅客運輸；觀光旅遊的運輸服務；汽車出租；轎車出租；動力賽車出租；貨車出租；車輛出租；賽車租借；卡車租借；司機服務；公車租賃；大客車出租；旅行拖車出租；車頂行李架租賃；鐵路貨車車廂出租；鐵路客車車廂出租；牽引機出租；交通工具租賃；導航系統出租；安排旅遊；安排觀光旅遊；旅遊預約；旅行預約；安排航海旅遊；代辦出入國手續；代售國內外運輸事業之客票；代預訂國內外運輸事業之客票；運輸工具預約；運輸預約；提供旅遊資訊；旅客陪同；為旅遊預訂座位；為旅行目的提供行車指引；停車場；車庫租賃；停車場租賃；提供運輸資訊；以電腦追蹤貨物運送過程之服務；交通資訊；提供電子地理資訊；藉由通訊網路提供不可下載之電子地圖服務；提供衛星導航服務；運輸經紀；貨運經紀；船務代理」服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第01924712號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。

嗣參加人以系爭商標有違商標法第30條第1 項第8 款、第10款與第12款之規定，對之提起異議（據以異議諸商標，如附圖2至7 所示）。

經被告審查，認系爭商標有違商標法第30條第1 項第12款規定，以109 年1 月31日中台異字第G01070551號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經決定駁回。原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...

五、本件爭點為系爭商標是否違反商標法第30條第1 項第12款規定，茲就上述爭點判斷如下：

㈠按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，現行商標法第30條第1 項第12款定有明文。本款規範意旨，係在我國商標法採取註冊主義下，為避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利。從而，適用本款之要件，包括：1.相同或近似於他人先使用之商標。2.使用於同一或類似商品或服務。3.申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。4.未經他人同意申請註冊。⒌須基於仿襲之意圖而申請註冊。

㈡被告認參加人於系爭商標申請註冊日（即105 年9 月22日）前，有先使用據以異議「Bus 及圖」、「愛巴士通運」、「愛巴士通運ibus」、「愛Bus 及圖」、「愛巴士」商標於遊覽車客運服務及其相關之車輛出租、遊覽車接送、觀光旅遊運輸服務之事實，係以參加人於107 年9 月13日提出之附件
8 、108 年2 月14日提出之申證4 、6 、108 年11月14日提出之異議證1 、2-1 、4 、4-1 、4-2 、5 、6 、7 、7-1、8 、9 為據...

⒋此外，另審酌參加人所提出之附件1 為98年3 月30日經臺北市政府核發之營利事業登記證，其上記載參加人之營業項目為遊覽車客運業，此外，依附件2 及附件3 所示，參加人於98年3 月31日即已加入臺北市遊覽車客運商業同業公會，並於同年4 月間經主管機關核發遊覽車客運業之營業執照，準此，依上開證據綜合判斷，參加人確有於系爭商標申請註冊日（即105 年9 月22日）前，先使用據以異議「Bus 及圖」、「愛Bus 及圖」及「愛巴士」商標於遊覽車客運服務及其相關之觀光旅遊交通運輸服務之事實。...

㈢經查，系爭商標為未經設計之橫書中文「台灣愛巴士」所構成，其中「台灣」為地名，故中文「愛巴士」3 字即為系爭商標之主要識別部分。系爭商標與據以異議「愛巴士」商標相較，據以異議「愛巴士」商標雖係由略經美術設計加上顏色組合之中文「愛巴士」所構成，惟二者皆以橫書中文「愛巴士」為主要識別部分，是系爭商標與據以異議「愛巴士」商標於外觀、觀念及讀音均高度相近，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察，二者自屬高度近似之商標。

至系爭商標與據以異議「Bus 及圖」、「愛Bus 及圖」商標相較，據以異議「Bus 及圖」商標，係由紅色線條心型圖內置藍底白字之外文「BUS 」，且下置綠色線條之「BUS 」設計圖所組成，據以異議「愛Bus 及圖」商標則由略經設計之彩色中文「愛」與上述「BUS 」設計圖所組成，雖英文「bus 」之中譯即為「巴士」，而紅色線條心型圖則係傳達「心」或「愛心」等觀念，然消費者於交易唱呼之際，就讀音、外觀或觀念上均尚難直接聯想為「愛巴士」，是二者雖均有觀念及讀音相近之「Bus 」及「巴士」，然「Bus 」或「巴士」均係直接說明系爭商標或據以異議諸商標所使用之遊覽車客運服務，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察，尚難認係高度近似之商標。

㈣參加人確有於系爭商標申請註冊日（即105 年9 月22日）前，先使用據以異議「Bus 及圖」、「愛Bus 及圖」、「愛巴士」商標於遊覽車客運服務及其相關之觀光旅遊交通運輸服務之事實，業如前述。

依汽車運輸業管理規則第2 條第1 項第3 款規定，遊覽車客運業係指在核定區域內，以遊覽車包租載客為營業者，其主要功能在出租車輛並提供司機服務以滿足運輸旅客之消費需求，而系爭商標所指定使用之「車輛運輸；汽車運輸；遊覽車客運；計程車客運；計程車運輸；鐵路運輸；捷運；電車運輸；公共汽車運輸；乘客運輸；旅客運輸；觀光旅遊的運輸服務；汽車出租；轎車出租；車輛出租；司機服務；公車租賃；大客車出租；旅行拖車出租；鐵路客車車廂出租；交通工具租賃」等服務，其功能亦在於出租車輛以運輸旅客或提供旅客運輸之司機服務，與據以異議諸商標先使用之遊覽車客運服務相較，即屬同一或高度類似之服務。另依被告所提出之Google資料，客運業者除提供旅客運輸外，通常亦會提供客製化旅遊或旅遊相關資訊或設備之服務（見本院卷第201 頁），系爭商標所指定使用之「車頂行李架租賃；導航系統出租；安排旅遊；安排觀光旅遊；旅遊預約；旅行預約；安排航海旅遊；代辦出入國手續；代售國內外運輸事業之客票；代預訂國內外運輸事業之客票；運輸工具預約；運輸預約；提供旅遊資訊；旅客陪同；為旅遊預訂座位；為旅行目的提供行車指引；交通資訊；提供電子地理資訊；藉由通訊網路提供不可下載之電子地圖服務；提供衛星導航服務」等服務，其功能係提供旅遊相關服務，與據以異議諸商標先使用之觀光旅遊交通運輸服務相較，亦屬高度類似之服務。

至系爭商標所指定之「汽車貨運；貨櫃運輸；貨車運輸；貨車出租；卡車租借；鐵路貨車車廂出租；牽引機出租」等服務，其功能則係出租車輛以運送貨物或其他設備，系爭商標所指定之「動力賽車出租；賽車租借」等服務，其功能係滿足消費者娛樂競賽之需求，系爭商標所指定之「停車場；車庫租賃；停車場租賃；提供運輸資訊；以電腦追蹤貨物運送過程之服務；運輸經紀；貨運經紀；船務代理」服務則係提供車輛停放之處所或貨物運送資訊，或管理經營運輸、貨運業或船務業，被告及參加人復未提出任何證據足以佐證上開服務與據以異議諸商標所先使用之遊覽車客運服務及其相關之觀光旅遊交通運輸服務，於滿足消費者之需求及服務提供者有何共同或關連之處，原處分認此部分亦屬類似服務，即非適法。

被告雖辯稱據以異議諸商標先使用之遊覽車客運及觀光旅遊運輸服務，與系爭商標所指定使用之「提供運輸資訊；運輸經紀」服務，係屬「商品及服務分類暨互相檢索參考資料」所載需相互檢索之第3913組群，惟其亦自承商標法第19條第6 項明文規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。」是以商標法施行細則之商品或服務分類，係為申請註冊時行政上之便利而規定，與商品或服務是否類似，不盡一致，要非受其限制。不得以二以上商品或服務屬於相同之分類，而當然認定其為類似商品或服務，則其執此而認系爭商標所指定使用之「提供運輸資訊；運輸經紀」服務，與據以異議諸商標先使用之遊覽車客運及觀光旅遊運輸服務，為類似服務，即屬無據。

㈤承前述，商標法第30條第1項第12款之規範意旨既係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，始例外賦予先使用商標者救濟之權利，以避免申請人剽竊仿襲他人創用之商標而搶先註冊，則先使用人自應就申請人於後商標申請註冊時，因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實，負舉證責任。

原處分之理由欄已說明原告與參加人間並無證據證明二者具契約、地緣、業務往來關係，而僅依原告與參加人係遊覽車或客運業之同業作為其認定原告知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖而申請註冊系爭商標之依據，足見被告及參加人就系爭商標之註冊是否有「申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在」及「基於仿襲之意圖而申請註冊」之要件，並未盡舉證之責。

此外，依Google資料可知，台灣愛巴士交通聯盟係於102 年11月15日創立，且係由原告及漢程汽車客運股份有限公司、中南汽車客運股份有限公司、仁友汽車客運股份有限公司、仁有通運股份有限公司等5 家交通運輸經營管理團隊組成之民營客運業者聯盟，其服務據點涵蓋中、南地區，此有台灣愛巴士聯盟之網頁資料可證，故原告主張其申請系爭商標係作為台灣愛巴士交通聯盟使用，尚非無據。而依卷附參加人之使用證據可知，參加人於102 年10月31日前均係使用據以異議「Bus及圖」作為商標以行銷其所提供之服務，而(參加人)於103 年1 月6 日才開始使用據以異議「愛Bus 及圖」，據以異議「愛巴士」商標則係於103 年8 月1日後始使用，是於台灣愛巴士交通聯盟創立時(102年11月15日)，參加人並未普遍使用據以異議「愛Bus 及圖」、「愛巴士」商標。再佐以參加人於98年間公司登記地址為臺北市○○區○○路00號2 樓，現公司地址則為新竹縣○○鎮○○里0 鄰○○路00巷00○0 號，是其營業所係設於北部，且依參加人所提出之使用證據，其所提供服務之對象係北部之消費者，此由申證4 、6 之訂車確認單所載上車及回程下車地點可知，則原告與參加人縱同屬遊覽車客運業，然彼此間提供服務對象之市場區域並未高度重疊，其直接競爭關係尚非明顯，自難僅憑原告與參加人為同業即推論原告知悉先使用商標存在，且係基於仿襲之意圖而註冊系爭商標。」

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿

法 官 曾啓謀

法 官 林欣蓉

(營業秘密)秘密保持命令：法院認為，被告應聲請秘密保持命令。被告不應以扣案電磁紀錄「可能含有」新公司營業秘密為由，拒絕告訴人方檢視。但為保障新公司的營業秘密，以關鍵字搜尋而得的電磁紀錄，應由新公司、告訴人方、法院進行初步判斷。

智慧財產法院109年度刑智抗字第17號刑事裁定(2021.1.12)

抗告人即被告 李O哲等

相 對 人 OOO律師

上列抗告人因聲請交付電磁紀錄案件，不服臺灣新竹地方法院中華民國109 年9 月17日裁定（109 年度聲字第1229號），提起抗告，本院裁定如下：

主 文

原裁定關於「相對人於繳付相關費用後，准予相對人以原審法院提供之空間、設備檢閱，並轉拷交付附表一編號2 王O衡之F-D-1 筆記型電腦、附表二編號3 陳O欣之F-C-5 ASUS筆記型電腦、附表三編號2 李O哲之F-A-2 ASUS筆記型電腦中，各以附表四、五、六所示之關鍵字檢索搜尋所得出有關告訴人所有營業秘密之扣案電磁紀錄」部分撤銷，發回臺灣新竹地方法院。
 
理 由
... 
四、原裁定撤銷部分：

㈠抗告人李O哲等4 人因涉嫌侵害告訴人公司之營業秘密，經新竹地檢署檢察官偵查後提起公訴（108 年度偵字第5234號、第11670 號），由原審法院109年度智訴字第5 號刑事案件審理中，穎崴公司部分亦經新竹地檢署追加起訴（109 年度偵續字第70號），由原審法院109 年度智訴字第6 號併案審理。

㈡扣案之附表一至三所示之電子設備，係檢察官指揮法務部調查局至抗告人李O等住居所及穎崴公司新竹辦公室等處執行搜索所扣得。... 

㈢本案於法務部調查局（下稱調查局）偵辦時，法務部調查局人員僅以電腦螢幕向告訴人公司員工提示該局自部分扣案電子設備自行檢索之檔案清單（見新竹地檢署108 年度偵字第5234號卷〔下稱偵卷〕二第129- 150頁），該次調查筆錄所附之電磁紀錄資料僅有4 張截圖或電腦翻拍照片。該檔案清單僅可看到部分檔案名稱，無從得知資料夾與檔案存放位置與路徑、檔案內容、建立與修改期間等，且該檔案清單僅有「李O哲F-A- 1」（附表三編號1 ）、「王O衡D-1 」（附表一編號1 ）、「王O衡F-D-2 」（附表一編號3 ）三項扣押電子設備，「王O衡D-1」更僅以「MPI 」單一關鍵字為搜尋，足見偵查機關未對所有扣案電子設備進行勘驗，及提示電磁紀錄供告訴人及其代理人比對。

相對人主張，起訴書所列之營業秘密清單（臺灣新竹地方檢察署108 年度偵字第11670 號卷一第54-59 頁，見本院卷第87-95 頁），僅為告訴人及其代理人依調查局提示之檔案清單所彙整而成，而不包含其餘未經提示、檢索及調查之扣案電磁紀錄，堪予採信。

由於本案偵查階段未對所有扣案電子設備進行勘驗及提示予告訴人及其代理人比對，告訴人公司自無從得知抗告人等將告訴人公司所有之營業秘密檔案重製、使用、洩漏的詳細情形（例如抗告人李O哲等、有無將告訴人公司所有營業秘密之電磁紀錄，拷貝於穎崴公司配發之電腦設備、轉往穎崴公司工作後，有無開啟、檢視、修改該等電磁紀錄或用於執行穎崴公司之職務，均需取得該扣案之原電磁紀錄，加以分析、比對，方可確定），扣案附表一至三所示電子設備中含有大量抗告人李O哲等4 人離職前下載之檔案，其數量與起訴書所載之營業秘密項目相差懸殊，且觀之抗告人王O衡等自白及偵查卷內事證，可知扣案電子設備應尚存有其他與本案犯行相關之事證，而該等事證如與已起訴之犯罪事實具有實質上或裁判上一罪之關係，自為起訴效力所及（刑事訴訟法第267 條規定），告訴人公司為協助檢察官盡舉證責任及提出攻擊防禦資料，有檢視、重製該等扣案電磁紀錄，以進行技術之分析、比對之必要...

㈣抗告人(被告)等雖抗辯，扣案之電子設備中可能含有與告訴人公司無關而屬於穎崴公司之營業秘密云云。

惟查，智慧財產案件審理法為兼顧營業秘密所有人之保護及訴訟當事人之訴訟權，設有秘密保持命令制度，已足以保護相關當事人之營業秘密資訊，不因訴訟之進行而遭洩露，抗告人(被告)及穎崴公司應循聲請核發秘密保持命令之方式，以保障其權益，其等未向原審法院聲請秘密保持命令，卻以扣案之電磁紀錄「可能」含有穎崴公司之營業秘密為由，拒絕告訴人公司及其代理人檢視扣案電磁紀錄，無異以保護營業秘密為藉口，來阻撓司法機關調查審理被告有無侵害營業秘密之事實，以脫免刑事責任，顯非正當。

㈤原審依告訴人公司之聲請，各以附表四、五、六之關鍵字檢索搜尋附表一至附表三所示電子設備，並以該等搜尋所得之電磁紀錄，初步畫定與本案侵害營業秘密可能有關之電磁紀錄資料，固非無見，惟抗告人(被告)主張，穎崴公司與告訴人公司所經營之業務有所重疊，兩者具有高度競爭關係，以上開關鍵字搜尋所得之電磁紀錄，有可能包含與告訴人公司無關且是屬於穎崴公司所有之營業秘密，該等電磁紀錄不宜逕予重製拷貝交付相對人等語，本院認為其主張尚非無據。

為兼顧穎崴公司及告訴人公司雙方之利益，該等以關鍵字搜尋所得之電磁紀錄，宜交由穎崴公司先行檢視，如認為其中有部分電磁紀錄之內容與本案侵害營業秘密之事實無關，應不予交付相對人(告訴人律師)者，應具體指明，並由相對人(告訴人律師)及協助相對人之技術人員在原審法院提供空間、以原審法院提供之設備檢視後表示意見（檢視之前應先對相對人及協助其判斷之技術人員核發秘密保持命令），相對人(告訴人律師)如無爭執，自可將該等資料排除予交付相對人之範圍，若有爭執，應由原審法院為妥適之處理（此階段僅係初步排除與本案顯然無關之訴訟資料，故應採取較寬鬆之標準，由法官會同雙方為初步判斷，至於該等資料是否足以證明被告犯罪，有待當事人就該等訴訟資料進行實質辯論後始可認定，不宜在判斷關連性之階段，即予以排除，附此敘明）。

㈥抗告人雖主張，原裁定附表四、五、六所列之「關鍵字」，或為業界通用名詞或縮寫，或為穎崴公司客戶端之產品專案名稱，或為通用軟體副檔名，文義過於籠統廣泛云云。

惟查，相對人係依據起訴書所列營業秘密項目；抗告人李忠哲、陳世欣、王裕衡任職期間原始稽核紀錄；抗告人李O哲等偵查中之自白；抗告人陳O欣與王O衡、吳O恩之扣案Line對話紀錄；告訴人公司英文名稱（MPI ）；告訴人公司機密檔案特殊命名規則；告訴人3D繪圖軟體副檔名（ipt 、iam ，抗告人陳世欣於偵查中坦承有重製告訴人公司副檔名「iam 」之3D設計圖檔，並稱穎崴公司使用之設計軟體與告訴人公司不同）；告訴人客戶之名稱及其產品型號等證據，列出附表四、五、六之關鍵字，並詳盡說明設定關鍵字之根據及證據出處（見相對人原審109 年8 月21日聲請交付電磁紀錄狀附表1-1 至附表1-3 ，原審卷第67-77 頁，及本院109 年12月11日訊問期日相對人提出之簡報第10-16 頁），業已就設定該等搜尋關鍵字之理由，為相當之釋明。

又因為告訴人公司與穎崴公司具有競爭關係，所以該等關鍵字中會包含告訴人公司與穎崴公司均有生產之產品或相關專有名詞、共同客戶之名稱等，本屬合理，至於以附表四、五、六之關鍵字檢索搜尋所得之電磁紀錄，是否與本案侵害營業秘密之行為有關，須待相對人及協助其判斷之技術人員檢視該等電磁紀錄之內容後，方可確認，尚不能在一開始即將該等關鍵字予以排除，而認為與本案犯行無關。

再者，原審將附表一至三所示之電子設備，各以附表四、五、六之關鍵字搜尋所得之電磁紀錄交付相對人之前，若先將該等資料提示予穎崴公司，使其有表示意見之機會（詳如前述㈤所示），亦可適度排除顯與本案無關之部分證據資料，以保護穎崴公司之營業秘密不致遭受不當洩露，因此，本院認為抗告人主張原裁定所列之附表四、五、六之「關鍵字」過於籠統，不得作為搜尋如附表一至附表三所示之電子設備內所儲存之電磁紀錄之依據，尚不足採信。

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 林欣蓉

法 官 彭洪英

時尚法(商標 公平交易法 指示性合理使用 非商標使用 ) CHANEL v. POYA：寶雅舉辦的「時尚周年慶抽經典香奈兒」之抽獎活動，是以正品作為抽獎禮物，雖有使用到CHANEL字眼，但並非商標使用，且為描述性使用，不構成侵害商標，也沒有違反公平交易法。

最高法院107年度台上字第2423號民事裁定(2019.10.24)

上 訴 人 法商香奈兒股份有限公司（CHANEL）

被 上訴 人 寶雅國際股份有限公司

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國106年2月16日智慧財產法院第二審判決（105 年度民商上字第12號），提起上訴，本院裁定如下：

主 文

(CHANEL)上訴駁回。

理 由

...

本件上訴人對於原判決提起第三審上訴，雖以該判決違背法令為由，惟核其上訴理由狀所載內容，係.就原審取捨證據、認定事實之職權行使所論斷：上訴人為系爭商標之商標權人，被上訴人為慶祝其30週年慶，自民國104年9月 3日起至同年10月6 日止舉辦系爭活動，以所購買上訴人之正版商品為抽獎贈品（下稱系爭贈品），並於全國所營分店之廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品型錄及公司網頁、臉書粉絲團，製作如原證2至5所示出現系爭商標、系爭贈品照片之物品及網頁（下稱系爭行為）。系爭行為之目的在於使相關消費者認知系爭活動提供系爭贈品作為抽獎禮物，並非將系爭商標作為商標使用，不成立商標法第68條第1款、第2款所定侵害商標權行為。又系爭活動、系爭行為有標示被上訴人之商標「寶雅」、「POYA」等文字，足以使相關消費者辨識被上訴人係銷售其自身商品，而標示系爭商標部分則係說明系爭贈品之來源，屬交易之通常使用，符合商業交易習慣之誠實信用方法，不受系爭商標權之效力所拘束。

另系爭活動、系爭行為並無減損系爭商標之識別性及信譽之虞，亦非欺罔或顯失公平之行為，且未減損上訴人進入市場交易之機會，不足以影響交易秩序，是被上訴人未違反商標法第70條第1款、公平交易法第25 條之規定等情，指摘為不當，並就原審命為辯論及已論斷者，泛言謂為違法，而非表明該判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，更未具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，難認其已合法表明上訴理由。依首揭說明，應認其上訴為不合法。

(商標 權利耗盡原則 非原裝銷售)「德可立爾」：被告將商標權人原裝藥品拆分成小包裝，雖成分相同，但屬「非原裝銷售」，不能主張權利耗盡，被告構成商標侵害行為。

智慧財產法院107年度刑智上訴字第44號刑事判決(2019.02.21)

上 訴 人即 被 告 柏麥客有限公司兼代表人彭O棟

上列上訴人因偽造文書等案件，不服臺灣屏東地方法院106 年度智訴字第3 號，中華民國107 年10月17日第一審判決（起訴案號：臺灣屏東地方檢察署106 年度偵字第2154、2657號，及以107年度偵字第6693號移送併辦），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。
彭O棟緩刑貳年，並應履行如附件一和解筆錄所載各分期金額給付。

事實及理由
...
三、惟查：㈠按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。商標法第36條第2 項定有明文。其立法意旨指出附有商標之商品由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通後，商標權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該商品之第三人，不得再為主張商標權，此即權利耗盡原則。

商標法第97條非法販賣侵害商標權商品罪，係以仿冒商標之商品作為規範客體，倘所販賣之商品，為附有合法商標之商品，其品質與商標權人行銷之同一商品相同，且無引起相關消費者混淆、誤認、受騙之虞者，對商標權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止商標權人獨佔市場、控制商品價格，反可促進價格之競爭，使相關消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內，應認為不構成侵害商標權，即無以該罪責相繩之餘地。

反之，倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以使消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時，自屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害他人商標專用權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處（最高法院82年度台上字第5380號刑事判決意旨參照）。

本件被告彭O棟係將購自台灣諾華公司原包裝之藥物，予以拆裝後再分裝成與原包裝不同之包裝，並委託不知情廠商印製諾華公司名義包裝盒及附上諾華公司商標，足使相關消費者誤認係諾華公司原包裝藥物，致生混淆誤認之虞，自無商標權耗盡之適用。被告辯護人稱諾華公司商標權已經耗盡云云，當不可採。

㈡偽造他人之藥物名稱、仿單、標籤於物品之包裝上，足以表示一定之用意，而屬刑法第220 條之準文書，惟因藥事法第86條第1 項有特別處罰之規定，而不另論以偽造準私文書罪；然商品上之「條碼」，係販賣者為方便商品之管理，依商品特性及使用關聯性分類，以編碼使之系統化，可採國際條碼或店內碼方式編訂。因此，商品外包裝上，除印製商標、記載藥物名稱、標籤外，若並有商品條碼，以及獲核准製造之廠商之名稱，即係以文字、符號，表示係該廠商或其授權製造之廠商所製造之某類商品，非商標法第95條侵害商標及藥事法第86條第1 項冒用藥物名稱、仿單、標籤規範意旨所得涵攝，應係刑法第220 條之準文書，若有偽造，即應論以刑法第220 條、第210 條之偽造準私文書罪（最高法院98年度台上字第7970號刑事判決意旨參照）。

查被告彭O棟於所販售之上開藥品包裝紙盒上分別印有「台灣諾華公司」、各藥品之行政院衛生署藥品許可證字號及商品條碼等文字，顯然係用以表示上開藥品全部（含外包裝）均係由瑞士商諾華公司或告訴人台灣諾華公司製造之商品，足以對外表示一定之用意，自屬刑法第220 條之準文書，而被告彭國棟未取得告訴人之同意或授權，即冒用告訴人之名義製作上開準文書之偽造及行使行為，自應論以刑法第216 條、第220 條、第210 條之行使偽造準私文書罪。原判決已論述綦詳。被告辯護人仍辯稱不構成行使偽造準私文書罪云云，自不可採。

㈢按著作權法所保障之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第3 條第1 項第1 款定有明文。又本法所稱著作，例示如下：一、語文著作。二、音樂著作。三、戲劇、舞蹈著作。四、美術著作。…。著作權法第5 條第1 項亦定有明文。次按著作須具有原始性及創作性，所謂原始性，係指為著作人自己之創作，而非抄襲他人者；至所謂創作性，則指作品須符合一定之創作高度，經濟部智慧財產局認為應採最低創作性、最起碼創作（minimalrequirement of creativity ）之創意高度（或稱美學不歧視原則），並於個案中認定之。又所謂思想與表達合併原則，係指思想與概念如僅有一種或有限之表達方式，此時因其他著作人無他種方式，或僅可以極有限方式表達該思想，如著作權法限制該等有限表達方式之使用，將使思想為原著作人所壟斷，該有限之表達即因與思想、概念合併而非著作權保護之標的。惟倘創作者源於相同之觀念，各自使用不同之表達方式，其表達方式並非唯一或極少數，並無有限性表達之情形，在無重製或改作他人著作之情形下，得各自享有原創性及著作權（最高法院103 年度台上字第1544號民事判決意旨參照）。

本件諾華公司藥物之「德可立爾」、「祛痰寧發泡錠」、「祛敏寧膜衣錠」藥品外包裝盒內附有仿單，其上印有告訴人之公司名稱、地址，除有詳細說明「成分」、「適應症」、「特性」、「用法用量」、「禁忌」、「警告」等文字內容外，尚有「警語及注意事項」、「藥品交互作用」等詳細內容之描述，此有扣案之上開仿單各一張附於本院卷可稽（見本院卷第137 至141 頁），觀該等仿單文字內容非僅有藥品之名稱、概念、原理、發現而已，尚有該公司特別觀念意涵之表達，而足以與其他廠商之仿單相區別，其表達方式並非唯一或受限制，應認具有原創性，是該仿單上之文字敘述，亦屬於著作權法保護之語文著作，又本案之藥品均係由瑞士商諾華公司委由德國之藥廠製造及印製中文仿單，再由告訴人台灣諾華公司原裝進口銷售，可認上開仿單屬於瑞士商諾華公司之著作財產，應受我國著作權法之保護，在我國享有著作權。是被告辯護人辯稱仿單不受著作權保護云云，不足憑採。」

「本件被告彭O棟所販賣之「德可立爾40毫克膜衣錠」、「祛痰寧發泡錠」、「祛敏寧膜衣錠」藥品雖均係將上開經合法製造之藥品原包裝盒開拆，並分別分裝為「德可立爾40毫克膜衣錠」150 顆裝之包裝、「祛痰寧發泡錠」4 顆裝之包裝、「祛敏寧膜衣錠」10顆裝之包裝，惟並無任何加工調製，以致變更其原藥品劑型及劑量之行為」

 
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 林洲富

法 官 陳忠行