(著作權 刑事 故意) 不得以諮詢過律師而免除刑事侵權責任。

智慧財產法院104年度刑智上易字第103號刑事判決(105.3.31)

「   (四)被告辯稱並無侵權故意部分：

     被告雖辯稱其收到告訴人之律師函後，有拿去請問律師，
     律師說這不是商標使用，其並無侵害商標權之故意云云。
     惟查，被告使用他人之商標之前，本應先取得商標權人之
     同意，方屬合法，不能以發生侵權爭議後之律師諮詢意見
     作為解免責任之藉口。又查，本案系爭商標自92年註冊以
     來，經告訴人長期而廣泛的使用，已廣為相關事業或消費
     者所普遍認知而臻著名，被告係在各大購物網站以銷售各
     式內衣商品為業之人，對於各式內衣商品之種類、品牌等
     ，應有優於一般消費者之辨識能力，對於已臻著名之系爭
     商標，實無諉為不知之理，況且，告訴人於101 年11月12
     日、101 年12月6 日二次寄發律師警告函（見偵續字卷第
     122 至136 頁、他字卷第7 至8 頁），對被告主張權利，
     被告接獲律師函後仍未將「方妮FaNi」購物網頁的隱形胸
     罩商品標題中之「NuBra 」移除，有告訴人提出之102 年7
     月18日、102 年10月31日、103 年1 月29日、103 年6 月4
     日之網頁列印資料可稽（見偵續字卷第157 、172 頁、偵
     續一卷第328 頁、偵續二卷第57頁、87頁），被告無視於
     系爭商標業經告訴人註冊取得專用權之事實，於商標權人
     對其主張權利之後，仍堅稱「NuBra 」為隱形胸罩之代名
     詞，其得繼續「合理使用」系爭商標，顯有侵權之故意，

     至為灼然。」

(著作權 音樂著作 衍生著作 樂譜 合理使用)

智慧財產法院104年度刑智上易字第86號刑事判決(105.3.31)

「按就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之，

    著作權法第6 條第1 項定有明文。本件扣案如原審判決附表
    一至五所示歌曲之樂譜，已經告訴人卓錦炎、卓錦漢取得詞
    曲著作財產權人之同意進行編寫改作等情，有告訴人卓錦炎
    及卓錦漢所提原歌曲發行公司出具之授權改作散布重製聲明
    書在卷可證（見原審卷一第190 至205 頁、第228 至235 頁
    ）。而如原審判決附表一至五所示歌曲之樂譜，其主旋律雖
    與原音樂著作相同，但有調整歌曲之調性、伴奏方式及樂器
    搭配，且細觀上開樂譜之內容，均係以數字、記號之形式簡
    要標示原音樂著作（歌曲）之音符、節拍及和絃，並註記鼓
    、BASS等樂器之節奏，即係於編寫曲譜之過程中，改以簡明
    易懂、易於演奏重現之方式呈現原音樂著作（歌曲）之內容
    ，使閱覽者易於閱讀、理解、彈奏，自有其原始性及創作性
    ，揆諸前揭著作權法第6 條第1 項之規定，應屬改作後之衍

    生著作，屬著作權法所保護之著作。」

「參照上開證人楊進盛、林寶來及易嘉

    俊所證述之內容可知，其等被扣案之樂譜雖與扣案如原審判
    決附表一、四、五之樂譜幾乎相同，但並非由被告郭珈妤所
    交付，而係分別自不同管道取得，且上開證人亦均不認識被
    告郭珈妤，況公訴人復未能提出其他證據證明如原審判決附
    表一、四、五所示之樂譜係被告郭珈妤自行影印重製後編輯
    成冊，故被告郭珈妤辯稱其未曾影印如附件一、四、五之樂
    譜，其亦係自其他管道取得等語，非不可採。
七、又按著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害；著作權供
    個人參考或合理使用者，不構成著作權之侵害。著作權法第
    51條、第91條第4 項分別有明文規定。被告雖自承除原審判
    決附表二編號3 歌曲樂譜、附表三編號1 、2 歌曲樂譜各1
    張非其自行影印外，原審判決附表二、三其餘樂譜十數張均
    係其所影印等語，然辯稱其係為方便個人練習使用，始自行
    自其所購買之原版樂譜集內，複印其所須使用之樂譜等語，
    此有被告所提如原審判決附表二、三「出處」欄所示之各原
    版樂譜在卷可證，觀諸被告所提之原版樂譜集之封面及內頁
    ，均呈現泛黃及舊化之情形，且多有摺痕，顯非全新之書籍
    ，難認係被告為脫免刑責，而於本案查獲後方行購入，故被
    告上開辯解，非不可採。公訴人雖稱被告既有原版樂譜，則
    同一樂譜何須重複影印數張，顯見被告係為散布而重製樂譜
    ，並不構成合理使用等語云云。惟查，被告雖有告訴人發行
    之原版樂譜，然參照原審判決附表二、三所示歌曲之出處，
    係散見於告訴人發行之「最新排行」系列樂譜之各冊中，查
    找不易，則被告辯稱為免影印之樂譜逸失，故就同一樂譜影

    印多張等語，亦堪可採信。」

(專利 定暫時狀態處分 駁回) 侵權行為人不得以專利權人提起訴訟為由，向專利權人聲請定暫時狀態處分。因專利權人提起訴訟，為正當權利行使。

智慧財產法院104年度民暫抗字第9號民事裁定(105.2.26)

「（一）本件抗告人主張相對人華慶公司、蔡街並未提出任何證據

      ，即分別寄發存證信函予抗告人，及起訴主張抗告人採購
      之系爭機台所使用之系爭方法業已侵害系爭專利權，惟系
      爭方法並未侵害系爭專利權，且系爭專利不具新穎性、進
      步性而有得撤銷之原因，故相對人應不得妨礙、干擾抗告
      人自行或委託他人使用系爭機台及就系爭機台所生產之產
      品自行或委託他人為輸出、販賣等有關之處分行為等情，
      為相對人所否認，並以前揭情詞置辯。查相對人華慶公司
      雖寄發存證信函（參原審卷第5 至6 頁）警告抗告人應停
      止侵害相對人華慶公司系爭專利權之行為，惟系爭專利為
      相對人蔡街所有，此觀原審卷附之起訴狀即明（參原審卷
      第7 至8 頁），且為兩造所不爭執，則相對人華慶公司就
      系爭專利而言，並無任何權利可對抗告人主張，更無可能
      為任何假處分之聲請，且抗告人就其與相對人華慶公司間
      究有何爭執之法律關係存在，亦未敘明，是抗告人與相對
      人華慶公司間顯然並無爭執之法律關係存在，則抗告人對
      相對人華慶公司請求定暫時狀態之處分，顯非有據。又系
      爭專利為相對人蔡街所有，且相對人蔡街對抗告人之主張
      既然否認，則其等就系爭方法有無侵害相對人蔡街之專利
      權及抗告人得否繼續使用系爭方法之法律關係，自屬存有
      爭執。
（二）抗告人雖提出相對人蔡街之起訴狀，主張相對人蔡街於本
      案訴訟判決確定前，隨時可向本院聲請假處分禁止抗告人
      繼續使用系爭方法，致抗告人處於隨時可能被禁止使用系
      爭機台之狀態，故抗告人顯然具有急迫之危險等語。惟查
      ，相對人蔡街固起訴主張抗告人侵害系爭專利權，然除有
      濫用專利權，不當對外發布抗告人侵害其專利權之警告函
      ，造成限制競爭或不公平競爭之情事外，相對人蔡街所為
      僅係其合法權利之行使。且相對人蔡街除提起本案訴訟外
      ，並未為任何妨礙或干擾抗告人使用系爭方法之行為，是
      自難謂抗告人有何重大損害或急迫危險發生之可能。至相
      對人蔡街於本案訴訟判決確定前，是否會提出假處分之聲
      請，向法院請求禁止抗告人繼續使用系爭方法，核屬不確
      定之事實，抗告人尚難以此不確定之事實狀態，即主張其
      有重大之損害或急迫之危險。何況，縱相對人蔡街提出假
      處分之聲請，法院自會審酌相對人蔡街之聲請是否符合法
      律要件，並會就相對人蔡街因許可假處分所能獲得之利益
      、其因不許可假處分所可能發生之損害、本件抗告人因假
      處分之許可所可能蒙受之不利益，及對公眾利益之影響比
      較衡量。易言之，倘相對人蔡街嗣後確實提出假處分之聲
      請，則抗告人於本件所主張之理由，法院於該案仍會審酌
      。是以，抗告人尚不致因相對人蔡街為假處分之聲請而有
      發生重大損害或急迫危險之虞。再者，姑且不論本案訴訟
      兩造之勝敗訴可能性為何，相對人蔡街既未為任何妨礙或
      干擾抗告人使用系爭方法之行為，復未為假處分之聲請，
      則本院駁回本件聲請，抗告人自可考量系爭方法侵害系爭
      專利及系爭專利被撤銷之可能性，暨可能負擔損賠之風險
      後，決定是否繼續使用系爭方法，故本院駁回本件定暫時

      狀態處分之聲請，抗告人所受之損害洵屬有限。」

                          智慧財產法院第二庭

　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　李維心
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡如琪
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林秀圓

(商標 著名商標) 錠嵂為著名商標：被告以他人的著名商標作為公司名稱，構成商標權侵害，應更名、停止使用並銷毀侵權物品，以及刊登判決。

智慧財產法院104年度民商上更(一)字第2號民事判決(2016.3.10)

上　訴　人　錠嵂生命禮儀有限公司
 
被上訴人　　錠嵂保險經紀人股份有限公司
被上訴人　　錠嵂保險代理人有限公司（已解散）
被上訴人　　錠嵂企業股份有限公司

「 

    (2)被上訴人已舉證證明系爭商標為著名商標：
  　  被上訴人錠嵂保險經紀人公司、錠嵂企業股份有限公司
        （下稱錠嵂企業公司）、錠嵂保險代理人有限公司（下
        稱錠嵂保險代理人公司）分別於80年10月29日、84年12
        月11日、89年4 月27日，均以「錠嵂」為公司名稱設立
        登記，有公司及分公司基本資料查詢明細紙附卷可稽（
        見原審卷一第27頁；本院卷第217 至219 頁）。
      所謂商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之
        一，並足以使相關消費者認識其為商標：(甲)將商標用於
        商品或其包裝容器；(乙)持有、陳列、販賣、輸出或輸入
        前款之商品；(丙)將商標用於與提供服務有關之物品；(丁)
        將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前開
        情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式
        為之者。商標法第5 條定有明文。所謂行銷者，係指向
        市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或
        外銷市場。簡言之，商標使用人有行銷商品或服務之目
        的，並有標示商標之積極行為，而所標示者足以使相關
        消費者認識其為商標，即符合商標之使用要件。
      被上訴人長期以「錠嵂」作為表徵或商標使用行銷其業
        務，各在臺北市、花蓮市、臺東市、嘉義市、彰化市及
        中壢市○○○○○○○路一高新竹段、彰化段、臺南段
        、中二高苗栗段、南二高南投段等地設置廣告物招牌、
        廣告帆布與大型T-bar 招牌等事實，有智宇廣告有限公
        司94年5 月27日、94年7 月4 日、95年1 月3 日、98年
        9 月7 日、99年1 月26日、98年12月28日、99年8 月5
        日、99年1 月26日廣告媒體租賃合約書（見原審卷一第
        155 至166 、67至72、43至49頁）；請問廣告有限公司
        91年5 月20日、92年1 月17日、92年4 月28日、92 年5
        月21日、93年5 月18日、93年8 月19日、93年9 月20日
        、94年1 月6 日、94年7 月5 日、94年7 月26日廣告媒
        體租賃合約書（見原審卷一第96至106 、112 至115 、
        122 至125 、128 至133 、139 至141 、149 至154 頁
        ）；驚蟄整合行銷有限公司93年5 月18日、93年5 月25
        日、94年3 月22日、94年5 月16日廣告媒體租賃合約書
        （見原審卷一第116 至121 、127 、142 至148 頁）；
        全禾廣告工程有限公司93年11月8 日廣告媒體租賃合約
        書（見原審卷一第134 至138 頁）；益心大樓謝輝煌93
        年7 月23日廣告媒體租賃合約書（見原審卷一第126 頁
        ）；漢可威廣告事業有限公司廣告媒體租賃合約書（見
        原審卷一第107 至111 頁）；博上廣告股份有限公司99
        年9 月15日廣告代理合約書（見原審卷一第82至95頁）
        ；花東廣告社99年廣告物承攬合約（見原審卷一第66頁
        ）、佳鑫廣告企業有限公司97年3 月5 日廣告媒體租賃
        合約書、98年4 月20日廣告媒體租賃合約書增補合約（
        見原審卷一第52至55頁）、佛瑞廣告事業有限公司98年
        3 月13日、99年1 月11日戶外刊版廣告合約書（見原審
        卷一第36至38、第50至51頁；本院前審卷第90至107 頁
        ）、中華郵政股份有限公司99年5 月20日花蓮郵局外牆
        設置廣告物招牌契約書（見原審卷一第39至42頁）；貝
        立德股份有限公司102 年7 月1 日媒體作業承攬合約（
        見本院前審卷第134 至135 頁）；相關廣告看板照片（
        見原審卷一第56至65、73至81頁；本院前審卷第155 至
        133 頁）及合約相關請款書等件附卷可證（見原審卷一
        第167 至170 頁）。
      被上訴人長期於國內各大媒體，如TVBS、中天、東森、
        三立、非凡等電視臺播放電視廣告等事實，有廣告側錄
        帶光碟與廣告側錄帶擷取畫面（見原審卷一第171 頁、
        卷二第169 至171 頁；本院前審卷第108 至114 頁）、
        100 年度廣告費用日記簿（見原審卷一第172 至174 頁
        ）、99年及100 年廣告託播資料（見原審卷二第172 至
        259 頁）。各大報章雜誌及網路新聞亦有報導被上訴人
        之新聞或刊登被上訴人發表之訊息等事實，有中國時報
        、自由時報、聯合報、蘋果日報、經濟日報、工商時報
        、商業週刊、今周刊、現代保險雜誌、保險天地雜誌、
        聯合新聞網、中央社、MoneyDJ 理財網、中時電子報、
        蘋果電子報、爽報、卡優新聞網、時報資訊、NowNews
        今日新聞網、保險博聞網、現代保險電子報、鉅亨網、
        自由電子報、工商日報電子網、經濟日報電子網等報導
        資料300 多則附卷可參（見原審卷一第175 至485 頁；
        本院前審卷第87至89、136 至141 頁）。尤其被上訴人
        邀請知名歌星「謝金燕」為被上訴人推銷宣傳系爭商標
        ，此有上揭報紙、電視與廣告播放光碟、播放光碟譯文
        與分進表、現場圖、播放光碟之託播資料、廣告承攬合
        約、財經雜誌今周刊第838 期與第872 期之夾頁廣告等
        件為證。被上訴人亦於保險卓越獎中榮獲94年人才培訓
        卓越獎等情，此有財團法人保險事業發展中心網頁資料
        可佐（見原審卷二第162 頁）。
      審視上訴人前身錠嵂禮儀企業社在99年10月8 日核准設
        立以前之被上訴人上開廣告之照片及光碟所示廣告，被
        上訴人係使用「錠嵂」或「錠嵂保險紀經人」文字，而
        非被上訴人名稱「錠嵂保險經紀人股份有限公司」。參
        諸上開「錠嵂保險紀經人」文字之排列方式有3 種，分
        別有橫書上下排列之「錠嵂」位於上方、字體較大，而
        「保險紀經人」字體較小，置於下方，或橫書左右排列
        之「錠嵂」位於左方、字體較大，而「保險紀經人」字
        體較小，置於右方，或直書左右排列之「錠嵂」位於右
        方、字體較大，而「保險紀經人」字體較小，置於左方
        ，各種方式之呈現方式均有凸顯「錠嵂」字樣之意，客
        觀上已足使相關消費者見該廣告看板即認識其為商標，
        應認被上訴人將「錠嵂」作為商標使用，而非僅表彰其
        公司名稱之意思。是以，上訴人辯稱被上訴人在取得系
        爭商標之前並未將「錠嵂」作為商標使用云云，並非有
        理由。另上開照片所示廣告亦有呈現字體一致之「錠嵂
        保險紀經人」文字，具有表彰其公司名稱之意，而為其
        公司之表徵。職是，足認被上訴人使用「錠嵂」為商標
        、公司名稱及服務表徵，早於上訴人前身錠嵂禮儀企業
        社在99年10月8 日核准設立以前已近20年，且由99年10
        月8 日之後，甚至100 年6 月16日系爭商標註冊之後之
        上開被上訴人廣告照片及光碟所示，足認被上訴人持續
        使用「錠嵂」為公司名稱、服務表徵及商標至今。
      判斷是否達著名程度，係以國內相關事業或消費者判斷
        之。其相關事業或消費者範圍包含：(甲)商標或標章所使
        用商品或服務之實際或可能消費者；(乙)涉及商標或標章
        所使用商品或服務經銷管道者；(丙)經營商標或標章所使
        用商品或服務之相關業者（參照最高行政法院99年度判
        字第951 號判決）。綜上所述，被上訴人自80年起即開
        始使用「錠嵂」文字，作為被上訴人之商標、表徵及公
        司名稱，並自91年起至上訴人前身錠嵂禮儀企業社在99
        年10月8 日核准設立之時，除於全省定點設置大型廣告
　　　　外，亦持續利用電視、平面諸多媒體廣告或報導，密集
  　　　刊登播送，況系爭商標為識別力最強之創造商標。本院
    　　勾稽與分析上揭事證，足認「錠嵂」所表彰之商標、表
      　徵及公司名稱之識別性與信譽，就其經營或提供之服務
        項目，已為我國相關事業或消費者已普遍熟知或認知，
        且著名商標之認定不以在國內註冊為必要。職是，上訴
        人之前身錠嵂生命禮儀企業社嗣於99年10月8 日核准設
        立之前，及之後改為「錠嵂生命禮儀有限公司」，並於
        101 年8 月29日設立登記時，上訴人所使用之「錠嵂」
        已為著名商標、表徵及公司名稱等事實，應堪認定。
      至於上訴人雖辯稱臺灣前五大保險公司排名未見被上訴
        人公司，其並非著名云云。然無論商標著名程度高低之
        判斷，係以商標所表彰之識別性與信譽已廣為相關事業
        或消費者所普遍認知為準。系爭商標「錠嵂」所提供服
        務項目，已為我國相關事業或消費者已普遍認知，其為
        著名商標，既如前述。況被上訴人所經營保險經紀業之
        相關事業，是其相關事業或消費者是否普遍認知之程度
        ，應以保險經紀業領域為判斷，上訴人以保險公司之排
        名否認系爭商標之著名性，顯有違誤，即不足採。又被
        上訴人於取得系爭商標後邀請知名歌星「謝金燕」為其
        推銷宣傳系爭商標，及被上訴人本院更審程序所提出之
        被上證五之2015年10月29日評估研究係以近3 年為評估
        研究之期間，雖均不得作為判斷「錠嵂」於99年10月8
        日之前是否已為著名商標之證據，惟可作為「錠嵂」至

        今仍為著名商標、表徵及公司名稱之佐證，附此敘明。」

「    綜上所述，被上訴人依商標法第69條第1 項與第2 項、修正

    前公平交易法第30條與第34條、民法第195 條等規定，請求
    上訴人不得使用相同或近似於「錠嵂」之字樣作為其公司名
    稱之特許部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近
    似於「錠嵂」字樣之名稱；上訴人不得使用含有相同或近似
    於「錠嵂」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品
    ，並應除去及銷燬含有相同或近似於「錠嵂」字樣之招牌、
    名片及其他行銷物品；上訴人應將本件判決書案號、當事人
    欄、案由欄及判決主文內文，以新細明體10號字體刊載於中

    國時報全國頭版下半頁1 日。為有理由，應予准許。」

　　　　　　　　  　智慧財產法院第一庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　曾啟謀
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李維心
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林秀圓

(商標 著名商標) DEPO為著名商標

智慧財產法院104 年度民商訴字第 19 號民事判決(105.3.21)

「據爭諸商標於系爭二商標申請註冊時已是著名商標 按「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或 消費者所普遍認知者。」現行商標法施行細則第 31 條定有明 文。關於著名商標之認定時點，依現行商標法第 30 條第 2 項 均以申請時為準，亦即商標是否著名，應以系爭商標申請時點 作為判斷基準；至著名之區域，係指於中華民國境內廣為相關 事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第 104 號解釋參照）。 是以，依前揭規定意旨，所謂「著名商標」係指商標所表彰之 識別性與信譽為消費者所熟知而言，惟縱使係著名商標，其著 名程度仍有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為「 一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度；反 之，如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上， 廣為「相關消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普 遍認知，則該商標著名之程度較低，或者，應認為該商標在特 定消費者（相關消費者）市場為著名商標，惟在一般消費者市場則未必達普遍認知之程度。至所稱之相關事業或消費者，係 以商標所指定使用之商品或服務之交易範圍為準，包括下列 3 種情形，但不以此為限：1.商標所使用商品或服務之實際或可 能消費者；2.涉及商標所使用商品或服務經銷管道之人；3.經 營商標所使用商品或服務之相關業者，凡商標為上述其中之一 相關事業或消費者所普遍認知者，即應認定為著名之商標。申 言之，不論商標著名程度高低為何，倘商標所表彰之識別性與 信譽已廣為「相關事業」或「相關消費者」（即特定類別消費 者）所普遍認知，便足以認定該商標在該特定類別或相關消費 者市場為著名商標。

據爭諸商標係具高度識別性之商標： 被告分別於附圖 2-1 至 2-3 所載之時間申請註冊據爭諸商標 283 頁），其中據爭商標 1 以英文「DEPO」結合中文「帝寶」；據爭商標 2 以英文 「DEPO」結合上下排列各二菱形圖樣；據爭商標 3 以左半 部光源射出意象圖結合右半部英文「DEPO」，三者均非沿 用既有之詞彙或事物，亦不具特定既有之含義，其創作之目 的在於以之區別商品或服務之來源，為全新之創思，對消費 者而言，並未傳達任何商品或服務之相關資訊，僅具指示及 區別來源之功能，堪認屬「獨創性商標」。據爭諸商標皆有 英文「DEPO」，是該英文「DEPO」係形成據爭諸商標之共 同部分，堪認據爭諸商標是英文「DEPO」之系列商標。

據爭諸商標具高度商業強度： 媒體報導：於系爭二商標申請註冊之前，工商時報、經濟 日報、自動化工業週刊、台灣日報、台灣時報、自由時報 、聯合報、聯合晚報、財訊快報、天下雜誌等多家新聞媒 體，於報導之標題或內文介紹「DEPO」或「帝寶 DEPO」車燈，或揭示附圖 2-2 之據爭商標並特別加上®或呈現 「DEPO®」 66 頁至第 70 頁、第 71 頁至 77 頁、第 82 頁至第 84 頁）。另被告自 94 年起連續 6 年獲 選 20 大臺灣國際品牌，經濟日報、i-Bench 網站、Now ne ws 今日新聞網、財團法人國家實驗研究院科技政策研究 與資訊中心網站均有揭示「DEPO 帝寶」之報導（本院卷 102 頁至第 111 頁），顯見「DEPO」系列之據爭諸 商標經由媒體廣為行銷。

建立品牌：經濟部工業局主辦之「品牌臺灣發展計畫」， 被告「DEPO」品牌自 94 年起連續 6 年獲選 20 大臺灣國 際品牌，有英國品牌顧問公司 Interbrand 之國際品牌得獎 證書影本 92 頁至第 96 頁）、台灣國際品牌 官方網站獲獎廠商介紹影本（ 97 頁至第 101 頁）附卷可按。再者，台灣國際品牌入選必須具備 「具 備品牌精神」：以自有品牌作為產品或服務之表徵，使顧 客或消費者可由該企業之產品或服務認知其品牌； 符合 「台灣品牌」條件：公司設立於台灣，且該品牌於智財局 完成商標註冊； 必須是公開發行公司； 有一定程度之 經濟規模：入圍廠商的年度合併營收，必須達 50 億元； 品牌為重點業務：年度品牌營收必須高於年營收 20% ，且最近 3 年來品牌營收經營至少 1 年獲利的企業； 「國際化的品牌經營」：至少三分之一的品牌營收來自臺 灣以外的市場，有台灣國際品牌官方網站價值調查在卷可 89 頁），是由上開入選台灣國際品牌之 條件，可知被告獲得 20 大臺灣國際品牌之肯認，足以認 定其「DEPO」商標品牌有相當市場規模，並使消費者認 知其產品或服務。

相關消費者對「DEPO」系列之據爭諸商標認知：於系爭 商標 1 申請註冊之前，相關消費者即對「DEPO」系列之 據爭諸商標指定使用之車燈商品有所認知，有知名汽車改 裝維修論壇相關消費者討論「DEPO」車燈之網頁內容可 稽（ 112 頁至第 120 頁），例如：93 年 7 月 2 6 日網友 Robin 表示「DEPO 的燈座…PIT 可以調遠喔， 遠到人家給你閃大燈都行！」；於 93 年 10 月 10 日網友 Lancelot 發表「Depo 的燻黑頭燈跟原廠燈具零件相容性 ？」；於 93 年 7 月 25 日網友 Yutaka 發表「偶用了 depo 燈座」；於 93 年 12 月 5 日網友 SYE34M5 發表「目前在 Yahoo 上面看到有人在賣 DEPO 製的 E34 光圈 HID 專用 大燈組…」，網友台中 tony 回覆「e34 的我不知道，但 e 36 的還不錯！連洗車都不會進水，超神奇的，而且質感 也不錯，推薦」，網友皮可丘回覆「DEPO 多一票」、網 友阿吉回覆「DEPO 是國內燈具製造業的大廠，還是有一 定的品質」、網友 linsunyih 回覆「depo 質感不錯ㄟ」； 又於 94 年 3 月 26 日網友小祥在發文主題「TYCv.s. DEP O」表示「小弟最近想換改款前的薰黑頭燈，這兩個品牌 的燈殼哪一個比較好啊？」，網友小宏仔、黑松、小炫都 回覆應選擇 DEPO。承上，足認相關消費者於系爭商標 1 申請註冊前即普遍認知「DEPO」系列之據爭諸商標。相 關消費者既於系爭商標 1 申請註冊前即認知「DEPO」系 列之據爭諸商標，對於註冊在後之系爭商標 2，自不待言 相關消費者亦知悉「DEPO」系列之據爭諸商標，爰不復 贅。」

「原告稱因應行銷策略及不同之產品系列、品牌規劃、公司 需要、客戶而申請不同的商標，系爭二商標係授權關係企 業技詮公司及 Depo Racing 官方網站使用；被證 14 之 PRO SPORT 商標則為原告及 Prosport 官方網站使用，不得因原 告尚有系爭二商標以外其他之商標，即認原告故意攀附據 爭諸商標云云。經查： 原告亦為汽車零件銷售業者，其對於汽機車零配件商品 之品牌，較一般消費者熟悉，況被告於 94 年「DEPO」 品牌首次獲選為前 20 大臺灣國際品牌，各大媒體均有報 導，已見前述，原告洵無不知據爭諸商標之理。其於被 告獲選 20 大台灣國際品牌不到一個多月後，旋於同年 1 1 月 14 日向智財局申請註冊高度近似之系爭商標 1，洵 難認其該申請係出於善意。 94 年起「DEPO」品牌商標連續 6 年獲選為前 20 大臺灣國際品牌，各大媒體均有報導，誠如前述，原告 同為汽車零件銷售業者當知之甚明；況原告於被告於 10 0 年 7 月就系爭商標 1 申請評定後約 4 個月，即於 100 年 11 月 3 日，復申請註冊高度近似之系爭商標 2，並增 加指定使用之商品範圍，益見原告非基於善意申請註冊系爭商標 2。 審酌系爭二商標與據爭諸商標高度近似，系爭二商 標與據爭諸商標指定使用之商品類似，據爭諸商標之強度 高於系爭二商標，並有實際混淆誤認之實例，系爭二商標 之申請非基於善意等情，相關消費者可能誤認系爭二商標 與據爭諸商標為同一來源或雖不同但有關聯之來源，而有 混淆誤認之虞。」

(商標 商標評定 描述性商標 暗示性商標 識別性) Sun Be Bar on 藥品，為暗示性商標，具有先天識別性。

智慧財產法院104年度行商訴字第131號行政判決(2015.4.14)

29I(1)

「原告主張系爭商標就其所指定之商品，有

    瘦身之意涵及功能，為直接明顯之說明云云。被告與參加人
    均抗辯稱系爭商標雖有閩南語「瘦巴巴」之諧音，然須經相
    關消費者進一步想像，始能領會系爭商標與其所指定商品之
    關連性，故非為直接明顯之描述等語。職是，本院應審究系
    爭商標是否僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料
    、產地或相關特性之說明所構成，而有不具識別性，有不得
    註冊事由。經查：
(一)審酌描述性標識之因素：
    判斷商品或服務之標識，究係直接說明或暗示性描述，可參
    酌如後因素，予以判斷：1.參酌字典、報章雜誌對該文字之
    定義，俾以瞭解該文字於公眾認知之一般意義，且隨時間之
    經過或社會之演變，某特定文字於公眾理解之一般意義，亦
    將隨之變化，自應以商標申請註冊時，該文字於相關消費者
    心中普遍性認知之意義為準。2.相關消費者欲瞭解該文字與
    商品或服務之性質所需之想像力，想像力越低者，即傾向為
    直接說明文字；反之，想像力越高者，即傾向為暗示性描述
    文字。3.就相同或類似商品或服務競爭者而言，倘競爭者需
    要使用該文字以表彰其商品或服務特性之需求越高，則傾向
    為描述性文字。4.描述性商標或說明性商標，用於直接描述
    商品或服務之性質、功能、品質、用途、特點或其他有密切
    關聯者。商標圖樣本身有其固有涵義，其涵義與使用該圖樣
    商品有關，社會大眾均得使用，用以描述其所生產之商品或
    提供之服務。簡言之，暗示性商標以隱含、譬喻方式，暗示
    說明其所指定之商品或服務之相關特性，具有識別性。而描
    述性商標為直接明顯之說明，相關消費者易將之視為商品或
    服務之說明，並非識別來源之標識。
(二)系爭商標就營養補充品等15項商品屬暗示性商標：
　1.所謂暗示性商標，係指以間接之方式描述商品或服務之性質
    、功能、品質、用途或其他特點，使相關消費者經由想像之
    空間產生商品或服務與商標圖樣之聯想。暗示性商標與隨意
    性、創造性商標相較，其識別性較弱，雖屬於弱勢商標，然
    具有商標註冊之積極要件，不須證明具有第二意義，即可為
    商標註冊。
  2.本院審酌系爭商標有閩南語諧音「瘦巴巴」涵義，可知該涵
    義為閩南語通常用語，係臺灣地區之社會公眾得自由使用之
    公共用語。查系爭商標評定指定使用於營養補充品、醫用營
    養補助劑、嬰兒乳粉、嬰兒食品、敷藥用材料、動物用藥品
    、生理期用襯墊、農業用殺蟲劑、隱形眼鏡清潔液、已裝藥
    急救箱、空氣淨化製劑、失禁用尿布、檢驗試劑、填牙材料
    、環境衛生用殺蟲劑等15項商品部分，相關消費者通常不會
    將系爭商標視為指示及區別商品或服務來源之標識，經由該
    諧音予相關消費者新奇獨特印象，相關消費者尚需運用一定
    程度之想像、思考、感受或推理，始能領會系爭商標與指定
    使用於上揭商品之關聯性。準此，系爭商標就營養補充品等
    15項商品屬暗示性商標甚明。
  3.商品或服務之說明原屬提供商品或服務者，在交易上通常所
    必須加以描述者。倘准說明性商標申請註冊，無異於允許該
    商標申請人壟斷說明性商標，致相關市場交易上其他競爭者
    對其所提供之商品或服務，不能據之加以說明，將造成自由
    競爭市場不公平情事。是否為說明性商標，應依社會交易市
    場之一般通念與客觀證據認定之（參照最高行政法院99年度
    判字第241 號、第637 號行政判決）。查系爭商標就上揭指
    定商品並無有直接明顯性之描述，原告亦未提出「Sun Be B
    ar」已為競爭同業會選擇用以說明上開商品特徵之事證。準
    此，系爭商標之註冊不致影響市場公平競爭。
  4.綜上所論，構成系爭商標圖樣之文字，並非直接描述所指定
    之上揭商品之品質、功用、成分、性質或特徵，係經相關消
    費者運用想像與推理後，得將文字之特定既有涵義與所指定
    之商品或服務特性，兩者產生聯想，進而具有隱喻效果，相
    關消費者得將其視為指示及區別來源之標識時，故構成系爭
    商標之文字，指定使用於系爭商標就營養補充品等15項商品

    屬暗示性商標，具有識別性。」

　　　　　　　　　　智慧財產法院第一庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　陳忠行
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　熊誦梅
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林洲富

(商標 商標異議 誤認誤信) 萬法宗壇

智慧財產法院104年度行商訴字第141號行政判決(105.4.15)

30I(8)

「  (一)按商標法第30條第1 項第8 款規定：商標「使公眾誤認誤信

    其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊。次
    按，100 年5 月31日修正前商標法第23條第1 項第11款（即
    現行商標法第30條第1 項第8 款）所規範對象在於商標本身
    與所指定商品或服務之聯結，致使消費者誤認商標所表彰商
    品或服務之性質、品質或產地。其規範目的在於制止商標構
    成要素之圖樣文字等，與其指定使用商品或服務之不實關係
    ，防止消費者因商標表徵之外形、讀音或觀念等與指定使用
    之商品或服務不相符合，以致於消費者誤認誤信而予以購入
    商品或服務，受不測損害之公益目的。性質、品質或產地誤
    認誤信之虞有無之判斷，應從商標本身圖樣文字整體的外形
    、觀念或讀音等觀察，就商標給予消費者的印象，加上與商
    標指定之商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交
    易之實際情事，以指定商品或服務消費者之認識、感知為基
    準，從商標自體構成直接客觀判斷，是否消費者所認識商品
    之產地、販售地，或服務之提供地，在實際使用上有異於其
    所認識之性質、品質或產地等，致消費者有誤認誤信之虞（
    最高行政法院99年度判字第1324號判決意旨參照）。
  (二)經查，道教原有四派法壇，龍虎山天師派為「正一玄壇」，
    茅山三茅君派為「上清法壇」，閣皂山葛仙翁派為「靈寶玄
    壇」，西山許旌陽派為「淨明法壇」，元朝時天師奉旨領天
    下道教事，茅山三茅君派、閤皁山葛仙翁派、西山許旌陽派
    三山法籙均收歸龍虎山天師府，乃改「正一玄壇」為「萬法
    宗壇」。元朝至元13年（西元1276年），世祖忽必烈封36代
    天師○○○為「嗣漢天師」，天師府始稱「嗣漢天師府」，
    後經明清兩朝改名為「正一大真人府」，復於民國16年間恢
    復原名為「嗣漢天師府」，此有行政院文化建設委員會－道
    教專題資訊網頁資料附卷可參（見本院卷第75頁）。此外，
    依中國道教嗣漢天師府皈依授職規則第4 條規定：「左列奉
    道人士，得向本府各教區道紀司辦公室登記後擇期舉行道教
    儀式，隨即發給皈依證，奏（陞）職證，或萬法宗壇職牒等
    。‧‧‧」（見異議卷第91頁），另參異議附件7 之99年9
    月發行「心鏡」宗教季刊（臺北市政府民政局發行）之「臺
    灣的道壇道派與道士養成」乙文及異議附件8 之國史館於10
    2 年所發行「代天師－○○○與臺灣道教」乙書內容可知
    （見異議卷第94至109 頁），道教道士係於拜師學習並接受
    試煉合格後，始透過授籙奏職儀式授予法籙及道職，授籙者
    並可取得「萬法宗壇」之佩身符籙及職牒用以證明其取得道
    士資格。職是，「萬法宗壇」乙詞於一般社會觀念及宗教習
    俗上，除係指嗣漢天師府之道教法壇外，亦係指嗣漢天師府
    當代天師頒發予修業合格道士之道籍憑證，用以授予道士執
    行道教儀式之資格及品級地位。
  (三)依內政部65年6 月6 日所核備之中國道教嗣漢天師府組織規
    程第7 條規定：「嗣漢天師府依照歷代天師傳統，以嫡系長
    子（有遺書從其遺書，無則從其家族會議決定，以維其血統
    為原則。）繼承之，‧‧‧。」（見異議卷第86頁），故嗣
    漢天師府當代天師究為何人，依上開規定，須調查前任天師
    有無遺書，如無遺書始依家族會議決定，而家族會議是否合
    法召開並作成決議等情，凡此均涉及事實之調查與認定。原
    告雖提出中國嗣漢道教總會登記資料（即訴願證據1 ）、「
    留侯天師世家註－張天師世系簡表」（即訴願證據2 ）、「
    ○○○寄予○○○之信件」（即訴願證據3 ）、江西龍虎山
    天師世家族長信件（即訴願證據4 、5 ）、中國道教嗣漢天
    師府64代天師職銜花押（即訴願證據6 ）、「嗣漢64代天師
    張道禎傳承資料」一冊（即訴願證據7 ）、留候天師世家宗
    譜及其公證書（即原證2 ）、江西龍虎山留侯天師家族族長
    之委託書及其公證書（即原證3 ）、署名○○○出具之信函
    及預立遺書（即原證4 、5 ）、江西龍虎山留侯天師家族族
    長出具之聲明書及賀電（即原證8 、9 ）、道教張天師襲職
    聖典記實（即原證12）、原告參拜歷代天師照片（即原證14
    ），用以證明原告為道教當代（即第64代）天師，而有頒發
    萬法宗壇職牒之權力。惟按，私文書應由舉證人證其真正。
    但他造於其真正無爭執者，不在此限，此由行政訴訟法第17
    6 條準用民事訴訟法第357 條規定可知。經查，上開文書均
    係私文書，除被告及參加人對於其真正無爭執外，應由原告
    證明其形式上之真正，且必須係形式上真正之文書，始得由
    法院根據經驗法則及自由心證判斷該文書之內容是否足以證
    明待證事實。經查：
　  1.訴願證據1 之登記資料僅足以證明原告為內政部所登記之
      中國嗣漢道教總會理事長（見異議卷第201 頁），訴願證
      據2 之書籍僅係說明第1 代至第63代天師，並載明參加人
      之父○○○亦名列留侯天師世家宗譜（見異議卷第202 至
      209 頁）。訴願證據3 係○○○署名之信件，其形式上真
      正非無爭執，況信件內容亦記載○○○係「嗣漢第64代天
      師」（見異議卷第210 至211 頁），亦無從佐證原告為第
      64代天師。至訴願證據4 、5 之信件（見異議卷第212 、
      213 頁）與原證3 之委託書、原證8 、9 之聲明書及賀電
      （見本院卷第65頁反面、87、88頁）均係由訴外人○○○
      所出具。然○○○是否確有代表江西龍虎山留侯天師家族
      出具上述文書之權利，且上開文書所載內容是否確與事實
      相符，均非無疑。訴願證據6 之中國道教嗣漢天師府64代
      天師職銜花押（見異議卷第214 頁）及訴願證據7 之「嗣
      漢64代天師張道禎傳承資料」乙書（見異議卷第215 頁）
      均為原告自行印製，上開證據均無從證明原告是否確已符
      合首揭中國道教嗣漢天師府組織規程第7 條規定之要件，
      而傳承嗣漢天師府之天師乙職。
  　2.原證2 之留候天師世家宗譜（見本院卷第58至64頁），雖
    　經大陸地區公證協會及財團法人海峽交流基金會之公證程
      序，而足以證明其文書形式上之真正，然留候天師世家宗
      譜僅足以證明原告為留候天師世家之族孫。至原證4 、5
      署名○○○所出具之信函及預立遺書（見本院卷第67至73
      頁），業經參加人（即○○○之女）否認其真正性（見本
      院卷第81頁），原告雖提出原證19及20之信件及照片用以
      佐證上開文書確係由○○○所出具，惟經比對上開文件之
      筆跡，客觀上難以辨認是否完全相同，而難以認定上開文
      書之形式上真正。況原證5 之遺書縱係○○○於61年9 月
      10日所預立，然○○○係於97年10月17日死亡，此有「國
      史館現藏民國人物傳記史料彙編第34輯」資料在卷可按（
      見本院卷第100 頁），則○○○是否改立遺書，亦非無爭
      議。至於原證12之文書雖記載「第64代張道禎天師」等語
      （見本院卷第127 頁），惟上開文書僅係研究生之課程研
      究報告，上開記載究係依據何事實及證據予以記載，尚難
      查考。又原證14僅為原告參拜歷代天師照片（見本院卷第
      130 、131 頁），是此部分證據資料，亦無從證明原告是
      否確已符合首揭中國道教嗣漢天師府組織規程第7 條規定
      之要件，而傳承嗣漢天師府之天師乙職。
  　3.此外，依參加人所提出之「國史館現藏民國人物傳記史料
    　彙編第34輯」記載○○○為第64代天師（見本院卷第98、
      100 頁），內政部61年6 月14日台內民字第73233 號函亦
      記載「道教第64代天師○○○」等語（見本院卷第96頁）
      ，是原告主張其為嗣漢第64代天師，而具有代表嗣漢天師
      府頒發「萬法宗壇」職牒之權能，顯非無疑。
  (四)查系爭商標係由單純未經設計之「萬法宗壇」四字由左至右
    排列組合而成之文字商標，「萬法宗壇」既具有上述特定之
    宗教意義，則系爭商標整體予公眾之觀念，即為嗣漢天師府
    之道教法壇或當代天師頒發予道士之道籍憑證。本件原告無
    法證明其有代表道教嗣漢天師府頒發「萬法宗壇」職牒之權
    能，業如前述，則其申請系爭商標指定使用於「籌辦教育或
    娛樂競賽、安排及舉行會議、籌辦文化或教育目的之展覽、
    舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦運動競賽、運動會競賽
    計時、選美競賽安排、各種動物競技比賽、舉辦賽車、安排
    及舉行大型會議、安排及舉行學術討論會、安排及舉行研討
    會、安排及舉行座談會、安排及舉行講習會、舉辦各種講座
    、影展、休閒育樂活動規劃、派對籌劃（娛樂）、舞會安排
    、舉辦頒獎活動、安排及舉行音樂會、籌辦表演（經理人服
    務）、代售各種活動展覽比賽入場券、娛樂票務代理服務、
    表演座位預訂、舉辦娛樂活動、舉辦運動活動、舉辦文化活
    動、影片製作、影片發行、錄影片製作、錄影片發行、碟影
    片製作、碟影片發行、唱片製作、唱片發行、錄音帶製作、
    錄音帶發行、伴唱帶製作、伴唱帶發行、電台育樂節目策劃
    、電台育樂節目製作、廣播節目製作、廣播娛樂節目製作、
    電視育樂節目策劃、電視娛樂節目製作、電視節目製作、劇
    本編寫服務、劇本改編、錄影帶編輯、錄影帶製作、錄影帶
    錄製、錄影帶剪輯、音樂錄製、唱片錄音服務、配音、表演
    節目製作、戲劇製作、配字幕、音樂作曲服務、舉辦政黨或
    團體大會、舉辦座談會、舉辦會議、舉辦談論會、舉辦研習
    會、書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜
    誌之發行、文獻之出版、文獻之發行、教科書出版（廣告品
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    書撰寫（廣告稿除外）、除廣告以外的版面設計、書刊之查
    詢、雜誌之查詢、文獻之查詢、提供電子刊物線上瀏覽服務
    、提供電子圖片線上瀏覽服務」等服務，客觀上應有使相關
    公眾聯想或誤認該等服務係道教嗣漢天師府所提供，抑或其
    性質上係與道教活動相關，而對於提供該等服務之性質產生
    誤認誤信之虞。原告雖主張「舉辦運動競賽、運動會競賽計
    時、選美競賽安排…」等服務與道教教義無涉，故系爭商標
    指定使用於上開服務，並無商標法第30條第1 項第8 款之適
    用云云。經查，運動競賽、運動會競賽計時、選美競賽安排
    等服務，雖非傳統道教儀式活動，然隨著宗教活動之多元化
    發展，為推廣教義並宣揚理念，各宗教團體亦時有舉辦各類
    競賽活動，俾以招徠信眾之情事。因「萬法宗壇」予公眾之
    印象，具有指示嗣漢天師府道教法壇之特定意義，則系爭商
    標使用於上述競賽活動之服務，自有使公眾聯想上述服務係
    由嗣漢天師府所提供，而於性質上產生誤認誤信之虞，是原

    告所辯尚非可採。」