(著作權 損害賠償 刊登判決) iFit

智慧財產法院105年度附民上字第1號刑事附帶民事訴訟判決（105.5.31）

「  (二)次按，「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權

    者，負損害賠償責任」、「前項損害賠償，被害人得依下列
    規定擇一請求：一、依民法第216 條之規定請求。但被害人
    不能證明其損害時，得以其行使權利依通常情形可得預期之
    利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，為其所
    受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人
    不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收
    入，為其所得利益」、「依前項規定，如被害人不易證明其
    實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣1 萬元以上
    1 百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者
    ，賠償額得增至新臺幣5 百萬元」，著作權法第88條第1 項
    前段、第2 項、第3 項分別定有明文。又被害人依著作權法
    第88條第3 項規定請求損害賠償，應以實際損害額不易證明
    為其要件，且法院酌定賠償額，亦應按侵害之情節定之（最
    高法院97年度台上字第375 號、第1552號判決意旨參照）。
    經查：
    1.被上訴人雖於原審提出原證2 至原證8 之授權暨商業合作
      合約書、內容授權合約書、Yahoo!奇摩廣告價目表、和解
      暨授權協議書、和解協議書等資料，用以證明其實際損害
      額。然查，依原證2 之合約書，雖記載授權費用為10 萬
      元，授權期間為1 年，惟其授權標的係包括iFit圖文及商
      標，且依合約第3 條第2 項約定，被上訴人得為雙方商業
      合作及共同推廣之目的，而免除全部或部分之授權金（見
      原審卷(一)第25、26頁）。況上開授權合約之授權數量亦不
      明確，尚難據以判斷系爭圖片之授權交易價格。原證3 之
      合約書係被上訴人授權第三人香港雅虎公司使用圖文內容
      、新聞評論、瘦身食譜、健身影片及QA實例問答等內容，
      然該合約並無授權費用之約定，而係無償授權（見原審卷
      (一)第27至30頁），亦難以證明系爭圖片之授權交易價格。
      原證4 為Yahoo ！奇摩廣告價目表，本案並未涉及網路廣
      告刊登行為，上開價目表亦與系爭圖片之授權交易無涉（
      見原審卷(一)第33至35頁）。至於原證5 至8 之和解暨授權
      協議書、和解協議書等資料，均係被上訴人查悉第三人侵
      害著作財產權之行為後，第三人與被上訴人達成和解，並
      支付和解金，被上訴人因此放棄或撤回對第三人之一切民
      、刑事追訴權利之協議（見原審卷(一)第36至47頁），而侵
      權行為發生後，當事人於訴訟外和解之金額，通常係考量
      雙方資力條件、權利侵害情形、進行訴訟可能花費之時間
      與金錢支出、對當事人聲譽之影響等因素而綜合決定，亦
      非系爭圖片通常客觀之授權交易價格。準此，被上訴人所
      提出之上開證據資料，尚無法直接證明被上訴人就上訴人
      未取得授權而重製、公開傳輸系爭圖片所受損害之具體金
      額，抑或上訴人所得利益之具體金額，故本件有不易證明
      其實際損害額之情形，是被上訴人請求依著作權法第88條
      第3 項之規定，由本院依本件侵害情節酌定賠償額，即無

      不合。」

「  (四)再按被害人得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容全部或

    一部登載新聞紙、雜誌，著作權法第89條定有明文。觀其條
    文，未如同法第85條侵害著作人格權之民事責任明示以侵害
    著作人格權為限，應無排除著作財產權受侵害之情形，該規
    定非單純為回復名譽之適當處分，尚具公示及懲罰作用，使
    社會大眾知悉行為人不當行為，避免遭受損害，並保障著作
    財產權人之權益（最高法院102 年度台上字第2465號判決參
    照）。經查，上訴人等確有侵害系爭圖片之著作財產權，業
    經認定如前，是被上訴人依著作權法第89條規定，請求上訴
    人等應負擔費用，將本件刑事附帶民事訴訟之最後事實審判
    決書刊登於報紙，即屬有據。然關於刊登之內容及版面，被
    上訴人雖請求將前揭判決之主文及事實欄以12號字體及24.8
    公分寬、15.9公分長之篇幅刊登於刊登於聯合報、自由時報
    及蘋果日報之全國版第1 版面1 日，惟審酌本件事實審判決
    書事實欄之全文字數非寡，第三人經由政府資訊之公開即可
    得知判決事實之內容，然上訴人等係以重製後上傳至網路公
    開傳輸系爭圖片之方式侵害被上訴人著作財產權，其向公眾
    傳達系爭圖片內容之期間及範圍較廣，認以將本件刑事附帶
    民事訴訟判決書之最後事實審判決書主文欄（含法院名稱、
    案號），以細明體7 號字體，登載於聯合報之全國版任一版
    面1 日，應足以公示週知。被上訴人逾此範圍之請求，即不
    應准許。另關於登載判決書費用之負擔，核其性質應屬損害
    賠償之一部，本院認應由上訴人劉育弦、健而婷公司連帶負

    擔，併此敘明。」

(商標 最高法院 專屬授權 以自己名義行使權利 闡明權 突襲性裁判)無限MUGEN：日商美途公司 v.新焦點麗車坊公司

最高法院104年度台上字第1986號刑事附帶民事判決(104.10.26)

　　　　　　
上訴人：日商美途股份有限公司（原告）
被上訴人：新焦點麗車坊股份有限公司（被告）

一審：原告勝訴。

二審：原告敗訴。

三審：發回智慧財產法院。

 「   主  文
原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產法院。

    理  由
本件上訴人主張：被上訴人吳Ｏ宗為被上訴人新焦點麗車坊股份
有限公司（下稱麗車坊公司）北投營業所業務員，其明知原判決
附件所示之「MUGEN無限POWER」圖樣，業經日商無限股份有限公
司（下稱日商無限公司）依法註冊取得商標權（下稱系爭商標）
，指定使用於車輛及其組件等商品，並將系爭商標授權予伊使用
，竟於民國一○一年五月十八日將有「無限MUGEN 」字樣銘版之
仿冒系爭商標前包（前保險桿）等零件販售予高銘壯，並加以裝
設，依商標法第七十一條第一項第三款、民法第一百八十四條第
一項，應按販賣仿冒商標商品扣除人工裝設費用後之價格新台幣
（下同）二萬七千五百元之五百倍計算，賠償伊一千三百七十五
萬元。又麗車坊公司為吳Ｏ宗之僱用人，對吳Ｏ宗於執行職務侵
害系爭商標之行為，依民法第一百八十八條規定，亦應負連帶賠
償責任等情。爰求為命被上訴人連帶給付一千三百七十五萬元，
並加計法定遲延利息之判決。
被上訴人則以：被上訴人吳宗所販售並裝設之汽車前包等零件
，均不含無限字樣銘牌，且麗車坊公司與員工間員工守則載明：
「本公司員工應尊重智慧財產權相關法律規定，禁止非法使用或
複製有版權之智慧財產，包括書籍、雜誌及軟體等」，並曾於一
○○年間公告所屬員工辦理各項業務，應秉持守法、公正、誠信
之原則及採購作業應注意之事項，已就選任受僱人及監督其職務
之執行，盡相當之注意，自不須負連帶賠償責任。縱伊應負連帶
賠償責任，上訴人主張之損害賠償額過高，已逾越填補損害所必
要等語，資為抗辯。
原審將第一審所為命被上訴人給付部分廢棄，改判駁回上訴人該
部分之訴，及駁回上訴人之上訴，無非以：依一○一年七月一日
施行之商標法第三十九條第六項規定，商標權受侵害時，於專屬
授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有
約定者，從其約定。而修正前商標法雖未就此予以規定，然參諸
同時期之九十二年二月六日修正公布、九十三年七月一日施行之
專利法第八十四條第一至三項及著作權法第三十七條第四項均明
確規定，限於專屬授權之被授權人，始得以自己名義為訴訟上之
請求，排除非專屬授權之被授權人，修正前商標法亦應作相同解
釋。上訴人固主張系爭商標業經商標權人日商無限公司授權予其
使用，惟渠等間商標授權同意書，無任何關於專屬授權約定，核
屬僅取得系爭商標之非專屬授權，則其無法證明業已取得系爭商
標之專屬授權，自無從以自己名義，請求被上訴人就吳Ｏ宗侵害
系爭商標行為，連帶賠償一千三百七十五萬元本息等詞，為其判
斷之基礎。
按適用法律為法院之職責，法院應就其依卷內資料所確定之事實
，依職權尋求、發現，並就當事人具體紛爭所應遵循之規範予以
適用，固不受當事人所主張之法律見解或所陳述之法律意見之拘
束。然受訴法院所持法律見解，倘與當事人陳述或表明者有所不
同，因將影響裁判之結果，審判長自應依民事訴訟法第一百九十
九條第一項、第二項規定，向當事人發問或曉諭，令其為必要之
法律上陳述，以利當事人為充分之攻擊防禦及為適當完全之辯論
。否則，遽行作為判決之基礎，致生突襲性裁判之結果，其訴訟
程序即有重大瑕疵，而基此所為之判決，亦屬違背法令。查上訴
人主張吳Ｏ宗侵權行為時之商標法第六十九條（已刪除）僅規定
：依第三十三條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時
，準用本章（第七章）之規定，而斯時商標法第三十三條就商標
授權並無專屬授權與非專屬授權之分，致得準用第七章之規定，
以自己名義為訴訟上之請求者，是否以專屬授權之被授權人為限
，尚不明確。而上訴人起訴主張吳Ｏ宗販賣仿冒日商無限公司授
權伊使用商標之商品，請求被上訴人連帶賠償損害，既經第一審
依上訴人主張判命被上訴人連帶給付三十萬元本息，且被上訴人
就上訴人有無取得系爭商標之專屬授權，及如未取得專屬授權不
得為本件請求，於事實審亦未為抗辯，則原審就此攸關判斷上訴
人得否請求本件侵權行為損害賠償之重要法律爭點，未為適當闡
明，令上訴人為必要之陳述及聲明證據，並曉諭兩造為完全之辯
論，逕以上訴人未舉證證明其已取得系爭商標之專屬授權為由，
而為其不利之判決，揆之上開說明，其訴訟程序自有重大瑕疵，
基此所為之判決，亦屬違背法令。上訴論旨，執以指摘原判決不
當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第
一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中    華    民    國  一○四  年    十    月   十六   日
                      最高法院民事第四庭
                          審判長法官  吳  麗  女  
                                法官  王  仁  貴  
                                法官  吳  謀  焰  
                                法官  詹  文  馨  
                                法官  吳  光  釗  」

(商標 著名商標 公司名稱 公平交易法) 日商山葉發動機股份有限公司等v.山葉發動機企業社：被告於退出通路商後，不得再使用商標作為公司名稱，亦不得使用該商標。

智慧財產法院103年度民商訴字第43號民事判決(104.8.12)

主文： 

「被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特
取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記。
被告不得將如附表所示之商標使用於與原告日商山葉發動機股份
有限公司相同或類似之服務、名片、看板、網頁、廣告、招牌或
其他任何表徵之行為上。
被告應給付原告各新臺幣壹拾伍萬元，並自民國一○三年十月六
日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。」 

理由：

「（一）原告請求被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為
      其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱
      變更登記部分：
  １、被告已於101年6月1日退出專賣股東：...

　２、被告自101年6月1日合約終止後，即不得再以「山葉」作
      為系爭商號之特取部分：
      查被告自承伊係於98年間由原告台灣山葉公司業務經理即
      證人王○○介紹，與郭賜美公司簽署展示合約書，成為台
      灣山葉公司販售體系成員等語（參本院卷第321頁）。而
      系爭商號係被告於98年6月3日申請登記，並經基隆市政府
      於同日以基府產商字第0980101755號函核准設立在案，亦
      有基隆市政府上開函文在卷可稽（參本院卷第89至90頁）
      。由此足見被告之所以申請系爭商號登記，原係為了加入
      成為原告台灣山葉公司機車及零組件之通路商。因此，縱
      然原告在合約期間內對於被告以系爭山葉商標作為系爭商
      號之特取部分沒有異議，但此並未代表在合約結束後原告
      仍同意被告繼續使用系爭商號之名稱。蓋被告在合約期間
      內既為原告台灣山葉公司機車及零組件之通路商，則其以
      系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，並不會影響系爭
      山葉商標作為行銷原告產品之目的，亦對於系爭山葉商標
      之指示來源不會有所誤認。是故，原告在合約期間內對於
      被告以系爭山葉商標為系爭商號之特取部分沒有異議，至
      多僅能解釋為被告僅能在合約期間內使用，合約結束後，
      被告即不能再使用之。從而，被告辯稱伊以「山葉發動機
      企業社」為商號之名稱，係經原告台灣山葉公司之同意等
      語，即非可採。
  ３、被告自101年6月1日後仍以「山葉」作為系爭商號之特取
      部分，業已構成視為侵害原告日商山葉公司之系爭山葉商
      標權，且違反修正前公平法第20條第1項第2款之規定：
    (1)按「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商
      標權：……二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之
      文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰
      營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤
      認者」，99年8月25日發布、同年9月12日施行之商標法（
      下稱修正前商標法）第62條第2款定有明文。嗣100年6月
      29日修正公布、101年7月1日施行之商標法即現行商標法
      則將第62條移列為第70條，並修正為：「未得商標權人同
      意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……二、明知為
      他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己
      公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有
      致相關消費者混淆誤認之虞……」，其修正理由為：「…
      …二、本條規範之意旨係為加強對著名商標之保護，為與
      國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。三、現行條文
      第一款不適用於『可能』有致減損著名商標之識別性或信
      譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能
      主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權
      人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性
      或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保
      護不周，爰參考美國商標法第四十三條之規定，於第一款
      及第二款增加『之虞』之文字，……2.本款之適用增列『
      致相關消費者混淆誤認之虞』之情形，係指行為人之公司
      、商號、團體或網域名稱與著名註冊商標中之文字相同，
      且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務構
      成相同或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞之情形。因
      現行條文第一款後段規定對此並未規範，僅規範『致減損
      著名商標之識別性或信譽』之情形，而須適用現行條文第
      二款『有致相關消費者混淆誤認』需有實際混淆誤認之發
      生，對著名商標權人保障不周，爰予明定。……(四)現行
      條文第二款刪除。現行條文第二款規定僅明知為他人之「
      註冊商標」，而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字
      作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業
      主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者
      ，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，
      使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院
      曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三
      人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合『明知』之
      主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免
      過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除。
      」因此，倘明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字
      作為自己商號之名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認
      者，即構成修正前商標法第62條第2款之視為侵害商標權
      之情事，而不以著名商標為限。又倘明知為他人著名之註
      冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己商號之名稱，
      有致相關消費者混淆誤認之虞，則構成現行商標法第70
      條第2款之視為侵害商標權之情形，且不以實際上是否已
      構成混淆誤認為限，合先敘明。
    (2)次按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行
      為：……二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名
      、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表
      徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或
      活動混淆者。……」、「事業就其營業所提供之商品或服
      務，不得有下列行為：……二、以著名之他人姓名、商號
      或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於
      同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或
      服務之設施或活動混淆者。……」修正前公平法第20條第
      1項第2款及現行公平法第22條第1項第2款亦分別定有明文
      。
    (3)再按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵
      害之虞者，得請求防止之；事業違反本法之規定，致侵害
      他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得
      請求防止之，現行商標法第69條第1項及公平法第29條分
      別定有明文。又所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權
      之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現
      實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之
      問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之
      危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有
      事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續
      被侵害之虞為必要。又因得請求排除之侵害，須現尚存在
      ；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是
      其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台
      上字第2319號判決可供參照）。準此，被告以「山葉」作
      為商號名稱之特取部分是否構成侵害商標權之行為或違反
      公平法之規定，除應以被告自101年6月1日終止合約後當
      時有效之商標法、公平法為論斷之依據。倘被告當時所為
      確有侵害原告之商標權及違反公平法之情事，則因得請求
      排除之侵害，須現尚存在，故仍須視現行商標法及公平法
      之規定，被告所為是否仍有侵害原告商標權及違反公平法
      之情事，否則原告即無請求被告排除侵害之餘地。反之，
      倘被告當時所為並無侵害原告之商標權及違反公平法之情
      事，則縱因法律之修正，而符合現行商標法第70條第2款
      及公平法第22條第1項第2款規定之情事，因法律不溯及既
      往，原告亦不得請求被告排除侵害，亦先予敘明。
    (4)經查，系爭山葉商標係分別於90年12月1日（註冊號第000
      00000）、69年3月16日（註冊號第00130252號）、56年1
      月1日（註冊號第00025197號）註冊，並均有指定使用於
      汽機車及其零組件等商品，迄今均在專用期間內，且系爭
      山葉商標已為著名商標，而「山葉」亦為相關事業或消費
      者所普遍認知之公司名稱等情，有智慧局商標資料檢索服
      務附卷可憑（參本院卷第33至35頁），且為被告所不爭執
      （參本院卷第159頁），自堪信為真實。次查，如前所述
      ，被告與郭賜美公司間之系爭展示合約一及與原告台灣山
      葉公司間之系爭看板合約一均已於101年6月1日終止，且
      被告於101年6月1日上開合約終止後，即不得再以系爭山
      葉商標作為系爭商號之特取部分。又被告自101年6月1日
      後迄今並未變更系爭商號之登記，且系爭商號迄今亦未經
      基隆市政府撤銷登記一節，亦為兩造所不爭執。再者，被
      告將系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，確已構成消
      費者混淆誤認，亦有原告提出之客訴資料一覽表在卷足稽
      （參本院卷第48至50頁）。準此，系爭山葉商標為著名商
　　　標，且「山葉」亦為相關事業或消費者所普遍認知之公司
　　　名稱或表徵，被告未經原告同意即以之作為系爭商號之特
　　　取部分，且同樣從事機車暨零組件販售、維修等營業活動
　　　，確實已造成消費者誤認系爭商號為原告所屬之YAMAHA公
  　　司體系或與原告間有資本或技術合作等關係。是以，無論
    　係依修正前商標法第62條第2 款或現行商標法第70條第2
      款（就原告日商山葉公司而言），及依修正前公平法第20
      條第1 項第2 款或現行公平法第22條第1 項第2 款（就原
      告台灣山葉公司而言）之規定，被告均已構成視為侵害商
      標權及違反公平法之情事，且該侵害狀態現尚存在，依現
      行商標法第69條第1 項及公平法第29條之規定，原告請求
      被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名
      稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記
      ，即屬有據。
    (5)被告雖稱：倘系爭展示合約一與系爭看板合約一業已終止
      ，則原告經銷商之下游郭賜美公司為何尚可販售產品予被
      告。又系爭商號之特取部分為「山葉發動機」，而非「山
      葉」，且伊已就系爭商號申請歇業登記，原告之請求權已
      不復存在等語，並提出基隆市政府104年5月29日基府產商
      字第1040001191號函為證（參本院卷第262頁）。然查，
      買賣與經銷本為不同之概念，尚難僅因郭賜美公司仍有販
      售產品予被告，即遽認系爭展示合約一與系爭看板合約一
      尚未終止。又系爭商號之全名為「山葉發動機企業社」，
      其中「企業社」部分僅係組織型態之標示，而「發動機」
      部分則係說明營業種類之文字而已，故系爭商號名稱之特
      取部分應僅為「山葉」二字，亦即被告係以「山葉」二字
      用以表示其特性而與其他公司或商號相區別之部分。再者
      ，被告就系爭商號固已辦理歇業登記，惟既稱「歇業」，
      即有可能復業，該商號之登記既未經被告申請變更或經基
      隆市政府撤銷，則系爭商號之存在仍有致相關消費者混淆
      誤認之虞，是自不影響原告關於本件排除侵害請求權之行
      使，被告前開抗辯，要非可採。」

                    智慧財產法院第二庭
                                法　官　林秀圓

(商標 著名商標 排除侵害 損害賠償) Rimowa v. Rowana：被告於實際使用自己的商標時，以加框方式侵害原告的商標。

智慧財產法院103年度民商訴字第40號民事判決(104.8.18)

主文： 

「被告公司不得將相同或近似如附表一所示商標之字
樣或圖形，或將相同或近似如附表二所示字樣及圖形，使用於各
式手提箱、旅行箱袋、化妝箱、公事包、皮包、背包、皮箱、手
提箱、旅行箱、旅行用衣物袋、手提旅行箱、手提袋、行李箱、
登山袋、手提包、皮包背帶、帶輪購物袋、運動包、嬰兒用品置
放袋、寵物用品袋、瑜珈運動用提背袋、帆布背袋、皮夾、票卡
夾商品及其包裝容器或有關之商業文書。
被告公司不得將標示相同或近似如附表一所示商標
之字樣及圖形，或標示相同或近似如附表二所示字樣及圖形之各
式手提箱、旅行箱袋、化妝箱、公事包、皮包、背包、皮箱、手
提箱、旅行箱、旅行用衣物袋、手提旅行箱、手提袋、行李箱、
登山袋、手提包、皮包背帶、帶輪購物袋、運動包、嬰兒用品置
放袋、寵物用品袋、瑜珈運動用提背袋、帆布背袋、皮夾、票卡
夾商品，予以持有、陳列、販賣、輸出、輸入、自行或委託授權
他人以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。
被告應連帶給付原告新臺幣佰拾伍萬柒仟元，及自民國一百
零三年十一月七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利
息。」 

                     智慧財產法院第三庭
                                法　官　陳端宜

(商標 裁判費 訴訟費用) 原告就其不同聲明應分開繳納裁判費，上訴時亦同。

智慧財產法院104年度民商抗字第6號民事裁定(104.8.31)

「三、按訴訟標的之價額，由法院核定。核定訴訟標的之價額，以
    起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的
    所有之利益為準，民事訴訟法第77條之1 第1 、2 項分別定
    有明文。次按以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之，
    民事訴訟法第77條之2 亦定有明文。又按訴訟標的之價額不
    能核定者，以第466 條所定不得上訴第三審之最高利益加十
　　分之一定之，民事訴訟法第77條之12復定有明文。另所謂訴
  　訟標的之價額不能核定，係指法院在客觀上不能依民事訴訟
    法第77條之1 第2 項規定核定訴訟標的價額而言（最高法院
    102 年度台抗字第317 號民事判決意旨參照）。經查，相對
    人請求抗告人1.不得使用相同或近似系爭商標於口譯或翻譯
    服務，並應拆除及銷毀含有系爭商標之招牌等；2.不得使用
    相同或近似系爭商標為其經營主體名稱之特取部分，並應辦
    理商業名稱變更登記；3.不得以類似系爭商標之網址作為網
    域名稱，並應辦理註銷網域名稱登記，雖均係基於相對人享
    有同一商標權所為之主張，然抗告人將相同或近似系爭商標
    使用於口譯或翻譯服務及招牌、經營主體名稱之特取部分及
    以之作為網址使用於網域名稱，其侵害之態樣並不相同，則
    排除抗告人因不同行為所造成之損害，亦應有別，且抗告人
    之不同行為態樣是否均造成對系爭商標權之損害，亦須依抗
    告人各別行為之情狀加以判斷，則此三部分應屬不同之訴訟
    標的，依上開民事訴訟法第77條之2 之規定，自應合併計算
    其訴訟標的價額。另參照最高法院102 年度第3 次民事庭會
    議決議之見解可知，排除侵害所得之經濟上利益，係在提起
    訴訟後，防止發生因權利繼續受侵害所生之損害，其目的並
    非在填補權利人已生之損害或除去已生之侵權；而對於權利
    已受損害之損害賠償，其所請求之經濟上利益，則係就已發
    生侵害專利權所生損害為填補，兩者所請求之經濟上利益，
    並非相同，而係各自獨立，其間並無主從關係，自亦應依上
    開民事訴訟法第77條之2 第1 項前段規定合併計算其訴訟標
    的價額。另上訴裁判費之計算，本應就當事人不服原審判決
    而提起上訴之訴訟標的部分計算之，與原審命上訴人負擔訴
    訟費用之比例無關。況本院原審以103 年度民補字第130 號
    排除侵害商標權行為事件，就本件訴訟標的價額之核定，於
    103 年10月28日行調查程序時，被告即本件抗告人陳稱：「
    （法官問：訴之聲明第一項關於不得使用於招牌、名片、網
    頁行銷部分並拆除；不得使用為經營主體名稱之特取部分及
    變更登記；不得作為網頁名稱及註銷登記等三部分，應各以
    新臺幣165 萬元核定訴訟標的價額。有何意見？）同意三部
    分均以165 萬元核定訴訟標的價額。」（見原審卷一第21頁
    ），且對原審諭知「本件訴之聲明第一項之訴訟標的價額為
    495 萬元，第二項之訴訟標的金額為200 萬元。兩項請求間
    並無主從附帶關係，應併計其價額徵收裁判費。訴之聲明第
    三項應徵收裁判費3,000 元。總計應徵收裁判費72,805元，
    亦表示「無意見。」（見原審卷一第21頁）。綜上所述，原
    裁定以不得上訴第三審之最高利益額數加十分之一所定165
    萬元計算第一審判決主文第一項之三排除侵害行為，併算損
    害賠償50萬元部分之價額，核定抗告人之上訴利益為
    5,450,000 元，並依此徵第二審上訴裁判費82,432元，並無
    不合。」 

(商標 商標註冊 識別性)「甜甜圈」商標on網際網路等：不得註冊。

商標法第29條第1項第1款：

「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：
一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之
    說明所構成者。」

智慧財產法院104年度行商訴字第70號行政判決(104.11.12)

「  (二)經查，本件原告申請註冊之系爭商標，係由單純未經設計之
    中文「甜甜圈」所構成。而「甜甜圈」固為一種形狀類似英
    文字母「O 」之環狀中空造型之甜點，然查新的光纖技術之
    光束呈現甜甜圈狀，此係波士頓大學（Boston University
    ）工程學教授拉瑪昌卓（Siddharth Ramachandran）所找到
    之辦法，能夠生產出適合光渦技術使用的光纖，這項技術能
    夠傳送很龐大的數據，1 公里長的光纖，每秒傳輸速度可達
    1.6Tb ，這相當是每秒傳輸8 張藍光DVD ，另在無線傳輸方
    面，亦發現鞭型天線「甜甜圈」狀的訊號範圍特別強大，可
    快速地傳輸龐大的數據資料。準此，新光渦技術的雷射光束
    形狀就像是「甜甜圈」，該技術將讓光束呈螺旋狀移動，而
    非直線傳輸，此項新的光纖技術將能大大提升網絡帶寬容量
    ，有新華網、世界新聞網及聯強e 城市等新聞報導附卷可稽
    （見商標核駁卷第9 至16頁），因此，原告以「甜甜圈」作
    為商標，指定使用於「新聞社；網際網路之電信連結；全球
    電腦資訊網路之電信連結；線上資訊傳輸；電腦終端機通訊
    傳輸；訊息和影像的電腦傳輸；電子郵件傳送；電子信箱租
    賃；提供電子佈告欄之訊息傳送；電子佈告欄（電信通訊服
    務）；電信路線連接；加值網路之電信傳輸；行動電話通訊
    傳輸；提供資料庫存取；提供使用者進入全球電腦網路通路
    ；為電話購物服務提供電訊頻道；視訊會議電信通訊服務；
    提供有關電信通訊之資訊服務；電話秘書；聊天室資訊傳輸
    ；提供網路聊天室；線上賀卡傳送；數位檔案傳送」服務，
    極易使相關消費者產生該等服務係運用新的「甜甜圈」光纖
    技術來提供服務或與之密切相關，屬指定服務之相關說明性
    文字，難謂與系爭商標所使用服務之說明不具有密切關連，
    非識別來源的標識，不足以使商品或服務之相關消費者認識
    其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務
    相區別，依商標法第29條第1 項第1 款規定，應不准註冊。
    被告在核駁原告之申請前，曾於103 年6 月5 日以核駁理由
    先行通知書（見商標核駁卷第19至20頁）通知原告，惟原告
    申復意見認為系爭商標之申請並無商標法第18條第2 項、第
    29條第1 項第1 款之適用。
  (三)原告雖主張系爭商標圖樣「甜甜圈」為任意性標識，光渦技
    術為一種新興光纖傳輸技術，僅有相關領域之專門技術人員
    才有可能略知一二，一般消費者對「新光渦技術」、「鞭型
    天線」一無所知云云。然查，依商標法第18條第2 項規定，
    商標有無識別性，應以我國相關消費者的認知為準。所謂「
    相關」消費者，係指已經有購買或使用特定商品或服務經驗
    的實際消費者，及未來有可能購買或使用該特定商品或服務
    的潛在消費者而言，例如：日常用品為一般公眾日常生活所
    使用的商品，應以一般公眾為相關消費者，而流通於專業人
    士之間的商品或服務，則應依專業人士的觀點判斷之（商標
    識別性審查基準3 參照）。系爭商標圖樣僅由未經設計之「
    甜甜圈」三中文字所組成，指定使用於第38類網際網路之電
    信連結、全球電腦資訊網路之電信連結、加值網路之電信傳
    輸、行動電話通訊傳輸等通訊傳輸服務，其相關消費者自可
    能包含專業電腦、電信通訊傳輸人士、工程師等，因此並非
    相關消費者對「新光窩技術」、「鞭型天線」全然一無所知
    。又原告另訴稱以中華電信、台灣固網、FACEBOOK、LINE、
    微信等為例，其所提供網路傳輸服務之對象為一般消費者或
    為社會各階層人士一節等云云。惟查，既然承前所述，相關
    消費者包括社會各階層人士或普羅大眾，其中當然亦包含科
    技專業人士、專業電腦、電信通訊傳輸人士、工程師等，該
    等人士亦當然為本件之相關消費者，其使用中華電信、台灣
    固網、FACEBOOK、LINE或微信所提供網路傳輸服務之量、程
    度、時間等應遠高於一般社會各階層人士，則本件無理由棄
    之而不論。雖業者提供網際網路之電信連結服務時不一定使
    用「甜甜圈」狀新光纖技術，但查，既甜甜圈狀新光纖技術
    傳輸速度驚人，已為相關業界人士所知悉，且為一種新的光
    纖技術，將能大大提升網絡帶寬容量，於業者提供網際網路
    之電信連結服務時仍有可能使用「甜甜圈」狀新光纖技術，
    用以提升網路頻寬容量或速度，自易使相關消費者直接聯想
    其為所指定網路傳輸、資訊傳送等上述服務係利用「甜甜圈
    」狀新光纖技術或與之密切相關，屬指定服務之相關說明性
    文字，難謂與系爭商標所使用服務之說明不具有密切關連。
    此外，從競爭的角度觀之，其他競爭同業於交易過程也有可
    能需要使用此等相關技術說明性文字，若賦予一人排他專屬
    權，將影響市場公平競爭，顯失公允，故不宜由特定人註冊
    專用。是以，原告此部分之主張並非可採。」 

(商標 商標註冊 藥品名稱)「東菱表維命」v.「回春表維命」

商標法第30條第1項第11款：
「商標有下列情形之一，不得註冊：
 十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商
    標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之
    商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」 

智慧財產法院104年度行商訴字第108號行政判決(104.11.19)

「  1.表維命為兩商標圖樣之主要部分：
  (1)主要部分觀察者，係指商標圖樣之某構成部分特別顯著突出
    ，易引起一般人之注意，因特定部分之存在而發生或增加商
    標之識別功能者，特定部分得取代商標整體，而與另一商標
    之顯著部分加以比對。故商標可分主要部分與附屬部分時，
    應以比較主要部分為主，總體觀察為輔，其主要部分近似，
    致相關消費者發生混淆誤認之虞，縱使其附屬部分不近似，
    亦屬近似之商標（參照最高行政法院99年度判字第180 號判
    決）。準此，商標雖以整體圖樣呈現，然商品或服務之相關
    消費者，關注或事後留存印象者，可能是較為顯著之部分，
    此顯著之部分屬主要部分，故主要部分觀察與整體觀察並非
    兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之相
    關消費者之整體印象。
  (2)系爭申請商標圖樣由單純之橫書中文「東菱表維命」所構成
    ，而據以核駁商標圖樣「回春表維命HUI CHUN BIOWEMIN 」
    ，由橫書中文「回春表維命」及外文「HUI CHUN BIOWEMIN
    」上下排列所聯合組成，「回春表維命」之文字大小與位置
    ，構成特別顯著部分，而「HUI CHUN BIOWEMIN 」，置於商
    標圖樣下方，為較不明顯處，係商標圖樣之附屬部分。相較
    兩商標圖樣，中文部分均由橫書之5 個字所構成，且有相同
    主要識別部分「表維命」3 字，僅起首「東菱」與「回春」
    少數文字不同，該等差異處為兩商標圖樣之附屬部分。職是
    ，整體外觀、觀念及讀音等項目，均相彷彿，以具有普通知
    識經驗之相關消費者，而於購買時施以普通之注意，異時異
    地隔離觀察或連貫唱呼之際，難以區辨，有予相關消費者系
    列商標之聯想，故兩商標構成近似之商標。
  2.東菱與回春為兩商標圖樣之附屬部分：
    原告雖主張「東菱」為其公司名稱特取部分，而「回春」為
    據以核駁商標權人公司名稱起首2 字，該等文字分別明確指
    示商品產製來源云云。惟「表維命」中文部分為兩商標主要
    識別部分，影響兩商標給予商品或服務之相關消費者之整體
    印象。縱使兩商標圖樣有部分文字為商標權人或申請人之公
    司名稱特取部分，該等情事未必為相關消費者所知悉。況「
    東菱」與「回春」為兩商標之附屬部分，不易引起相關消費
    者之注意，難以增加商標之識別性。」 

「  1.據以核駁商標為創造性商標：
    據以核駁商標圖樣「回春表維命HUI CHUN BIOWEMIN 」之中
    文「回春表維命」及外文「HUI CHUN BIOWEMIN 」，均非既
    有之語詞，是商標之用語為過去所無，其為創造性商標，係
    最強勢商標。縱使如被告所稱據以核駁商標與其指定使用之
    商品本身無關，其屬任意性商標，以之作為商標使用，亦具
    相當識別性。職是，系爭申請商標以「東菱表維命」申請註
    冊，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。
  2.表維命非商品通用名稱：
  (1)原告雖主張「表維命」為一益生菌名稱，即臺製「表飛鳴」
    之通稱，乃商品通用名稱云云。然由原告所檢送之60年及62
    年間行政院衛生署發給之「東藥表維命粉劑」及「東藥表維
    命錠」藥品許可證之記載可知，該等藥品之成分為Lactobac
    illus （乳酸桿菌）及Starch（澱粉）等，其中「乳酸桿菌
    」為一種益生菌（見訴願卷第30至31頁之附件3 ；本院卷第
    14頁）。準此，該等藥品許可證僅能證明「東藥表維命」之
    主要成分為一種益生菌，難由此證明「表維命」已為一種益
    生菌通用名稱。
  (2)商標之註冊係依商標法相關規定，其與醫藥衛生主管機關依
    藥物藥商管理法核准之藥品品名，兩者各有不同之法律依據
    ，其規範目的、內容均不相同，核屬二不同事項。故經核准
    作為藥品品名之部分文字，非必然為通用名稱，不具識別性
    ，是原告主張「表維命」為一般業者通常用以表示商品之名
    稱，自應舉證以實其說。參照被告之商標資料檢索服務網頁
    查詢可知，日商表飛鳴製藥股份有限公司（下稱日商表飛鳴
    公司）前於44年間即於我國申准註冊第5042號「表飛鳴BIOF
    ERMIN 」商標，指定使用於「西藥」商品，至今仍有效存在
    ，足徵「表飛鳴」為日商表飛鳴公司註冊使用已有60年之品
    牌，並非商品名稱。職是，僅以網路上有「表維命」為臺製
    「表飛鳴」之討論意見，自不得認「表維命」為商品通用名
    稱（見訴願卷第32至38頁之附件4 ；本院卷第15至18頁）。」