#Hersheys #甘百世
#商標 #損害賠償
二審法院認為：
1.商標法第71條所列各款損害賠償計算方式，
是商標權人有權選擇依據哪一款（擇優）進行計算。
如商標權人選擇以「總銷售額」進行計算，則被告應舉證證明「成本及必要費用」。
如被告不舉證，則應以「總銷售額」計算損害賠償。
「商標法第71條第1 項第2 款前、後段實為兩種不同之損害賠償計算方式，其舉證責任不同，條文並容許商標權人於計算損害賠償時得選擇之，而本件上訴人擇定先依商標法第71條第1 項第2 款後段「 #銷售總額」計算，次依同款前段「侵害所得利益」計算，本院即應 #依上訴人擇定之計算方式，先適用商標法第71條第1 項第2 款後段規定計算損害賠償額。」
「（被告/被上訴人）對於「成本及必要費用」#均未舉證，嗣本院於108 年9 月16日準備程序中再次曉諭被上訴人應於同年10月7 日前提出成本及必要費用證據，然被上訴人於108 年10月21日當庭表示：沒有提出成本及必要費用證據到院，因為 #當事人不願意提，既然被上訴人不願意就其成本或必要費用舉證，依商標法第71條第1 項第2 款後段規定，自應以被上訴甘百世公司銷售系爭商品全部收入作為侵害商標權所得利益」
2.本件被告雖抗辯已經更換包裝，但在一審從未提出，在二審也從未抗辯，
顯然是逾時提出攻擊防禦方法而不可採。
「辜不論被上訴人上開主張僅提出新包裝照片及新聞報導為證，無法證明更改包裝之時間點是在105 年11月，更何況本件起訴日期為105 年8 月4 日，原審於106 年9 月22日宣判，而上訴人於起訴時即主張上開三種產品之包裝如附件二所示，若上開三種產品之包裝早於105 年11月起即非附件二圖樣， #被上訴人豈會在原審審理期間均隻字未提？遑論本件於上訴後、本院108 年3 月21日中間判決宣判前， #被上訴人亦絲毫未有此抗辯，由此可知，被上訴人上開所辯顯不足採，且亦屬逾時提出攻擊防禦方法，其主張上開三種產品105 年12月起之銷售額應予扣除云云，自無理由。」
【Hershey's v. 甘百世】
智慧財產法院106年度民公上字第5號民事判決(2020.4.23)
https://ipcase.blogspot.com/2020/08/hersheys-kisses-v-kaisers.html
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智慧財產法院106年度民公上字第5號民事判決(2020.4.23)
上 訴 人 The Hershey Company（美商華氏食品工廠）(原告)
被上訴人 甘百世食品工業股份有限公司 (被告)
上列當事人間因違反商標法等損害賠償事件，上訴人對於中華民國106 年9 月22日本院105 年度民公訴字第5 號第一審判決提起上訴，本院於108 年3 月21日作成中間判決，並就損害賠償等部分續行審理，上訴人並為訴之擴張、減縮，本院於109 年3 月19日言詞辯論終結，終局判決如下：
主 文
原判決（除減縮部分外）關於駁回上訴人後開第二、三項之訴暨該部分訴訟費用之裁判均廢棄。
被上訴人甘百世食品工業股份有限公司...應連帶給付上訴人新臺幣166萬元。
被上訴人甘百世食品工業股份有限公司不得為製造、販賣之要約或販賣附件二所示凱莎粒巧克力、凱撒巧克力、凱撒白牛奶巧克力、金凱莎巧克力及甘百世72% 黑巧克力。
被上訴人甘百世食品工業股份有限公司...應另連帶給付上訴人新臺幣2334萬元。
事實及理由
四、本件不爭執事項如中間判決所載，就本件終局判決之爭點，本院與兩造協議並簡化爭點如下：
㈠上訴人依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第2 款、公平法第30、31條、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人等連帶賠償2500萬元本息，是否有據？
㈡上訴人依商標法第69條第1 項、公平法第29條規定，請求被上訴人等排除、防止侵害，是否有據？㈢上訴人依民法第195 條、公平法第33條、公司法第23條第2項規定，請求被上訴人等連帶負擔費用將上訴人勝訴確定判決書部分內容登載新聞紙，是否有據？
五、本院之判斷：
㈠有關損害賠償部分：
⒈按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第69條第3 項定有明文。本件被上訴人甘百世公司所製造、販賣之附件二系爭產品侵害上訴人附件一系爭商標權，又上訴人在全球行銷系爭商標商品已超過百年，且至遲在63、66年起即在我國行銷，而被上訴人甘百世公司同為製造巧克力業者，對於系爭商標顯然知之甚詳，卻使用與系爭商標近似程度不低之商標於系爭產品上，顯有侵權故意，此部分業經本院中間判決認定明確。另上訴人與被上訴甘百世公司為競爭同業，被上訴人甘百世公司之侵害行為，使得本來應該會購買上訴人系爭商標商品之相關消費者，因為混淆誤認而誤向被上訴人甘百世公司購買商品，上訴人自受有銷售額減少之損害，是上訴人依商標法第69條第3 項規定請求被上訴人甘百世公司賠償損害，自屬有據。
⒉又按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：三、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。」商標法第71條第1 項第2 款定有明文。本款之損害賠償計算方法有二，前段為「侵害所得利益說」，後段為「銷售總額說」（見陳昭華，商標法之理論與實務，元照出版社，2018年10月，第323 至326 頁；黃銘傑，「侵害行為所得之利益」計算損害規定之法律定位、功能與適用，月旦法學雜誌第167 期，2009年4 月，第166 頁，又本篇文章雖係就100 年修正前專利法第85條第1 項第2 款之規定為論述，然該款規定與現行商標法第71條第1 項第2 款相同，故亦得為相同之解釋）。
申言之，本款前段之「侵害所得利益」，是以侵權人因侵害行為所得利益作為權利人之損害額，本款後段之「銷售總額」，是在權利人無能或無由知悉侵權人因侵害所得利益若干時，為減輕其舉證責任，遂將舉證責任倒換，僅於侵權人就該侵權物品之成本或必要費用支出有所舉證時，方自其全部收入中扣減此成本及必要費用，兩者間之不同，在於舉證責任的轉換，也就是說，權利人依前段規定為請求時，必須證明侵權人因其侵權行為所得利益之金額，權利人依後段規定請求時，則容許權利人無庸詳細計算侵權人淨利數額，僅須證明侵權人銷售之全部收入即可，侵權人若欲減少其賠償額，則必須自行舉證其因侵害所支出之成本及必要費用（見黃銘傑前揭文，第166 、174 頁）。
因此，商標法第71條第1 項第2 款前、後段實為兩種不同之損害賠償計算方式，其舉證責任不同，條文並容許商標權人於計算損害賠償時得選擇之，而本件上訴人擇定先依商標法第71條第1 項第2 款後段「銷售總額」計算，次依同款前段「侵害所得利益」計算，本院即應依上訴人擇定之計算方式，先適用商標法第71條第1 項第2 款後段規定計算損害賠償額。
⒊上訴人得請求被上訴人甘百世公司賠償2,500萬元：
查104 年至108 年6 月間，被上訴人甘百世公司銷售附件二所示5 項系爭產品之銷售總額為73,501,247元，有被上訴人所提的銷售額整理表及發票掃描資料附卷可參，此為兩造所不爭執，又上訴人既擇定先依商標法第71條第1 項第2 款後段規定作為損害賠償計算方式，揆諸上開說明，自應由被上訴人就成本及必要費用舉證，然本院中間判決宣判後，即於108 年4ˋ月18日發函命被上訴人提出總銷售金額、成本與必要費用等相關資料到院，惟被上訴人收受本院通知後，遲至同年6 月17日始提出104 年銷售資料，於同年7 月22日始提出105 至108 年銷售資料，但對於「成本及必要費用」均未舉證，嗣本院於108 年9 月16日準備程序中再次曉諭被上訴人應於同年10月7 日前提出成本及必要費用證據，然被上訴人於108 年10月21日當庭表示：沒有提出成本及必要費用證據到院，因為當事人不願意提，既然被上訴人不願意就其成本或必要費用舉證，依商標法第71條第1 項第2 款後段規定，自應以被上訴甘百世公司銷售系爭商品全部收入73,501,247元作為侵害商標權所得利益，該數額已逾上訴人本件請求賠償之數額，因此上訴人依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第2 款後段規定，請求被上訴人甘百世公司給付2,500 萬元，自屬有據，應予准許。...
⒍被上訴人雖辯稱：依同業利潤標準淨利率8 ％計算，系爭產品104 年迄今淨利僅為5,880,100 元，上訴人計算方式有誤，且賠償金額顯不相當，請求法院依商標法第71條第2 項規定酌減云云。
惟查，被上訴人所稱的計算方式，乃商標法第71條第1 項第2 款前段的「侵害所得利益」，實務上有認為應採會計學上之「毛利」，而非再扣除間接成本或稅捐後之「淨利」或「稅後淨利」（見最高法院104 年度台上字第1144號判決），亦有認為係指侵害人因侵害所得之毛利，扣除侵害行為所需之成本及必要費用後，所得之淨利而言（見本院108 年民商上易字第3 號判決），另關於可否以財政部所頒同業利潤標準所示的淨利率、毛利率計算侵害所得利益，有認為必須經兩造同意才可以逕引同業利潤標準作為計算所得利益之依據（見本院102 年度民商上字第3 號判決），
然無論如何，此均為商標法第71條第1 項第2 款前段所定的「侵害所得利益」之計算方法，且應由商標權人舉證證明，與該款後段無關，
而本件上訴人(原告)已擇定先以該款後段「銷售總額」作為計算，依法自應由侵權人(被告)舉證證明其成本及必要費用，至於同業利潤標準的毛利或淨利，均屬「侵權所得利益」，而非「成本及必要費用」，被上訴人(被告)未就該款後段的「成本及必要費用」舉證，而是爭執該款前段的「侵害所得利益」應採同業利潤標準的淨利或毛利，其所辯自不足採。
又本件依兩造舉證、主張之結果，認定被上訴人甘百世公司侵害系爭商標權所得利益為73,501,247元，已詳述如前，本件賠償金額為2,500 萬元，僅為上開侵權人侵權所得利益之三分之一，難認賠償金額有顯不相當之情形，是被上訴人請求依商標法第71條第2 項規定酌減，亦無理由。
⒎被上訴人又辯稱：被上訴人甘百世公司於105 年11月已更改附件二原證12、13、14產品包裝，是105 年12月起上開三種產品之銷售額應自總銷售額中剔除云云。
辜不論被上訴人上開主張僅提出新包裝照片及新聞報導為證，無法證明更改包裝之時間點是在105 年11月，更何況本件起訴日期為105 年8 月4 日，原審於106 年9 月22日宣判，而上訴人於起訴時即主張上開三種產品之包裝如附件二所示，若上開三種產品之包裝早於105 年11月起即非附件二圖樣，被上訴人豈會在原審審理期間均隻字未提？遑論本件於上訴後、本院108 年3 月21日中間判決宣判前，被上訴人亦絲毫未有此抗辯，由此可知，被上訴人上開所辯顯不足採，且亦屬逾時提出攻擊防禦方法，其主張上開三種產品105 年12月起之銷售額應予扣除云云，自無理由。
㈡有關禁止請求權部分：
⒈上訴人請求被上訴人甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣系爭產品為有理由：
按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標法第69條第1 項定有明文。其排他態樣有二，一為排除侵害請求權，旨在排除現實已發生之侵害；另一為防止侵害請求權，旨在對現實尚未發生之侵害，就現有既存危險狀況加以判斷後，認權利人在客觀上日後被侵害之可能性極大，而有遭侵害之虞者，予以事先加以防範者，且不以侵害人主觀上有故意或過失為要件。
本件被上訴人甘百世公司所製造、販賣之系爭產品侵害上訴人商標權，已如前述，雖被上訴人主張現在出貨的附件二原證12、13、14、16產品已經改包裝，附件二原證15已經停產，但被上訴人於108 年9 月16日陳稱希望可以再給2 年時間把市場上系爭產品賣完，顯見上開產品對系爭商標權的現實侵害仍然存在，上訴人請求除去現實侵害自有理由，
又即使於本件事實審言詞辯論終結時（即109 年3 月19日），附件二原證12、13、14、15產品對上訴人商標權的現實侵害已不存在，但被上訴甘百世公司現在仍以製造、販賣巧克力產品為業，極有可能再以附件二之商標圖案侵害系爭商標權，上訴人日後再遭侵害之可能性極大，亦有防範之必要。
因此，上訴人依商標法第69條第1 項規定，請求「被上訴人甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣附件二所示原證12號『凱莎粒巧克力』、原證13號『凱撒巧克力』、原證14號『凱撒白牛奶巧克力』、原證15號『金凱莎巧克力』、原證16號『甘百世72% 黑巧克力』產品」，為有理由，應予准許。...
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 陳忠行
法 官 蔡如琪
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