原 告 法商路易威登馬爾悌耶公司（Louis Vuitton Malletier）
被 告 霈姬時尚股份有限公司
被告應連帶給付原告新臺幣60萬元及自民國106 年8 月9 日起至 清償日止，按年利率5 ％計算之利息。
被告包包
「四、系爭商標不具有應撤銷之原因
(一)【06】被告於言詞辯論中一再攻擊系爭商標之識別性及知名
度（見言詞辯論簡報第7-14張，本院卷第329-332 頁）。又
由於當事人抗辯智慧財產權有應撤銷之原因者，法院應就抗
辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷原因時，智慧財產權人
於該民事訴訟中不得對於他造主張權利；智慧財產案件審理
法第16條第1 、2 項分別定有明文，而不具商標識別性，依
商標法第29條第1 項，不得註冊，並得依商標法第57、60條
規定申請評定撤銷其註冊。因此，被告對於系爭商標識別性
之攻擊，自有必要加以回應判斷。
(二)【07】經查：被告認為系爭商標不具識別性之原因，是因為
有很多其他品牌之皮包，也有使用類似系爭商標之鎖扣，以
致系爭商標無從與其他相同商品區別。依此質疑，應是認為
系爭商標有商標法第29條第1 項第3 款之不得註冊事由，惟
系爭商標於94年4 月16日、同年8 月16日即已分別為註冊公
告，有原告所提系爭商標之經濟部智慧財產局商標資訊檢索
服務列印本可憑（原證1 ，本院卷第10、11頁），距今已近
13年之久，依商標法第58條規定，已經不能再申請評定，自
無從認定系爭商標有應撤銷之原因，所以即使很多其他品牌
皮包使用類似系爭商標之鎖扣為真，亦不影響原告憑系爭商
標對被告主張權利。
(三)【08】事實上，很多其他品牌皮包使用類似系爭商標之鎖扣
，有可能均屬侵害系爭商標權利之行為，這表示系爭商標遭
侵權之情況嚴重，更有必要保護系爭商標，怎能反而認為系
爭商標因此不具識別性？
(四)【09】至於系爭商標是否具有知名度，此與系爭商標是否有
應撤銷事由，並無關連。這是因為按照我國商標法之規定，
只要商標獲准註冊，除非另有應撤銷、廢止原因，否則即應
受保護，有關商標法所規定權利侵害之救濟（商標法第68、
69條參照），均不以商標有知名度為必要。五、霈姬公司有侵害系爭商標權利之行為 (一)【10】原告主張霈姬公司有於網路及實體據點，販賣使用與 系爭商標相仿鎖扣之系爭包款，於104 年11月4 日經警方搜 索扣得該類商品共1,352 件（含被告於搜索後自行提出之相 類似商品），業經原告提出相關網路列印資料（原證5 、6 ，本院卷第18-25 頁）及警方之扣押物品清單影本（原證7 ，本院卷第26-30 頁背面）可憑，被告對此亦無爭執，可以 認定是事實。 (二)【11】惟被告抗辯：霈姬公司販賣之系爭包款，其鎖扣是功 能性使用，並非商標之使用（功能性抗辯）；相關消費者對 於系爭包款不會與系爭商標有混淆誤認之虞（混淆誤認抗辯 ）；又系爭包款之鎖扣，既為功能性使用，霈姬公司並無侵 害商標權之故意或過失可言（故意過失抗辯）。對此三項抗 辯，經我逐一審酌後，認為都不成立，分別說明如下。 (三)功能性抗辯 1.【12】功能性配件之功能性使用與識別性之商標使用，兩者 並非互斥之觀念。尤其是達成相同功能之功能性配件，存有 多種型式可供選擇時，當特定型式之功能性配件，可藉由其 特定型式，發揮識別性作用時，其亦可為具有識別性之功能 配件，而此具有識別性之功能配件，於功能性使用之同時， 即產生具有識別作用之商標使用性質。因此，商標法第30條 第1 項明文規定：「商標僅為發揮商品或服務之功能所必要 者，不得註冊。」依此規定反面解釋，商標並非發揮商品或 服務功能所必要，即使其具有功能性，亦可註冊為商標。 2.【13】以皮包之鎖扣配件而言，如系爭商標所示之樣式，固 然屬於鎖扣之一種型式，而具有鎖扣包身與包蓋之功能，但 鎖扣之型式在設計上有多種選擇，這不是空口白話，或是單 純想像，而是已經原告提出各式鎖扣與使用各式鎖扣之皮包 照片供參考（原證15、16參照，本院卷第149-163 頁背面） 。在此眾多不同型式之鎖扣中，選擇其中一種特定型式，使 用特定商品，即可以產生識別不同品牌商品之作用。 3.【14】本案最關鍵之處在於：系爭商標樣式之鎖扣，雖然可 以有識別不同品牌商品之作用，但實際上對於相關消費者而 言，是否已經有此種鎖扣就是一種商標之認知，而將其指向 特定之商品來源？這個問題，其實還是商標是否具有識別性 的問題（且仍為是否符合商標法第29條第1 項第3 款之識別 性欠缺之問題），按照本判決前面所述（前述【07】段參照 ），由於系爭商標已經註冊公告後滿5 年，而不得申請評定 ，所以在法律上應認為相關消費者已經認知此種鎖扣就是一 種商標，且將其商品來源指向原告。申言之，因為利害關係 人已經不能對於系爭商標難以為相關消費者認知為商標為由 ，申請評定，民事法院就不應該再依智慧財產案件審理法第 16條，自行另為系爭商標具有應撤銷事由之判斷。也就是： 系爭商標之識別性在法律上，已經處於不能挑戰之狀態。 4.【15】被告當然會認為這樣不公平。如果一項功能性的商標 在註冊審查時，因廣泛使用取得後天識別性，故而獲准註冊 ，但事後廣泛使用之情形消失，僅有小規模的使用，以維持 不被廢止之狀態，但如此經過相當時間後，相關消費者或已 遺忘其識別性，或因時間經過改變相關消費者組成，而根本 不知其原本之識別性（後天識別性喪失），這樣的情形，為 何不能事後挑戰功能性商標的識別性呢？雖然這樣的質疑， 並不是完全沒有道理，但相同的情形也可能發生在其他以後 天識別性獲准註冊的商標，故有必要從立法上加以整體考慮 ，而不能在個案中直接改變法律的規定。除此之外，畢竟這 樣的商標還是經過註冊公告的商標，註冊公告就有相當的公 示作用，持續給予商標法上之保護，還是有其合理基礎，同 時也讓商標的法律狀態，在公告後經過一定時間，就能夠趨 於穩定。所以我認為這應該是立法的價值選擇，不是法官可 以在個案中變更的立法價值決定。也因此，在本案中，即使 相關消費者實際上對於系爭包款之鎖扣不具有商標之認知， 也不能解免霈姬公司可能之侵權責任。不過，這一點另外可 以在損害賠償推估時，加以為衡平之處理，詳如後述。 5.【16】據上，功能性抗辨並不成立。
(四)混淆誤認抗辯 1.【17】被告又認為：霈姬公司所販賣的系爭包款，另有使用 自己的「Pigi」商標，且全無刻意強調所使用系爭商標之識 別作用，行銷時所介紹的品牌故事，也明確傳達了系爭包款 為被告生產製造的意思；即使相關消費者第一眼注意到系爭 商標，也可以藉此判斷系爭包款為被告之產品，不至於誤認 為原告之產品，所以並沒有致消費者混淆誤認之虞（被告民 事爭點整理暨答辯三狀第8-11頁，本院卷第246 頁背面至第 248 頁）。 2.【18】對於被告此部分提出來的抗辯，首要應該說明的是， 系爭包款上所用之鎖扣，確實與系爭商標樣式十分相似，幾 乎到了完全相同的地步。這一點除了直接比較系爭商標與系 爭包款就可以獲得證實外（可比較原證1 之系爭商標與被證 12之系爭包款之一，本院卷第10頁、第291 頁，並如本判決 附件：系爭商標與系爭包款所用鎖扣比較示意圖），也可從 被告在辯論時，僅從被告並未將此鎖扣作為商品識別來源之 論點，來論證相關消費者不會混淆，而未爭執此鎖扣與系爭 商標之樣式有何不同，得到印證（被告言詞辯論簡報第16、 17 頁，本院卷第333 頁背面-334頁）。 3.【19】其次，系爭商標之識別性，在法律上，已不能加以挑 戰，此已如前述。這表示在法律上還是應該認為相關消費者 可以藉由系爭商標來區別商品來源。既然如此，系爭包款上 的鎖扣又與系爭商標樣式如此相似，也已經如上段說明，自 應認為還是有可能造成相關消費者的混淆誤認。也就是，仍 有混淆誤認之虞。 4.【20】再者，也是我想利用本判決特別闡釋的一點：系爭商 標與系爭包款之鎖扣，既然幾乎完全相同，而如前述，且其 使用之商品類別又屬相同，則依商標法第68條第1 款之規定 ，根本不必有混淆誤認之虞，即可構成侵害商標權。之所以 如此規定，其法理基礎應在於：商標侵權之構成，不僅發生 於相關消費者於選購時之混淆誤認，亦在於選購前之初始興 趣混淆（initial interest confusion）以及售後混淆（ post-sale confusion）。就此並可分別詳細說明如下：
(1)【21】以初始興趣混淆而言，當商標以其識別性發揮區別商 品來源功能之時，相關消費者就有可能因為看到熟悉的商標 而產生選購興趣，此時即使在選購時，因其他因素而可辨析 並非原先熟悉商標所指示之商品來源，相關消費者仍可能因 此決定嘗試選購。然而，此等初始興趣之產生，既然是基於 相關消費者對於原熟悉商標之識別性作用，其背後即為商標 權人對於商標之全部資源投入，其利益自不應由他人所掠奪 。 (2)【22】再以售後混淆而言，商標對於商品來源的指示作用， 同時寓有質量保證之意，相關消費者即使因選購時之特別因 素（如價格差異或如本案中之其他商標標示），知悉商品非 來自於特定商標權人，但因商品使用完全相同或十分近似之 商標，其他潛在相關消費者在缺乏選購時特別因素之情況下 ，無從判別其差異，因而產生混淆誤認，此時將破壞商標權 人對於商標質量保證作用之努力，自應認為已構成商標權之 侵害。其典型案例即為廉價銷售之仿冒精品，選購此類商品 之相關消費者幾乎都知悉自己購買的是仿冒品，並沒有混淆 誤認的問題，但當仿冒品充斥於市面時，就會影響正品的稀 有性進而減損品牌價值。如果不以售後混淆作為侵害商標權 之法理基礎，就難以說明為何於相關消費者於選購時不會有 混淆誤認之虞，但還是應該將此等仿冒品之銷售，列入為侵 害商標權之行為態樣。 5.【23】在本案中，雖然相關消費者在選購系爭包款時，可能 因為被告抗辯的各種情節（前述【17】段參照），不會發生 混淆誤認，但在系爭商標與系爭包款所用鎖扣幾乎完全相同 之情況下，沒有辦法排除相關消費者在選購前之興趣，是出 自於對於系爭商標的認識，其他潛在相關消費者也有可能在 非選購的情況下，誤認系爭包款即是出自原告，因而減損其 品牌價值，所以被告此部分之抗辯，無論根據法律規定（商 標法第68條第1 項第1 款）或論析混淆誤認之相關法理，都 應該認為並不成立。」
智慧財產法院第三庭
法 官 蔡志宏
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