最高行政法院105年度判字第394號判決(2016.7.28)
30I(12)
上 訴 人 財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金 會馬偕紀念醫院 參 加 人 蘇寶龍
主 文
「上訴駁回」
(一)「對本法100年5月31日修正之條文施行前註冊之商標、證明
標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請
評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由
為限。」現行商標法第106條第3項定有明文。查系爭商標於
100年7月26日申請，註冊公告日為101年5月1日，上訴人嗣
於101年7月17日以系爭商標有違現行商標法第30條第1項第1
1款、第10款及第12款之規定，對之提起異議，智慧局於103
年4月16日作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分，則本件為
商標法修正施行前已註冊，而於修正施行後始提出異議之異
議案件。是系爭商標是否有不得註冊之違法事由之判斷，應
依系爭商標註冊公告時（99年8月25日修正公布，99年9月12
日施行）及現行（100年6月29日修正公布，101年7月1日施
行）商標法併為判斷。
(二)次按行政訴訟法第4條第1項規定：「人民因中央或地方機關
之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴
願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定
，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向行政法院
提起撤銷訴訟。」故撤銷訴訟之訴訟標的應為「行政處分之
違法性致損及原告權利或法律上利益之主張」。另行政訴訟
法第4條第2項規定：「訴願人以外之利害關係人，認為第一
項訴願決定，損害其權利或法律上之利益者，得向行政法院
提起撤銷訴訟。」此即為行政訴訟撤銷訴願之訴，利害關係
人提起此種類之行政訴訟，係在請求行政法院審查訴願決定
之違法性，是以訴願決定書所未作成決定之事項，即非行政
法院在此種類訴訟所得審究，此係立法者將行政訴訟前置程
序之訴願決定視為行政處分，而允利害關係人直接提起行政
訴訟之訴訟種類性質使然，與行政機關之第一次判斷無涉。
查上訴人以系爭商標與據以異議商標1、2構成近似，有違現
行商標法第30條第1項第11、10、12款之規定，對系爭商標
提起異議，而本件商標異議事件之準據法，依商標法第106
條第3項規定，應以註冊時之修正前99年商標法第23條第1項
第12、13、14款規定及現行商標法第30條第1項第11、10、1
2款規定，均有違法事由為限，又智慧局因認系爭商標與據
以異議商標2近似程度高、指定使用商品高度類似，據以異
議商標2具相當識別性，參加人顯有因其他關係而知悉據以
異議商標2之存在，意圖仿襲而申請註冊之情事，而有違修
正前99年商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1
項第12款之情事，撤銷系爭商標之註冊，並敘明系爭商標註
冊是否尚有違反修正前99年商標法第23條第1項第12、13款
及現行商標法第30條第1項第11、10款規定，則無庸再予審
究（見審定書理由三、四，原審卷第18-20頁），而被上訴
人即經濟部認智慧局僅以系爭商標相較於據以異議商標2，
認系爭商標有修正前99年商標法第23條第1項第14款及現行
商標法第30條第1項第12款規定之適用，而為其註冊應予撤
銷之處分，被上訴人即經濟部自僅以之為範疇予以審議，作
成本件訴願決定，並敘明訴願參加人即上訴人主張系爭商標
亦有註冊時即修正前99年商標法第23條第1項第12、13款及
現行商標法第30條第1項第11、10款規定之適用部分，因智
慧局為本件處分時未經審酌，自非被上訴人即經濟部於訴願
階段所得論究，此為原審所認定之事實。準此，訴願決定並
未審查系爭商標相較於據以異議商標1，是否有違修正前99
年商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12
款規定，及系爭商標是否有違修正前99年商標法第23條第1
項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款規定，
基上說明，因被上訴人即經濟部就前開異議事由，未作成訴
願決定，行政法院自無從審查其違法性。上訴人對此縱有爭
執，揆諸前揭說明，亦應於本件發回智慧局後再作爭執。上
訴意旨主張原審就系爭商標是否有違修正前99年商標法第23
條第1項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款規
定，仍應得以論斷云云，即非可採。原判決此部分理由雖有
不同，但於判決結果無涉，合先敘明。
(三)再按現行商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情
形之一，不得註冊：．．．十二相同或近似於他人先使用於同
一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契
約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖
仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」
註冊時商標法第23條第1項第14款規定：「商標有下列情形
之一者，不得註冊：．．．十四相同或近似於他人先使用於同
一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契
約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但
得該他人同意申請註冊者，不在此限。」又上開規定旨在避
免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，
而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機
會（本院99年度判字第938號、第1012號判決參照）。是上
開規定之適用，即應考量商標申請人是否有仿襲之意圖，而
有搶註之不公平競爭情形。現行條文，雖有加以解釋性的「
意圖仿襲而申請註冊」規定，係因「原條文未完全反映前揭
仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌
作修正，以資明確。」（參本款修正立法理由）僅使原條文
規定更合於法規原意，本款事由係在「意圖仿襲而申請註冊
」之重點並未改變。其中所謂「先使用」之認定，以申請註
冊時為準，現行商標法第30條第2項、註冊時商標法第23條
第2項分別定有明文。上開規定旨在避免剽竊他人創用之商
標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者
遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，亦即，在避免襲
用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣
若非作為商標使用，自無上開規定之適用。則原判決既已認
定據以異議商標2並非先使用商標，自無再贅予論述是否相
同或近似之商標、或是否同一或類似商品或服務。上訴意旨
以：原處分及訴願決定均未就上訴人所主張系爭商標與據以
異議商標1是否構成近似加以審查，逕維持訴願決定，有不
備理由之違法云云，自非足採。
(四)又現行商標法第5條第1項規定：「商標之使用，指為行銷之
目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商
標：一將商標用於商品或其包裝容器。二持有、陳列、販賣
、輸出或輸入前款之商品。三將商標用於與提供服務有關之
物品。四將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。
」此為商標使用之定義性規定，就字義上，商標使用可分三
要件：行銷商品或服務之目的、使用商標之積極行為、足以
使相關消費者認識其為商標。玆詳述之：本條所稱「行銷之
目的」應指基於商業交易之目的，向市場促銷或銷售其商品
或服務而言。「行銷之目的」係61年商標法「行銷市面」、
72年商標法「行銷國內市場或外銷」，82年修正為「行銷之
目的」延續而來。早期「行銷市面」、「行銷國內市場或外
銷」之用語，解釋上較為狹隘，但修正後以行銷目的，結合
所列各種交易過程中的使用態樣，本條之目的在於規範具有
商業性質的使用商標行為。所謂「行銷之目的」，與「與貿
易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agree-
ment)」第16條第1項所稱交易過程(in the course of trade
)之概念類似。因此，「行銷之目的」內涵實則與「交易過
程」（in the course of trade）相同，應係客觀交易狀態
的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否有「行銷之目的
」而構成商標使用，仍應依具體個案之行為加以客觀判斷，
現行實務亦採「行銷之目的」即係「交易過程」之說法（參
照本條100年6月29日修正之立法理由）。另商標的最主要功
能即在於識別商品或服務來源，而此一識別功能，更是維護
公平、自由競爭市場正常運作不可或缺之要素。所以商標之
使用定義規定中，所稱「足以使相關消費者認識其為商標」
，意指縱有第1項或第2項所規定之行銷目的，並有積極例示
之行為，但仍應以客觀上均應足以使相關消費者認識其為商
標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的，方能稱之
為商標之使用。而其使用並應符合一般商業交易習慣（商標
法第57條第3項參照），本院前已闡釋認定為商標使用，應
符合下列要件：1、使用人係在從事行銷等商業交易過程而
使用；2、需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4款行為
態樣，有一即足；3、需足以使相關消費者認識其為商標，
其使用並應符合一般商業交易習慣（本院103年度判字第712
號判決參照）。
(五)原判決就上訴人所舉新聞稿或媒體報導等使用證據資料，認
定上訴人僅能證明上訴人有以「馬偕一號」一詞為名，公開
發表經共同研究成果，發現一種含有牛樟芝成分可用於治療
胰臟癌與急性骨髓性白血病之化合物，且將來極有潛力成為
標靶治療藥物等事實，尚無從證明其曾以「馬偕一號」文字
作為商標使用，而有先使用據以異議商標2之事證，自不符
合現行商標法第5條所定要件，不能謂係商標之使用等情，
，以及上訴人所主張：其在系爭商標申請註冊前即已先使用
「馬偕一號」，作為商品名稱，應受善意先使用之保護云云
，如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規
與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸
，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨略以：原判
決僅截取新聞報導證據中部分文字而為不利上訴人之判斷，
而對於證據中有關馬偕一號目前正在進行動物實驗，並將開
發成標靶藥物之內容，卻未說明不採之理由，有判決不備理
由之違法；又原判決將產品開發、徵選專利及技術授權廠商
解釋為單純僅係公告「馬偕一號」之研究成果及技術內容，
悖於一般人正常合理的理解，為判決不備理由云云；係就原
審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不備理由之不
適用法規或適用不當，自非可採。
(六)另按判斷是否商標之使用，其所從事行銷之商品固然不限於
已投入市場之商品，即將投入市場之商品，亦屬之（註冊商
標使用之注意事項第2.1點規定參照）；但仍應能證明係屬
「商業交易過程而使用」以及「需足以使相關消費者認識其
為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣」之要件。原判
決在判斷是否商標之使用所記載之「客觀上必須結合用於既
有商品或有關之物件」「是否取得藥品許可證」等等文句，
固有未合。然從原判決其他論述：上開內容核係「馬偕一號
」之試驗、研究結果之公開成果發表會，並非行銷「馬偕一
號」之相關訊息或資料，且無傳遞其已有行銷於市場的商品
之效果，無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識
別功能，尚難認定「馬偕一號」有作為商標使用之論據，自
無作為先使用之證據資料等語；並就上訴人於原審所舉使用
證據資料，認定：客觀上並無結合用於商品或相關之物件，
該「馬偕一號」之名稱使用，並無從使消費者認識其為商標
等情，則原判決業已說明上訴人無法證明其所提證據係促銷
即將或已投入市場的商品，足以使消費者認識其商標所指示
的商品，而不能證明係商標之使用之意旨。經查，原判決上
開論述，業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與
卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦
無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。
上訴意旨雖又以：商標法第5條規定商標使用之要件，並不
包含商品「已經生產完成」，顯增加法律所無之限制，且有
悖於論理法則，並有判決不備理由及理由矛盾之違法云云；
然原審有未於判決中加以論斷或與本院見解不合者，仍不影
響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形及理由矛
盾之違法不相當，此部分上訴意旨尚非可採。
(七)從而，上訴論旨，所執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢
棄，為無理由，應予駁回。」最高行政法院第五庭 審判長法官 林 茂 權 法官 帥 嘉 寶 法官 汪 漢 卿 法官 吳 東 都 法官 劉 介 中
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