#新型專利 #未提示技術報告 #警告信函 #先行程序 #鑑定報告
#最高法院 #專利法 #公平交易法
來看最高法院有關新型專利的重要判決。
👉本案的事實是這樣：
2015.9.21專利權人取得新型專利
2015.10.15專利權人委託事務所出具鑑定報告、寄發警告信函、提起民事訴訟。被控侵權人產品下架。
2017.5.16智慧局做成技術報告(專利欠缺進步性)
2017.9.12專利權人民事敗訴確定(專利欠缺進步性)
被控侵權人對專利權人提起訴訟，請求損害賠償
一審：專利權人要賠償。
二審：專利權人不用賠償。
三審：專利權人要賠償。
👉最高法院的法律見解是這樣：
新型專利權人，沒有向智慧局取得「技術報告」就發警告信函。雖然發函時有附上事務所出具的「鑑定報告」，但「鑑定報告」（是針對「是否侵害」）不等於「技術報告」（是針對「專利是否有效」），在日後專利被(民事法院)認定無效的時候，專利權人要負擔損害賠償責任。
此案例給我們的啟示是：沒有拿到技術報告就發函警告的新型專利權人，一但日後專利被認定為無效，要負擔損害賠償責任的風險是高的。
「按專利法對於 #新型專利 採 #形式審查，未就實體要件進行審查即給予專利權，基此特性，縱使取得新型專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告佐證其專利之有效性，故專利法第 116條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利f技術報告，不得進行警告。」除為防範新型專利權人濫用其權利外，亦明定提示新型專利技術報告為新型專利權人主張權利之要件，若未提示即進行警告，自難謂係權利之正當行使。
依公平交易法第45條規定意旨，必依專利法第 116條規定進行警告，方屬行使權利之正當行為而無公平交易法之適用，而處理原則第 3點第1項第3款所稱 #鑑定報告乃有無構成專利侵權之鑑定，以專利有效為前提所作成，與 #為填補有效性不足之新型專利技術報告，#性質顯不相同， #不能以專利侵害鑑定取代技術報告，且處理原則第3點、第4點所定之先行程序，僅屬確認權利受侵害程序，亦不足以替代新型專利權人應提出佐證其權利有效性之新型專利技術報告，踐行該原則之程序，尚不足以補正專利法第 116條所規定進行警告要件之欠缺。是事業未提示新型專利技術報告，即對外發布競爭對手侵害新型專利權之警告，倘足以影響交易秩序，造成不公平競爭情事，自有公平交易法之適用。」
👉一審法院的理由也值得參考：
「被告(專利權人)劉O銘購得原告等販售之系爭商品後，於104 年10月6日委請OO事務所進行鑑定，該所於104年10月15日做成系爭商品已落入系爭專利申請專利範圍之鑑定結果，此有該鑑定報告1份在卷可稽。又系爭專利之技術報告係由原告彩國公司於106年1月20日向智慧局提出申請，經智慧局於106年5 月16日完成，結論為系爭專利全部請求項均不具進步性，此亦有系爭專利之技術報告1份在卷足憑。準此，因系爭專利之技術報告係在被告劉O銘提出前揭警告後，始由原告彩國公司向智慧局申請做成，顯然被告劉O銘於104年12月2日對生活市集進行警告時，並未提示系爭專利技術報告，而有違專利法第116 條規定。且被告劉O銘於提出前揭警告時，雖業已取得其委託OO事務所做成之系爭專利侵害鑑定報告，惟 #該鑑定報告內容並不含有效性部分之判斷，#在未取得技術報告之前貿然發警告函，此 #專利有效性部分之風險應自行承擔」
【反摺傘具新型專利】
最高法院109年度台上字第3133號民事判決(2021.08.05)
https://ipcase.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
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最高法院109年度台上字第3133號民事判決(2021.08.05)
上 訴 人 彩國貿易股份有限公司(原告｜被控侵權人)
富商國際股份有限公司(原告｜被控侵權人)
被 上訴 人 劉O銘即耕源商行(被告｜專利權人)
許洪O治即加輝洋行(被告｜專利權人)
上列當事人間請求公平交易法除去侵害等事件，上訴人對於中華民國108年10月17日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）第二審判決（107年度民公上字第3號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人如附表編號1、2 所示之訴及如附表編號3、4 所示追加之訴，暨各該訴訟費用部分之裁判廢棄，發回智慧財產及商業法院。
理 由
一、(原告主張)本件上訴人彩國貿易股份有限公司（下稱彩國公司）、富商國際股份有限公司（下稱富商公司）主張：
伊為關係企業，與各大網路、實體店家合作販售反摺傘（下稱系爭商品），被上訴人劉O銘即耕源商行（下稱劉O銘）雖於民國104年9月21日經經濟部智慧財產局（下稱智財局）核發M508941 號「反摺傘具」新型專利（下稱系爭專利），惟與被上訴人即非系爭專利權人或被授權人許洪O治即加輝洋行（下稱許洪O治）均未先申請新型專利技術報告，共同故意於104年9月22日至同年12月間，分別寄發電子郵件、律師函並檢附劉O銘高額求償之民事起訴狀（下稱系爭起訴狀），或電話通知訴外人即伊之合作廠商夠麻吉股份有限公司（下稱夠麻吉公司）設立之網路購物平台GOMAJI（下稱GOMAJI）；創業家兄弟股份有限公司設立之生活市集（下稱生活市集）；康太數位整合股份有限公司（下稱康太公司）設立之17Life團購網（下稱17Life）；寶雅國際股份有限公司（下稱寶雅公司），僅提示系爭專利，未敘明該專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，即警告不得販售系爭商品，其間彩國公司曾於104年10月2日以律師函要求許洪O治應取得技術報告，並於警告函為相關事項之敘明，惟被上訴人不予置理，仍繼續為權利濫用之警告行為，違反專利法第116 條、公平交易法第20條、第24條、第25條規定，且屬故意共同侵權行為，致伊受有系爭商品下架及營業信譽之損失。彩國公司因劉皓銘之行為，所受損害包含生活市集自104年12月1日起；17Life於同年9月23、24 日下架系爭商品之損失及為處理被上訴人違法警告所支出費用。
富商公司則因被上訴人之共同行為，受有GOMA JI自同年11月4日至同月29日下架系爭商品之損失。又劉O銘對彩國公司請求損害賠償事件，業經原法院認定系爭專利權全部請求項均不具進步性，有應撤銷之原因，以106年度民專訴字第15 號判決駁回劉皓銘之請求確定（下稱第15號判決），系爭專利權已實質遭撤銷。
爰依公平交易法第29條、第30條、第31條、民法第184條第1項前段、後段、第2項、第185條、第195條第1項、類推適用專利法第117 條規定，求為如附表所示之判決（上訴人所為命許洪O治移除網頁資訊、被上訴人連帶負擔費用將本案判決書登載新聞紙、許洪O治給付富國公司40萬7,946 元本息及先位命被上訴人連帶給付彩國公司、富商公司各50萬元本息之請求，分經第一審及原審判決其敗訴部分；原審就上訴人所為命許洪O治除去及防止侵害、給付富商公司9萬2,054元本息之請求，為許洪O治敗訴部分，未據上訴人、許洪O治聲明不服，各該未繫屬本院者，不予贅述。上訴人於本院擴張上訴聲明部分，另以裁定駁回）。
二、(被告)被上訴人則以：
許洪O治就系爭專利傘具與劉O銘有業務合作關係，向GOMAJI寄發電子郵件，僅告知專利內容或建請為適法處理，未要求將系爭產品下架。系爭產品經訴外人OO國際專利商標聯合事務所（下稱OO事務所）於104年10月15 日鑑定結果，確認已落入系爭專利範圍（下稱系爭鑑定報告），劉O銘方檢具系爭專利說明書、申請專利範圍及智財局新型專利形式審查核准處分書，發函予寶雅公司、GOMAJI、17Life、生活市集，表達維護系爭專利權之立場，且僅提供預備訴訟之系爭起訴狀予許洪月治參考，未授權或同意許洪O治對他人提示，許洪O治因誤解而於同年10月30日檢附系爭起訴書予GOMAJI，尚無任何不實。伊均係正當行使權利，無違反專利法、公平交易法及侵害上訴人權利之行為，縱未提示技術報告，因系爭專利權尚未遭撤銷，上訴人亦無請求賠償之權利。如伊應負賠償責任，上訴人所受損害應以同業利潤標準淨利率8%計算，且上訴人於原審追加之請求部分，已時效完成，伊得拒絕給付等語，資為抗辯。
三、原審將第一審所為命劉O銘為如附表編號1、2所示給付之判決廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴，並駁回上訴人所為如附表編號3、4所示追加之訴，無非以：
(一)劉O銘經智財局於104年9月21日核發系爭專利，系爭商品為彩國公司、富商公司經由網路購物平台GOMAJI、17Life、生活市集及實體店面寶雅公司所販售，OO事務所經劉O銘委託，於同年10月15日作成系爭鑑定報告，認定系爭商品落入系爭專利之申請專利範圍，而智財局則於106年5月16日作成系爭專利全部請求項不具進步性之技術報告（下稱系爭技術報告）之事實，為兩造所不爭執。
專利法第 116條規定新型專利權人如未提示技術報告，不得進行警告，非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，劉O銘於104年12月2日寄發存證信函予生活市集，未提示系爭專利之技術報告，固違反上開規定，惟同法第117 條前段規定之損害賠償請求權，以專利權遭撤銷為停止條件，而彩國公司對系爭專利提起舉發，經劉O銘申請更正刪除請求項1、2 ，智財局就請求項3至10審定舉發不成立，系爭技術報告非智財局之行政處分，第15號判決僅具個案拘束力，系爭專利權未遭撤銷，彩國公司無專利法第117 條規定之請求權，且基於特別法優於普通法之法理，亦無援引公平交易法第25條、第30條、民法第184條規定請求賠償之餘地。
又劉O銘於104年10月2 日即委由訴外人即OO事務所趙O文專利師以存證信函檢附專利公告予康太公司，彩國公司因康太公司於同年月5 日轉知，即知悉侵權爭議，且劉O銘於發函前已取得系爭鑑定報告，依「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」（下稱處理原則）第3點第1項第3 款、第2 項規定，劉O銘寄發警告函係行使權利之正當行為，不符公平交易法第21、24、25條及民法第184條第1、2 項規定，彩國公司對劉O銘為如附表編號1至3所示請求，非有理由。
(二)許洪O治於104年9月22日、同年10月30日分別檢附系爭專利、起訴狀等電子檔案，寄發電子郵件予GOMAJI，要求GOMAJI不得販售系爭商品之事實，為許洪O治所不爭執，佐以夠麻吉公司出具之聲明書（下稱 106年聲明書），可知富商公司因GOMAJI自104年9月22日至同年月30日暫緩上架系爭商品而受有營業損失，富商公司就該損害，固得依民法第 184條第1項前段、第2項規定，請求非系爭專利權人或被授權人許洪O治負過失侵權行為賠償責任。
惟GOMAJI未因許洪O治於同年10月30日之警告，再度將系爭商品下架，許洪O治此部分行為即未造成富商公司之損害，且劉O銘於同年11月 3日寄發警告函予GOMAJI，屬行使權利之正當行為，不符專利法第117條、公平交易法第21、24、25條及民法第184條第1、2項規定。
劉O銘、許洪O治各自所為之警告，皆係單獨行為，富商公司復未證明被上訴人之行為係損害之共同原因，被上訴人間亦未構成共同侵權行為，而富商公司於原審提出夠麻吉公司出具之聲明書（下稱 108年聲明書）係第三人於訴訟外之陳述，且所記載「上開陳述經本公司調閱相關資料後，特此聲明」，並未提出所謂「相關資料」可佐，不具證據能力，亦無證明力，富商公司復未有何商譽上之損害，其就許洪O治、劉O銘分別於104年10月30日、11月3日對GOMAJI之警告，為如附表編號4所示請求，自屬無據。
(三)從而，彩國公司請求劉O銘為如附表編號1至3所示給付；富商公司請求被上訴人連帶為如附表編號4 所示給付，均不應准許，為其判斷之基礎。
(最高法院見解)
四、按專利法對於新型專利採形式審查，未就實體要件進行審查即給予專利權，基此特性，縱使取得新型專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告佐證其專利之有效性，故專利法第 116條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」除為防範新型專利權人濫用其權利外，亦明定提示新型專利技術報告為新型專利權人主張權利之要件，若未提示即進行警告，自難謂係權利之正當行使。
依公平交易法第45條規定意旨，必依專利法第 116條規定進行警告，方屬行使權利之正當行為而無公平交易法之適用，而處理原則第 3點第1項第3款所稱鑑定報告，乃有無構成專利侵權之鑑定，以專利有效為前提所作成，與為填補有效性不足之新型專利技術報告，性質顯不相同，不能以專利侵害鑑定取代技術報告，且處理原則第3點、第4點所定之先行程序，僅屬確認權利受侵害程序，亦不足以替代新型專利權人應提出佐證其權利有效性之新型專利技術報告，踐行該原則之程序，尚不足以補正專利法第 116條所規定進行警告要件之欠缺。是事業未提示新型專利技術報告，即對外發布競爭對手侵害新型專利權之警告，倘足以影響交易秩序，造成不公平競爭情事，自有公平交易法之適用。
又依專利法第 117條規定請求新型專利權人賠償損害，固以專利權遭撤銷為要件，惟權利不得濫用，乃法律之基本原則，權利人應遵守此項義務，準此，新型專利權人違反專利法第 116條規定，未提示新型專利技術報告即進行警告，倘構成權利濫用而合於民法第 184條規定之情形，亦應負侵權行為損害賠償責任，受有損害之人如同時享有專利法第117條、公平交易法第30條、民法第184條之賠償請求權，乃權利之競合，並無特別法與普通法之排除適用關係。
原審因彩國公司依專利法第 117條規定請求劉O銘賠償損害，即謂基於特別法優於普通法之法理，彩國公司無另援引公平交易法第25條、第30條、民法第 184條規定請求賠償之餘地云云，所持見解，非無可議。
又劉O銘未提示系爭專利之技術報告即寄發警告函，有違專利法第 116條規定，為原審確定之事實，自難認劉O銘係依專利法行使警告之權利，原審徒以劉O銘已先踐行處理原則第3點第1項第3款、第2項規定程序，遽認其所為寄發警告函係行使權利之正當行為，不符公平交易法第21、24、25條及民法第 184條第1、2項規定，未免速斷。
次按智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之，智慧財產案件審理細則第34條定有明文。
上訴人於原審主張劉O銘請求彩國公司就侵害系爭專利權為損害賠償事件，業經原法院認定系爭專利權全部請求項均不具進步性，有應撤銷之原因，以第15號判決駁回劉皓銘之請求確定，並提出該判決為證，原審未依上開規定為審酌認定，徒以第15號判決僅具個案拘束力，而為彩國公司不利之判決，自嫌疏略。
又106年聲明書、108年聲明書均為夠麻吉公司所出具，分別就其接獲許洪月治104年9月22日之警告函及依序接獲許洪月治同年10月30日、劉O銘同年11月 3日之警告函而將富商公司所有系爭商品下架之經過，並均於聲明書末記載「上開陳述經本公司調閱相關資料後，特此聲明」，原審依 106年聲明書為許洪O治不利之判決，卻以 108年聲明書係第三人於訴訟外之陳述，且未提出所謂「相關資料」可佐，認該聲明書不具證據能力，亦無證明力，其採證明顯不一，且未向富商公司發問或曉諭令其聲明該相關資料之證據，遽行判決，亦有可議。
再者，民事上之共同侵權行為與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為，依民法第185條第1項前段之規定，各過失行為人對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任。查許洪月治、劉皓銘依序於104年10月30日、同年11月3日之警告函，倘客觀上為GOMAJI於同年月 4日將系爭商品下架之共同原因且富商公司得依侵權行為規定請求賠償損害，能否謂被上訴人不負共同侵權行為連帶賠償責任，尤非無疑。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。
最高法院民事第四庭
審判長法官 鄭 傑 夫
法官 盧 彥 如
法官 吳 麗 惠
法官 林 麗 玲
法官 張 恩 賜
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