智慧財產法院108年度行商更(一)字第9號行政判決(2020.8.12)
原 告 紐堡國際貿易股份有限公司（「珞珂媚LUCAS MEYER」）
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 法商盧卡斯梅耶化妝品公司(「LUCAS MEYER」)
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部民國107 年2 月12日經訴字第10606313390 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院於民國107 年8 月30日以
107 年度行商訴字第31號判決後，原告不服，提起上訴，經最高行政法院於108 年9 月20日以108 年度判字第447 號判決廢棄，並發回本院更為審理，本院判決如下：
主 文
一、原告之訴駁回。
事實及理由
...
四、本件爭點：
系爭商標就指定使用於「化妝品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑」商品部分，有無商標法第30條第1 項第12款本文所定不得註冊之情形？
五、本院判斷：
...
2.依101 年商標法第30條第1 項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限」。本款規範意旨，係將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。
從而，適用本款之要件，除申請人具有仿襲之意圖外，並包括：㈠相同或近似於他人先使用之商標。㈡使用於同一或類似商品或服務。㈢申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。㈣未經他人同意申請註冊等要件（最高行政法院108 年度判字第511 、512 號判決意旨參照）。
（二）參加人如附圖所示據爭商標有先使用之事實：
1.參加人於系爭商標申請註冊前，即先以據爭商標作為商標使用，並在美國、加拿大、歐盟等獲准註冊使用在第1 、3 、35類之商品及服務，且參加人除參與國際性展覽，於專業雜誌刊登廣告行銷之外，並透過其在臺灣經銷商舉辦原料發表暨研討會，參加人在前揭廣告或宣傳文宣均係以據爭商標「LUCAS MEYER COSMETICS 」或「LUCAS MEYERCOSMETICS 及圖」，表彰其所提供之商品及服務等事實，此有參加人於申請評定階段提出下列事證可資佐證：(1)據爭商標在美國、加拿大、歐盟之註冊資料；(2) 參加人產品之原料成分及其商標；(3)參加人於2012年在in-cosmetics歐洲化妝品原料展獲獎證明及相關報導；(4)參加人參展及公司介紹之相關報導與廣告刊登；(5)參加人於2012 年9 月及2013年8 月間在迦威公司舉辦之化妝品原料發表暨研討會資料。準此，堪認系爭商標於102 年9 月24日申請註冊前，參加人已先使用據爭商標在化妝品原料等有關之商品與服務。
2.又101 年商標法第30條第1 項第12款規定所謂先使用之商標，係指在他商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。職是，不論是否為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人先使用商標存在而搶註者，均有本款之適用（最高行政法院107 年度判字第301 號判決意旨參照）。基此，「先使用」之商標，並不限於在國內先使用之商標，亦包括已在國外先使用之商標。本件依參加人所檢附前揭證據已足以顯示據爭商標有於國內外先使用於化妝品原料商品之事實，縱尚未於我國註冊公告，亦不影響據爭商標有持續先使用之事實，附此敘明。
（三）系爭商標與先使用之據爭商標為高度近似：
1.系爭商標係由外文「LUCAS MEYER 」及中文「珞珂媚」上下排列所組成，與據爭商標「LUCAS MEYER COSMETICS 」、「LUCAS MEYER COSMETICS 及圖」相較，兩者均有相同之外文「LUCAS MEYER 」，雖據爭商標另有「COSMETICS」字樣，然該「COSMETICS 」本即為化妝品之意，因兩商標均指定使用於化妝品等商品，故非屬消費者觀察比較的主要部分，另系爭商標雖有中文「珞珂媚」，然該中文僅為「LUCAS MEYER 」之中文譯音或諧音，並無特別意義，是以比較兩商標之外文「LUCAS MEYER 」文字與讀音均相同，倘標示在相同或類似之商品，以具有普通知識經驗之相關消費者，而於消費時施以普通之注意，可能會誤認兩者來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度高。
2.原告雖主張系爭商標之「LUCAS 」、「MEYER 」為常見的人名和姓氏，消費者不會單以常見的外文姓氏判斷兩商標為同一來源，而會參酌其他文字或圖形加以區辨，因我國既以中文為主要使用語言，則消費者觀察時僅會以中文「珞珂媚」唱讀，並對「珞珂媚」留下印象，且據爭商標尚有外「COSMETICS 及圖」，具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通注意，可輕易辨識兩商標之差異等等。惟查：
(1)商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象，兩者對判斷商標近似係屬相輔相成。又所謂商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞。申言之，兩商標予人之整體印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服務上時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，則構成近似。
(2)比較系爭商標與據爭商標，令人寓目深刻之外文「LUCASMEYER 」雖為人名及姓氏，並非描述或說明商品之文字，且由被告之商標檢索資料查詢可知，國內現存有效之註冊商標，僅原告以「LUCAS 」結合「MEYER 」作為商標之主要部分，並指定使用在化妝品等商品，堪認商標外文「LUCAS MEYER 」字樣與指定之商品性質無關，且未經他人申請註冊使用，應具有相當之識別性，自屬應比較主要或顯著部分；參以原告於購物台實際行銷商品時均強調並標示「法國Lucas Meyer 」字樣，而無系爭商標中文「珞珂媚」出現，此有參加人提出之廣告翻拍照片可稽，益徵原告實際使用系爭商標態樣之整體外觀與據爭商標完全相同，相關消費者仍係以外文「LUCAS MEYER 」字樣為辨識對象，而非以中文「珞珂媚」為判斷對象。
(3)基此，兩商標整體圖樣於主要部分之文字、讀音及觀念均相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意，實不易區辨，且於異時異地隔離整體觀察，實易予人有同一或系列商標之聯想，以具有普通知識經驗相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩者來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，自應構成近似之商標。準此，原告前揭主張消費者可輕易辨識兩商標差別而不屬近似商標等等，並非可採。...
（五）原告知悉先使用之據爭商標之存在，且有仿襲意圖而搶先申請註冊：
1.101 年商標法第30條第1 項第12款之規定旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會。法條除例示規定「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，判斷申請人與先使用人間有無與「契約、地緣、業務往來」類似之其他關係而知悉他人商標，應就具體個案，判斷是否有客觀事證足認申請人確因知悉他人商標存在而搶先註冊。準此，先使用人應就申請人於後商標申請註冊之時，因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實，負舉證責任。而所謂「知悉」包含直接接觸與間接接觸之知悉，除直接知悉外，亦包含依據社會通常情況，應有合理之機會或合理之可能性見聞者，均屬知悉之範圍。又此項事實之舉證，不論係直接證據或間接證據均可。直接證據之舉證係指自參加人處知悉據爭商標之存在與先使用事實；間接證據之舉證，係指競爭同業得自市場之平常途徑知悉據爭商標之存在與先使用之事實，即滿足接觸之舉證。
2.依參加人所提出客觀證據，足證原告因業務經營往來關係而知悉據爭商標為先使用商標：
(1)查姍拉娜公司之代表人與原告之代表人相同，均為許O城，且依姍拉娜公司登記資料顯示，該公司從事一般化妝品等製造加工及買賣業務，與參加人所從事化妝品原料等業務相似，姍拉娜公司於104 年曾透過參加人在我國之代理商，向參加人洽談「LIME PEARL」（為原告使用系爭商標商品「法國Lucas Meyer 標靶袪黑淨白水凝霜（限定版）」主要配方成分之一）宣傳影片及名稱授權事宜，作為其產品在國內MOMO購物台發表時使用，嗣於104 年4 月9 日與參加人簽訂授權合約等情，有參加人提出之公司登記資料、電子郵件及英文授權合約可佐。
(2)上開姍拉娜公司與參加人簽訂授權合約之往來時間雖在系爭商標申請註冊即102 年9 月24日之後，然觀諸參加人之代理商迦威公司與姍拉娜公司、原告間之進銷項往來憑證，早於95年2 月、100 年6 月間，姍拉娜公司、原告即先後有向迦威公司採購原料商品之交易往來紀錄，此有財政部北區國稅局竹北分局109 年5 月27日函覆之進銷項憑證明細資料表可稽，堪認原告於系爭商標申請註冊日前，已與參加人之代理商迦威公司有多年的業務往來關係。
又參以迦威公司先後於2008年11月、2010年3 月、2011年7 月、2012年3 月及9 月及2013年8月間，曾在國內多次舉辦「化妝品原料發表暨研討會」，其中2012年9 月18至20日，參加人分別在台南、台中、台北以據爭商標名義發表「Progeline 」及「ADIPOFILL 」化妝品原料商品，此有參加人提出之研討會資料可稽，依原告既與迦威公司有多年業務往來經驗，且與原告同一代表人之姍拉娜公司亦為化妝品製造商，自應有合理之機會及可能性參加該研討會而知悉據爭商標為先使用商標之事實。
再者，參加人前於101 年間在化妝品產業之國際展覽「in-cosmetics」，以其研發之「Progeline 」及「ADIPOFILL 」獨創化妝品配方參賽，會場由參加人獨得兩項最高獎之殊榮，為當年化妝品業界盛事，「in-cosmetics」主辦單位並於101 年間在Youtube 平臺上發布頒獎會含有「Lucas Meyer Cosmetics 」之現場影片，此有參加人所提獲獎報導可參；
再參照原告申請系爭商標後，實際於銷售商品或商品明細表上特別標註「法國Lucas Meyer 」字樣，此有網路Xuite 日誌於104 年7 月發布「法國Lucas Meyer 標靶袪黑淨白水凝霜（限定版）」文章可佐。職是，依照前揭客觀證據相互勾稽，堪認原告應有經由業務經營關係，而獲得競爭同業性質類似化妝品原料商品資訊，並對參加人之據爭商標有相當程度之瞭解及認識，而直接或間接知悉據爭商標之存在與先使用之事實。
(3)又由原告銷售系爭商標之商品成分含有參加人特有之「LIME PEARL」、「Progeline 」、「Licigel 」、「Adipofill'in」化妝品原料配方，及由參加人提出之國外商標註冊資料，可知參加人化妝品原料商品中標有外文「Licigel 」、「Adipofill'in」之商標申請案，前於2010年4 月、2012年12月間已經法國國家工業產權局核准註冊在案，依此足認「Licigel 」、「Adipofill'in」等字樣，早於系爭商標註冊前即經由參加人先使用於化妝品原料相關商品，故由原告於實際銷售商品時刻意使用「法國LUCAS MEYER 」名稱，以及使用參加人特有之化妝品配方成分「Licigel」、「Adipofil l'in 」等，益可推知原告於申請系爭商標之前，有合理可能性早已知悉或接觸參加人先使用據爭商標之情事。
3.原告意圖仿襲而申請註冊系爭商標：
(1)按商標依識別性之強弱，分為通用名稱商標、描述性商標、暗示性商標、隨意性商標及創造性商標等類型。識別性越強之商標，商品或服務之相關消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。又所謂隨意性商標，係指所使用文字、圖形為一般社會大眾所熟悉者，用於特定商品或服務作為商標使用時，而與該商品或服務並無關聯，因其未有描述或暗示商品或服務本身，其具有與其他商品或服務相區隔之識別性，故具有相當強之識別性。
查據爭商標之外文「LUCAS MEYER 」文字，為外國人名及姓氏，用於化妝品原料商品之商標使用時，與其商品並無關聯，因其未有描述或暗示商品本身，其具有與其他商品相區隔之識別性，故為隨意性商標，而具有相當強之識別性。
(2)原告以參加人識別性極強之「LUCAS MEYER 」外文字樣申請註冊系爭商標後，曾於104 年6 月間委由MOMO購物台廣告銷售系爭商標商品，惟其廣告銷售時係使用據爭商標即「法國LUCAS MEYER 」字樣，並非系爭商標，並強調為法國百年大廠「LUCAS MEYER 」跨國與澳洲政府合作，此經本院當庭勘驗屬實，並製有勘驗紀錄及富邦多媒體公司109 年5 月6 日函文可稽；
又參酌原告系爭商標商品中確有使用參加人特有之化妝品原料配方成分「LIME PEARL」、「Progeline」、「Licigel 」、「Adipofill'in」，倘非原告已透過前揭業務經營關係，並於系爭商標申請前知悉或接觸參加人使用據爭商標於化妝品原料商品資料，衡情應無使用參加人特有之化妝品原料配方及以「LUCAS MEYER 」外文作為系爭商標主要部分之可能，堪認原告應係知悉據爭商標存在後進而搶註申請系爭商標。職是，因據爭商標具有相當強之識別性，而兩商標亦有高度之相似性，參諸上揭客觀存在之事實，自可合理推定原告意圖仿襲據爭商標而申請註冊系爭商標。
4.至於原告雖主張姍拉娜公司與參加人討論「LIME PEARL」授權之信件與合約、網路Xuite 日誌發布之「法國LucasMeyer 標靶袪黑淨白水凝霜（限定版）」文章、MOMO購物網商品製造日期為104 年3 月25日，均遠晚於系爭商標申請日，無法證明原告於系爭商標申請日即102 年9 月24日前已知悉據爭商標存在，且從化妝品商品外包裝上說明添加原料成分之行為，並無法證明原告知悉據爭商標及仿襲意圖等等。
然而，如前所述，原告「知悉」先使用之據爭商標，除直接知悉外，亦包含依據社會通常情況，應有合理機會或合理可能性見聞者，均屬知悉之範圍。是以，縱然上開客觀證據作成之日期均晚於系爭商標申請日，仍非不得與其他相關之證據相互勾稽，而作為證明原告早已知悉先使用之據爭商標而申請註冊系爭商標之間接證據；又參以從原告申請系爭商標之後所為廣告行銷商品之舉動，均在強調參加人之「法國LUCAS MEYER 」，並未以系爭商標文字行銷，反而顯現出刻意攀附參加人據爭商標之意圖，則依原告與參加人或參加人在台代理商迦納公司之業務往來與化妝品同業關係，以及參加人以化妝品原料配方名稱取得國外商標註冊等資料，倘非原告事先已接觸到參加人特有之化妝品原料配方成分，並知悉先使用之據爭商標之存在，意圖仿襲而申請註冊系爭商標，豈有恰巧使用與據爭商標完全相同之外文「LUCAS MEYER 」文字作為系爭商標之一部。故原告前揭主張均無足取。
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 伍偉華
法 官 吳俊龍
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